Markedsføringsrettsåret 2019

Immaterialrettstrollet fortsetter oppsummeringen av immaterialrettsåret 2019 med en gjennomgang av markedsføringsretten (se også våre oppsummeringer av opphavsrett,, kjennetegnsrett, designrett og patentrett). Her gjennomgår vi et utvalg av fjorårets avgjørelser. Vi gir et tilbakeblikk på et representativt utvalg av norsk domstolspraksis, saker fra Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU), lovforslag og andre begivenheter fra året som gikk.

Nytt på lovgivningsfronten:

Justis- og beredskapsdepartementet la 18. oktober frem forslag om lov om vern av forretningshemmeligheter (Prop. 5 LS 2019-2020). Lovforslaget er tidligere omtalt av her. Loven er nå ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd, men har foreløpig ikke trådt i kraft.

Norsk domstolspraksis fra året som har gått:

Kilde: Patentstyret

Vi begynte året med Bank Norwegian-saken. Saken ble nevnt i års­opp­summeringen i fjor, men har gjort seg fortjent til en kort omtale også i årets oppsummering. Spørsmålet i saken var om Norwegians kjøp av Ikano, Monobank og Komplett Banks kjennetegn som såkalte "adwords" var i strid med god forretnings­skikk etter markedsføringsloven § 25, noe tingretten fant at ikke var tilfellet. Tingretten gikk altså motsatt vei av NKU, som i flere saker har konkludert med at slik bruk er i strid med § 25. 

NKU opprettholdt sitt opprinnelige syn  så sent som i mars 2019, i sak mellom Norgesgjerdet AS og Vindex AS mot Kystgjerdet AS. NKU pekte på at dommen fra Asker og Bærum tingrett var anket, og dermed ikke rettskraftig. Det var i saken også andre forhold som understøttet brudd på markedsføringsloven, herunder hadde innklagde, Kystgjerdet, også hadde brukt et slagord i sine annonser som lå så nærme klagernes slagord at det ble ansett som "unødvendig innpåslitent". NKU var imidlertid helt tydelige på at de fortsatt var av den oppfatning at generalklausulen favner videre enn varemerkets funksjon i varemerkerettslig forstand, og fastholdt derfor sitt syn om at slik bruk av andres varemerke som søkeord var i strid med § 25. 

Tingretten tok på sin side utgangspunkt i at generalklausulen i § 25 kan supplere "de egentlige immaterialrettslovene", men pekte blant annet på at varemerkelovgivningen i stor utstrekning tillater slik bruk av konkurrenters kjennetegn som "adword". Tingretten fant verken forvekslingsfare, eller at praksisen på noen annen måte var illojal eller subjektivt klanderverdig. Saken er anket og ankeforhandling var i utgangspunktet berammet til slutten av mars. En mer utførlig omtale av Bank Norwegian-saken finner du her.

I mars og april fikk vi også den endelige avslutningen på to saker som har versert for norske domstoler i lang tid: I mars fikk sagaen om "Il Tempo Extra Gigante" sin endelige avslutning, da Høyesterett forkastet Caprino Filmcenters anke over Eidsivating lagmannsretts dom om de markedsføringsrettslige og kontraktsrettslige sidene av saken om berg-og-dalbanen "Il Tempo Extra Gigante". Dette innebærer at saken mellom Caprino Filmcenter og Hunderfossen familiepark og Aukruststiftelsen endelig er avsluttet.

Den endrede etiketten - Jalla JALLAXXXXXX
Foto: O. Mathiesen

I april avsa Oslo tingrett dom i saken mellom Coca Cola og O. Mathiesen (tilgjengelig her og her) om bruk av merkene JALLASPRITE og JALLAXXXXXX (midlertidig forføyning i saken har tidligere vært behandlet i både tingretten og lagmannsretten. Lagmannsrettens avgjørelse er tilgjengelig her). Tingretten skulle ta stilling til om O. Mathiesens bruk av navnet JALLASPRITE innebar et inngrep i Coca Colas rettigheter til varemerket SPRITE etter varemerkeloven § 4(2), samt om den etterfølgende bruken av JALLAXXXXXX var i strid med markedsføringsloven § 25. Coca Cola hadde også krevd erstatning i form av en rimelig lisensavgift. Tingretten konkluderte bekreftende på begge spørsmål og idømte O. Mathiesen erstatning tilsvarende rimelig lisensavgift med kr 281 329 samt saksomkostninger med kr 200 000.

For spørsmålet om inngrep i Coca Colas varemerke, fant tingretten at det var nærliggende å anta at JALLA-elementet ville bli oppfattet som en humoristisk beskrivelse av produktet som uekte vare, mens SPRITE-elementet som en angivelse av produktet som sitronbrus. Når det i tillegg var full vareslagslikhet mellom de to merkene, fant retten at risikoen for assosiasjon var tilstede. I og med at det dreide seg om et sterkt innarbeidet varemerke, fant retten videre at O. Mathiesens bruk var en urimelig utnyttelse av SPRITE-merkets goodwill. Tingretten pekte også på at O. Mathiesens bruk kunne skade SPRITE-merkets særpreg, fordi det var naturlig å oppfatte bruken av SPRITE i navnet JALLASPRITE som en generisk betegnelse for sitronbrus.

Tingretten var videre enig med lagmannsrettens vurdering i for­føynings­saken, og fant at O. Mathiesens etterfølgende bruk av JALLAXXXXXX var i strid med god forretnings­skikk etter markeds­førings­loven § 25. Retten fant det sann­synlig­gjort at navnet ble valgt for å opprettholde assosiasjonen til SPRITE og signalisere at O. Mathiesen var utsatt for sensur av den større aktøren, Coca Cola. Som tidligere instanser, la tingretten tilsynelatende også stor vekt på det tingretten anså som medvirkning fra O. Mathiesen til medieomtalen av saken – begrunnet i de lojalitetshensyn som ligger til grunn for markedsføringsloven § 25.

Kilde: Patentstyret

I mars avsa Oslo tingrett dom i saken mellom Olav Thon og Madriku AS. Saken gjaldt sistnevntes bruk av navnet "Stortorvet Gjestgiveri" på sin Hamar-restaurant. Dette mente Olav Thon stred mot hans kombinerte merke for Stortorvet Gjæstgiveri, alternativt mot markedsføringsloven § 25. Olav Thon eier restauranten "Stortorvet Gjæstgiveri" som skal ha eksistert i Oslo i flere hundre år, mens Stortorvet Gjestgiveri på Hamar skal ha åpnet i 2015.

Kilde: Patentstyret

Oslo tingrett kom frem til at varemerket ikke ga vern for selve navnet, som ble ansett som beskrivende. Tingretten fant at Olav Thon heller ikke hadde noen innarbeidet rett til navnet. Tingretten ment imidlertid at bruken av navnet Stortorvet Gjestgiveri var i strid med god forretningsskikk. Det ble vist til at aldersforskjellen på partenes restaurantdrift under de omstridte navnene var over 100 år, og at Olav Thon over 40 år hadde lagt ned et betydelig arbeid i å holde bygget og restaurantene i hevd. Innehaver i Madriku, Erik Jacobsen, erkjente videre at han kjente til Stortorvet Gjæstgiveri når han valgte navn til sin restaurant på Hamar – og tingretten anså på denne bakgrunn navnevalget som illojalt. Stedsangivelsen i logoen for Stortorvet Gjestgiveri var ikke tilstrekkelig til å gå klar av § 25. Retten mente det kunne oppfattes som en beskrivelse av en filial av restauranten i Oslo, og det hadde også vært flere tilfeller av faktisk forveksling.

Olav Thon krevde rimelig lisensavgift fastsatt til 5 %, jf. markedsføringsloven § 48b første ledd bokstav a. Han hadde imidlertid ikke ført tilstrekkelig bevis for hvilket nivå lisensavgifter ligger på i restaurantbransjen, og tingretten falt derfor ned på en skjønnsmessig sum på NOK 75 000, dvs. 25 000 per år navnet hadde blitt brukt. Erik Jacobsen som eneaksjonær, daglig leder og styreleder i Madriku, ble holdt solidarisk ansvarlig for summen. Saken er anket og var i utgangspunktet berammet til slutten av mars.

Neste sak ut er saken mellom Jeanette Karsten Arkdeko AB og Scoop AS fra juni. Saken gjelder i all hovedsak opphavsrettslig vern, men markedsføringsloven § 30 var også anført. Lagmannsretten kom til at "InsideOut"-produktene til Jeanette Karsten Arkdeko hadde opphavsrettslig vern og at dette var krenket ved saksøkte Scoops "Alice"-serie – men fant at det ikke var sannsynliggjort noe tap, og tilkjente ikke erstatning.

Jeanette Karsten hadde også anført brudd på markedsføringsloven § 30 - og krevd erstatning også i medhold av den bestemmelsen – men dommen inneholder ingen nærmere vurdering av om det foreligger overtredelse av markedsføringsloven § 30 eller noen vurdering av erstatningsansvar etter markedsføringsloven § 48 b. Lagmannsretten nøyer seg med å vise til at vurderingen av økonomisk tap blir den samme for de øvrige grunnlag for erstatning som er gjort gjeldende. Markedsføringsloven § 48 b åpner imidlertid for vederlag uavhengig av økonomisk tap. Saksøker hadde riktignok vist til økonomisk tap i forbindelse med anførslene knyttet til erstatning etter markedsføringsloven, men det kan likevel stilles spørsmålstegn ved at bestemmelsen overhodet ikke er vurdert av lagmannsretten. Saken er tidligere omtalt av Kristina Stenvik for IP-trollet her.

Camelbacks "Better Bottle" (til venstre) og
Handelkompaniets "Texas-flaske"

I oktober 2019 avsa Agder lagmannsrett kjennelse om midlertidig forføyning for tilbakeholdelse av varer under tollmyndighetens kontroll mellom Handelskompaniet AS og Camelbak Products LLC. Spørsmålet var om Handelskompaniet ved sin "Texas-flaske" hadde etterlignet CamelBaks "Better Bottle". Handelskompaniet hadde blant annet anført at det ikke var relevant å vurdere opp mot nettopp "Better Bottle", fordi denne ikke lenger var i salg. Lagmannsretten fant imidlertid at etterlikningsvernet i markedsføringsloven § 30 ikke er begrenset til produkter som fremdeles produseres og omsettes - selv om det kunne ha betydning for lovens øvrige krav (forvekslingsfare og urimelighet). All den tid produktene fremsto som identiske, fant lagmannsretten at det forelå en etterligning – og etterligningen innebar en urimelig utnyttelse av CamelBaks selvstendig arbeidsinnsats. Lagmannsretten pekte på at Handelskompaniet ikke kunne gjemme seg bak at også andre aktører solgte flasker som kunne krenke etterligningsvernet.

Handelskompaniet anførte at det faktum at "Better Bottle" ikke lenger ble produsert, utelukket forvekslingsfare. CamelBak kunne imidlertid dokumentere flaskene ble solgt i annenhåndsmarkedet. Lagmannsretten fant at så lenge flaskene var godt kjent i omsetningskretsen – noe som ble understøttet av salg i annenhåndsmarkedet – ville det kunne foreligge forvekslingsfare. Lagmannsretten støttet seg her også på det faktum at flaskene var nær identiske, samt at flaskene enkeltvis hadde begrenset verdi og at kundekretsen hadde begrenset profesjonalitet og bevissthet. Lagmannsretten fant at derfor at det forelå en rettsstridig etterligning, og det var grunnlag for midlertidig forføyning.

Monsters (til venstre) og Manimals bokser for energidrikk

I den såkalte Monster-saken kom Oslo tingrett til at Manimals slagord «Unleash the instinct within you» ikke gjorde inngrep i Monsters registrerte UNLEASH-ordmerker, herunder slagordet UNLEASH THE BEAST som benyttes av den amerikanske energidrikkprodusenten Monster. Saken reiste også spørsmål om hvorvidt markedsføringen var i strid med markedsføringsloven §§ 30 og 25. Monster hadde anført at Manimals produkt ligner på Monsters hovedprodukt etter så mange sammenligningskriterier at summen av likheter blir for stor. Dette knyttet seg dels til bruken av ordet «Unleash» i slagordet, dels om fargebruk og layout, dels om navn og dels om markedsføring/kommunikasjon. Retten kom til at Manimals markedsføring ikke innebar noen ulovlig produktetterligning etter markedsføringsloven § 30, men at selskapets handlinger lå nær grensen for hva som kunne aksepteres. Retten la særlig vekt på at slagordet «Unleash the instinct within you», i kombinasjon med øvrig produktlikhet, innebar at Manimal nærmet seg grensen for hva som ville utgjøre en krenkelse. 

Retten kunne heller ikke se at det var elementer ved Manimals handlinger som ikke var fanget opp av den helhetsvurderingen som allerede var foretatt under § 30, og kom derfor til at handlingen heller ikke utgjorde et brudd på markedsføringsloven § 25.

Vi går videre til en sak fra Kristiansand tingrett. Parter i saken var Umoe Mandal AS mot Esna AS, Skomeldal og Halvorsen. To ansatte i Umoe Mandal sa opp sine stillinger og startet anført konkurrerende virksomhet i Esna. Saken gjaldt påstått overtredelse av mfl. §§ 25, 26, 28 og 30. Det ble anført at de to tidligere ansatte rettsstridig hadde utnyttet forretningshemmeligheter knyttet til såkalte «SES-skip», samt foretatt en ulovlig etterlikning av disse.

Avgjørelsen inneholder innledningsvis en interessant redegjørelse om rettslig interesse knyttet til om retten kunne avsi fastsettelsesdom for at de saksøkte hadde brutt markedsføringsloven § 25, § 26, § 28 og § 30:

«Det er imidlertid vanskelig å se at en ren fastsettelsesdom for brudd på de aktuelle bestemmelsene vil få praktiske konsekvenser av noen særlig betydning for Umoe. Umoe oppnår sine ønskede rettslige konsekvenser dersom man får medhold i påstandene om forbud mot videre salg og markedsføring av Tern, samt i erstatningskravet. Ved siden av dette har Umoe ikke anført at fastsettelsesdom vil få noen betydning, utover den signaleffekten en slik dom vil sende til markedet ved å konstatere at Umoes produkt er å anse for originalen, mens ESNAs er en kopi. Retten kan ikke se at denne signaleffekten kan veie særlig tungt, særlig ettersom en eventuell konstatering av brudd på bestemmelsene i markedsføringsloven uansett vil fremgå av premissene som grunnlag for erstatnings- og forbudskravet.»

Retten kom derfor til at Umoe ikke hadde et reelt behov til å få avgjort kravene gjennom en fastsettelsesdom. Avgjørelsen underbygger viktigheten av å reise sak når krenkelsen er aktuell og pågående, dersom påstanden er et krav om fastsettelsesdom for brudd på mfl.  Likevel måtte retten ta stilling til hvorvidt det var brudd på markedsføringsloven, da dette utgjorde grunnlaget for erstatningskravet og kravet om forbudsdom.

Retten kom til at det ikke forelå en krenkelse av markedsføringslovens bestemmelser, hverken hva gjaldt utnyttelse av bedriftshemmeligheter eller etterligning. Når det gjaldt etterligning var det av betydning at produktet kombinerer kjente løsninger, hvilket hever terskelen for å konkludere med urimelighet. Det ble lagt vekt på hensynet til fri konkurranse og det samfunnsmessig fornuftige i at næringsdrivende bygger videre på kjente løsninger.

Lysmast fra Nystrøm Design AS.

Kilde: NKU.  

Videre tar vi for oss en sak fra Sunnmøre tingrett mellom Nystrøm Design AS og Vik Ørsta AS. Spørsmålet var om Vik Ørsta AS hadde etterlignet Nystrøm Design AS' sokler og pynteringer for lysmaster og lysarmaturer. Saken har tidligere vært hos NKU, og er omtalt i markedsføringsrettsåret 2018. NKU fant at det forelå etterligning, men ingen forvekslingsfare; Det var ikke forbipasserende sin mulige forvirring som var avgjørende, men profesjonelle innkjøpere i kjøpssituasjonen, og det var ikke sannsynlig at en profesjonell innkjøper ville ta feil. Markedsføringsloven § 25 var imidlertid overtrådt da Vik Ørsta hadde etterlignet mottatte tegninger og "i stillhet" igangsatte egen produksjon av tilsvarende produkter.

Saken for tingretten gjaldt kun spørsmålet om brudd på markedsføringsloven § 25. Tingretten kom til at det ikke var sannsynliggjort at Vik Ørsta brukte Nystrøm Designs tegning som mal for egen produktutvikling og pynteringer. Til støtte for dette ble det vist til at hovedformen på pyntesoklene og pynteringene gir seg selv på grunn av produktets funksjon.

Spørsmålet ble derfor om Vik Ørsta ved dekoreringen av produktet hadde oppfylt sin variasjonsplikt. Retten fant at Vik Ørsta sin pyntesokkel og pynteringer var mykere i formen enn Nystrøm Design sin pyntesokkel og pynteringer. Retten var dermed enig med NKU i at det ikke forelå forvekslingsfare, og videre at variasjonsplikten var oppfylt. I motsetning til NKU kom tingretten til at det ikke hadde forekommet en slik forutgående kontakt mellom partene slik at det kunne sies å ha oppstått et tillitsforhold eller et samarbeid. Det ble lagt vekt på at begge parter var profesjonelle innenfor sitt område, og at begge parter i verste fall hadde vært noe uryddige i sin kontakt med den andre.  Retten kom til at det ikke forelå brudd på markedsføringsloven § 25.

   

Et utvalg av saker fra NKU

Technogyms SKILLMILL (til venstre) 

og BodyGyms "AirRunner"

NKU har også behandlet etterligningssaker i året som har gått. I sak 4/2019 var spørsmålet om de innklagedes markedsføring og salg av tredemøller var ulovlige etterlikninger i strid med markedsføringsloven § 30 og i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom etter markedsføringsloven § 25. Klager Technogym S.p.A hadde klaget inn tre andre aktører i bransjen: Celsus AS /«Bodygym», In Shape AS og Gymtool AS.  Saken omhandlet tredemøllen «SKILLMILL», som er en kurvet tredemølle. Spørsmålet var hvorvidt de innklagedes kurvede tredemøller utgjorde en krenkelse av SKILLMILL. NKU kom til at det var en krenkelse av mfl. § 30. NKU uttaler riktignok at mange elementer på en tredemølle vil i det vesentlige være et resultat av funksjon. Likevel vil tredemøllen kunne ha designmessige elementer som gir dem et særpreg utover de rent funksjonsbestemte trekkene. Det var disse designmessige elementene som etter NKUs vurdering var etterlignet av de tre innklagede. Det ble også lagt vekt på at Technogym S.p.A hadde lagt ned en ikke ubetydelig markedsinnsats for å innarbeide SKILLMILL i markedet.

Liten norsk familiebedrift vant over netthandelgigant i plagiatsak, skrev DN om sak 5/2019. Saken var mellom Levangerbedriften Easygrow AS og Nordens største nettbutikk innen babyprodukter, Jollyroom AB. Saken gjaldt om markedsføring og salg av vognpose var i strid med markedsføringslovens § 30, eller for øvrig ulovlig etter generalklausulen i markedsføringsloven § 25. NKU kom til at til at innklagedes vognpose både hva gjaldt det anvendte flettemønster, fasong, materialer og utførelse for øvrig med plassering av tverrgående sømlinjer, halvmåneformen i puten og glidelåslukningen var til forveksling lik klagers vognpose. Alle disse elementene var ettergjort ut over det som var nødvendig for at vognposen kunne fylle sin funksjon. Det ble også vektlagt at Jollyroom tidligere har forhandlet Easygrows produkt, og derfor måtte ha kjent til vognposen.  Det ble likevel presisert av NKU at dette ikke medførte at det forelå et nært forhold mellom partene, da Jollyroom forhandler en rekke produkter av denne typen fra ulike leverandører. NKU la også vekt på at Jollyroom hadde kjøpt Easygrows varemerke som betalt søkeord og at det trolig var innklagedes strategi å etterligne klagers produkter. Det var anført at dette også hadde skjedd ved andre anledninger.

Kilde: NKU

Sak 7/2019 var mellom klager Funksjonell Mat AS og innklagede Fjordbox AS. Spørsmålet var om innklagedes emballasje for produktet SUKKR Gull var en ulovlig etterlikning av klagers Sukrin Gold i strid med markedsføringsloven § 30 eller § 25. NKU kom til at forskjellene mellom Sukrin gold og SUKKR GULL var mer fremtredende enn likhetene, og at likheten i stor grad kunnen tilskrives bruken av sort farge som grunnfarge på emballasjen. Kjenne­tegns­bruken av hen­holds­vis SUKKR og Sukrin var også noe som bidro til å adskille emballasjene. Inn­klagede hadde vært tro mot sin designlinje, da SUKKR GULL hadde likt design som den øvrige produkt­linjen. NKU kom derfor til at til tross for at fargevalg og en del elementer var likeartede, var helhetsinntrykket av produktene forskjellig. Det var derfor ikke en krenkelse av mfl. § 30 eller § 25.

I sak 8/2019 hadde Extra Leker AS klaget inn Coop Norge SA med påstand om brudd på mfl. §§ 30 og 25 for etterligning av Extra lekers slagord «EXTRA STORT UTVALG – EXTRA LAVE PRISER». Coop benytter slagordet «EXTRA STORT UTVALG TIL EXTRA LAVE PRISER». NKU uttalte at slagordet er beskrivende for en lavprisbutikk med bredt utvalg, og at Extra Leker ikke har dokumentert at de har innarbeidet slagordet på en slik måte at det har fått en goodwill i markedet som utnyttes på en urimelig eller illojal måte gjennom etterlikningen. Videre ble det vektlagt at Coop har benyttet slagordet i 4,5 år før Extra Leker reagerte. I den utstrekning det er knyttet en goodwill til slagordet, kan det per i dag vel så gjerne gjelde for Coops egen innarbeidelse. Det kunne derfor ikke anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater å fortsette å anvende det slagord som allerede er benyttet i 4,5 år. NKU kom til at bruk av slagordet ikke var i strid med mfl. § 30 eller 25.

Det har også vært nyhetssaker knyttet til markedsføringsloven, uten at sakene har vært behandlet i domstolene. Kommunikasjonsbyrået Vy vurderte søksmål mot NSB fordi de mente at NSBs registrering av VY som varemerke strider mot god forretningsskikk, begrunnet i at det ville føre til en klar svekkelse av Vy Communications varemerke og identitet. I desember ble det imidlertid kjent at partene hadde inngått forlik i saken.

DNBs kvinnekampanje #huninvesterer er blitt anklaget for brudd på markedsføringsloven for å ha kopiert navn og deler av konseptet SHE Invests til gründer Heidi Aven i SHE Community AS.

I en kampanje fra PepsiCo og Ringnes ble det presentert resultater fra en smakstest som angivelig er utført som en blindtest. Testen viste at to av tre velger Pepsi Max fremfor CocaCola. Forbrukertilsynet var imidlertid ikke overbevist og mente at kampanjen kunne være villedende og derfor i strid med markedsføringsloven. 

En av artikkelforfatterne, Kaja Skille Hestnes,  er ansatt i SANDS Advokatfirma DA, som representerer SHE Community AS i saken mot DNB. Julius Berg Kaasin representerte videre Monster i saken mot Manimal. Øvrige immaterialrettstroll som har vært involvert i de gjennomgåtte sakene har ikke medvirket til denne oppsummeringen.

Kaja Skille Hestnes og Kristine Juell Johnsen

Designrettsåret 2019

Oppsummeringen av immaterialrettsåret 2019 forsetter med en oppsummering av nytt innen designretten (se også våre oppsummeringer av opphavsrett, patentrett, kjennetegnsrett og markedsføringsrett). Det har også i år vært et rolig år for designretten. KFIR har ikke behandlet noen designsaker i 2019, og det har, så vidt Immaterialrettstrollet er kjent med, heller ikke kommet ny relevant underrettspraksis på området. 

En av G Star Raws dongeribukser 
som Cofemel angivelig har kopiert

EU-domstolen og Underretten har imidlertid avsagt flere designavgjørelser i løpet av 2019. En sak som omhandler både design og opphavsretten er C‑683/17 Cofemel. Avgjørelsen var en sak mellom G-Star og Cofemel hvor G-Star hevder at enkelte av Cofemels buksedesign var sammenliknbare med G-Star sine. G-Star hevdet at buksedesignet måtte klassifiseres som et «verk» som var opphavsrettslig beskyttet. Saken er tidligere omtalt under IP-trollets oppsummering av opphavsrettsåret.

EU-domstolen slo dermed fast at det ikke gjelder noen egne eller særskilte krav for at et (kles)design skal oppfylle kravet til verkshøyde. Det er derfor kravet til verkshøyde, slik det har utpenslet seg gjennom EU-domstolens praksis som må legges til grunn ved vurderingen. 

I C 693/17 P fastholdt EU-domstolen at designregistreringen av en godteriboks var ugyldig, da den var i strid med en internasjonal varemerkeregistrering av en likeartet boks. Sakens bakgrunn var at saksøker Ferrero S.P.A., produsent av «TicTac»-boksene fremmet innsigelse mot at BMB sp. z.o.o. kunne designregistrere sine godteribokser fordi de hadde angivelig lik formgivning og utseende som «TicTac»-boksene. Ferreros «TicTac»-bokser var beskyttet gjennom en internasjonal 3D-varemerkeregistrering.   

Ferreros "Tictac"
Internasjonal varemerkeregistrering nr. 405177

EU-domstolen kom til at designregistreringen var ugyldig. BMB hadde blant annet anført for tidligere instanser at det var feil av ankeinstansen i EUIPO og se hen til fransk rettspraksis når de vurderte forvekslingsfaren. Argumentet ble avvist av Underretten, og nå igjen avvist av EU-domstolen. Det bør nevnes at store deler av EU-domstolens begrunnelse er at argumentene ikke kunne føre frem fordi det ikke var tilstrekkelig begrunnet hvilke feil som er begått av underinstansen - det var heller en gjengivelse av argumentasjonen som ble fremmet for førsteinstans. Det er ikke EU-domstolens oppgave å foreta en ny behandling av anførslene uten at de er knyttet til en begrunnelse som spesifikt søker å identifisere feilen som angivelig er gjort av underinstansen.

Ferrero har fortsatt å håndheve sine rettigheter også etter at EU-domstolen kom med sin avgjørelse. Ferrero har relativt nylig fått medhold i Italienske domstoler (the Turin Court of First Instance) i at likeartede godteribokser utgjør en krenkelse av Fererro’s (italienske) varemerke for «TicTac»-boksene.

Mens EU-domstolen i designsaker i 2017 var ganske opptatt av bilfelger og kopier av disse, har Underretten i 2019 behandlet flere saker om bildesign og modellbiler av disse. En av disse er T-209/18. Porsche er kjent for sin ikoniske 911-modell, og søkte i 2010 designregistrering for en ny modell av bilen (Porsches serie 997). Autec GC kom i 2014 med innsigelse mot registreringen, da Autec AG mente at designregistreringen ikke oppfylte nyhetskravet eller kravet om individuell karakter. Porsche 997 var bare en oppdatering av den allerede eksisterende modellen 911. Designregistreringen ble kjent ugyldig av EUIPO, hvorpå Porsche anket avgjørelsen inn for Underretten. 

Porsche serie 997
Designregistrering nr 735428–0001

Hva gjelder helhetsinntrykket uttaler domstolen at den grad av frihet designeren har hatt ved utviklingen vil ha betydning. Den informerte brukeren må videre få et helhetsinntrykk som tilsier at utviklingen medfører en forskjell fra tidligere, og ikke bare gir et «déjà vu». Enkeltelementer som er endret, men som ikke gir et annerledes helhetsinntrykk vil derfor ikke være tilstrekkelig.

Porsche argumenterte blant annet med at designeres hadde liten frihet ved design av bilder, da det var en rekke lovmessige krav til hvordan en bil og dens deler måtte utformes. Det ble også argumentert med at designernes frihet var begrenset, fordi nye design måtte være i tråd med tidligere modeller fordi kundegruppen forventet at modellene fortsatt skulle se ut som en Porsche. Dette ble avvist av EU-domstolen, en slik forventning hos forbrukerne om at et produkt skal ha en bestemt formgivning kan ikke anses å begrense designerens frihet  på en måte som er relevant for vurderingen av om designet har individuell karakter (avsnitt 59). Avgjørelsen bekrefter med dette tidligere avgjørelser hvor en slik "allmenn formgivningstendens" ikke tillegges betydning (se f.eks. T-684/16  Hotte de cuisine, avsnitt 29 og 30)

Dommen inneholder også en interessant og relativt velkjent diskusjon vedrørende at «den informerte bruker» befinner seg innenfor luksussegmentet. Det ble fra Porsches side argumentert med at den informerte bruker ser seg til, og handler i luksussegmentet av biler, hvilket innebærer at målestokken ikke kunne være alminnelige bilkjøpere. Porsche ble likevel ikke hørt med sin anførsel da designet var registrert i klasse 12.08 for «biler, busser og lastebiler».

Domstolen kom derfor til at Porsche 997 hadde et for likt helhetsinntrykk med Porsches tidligere modell 911 til at designregistreringen kunne opprettholdes.

Tilsvarende ble lagt til grunn i T-210/19 Agricola, hvor Underretten ut fra samme begrunnelse fastslår at Porsches designregistrering av modellen 911 fra 2004 også er ugyldig. Designet som var registrert som Porsche 911 var for lik modellen som hadde vært tilbudt på markedet i lang tid før designregistreringen. 

De ovennevnte avgjørelse er ikke de eneste som har omhandlet kjøretøy det foregående året. Tre saker for Underretten omhandlet spørsmålet om designregistreringer av flere av Volkswagens vare- og kassebiler skulle kjennes ugyldig grunnet manglende nyhet og individuell karakter:  T-43/18 VW Bus T5; T-191/1 VW Caddi Maxi og T-192/18 VW Caddi.

Den registrerte designen	Et av motholdene - tysk designreg. M 9602634-0001

Anførslene var, som i "Porsche-sakene", at registreringene ikke hadde individuell karakter vurdert opp mot tidligere VW-modeller. Retten kom imidlertid her til at registreringene kunne opprettholdes, da de ble funnet å ha individuell karakter. I saken T-192/18 ble det anført at underinstansen hadde tillagt den informerte bruker en for høy grad av oppmerksomhet da det ble anført at visse av trekkene måtte anses å ha teknisk effekt og ikke noe brukeren ville oppfatte som design-elementer. Til dette uttaler retten: 

"Først og fremmest må sagsøgerens argument om, at den informerede bruger ikke er i stand til at opfatte de forskelle, som appelkammeret har identificeret med hensyn til kofangerne, lygterne, blinklysene og bagsmækkene, fordi de vedrører tekniske detaljer, forkastes. For det første har appelkammeret ikke taget hensyn til forskelle med hensyn til de omtvistede designs blinklys. For det andet fremgår det af den anfægtede afgørelse, at de forskelle, som appelkammeret har identificeret med hensyn til kofangerne, lygterne og bagsmækkene, vedrører deres udseende og ikke de tekniske detaljer. Den informerede bruger er derfor i stand til at opfatte dem. Det er i denne forbindelse uden betydning, at den ændring, som er tilføjet visse af disse bildele, ligeledes kan have en teknisk effekt" (avsnitt 33). 

Uttalelsen tilsier at ved utvikling av nye bilmodeller bør også de nye tekniske effektene ha et nytt design (dersom det er ønskelig å designregistrere bilmodellene). Ved vurderingen av helhetsinntrykket designet gir kan også tekniske funksjoner ha betydning: "For det andet er disse karakteristika, selv om de har en teknisk funktion, ikke rent funktionelle, og deres udseende kan ændres, således at eventuelle forskelle i deres form og placering kan få betydning for helhedsindtrykket af det produkt, hvori de indgår" (avsnitt 48)

Klager kunne derfor ikke høres med at underinstansen ikke hadde skilt mellom estetiske og tekniske trekk. 

Avgjørelsene bør ha en viss interesse for bilindustrien – og andre industrier – der det stadig kommer nye modeller av de produktene som tilbys. VW-avgjørelsene viser at designregistreringer ikke nødvendigvis er ugyldig fordi man har hatt tidligere modeller på markedet, men det må klargjøres hva som er nytt og som danner et annerledes helhetsinntrykk. Allerede på utviklingsstadiet bør man derfor fokusere på at den nye modellen ikke bare frembringer et "deja vu" hos bilkjøperne. I alle fall må dette unngås hvis man, i følge Underretten, skal oppnå designregistrering for den nye modellen.

T-559/18 Atos Medical er en ugyldighetssak mot en designregistrering av et medisinsk plaster til bruk for trakeostomi (luftrør i et hull inn i halsen). Atos Medical GmbH klaget Andreas Fahl Medizintechniks designregistrering fra 2012 inn til EUIPO med påstand om at designregistreringen måtte kjennes ugyldig på grunn av manglende nyhet og individuell karakter. EUIPO tok ikke klagen til følge, og saken havnet etter hvert i Underretten.  Underretten uttalte at man måtte se designet opp mot det type område man befant seg på, og designet ble derfor sammenlignet opp mot andre plastre for trakeostomi. 

I vurderingen ble forskjellene i designene og utforming gjennomgått, og registreringen av plasteret ble sammenlignet med andre liknende plaster. Designet måtte ses opp mot det type område man befant seg på, som her var et relativt begrenset område. Slike plaster må av medisinske årsaker se relativt like ut, og vil derfor begrense designernes frihet.

Plaster til bruk for trakeostomi
Designregistrering nr. 1339246-0009

Saken skiller seg her fra "Porsche-sakene" omtalt ovenfor, hvor de anførte begrensningene i designerens frihet bare skyldtes forbrukernes forventning om at biler fra Porschen skulle ha et bestemt utseende, noe som ikke hadde betydning for vurderingen av individuell karakter (jf. T‑209/18, avsnitt 58-60).

Detaljgraden i domstolens vurdering kan videre reise spørsmål om det var helhetsinntrykket som faktisk ble vurdert. Domstolen uttalte uansett at helhetsinntrykket var ulikt når man sammenlignet de to designene, og den informerte bruker ville kunne fange opp disse forskjellene. Designet hadde individuell karakter og skulle derfor ikke kjennes ugyldig.

I T-766/17 begjærte Eglo Leuchten designregistreringen av en rund lampe (registrert som "belysningsapparat") kjent ugyldig på grunn av manglende individuell karakter. I vurderingen av individuell karakter ses blant annet på den industrielle sektor produkter kommer fra og designeren frihet. Vurderingens målestokk er synsvinkelen til den informerte bruker. Det uttales i avgjørelsen at designerens frihet er mindre når det gjelder design av produkter som krever spesielle kjennetegn/utseende begrunnet i produktets tekniske funksjon eller eventuelle juridiske krav til produkter. I dommens avsnitt 26 uttales at dersom designerens frihet er stor, vil ikke små forskjeller i designet gi tilstrekkelig annerledes helhetsinntrykk. Dersom designerens frihet er begrenset, vil man kunne akseptere at mindre forskjeller er tiltstrekkelig til å oppfylle kravet til individuell karakter.

Etter en gjennomgang av dette fremholdes i avsnitt 34 at den tekniske funksjonen til belysningsapparater av denne art etter sin natur begrenser designerens frihet. Mindre forskjeller vil derfor kunne godtas uten at det er i strid med kravet til individuell karakter.

Videre ses det nærmere på tekniske karakteristikker og anvendelsesområdet til slike belysningsapparat. Det uttales i avsnitt 43 at designet skiller seg fra tidligere design og at at apparatet heller ikke brukes på samme måte som lampen fra de sammenlignede tegningene. Retten konkluderer så med at Di-Kas design har tilstrekkelig individuell karakter.

Den registrerte designen

Sak T-532/18 er en ugyldighetssak mot designregistreringen av en vaskesvamp. Parter i saken er Aroma Essence Ltd mot EUIPO og Refan Bulgaria OOD. I 2016 ble Refans designregistrering av en vaskesvamp innklaget av Aroma Essence, med påstand om at registreringen var ugyldig som følger av manglende nyhet. Avgjørelsen gir føringer hvilken part som har bevisbyrden for at en avgjørelse skal omgjøres samt i hvilken grad EUIPO i overprøvingen tar selvstendig stilling til kravet om nyhet.  

Retten uttaler at i saker om ugyldighet skal EUIPO i første instans kun legge til grunn partenes påberopte argumentasjon, beviser mm. Det skal med andre ord ikke foretas noen noen selvstendig prøving. Dette følger av forordning nr. 6/2002 art. 63, jf. dommens avsnitt 23. Det fremholdes videre at det er klager som har bevisbyrden for å fremlegge at designet strider mot tidligere kjente design. I den konkrete saken hadde ikke Arome Essence på tilstrekkelig måte klart å bevise at designet ikke oppfylt nyhetskravet, og designregistreringen ble derfor ikke kjent ugyldig.

Kjennetegnsrettsåret 2019

Også i år presenterer Immaterialrettstrollet oppsummeringer med de viktigste hendelsene fra året som gikk innenfor de fremste immaterialrettsjangrene (opphavsrett, patentrett, designrett, kjennetegnsrett og markedsføringsrett). I disse årsoppsummeringene vil de ulike immaterialrettstrollene gjøre et selektivt tilbakeblikk på de viktigste endringene på lovgivningssiden, og de viktigste sakene fra norsk og internasjonal rettspraksis. Vi mottar som vanlig gjerne tips til hvordan gjøre spalten bedre: iptrollet@gmail.com.

ªSkogstroll" av
Theodor Kittelsen (1846-1914)

2019 var et svært begivenhetsrikt år på kjennetegnsrettsfronten med flere profilerte saker både for norske domstoler og EU-domstolen. Vi har blant annet fått avklart at utenlandske domenenavn kan kreves overført til norsk varemerkeinnehaver som forebyggende tiltak etter varemerkeloven (vml.) § 59 (Appear TV), at tildekking av varemerker på mobilskjermer (inntil videre) anses som varemerkebruk (iPhone), og at det i hvert fall kan reises spørsmål om det gjelder andre krav for at avtaler skal anses inngått på immaterialrettsområdet enn ellers (Highasakite).

I denne artikkelen gis et tilbakeblikk på noen av disse høydepunktene, også i år med hovedvekt på norsk praksis. Av naturlige årsaker er det ikke mulig å dekke alle saker eller alle prinsipielle spørsmål i saker som omtales. Det er derfor gjort et selektivt utvalg med hovedvekt på de sakene og spørsmålene som er av mest prinsipiell betydning i tiden fremover.

Noen klare utviklingstrekk er ikke så lett å se i år, men et trekk er at miljø- og bærekrafthensyn – som i samfunnsdebatten for øvrig – stadig oftere blir bragt på banen også i immaterialrettssaker. Videre var det svært mange avgjørelser knyttet til bruksplikt i året som gikk, og det er etter hvert blitt ganske så tydelig at skillet mellom faktisk bruk og varemerkerettslig bruk er to forskjellige ting. Grensegangen er likevel fremdeles nokså uklar i en del tilfeller. 

Norsk og internasjonal lovgivning

Som omtalt i oppsummeringen av kjennetegnsrettsåret 2018 er prosessen med å gjennomføre endringer i varemerkeloven, tolloven mv. underveis. Det var få nyheter fra denne prosessen i 2019, men Justis- og beredskapsdepartementet har nå i februar 2020 omsider fremmet et lovforslag (Prop. 43 LS (2019 –2020) som ventes behandlet av Stortinget før sommeren. Forslaget tar blant annet sikte på å gjennomføre EUs nye varemerkedirektiv (2015/2436/EF) og en forenklet fremgangsmåte for tollmyndighetenes tilbakeholdelse og destruksjon av ulovlige kopivarer etter EUs modell. Departementets lovforslag er i hovedsak i samsvar med høringsforslaget som ble sendt ut i 2018, men etter innspill fra en rekke høringsinstanser har departementet valgt å fjerne forslaget om å endre partsforholdet i saker for domstolene knyttet til KFIRs avgjørelser om innsigelse og administrativ overprøving som vil kunne innebære at en registrert rettighet oppheves. Dette betyr at staten v/KFIR fremdeles vil være motpart ved slik etterfølgende domstolsprøving, og departementet peker på at konsekvensene av en endring på dette området må utredes nærmere før et endringsforslag blir aktuelt. Dette immaterialrettstrollet er av den oppfatning at det opprinnelige forslaget i høringsutkastet ville hatt gode grunner for seg da det kan bidra til å ansvarliggjøre partene i slike saker i større grad, noe som igjen vil kunne bidra positivt for sakens opplysning.

2019 ble også et avgjørende år i historien om Storbritannias utmelding av EU (Brexit). Etter at det britiske Underhuset etter en svært seigpint affære stemte for den fremforhandlede Brexit-avtalen med EU 22. oktober, ble Storbritannia formelt utmeldt av EU 31. januar i år. Utmeldelsen innebærer at Storbritannia fremdeles vil være en del av unionen frem til utløpet av overgangsperioden 31. desember 2020. I overgangsperioden vil registrerte og søkte EU-varemerker fortsette å gis virkning i Storbritannia. Etter dette vil alle innehavere av registrerte EU-varemerker som omfatter Storbritannia automatisk få tildelt en tilsvarende nasjonal varemerkerettighet for Storbritannia. Dette gjelder også for internasjonale varemerkeregistreringer gjennom Madrid-systemet hvor EU er utpekt. UKIPO har for øvrig laget en utførlig gjennomgang av de immaterialrettslige konsekvensene avBrexit som alle norske rettighetshavere med virksomhet i Storbritannia bør få med seg.

Det kombinerte merket APPEAR TV (reg.nr. 251877)

Kilde: Patentstyret

Norsk praksis

En av de viktigste varemerkesakene i året som gikk var den såkalte Appear TV-saken* som ble behandlet både i lagmannsretten og av Høyesterett. Saken stod mellom Appear TV AS og Video Communication Services AS (VCS), tidligere Telenor Digital AS. Hovedspørsmålet i saken var opprinnelig om VCS’ domenenavn appear.in og appear.no gjorde inngrep i Appear TVs varemerker. VCS hadde på sin anført at Appear TV sine varemerker måtte kjennes ugyldig, noe de hadde fått medhold i av tingretten.

I sin avgjørelse av 5. april 2019 kom Borgarting lagmannsrett i LB-2017-174735 til at både ordmerket APPEAR og det kombinerte merket APPEAR TV måtte opprettholdes (omtalt av IP-trollet her). Etter lagmannsrettens syn innehadde merket det nødvendige særpreg for videokonferansetjenester i klasse 9, og var ikke beskrivende. Videre konkluderte lagmannsretten med at VCS’ domenenavn appear.in og appear.no var forvekselbare både med ordmerket APPEAR og det kombinerte merket APPEAR TV. Domenenavnene utgjorde derfor varemerkeinngrep etter varemerkeloven § 4 (1) bokstav b). Appear TV fikk også medhold i kravet om at domenenavnene appear.in og appear.no må overføres til selskapet etter varemerkeloven § 59. 

Avgjørelsen ble påanket, men det var kun spørsmålet om overdragelse av domenenavn som ble tillatt fremmet for Høyesterett. Høyesteretts avgjørelse kom i slutten av november 2019 (omtalt av IP-trollet her), og gjaldt i praksis kun det internasjonale domenenavnet appear.in ettersom appear.no tidligere var blitt tatt ut av bruk og overført til Appear TV.

Spørsmålet Høyesterett tok stilling til var om det utenlandske domenenavnet appear.in, som benyttes globalt, skulle overføres til varemerkeinnehaver Appear TV for å forhindre varemerkeinngrep. Etter vml. § 59 kan retten «i den utstrekning det finnes rimelig» gi pålegg om forebyggende tiltak for å hindre videre varemerkeinngrep. I forarbeidene til bestemmelsen nevnes overføring av domenenavn som et eksempel på et slikt tiltak. Når det er domenenavn som utgjør inngrepet, fremgår det at enten sletting eller overføring som regel vil være det mest hensiktsmessige forebyggende tiltaket, jf. Prop. 81 L (2012–2013) side 121.

Høyesterett konkluderte deretter med at «Så lenge det er domenenavnet i seg selv som utgjør inngrepet [i varemerkene, red. anm.], har jeg vanskelig for å se at virkningen i utlandet gjør pålegget uforholdsmessig. I så fall ville det i praksis være umulig å sette en effektiv stopper for bruk av domenenavn som krenker varemerkerettigheter. … Med mindre domenenavnet legges dødt, står valget i realiteten mellom overføring til rettighetshaver eller fortsatt varemerkeinngrep». Avgjørelsen var enstemmig. 

En annen interessant varemerkeavgjørelse var Borgarting lagmannsretts avgjørelse i den såkalte iPhone-saken (LB-2018-62352) om varemerkebruk mellom produsenten Apple, Inc. og reparatør Henrik Huseby. Huseby driver selskapet PCKompaniet som blant annet tilbyr uautorisert reparasjon av iPhone-mobiltelefoner fra Apple. 

Apples eplelogo (norsk varemerkereg.nr.: 217659).
Kilde: Patentstyret 

Apple hadde gått til søksmål med krav om destruksjon av importerte iPhone 6/6S-mobiltelefonskjermer som Huseby/PCKompaniet hadde importert fra Kina. Ifølge Huseby er skjermene «refurbished» (sammensatt av originale og uoriginale deler). Samtlige skjermkomponenter var merket med Apples «eplelogo» på innsiden av dekslene. Logoene var imidlertid tusjet over da tollen beslagla skjermene ved innførsel til Norge. Tildekkingen kunne enkelt fjernes med sprit. I motsetning til Oslo tingrett (avgjørelse omtalt av IP-trollet her) konkluderte lagmannsretten med at det dreide seg om ulovlige kopivarer, og at innførselen av disse varene utgjorde varemerkebruk etter vml. § 4, og følgelig varemerkeinngrep. Det ble ikke ansett avgjørende at logoene var tildekket, og ettersom tildekkingen enkelt kunne fjernes var det uansett ikke aktuelt med noen innskrenkende tolkning av bestemmelsen. Som nærmere kommentert av dette immaterialrettstrollet her, innebærer lagmannsrettens avgjørelse etter undertegnedes syn en viktig korrigering av tingrettens nokså oppsiktsvekkende avgjørelse.

Saken er senere anket av Huseby og tillatt fremmet av Høyesterett. Flere har tatt til orde for at Høyesterett i større grad må legge vekt på miljøhensyn (gjenbruk av deler) i saken (se blant annet her og her). Det skal derfor bli høyst interessant å se hva Høyesterett kommer frem til. Selv om undertegnede har vært kritisk til enkelte av lagmannsrettens vurderinger er det vanskelig å se hvordan miljøhensyn eventuelt skal kunne tilsi at importen av de tildekkede skjermene i denne konkrete saken skal anses lovlig, i hvert fall uten at varemerkene fjernes permanent. I motsatt tilfelle vil dette i praksis etterlate varemerkeinnehavere som Apple uten vern mot ulovlige kopivarer i svært mange tilfeller.

Saken vil behandles av Høyesterett i slutten av mars i år.

Bank Norwegians logo (varemerkereg.no. 283386
Kilde: Patentstyret

En annen sak som var relatert til varemerkebruk var Asker og Bærum tingretts avgjørelse i den såkalte Bank Norwegian-saken (TAHER-2018-33482), omtalt av IP-trollet her. Spørsmålet i saken var om kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord på søkemotorer, som Googles AdWord-tjeneste, var i strid med markedsføringsloven (mfl.) § 25. Avgjørelsen faller dermed som utgangspunkt utenfor rammene av denne oppsummeringen, men inneholder likevel noen interessante betraktninger rundt forholdet mellom markedsføringsretten og varemerkeretten. Retten går etter dette immaterialrettstrollets syn svært for langt i å oppstille det samme vurderingstemaet under mfl. § 25 som ved spørsmål om varemerkerettslig bruk og forvekslingsfare etter varemerkeloven, under henvisning til varemerkerettslig praksis fra EU-domstolen (bl.a. C-238/08 Google France, C-558/08 Portkabin og C-323/09 Interflora). 

Avgjørelsen er anket og skal opp for Borgarting lagmannsrett sent i april 2020.

I tillegg til den allerede omtalte Appear TV-saken var det flere avgjørelser om særpreg i året som gikk. I den såkalte Never Stop Exploring-saken opphevet Oslo tingrett KFIRsavgjørelse vedrørende sportsutstyrsprodusenten The North Face sitt flerordsmerke NEVER STOP EXPLORING (18-122322TVI-OTIR/02). Avgjørelsen er omtalt av IP-trollet her. I motsetning til KFIR mente tingretten at merket hadde varemerkerettslig særpreg for blant annet ryggsekker, klær og salgstjenester relatert til camping og friluftsliv. Etter rettens syn avkrever (det engelske tekstelementet i) merket en viss fortolkningsprosess hos gjennomsnittsforbrukeren. Til tross for at merket kunne forbindes med positive assosiasjoner til friluftslivet dannet ordene i merket etter rettens syn «et ganske slående uttrykk» som var egnet til å angi kommersiell opprinnelse. 

I desember kom også lagmannsretten til samme resultat som tingretten og fant at kravet om særpreg i vml. § 14 (1) andre setning var oppfylt (LB-2019-54145). Etter lagmannsrettens syn var «er korte og konsise formen og intensiteten i uttrykket momenter som trekker i retning av at kravet til særpreg er oppfylt». Videre var lagmannsretten ikke enig med staten i at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil forstå betydning av slagordet og dettes relasjon til de aktuelle produktene. Det var også et moment i retning av at merket hadde særpreg at det var registrert i andre jurisdiksjoner (særlig jurisdiksjoner som Norge naturlig sammenlignes med som EU, Sveits og Island) selv om det har begrenset betydning.

Også KFIR har avsagt en rekke interessante avgjørelser om særpreg i året som gikk, herunder særlig 19/15 (F) omtalt av IP-trollet her, 18/48 (3D-merke - inhalator)*, 19/17 (Pret A Manger) omtalt av IP-trollet her, og de relaterte sakene 19/77 og 19/78 (Santa Cruz)*. Flere av disse avgjørelsene er anket, noe som lover godt for neste års oppsummering.

Fjällrävens logo (norsk varemereg.nr. 184242).Kilde: Patentstyret

Kjennetegnsrettsåret 2019 inneholdt også en rekke tingrettsavgjørelser om bruksplikt. I G1000-saken* ga Oslo tingrett KFIR medhold i at Fjällrävens ordmerke G1000 måtte slettes i medhold av varemerkeloven § 37 (avgjørelse omtalt av IP-trollet her). Etter denne bestemmelsens (1) første setning skal et varemerke slettes dersom «reell bruk av merket ... har vært avbrutt i fem år i sammenheng», noe tingretten var enig med KFIR i at hadde vært tilfellet. Merket var registrert for blant annet klasse 25 (klær, fottøy og hodeplagg), og kravet om sletting ble fremsatt av et selskap som ville ha merket fjernet for å kunne registrere det forvekselbare merke G10 for de samme typene varer. Selv om merket faktisk var brukt på Fjällrävens klær kom retten til at det ikke utgjorde bruk i varemerkerettslig forstand fordi betegnelsen G1000 etter rettens oppfatning ikke utelukkende vil oppfattes som en kommersiell opprinnelsesindikator for Fjällräven. 

Avgjørelsen er anket og skal opp for Borgarting lagmannsrett i mai 2020.

I Oslo tingretts avgjørelse av 3. desember 2019 i den såkalte Svane*-saken (19-008870TVI-OTIR/07) ble Ekornes AS’ registrerte varemerke SVANE opprettholdt for «møbler» i klasse 20. Det danske selskapet TMK A/S, som blant annet leverer kjøkken under varemerket SVANE KJØKKENET, hadde krevd delvis sletting av SVANE under anførsel av at varemerket utelukkende var brukt for soveromsrelaterte varer og ikke møbler generelt. Tingretten kom imidlertid til at bruksplikten var oppfylt og opprettholdt registreringen i sin helhet. Avgjørelsen er anket.

Også Oslo tingretts avgjørelser i TOSLO-2018-0172447 av 20. mars 2019 (Sherlock) og 19-025824TVI-OTIR/01 (AIWA)* gjaldt spørsmål om bruksplikt etter vml. § 37. I Sherlock-saken ble Apple, Inc. sitt varemerke SHERLOCK i klasse 9 for dataprogrammer kjent ugyldig som følge av at merket ikke hadde vært i «reell» bruk. Sherlock-programmet hadde i en periode frem til 2007 vært installert i Apple sine Mac-maskiner. Vederlagsfri tilrettelegging for å kunne laste ned programmet i tiden etter dette til bruk i eldre datamaskiner ble ikke ansett som «reell» bruk, og det ble heller ikke ansett sannsynliggjort noen form for markedsføring, vedlikehold eller oppdatering av Sherlock i denne etterfølgende perioden. KFIRs vedtak om sletting av SHERLOCK ble dermed opprettholdt. 

I AIWA-saken ble en bedriftsintern planlegging uten noen form for ekstern eksponering av de opprinnelige AIWA-merkene ikke ansett å oppfylle kravet til «reell» bruk. Heller ikke andre enn innehaverens bruktsalg av AIWA-produkter ble ansett som bruk i næringsvirksomhet i regi av, eller etter samtykke fra, innehaveren. Selve kjøpet av en varemerkeportefølje som inneholdt AIWA-merkene ble heller ikke ansett som bruk, og retten anså heller ikke det faktum at forhandlingene om kjøp av porteføljen hadde vært komplekse (dekket mange ulike rettighetshavere i jurisdiksjoner) og langvarige som rimelig grunn for unnlatt bruk. KFIRs avgjørelser om sletting av merkene ble dermed opprettholdt. 

JALLA JALLAXXXXXX fra bryggeriet O.Mathiesen

Foto: O. Mathiesen (fra Vårt Oslo)

I Jallasprite-saken var spørsmålet også for Oslo tingrett i hovedsaken blant annet om bruken av det opprinnelige Jallasprite-navnet innebar varemerkeinngrep i Coca Colas varemerke SPRITE etter varemerkeloven § 4 (1) og (2). Avgjørelsen er omtalt av IP-trollet her. Tingretten konkluderte først med at SPRITE var velkjent og at Jallasprite- navnet gjorde inngrep i dette etter vml. § 4 (2). O. Mathiesen måtte derfor forbys å bruke merket etter vml. § 57. Coca Cola fikk også medhold i at O. Mathiesen måtte merke om flasker påført Jallasprite-navnet samt fjerne gjenstående flasker som bærer navnet fra handelen og destruere frittstående Jallasprite-etiketter og markedsføringsmateriell etter vml. § 59. Så vidt dette immaterialrettstrollet kjenner til er saken ikke anket av O. Mathiesen.

I den såkalte Monster-saken* kom Oslo tingrett i sin avgjørelse av 15. mars 2019 (TOSLO-2018-138856) til at Manimals slagord «Unleash the instinct within you» ikke gjorde inngrep i Monsters registrerte UNLEASH-ordmerker, herunder slagordet UNLEASH THE BEAST som benyttes av den amerikanske energidrikkprodusenten Monster. Retten la vekt på at til tross for at «Unleash» er et engelsk begrep og et sentralt element i merket, så er det en relativt kjent betegnelse på å slippe noe fri/løs i omsetningskretsen. Retten la også vekt på at resten av merket var visuelt ulikt. Monster hadde også anført at merket var velkjent og at Manimals bruk av «Unleash the instinct within you» ville assosieres med deres UNLEASH-ordmerker etter vml. § 4 (2), men fikk heller ikke medhold i dette.

Når vi først er inne på innarbeidelse nevner vi også Oslo tingretts avgjørelse av februar 2019 i den såkalte Stortorvet Gjestgiveri-saken. Olav Thon-gruppen fikk medhold i at Hamar-restauranten Stortorvet Gjestgiveris markedsføring under dette navnet var i strid med Thon-gruppens vern etter mfl. § 25 som innehaver av Oslo-restauranten Stortorvets Gjæstgiveri. De fikk imidlertid ikke medhold i at de hadde innarbeidet denne betegnelsen som sitt varemerke (eller at det forelå noen krenkelse av dette merket) under henvisning til at det merket består av to alminnelige begreper.

Også KFIR har avsagt en rekke interessante avgjørelser om varemerkeinngrep i året som gikk, herunder særlig 19/7 (3 T Bygg) omtalt av IP-trollet her og 19/89 (OC).

Fra norsk praksis skal vi også ta med KFIRs avgjørelse i den såkalte Highasakite-saken som gjaldt eierforholdet til ordmerket HIGHASAKITE (omtalt av IP-trollet her). KFIRs flertall kom her til motsatt resultat av Patentstyret og konkluderte med at rettighetene til bandnavnet tilhørte vokalist Ingrid Helene Håvik alene, og ikke den tidligere bandbesetningen i fellesskap gjennom selskapet Highasakite DA. Sentralt i avgjørelsen står spørsmålet om det kan oppstilles, og i så fall hva som nærmere ligger i, et krav om uttrykkelig avtale for overgang av industrielle rettigheter som f.eks. varemerker. Dette immaterialrettstrollet er nok enig med KFIRs mindretall i at også overgang av slike rettigheter må følge grunnleggende avtalerettslige prinsipper, med andre ord at det sentrale spørsmålet i saken er hvorvidt Håvik har opptrådt slik at det ga de øvrige bandmedlemmene en rimelig grunn til å tro at de hadde fått del i retten til ordmerket HIGHASAKITE.

Praksis fra EU-domstolen

Svenskt Tenns MANHATTAN EU-varemerke (reg.no. 010540268). 
Kilde: EUIPO

Også EU-domstolen har hatt flere interessante kjennetegnsrettslige saker til behandling i 2019. En av de mest omtalte er C-21/18 Textilis hvor spørsmålet var om et tegn som består av et 2D-dekorativt motiv, som kan brukes på et 2D-produkt som stoff, utelukkende består av varens form ("exclusively of the shape") jf. varemerkedirektivet artikkel 7 (1) bokstav e) nr. iii). Bestemmelsen tilsvarer registreringshindringen i vml. § 2 (2). Det aktuelle MANHATTAN-merket bestod av uttrekk fra kart over Manhattan, New York som var bearbeidet grafisk og brukt på tekstiler og papir av innehaveren Svenskt Tenn AB (en kjent interiørbutikk i Strandvägen i Stockholm). EU-domstolene kom til at direktivets artikkel 7 (1) bokstav e) nr. iii) ikke var til hinder for registrering i dette tilfellet. EU-domstolen pekte blant annet på at selv om merket inneholder linjer og konturer som danner omrisset av kartene, så inneholder det samtidig dekor- og ordelementer som MANHATTAN, som er plassert mellom disse omrissene. Hvorvidt de grafiske elementene hadde opphavsrettslig vern var også uten betydning for om merket utelukkende består av en form.

I sak C-705/17 ROSLAGSÖL hadde EU-domstolen nok en gang fått referert spørsmål fra svenske domstoler. Saken gjaldt virkningen av unntaksanmerkninger i nasjonale varemerkeregistre ved vurderingen av merkets beskyttelsesomfang (omtalt av Immaterialrettstrollet her). Saken hadde sin bakgrunn i en svensk varemerkesøknad for ordmerket ROSLAGSÖL. Dette hadde blitt avslått på grunn av forvekslingsfare med en tidligere registrering av det kombinerte merke: ROSLAGS PUNSCH. Det eldre merket inneholdt en unntaksanmerkning om at registreringen ikke gir enerett til selve betegnelsen "ROSLAGSPUNCH". Anmerkningen ble i sin tid ansett som påkrevd fordi "Roslag" er en region i Sverige og "Punsch" er beskrivende for alkoholholdige drikker i klasse 33. 

EU-domstolen la til grunn at varemerkedirektivet artikkel 4 (1) bokstav b) skal tolkes slik at den er til hinder for nasjonale ordninger der anmerkninger får den virkning at merkeelementer som er omfattet av anmerkningene ekskluderes fra helhetsvurderingen som skal foretas ved fastsettelsen av om det foreligger forvekslingsfare. Artikkel 4 (1) bokstav b) kan heller ikke tolkes slik at det på forhånd, og med permanent virkning, skal kunne bestemmes at et slikt element som er omfattet av en anmerkning uten videre skal tillegges mindre betydning ved vurderingen.

Saken i C-690/17 ÖKO-Test Verlag gjaldt det tyske testinstituttet ÖKO-Test sitt registrerte varemerke som blir benyttet i forbindelse med publisering av testresultater for ulike varer (såkalt kvalitetsmerke). Dr. Liebe er en tysk produsent av tannkrem som hadde vunnet en tidligere test og derfor inngått en lisensavtale om bruk av kvalitetsmerket. Dr. Liebe fortsatte imidlertid å bruke merket også etter at en ny tannkremtest var publisert i 2008, noe som førte til at ÖKO-Test saksøkte Dr. Liebe for varemerkeinngrep. Det første spørsmålet EU-domstolen måtte ta stilling til var om det kan nedlegges forbud mot bruk etter direktivet artikkel 5 (1) (identiske eller forvekselbare merker) selv om merket ikke er brukt på samme eller likeartede varer. Det følger av tidligere praksis fra EU-domstolen, blant annet i C-1795 Daimler, at det unntaksvis kan nedlegges forbud etter denne bestemmelsen ved ikke-likeartede varer/tjenester dersom det foreligger en særlig link mellom tredjepartens tjenester og varene som merket er registrert for. I denne saken drev Dr. Liebe og ÖKO-Test med ulike former for næringsvirksomhet og det forelå ingen «link» mellom disse. ÖKO-Test kunne dermed ikke påberope seg varemerkeinngrep etter varemerkedirektivet artikkel 5 (1).

Det andre spørsmålet var om ÖKO-Test, som anses velkjent i Tyskland, kan motsette seg bruk av sitt kvalitetsmerke eller lignende merker på varer som verken er av samme eller lignende art som det kvalitetsmerket er registrert for etter varemerkedirektivet artikkel 5 (2). Dette besvarte EU-domstolen bekreftende, og pekte på at tyske domstoler særlig må vurdere hvorvidt Dr. Liebes bruk av ÖKO-Test sitt kvalitetsmerke innebærer en urimelig utnyttelse av dets særpreg eller renommé, eller om det foreligger en rimelig grunn for Dr. Liebe til å bruk merket.

Red Bulls varemerker EUTM002534774 og 
EUTM009417668

Den 29. juli avsa også EU-domstolen sin avgjørelse i Red Bulls ankesak mot Underrettens avgjørelse knyttet til to fargekombinasjonsmerker (sak C-124/18 Red Bull). Avgjørelsen er tidligere omtalt av Immaterialrettstrollet her. Red Bull hadde i henholdsvis 2005 og 2011 fått registrert to fargekombinasjonsmerker for kombinasjonen av blå og sølv i klasse 32 (energidrikk). Begge merker ble supplert med en beskrivelse. For det første merket lød beskrivelsen: "Protection is claimed for the colours blue (RAL 5002) and silver (RAL 9006). The ratio of the colours is approximately 50% - 50%". For det andre merket ble det inngitt følgende beskrivelse: "The two colours will be applied in equal proportion and juxtaposed to each other. Blue (Pantone 2747C), silver (Pantone 877C)". Underretten kjente i slutten av 2017 begge merker ugyldige under henvisning til at angivelsen av varemerkene var for upresis. Den grafiske gjengivelsen og beskrivelsen åpnet etter Underrettens syn for en rekke ulike bruksmåter og kombinasjoner og utgjorde dermed ikke en "systematic arrangement in such a way that the colours concerned were associated in a predetermined and uniform way" (varemerkeforordningen (207/2009, nå 2017/1001) artikkel 4)

EU-domstolen var enig med Underretten, og viste til at registrering av varemerker forutsetter at det gjengis grafisk på en måte som sikrer at "the subject matter and scope of the protection sought are clearly and precisely determined". Dette var ikke tilfellet ved en angivelse av to eller flere farger, angitt abstrakt og uten konturer, som ikke ga forutsigbarhet for hvilke kombinasjoner som var dekket av registreringen. Det hjalp ikke at merkene var supplert med en verbal beskrivelse, når heller ikke denne var egnet til å sikre forutsigbarhet rundt innholdet og omfanget av beskyttelsen. Dersom man tillot registret merker som åpnet for en rekke kombinasjoner, ville ikke opprinnelsesgarantifunksjonen være sikret, og andre aktører ville ikke settes i stand til å avgjøre rekkevidden av vernet som var tildelt ved registreringen. Det var ikke feil av Underretten å legge vekt på den faktiske bruken av merket og de ulike kombinasjoner som denne bruken illustrerte. Det kan altså se ut som Red Bull må vinke farvel til sine to fargekombinasjonsmerker.

Andre avgjørelser som kan nevnes fra EU-domstolen fra året som gikk er avgjørelsene i C-578/17 Hartwall (klar og presis gjengivelse), C-629/17 Adegaborba (beskrivende varemerke), samt EUIPO Cancellation Divisions avgjørelse om å kjenne merket BIG MAC ugyldig i EU som følge av at McDonalds ikke hadde bevisst reell bruk (nokså strengt/omfattende for EU-varemerker).

Annet

Som tidligere år inneholdt også nyhetsbildet i 2019 en rekke profilerte varemerkesaker som aldri kom for domstolene, inkludert en rekke friske utspill og lanseringer (som f.eks. denne). Det er imidlertid liten tvil om at det var NSBs navneendring til VY og særlig de påfølgende konfliktene med kommunikasjonsbyrået VY Communications AS og selskapet Leve Hytter AS (som markedsfører hytter under betegnelsen «VY») som fikk mest oppmerksomhet. Striden med kommunikasjonsbyrået VY Communications skulle egentlig opp for Oslo tingrett sent i fjor, men i tolvte time inngikk partene forlik. 

En annen konflikt som fikk mye oppmerksomhet, var striden mellom SHE Invests og DNB knyttet til bruken av emneknaggen #huninvesterer som nå står sentralt i DNBs kvinnekampanje. SHE hevdet imidlertid at emneknaggen er deres varemerke, og viste til at de etter en mislykket samarbeidsdialog med DNB hadde gitt banken klar beskjed om at de ikke fikk bruke emneknaggen i sin markedsføring. Så vidt dette immaterialrettstrollet kan se benyttes #huninvesterer fremdeles av DNB, så det gjenstår å se om saken får rettslig etterspill.  

Loen Skylift AS' varemerkereg.no
305892 (tilsvarende 306974).
Kilde: Patentstyret

En annen høytsvevende sak i mediebildet er striden mellom Loen Skylift og Voss Skylift, og vi tenker her ikke på feiden sistnevnte også har med diverse grunneiere under skyliften på Voss. Loen Skylift har gått til søksmål fordi de mener at logoen til Voss Skylift er for lik sin egen logo. Etter det dette immaterialrettstrollet forstår gjelder saken både varemerkeinngrep og brudd på markedsføringsloven. Basert på nyhetsdekningen, og i lys av at Loen Skylift har registrert sin logo som varemerke i en rekke ulike varianter, stusser imidlertid dette immaterialrettstrollet på at saken er berammet i Bergen tingrett i april 2020 (!). Som flere sikkert har lest om i Torger Kiellands oppsummering av opphavsrettsåret 2019 vil dette i så fall ikke være eneste gang en immaterialrettssak ble berammet feil i året som gikk.

Patentstyret kunne videre rapportere om at antallet varemerkesøknader/utpekninger i Norge holdt seg stabilt i 2019 (ca. 17 250 søknader). Det rapporteres også om en liten nedgang i varemerkesaker fra norske søkere, samtidig som det var en liten oppgang i antallet registrert merker i 2019 (ca. 2000 flere enn 2018). 

*Artikkelforfatter Julius Berg Kaasin har i tom. september 2019 vært ansatt i Zacco og er fra 1. januar 2020 ansatt i GjessingReimers. Begge selskapene har vært involvert i flere av de omtalte sakene. Artikkelforfatteren representerte selv Monster, Inc. i saken mot Manimal AS. Øvrige immaterialrettstroll som har vært involvert i de gjennomgåtte sakene har ikke medvirket til denne oppsummeringen.