EUs felles patentsystem og Unified Patent Court (UPC) har startet opp!

1. juni 2023 markerte en historisk dag innen europeisk patentrett med oppstarten av Unified Patent Court (UPC). Etableringen av EUs felles patentsystem er en av de største endringene i europeisk patentrett på flere tiår ved å etablere en felles tilnærming til patentbeskyttelse og håndhevelse på tvers av medlemstatene i EU. IP-trollet benytter derfor anledningen til å gi en introduksjon til UPC og EUs enhetspatent (Unitary Patent), med lenker til noen nyttige sider for videre lesning.

Siden Norge ikke er medlem av EU, kan Norge ikke bli en del av UPC-systemet, jf. EU-domstolens Uttalelse 1/09. Etableringen av UPC og enhetspatentet har likevel stor betydning også her til lands sett hen til det betydelige antallet norske bedrifter som søker patentbeskyttelse i andre europeiske land og at en del patenttvister går parallelt i ulike land.  

Norske patentrådgivere som er kvalifisert som European Patent Attorney (EPA) og har European Patent Litigation Certificate (EPLC) kan representere klienter i saker for UPC. I en overgangsperiode vil det også gjelde noen særlige regler som utvider kretsen av personer som kan representere klienter for UPC. Merk at i motsetning til advokater med bevilgning i en av UPCs medlemsstater, vil advokater med norsk bevilgning derimot ikke kunne representere klienter i saker for UPC.

Unified Patent Court (UPC)

Unitary Patent Court (UPC) er en felles patentdomstol åpen for medlemsstatene i EU. Status er at UPC har trådt i kraft i 17 av EUs medlemsstater. I etterkant av Brexit er det verdt å merke seg at Storbritannia står utenfor UPC-systemet, noe som medførte at de opprinnelige planene om å legge deler av domstolens virksomhet til London måtte endres før oppstarten.

Kart over medlemsstatene tilsluttet UPC. Kilde: UPC's nettsider (https://www.unified-patent-court.org/en/organisation/upc-member-states)

UPC avgjør saker om inngrep i og gyldigheten av de nye enhetspatentene (se nedenfor). Videre har domstolen myndighet i saker om tradisjonelle europeiske patenter (EP-patenter), forutsatt at patentet ikke er meldt ut av UPC-ordningen (såkalt "opt-out"). I en overgangsperiode vil tradisjonelle europeiske patenter være underlagt myndigheten til både UPC og nasjonale domstoler, slik at den som reiser søksmålet kan velge hvilken domstol man vil bringe saken inn for (forutsatt at EP-patentet ikke er meldt ut av UPC-ordningen). Saker som inngrep i og gyldigheten av de nye enhetspatentene vil derimot i utgangspunktet kun være underlagt UPC.

En avgjørelse fra UPC vil gjelde for alle medlemsstatene i ordningen. Med andre ord vil det være mulig å gå til et søksmål for å håndheve patentet i alle medlemsstatene på en gang. Motsatt vil en avgjørelse om at patentet er ugyldig få virkning for alle medlemsstatene.

UPC består av en førsteinstansdomstol og en ankedomstol. Førsteinstansdomstolen holder til i Paris, med avdeling i München og flere lokale og regionale avdelinger. Blant annet er det en regional avdeling i Stockholm og en lokal avdeling i København. Ankedomstolen holder til i Luxembourg. Lovtolkingsspørsmål kan prøves av EU-domstolen. En oversikt over alle lokasjonene finnes på domstolens nettsider.

Illustrasjon av domstolstrukturen for UPC. Kilde: UPC's nettsider (https://www.unified-patent-court.org/en/court/presentation)

Reglene for UPC følger av Agreement on a Unified Patent Court (UPCA). Det er i tillegg gitt detaljerte prosessuelle regler; se oversikt på domstolens nettsider.

Om ikrafttredelsen av regelverket for UPC, som har vært gjenstand for noen omveier, se også IP-trollets innlegg 21. januar 2022.

Det europeiske patentverket (EPO) har publisert nyttig informasjon om UPC på sine nettsider. Mer informasjon om UPC og siste nytt om oppstarten finnes for øvrig på domstolens nettsider.

Enhetspatent (Unitary Patents)

Enhetspatentet er et europeisk patent med uniform virkning ("unitary effect") i de land som er tilsluttet EUs felles patentsystem. Enhetspatent bygger på det eksisterende systemet for europeiske patenter etter Den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC). Til forskjell fra enhetspatentet, har imidlertid ikke europeiske patenter uniform beskyttelse i medlemsstatene tilsluttet EPC.

Den som søker om og får meddelt europeisk patent, kan fra og med 1. juni 2023 få et enhetspatent basert på den europeiske patentsøknaden. Søknadsprosessen forblir den sammen, med visse ytterligere steg og vilkår for å få meddelt enhetspatent. Et vilkår for å få meddelt enhetspatent er at kravsettet er identisk for alle statene tilsluttet EUs felles patentsystem. Videre må hele patentet oversettes til engelsk og et annet offisielt EU-språk.

Uniform virkning betyr at dersom patentet oppheves, vil det oppheves med virkning for alle medlemsstatene. Videre betyr det at patentet gir lik enerett i alle medlemsstatene, jf. Agreement on a Unified Patent Court (UPCA) artikkel 4 og 5. Det innebærer også at et enhetspatent kun kan overføres med virkning for alle medlemsstatene samlet (men, det kan gis lisens for kun deler av territoriet).

Reglene for enhetspatenter følger av Forordning nr. 1257/2012  on the EU Unitary Patent Regulation og Forordning nr. 1260/2012 on the EU Unitary Patent Translation Regulation.

EPO har utarbeidet en "Unitary Patent Guide" som gir en nærmere beskrivelse av regelverket og systemet for enhetspatenter; https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/unitary-patent-guide.html. 

EPO har også publisert en video av åpningsseremonien for EUs felles patentsystem 1. juni 2023, for de som vil få med seg den historiske hendelsen i reprise.

Oslo tingrett: Atter en laksefôrsak

Anadrome laksefisk

Å være patentrettsinteressert har etterhvert blitt synonymt med en viss kompetanse knyttet til anadrome fisk. Oslo tingrett avsa 13.10.22 sin foreløpig siste dom om STIMs patent for smoltifisering, med andre ord det å forberede laks til overgangen til saltvann, ved bruk av fôr og andre tilsetningsstoffer. Andre deler av sakskomplekset er omtalt av IP-trollet her og her. STIMs patent NO 325534 gjelder fremgangsmåten hvor man først tilsetter salter i vannet, for deretter å gi fisken fôr tilsatt natriumklorid (bordsalt).

Ewos anla negativt fastsettelsessøksmål mot STIM med påstand om at Ewos verken krenket STIMs patent eller hadde
brutt god forretningsskikk. STIM besvarte Ewos' krav med krav om erstatning for patentinngrep og brudd på markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheter.

Det sentrale spørsmålet i saken var om Ewos hadde begått middelbart patentinngrep ved å selge et fôr som falt inn under fremgangsmåtekravets angivelse, til fiskeoppdrettere som tilsatte kalsium i sine anlegg. Tilsettelsen av kalsium oppfylte patentkravets trekk knyttet til tilsettelse av salter i vannet. Formålet med tilsetningen var imidlertid å regulere vannets surhetsgrad, og var ikke knyttet til smoltifiseringsprosessen.

I en tidligere sak om patentinngrep som STIM hadde anlagt mot Biomar hadde tingretten og lagmannsretten tatt stilling til dette spørsmålet. Tingretten kom til at det ikke forelå middelbart patentinngrep fordi tilsetningen var gjort uavhengig av hvilket fôr som blir brukt, og at det aktuelle fôret også fungerte uten tilsetningen. Avtakerne hadde derfor, rent subjektivt, ikke til hensikt å utnytte patentets metode, og fôret var derfor ikke "bestemt for" utnyttelsen av den patenterte fremgangmåten.

Lagmannsretten var uenig, og mente at spørsmålet var om bruk av fôret ville oppfylle patentkravene i anlegg som tilsatte kalsium. Dette objektive spørsmålet ble besvart bekreftende. Den subjektive intensjonen til oppdretterne var uten betydning for spørsmålet.

I saken mellom Ewos og STIM tolker tingretten lagmannsrettens dom slik at også den forutsetter at oppdretteren "har hatt tanke om å utnytte fremgangsmåten i patentet". Dette trollet kan ikke skjønne at lagmannsrettens dom kan forstås slik. Spørsmålet lagmannsretten stiller er om oppdretteren kjøpte fôret med intensjon om å bruke det på en måte som ville gjøre inngrep i patentet rent objektivt. Det er ikke noe krav at oppdretteren kjente patentet eller søkte å oppnå den smoltifiseringseffekten som fremgangsmåten i patentet tar sikte på å fremskynde. Retten utlegger Lagmannsrettens slutning i den tidligere saken om samme patent slik "Lagmannsretten fant det som nevnt sannsynlig at minst noen av Biomars kunder hadde hatt en subjektiv tanke om å utnytte framgangsmåten i patentet og at dette framstod åpenbart for Ewos." Fordi det ikke var noen relevante forskjeller mellom Ewos og Biomars kunder og produkt, la retten også dette til grunn i saken mellom Ewos og Stim. Den nærmere fastleggelsen av antall inngrep og utmåling av kompensasjon eller erstatning for inngrepet var utskilt til senere behandling.

Retten mener at den ikke har grunnlag til å gå nærmere inn på hvilke konkrete salg som utgjør middelbart patentinngrep. I dommen står det at retten mener at det er "uklart […] om det er rettslig adgang til å legge til grunn en mer objektiv norm ved vurderingen av middelbart patentinngrep enn ved den korresponderende vurderingen av direkte patentinngrep, slik det kanskje kan se ut som lagmannsretten har gjort i Biomarsaken." Det er vanskelig å forstå hvilke ikke-objektive momenter retten mener at er relevant for vurderingen av direkte patentinngrep, eller hva som ellers ligger i denne uttalelsen.

Retten vurderer så om unntaket for middelbart patentinngrep i patentloven § 3, andre ledd andre punktum kom til anvendelse. Denne bestemmelsen fritar den som selger en "vare som vanligvis forekommer i handelen" fra ansvar for middelbart patentinngrep, forutsatt at vedkommende ikke søker å påvirke mottakeren til å begå direkte inngrep. I den tidligere saken hadde lagmannsretten kommet til at ordlyden må tolkes innskrenkende, slik at den bare gjelder for varer med et vidt og generelt anvendelsesområde. Tingretten kom til samme konklusjon, og la til grunn at et fôr med et så bestemt anvendelsesområde ikke kunne anses som en "vare som vanligvis forekommer i handelen". Denne innskrenkende fortolkningen av unntaksbestemmelsene medfører noen åpenbare problemer, fordi den åpner for at salg av produkter som var tilgjengelig forut for patentering, tilfeldigvis kan komme til å utgjøre middelbart patentinngrep dersom produktet inngår i en patentert metode. Likevel har den kanskje mye for seg for produkter hvor den tiltenkte bruken må være synlig for selgeren. 

Retten drøfter deretter Ewos' anførsel om at fôrsalget ikke utgjør inngrep fordi fôret som er solgt inngikk i den frie teknikk. I engelsk rett kalles en slik anførsel for "Gillette Defence" etter en dom fra 1913, Gillette Safety Razor co v Anglo American Trading Co, hvor det ble argumentert med at den påståtte inngriperens handlinger tilsvarte ett av motholdene i saken. Det har vært diskutert om en slik anførsel egentlig er noe annet enn en påstand om at patentet er ugyldig, og at det vil innebære en prejudisiell vurdering av gyldigheten av patentet dersom retten kommer til frifinnelse på dette grunnlaget. Tingretten synes å legge en slik forståelse til grunn. En slik dom vil være i strid med patentloven § 61. 

Avhengig av hvordan saken ligger an er dette ikke nødvendigvis en problemstilling. Dersom et slikt "Gillette defence" blir fremstilt som et tolkningsargument, med andre ord at dersom patentet tolkes slik at det inngriperens handlinger kan det ikke være gyldig, og at dette er et argument for at patentet skal tolkes på en annen måte, vil det prinsipielt skille seg fra gyldighetsvurderingen, og etter mitt skjønn kunne ha noe for seg. Fremgangsmåtepatenter hvor oppdagelsen av en ny virkemåte er det patentbegrunnende trekket er som utgangspunkt dårlig egnet for denne typen argumentasjon. Den treffer dessuten særlig dårlig i en sak om middelbart patentinngrep.

Retten kom til et annet patent, NO '449, som gjaldt et fôr med bestemte tilsetningsstoffer, ikke var krenket. Rettens drøftelse er basert på en annen tidligere lagmannsrettsdom om dette patentet. Konklusjonen ble at Ewos ikke gjorde inngrep i dette patentet riktig tolket. Dette reiste spørsmålet om retten likevel måtte behandle påstanden om at patentet skulle kjennes ugyldig. Dette var et selvstendig krav, som prinsipielt sett ikke kan fremmes subsidiært, fordi konklusjonen når det gjelder inngrep er uavhengig av spørsmålet om gyldighet. Ewos ønsket likevel ikke at kravet ble behandlet dersom Ewos ikke gjorde inngrep, antakelig med tanke på spørsmålet om omkostninger.

Oslo tingrett anså seg ikke forpliktet til å behandle spørsmålet om ugyldighet under disse omstendighetene. Retten viser til tvisteloven § 1-1, som blant annet sier i første ledd, annet punktum: "Loven skal ivareta den enkeltes behov for å få håndhevet sine rettigheter og løst sine tvister og samfunnets behov for å få respektert og avklart rettsreglene". Retten mener også å finne grunnlag for å se bort fra et fremsatt krav dersom parten ønsker det i tvisteloven § 9-6, tredje ledd, tredje punktum. Denne bestemmelsen gir retten anledning til å frifinne saksøkte istedenfor å ta stilling til et tvilsomt avvisningsspørsmål. Dette tilfellet er ikke parallelt med spørsmålet om retten må behandle et fremsatt krav, men kan kanskje gi anvisning på en pragmatisk tolkning av tvistelovens bestemmelser, slik norske domstoler ofte gjør også i andre sammenhenger. Retten tok et lignende grep i sak 21-072669 om skibindinger tidligere i år (omtalt av IP-trollet her).

Avslutningsvis kom retten til at Ewos ikke hadde handlet i strid med markedsføringsloven.

Dommens resultat kan i og for seg være riktig, men behandlingen av spørsmålet om middelbart patentinngrep reintroduserer usikkerhetsmomenter som ble godt klarlagt ved Borgarting lagmannsretts dom i den tidligere saken mellom STIM og Biomar. Etter min mening er det denne objektive tilnærmingen som må legges til grunn, snarere enn de subjektive vurderingene som det kan se ut til at er vektlagt av tingretten.

Patentrettsåret 2021

Også i år vil Immaterialrettstrollet gi sine oppsummeringer av immaterialrettsåret som har gått og gi en oversikt over hva som har skjedd på de sentrale områdene innen immaterialretten (opphavsrett, patentrett, designrett, kjennetegnsrett og markedsføringsrett). I disse årsoppsummeringene vil ulike troll gjøre et selektivt tilbakeblikk på de viktigste endringene på lovgivningsiden og de viktigste sakene fra Norsk og internasjonal rettspraksis. Vi mottar som vanlig gjerne tips til hvordan vi kan gjøre spalten bedre på iptrollet@gmail.com.  Yngve Øyehaug Opsvik og Torger Kielland oppsummerer her patentrettsåret 2021.

Bilde: cmvteja, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Lovendringer 

Flere endringer i patentloven trådte i kraft eller ble vedtatt i løpet av 2021. Den viktigste endringen er kanskje de nye reglene om bevisforbud for patentrådgivning som trådte i kraft 1. juli. Tvisteloven § 22-5 og straffeprosessloven § 119 forbyr nå bevisførsel fra «patentrådgivere oppført på listen nevnt i artikkel 134 nr. 1 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter 5. oktober 1973», altså EQE-kvalifiserte patentfullmektiger, om noe som er betrodd dem i kraft av deres stilling, dersom det ikke foreligger samtykke fra den som har krav på hemmelighold. Også før var det nok slik at det var vanskelig å få informasjon om slike forhold, fordi de ofte er skjult og fordi det ofte også vil være en advokat involvert i den rådgivning som ville være interessant i en rettssak. Likevel gir denne endringen en nyttig sikkerhet for patentsøker og en anerkjennelse av patentfullmektigenes viktige rolle.

Patentloven § 65, som ga bestemmelser om bevisførsel om forretningshemmeligheter i patenttvister, er opphevet og erstattet av ny regulering i tvisteloven § 22-10. Dette ble gjort i forbindelse med den nye loven om forretningshemmeligheter

Norske avgjørelser 

Det var en begrenset mengde patentavgjørelser også i fjor. Den første vi skal omtale her er Oslo tingretts dom av 4. februar angående patent for et renseanlegg for snø (202120-014397TVI-OTIR). Saken gjaldt KFIRs vedtak om å oppheve NCC Norge AS’ patent for et anlegg og en metode for å rense snø, etter innsigelse fra Oslo kommune. Oslo kommune mente at et anlegg beskrevet i rapporter utarbeidet for kommunen utgjorde mothold og at den patenterte løsning ikke hadde oppfinnelseshøyde over dette. KFIR hadde kjent patentet ugyldig på dette grunnlag. Oslo tingrett var enige, og opprettholdt KFIRs vedtak. Dommen er utpreget konkret begrunnet, men er et godt eksempel på en oppfinnelseshøydevurdering hvor de enkelte tekniske trekk må vurderes for seg. 

Bilde: Anne-Sophie Ofrim, CC BY-SA 4.0

IP-trollet har tidligere omtalt sak 20-067771TVI-TOSL/06, en inngreps- og ugyldighetssak som gjaldt Neurim Pharmaceuticals norske patent for melatoninbasert behandling av insomnia for pasienter over 55 år. Orifarm hadde ønsket å komme på markedet med et generikaprodukt, men Neurim mente at dette ville være i strid med patentretten. Orifarm mente at patentet var ugyldig. Bruk av melatonin mot søvnløshet var beskrevet i en offentliggjort artikkel, men ikke den spesifikke indikasjonen eller kvalitative effekten angitt i kravet. Oslo tingrett kom til at patentet var ugyldig på grunn av manglende oppfinnelseshøyde. Utvalgskriteriene i studien beskrevet i artikkelen pekte mot den aktuelle indikasjonen, og selv om artikkelen ikke eksplisitt anga effekten på søvnkvalitet, var det nærliggende å finne ut av denne effekten. 

Dommen er mest interessant når det gjelder utmålingen av erstatning for urettmessig utestengning fra markedet. Partene hadde avtalt at dersom patentet ble kjent ugyldig skulle Neurim svare erstatning til Orifarm for den manglende markedsadgangen. I forbindelse med utmålingen uttalte tingretten at det var liten overføringsverdi mellom opplysninger om markedsandeler i Sverige og Danmark til hvordan utviklingen i markedsandeler ville arte seg i Norge. Begrunnelsen for dette var blant annet at byttereglene er forskjellige i de ulike landene. Dommen er anket.

Oslo tingrett avsa dom i sak 20-049135TVI-TOSL/05 mellom Aker Solutions og Neodrill den 29. november. Denne saken dreide seg om to av Neodrills patenter for en støtteramme, til bruk på undervanns oljeboringsanlegg. Patentene er søsterpatenter til patentene som ble behandlet i saken mellom Neodrill og Equinor i 2018. I den saken ble patentene opprettholdt som gyldige, og Equinor dømt for patentinngrep. Dommen ble anket, og senere forlikt. Neodrill mente at løsninger levert av Aker Solutions krenket patentene. Aker Solutions la ned påstand om at patentene skulle kjennes ugyldige på grunn av manglende nyhet og oppfinnelseshøyde. Tingretten kom til at patentenes krav var så generelt formulert at de omfattet en rekke tidligere kjente løsninger og prinsipper. Patentene var derfor ugyldige. Saken er senere forlikt.

Også i lagmannsretten er det flere interessante avgjørelser. I Borgarting lagmannsretts dom av 17. februar 2021 (LB-2019-161549) avgjorde lagmannsretten en sak om inngrep i og gyldigheten av Subsea Solutions patent for en anordning som forlenget levetiden til ventiltre på subsea produksjonsanlegg for olje og gass. Det ble anført at Siemen Energys «Subsea Hydraulic Power Unit» utgjorde inngrep i patentet. Lagmannsretten kom til at patentet var gyldig, men at det ikke var inngrep i det, blant annet fordi trekket «tilkoplbar til en navlestrengs effekt- og styreledninger» innebar at anordningen skulle være ferdig forberedt for tilkobling. Siemens' løsning var lukket og ikke koblet til en navlestreng. I dommen ble partene dømt til å dekke egne omkostninger. 

Bilde: tegning fra Subsea Solutons' patent.

Frostating lagmannsretts avsa 18. februar 2021 dom i sak LF-2020-105397. Saken gjaldt oppfinneren Arthur Lyngøys rett til patenter som eies av STIM. og gjaldt fiskefôr som bidrar i smoltifiseringsprosessen for fisk. Lyngøy krevde å stå som eneoppfinner for patentene, og et vederlag for overføringen av oppfinnerretten. Tingretten hadde holdt med Lyngøy, og tilkjent ham MNOK 7 pluss royalties basert på en avtale mellom partene. Lagmannsretten var enig i at Lyngøy var eneoppfinner, men mente at vederlaget skulle være lavere. Avtalen med arbeidsgiver krevde skriftlig avtale om vederlaget med styret, og slik avtale var ikke inngått. Lyngøy hadde imidlertid selvsagt sitt krav etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 i behold. I lys av at Lyngøy var ansatt spesifikt for utviklingsarbeidet ble det tilkjent MNOK 3 som vederlag for oppfinnelsen. Det ble vist til en uttalelse i Stenviks Patentrett hvor det antydes at vederlaget bare unntaksvis er blitt satt høyere enn en årslønn. 

Lagmannsretten avsa den 12. april 2021 kjennelse i forføyningssak LB-2021-9234 angående STIM.s patent for et fiskefôr som bidrar til smoltifisering av fisk. Det ene patentet var begrenset til fôrsammensetninger hvor mengden frie aminosyrer utgjorde 1-10 g/kg. Det andre gjaldt en fremgangmåte for bruk av et virkestoff i fiskens vann sammen med et fôr som var egnet til å øke opptaket av dette middelet i fiskens kropp. STIM. mente at Biomar og Ewos gjorde inngrep i patentene. 

Retten kom til at inngrep ikke var sannsynliggjort. Når det gjaldt produktpatentet inneholdt fôret som Biomar og Ewos solgte ulike frie aminosyrer som sammenlagt utgjorde en høyere mengde enn det som var angitt i patentet. STIM. ble ikke hørt med at patentet skulle tolkes slik at det var hver enkelt aminosyre som skulle foreligge i den angitte mengden. 

Bilde: Arden (CC BY 2.0)

Spørsmålet om inngrep i fremgangsmåtepatentet gjaldt hvorvidt det var gjort middelbart patentinngrep ved levering av fôr til produsenter som benyttet virkestoffet fra patentkravet i sin produksjon. Retten mente at det ikke var sannsynliggjort et middelbart patentinngrep i fremgangsmåtepatentet. Det var ingen oppfordring fra selger til kjøper om å benytte fôret for å gjennomføre patentets metode, og det var heller ikke holdepunkter for at kundene kjøpte fôret for å anvende den patenterte metoden. Når man tilsatte virkestoff i vannet hadde det andre formål enn å påvirke smoltifiseringsprosessen. Konklusjonen er i samsvar med tingrettens dom i den nevnte saken mellom Biomar og STIM, som nå verserer for lagmannsretten. 

Avgjørelser fra EPO 

I G 1/19 Pedestrian simulation avsa EPOs utvidede appellkammer sin andre avgjørelse om patenterbarheten til informasjonsteknologiske oppfinnelser (etter G 3/08 Programs for computers). Avgjørelsen bekrefter og utdyper «any hardware»- og Comvik-tilnærmingene, som slår fast at det er tilstrekkelig for at en frembringelse skal anses som en «oppfinnelse» etter EPC artikkel 52 (1) (patl. § 1 (1)) at oppfinnelsen benytter tekniske midler. Ved vurderingen etter EPC artikkel 54 og 56 (patl. § 2), er det imidlertid bare de deler av oppfinnelsen som bidrar til å gi den teknisk karakter som skal tas med i vurderingen av nyhet og oppfinnelseshøyde. Teknisk karakter for informasjonsteknologiske oppfinnelser kan enten begrunnes i at selve implementeringen på en datamaskin er teknisk eller (som i Pedestrian simulation) at informasjonen som frembringes har en teknisk effekt. 

Mer konkret omhandlet saken patenterbarheten til en fremgangsmåte for datamaskinsimulering av måten fotgjengere beveger seg gjennom et område, og kunne for eksempel brukes til å planlegge hvordan man skal konstruere et område som folk skal bevege seg gjennom, for eksempel et kvartal med bygninger, en flyplass eller området rundt et fotballstadion (henvist fra T 489/14 CONNOR/Pedestrian simulation). Patentkravene var imidlertid ganske vidt formulert (blant annet relatert til simulering av «autonomous entities» som beveget seg gjennom «an environment»). 

Tidligere praksis hadde vært ganske liberal, og la til grunn at fremgangsmåter for datasimulering kunne patenteres fortsatt at det simulerte produktet eller den simulerte prosessen var teknisk (se f.eks. T 1227/05 INFINEON/Circuit simulation I). Det utvidede appellkammeret tar her et skritt tilbake. Mens det etter INFINEON/Circuit simulation I var tilstrekkelig at oppfinnelsen hadde et definert teknisk formål og fremgangsmåten funksjonelt sett var begrenset til dette formålet, forutsetter Pedestrian simulation at det tekniske formålet uttrykkelig eller underforstått angis i patentkravene. 

Det er her ikke nødvendig å angi et fysisk produksjonssteg (sml. T 453/91 IBM/VLSI-chip design). Men det er en forutsetning at kravene i større grad enn etter tidligere praksis, begrenses til en angitt teknisk utnyttelse. Patentsøker har nå innlevert nye kravsett som blant annet begrenser oppfinnelsen til simulering av «pedestrian crowd movement in a building structure», noe som trolig oppfyller kravene til angivelse av det tekniske formålet (men ikke nødvendigvis kravet til oppfinnelseshøyde). 

Bilde: Image via www.vpnsrus.com CC BY 2.0

Spørsmålet om den kunstige intelligensen DABUS kan angis som oppfinner i en patentsøknad har gått runden i en rekke rettssystemer det siste året. Engelske Court of Appeal og US District Court for the Eastern District of Virginia har avvist at en kunstig intelligens (AI) kan angis som oppfinner, mens australske Federal Court og det sørafrikanske patentstyret har godtatt søknader hvor DABUS er angitt som oppfinner. Tyske Bundespatentgericht landet på mellomløsning, hvor et menneske må angis som oppfinner, men hvor den kunstige intelligensen kan angis i tillegg. Høsten 2021 fant spørsmålet endelig veien til et av EPOs appellkamre. 

Søknadene i J 8/20 og J 9/20 rettet seg mot noe så prosaisk som en beholder for mat og drikke og en enhet og fremgangsmåte for å tiltrekke oppmerksomhet(!!). Disse var angivelig utelukkende frambragt av AIen DABUS. Det juridiske appellkammeret la til grunn at DABUS ikke kunne angis som oppfinner. Det ble lagt til grunn at en oppfinner som angis i patentsøknaden må være en person med rettslig handleevne, og at dette utelukket at DABUS ble angitt som oppfinner. (Begrunnelsen for avgjørelsene er ennå ikke offentliggjort.)

Tidlig i år kom nyheten om at alle hindringene endelig er ryddet av veien, slik at Unified Patent Court (UPC), den felleseuropeiske patentdomstolen kan igangsette sitt arbeid. Avtalen ble ratifisert av Østerrike den 18. januar 2022, og protokollen som oppretter domstolen og forbereder oppstarten av denne kan dermed tre i kraft. Nora Bratheim kommenterer saken for IP-trollet her.

* Yngve Øyehaug Opsvik representerte Aker Solutions i saken, sammen med et team fra GjessingReimers.

Patentrettsåret 2020

Immaterialrettstrollet fortsetter oppsummeringen av immaterialrettsåret 2020 med en gjennomgang av sakene på patentrettens område (se også våre oppsummeringer av markedsføringsrett, kjennetegnsrett og designrett). I årsoppsummeringen gjennomgår vi et utvalg av fjorårets avgjørelser fra norske domstoler og EPO.

2020 har vært et dårlig år for mange ting, kanskje kan man også si at det har vært et dårlig år for patentretten. Det har i alle fall ikke skjedd så fryktelig mye spennende i fjor. Det er relativt få avgjørelser, og ikke noen radikale avklaringer. Helt stille har det likevel ikke vært, og i det følgende oppsummerer vi årets avgjørelser fra norske domstoler og en avgjørelse fra EPO som har stor betydning både prosessuelt og for patenter på biotekområdet.

Et sjeldent dyr: den patentrettslige lojalitetsplikten
(Theodor Kittelsen)

Sør-Trøndelag tingrett avsa 3. februar en interessant dom som gjaldt oppfinnerens plikter ovenfor den som senere overtar rettighetene til oppfinnelsen (sak 19-179856TVI-STRO). Geir Meyer hadde vært utleid til firmaet Augmenti AS, og hadde arbeidet med utviklingen av ARBiN, et kikkertsikte med augmented reality-funksjonalitet for bruk i forsvaret. Hans oppgaver hadde blant annet bestått i å bistå med utarbeidelse av patentsøknad. Meyer sto som medoppfinner i patentsøknaden som ble innsendt. Augmenti og Meyer ble uenige om vederlaget for arbeidet han hadde gjort for selskapet. Som følge av denne uenigheten nektet Meyer å bidra til signering av dokumenter som var nødvendig for patentering i USA. Augmenti reiste sak med krav om at Meyer bidro til gjennomføringen av patentsøknadene. Sør-Trøndelag tingrett ga Augmenti medhold. Retten baserer seg på et nytt konsept i norsk patentrett, en «patentrettslig lojalitetsplikt», som innebar at en oppfinner som har overført retten til oppfinnelsen til andre, på grunn av formål- og systembetraktninger, blant annet vil ha plikt til å medvirke til å underskrive på dokumenter som kreves for patentering. Retten tar ikke stilling til rekkevidden for denne plikten for øvrig eller hvilke andre handlingsplikter som følger av den patentrettslige lojalitetsplikten. Etter min mening er det uheldig at det oppstilles en ny ulovfestet regel om patenthavers medvirkning til patentering, når det samme resultatet vil kunne oppnås ved en alminnelig avtalerettslig betraktning om konsekvensene av å overføre rettighetene til en oppfinnelse. En konsekvens av at avgjørelsen bygges på denne nye, ulovfestede forpliktelsen er at oppfinneren ikke kan holde tilbake sin ytelse dersom han ikke får betalt det avtalte vederlaget for overføringen av rettighetene. Dette er eksplisitt i dommen. Det synes ikke umiddelbart å være et rimelig resultat. Det kan godt tenkes at konklusjonen her er riktig, med ved å bygge på nye ulovfestede forpliktelser som tidligere er ukjent i norsk rett kompliseres et greit rettsforhold unødig mye. 

I en mer tradisjonell ugyldighets- og inngrepssak mellom STIM. og Biomar ble det avsagt dom den 21. februar i Oslo tingrett (sak 18-100119TVI-OTIR/05). Saken gjaldt STIM.s patent for en fremgangsmåte for tilsetting av salt i fôr og vann for å forberede fisk på overgangen til saltvann (smoltifisering), og for et produktpatent som gjaldt et fôr med samme formål. Dette er en prosess som i utgangspunktet skjer naturlig, og som er nødvendig for at fisken skal klare seg når man overfører dem fra ferskvann til saltvann. Det er ønskelig i industrien å kunne kontrollere og fremskynde denne prosessen. Tradisjonelt har dette blitt gjort ved å styre lysforholdene. I disse patentene endret man isteden hva fisken inntar, og lysstyring kunne brukes i tillegg eller sløyfes. Tingretten kom til at begge patentene var gyldige. Det var gjort inngrep i produktpatentet frem til Biomar endret sammensetningen av det slik at det ikke lenger falt inn under kravene. Det mest interessante i saken er drøftelsen av spørsmålet om det forelå middelbart patentinngrep i fremgangsmåtepatentet. Biomar hadde bare levert et fôr som var egnet til å brukes i den patenterte metoden. Imidlertid ville mange av Biomars kunder også tilsette salt i merdene, slik at å bruke fôret i kombinasjon med tilsetting av saltet ville utgjøre inngrep i patentet. Tilsettingen av saltet skjedde ikke med formål om å styre smoltifiseringsprosessen, men for å kontrollere ph-verdien i vannet. Biomar måtte vite at slikt salt ble tilsatt for å formulere sitt fôr, og retten la dette til grunn. Samtidig var det klart at Biomars fôr virket etter sin hensikt også uten tilsetting av dette saltet. Retten kom til at det ikke forelå et middelbart patentinngrep. Hensikten med salget av fôret var ikke å sette kjøperen i stand til å utnytte oppfinnelsen. Tilsetningen av saltet skjedde uavhengig av hvilket fôr som ble benyttet og hadde et annet formål enn å oppnå patentets løsning. Når fôret i tillegg fungerte etter sin hensikt uten tilsetning av saltet forelå det ikke et middelbart patentinngrep. Konklusjonen baserer seg på en vurdering av de subjektive intensjonene til den påståtte inngriperen. I et tilfelle hvor selger må vite med sikkerhet at alle patentets trekk vil oppfylles ved bruk av det man selger til det formålet det er ment for, gir dette etter min mening rom for omgåelse. Biomar ble dømt for brudd på markedsføringslovens § 25 for salget av fiskeforet i perioden etter at sammensetningen ble endret slik at det gikk klar av patentkravene. Ved å ikke opplyse om at sammensetningen var endret nøt Biomar forsatt godt av patentinngrepet også etter at det var avsluttet, og dette var i strid med god forretningsskikk.

Saken er anket.

Sunnmøre tingrett behandlet en annen sak om STIMs produktpatent, og dom ble avsagt 20. mai 2020 (sak 19-168541TVI-SUMO). I den saken gjaldt det krav om vederlag for oppfinnelse. Arthur Hilmar Lyngøy hadde utviklet fiskefôret SuperSmolt Feed only for STIM.. I tillegg til Lyngøy var to andre personer, eieren av STIM. og en chilensk ekspert på fiskehelse, oppgitt som oppfinner i patentsøknadene. Lyngøy fikk ikke vederlag for overføring av oppfinnerretten, og gikk etter mekling i arbeidstakeroppfinnelsesnemnda til sak for å bli oppført som eneste oppfinner av patentene, og for vederlag. Lyngøy hadde hatt den opprinnelige ideen til produktet. Etter en konkret vurdering kom retten til at Lyngøy var eneste oppfinner og at de andre hadde bidratt på andre måter som enten var ubetydelig eller ikke relevant for oppfinnelsen. Oppfinneren ble tilkjent vederlag ifølge arbeidsavtalen, som ga rett til et vederlag tilsvarende 3 % av årlig netto omsetning av produktet. Lyngøy ble totalt tilkjent 7 millioner kroner i vederlag. Retten uttaler at dette vederlaget var høyere enn det som ville kunne kreves etter arbeidstakeroppfinnelseslovens bestemmelser. Saken er gjennomgående konkret begrunnet, men interessant om rettspørsmål som det ellers ikke finnes så mye praksis om. 

Nøkk som venter på SuperSmolt Feed Only
(Theodor Kittelsen)

Borgarting lagmannsrett avsa i september en dom om Salgards patent* for et skjørt for beskyttelse mot lakselus i oppdrett (LB-2015-90322) Saken har fått en del oppmerksomhet på grunn av tingrettens drøftelse av hva det var sannsynlig at fagpersonen kunne få tilgang til. Dette er andre gang lagmannsretten behandler et spørsmål om dette patentets gyldighet. Denne gangen var temaet KFIRs vedtak om ugyldighet etter innsigelse. KFIR kom til at blant annet en utprøving på fiskemerder i friluft var nyhetshindrende. Lagmannsretten konkluderte med at den informasjonen som eventuelt var tilgjengelig, ikke ville ha satt fagpersonen i stand til å utlede alle oppfinnelsens trekk. Tingrettens konklusjon om at vedtaket var ugyldig ble opprettholdt, og saken er nå sendt tilbake til KFIR for ny avgjørelse. Også lagmannsretten foretar en vurdering av hva det er sannsynlig at utenforstående vil gjøre i relasjon til spørsmålet om hva som utgjør ett mothold. Selv om det var liten sannsynlighet for at noen kunne komme nær anlegget og observere en enkelthendelse, måtte dette likevel vurderes som allment tilgjengelig. Det var imidlertid ikke en gang en teoretisk mulighet for at noen ville oppholde seg og observere handlinger over mange timer, dager eller måneder, slik at det var hver enkelt situasjon som måtte vurderes som separate mothold, ikke utprøvingsaktivitetene som helhet.

Subsea Solutions AS og Subsea Smart Solutions gikk til sak mot Vetco Gray Scandinavia AS for inngrep i deres patent NO 332 486. Dom ble avsagt av Oslo tingrett den 8.10.2020 (sak nr. 18-094073TVI-OTIR/04). Patentet gjaldt en fremgangsmåte og anordning for tilføring av væske til oljebrønner i forbindelse med avleiringsbehandling og brønndreping. Patentets løsning gikk ut på å plassere en styrbar oppgraderingsmodul på toppen av et vertikalt ventiltre, som er plassert på toppen av et brønnhode på en oljebrønn.

Oppgraderingsmodulen inneholdt flere ventiler og en forbindelse til overflaten som modulen kunne styres gjennom. Væske kunne deretter pumpes ned i brønnen, for å stanse en brann eller avhjelpe problemer med avleiring. I konvensjonelle systemer inneholder ventiltreet et lokk, en ventiltrekappe, som kan fjernes for å gi tilgang til slike operasjoner. Oppfinnelsen gikk ut på å bruke flere ventiler, slik at man blant annet kunne koble av mekanismene for å pumpe væske ned i brønnen raskt, uten at alle ventilene måtte stenges.

Dommen har et komplekst og konkret faktum, og endte med at patentet ble opprettholdt som gyldig, og retten kom til at det var gjort inngrep i patentet. Vi vil her bare trekke frem to interessante vurderinger fra dommen: Tingretten gjorde en interessant vurdering av hva som skal til for at et mothold i nyhetsvurderingen kan suppleres av et annet.  Dommen inneholder også interessante uttalelser om ekvivalensvurderingen av kombinasjonsoppfinnelser. 

En av årets mest omtalte saker gjaldt Høyesteretts avgjørelse av en en tvist mellom Universitetet i Oslo og Roya Sabetrasekh i sak HR-2020-2017-A. Immaterialrettstrollet har tidligere omtalt saken her. Saken gjaldt rettigheter til en oppfinnelse Sabetrasekh hadde gjort mens hun var ansatt som stipendiat på odontologisk fakultet ved universitetet. Oppfinnelsen var senere patentert av det svenske selskapet Ascendia AB. Sabetrasekh saksøkte Universitetet i Oslo med krav om rimelig vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7. Det sentrale spørsmålet for Høyesterett var om rettigheten til oppfinnelsen var overdratt til universitetet. Sabetrasekh hadde ikke sendt melding om oppfinnelsen og arbeidsgiver hadde ikke gitt varsel om at man ønsket å overta rettigheter til oppfinnelsen jf. arbeidstakeroppfinnelsesloven §§ 5 og 6. Universitetet hadde heller ikke ervervet rettigheter på annet grunnlag. Sabetrasekh vant derfor ikke frem med sitt krav.

Fra EPO er en viktig sak behandlet av Enlarged Board of Appeal. G 3/19 (“Pepper” (paprika)). Avgjørelsen innebærer at planter og dyresorter som oppnås utelukkende gjennom biologiske prosesser (for eksempel gjennom krysspolinering) ikke lenger kan patenteres i Europa. Regelen som fulgte av avgjørelsene i G 2/12 (“Tomatoes II”) og G 2/13 (“Broccoli II”) er derfor ikke lenger gjeldende. Avgjørelsen får betydning for patentsøknader inngitt etter 1. juli 2017.

Ikke-patenterbare paprika

Bakgrunnen for avgjørelsen er at det ble gjort en endring i regel 28 EPC som innebar nettopp at planter eller dyresorter som oppnås utelukkende ved hjel av biologiske prosesser ikke skulle kunne patenteres. Endringer i EPC-regelverket (i motsetning til konvensjonen) gjøres administrativt. Endringen av regelverket var i motstrid med den fortolkningen av EPC artikkel 56 som ble lagt til grunn i nevnte Tomatoes II og Broccoli II avgjørelsene. TBA hadde dermed i en avgjørelse (sak T 1063/18) lagt til grunn at endringen i regelverket måtte vike for bestemmelsen i artikkel 56 riktig tolket.

Presidenten henviste problemstillingen til Enlarged Board of Appeal, også med henvisning til en utvikling i holdningen til dette spørsmålet i EU-systemet. I begrunnelsen for Enlarged Board of Appeals avgjørelse legges det vekt på denne utviklingen i holdningen til spørsmålet, og det argumenteres for at EPO skal anlegge en dynamisk tolkningsstil i tolkningen av konvensjonen. Avgjørelsen tar for seg en rekke viktige prosessuelle og administrative spørsmål som det ikke er plass til å behandle her, men som det har vært stor oppmerksomhet om, blant annet når det gjelder om Enlarged Board of Appeal kan omformulere spørsmål som er stilt det, vilkårene for at Enlarged Board kan behandle et spørsmål, og kompetansen til det administrative rådet i EPO.

Til slutt hadde det vært hyggelig å kunne si noe nytt om fremgangen i prosessen med opprettelsen av den enhetlige patentdomstolen UPC. Dessverre står det fremdeles nokså stille. Storbritannia har meldt seg ut av ordningen etter Brexit. Tysklands grunnlovsdomstol kom i juli 2020 til at ratifikasjonen var ugyldig. Prosessen med å ratifisere på nytt på gyldig måte er gjennomført, men det det er reist nye saker for grunnlovsdomstolen som fremdeles vil utgjøre et hinder for prosessen med å opprette domstolen.

Borgarting lagmannsretts avgjørelse i sak om Norcapes patent: ikke skjerpet beviskrav i saker om muntlige mothold

Borgarting lagmannsrett lener seg på swingballprinsippet i en ny avgjørelse om Norcape Biotechnology AS’ patent for et dyrefôr produsert av avfallsprodukter. Avgjørelsen i saken mellom Norcape og Staten v/ Klagenemnda for Industrielle Rettigheter (KFIR) inneholder også uttalelser om forholdet til EPOs praksis om beviskrav som kan få betydning for tvister hvor EPOs avgjørelser er sentrale rettskilder.

Sak LB-2018-72158-2 gjaldt Norcapes patent NO 320964. Dom ble avsagt 22.7.2019. Patentet beskyttet et hydrolisert marint proteinprodukt og et fôrprodukt omfattende dette, samt en fremgangsmåte for fremstillelse av produktet. Oppfinnelsen foredler avfallsprodukter som ellers ville blitt kastet slik at det blir egnet til bruk som fôr. Dette oppnås ved bruk av en kombinasjon av to rensemetoder. Slik oppnår man å skille ut proteinene man ønsker å bruke som fôr, samtidig som vond lukt og smak unngås.

KFIR hadde opphevet patentet etter begjæring om administrativ overprøving fra en tredjepart. Begjæringen begrunnet kravet med et mothold som ikke var behandlet tidligere i søknadsprosessen. Den 29. april 2004, en knapp måned før inngivelse av patentsøknaden, ble det holdt et foredrag på en konferanse arrangert av Union of Fishmeal and Fishoil Manufactures in The European Community. I foredraget var en prosess for rensing ved kombinasjon av ultrafiltrering og nanofiltrering nevnt. Imidlertid var ikke alle de spesifikke stoffene som skulle skilles ut av filtreringen nevnt i foredraget. KFIR mente at det på grunn av de uønskede stoffenes egenskaper var nærliggende å benytte nanofilter for å skille disse ut. KFIR kjente derfor patentet ugyldig som følge av manglende oppfinnelseshøyde.

Norcapes patenterte metode
Kilde: Patentstyret

Norcape brakte saken inn for Oslo tingrett, som var enige i KFIRs avgjørelse. For lagmannsretten var et viktig tema hvorvidt det gjaldt et skjerpet beviskrav for å bevise at en muntlig presentasjon har funnet sted og hvilket innhold denne hadde. EPO har i rekke avgjørelser gitt utrykk for at et slikt skjerpet beviskrav gjelder (se blant annet sak T 2003/08). Spørsmålet var om dette måtte legges til grunn også for den norske domstolens vurderinger. Domstolen avviste at det var tilfelle. For det første var det usikkert om uttalelsene fra EPO etablerte en generell bevisregel eller om avgjørelsene det ble vist til for å underbygge en høyere terskel bare var uttrykk for konkret bevisvurdering. For det andre gir EPC ingen plikt til å anvende samme bevisregler som EPO. Tingretten hadde derfor korrekt angitt alminnelig sannsynlighetsovervekt som terskel for vurderingen.

Lagmannsrettens tvil om man i EPO anvender en strengere bevisnorm for muntlige foredrag er ubegrunnet. I siste utgave av Case law of the Boards of Appeal, s. 82 flg, sies det klart at “the standard of proof for ascertaining the contents of an oral disclosure is high. What has been said, or to use the terms of Art. 54(2) EPC, what has been "made available to the public" has to be put beyond reasonable doubt.” Selv om det selvsagt gjøres en konkret bevisvurdering i hver enkelt sak er det ikke til å komme forbi at dette må forstås som en strengere standard enn den alminnelige “on the balance of probabilites“.

At et skjerpet beviskrav på bakgrunn av EPOs praksis må legges til grunn er et hyppig brukt argument i norske patentsaker. Praksis fra EPO blir i stadig større utstrekning brukt for å underbygge rettslige argumenter for norske domstoler. Avgjørelsen fra lagmannsretten kan bety at man i fremtiden bør unngå å argumentere for at EPOs bevisregler har betydning i norske saker, og heller vise til de konkrete omstendighetene som gir grunn til å kreve mer informasjon om omstendighetene rundt foredraget. Avgjørelsen kan også brukes som et argument mot relevansen av EPO-praksis i norske saker. En avgjørelse i en sak om nyhet eller oppfinnelseshøyde som avviser bruk av et mothold vil som følge av bevisreglene kunne skille seg så mye fra den norske saken at den blir mindre interessant som veiledning for dommeren.

I den konkrete saken synes dommeren å ha godtatt fremleggelse av en PowerPoint-presentasjon som tilstrekkelig for å klarlegge innholdet i foredraget. I EPO ville man antakelig ha krevd ytterligere dokumentasjon for å fastlegge om PowerPoint-presentasjonen ble brukt i den formen som ble fremlagt, at alle lysbilder ble brukt, og konteksten innholdet ble presentert i. Lagmannsretten synes å være fornøyd med fremleggelse av digital kopi datert noen dager før foredraget ble holdt. Uavhengig av terskelen for bevis man baserer seg på synes dette litt lettvint. Bevisførselen gjaldt forhold 15 år tilbake i tid. På den andre side synes samtidig bruk av ultrafiltrering og nanofiltrering å være hovedtemaet for foredraget. Det er mulig at dette var så sentralt at det ikke var grunn til å tvile på at dette ble formidlet i denne konkrete situasjonen.

Lagmannsretten drøfter så oppfinnelseshøyde. I den konkrete vurderingen av om oppfinnelseshøyde foreligger gjengir lagmannsretten bare KFIRs drøftelse. Lagmannsretten konstaterer at Swingball-prinsippet tilsier at man skal være tilbakeholden med å overprøve patentmyndighetenes konkrete vurderinger. Etter å ha tilbakevist enkelte innvendinger fra Norcapes side, ser retten ingen grunn til å sette til side KFIRs vurdering. KFIRs vedtak ble opprettholdt.

Det er uvanlig at domstolene i så stor grad lener seg på KFIRs vurderinger. Det er etter dette IP-trollets mening uheldig at lagmannsretten ikke foretar en konkret og fullstendig vurdering av oppfinnelseshøyde i saken. Selv om det i mange saker er grunn til å være tilbakeholden med å overprøve forvaltningens vurdering av patentsøknader, er det viktig at KFIRs vedtak blir underlagt en reell prøving av domstolene, og at dette kommer klart frem av domsgrunnene. Det er vanskelig å tenke seg at saken ikke er bedre opplyst etter to runder i retten enn tilfellet var når KFIR traff sitt vedtak. Også der retten er enig i KFIRs vurderinger bør det komme frem hvorfor og hvordan retten har gjennomført sin vurdering.

En av bidragsyterne til Immaterialrettstrollet, Julius Berg Kaasin, representerte Norcape i saken. Han har ikke bidratt til utformingen av dette innlegget.

EPOs president henviser spørsmål om patenterbarheten av produkter som er resultatet av tradisjonelle fremgangsmåter for fremstilling av planter til behandling i EPOs utvidede appellkammer i sak G 3/19

EPOs president henviste 8.4.19 to spørsmål om patenterbarheten av produkter som er resultatet av eller som er definert av tradisjonelle fremgangsmåter for fremstilling av planter, dvs. gjennom normal foredling og formering til behandling i EPOs utvidede appellkammer. Bakgrunnen for henvisningen er et av EPOs tekniske appellkamres avgjørelse i T 1063/18 SYNGENTA/Extreme dark green, blocky peppers, hvor det legges til grunn at EPC regel 28 andre ledd, som forbyr patentering av «plants or animals exclusively obtained by means of an essentially biological process», er i strid med EPC artikkel 53 bokstav b. Saken reiser interessante spørsmål både om de materielle reglene om patentering av produkter som er resultatet av foredling, EPOs administrative råds kompetanse til å utfylle EPC gjennom forskriftene og forholdet mellom EPO og EU.

Duften av grønn papaya paprika om morgenen
Foto: Pixabay

Den Europeiske patentkonvensjonen (EPC) artikkel 53 bokstav b slår fast at «Euro­pean patents shall not be granted in respect of … plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals». Tilsvarende unntak er senere også direktivfestet i bioteknologidirektivet artikkel 4 nr. 1 bokstav a. Det samme kommer også til uttrykk i patentloven § 1 fjerde ledd første punktum, som angir at «patent [ikke meddeles] på vesentlig biologiske fremgangsmåter for fremstilling av planter eller dyr».

EPOs utvidede appellkammer slo i G 2/07 (Brokkoli I) og G 1/08 (Tomater I) fast at EPC artikkel 53 bokstav b innebar at tradisjonelle fremgangsmåter for fremstilling av planter, dvs. gjennom normal foredling og formering, var utelukket fra patenterbarhet som vesentlig biologiske fremgangsmåter for fremstilling av planter. Dette forbudet ble nylig behandlet av et av EPOs appellkamre i T 2435/13 SYNGENTA/Clubroot resistant plants (omtalt av IP-trollet her). 

G 2/12 (Tomater II) og G 2/13 (Brokkoli II): Forbudet i EPC artikkel 52 b) gjelder ikke for produkter´

I G 2/12 (Tomater II) og G 2/13 (Brokkoli II) (omtalt av IP-trollet her) la det utvidede appellkammeret derimot til grunn at EPC artikkel 53 bokstav b ikke utelukker at produkter som er resultatet av eller som er definert av en slik fremgangsmåte fra patentering. Det utvidede appellkammeret tok utgangspunkt i ordlyden i artikkel 53 bokstav b og konstaterte at denne både kunne gi støtte for en snever forståelse, hvor unntaket var begrenset til fremgangsmåter, og en videre forståelse som også omfattet produkter som var resultatet av utøvelsen av slike fremgangsmåter. På samme måte var formålene bak rekken av unntak i artikkel 53 såpass forskjelligartede at det ikke var mulig å utlede noe bestemt om formålet med unntaket for vesentlig biologiske fremgangsmåter i artikkel 53 b).

En systemisk tolkning, hvor unntaket ble tolket i sammenheng med unntaket for plantesorter i artikkel 53 b) tilsa derimot at det ikke var grunnlag for å forstå unntaket for vesentlig biologiske fremgangsmåter til å gå lenger enn til fremgangsmåter. Heller ikke bioteknologidirektivet artikkel 4 (1)(b), som er formulert på tilsvarende måte som artikkel 53 b), eller forarbeidene til EPC ga støtte for en utvidende tolkning av unntaket for vesentlig biologiske fremgangsmåter

I samsvar med G 3/98 åpnet det utvidede appellkammeret riktignok for en form for dynamisk tolkning, hvor man kunne ta hensyn til omstendigheter som har oppstått etter at konvensjonen ble vedtatt og som kan gjøre at ordlyden i en vedtatt bestemmelse kommer i konflikt med det traktatkonsipistene har intendert. Det var ganske klart at man gjennom artikkel 53 b) hadde som intensjon å utelukke vesentlig biologiske fremgangsmåter fra patenterbarhet. Selv om det hadde vært en stor utvikling innen planteforedling siden vedtakelsen av EPC i 1973, hadde man imidlertid ikke endret artikkel 53 ved revisjonen av EPC i år 2000. En dynamisk tolkning av artikkel 53 b) kunne derfor ikke endre det faktum at bestemmelsen måtte anses å være begrenset til vesentlig biologiske fremgangsmåter.

Det var i denne sammenhengen uten betydning at beskyttelsesomfanget av slike produktpatenter også ville omfatte fremgangsmåter for fremstilling av slike planter som var utelukket etter EPC artikkel 53 bokstav b.

EU-kommisjonens notat og EPOs administrative råds endring av EPC regel 28

Foto: Softeis - CC BY-SA 3.0

I etterkant av avgjørelsen ba Euro­pa­parla­mentet EU-kommi­sjo­nen om å vurdere rekke­vidden av bioteknologidirektivet (direktiv 98/44/EF) artikkel 4 nr. 1 bokstav a. Bestem­melsen er formu­lert på til­svarende måte som EPC artikkel 53 bokstav b. Kommisjonen la i 2016 frem et notat som la til grunn at artikkel 4 nr. 1 bokstav a ikke bare utelukket vesentlig biologiske fremgangsmåter fra patentering, men også produkter som er resultatet av utøvelsen av eller er definert av slike fremgangsmåter.

Som en følge av notatet endret EPOs administrative råd EPC regel 28 og ga den følgende nye andre ledd: 

«Under Article 53(b), European patents shall not be granted in respect of plants or animals exclusively obtained by means of an essentially biological process.»

Bestemmelsen innebærer etter sin ordlyd en tilsidesettelse av det utvidede appellkammerets avgjørelse i G 2/12 (Tomater II) og G 2/13 (Brokkoli II), slik at ikke bare tradisjonelle fremgangsmåter for fremstilling av planter gjennom normal foredling og formering er unntatt fra patenterbarhet, men også produkter som er resultatet av utøvelsen av eller er definert av slike fremgangsmåter.

T 1063/18 SYNGENTA: EPC regel 28 er i strid med EPC artikkel 53 b)

Med det skulle man tro spørsmålet var avgjort. Saken tok imidlertid en ny vending da et av EPOs appellkamre avsa sin avgjørelse i T 1063/18 SYNGENTA/Extreme dark green, blocky peppers (som ble offentliggjort 5.2.19). Appellkammeret legger her til grunn at EPC regel 28 må anses å være i strid med EPC artikkel 53 bokstav b slik denne var tolket av EPOs utvidede appellkammer i G 2/12 (Tomater II) og G 2/13 (Brokkoli II).

Dette begrunnes i avgjørelser fra EPOs utvidede appellkammer de facto er bindende for EPOs appellkamre etter EPC (selv om bindingen etter artikkel 112 tredje ledd gjelder bare i den enkelte sak). EPOs administrative råd har på sin side kompetanse til å endre forskriftene til EPC etter EPC artikkel 33 første ledd bokstav c, også hva angår materielle spørsmål. Det følger imidlertid av EPC artikkel 164 andre ledd at konvensjonen går foran forskriftene i tilfelle konflikt. Fra dette utleder appellkammeret at EPOs administrative råd bare har kompetanse til å utfylle EPC gjennom i den grad denne utfyllingen ikke strider mot EPC slik konvensjonen er tolket av det utvidede appellkammeret.

G 3/19 – henvisningen til EPOs utvidede appellkammer 

Foto: Pixaby

Ikke uventet var EPOs administrative råd og EPOs presi­dent ikke helt enige i den forståelsen av EPC artikkel 164 andre ledd som appellkammeret hadde lagt til grunn i SYNGENTA. I en meddelelse av 29. mars ble det derfor gitt uttrykk for at saken ville bli henvist til behandling i EPOs utvidede appellkammer. Den 8. april ble henvisningen og begrunnelsen for denne offentliggjort og saken gitt nummer G 3/19. EPOs president stilte her to spørsmål til det utvidede appellkammeret:

1. Having regard to Article 164(2) EPC, can the meaning and scope of Article 53 EPC be clarified in the Implementing Regulations to the EPC without this clarification being a priori limited by the interpretation of said Article given in an earlier decision of the Boards of Appeal or the Enlarged Board of Appeal?
2. If the answer to question 1 is yes, is the exclusion from patentability of plants and animals exclusively obtained by means of an essentially biological process pursuant to Rule 28(2) EPC in conformity with Article 53(b) EPC which neither explicitly excludes nor explicitly allows said subject-matter?

Forutsetningen for at det utvidede appellkammeret kan behandle et rettslig spørsmål henvist fra EPOs president er at «two Boards of Appeal have given different decisions on that question», jf. EPC artikkel 112 første ledd bokstav b. Hva angikk spørsmål 1 om EPOs administrative råds kompetanse til å endre forskriftene til EPC, la EPOs president til grunn at det måtte anses å foreligge slike forskjellige avgjørelser: I T 39/93 ALLIED COLLOIDS/Polymer powders, som appellkammeret i SYNGENTA støtter seg på, ble det lagt til grunn at EPOs administrative råd ikke har kompetanse til å utfylle EPC gjennom i den grad denne utfyllingen strider mot EPC slik konvensjonen er tolket av det utvidede appellkammeret. 

Denne tilnærmingen står i motstrid med flere avgjørelser som legger til grunn at EPOs administrative råds kompetanse til å utfylle reglene i EPC gjennom for­skrift­ene ikke er begrenset av tidligere tolkninger av EPC fra det utvidede appellkammeret, deriblant T 315/03 HARVARD/Oncomouse II, T 272/95 HOWARD FLOREY/Admissibility of joint opposition or joint appeal, T 666/06 UNIVERSITY OF UTAH/Mutation og T 1213/05 UNIVERSITY OF UTAH/Breast and ovarian cancer. Det samme ga det utvidede appellkammeret uttrykk for i  G 2/07 (Brokkoli I).

Spørsmål 2 må tas til behandling på samme grunnlag, da spørsmålene må anses å ha direkte tilknytning til hverandre. Subsidiært anføres det at spørsmål 2 må tas til behandling som følge av en analogisk anvendelse av EPC artikkel 112 første ledd bokstav b. Dette begrunnes i at avgjørelsen i SYNGENTA rent faktisk er sammenlignbar med en situasjon hvor to appellkamre har avsagt motstridende avgjørelser.

Hva angår de materielle spørsmålene er det ikke overraskende at EPOs president mener at spørsmål 1 bør besvares med at EPOs administrative råds kompetanse til å utfylle EPC gjennom forskriftene ikke er begrenset av tidligere avgjørelser fra EPOs utvidede appellkammer.

Det er heller ikke overraskende at EPOs president mener at artikkel 53 gir grunnlag for den utfylling som er gjort gjennom EPC regel 28 andre ledd. Det anføres her prinsipalt at artikkel 53 bokstav b er formulert såpass åpent at den åpner for slik utfylling som er gjort gjennom EPC regel 28 andre ledd. Subsidiært anføres det at EPC artikkel 53 bokstav b i seg selv må tolkes slik at den utelukker patentering av produkter som er resultatet av tradisjonelle fremgangsmåter for fremstilling av planter. Atter subsidiært anføres det at det var traktatpartenes intensjon at EPC artikkel 53 bokstav b skal tolkes i samsvar med bioteknologidirektivet.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Saken det utvidede appellkammeret skal behandle i G 3/19 er et realt kinderegg av rettslige problemstillinger. For det første reiser den spørsmål i hvilken grad det utvidede appellkammeret i det hele tatt er kompetent til å behandle saken. Det er åpenbart at det for spørsmål 1 foreligger motstridende avgjørelser fra EPOs appellkamre etter EPC artikkel 112 første ledd bokstav b. 

For spørsmål 2 er situasjonen litt mer sammensatt. Samtidig som det er en klar sammenheng mellom spørsmålene, er det hevet over tvil at det ikke finnes motstridende avgjørelser knyttet til spørsmål 2. Dette forklarer muligens den subsidiære anførselen om analogisk tolkning av EPC artikkel 112 første ledd bokstav b. Det utvidede appellkammeret har riktignok vært tilbakeholden med å trekke adgangen til henvisning til det utvidede appellkammeret etter artikkel 112 for langt (se for eksempel G 3/08 Programs for computers).

Et produkt som definitivt ikke er resultatet av en
vesentlig biologisk fremgangsmåte

Foto: Tiia Monto - CC BY-SA 4.0

Om man i så fall bekrefter at EPOs administrative råd har kompetanse til å endre EPC regel 28 uavhengig av avgjørelsene i Brokkoli/Tomater II samtidig som man unnlater å ta stilling til spørsmål 2, vil det innebære at det tekniske appellkammeret må ta stilling til om endringen ligger innenfor EPC artikkel 53 bokstav b.

For det andre reiser saken spørsmål om forholdet mellom EPOs administrative råd og dets forhold til EPOs utvidede appellkammer. Spørsmålet går til kjernen av det utvidede appellkammerets stilling som en form for prejudikatsdomstol og EPOs administrative råds komptetanse til å utfylle bestemmelsene i konvensjonen gjennom forskriftene.

Det utvidede appellkammeret er imidlertid ikke en prejudikatsdsomstol slik vi kjenner disse fra nasjonal rett. Avgjørelser fra det utvidede appellkammeret er riktignok de facto bindende for appellkamrene. Spørsmålet er om disse også begrenser rådets «lovgivningskompetanse» gjennom forskriftene 

For det tredje relaterer saken til det materielle spørsmålet om rekkevidden av unntaket for patentering av vesentlig biologiske fremgangsmåter for fremstilling av planter eller dyr. For det utvidede appellkammeret er spørsmålet begrenset til hvorvidt EPC 53 bokstav b åpner for utfyllingen EPOs administrative råd har gjort gjennom endringen av EPC regel 28, hvor produkter som er resultatet av en vesentlig biologisk fremgangsmåte er unntatt fra patenterbarhet.

Av presidentens anførsler er nok den prinsipale anførselen om at artikkel 53 bokstav b er såpass åpent formulert at den åpner for slik utfylling den desidert sterkeste. Det utvidede appellkammeret legger i G 2/12 (Tomater II) og G 2/13 (Brokkoli II) til grunn at det etter ordlyden i og formålet bak artikkel 53 bokstav b er åpent om dette også omfatter produkter. Dette taler for at bestemmelsen åpner for slik utfylling.

Dersom den prinsipale anførselen ikke fører frem fremstår det som noe selvmotsigende at det utvidede appellkammeret deretter skal gi tilslutning til den subsidiære anførselen. Denne innebærer ikke bare at EPC artikkel 53 bokstav b må tolkes slik at den åpner for utfylling, men at den i seg selv utelukker patentering av produkter som er resultatet av tradisjonelle fremgangsmåter for fremstilling av planter. EPOs president ber her i praksis det utvidede appellkammeret i G 3/19 om å komme til motsatt resultat av i G 2/12 (Tomater II) og G 2/13 (Brokkoli II) basert på de samme rettskildene.

Den atter subsidiære anførselen er interessant fordi den direkte berører forholdet mellom EPO og EU. EPO er ikke bundet av bioteknologidirektivet, da EPO hverken er medlem av EU eller en del av EU-systemet. Flere bestemmelser i forskriftene til EPC ble imidlertid endret som en følge av vedtakelsen av bioteknologidirektivet. Direktivet skal etter EPC regel 26 nr. 1 også fungere som et supplerende tolkningsmiddel ved tolkning av EPC. EPOs appellkamre følger også avgjørelser fra EU-domstolen om tolkning av direktivet (se T 2221/10 TECHNION/Culturing stem cells og T 1441/13 ASTERIAS/Embryonic stem cells, disclaimer).

Den institusjonelle sammenhengen mellom EU og EPO tilsier at EU bør ha det siste ordet i tolkningen av patentspørsmål som er regulert i EU-retten. Dette følger også indirekte av endringene i forskriftene til EPC for å bringen disse i samsvar med bioteknologidirektivet og bestemmelsen om at direktivet skal fungere som et supplerende tolkningsmiddel for tolkning av EPC. 

Det er nok også ganske klart at det var traktatpartenes intensjon at EPC artikkel 53 bokstav b skulle tolkes i samsvar med bioteknologidirektivet slik EPOs president anfører. Spørsmålet er imidlertid om det er tilstrekkelig at en slik tolkning av bioteknologidirektivet har kommet til uttrykk i et notat fra Kommisjonen. I mangel av en avgjørelse fra EU-domstolen kan det godt være at det utvidede appellkammeret vil fastholde sin tolkning av bioteknologidirektivet fra G 2/12 (Tomater II) og G 2/13 (Brokkoli II), hvor man kom til at bioteknologidirektivet artikkel 4 (1)(b) ikke ga støtte for en utvidende tolkning av artikkel 4 (1)(b).

En endring av rettstilstanden vil i så fall forutsette en avgjørelse fra EU-domstolen eller en endring av bioteknologidirektivet hvor det klarere slås fast at også produkter som er resultatet av eller som er definert av tradisjonelle fremgangsmåter for fremstilling av planter, er unntatt fra patentering.