Kjennetegnsrettsåret 2020

Som vanlig presenterer Immaterialrettstrollet oppsummeringer med de viktigste hendelsene fra året som gikk innenfor de fremste immaterialrettsjangrene (opphavsrett, patentrett, designrett, kjennetegnsrett og markedsføringsrett). I disse årsoppsummeringene vil de ulike immaterialrettstrollene gjøre et selektivt tilbakeblikk på de viktigste endringene på lovgivningssiden, og de viktigste sakene fra norsk og internasjonal rettspraksis. Vi mottar som vanlig gjerne tips til hvordan gjøre spalten bedre: iptrollet@gmail.com.

Først ut er oppsummeringen av kjennetegnsrettsåret 2020 av Morten Smedal Nadheim og Julius Berg Kaasin

*****

Om 2020 var et (IP-)troll...
Theodor Kittelsen © I det fri. (snl.no/CC BY NC 3.0)

Julius: Det er vel for sent å spørre om du spiser ribbe eller pinnekjøtt på julaften, Morten?

Morten: Det er aldri for sent, jeg spiser alltid pinnekjøtt, og dette er jo dessuten en perfekt intro til oppsummeringen av kjennetegnsrettsåret 2020!

Julius: Ja, matvanene til den norske omsetningskretsen på julaften er neppe noen stor nyhet, men innenfor kjennetegnsretten derimot har det vært ekstremt mange nyheter og saker i 2020, både fra lovgiver og fra rettspraksis. La oss tradisjon tro starte med hva lovgiver har gjort:

Norsk lovgivning

Det er vedtatt endringer i varemerkeloven for å gjennomføre det nye varemerkedirektivet (2015/2436). Reglene er imidlertid ikke trådt i kraft, men et godt og ubekreftet rykte trekker i retning av at ikrafttredelse finner sted i løpet av sommeren 2021.

Direktivet er tolket dit hen at det krever adgang til særskilt pantsettelse av nasjonale registrerte varemerkerettigheter og søknader, samt at disse også skal kunne være gjenstand for utleggspant. Selv om direktivet ikke krever dette, fant lovgiver også det hensiktsmessig med tilsvarende kollisjonsregler som det vi i dag finner i patentloven § 44a. Rettsvirkningen av kollisjonsregelen er at uregistrerte overdragelser, lisensavtaler og panterettigheter ikke må respekteres av enkeltforfølgende kreditorer eller konkursbo, og heller ikke av etterfølgende avtaleerververe som hadde en godtakende grunn til ikke å vite om den eldre rettsstiftelsen. Dersom en lisenstaker ikke registrerer lisensavtalen sin og lisensgiver går konkurs, trenger altså ikke konkursboet å respektere lisensavtalen og varemerkerettigheten kan videreoverdras uten at lisensen følger med, selv om det rent faktisk ikke er tvil om at avtalen var inngått.

Merker som kun nyter vern gjennom innarbeidelse, kan fortsatt ikke pantsettes særskilt, og kollisjonsregelen regulerer ikke rettighetskollisjoner i denne type merker.

Lovendringen innebærer også at kravet i varemerkeloven § 14 (1), om at et merke må kunne gjengis grafisk for å kunne registreres, endres til at merket må kunne «gjengis i varemerkeregisteret på en slik måte at myndighetene og allmennheten klart og tydelig kan avgjøre gjenstanden for den beskyttelse merkehaveren gis». I tillegg vil Kongen komme med en forskrift om at søknader om varemerkeregistrering av et tegn i sort-hvitt som er innlevert etter at endringene trer i kraft, ikke automatisk gir vern for alle fargekombinasjoner, jf. den nye lovens del VIII nr. 2.

Immaterialrettstrollet har tidligere omtalt endringene her og her.

Julius: Mange tilsynelatende spennende endringer her Morten, men hvilke av disse tror du vil få størst praktisk betydning?

Morten: Ikke godt å si, men antageligvis reglene om registrering som rettsvernsakt. Men hvilken sak fra rettspraksis tror du vi vil huske best fra 2020?

Julius: Det må nok være iPhone-saken fra Høyesterett:

Norsk praksis

Apples eplelogo (norsk varemerkereg.nr.: 217659).
Kilde: Patentstyret 

Forholdet i iPhone-saken (HR-2020-1142-A) var at en mobilreparatør hadde importert skjermkomponenter til Apples iPhone 6/6S fra Kina som var påført Apples eplelogo. Selv om varemerkene var tusjet over kom en enstemmig Høyesterett - i likhet med lagmannsretten (men i motsetning til tingretten) – til at det forelå varemerkerettslig relevant bruk etter varemerkeloven § 4 (1) jf. (3), og at importen av skjermene derfor utgjorde inngrep i Apples varemerke etter § 4 (1) bokstav a). Avgjørelsen må nok sies å styrke varemerkeinnehavers vern etter norsk rett, men har også vært omdiskutert. IP-trollet har tidligere omtalt avgjørelsen både IP-trollet og i Huldrapodden episode 2.

Borgarting lagmannsrett har hatt et aktivt år på kjennetegnsrettsfronten, og avgjort blant annet saken om Fjällrävens varemerke G-1000. Denne saken gjaldt bruksplikt og spørsmålet var om ordmerket G-1000 var brukt for klær, fottøy og hodeplagg i klasse 25 innenfor brukspliktsperioden. Hvis ikke, måtte varemerkeregistreringen slettes for disse varene. Det var på det rene at merket G-1000 var å finne på de aktuelle varene innenfor brukspliktsperioden. Både Patentstyret, Klagenemnda, Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett fant imidlertid at merket ikke var brukt i markedsføringen som et varemerke som skal garantere for varenes opprinnelse, men bare som en indikasjon på hvilket stoff varene var laget av.

Det ble særlig vist til at G-1000 ble kalt merkehavers «hjørnestensmateriale» og som en angivelse av stofftypen varene var laget av i markedsføringen og på deres hjemmeside. Også på etiketten på varene som bar merket, ble G-1000 brukt som en angivelse av stofftypen varen var laget av. Når merket i markedsføringen kun var brukt som en angivelse av en bestanddel – og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse – var ikke merket brukt på en slik måte at bruksplikten var oppfylt. Lagmannsrettens avgjørelse ble anket til Høyesterett, men ankeutvalget fant at anken ikke skulle bli fremmet for Høyesterett.

Morten: Jeg har jo tidligere gitt uttrykk for at effekten av markedsføringen burde blitt underlagt en mer inngående vurdering. Det avgjørende for om bruksplikten kan anses oppfylt, er nok om omsetningskretsen oppfatter merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse når de møter merket påtrykket de aktuelle varene i omsetningssituasjonen, og ikke hvordan forvaltningen og dommere forstår merket etter en gjennomgang av markedsføringsmateriale. Det er imidlertid ikke gitt at en slik vurdering ville ledet til et annet resultat, spesielt sett hen til at merket også ble brukt som en benevnelse på en stofftype på etiketten til enkelte av varene.

Ikonet benyttet av Apple for
Sherlock-programmet
(vintagemacmuseum.com)

En annen sak fra Borgarting lagmannsrett var avgjørelsen i Sherlock-saken (LB-2019-79865). Saksforholdet var at det var levert inn krav om administrativ overprøving av Apples varemerke SHERLOCK, registrert i klasse 9 for software/EDB-programvare, med krav om at merket måtte slettes som følge av manglende bruk etter varemerkeloven § 37. Selv om det forekom en viss bruk av merket i brukspliktperioden (2012-2017), i form av nedlastinger og omsetning av Apple-datamaskiner (med Sherlock-programmet installert) i bruktmarkedet, kvalifiserte dette etter lagmannsretten syn ikke til «reell bruk», og vilkårene for å slette merket var dermed oppfylt. Lagmannsretten opprettholdt dermed tingrettens konklusjon. Lagmannsrettens avgjørelse er nå rettskraftig og er også tidligere omtalt på IP-trollet.

Morten: Er det noe prinsipielt å hente fra denne avgjørelsen, Julius?

Julius: Ja, det er det forså vidt, den viser at selv om kravet til «reell bruk» må settes lavt vil ikke enhver kommersiell bruk være tilstrekkelig.

Enda en sak fra Borgarting som også gjaldt bruksplikt finner vi i lagmannsrettens avgjørelse vedrørende varemerket SVANE. Varemerket var registrert for en rekke varer i klasse 20, herunder for soveromsmøbler og for «møbler». Lagmannsretten kom til at merket ikke var dokumentert brukt for andre varer enn typiske soveromsmøbler, og at dette ikke var nok til å oppfylle bruksplikten for kategorien «møbler» generelt. Avgjørelsen er nå rettskraftig, og tidligere omtalt her.

I Gyro-saken var spørsmålet for Borgarting lagmannsrett i LB-2019-27424 om varemerket GYRO var beskrivende for downlights som var vipp- og vendbare i alle retninger. Betegnelsen «gyro» brukes som forkortelse for et retningsstabiliserende instrument med et svinghjul. Lagmannsretten kom etter en nærmere gjennomgang av de retts- og bevisspørsmål saken reiste til at merket ikke var beskrivende, og derfor var gyldig registrert

Morten: Det som er dumt med pinnekjøtt da Julius, det er at ovnen ser helt forferdelig ut etter at du har gitt pinnekjøttet en rolig runde på grillfunksjonen 20 min før servering. Hva bruker du når du rengjøreovnen din?

Julius: Da kan man for eksempel bruke Lilleborg sitt produkt JIF, eller var det CIF, Morten?

Morten: Ikke godt å si Julius, men Oslo tingrett ville neppe vært i tvil.

I den såkalte JIF/CIF-saken kom tingretten kom til at det var sannsynliggjort at Lilleborg (en del av Orkla-konsernet) sin JIF-logo fra 1995 var innarbeidet på søknadstidspunktet for Unilevers CIF-figurmerke i 2002, og at det forelå forvekslingsfare mellom disse merkene, samt ordmerkene JIF og CIF. Tingrettens avgjørelse er ikke offentlig, men etter det som er gjengitt offentlig reiser saken også spørsmål om samtykke, avtaletolkning, passivitet, på bakgrunn av tidligere samarbeidsavtaler mellom partene. Partene hadde hatt et langvarig samarbeid fra 1930-tallet og helt frem til 2014, men de inngåtte samarbeidsavtalene kunne ikke tolkes slik at Lilleborg hadde gitt avkall på varemerkeretten til JIF-varemerkene, eller at disse rettighetene var bortfalt som følge av passivitet.

Snake Oil i front. Bildet er hentet her
og er tatt av Caprino Studios.

Morten: På julaften er jo Flåklypa en favoritt der Il Tempo Gigantene slår Blodstrupmoen og selskapet Snake Oil ned i støvlene, men det er vel et annet oljeselskap som også har gått på tap i året som gikk?

Julius: Det stemmer, oljeselskapet ConocoPhillips gikk på et tap i Oslo tingrett.

Spørsmålet i saken var om varemerket CONOCOPHILLIPS, til oljeselskapet med samme navn, kunne registreres for blant annet petroleumsrelaterte varer og tjenester, eller om merket var forvekselbart med de eldre kombinerte merkene til PHILIPS. Både Patentstyret, Klagenemnda og tingretten kom til at det forelå tilstrekkelig vare- og tjenesteslagslikhet og merkelikhet til at det i utgangspunktet forelå forvekslingsfare.

Selskapet ConocoPhillips er imidlertid et stort og godt kjent oljeselskap og det ble anført at dette innebar at omsetningskretsen ikke ville tro at det forelå en kommersiell forbindelse mellom Philips og ConocoPhillips. Tingretten var i utgangspunktet enig i det, og skrev at risikoen for forvekslingsfare må antas betraktelig redusert hvis det yngre merkets berømmelse var relevant i vurderingen av forvekslingsfaren.

Til støtte for at ConocoPhillips berømmelse kunne vektlegges, ble det vist til HR-2008-1686-A, Søtt + Salt, der førstvoterende som representerte flertallet, la vekt på at et merkeelement i det yngre merket var meget godt innarbeidet, og dette ble vektlagt i vurderingen av forvekslingsfaren. Også i teorien finner man til en viss grad noe støtte for at det yngre merkets berømmelse er relevant for denne vurderingen, se Lassen/Stenvik side 322 med videre henvisninger. Videre ble det vist til enkelte saker fra EU-retten der det tilsynelatende ble lagt vekt på det yngre merkets berømmelse, sml. blant annet T-554/14 Massi vs. Messi fra 2018. Tingretten kom til at disse sakene drøftet et annet vurderingstema, nemlig «konseptuell eller begrepsmessig kjennetegnslikhet», og dette var visstnok noe annet enn den vurderingen retten stod overfor i nærværende sak. Videre viste tingretten til en rekke avgjørelser fra EU-retten der det eksplisitt fremgår at det yngre merkets berømmelse ikke er relevant i vurderingen av forvekslingsfare, blant annet T-389/15 Joy vs Joy-Sportswear. Her skrev EU-retten følgende:

«As stated in the Court’s case-law, the highly distinctive character of a sign is relevant only in respect of the earlier mark and not the later mark», jf. avsnitt 95 med videre henvisninger.

Retten kom videre til at uttalelsene fra Høyesterett i HR-2008-1686-A og fra teorien, ikke innebar at norsk rett på dette punktet hadde et annet innhold enn det som følger av praksis fra EU.

Når det yngre merkets berømmelse ikke kunne vektlegges, var tingretten enig med Klagenemnda så vel som Patentstyret i at det forelå forvekslingsfare i varemerkelovens forstand. 

Morten: Dette trollet bemerker at EU-domstolens veier tidvis er uransakelige, og det yngre merkets berømmelse er bare irrelevant i vurderingen av forvekslingsfare til vi får en avgjørelse derfra som sier noe annet. Noen vil hevde at det allerede finnes praksis fra EU som går i motsatt retning og, og at T-554/14 Massi vs Messi nok har mer til felles med nærværende sak enn det tingretten la til grunn. De samme vil nok også ha det til at EU-domstolen i ankebehandlingen av Massi vs Messi kom til at det yngre merkets berømmelse var relevant i vurderingen av forvekslingsfare, se C-449/18 Massi vs Messi. Denne avgjørelsen er imidlertid bare kunngjort på spansk og fransk, og selv om Celine Dions album «Francais Complet» har gått på repeat siden avgjørelsen kom, er ikke fransken min tilstrekkelig god til at jeg forsøker meg på en analyse av denne avgjørelsen før den kommer på et språk jeg behersker bedre.

Julius: Den neste avgjørelsen derimot Morten, den er på norsk.

Morten: Det stemmer, og den gjelder omsetningskretsens forståelse av ordene Santa Cruz:

I oppsummeringen av fjoråret stod det skrevet at KFIRs avgjørelse i Santa Cruz-saken* var anket og at det bare var å glede seg til årets oppsummering. Ventetiden er over og tingretten har avgjort saken – og her kommer omtale i årsoppsummeringen.

1992-merket (Patentstyret)

Selskapet NHS har produsert og solgt rullebrett, surfebrett, snøbrett, sykler med tilhørende utstyr samt klær under varemerke Santa Cruz siden Dolly Parton fremførte sangen «I will always love you» offentlig for første gang (det vil si i 1973). NHS fikk registrert et merke i 1992 for blant annet flagg og bannere i klasse 16, klær i klasse 25 og rullebrett i klasse 28. I 2005 fikk NHS registrert et merke til for klær i klass 25, og videre i klasse 28 der det er registrert som «sportsartikler». Begge de kombinerte merkene ble registrert med unntaksanmerkning der det fremgikk at innehaveren ved registrering, ikke hadde oppnådd enerett til teksten i merket. I 2019 ble merkene opphevet etter krav om administrativ overprøving fra Sports Group Denmark AS. Spørsmålet Patentstyret, Klagenemnda og Oslo tingrett tok stilling til, var om merkene hadde tilstrekkelig særpreg på søknads- og registreringstidspunktene, og det ble tatt utgangspunkt i 1961-loven, jf. varemerkeloven § 83 tredje ledd. Både Patentstyret og Klagenemnda kom til at de to merkene var beskrivende siden merketeksten Santa Cruz ville bli oppfattet som en stedsangivelse.

NHS anførte at det måtte være rettsoppfatningen på søknadstidspunktet som måtte legges til grunn ved særpregsvurderingen. Både Patentstyret og Klagenemnda kom imidlertid til at den rettslige vurderingen måtte skje ut fra dagens rettsoppfatning. I vurderingen av om merketeksten var beskrivende fordi omsetningskretsen ville oppfatte merket som en stedsangivelse, viste nemnda følgelig til to-trinnsvurderingen fra blant annet HR-2016-2239-A ROUTE-66. To-trinnsvurdringen innebærer for det første en vurdering av om merkene var kjent for omsetningskretsen som en geografisk stedsanvendelse. Dersom så er tilfelle, må det vurderes om omsetningskretsen nå – eller i fremtiden – vil kunne forbinde egenskaper ved stedet med egenskaper til de aktuelle varene.

2005-merket (Patenstyret)

Klagenemnda fant det ikke tvilsomt at omsetningskretsen var kjent med Santa Cruz, som en angivelse av kystbyen Santa Cruz som ligger i California. Videre kom Klagenemnda til at Santa Cruz er en særlig kjent surfeby, med et eget surfemuseum, og at omsetningskretsen ville oppfatte at varene merkene var registrert for, hadde sin opprinnelse fra dette stedet, eller ved at varene er i en stil – eller at de er spesielt godt egnet for den typen aktivitet som stedet er kjent for – nemlig surfing.

Når merketeksten ble funnet beskrivende, ble det neste spørsmålet som måtte vurderes om merkets figurative utforming var egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra tekstemelentets meningsinnhold. Her har det utvilsomt vært en innstramming de siste årene, og Klagenemnda la som nevnt over, til grunn dagens rettsoppfatning også i denne vurderingen, og fant at merket sett under ett var beskrivende.

NHS hadde for Klagenemnda videre anført at merkene i alle tilfeller var innarbeidet på søknadstidspunktet, og at de hadde ervervet tilstrekkelig særpreg gjennom bruk. Klagenemnda kom til at det ikke kunne påberopes innarbeidelse for eldre merker med unntaksanmerkning. Dersom NHS ville påberope seg innarbeidelse, måtte de etter nemndas syn, søke merket registrert på nytt og i den forbindelse legge ved innarbeidelsesdokumentasjonen.

Da saken gikk for tingretten, ble det anført at det ikke var nødvendig å vurdere hvorvidt Santa Cruz var beskrivende eller ikke, ettersom NHS hadde akseptert unntaksanmerkningen på registreringstidspunktet. Retten var ikke enige i dette, og mente at NHS fortsatt kunne anføre at merkene ikke var beskrivende selv om de på registreringstidspunktet hadde samtykket til unntaksanmerkningen.

Før retten vurderte om Santa Cruz var et kjent sted for omsetningskretsen, ble det bemerket at denne vurderingen er utpreget skjønnsmessig, at vurderingen har et ikke ubetydelig preg av gjetting og at det er vanskelig for rettsanvenderen å frigjøre seg fra sitt eget subjektive utgangspunkt. Retten adresserte med andre ord «elefanten i rommet». 

Santa Cruz surf museum
Foto: Andrew J.Kurbiko

I den konkrete vurderingen fant retten at Klagenemnda hadde overvurdert omsetningskretsen og tillagt denne større detaljkunnskap om amerikansk geografi enn det var grunnlag for. Retten viste videre til at det er 12 byer eller steder i USA som heter Santa Cruz, og at en rekke steder i andre land bærer samme navn. Dette fordi Santa Cruz betyr hellig kors som betegner korset som Jesus ble korsfestet på. Det ble også påpekt at Santa Cruz i California ikke er et berømt eller et spesielt kjent sted i Norge, men at det snarere tvert imot er snakk om en liten kystby med færre innbyggere enn Drammen. Videre var det heller ingen grunn til å tro at omsetningskretsen i Norge har særlig innsikt i bølgesurfing og steder som forbindes med dette. Retten påpekte også at det bare var 2005-merket som hadde en varefortegnelse som omfattet surfebrett ettersom merket var registrert for «sportsartikler» i klasse 28. Også for denne type varer var forbindelsen mellom varene og byen Santa Cruz i California for svak til at den kunne begrunne registreringsnektelse. Når det gjelder varene 1992-merket var registrert for, kunne ikke retten se at Klagenemnda hadde etablert noen konkret forbindelse mellom disse varene og stedet Santa Cruz i California.

Når merketeksten ikke ble funnet beskrivende for de aktuelle varene, kom retten til at de to kombinerte merkene var registrerbare i henholdsvis 1992 og i 2005. Det var følgelig ikke nødvendig å vurdere innarbeidelsesdokumentasjonen eller om den figurative utformingen i seg selv tilførte det nødvendige særpreg.

Rettsvirkningen av at Klagenemndas vedtak ble kjent ugyldige, var at varemerkeregistreringene ble opprettholdt med unntaksanmerkninger som retten mente det ikke var grunnlag for. Staten har anket saken, så da er det igjen bare å glede seg til neste års oppsummering!

I Axactor-saken (20-025915TVI-OTIR/04) var spørsmålet for Oslo tingrett om tre varemerkeregistreringer tilhørende Axactor var forvekselbare med tre eldre varemerkeregistreringer knyttet til betegnelsen «axa» tilhørende AXA INVESTMENT. Tingretten mente det ikke forelå forvekslingsfare mellom merkene, og opphevet KFIRs kjennelser. En spesiell omstendighet i saken var at i etterkant av KFIRs avgjørelse hadde innsiger AXA Investment kommet til enighet med Axactor og trukket innsigelsen mot Axactor-varemerkene. Tingretten konkluderte imidlertid med at dette ikke var til hinder for å prøve om KFIRs vedtak var gyldig.

Julius: Du så på Flåklypa Morten, men jeg måtte se på Askepott, og det leder oss over til Oslo tingretts sak om varemerket CINDERELLA.

Morten: Helt riktig Julius, dette er en avgjørelse det lukter svidd av. 

For i denne saken hadde Patentstyret registrert merket CINDI for blant annet forbrenningstoaletter i klasse 11. Innehaveren av merket CINDERELLA, registrert for samme varer, leverte innsigelse mot registreringen. Patentstyret opprettholdt registreringen, men da saken ble vurdert av Klagenemnda, kom nemnda til at CINDERELLA-merket var velkjent, at det yngre merke CINDI skapte en assosiasjonsrisiko til det eldre merket, og at det yngre merket medførte en urimelig utnyttelse av det eldre merket.

Forbrenningstoalett i solnedgang.
Hentet her.

Retten var enig i Klagenemndas vurderinger. Det ble vist til at en stor del av innarbeidelsesdokumentasjonen var fra lokalaviser. For ikke mange år siden ville slik dokumentasjon neppe ha vist at merket var velkjent i Norge generelt. Retten viste imidlertid til at medieoppslag i lokale nettaviser også ville gi treff i nettbaserte søk, og at omsetningskretsen vil søke informasjon om de aktuelle varene nettopp på internett. Når det i tillegg ble vist til markedsføring fra riksdekkende medier, kom retten til at CINDERELLA var velkjent. I vurderingen av om det forelå assosiasjonsrisiko viste retten til at CINDIs representant ble spurt om bakgrunnen for valg av merket CINDI, og at etter rettens syn talte for at en sentral motivasjon bak valget av CINDI som varemerke, var nettopp å oppnå en assosiering mellom eget varemerke og CINDERELLA. Videre kom retten til at CINDI og CINDEREALLA ligner på hverandre i varemerkeloven § 4 andre ledds forstand, og at bruken av merket CINDI innebar en urimelig utnyttelse av – eller skade på – det velkjente merkets særpreg.

Også denne saken er anket.

Julius: I den grad det luktet svidd av forrige avgjørelse, Morten, så skal vi her over til et realt koldtbord av immaterialrettslige anførsler, som Torger metaforisk sa det i Huldra-podden.

Morten: Ja, det er riktig, og den allerede varslet anket.

Retriever-saken står mellom avisen Dagens Næringsliv (DN) og Retriever AS (Retriever). Retriever leverer en medieovervåkingstjeneste, der kundene blant annet kan få en oversikt over når deres virksomhet er omtalt i media. Retriever tilbyr sine kunder sammendrag av denne type saker, og spørsmålet i denne saken var om disse sammendragene av Dagens Næringslivs er i strid med avisens enerett til stoffet. Dette er en dom det kan – og vil bli – skrevet mye om, og det mest spennende spørsmålet saken reiser, er etter mitt skjønn samspillet mellom immaterialrettslovene og generalklausulen i markedsføringsloven § 25. Når det gjelder det kjennetegnsrettslige, viste DN til at det fremgikk av Retrievers sammendrag at uttrekkene var hentet fra DN, og at medieovervåkningen innebar en omfattende bruk av DNs varemerker. Dette ville innebære at brukeren av Retrievers tjenester vil assosiere kvaliteten i Retrievers sammendrag med DNs journalistikk.

Retten kom imidlertid til at det avgjørende måtte være om Retriever brukte DNs varemerker i egen kommersiell kommunikasjon. Retten viste til at Retriever bruker eget varemerke for sine varer og tjenester, mens DNs merker kun brukes for å vise hvor originalinnholdet fra sammendraget kommer fra. Bruken av DNs merker var rent beskrivende, og retten kom til at bruken av DNs merker i sammendragene ikke innebar noen fare for at omsetningskretsen ville tro at det var en kommersiell forbindelse mellom Retriever og DN.

Tingretten kom følgelig til at Retrievers bruk av DNs merker ikke krenket deres varemerkerett, men at Retrievers handlinger var i strid med god forretningsskikk etter generalklausulen i markedsføringsloven § 25. Denne avgjørelsen vil bli nærmere gjennomgått i gjennomgangen av markedsrettsåret 2020.

Morten: Siden tingretten i Retriever-saken nok hoppet over gjerdet der det var lavest, passer det fint å gå over til en sak som faktisk handlet om gjerder.

Julius: Helt enig, Morten. Og ingenting lager vel en tydeligere ramme rundt en sak enn et gjerde?

Den såkalte Norgesgjerde-saken (19-192181TVI-OTIR/06) gjaldt kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord på søkemotorer. Som de fleste kjenner til er dette et omstridt tema både varemerke- og markedsføringsrettslig, og domstolene og NKU har tidligere landet på motsatte konklusjoner om slik bruk er i strid med markedsføringsloven § 25, blant annet i Bank Norwegian-saken (omtalt av IP-trollet her og her) som etter det IP-trollet kjenner til skal opp for Borgarting lagmannsrett i 2021.

I Norgesgjerde-saken kom Oslo tingrett til at Kystgjerdets kjøp av blant annet kjennetegnene Norgesgjerdet og Vindex som søkeord utgjorde varemerkeinngrep. Avgjørelsen står tilsynelatende i kontrast til tidligere praksis. I forhold til denne skiller saksforholdet i Norgesgjerde-saken fra tidligere praksis ved Kystgjerdets bruk av funksjonen "Dynamic Keyword Insertion" i Google og Bing for majoriteten av annonsene. Denne funksjonen innebærer at dersom noen søker på det kjøpte søkeordet, så kommer søkeordet automatisk rett inn i overskriften i annonsen (se illustrasjon nedenfor). Saksøkers søkeord VINDEX vises i Kystgjerdets betalte annonse. Som følge av inngrepet ble Kystgjerdet dømt til å betale totalt i overkant av 4 millioner kroner i vederlag og erstatning.

Skjermbilde hentet fra dommen som viser bruk av VINDEX i
Kystgjerdet-annonse på Google (Tenden.no)

Avslutningsvis fra norske domstoler nevner vi også saken fra Bergen tingrett mellom Voss Gondol/Resort og Loen Skylift (19-145093TVI-BERG/2), omtalt av IP-trollet her. Selv om kravet i saken var basert på markedsføringsloven § 30 (ulovlig etterligning) og § 25 (god forretningsskikk) stod to registrerte varemerker sentralt ved vurderingene. Selv om Patentstyret hadde tillatt registrering både av Voss’ og Loens varemerker, kom Bergen tingrett til at Voss’ bruk sitt varemerke (samt noen ytterligere forhold) var i strid med Loens vern etter markedsføringsloven §§ 30 og 25. Basert på domspremissene står varemerkene helt sentralt ved begge vurderingene, og avgjørelsen reiser interessante spørsmål om forholdet mellom spesiallovgivning (kjennetegnsrett) og den mer generelle og skjønnsmessige markedsføringsretten. Dommen er anket og vil bli nærmere omtalt i gjennomgangen av markedsføringsrettsåret 2020.

Julius: KFIR har jo som vanlig avsagt en rekke avgjørelser på kjennetegnsrettens område, men den kanskje mest omtalte var nok avgjørelsen i VM20/99, om logoen til mobilappen WhatsApp..

I denne avgjørelse kom KFIR til at figurmerket manglet tilstrekkelig særpreg for de aktuelle varene og tjenestene og at det ikke kunne registreres. I denne saken hadde WhatsApp lagt ved en rekke dokumentasjoner på at merket var brukt i stor utstrekning, men Klagenemnda bemerket at merket ikke var dokumentert brukt alene, uten tekstelementet «WhatsApp», og da kunne ikke figurmerket isolert sett anses innarbeidet. Avgjørelsen er omtalt her. 

Morten: I tillegg til den allerede Messi vs. Massi-avgjørelsen har det vært flere spennende saker fra EU-domstolen i året som gikk.

Julius: Ja, og vi har jo tidligere vært inne på racerbiler med italienske navn da vi snakket om Il Tempo Gigante. En annen italiensk racerbil er Ferrari Testarossa, blant annet kjent fra spillet  Outrun, var gjenstand for behandling i EU-domstolen:

Internasjonal praksis

I de forente sakene C-720/18 og C-721/18 Ferrari var forholdet at bilprodusenten Ferrari hadde registrert figurmerker med ordet «Testarossa». Bilen Ferrari Testarossa har ikke vært produsert siden 1990, men Ferrari har fortsatt å produsere og markedsføre deler til allerede produserte biler. Spørsmålet i sakene var om salg av slike reservedeler utgjorde «reell bruk» av merket for hele klassen, inkludert biler.

EU-domstolen la til grunn at det ikke var tilstrekkelig at Ferrari solgte brukte biler, fordi bruken av merket må være knyttet til den første gangen varemerkehaver bringer et produkt med merket til markedet. EU-domstolen la derimot til grunn at det i vareklasser som er snevert definert, og hvor gjennomsnittsforbrukeren uten videre forbinder varene i klassen med hverandre, er det tilstrekkelig at man kan påvise reell bruk av merket på enkelte av varene i klassen. Dette var tilfellet for bruken av «Testarossa» på reservedeler.

For varer i brede vare- og tjenesteklasser som kan deles inn i flere underkategorier, er det derimot en forutsetning at varemerkehaver påviser reell bruk innenfor alle disse underkategoriene. Her kan det trekkes en parallell til avgjørelsen i Svane-saken fra Borgarting lagmannsrett som ble redegjort for ovenfor.

En annen sak fra EU-domstolen er avgjørelsen i C-809/18(John Mills). I denne saken var et forvekselbart merke søkt registrert av en som skulle distribuere varene for merkehaveren på det europeiske markedet. Merkehaver krevde så registreringen overført til seg, og spørsmålet var om en slik overføring fant hjemmel i den gamle varemerkeforordningen (207/2009) artikkel 8 nr. 3. Denne artikkelen tilsvarer artikkel 5 nr. 3 i varemerkedirektivet som skal gjennomføres i norsk rett gjennom en ny § 4 a siste ledd, og en endret § 16 b i varemerkeloven.

Kjernen i artiklene og i bestemmelsen er at merkehaver kan kreve et varemerke overført til seg dersom en agent eller en representant for merkehaveren har fått registrert merket i sitt navn, uten å kunne godtgjøre at de hadde adgang til få merket registrert på seg. For eksempel med avtale med merkehaver.

EU-domstolen kom til at uttrykket «agent eller representant» skulle tolkes vidt, og at det avgjørende var om det forelå et avtalebasert samarbeid der den ene ivaretok den andres interesser, sml. avsnitt 85.

Når endringene i varemerkeloven trer i kraft, er som nevnt over uvisst, men denne avgjørelsen vil ha betydning for hvordan tilsvarende ord og uttrykk i den nye § 4 a og i den endrede § 16 bokstav b, skal forstås når disse trer i kraft. 

I sak C-371/18 SKY var spørsmålet for EU-domstolen om diverse varemerkeregistreringer relatert til betegnelsen SKY var ugyldig for dataprogrammer (software). SKY tilbød ingen varer eller tjenester i disse vare- eller tjenestesteklassene. EU-domstolen konkluderte først med at varemerker ikke kan kjennes helt eller delvis ugyldig fordi vareangivelsen er uklar og lite presis. Videre uttalte EU-domstolen at et varemerke må anses for å være levert i ond tro først når det er sannsynliggjort at en søknad har til hensikt å skade tredjeparters interesser på en måte som er i strid med god markedsføringsskikk, eller oppnå en enerett for andre formål enn det som følger av varemerkets funksjoner.

Julius: Varemerkebruk på netthandelsplattformer er ikke et ukjent terreng for varemerkejurister, Morten?

Morten: Enig, og en sak om det finner vi i avgjørelse C-567/18 (Amazon).

Denne saken omhandlet netthandelselskapet Amazons oppbevaring av tredjeparts varer forut for tredjeparts markedsføring, og eventuelt salg gjennom nettstedet amazon.de.

Foto: Claudio Toledo

Spørsmålet i saken var blant annet om oppbevaring av varer som krenker en annens varemerkerett, innebar en krenkelse av varemerkeretten. EU-domstolen kom til at oppbevaringen ikke kunne anses som varemerkebruk etter artikkel 9 i de to varemerkeforordningene 207/2009 og 2017/1001. Oppbevaringen krenket følgelig ikke varemerkeretten. Varemerkeloven § 4 er ment å tilsvare artikkel 9, og avgjørelsen får betydning i vurderingen av omfanget av innehavers beskyttelse også etter norsk rett.

Avgjørelsen er omtalt her.

Morten: Som vanlig har den svenske Patent- og marknadsdomstolen sendt post til Brüssel, Julius.

Julius: Det stemmer, det pleier å bli sendt noen tunge konvolutter hvert år den veien, og i år var intet unntak.

I sak C-456/19 Aktiebolaget Östgötatrafiken var spørsmålet for EU-domstolen hvordan distinktiviteten skal vurderes for posisjonsmerket når de brukes for tjenester og ikke varer, og er plassert på varer som brukes for å utføre tjenestene, herunder om det er nødvendig for varemerket å avvike vesentlig fra normen for den aktuelle sektoren for å anses for å ha tilstrekkelig distinktiv evne. Bakgrunnen for spørsmålet var Östgötatrafikens varemerkesøknad for et ellipseformet varemerke i ulike kombinasjoner av rødt, hvitt og oransje som var søkt registrert for flere transporttjenester i klasse 39. Merkene var søkt registrert på busser og tog, men søknaden var akkompagnert av beskrivelsen «colouring of vehicles in the colours red, white and orange, as shown» – og omfattet ikke formen til kjøretøyene. Patent- och registreringsverket avviste søknaden under henvisning til at merkene kun ville oppfattes som dekor og ikke som varemerker, og derfor ikke oppfylte kravet til distinktivitet. Patent- og marknadsdomstolen mente at denne typen merker måtte avvike betydelig fra hva som var gjengs i bransjen for å kunne registreres, og avviste søknaden.

EU-domstolen pekte på at et varemerkes viktigste funksjon er opprinnelsesgarantifunksjonen, og at distinktivitetsvurderingen må vurderes i lys av varene eller tjenestene som merket er søkt registrert for og oppfatningen i den relevante omsetningskretsen. Hvor et varemerke utelukkende er ment brukt på varer benyttet for å levere tjenesten kan imidlertid ikke merkets distinktivitet vurderes uavhengig av omsetningskretsens oppfatning av merket plassert på disse varene – til tross for at disse varene ikke er gjenstand for søknaden. Avgjørende er om fargekombinasjonene på transportmidlene gjør den gjennomsnittlige forbruker i stand til å skille mellom transporttjenestene levert av Östgötatrafiken og transporttjenestene levert av tredjeparter.

Om bransjenormer uttalte EU-domstolen at dette er relevant der merket består av formen til varen søknaden gjelder, men ikke for nærværende situasjon hvor fargekomposisjonen var «systematically arranged and spatially limited». De omsøkte merkene gjaldt klart definerte grafiske elementer som ikke var ment å representere varer eller området for tjenestene «by the mere reproduction of the lines and the contours», og det var derfor ikke nødvendig å se hen til om merkene skilte seg vesentlig fra normen i den relevante bransjen.

Julius: Puh, det var litt av et kjennetegnsrettsår Morten, jeg er glad vi kunne dele denne oppsummeringen i år.

Morten: Enig, skal vi satse på same procedure next year, Julius?

Julius: Same procedure every year, James (Morten).

*Artikkelforfatter Julius Berg Kaasin arbeider i GjessingReimers som har vært involvert i flere av de omtalte sakene. Han representerte selv saksøker NHS, Inc. i saken mot Staten v/KFIR vedrørende Santa Cruz-varemerkene. Øvrige immaterialrettstroll som har vært involvert i de gjennomgåtte sakene har ikke medvirket til denne oppsummeringen.