27 februar 2020

Proposisjonen til endringer i varemerkeloven og tolloven har kommet!

Basert på høringsnotatet – tidligere delvis omtalt her –  har Justis- og beredskapsdepartementet fremmet forslag om endringer i varemerkeloven og tolloven. Hensikten med endringene er blant annet å få gjennomført det nye varemerkedirektivet, 2015/2436. (Følg forslagets gang her). I proposisjonen foreslås det endringer som er ment å forenkle registreringsprosessen og som vil gjøre regelverket om varemerker mer teknologinøytrale med tanke på hva som kan registreres som et varemerke. Samtidig foreslås det å åpne for særskilt pantsettelse av varemerkerettigheter, samt å vedta en tilsvarende kollisjonsregel som i patentloven § 44a. Når det gjelder tolloven, skal endringene forenkle og effektivisere tollernes kontroll av varer som gjør inngrep i immaterialrettigheter. I denne bloggposten gås det kjapt igjennom de (etter dette trollets skjønn) viktigste endringene som foreslås i varemerkeloven. Hele proposisjonen ligger her.
Logo. Hentet her
Endringer og klargjøringer vedrørende gjengivelse av merket, og vernets omfang
I det nye varemerkedirektivet er kravet om grafisk gjengivelse erstattet med kravet om at merket må kunne bli gjengitt i registeret på en slik måte at varemerkemyndigheten og offentligheten kan «fastslå den klare og præcise genstand for den beskyttelse, som dets indehaver indrømmes». Ifølge direktivets fortale punkt 13, innebærer dette at merket ikke lenger må gjengis på en nærmere angitt måte, men at gjengivelse kan skje ved hjelp av den teknologi som til enhver tid er tilgjengelig. Det nye kriteriet er følgelig teknologinøytralt, og selv om hverken lukt eller smak med dagens teknologi neppe vil kunne gjengis tilstrekkelig presist i dag, vises det i proposisjonen til at dette kan endre seg. Når det gjelder lydmerker, antas det at det vil være tilstrekkelig med en digital lydfil. Det vil følgelig neppe være grunn til å kreve at lydmerker må gjengis ved bruk av et fullstendig notesystem, slik EU-domstolen tidligere har gitt uttrykk for, sml. sak C-283/01 Shield Mark. Departementet skal følge opp med endringer i varemerkeforskriften og gi tydeligere og mer detaljerte regler om hva som kreves ved gjengivelsen av de ulike varemerketyper.
I Norden har det lenge vært slik at varemerker som registreres i svart-hvitt, har vern for alle fargekombinasjoner. EUIPO derimot, har lagt til grunn at slike merker kun har vern i svart-hvitt. Denne nordiske praksisen var angivelig bakgrunnen for at de nordiske landene ikke var enige med EUIPOs harmoniseringsprogram om «Scope of protection for black and white marks». De andre nordiske landene har, som følge av det nye varemerkedirektivet, enten endret varemerkeloven, eller endret praksis vedrørende disse merkene. På bakgrunn av direktivet og denne utviklingen hos våre nordiske venner, kom departementet til at man etter ikrafttredelse av lovendringen som gjennomfører direktivet, bør følge EU-retten også i dette spørsmålet. For merker som søkes registrert etter ikrafttredelse av reglene som gjennomfører direktivet, foreslås det altså at en registrering i svart-hvitt ikke vil omfatte vern i alle fargekombinasjoner. 
Videre foreslås utelukkelsesgrunnen i varemerkeloven § 2 til også å gjelde for merker som består av en form som følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat, eller tilfører varen en betydelig verdi. 
Ond tro
I dag har vi varemerkeloven § 16 bokstav b, der det fremgår at et merke som er egnet til å forveksles med et annet varemerke, foretaksnavn eller forretningskjennetegn som en annen allerede har tatt i bruk før søkeren – og som fortsatt brukes – ikke kan registreres uten samtykke hvis søkeren kjente til bruken, noe som gjør at søknaden anses innlevert i strid med god forretningsskikk. 
Artikkel 4 nr. 2 i det nye varemerkedirektivet krever i en generell regel bestemmelsen om ond trosom ugyldighetsgrunn. Som følge av dette ble det foreslått å vedta en særskilt bestemmelse om ond tro i § 15 om absolutte registreringshindre, samtidig som varemerkeloven § 16 bokstav b skulle videreføres. Departementet kom imidlertid til at en ny bestemmelse om ond tro vil gjøre den gjeldende bestemmelse i § 16 bokstav b overflødig, og så ikke noe behov for å videreføre denne. Den nye bestemmelsen er foreslått inntatt i § 15 første ledd bokstav f, der det fremgår at et varemerke ikke kan registreres hvis det «søkes registrert i ond tro».
Tidspunktet for særpregsvurderingen
Etter varemerkeloven § 14 må kravet til særpreg være oppfylt både på søknadsdagen og på registreringsdagen, jf. tredje ledd. Etter siste punktum skal det tas hensyn til alle omstendigheter som forelå på søknadsdagen, herunder virkningen av bruk av merket før disse tidspunktene. Dette innebærer at registreringen skal oppheves ved innsigelse og i ugyldighetssaker dersom det godtgjøres at merket ikke hadde iboende særpreg på disse tidspunktene, uavhengig av om merket senere hadde slitt seg til særpreg gjennom bruk. Merket kan imidlertid ha fått vern gjennom innarbeidelse som følge av bruken, men merket vil da bare ha prioritet fra tidspunktet for innarbeidelsen, og ikke fra søknadsdagen. Etter direktivets artikkel 4. nr. 4 må det innføres regler som innebærer at registreringen ikke kan oppheves som ugyldig hvis merket har fått særpreg gjennom bruk før kravet om ugyldighet fremsettes. Det er altså ikke lenger avgjørende om merket var beskrivende eller av annen grunn manglet særpreg på søknadstidspunktet. Dette innebærer at merker som i utgangspunktet aldri skulle være blitt registrert, vil beholde vernet dersom de oppnår særpreg før det fremmes ugyldighetsinnsigelse. Av direktivets artikkel 8 fremgår det imidlertid at et eldre merke som først oppnådde særpreg etter at det ble registrert, ikke gir grunnlag for å oppheve registreringer av et yngre merke som har fått vern i tiden mellom søknadstidspunktet og tidspunktet for oppnådd særpreg for det eldre merket.
Når det gjelder de mer formuerettslige sidene av varemerkerettigheter, krever direktivet at registrerte varemerker og varemerkesøknader skal kunne pantsettes særskilt, og kunne være gjenstand for særskilt tvangsfullbyrdelse. Både avtale- og utleggspanterettigheter må kunne anmerkes i varemerkeregisteret. Som følge av dette foreslås det at varemerkeloven § 55 skal endres slik at det bare er innarbeidede varemerker det ikke kan tas utlegg i. Mer krever ikke direktivet, og den nærmere reguleringen av rettsvern overfor tredjepersoner og gjennomføring av tvangsfullbyrdelse, blir opp til medlemslandene. 

Nye rettsvern- og kollisjonsregler
Selv om direktivet ikke krever det, ble det i høringsnotatet foreslått å vedta en tilsvarende kollisjonsregel som i patentloven § 44a. Dette innebærer at rettserverv som gjelder overdragelser, lisensavtaler, avtalepant og utleggspant får rettsvern ved registrering i varemerkeregisteret. Registrering gir vern mot konkursbo så vel som mot andre rettserverv som kan registreres i registeret (overdragelser, lisenser, avtale- og utleggspant). Dette betyr at overdragelser og lisenser må registreres i varemerkeregisteret for å få vern mot godtroende omsetningserververe, så vel som mot enkeltforfølgende kreditorer og konkursbo. Dersom overdragelsen eller lisensen ikke registreres, vil den eldre rettigheten kunne ekstingveres enten av godtroende avtaleerverver, eller av kreditorene. 

Regelen regulerer altså bare kollisjoner mellom rettsververe som kan registreres. Om – og eventuelt hva – som skal til for at andre rettsstiftelser skal få vern, og hvordan kollisjoner mellom registrerbare og uregistrerbare rettserverv skal løses, er verken diskutert i høringsnotatet eller i proposisjonen. Som påpekt i Løtveits Ph.d-avhandling,Pant i immaterielle rettigheter(2019, blant annet på side 256), vil panthaver kunne ønske å anmerke en urådighetserklæring i panteavtalen for å sikre seg mot at innehaveren ikke overdrar varemerkerettigheten i strid med panthavers interesse. Selv om en eventuell kjøper av varemerkerettigheten selvsagt må respektere panteretten, vil overdragelsen kunne forringe merkets verdi. En slik erklæring vil ikke kunne registreres i varemerkeregisteret. Om en slik urådighetserklæring da får rettsvern fra avtaleinngåelsen, og med det må respekteres av kreditorer så vel som av godtroende avtaleerververe, eller om resultatet er det motsatte, slik at denne type erklæring ikke kan oppnå rettsvern overhodet, er uklart. Et praktisk eksempel fra virkeligheten finner vi i standardvilkårene for lån fra Innovasjon Norge. Der står det at Innovasjon Norge skal kunne stille særskilte krav som skal gjelde så lenge lånet løper for å sikre at de har eller oppnår «tilfredsstillende sikkerhet» i immaterialrettighetene. Om et avtalefestet krav om at pantsetter ikke skal kunne selge merket bare har virkning inter partes, eller om panthaver også kan gjøre disse gjeldende overfor tredjemenn, er altså uklart. 

Statens stilling som saksøkt
I tillegg til i avslagssaker blir Klagenemnda for industrielle rettigheter (Klagenemnda) også part i innsigelsessaker eller saker om krav om administrativ overprøving, dersom de treffer et vedtak som innebærer at et merket oppheves eller slettes. Det samme gjelder der Klagenemnda opprettholder en avgjørelse fra Patentstyret om det samme. Begrunnelsen for at staten ved Klagenemnda kan saksøkes her er at vedtakene opphever registreringsvernet. Dette gjelder både etter designloven, varemerkeloven og patentloven. I høringsnotatet ble det drøftet om det ikke ville vært bedre om disse sakene heller burde gå mellom de private partene.
I sitt høringssvar tok Klagenemnda selv til ordet for en løsning om tvungent prosessfelleskap, der både nemnda og den part de ga medhold saksøkes. På den måten ville Klagenemndas rolle begrense seg til å forsvare vedtaket, mens det var opp til den private part og ivareta sine interesser for øvrig. En annen alternativ løsning som Klagenemnda pekte på var en ordning der nemnda på eget initiativ kunne gi skriftlige innlegg for domstolene om de spørsmål den aktuelle saken reiser. 
Departementet var enige i at det kunne være gode grunner for å vurdere dagens løsning, men i samsvar med flere av høringsinstansene ble det sett et behov for ytterligere utredning før eventuelle endringer kunne gjøres.  
Tolloven
Når det gjelder tolloven, er det foreslått endringer som er ment å styrke rettighetshavernes stilling, og som skal sørge for at norsk rett kommer på tilsvarende nivå med reglene som gjelder i EU.

Der tolles. Bildet er hentet fra her.
Foto: Hampus Lundgren

Det er foreslått nye regler i tolloven § 15-1, om at rettighetshaveren kan søke tollmyndighetene om bistand til å holde tilbake varer som krenker immaterialrettigheter eller som er i strid med nærmere angitte bestemmelser i markedsføringsloven. Denne ordningen med søknad om bistand er på sikt ment å erstatte dagens ordning med midlertidig forføyning, og det antas at denne ordningen vil senke kostnadene for rettighetshaverne sammenlignet med dagens ordning hvor man må gå veien om midlertidig forføyning. Videre foreslås det å sløyfe kravet om at varer kun kan destrueres etter samtykke fra varemottaker eller etter dom, og det åpnes for at varer skal kunne destrueres dersom det foreligger et vedtak om bistand fra tollmyndighetene og mottakeren er varslet. Så blir det opp til mottakeren å godtgjøre at varene ikke krenker markedsføringsloven eller rettighetshaverens immaterialrettigheter. Endelig legges det opp til en ordning med en forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av småforsendelser, der varene skal kunne ødelegges selv om mottakeren er en privatperson. Det avgjørende er at avsenderen opptrer i næringsvirksomhet. 

25 februar 2020

Kjennetegnsrettsåret 2019

Også i år presenterer Immaterialrettstrollet oppsummeringer med de viktigste hendelsene fra året som gikk innenfor de fremste immaterialrettsjangrene (opphavsrett, patentrett, designrett, kjennetegnsrett og markedsføringsrett). I disse årsoppsummeringene vil de ulike immaterialrettstrollene gjøre et selektivt tilbakeblikk på de viktigste endringene på lovgivningssiden, og de viktigste sakene fra norsk og internasjonal rettspraksis. Vi mottar som vanlig gjerne tips til hvordan gjøre spalten bedre: iptrollet@gmail.com.

ªSkogstroll" av
Theodor Kittelsen (1846-1914)
2019 var et svært begivenhetsrikt år på kjennetegnsrettsfronten med flere profilerte saker både for norske domstoler og EU-domstolen. Vi har blant annet fått avklart at utenlandske domenenavn kan kreves overført til norsk varemerkeinnehaver som forebyggende tiltak etter varemerkeloven (vml.) § 59 (Appear TV), at tildekking av varemerker på mobilskjermer (inntil videre) anses som varemerkebruk (iPhone), og at det i hvert fall kan reises spørsmål om det gjelder andre krav for at avtaler skal anses inngått på immaterialrettsområdet enn ellers (Highasakite).

I denne artikkelen gis et tilbakeblikk på noen av disse høydepunktene, også i år med hovedvekt på norsk praksis. Av naturlige årsaker er det ikke mulig å dekke alle saker eller alle prinsipielle spørsmål i saker som omtales. Det er derfor gjort et selektivt utvalg med hovedvekt på de sakene og spørsmålene som er av mest prinsipiell betydning i tiden fremover.

Noen klare utviklingstrekk er ikke så lett å se i år, men et trekk er at miljø- og bærekrafthensyn – som i samfunnsdebatten for øvrig – stadig oftere blir bragt på banen også i immaterialrettssaker. Videre var det svært mange avgjørelser knyttet til bruksplikt i året som gikk, og det er etter hvert blitt ganske så tydelig at skillet mellom faktisk bruk og varemerkerettslig bruk er to forskjellige ting. Grensegangen er likevel fremdeles nokså uklar i en del tilfeller. 

Norsk og internasjonal lovgivning
Som omtalt i oppsummeringen av kjennetegnsrettsåret 2018 er prosessen med å gjennomføre endringer i varemerkeloven, tolloven mv. underveis. Det var få nyheter fra denne prosessen i 2019, men Justis- og beredskapsdepartementet har nå i februar 2020 omsider fremmet et lovforslag (Prop. 43 LS (2019 –2020) som ventes behandlet av Stortinget før sommeren. Forslaget tar blant annet sikte på å gjennomføre EUs nye varemerkedirektiv (2015/2436/EF) og en forenklet fremgangsmåte for tollmyndighetenes tilbakeholdelse og destruksjon av ulovlige kopivarer etter EUs modell. Departementets lovforslag er i hovedsak i samsvar med høringsforslaget som ble sendt ut i 2018, men etter innspill fra en rekke høringsinstanser har departementet valgt å fjerne forslaget om å endre partsforholdet i saker for domstolene knyttet til KFIRs avgjørelser om innsigelse og administrativ overprøving som vil kunne innebære at en registrert rettighet oppheves. Dette betyr at staten v/KFIR fremdeles vil være motpart ved slik etterfølgende domstolsprøving, og departementet peker på at konsekvensene av en endring på dette området må utredes nærmere før et endringsforslag blir aktuelt. Dette immaterialrettstrollet er av den oppfatning at det opprinnelige forslaget i høringsutkastet ville hatt gode grunner for seg da det kan bidra til å ansvarliggjøre partene i slike saker i større grad, noe som igjen vil kunne bidra positivt for sakens opplysning.

2019 ble også et avgjørende år i historien om Storbritannias utmelding av EU (Brexit). Etter at det britiske Underhuset etter en svært seigpint affære stemte for den fremforhandlede Brexit-avtalen med EU 22. oktober, ble Storbritannia formelt utmeldt av EU 31. januar i år. Utmeldelsen innebærer at Storbritannia fremdeles vil være en del av unionen frem til utløpet av overgangsperioden 31. desember 2020. I overgangsperioden vil registrerte og søkte EU-varemerker fortsette å gis virkning i Storbritannia. Etter dette vil alle innehavere av registrerte EU-varemerker som omfatter Storbritannia automatisk få tildelt en tilsvarende nasjonal varemerkerettighet for Storbritannia. Dette gjelder også for internasjonale varemerkeregistreringer gjennom Madrid-systemet hvor EU er utpekt. UKIPO har for øvrig laget en utførlig gjennomgang av de immaterialrettslige konsekvensene avBrexit som alle norske rettighetshavere med virksomhet i Storbritannia bør få med seg.

Det kombinerte merket APPEAR TV (reg.nr. 251877)
Kilde: Patentstyret
Norsk praksis
En av de viktigste varemerkesakene i året som gikk var den såkalte Appear TV-saken* som ble behandlet både i lagmannsretten og av Høyesterett. Saken stod mellom Appear TV AS og Video Communication Services AS (VCS), tidligere Telenor Digital AS. Hovedspørsmålet i saken var opprinnelig om VCS’ domenenavn appear.in og appear.no gjorde inngrep i Appear TVs varemerker. VCS hadde på sin anført at Appear TV sine varemerker måtte kjennes ugyldig, noe de hadde fått medhold i av tingretten.

I sin avgjørelse av 5. april 2019 kom Borgarting lagmannsrett i LB-2017-174735 til at både ordmerket APPEAR og det kombinerte merket APPEAR TV måtte opprettholdes (omtalt av IP-trollet her). Etter lagmannsrettens syn innehadde merket det nødvendige særpreg for videokonferansetjenester i klasse 9, og var ikke beskrivende. Videre konkluderte lagmannsretten med at VCS’ domenenavn appear.in og appear.no var forvekselbare både med ordmerket APPEAR og det kombinerte merket APPEAR TV. Domenenavnene utgjorde derfor varemerkeinngrep etter varemerkeloven § 4 (1) bokstav b). Appear TV fikk også medhold i kravet om at domenenavnene appear.in og appear.no må overføres til selskapet etter varemerkeloven § 59. 

Avgjørelsen ble påanket, men det var kun spørsmålet om overdragelse av domenenavn som ble tillatt fremmet for Høyesterett. Høyesteretts avgjørelse kom i slutten av november 2019 (omtalt av IP-trollet her), og gjaldt i praksis kun det internasjonale domenenavnet appear.in ettersom appear.no tidligere var blitt tatt ut av bruk og overført til Appear TV.

Spørsmålet Høyesterett tok stilling til var om det utenlandske domenenavnet appear.in, som benyttes globalt, skulle overføres til varemerkeinnehaver Appear TV for å forhindre varemerkeinngrep. Etter vml. § 59 kan retten «i den utstrekning det finnes rimelig» gi pålegg om forebyggende tiltak for å hindre videre varemerkeinngrep. I forarbeidene til bestemmelsen nevnes overføring av domenenavn som et eksempel på et slikt tiltak. Når det er domenenavn som utgjør inngrepet, fremgår det at enten sletting eller overføring som regel vil være det mest hensiktsmessige forebyggende tiltaket, jf. Prop. 81 L (2012–2013) side 121.

Høyesterett konkluderte deretter med at «Så lenge det er domenenavnet i seg selv som utgjør inngrepet [i varemerkene, red. anm.], har jeg vanskelig for å se at virkningen i utlandet gjør pålegget uforholdsmessig. I så fall ville det i praksis være umulig å sette en effektiv stopper for bruk av domenenavn som krenker varemerkerettigheter. … Med mindre domenenavnet legges dødt, står valget i realiteten mellom overføring til rettighetshaver eller fortsatt varemerkeinngrep». Avgjørelsen var enstemmig. 

En annen interessant varemerkeavgjørelse var Borgarting lagmannsretts avgjørelse i den såkalte iPhone-saken (LB-2018-62352) om varemerkebruk mellom produsenten Apple, Inc. og reparatør Henrik Huseby. Huseby driver selskapet PCKompaniet som blant annet tilbyr uautorisert reparasjon av iPhone-mobiltelefoner fra Apple. 

Apples eplelogo (norsk varemerkereg.nr.: 217659).
Kilde: Patentstyret 
Apple hadde gått til søksmål med krav om destruksjon av importerte iPhone 6/6S-mobiltelefonskjermer som Huseby/PCKompaniet hadde importert fra Kina. Ifølge Huseby er skjermene «refurbished» (sammensatt av originale og uoriginale deler). Samtlige skjermkomponenter var merket med Apples «eplelogo» på innsiden av dekslene. Logoene var imidlertid tusjet over da tollen beslagla skjermene ved innførsel til Norge. Tildekkingen kunne enkelt fjernes med sprit. I motsetning til Oslo tingrett (avgjørelse omtalt av IP-trollet her) konkluderte lagmannsretten med at det dreide seg om ulovlige kopivarer, og at innførselen av disse varene utgjorde varemerkebruk etter vml. § 4, og følgelig varemerkeinngrep. Det ble ikke ansett avgjørende at logoene var tildekket, og ettersom tildekkingen enkelt kunne fjernes var det uansett ikke aktuelt med noen innskrenkende tolkning av bestemmelsen. Som nærmere kommentert av dette immaterialrettstrollet her, innebærer lagmannsrettens avgjørelse etter undertegnedes syn en viktig korrigering av tingrettens nokså oppsiktsvekkende avgjørelse.

Saken er senere anket av Huseby og tillatt fremmet av Høyesterett. Flere har tatt til orde for at Høyesterett i større grad må legge vekt på miljøhensyn (gjenbruk av deler) i saken (se blant annet her og her). Det skal derfor bli høyst interessant å se hva Høyesterett kommer frem til. Selv om undertegnede har vært kritisk til enkelte av lagmannsrettens vurderinger er det vanskelig å se hvordan miljøhensyn eventuelt skal kunne tilsi at importen av de tildekkede skjermene i denne konkrete saken skal anses lovlig, i hvert fall uten at varemerkene fjernes permanent. I motsatt tilfelle vil dette i praksis etterlate varemerkeinnehavere som Apple uten vern mot ulovlige kopivarer i svært mange tilfeller.

Saken vil behandles av Høyesterett i slutten av mars i år.

Bank Norwegians logo (varemerkereg.no. 283386
Kilde: Patentstyret
En annen sak som var relatert til varemerkebruk var Asker og Bærum tingretts avgjørelse i den såkalte Bank Norwegian-saken (TAHER-2018-33482), omtalt av IP-trollet her. Spørsmålet i saken var om kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord på søkemotorer, som Googles AdWord-tjeneste, var i strid med markedsføringsloven (mfl.) § 25. Avgjørelsen faller dermed som utgangspunkt utenfor rammene av denne oppsummeringen, men inneholder likevel noen interessante betraktninger rundt forholdet mellom markedsføringsretten og varemerkeretten. Retten går etter dette immaterialrettstrollets syn svært for langt i å oppstille det samme vurderingstemaet under mfl. § 25 som ved spørsmål om varemerkerettslig bruk og forvekslingsfare etter varemerkeloven, under henvisning til varemerkerettslig praksis fra EU-domstolen (bl.a. C-238/08 Google France, C-558/08 Portkabin og C-323/09 Interflora). 

Avgjørelsen er anket og skal opp for Borgarting lagmannsrett sent i april 2020.

I tillegg til den allerede omtalte Appear TV-saken var det flere avgjørelser om særpreg i året som gikk. I den såkalte Never Stop Exploring-saken opphevet Oslo tingrett KFIRsavgjørelse vedrørende sportsutstyrsprodusenten The North Face sitt flerordsmerke NEVER STOP EXPLORING (18-122322TVI-OTIR/02). Avgjørelsen er omtalt av IP-trollet her. I motsetning til KFIR mente tingretten at merket hadde varemerkerettslig særpreg for blant annet ryggsekker, klær og salgstjenester relatert til camping og friluftsliv. Etter rettens syn avkrever (det engelske tekstelementet i) merket en viss fortolkningsprosess hos gjennomsnittsforbrukeren. Til tross for at merket kunne forbindes med positive assosiasjoner til friluftslivet dannet ordene i merket etter rettens syn «et ganske slående uttrykk» som var egnet til å angi kommersiell opprinnelse. 

I desember kom også lagmannsretten til samme resultat som tingretten og fant at kravet om særpreg i vml. § 14 (1) andre setning var oppfylt (LB-2019-54145). Etter lagmannsrettens syn var «er korte og konsise formen og intensiteten i uttrykket momenter som trekker i retning av at kravet til særpreg er oppfylt». Videre var lagmannsretten ikke enig med staten i at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil forstå betydning av slagordet og dettes relasjon til de aktuelle produktene. Det var også et moment i retning av at merket hadde særpreg at det var registrert i andre jurisdiksjoner (særlig jurisdiksjoner som Norge naturlig sammenlignes med som EU, Sveits og Island) selv om det har begrenset betydning.

Også KFIR har avsagt en rekke interessante avgjørelser om særpreg i året som gikk, herunder særlig 19/15 (F) omtalt av IP-trollet her, 18/48 (3D-merke - inhalator)*, 19/17 (Pret A Manger) omtalt av IP-trollet her, og de relaterte sakene 19/77 og 19/78 (Santa Cruz)*. Flere av disse avgjørelsene er anket, noe som lover godt for neste års oppsummering.

Fjällrävens logo (norsk varemereg.nr. 184242).Kilde: Patentstyret
Kjennetegnsrettsåret 2019 inneholdt også en rekke tingrettsavgjørelser om bruksplikt. I G1000-saken* ga Oslo tingrett KFIR medhold i at Fjällrävens ordmerke G1000 måtte slettes i medhold av varemerkeloven § 37 (avgjørelse omtalt av IP-trollet her). Etter denne bestemmelsens (1) første setning skal et varemerke slettes dersom «reell bruk av merket ... har vært avbrutt i fem år i sammenheng», noe tingretten var enig med KFIR i at hadde vært tilfellet. Merket var registrert for blant annet klasse 25 (klær, fottøy og hodeplagg), og kravet om sletting ble fremsatt av et selskap som ville ha merket fjernet for å kunne registrere det forvekselbare merke G10 for de samme typene varer. Selv om merket faktisk var brukt på Fjällrävens klær kom retten til at det ikke utgjorde bruk i varemerkerettslig forstand fordi betegnelsen G1000 etter rettens oppfatning ikke utelukkende vil oppfattes som en kommersiell opprinnelsesindikator for Fjällräven. 

Avgjørelsen er anket og skal opp for Borgarting lagmannsrett i mai 2020.

I Oslo tingretts avgjørelse av 3. desember 2019 i den såkalte Svane*-saken (19-008870TVI-OTIR/07) ble Ekornes AS’ registrerte varemerke SVANE opprettholdt for «møbler» i klasse 20. Det danske selskapet TMK A/S, som blant annet leverer kjøkken under varemerket SVANE KJØKKENET, hadde krevd delvis sletting av SVANE under anførsel av at varemerket utelukkende var brukt for soveromsrelaterte varer og ikke møbler generelt. Tingretten kom imidlertid til at bruksplikten var oppfylt og opprettholdt registreringen i sin helhet. Avgjørelsen er anket.

Også Oslo tingretts avgjørelser i TOSLO-2018-0172447 av 20. mars 2019 (Sherlock) og 19-025824TVI-OTIR/01 (AIWA)* gjaldt spørsmål om bruksplikt etter vml. § 37. I Sherlock-saken ble Apple, Inc. sitt varemerke SHERLOCK i klasse 9 for dataprogrammer kjent ugyldig som følge av at merket ikke hadde vært i «reell» bruk. Sherlock-programmet hadde i en periode frem til 2007 vært installert i Apple sine Mac-maskiner. Vederlagsfri tilrettelegging for å kunne laste ned programmet i tiden etter dette til bruk i eldre datamaskiner ble ikke ansett som «reell» bruk, og det ble heller ikke ansett sannsynliggjort noen form for markedsføring, vedlikehold eller oppdatering av Sherlock i denne etterfølgende perioden. KFIRs vedtak om sletting av SHERLOCK ble dermed opprettholdt. 

I AIWA-saken ble en bedriftsintern planlegging uten noen form for ekstern eksponering av de opprinnelige AIWA-merkene ikke ansett å oppfylle kravet til «reell» bruk. Heller ikke andre enn innehaverens bruktsalg av AIWA-produkter ble ansett som bruk i næringsvirksomhet i regi av, eller etter samtykke fra, innehaveren. Selve kjøpet av en varemerkeportefølje som inneholdt AIWA-merkene ble heller ikke ansett som bruk, og retten anså heller ikke det faktum at forhandlingene om kjøp av porteføljen hadde vært komplekse (dekket mange ulike rettighetshavere i jurisdiksjoner) og langvarige som rimelig grunn for unnlatt bruk. KFIRs avgjørelser om sletting av merkene ble dermed opprettholdt. 

JALLA JALLAXXXXXX fra bryggeriet O.Mathiesen
Foto: O. Mathiesen (fra Vårt Oslo)
I Jallasprite-saken var spørsmålet også for Oslo tingrett i hovedsaken blant annet om bruken av det opprinnelige Jallasprite-navnet innebar varemerkeinngrep i Coca Colas varemerke SPRITE etter varemerkeloven § 4 (1) og (2). Avgjørelsen er omtalt av IP-trollet her. Tingretten konkluderte først med at SPRITE var velkjent og at Jallasprite- navnet gjorde inngrep i dette etter vml. § 4 (2). O. Mathiesen måtte derfor forbys å bruke merket etter vml. § 57. Coca Cola fikk også medhold i at O. Mathiesen måtte merke om flasker påført Jallasprite-navnet samt fjerne gjenstående flasker som bærer navnet fra handelen og destruere frittstående Jallasprite-etiketter og markedsføringsmateriell etter vml. § 59. Så vidt dette immaterialrettstrollet kjenner til er saken ikke anket av O. Mathiesen.

I den såkalte Monster-saken* kom Oslo tingrett i sin avgjørelse av 15. mars 2019 (TOSLO-2018-138856) til at Manimals slagord «Unleash the instinct within you» ikke gjorde inngrep i Monsters registrerte UNLEASH-ordmerker, herunder slagordet UNLEASH THE BEAST som benyttes av den amerikanske energidrikkprodusenten Monster. Retten la vekt på at til tross for at «Unleash» er et engelsk begrep og et sentralt element i merket, så er det en relativt kjent betegnelse på å slippe noe fri/løs i omsetningskretsen. Retten la også vekt på at resten av merket var visuelt ulikt. Monster hadde også anført at merket var velkjent og at Manimals bruk av «Unleash the instinct within you» ville assosieres med deres UNLEASH-ordmerker etter vml. § 4 (2), men fikk heller ikke medhold i dette.

Når vi først er inne på innarbeidelse nevner vi også Oslo tingretts avgjørelse av februar 2019 i den såkalte Stortorvet Gjestgiveri-saken. Olav Thon-gruppen fikk medhold i at Hamar-restauranten Stortorvet Gjestgiveris markedsføring under dette navnet var i strid med Thon-gruppens vern etter mfl. § 25 som innehaver av Oslo-restauranten Stortorvets Gjæstgiveri. De fikk imidlertid ikke medhold i at de hadde innarbeidet denne betegnelsen som sitt varemerke (eller at det forelå noen krenkelse av dette merket) under henvisning til at det merket består av to alminnelige begreper.

Også KFIR har avsagt en rekke interessante avgjørelser om varemerkeinngrep i året som gikk, herunder særlig 19/7 (3 T Bygg) omtalt av IP-trollet her og 19/89 (OC).

Fra norsk praksis skal vi også ta med KFIRs avgjørelse i den såkalte Highasakite-saken som gjaldt eierforholdet til ordmerket HIGHASAKITE (omtalt av IP-trollet her). KFIRs flertall kom her til motsatt resultat av Patentstyret og konkluderte med at rettighetene til bandnavnet tilhørte vokalist Ingrid Helene Håvik alene, og ikke den tidligere bandbesetningen i fellesskap gjennom selskapet Highasakite DA. Sentralt i avgjørelsen står spørsmålet om det kan oppstilles, og i så fall hva som nærmere ligger i, et krav om uttrykkelig avtale for overgang av industrielle rettigheter som f.eks. varemerker. Dette immaterialrettstrollet er nok enig med KFIRs mindretall i at også overgang av slike rettigheter må følge grunnleggende avtalerettslige prinsipper, med andre ord at det sentrale spørsmålet i saken er hvorvidt Håvik har opptrådt slik at det ga de øvrige bandmedlemmene en rimelig grunn til å tro at de hadde fått del i retten til ordmerket HIGHASAKITE.

Praksis fra EU-domstolen
Svenskt Tenns MANHATTAN EU-varemerke (reg.no. 010540268). 
Kilde: EUIPO
Også EU-domstolen har hatt flere interessante kjennetegnsrettslige saker til behandling i 2019. En av de mest omtalte er C-21/18 Textilis hvor spørsmålet var om et tegn som består av et 2D-dekorativt motiv, som kan brukes på et 2D-produkt som stoff, utelukkende består av varens form ("exclusively of the shape") jf. varemerkedirektivet artikkel 7 (1) bokstav e) nr. iii). Bestemmelsen tilsvarer registreringshindringen i vml. § 2 (2). Det aktuelle MANHATTAN-merket bestod av uttrekk fra kart over Manhattan, New York som var bearbeidet grafisk og brukt på tekstiler og papir av innehaveren Svenskt Tenn AB (en kjent interiørbutikk i Strandvägen i Stockholm). EU-domstolene kom til at direktivets artikkel 7 (1) bokstav e) nr. iii) ikke var til hinder for registrering i dette tilfellet. EU-domstolen pekte blant annet på at selv om merket inneholder linjer og konturer som danner omrisset av kartene, så inneholder det samtidig dekor- og ordelementer som MANHATTAN, som er plassert mellom disse omrissene. Hvorvidt de grafiske elementene hadde opphavsrettslig vern var også uten betydning for om merket utelukkende består av en form.

I sak C-705/17 ROSLAGSÖL hadde EU-domstolen nok en gang fått referert spørsmål fra svenske domstoler. Saken gjaldt virkningen av unntaksanmerkninger i nasjonale varemerkeregistre ved vurderingen av merkets beskyttelsesomfang (omtalt av Immaterialrettstrollet her). Saken hadde sin bakgrunn i en svensk varemerkesøknad for ordmerket ROSLAGSÖL. Dette hadde blitt avslått på grunn av forvekslingsfare med en tidligere registrering av det kombinerte merke: ROSLAGS PUNSCH. Det eldre merket inneholdt en unntaksanmerkning om at registreringen ikke gir enerett til selve betegnelsen "ROSLAGSPUNCH". Anmerkningen ble i sin tid ansett som påkrevd fordi "Roslag" er en region i Sverige og "Punsch" er beskrivende for alkoholholdige drikker i klasse 33. 

EU-domstolen la til grunn at varemerkedirektivet artikkel 4 (1) bokstav b) skal tolkes slik at den er til hinder for nasjonale ordninger der anmerkninger får den virkning at merkeelementer som er omfattet av anmerkningene ekskluderes fra helhetsvurderingen som skal foretas ved fastsettelsen av om det foreligger forvekslingsfare. Artikkel 4 (1) bokstav b) kan heller ikke tolkes slik at det på forhånd, og med permanent virkning, skal kunne bestemmes at et slikt element som er omfattet av en anmerkning uten videre skal tillegges mindre betydning ved vurderingen.

Saken i C-690/17 ÖKO-Test Verlag gjaldt det tyske testinstituttet ÖKO-Test sitt registrerte varemerke som blir benyttet i forbindelse med publisering av testresultater for ulike varer (såkalt kvalitetsmerke). Dr. Liebe er en tysk produsent av tannkrem som hadde vunnet en tidligere test og derfor inngått en lisensavtale om bruk av kvalitetsmerket. Dr. Liebe fortsatte imidlertid å bruke merket også etter at en ny tannkremtest var publisert i 2008, noe som førte til at ÖKO-Test saksøkte Dr. Liebe for varemerkeinngrep. Det første spørsmålet EU-domstolen måtte ta stilling til var om det kan nedlegges forbud mot bruk etter direktivet artikkel 5 (1) (identiske eller forvekselbare merker) selv om merket ikke er brukt på samme eller likeartede varer. Det følger av tidligere praksis fra EU-domstolen, blant annet i C-1795 Daimler, at det unntaksvis kan nedlegges forbud etter denne bestemmelsen ved ikke-likeartede varer/tjenester dersom det foreligger en særlig link mellom tredjepartens tjenester og varene som merket er registrert for. I denne saken drev Dr. Liebe og ÖKO-Test med ulike former for næringsvirksomhet og det forelå ingen «link» mellom disse. ÖKO-Test kunne dermed ikke påberope seg varemerkeinngrep etter varemerkedirektivet artikkel 5 (1).

Det andre spørsmålet var om ÖKO-Test, som anses velkjent i Tyskland, kan motsette seg bruk av sitt kvalitetsmerke eller lignende merker på varer som verken er av samme eller lignende art som det kvalitetsmerket er registrert for etter varemerkedirektivet artikkel 5 (2). Dette besvarte EU-domstolen bekreftende, og pekte på at tyske domstoler særlig må vurdere hvorvidt Dr. Liebes bruk av ÖKO-Test sitt kvalitetsmerke innebærer en urimelig utnyttelse av dets særpreg eller renommé, eller om det foreligger en rimelig grunn for Dr. Liebe til å bruk merket.

Red Bulls varemerker EUTM002534774 og 
EUTM009417668
Den 29. juli avsa også EU-domstolen sin avgjørelse i Red Bulls ankesak mot Underrettens avgjørelse knyttet til to fargekombinasjonsmerker (sak C-124/18 Red Bull). Avgjørelsen er tidligere omtalt av Immaterialrettstrollet her. Red Bull hadde i henholdsvis 2005 og 2011 fått registrert to fargekombinasjonsmerker for kombinasjonen av blå og sølv i klasse 32 (energidrikk). Begge merker ble supplert med en beskrivelse. For det første merket lød beskrivelsen: "Protection is claimed for the colours blue (RAL 5002) and silver (RAL 9006). The ratio of the colours is approximately 50% - 50%". For det andre merket ble det inngitt følgende beskrivelse: "The two colours will be applied in equal proportion and juxtaposed to each other. Blue (Pantone 2747C), silver (Pantone 877C)". Underretten kjente i slutten av 2017 begge merker ugyldige under henvisning til at angivelsen av varemerkene var for upresis. Den grafiske gjengivelsen og beskrivelsen åpnet etter Underrettens syn for en rekke ulike bruksmåter og kombinasjoner og utgjorde dermed ikke en "systematic arrangement in such a way that the colours concerned were associated in a predetermined and uniform way" (varemerkeforordningen (207/2009, nå 2017/1001) artikkel 4)

EU-domstolen var enig med Underretten, og viste til at registrering av varemerker forutsetter at det gjengis grafisk på en måte som sikrer at "the subject matter and scope of the protection sought are clearly and precisely determined". Dette var ikke tilfellet ved en angivelse av to eller flere farger, angitt abstrakt og uten konturer, som ikke ga forutsigbarhet for hvilke kombinasjoner som var dekket av registreringen. Det hjalp ikke at merkene var supplert med en verbal beskrivelse, når heller ikke denne var egnet til å sikre forutsigbarhet rundt innholdet og omfanget av beskyttelsen. Dersom man tillot registret merker som åpnet for en rekke kombinasjoner, ville ikke opprinnelsesgarantifunksjonen være sikret, og andre aktører ville ikke settes i stand til å avgjøre rekkevidden av vernet som var tildelt ved registreringen. Det var ikke feil av Underretten å legge vekt på den faktiske bruken av merket og de ulike kombinasjoner som denne bruken illustrerte. Det kan altså se ut som Red Bull må vinke farvel til sine to fargekombinasjonsmerker.

Andre avgjørelser som kan nevnes fra EU-domstolen fra året som gikk er avgjørelsene i C-578/17 Hartwall (klar og presis gjengivelse), C-629/17 Adegaborba (beskrivende varemerke), samt EUIPO Cancellation Divisions avgjørelse om å kjenne merket BIG MAC ugyldig i EU som følge av at McDonalds ikke hadde bevisst reell bruk (nokså strengt/omfattende for EU-varemerker).

Annet
Som tidligere år inneholdt også nyhetsbildet i 2019 en rekke profilerte varemerkesaker som aldri kom for domstolene, inkludert en rekke friske utspill og lanseringer (som f.eks. denne). Det er imidlertid liten tvil om at det var NSBs navneendring til VY og særlig de påfølgende konfliktene med kommunikasjonsbyrået VY Communications AS og selskapet Leve Hytter AS (som markedsfører hytter under betegnelsen «VY») som fikk mest oppmerksomhet. Striden med kommunikasjonsbyrået VY Communications skulle egentlig opp for Oslo tingrett sent i fjor, men i tolvte time inngikk partene forlik. 

En annen konflikt som fikk mye oppmerksomhet, var striden mellom SHE Invests og DNB knyttet til bruken av emneknaggen #huninvesterer som nå står sentralt i DNBs kvinnekampanje. SHE hevdet imidlertid at emneknaggen er deres varemerke, og viste til at de etter en mislykket samarbeidsdialog med DNB hadde gitt banken klar beskjed om at de ikke fikk bruke emneknaggen i sin markedsføring. Så vidt dette immaterialrettstrollet kan se benyttes #huninvesterer fremdeles av DNB, så det gjenstår å se om saken får rettslig etterspill.  

Loen Skylift AS' varemerkereg.no
305892 (tilsvarende 306974).
Kilde: Patentstyret
En annen høytsvevende sak i mediebildet er striden mellom Loen Skylift og Voss Skylift, og vi tenker her ikke på feiden sistnevnte også har med diverse grunneiere under skyliften på Voss. Loen Skylift har gått til søksmål fordi de mener at logoen til Voss Skylift er for lik sin egen logo. Etter det dette immaterialrettstrollet forstår gjelder saken både varemerkeinngrep og brudd på markedsføringsloven. Basert på nyhetsdekningen, og i lys av at Loen Skylift har registrert sin logo som varemerke i en rekke ulike varianter, stusser imidlertid dette immaterialrettstrollet på at saken er berammet i Bergen tingrett i april 2020 (!). Som flere sikkert har lest om i Torger Kiellands oppsummering av opphavsrettsåret 2019 vil dette i så fall ikke være eneste gang en immaterialrettssak ble berammet feil i året som gikk.

Patentstyret kunne videre rapportere om at antallet varemerkesøknader/utpekninger i Norge holdt seg stabilt i 2019 (ca. 17 250 søknader). Det rapporteres også om en liten nedgang i varemerkesaker fra norske søkere, samtidig som det var en liten oppgang i antallet registrert merker i 2019 (ca. 2000 flere enn 2018). 

*Artikkelforfatter Julius Berg Kaasin har i tom. september 2019 vært ansatt i Zacco og er fra 1. januar 2020 ansatt i GjessingReimers. Begge selskapene har vært involvert i flere av de omtalte sakene. Artikkelforfatteren representerte selv Monster, Inc. i saken mot Manimal AS. Øvrige immaterialrettstroll som har vært involvert i de gjennomgåtte sakene har ikke medvirket til denne oppsummeringen.

21 februar 2020

Opphavsrettsåret 2019

Også i år vil Immaterialrettstrollet oppsummere de viktigste hendelsene fra året som gikk innenfor de viktigste grenene av immaterialretten (opphavsrett, patentrett, designrett, kjennetegnsrett og markedsføringsrett).  Her vil de ulike immaterialrettstrollene gjøre et selektivt tilbakeblikk på de viktigste endringene på lovgivningssiden, og de viktigste sakene fra norsk og internasjonal rettspraksis.

For opphavsrettens del har 2019 vært ytringsfrihetens år. EU-domstolen i storkammer har behandlet tre saker om forholdet mellom ytringsfriheten og opphavsretten, mens Høyesterett har behandlet to saker om tilsvarende spørsmål. På lovgivningssiden er ny åndsverklov unnagjort, men det er stadig nye direktiver og forordninger å gjennomføre. EU-parlamentet har på sin side endelig vedtatt digitalmarkedsdirektivet.

Norsk og europeisk lovgivning

Foto: Stortinget, CC BY-ND
Den nye åndsverkloven hadde så vidt rundet et halvt år da den første endringen – Lov om endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.) – ble vedtatt 20.12.2018. Loven opphever blant annet åvl. § 86 om behandling av personopplysninger som gjelder opphavsrettsinngrep og gjør visse endringer i § 114 om lovens rekkevidde for nærstående rettigheter. 

Den viktigste endringen er likevel ny § 112a som gjør EUs forordning 2017/1128 om grense­kryssende portabilitet av nett­baserte innholds­tjenester i det indre marked (portabilitets­forordningen) til norsk lov. Forordningen gir regler om såkalt portabilitet av nettbaserte innholds­tjenester, og vil gjøre at abonnenter av strømmetjenester som Netflix og HBO Nordic sømløst vil kunne bruke disse tjenestene gjennom sitt norske abonnement når de er på kortere opphold innenfor EØS-området. Konkret innebærer forordningen at tilbydere av slike nettjenester forpliktes til å legge til rette for at deres abonnenter får tilgang til abonnement de har tegnet i sitt hjemland når de befinner seg innenfor EØS-området. (Se nærmere i Immaterialrettstrollets omtale av høringen.) Endringene trådte i kraft 1. august 2019.

I Brussel vedtok EU-parlamentet i september digitalmarkedsdirektivet (Directive on copyright in the Digital Single Market, 2019/790/EU). Det skjedde imidlertid ikke uten diskusjon. De mest kontroversielle bestemmelsene i direktivforslaget var den såkalte «lenkeskatten» i artikkel 15 (tidl. artikkel 11) og plikten til filtrering av rettighetsbeskyttet innhold i artikkel 17 (tidl. artikkel 13). Artikkel 15 etablerer en ny enerett til publisering av overskrifter og korte utdrag fra nyhets­artikler. Dette innebærer i praksis at tjenester som Google News må betale for å gjengi slike «snippets». I det endelige direktivet presiseres det riktignok at privat, ikke-kommersiell bruk ikke omfattes. Dette innebærer trolig at privatpersoners deling av nyhetssaker for eksempel på Facebook, faller utenfor direktivet.
  
Det uttalte formålet med artikkel 17 er å tette det såkalte «verditapet» («value gap») som oppstår når tjenestetilbydere som YouTube gjør sine brukeres innhold tilgjengelig uten å ha klarert rettighetene til disse. Disse har til nå ikke hatt en generell plikt til å undersøke om innholdet brukerne deres laster opp innebærer opphavsrettsinngrep, men har bare hatt plikt til å fjerne innholdet dersom de blir gjort oppmerksom på at dette er i strid med opphavsretten. Artikkel 17 fastslår derimot at slik tilgjengeliggjøring innebærer et opphavsrettsinngrep, og at tjenestetilbyderne derfor er forpliktet til å selv klarere slikt innhold eller å filtrere bort innhold som ikke er klarert før det blir gjort tilgjengelig.

Før vedtakelsen ble bestemmelsen imidlertid myket opp blant annet gjennom ansvarsbegrensninger for små- og mellomstore selskaper i oppstartfasen og en presisering av at bestemmelsen ikke innebærer en generell plikt til å monitorere innhold på egen plattform. 

Europeisk rettspraksis

Ralph Hütter i Kraftwerk
Foto: Miroslav Bolek, CC BY-SA 3.0
EU-domstolen i storkammer  avsa sent i sommer dom i tre saker om forholdet mellom ytringsfriheten og opphavsretten. C-476/17 Pelham omhandlet bruk av et to sekunders sample fra «Metall auf Metall» av den kjente elektronikaduoen Kraf­twerk i sporet «Nur Mir» (saken er nærmere kommentert av Simon Skarstein Waaler her  og av Alan Hui her).

C-469/17 Funke Medien omhandlet en rekke tyske militærrapporter fra 2001 til 2012, som ga opplysninger om utplasseringen av tyske styrker og soldater («die Afghanistan-Papiere»), som ble lekket til Funke Medien som publiserte dem. C-516/17 Spiegel Online omhandlet en gammel artikkel av tyske politikeren Volker Beck som argumenterte for dekriminalisering av pedofili. Den tyske nettavisen Spiegel Online publiserte en opprinnelig, ikke tidligere publisert versjon av denne artikkelen. (Begge sakene er nærmere kommentert her og her).

Alle de tre avgjørelsene, men særlig Funke Medien og Spiegel Online, går grundig inn i forholdet mellom de opphavsrettslige enerettene, unntakene fra disse og grunnleggende rettigheter som ytrings- og informasjonsfrihet. Ikke overraskende legger EU-domstolen, til grunn at katalogen over unntak og innskrenkninger i infosocdirektivet artikkel 5 nr. 2 og 3 er uttømmende, og ikke kan suppleres med andre unntak eller begrensninger.

Innholdet i alle unntakene er imidlertid ikke fullharmonisert. EU-domstolen fremhevet for eksempel bestemmelsene om hhv. dagshendinger og gir anvisning på skjønnsmessige vurderinger som innebærer at disse ikke er fullharmoniserte. Denne «skjønnsmarginen» er imidlertid ikke ubegrenset. Direktivet må 1) tolkes på en måte som er egnet til å sikre formålet med direktivet og ikke går lenger enn det som er nødvendig for å sikre dette formålet. Skjønnsmarginen begrenses dessuten av 2) trestegstesten i infosocdirektivet artikkel 5 nr. 5 og 3) av EUs charter for grunnleggende rettigheter.

Dette innebærer at nasjonale domstoler ved fastleggelsen av innholdet i unntakene i artikkel 5 nr. 2 og 3 skal foreta en reell avveining mellom hensynet til ivaretakelse av opphavsretten og hensynet til ivaretekalsen av grunnleggende rettigheter som ytrings- og pressefriheten. Det fremheves at sistnevnte skal tillegges særlig vekt på om anvendelsen av det opphavsrettslig beskyttede verket inngår i en offentlig samtale eller en politisk debatt om et tema av allmenn interesse.

Som en del av denne avveiningen fremhever EU-domstolen videre at unntakene i artikkel 5 nr. 3 må anses som rettigheter for brukerne. Selv om det er noe uklart hvor langt dette egentlig rekker, er det i alle fall ikke utelukket at EU-domstolen i fremtiden vil komme til at enkelte av unntakene i artikkel 5 nr. 3 ikke lenger er valgfrie, men at medlemsstatene er forpliktet til å gjennomføre disse.

Mer konkret tok EU-domstolen stilling til spørsmål knyttet til omfanget av produsentvernet og unntakene for sitater og dagshendinger. C-476/17 Pelham legges det til grunn at produsentvernet av (lyd)opptak i infosocdirektivet artikkel 2 i utgangspunktet er absolutt, og at sampling derfor ikke er tillatt, uavhengig av det er snakk om et kort klipp. Det åpnes imidlertid for at sampling ikke innebærer et inngrep i produsentvernet dersom det er «ændret og uigenkendelig for øret».


Både C-476/17 Pelham og C-516/17 Spiegel Online behandler spørsmål knyttet til omfanget av unntaket for sitater i infosocdirektivet artikkel 5 nr 3 d). I Pelham avklares det at påberopelse av sitatretten forutsetter at det siterte er gjenkjennelig. For sitat i form av sampling innebærer dette at samplet ikke må være så endret at lytteren ikke kan gjenkjenne det. 

I Spiegel Online legges det til grunn at et sitat ikke nødvendigvis må gjøres til del av en annen frembringelse, men kan gjengis som en lenke. Dette innebærer at det ikke er utelukket at Spiegel Onlines lenking til det opprinnelige manuskriptet kan anses som et lovlig sitat. Sitatretten er imidlertid knyttet til verket i den form det er offentliggjort. Dette innebærer at sitatretten i Spiegel Online er begrenset til versjonen av artikkelen som er publisert med opphavers samtykke.

Det upubliserte manuskriptet i Spiegel Online kan muligens gjengis med grunnlag i unntaket for dagshendinger. EU-domstolen presiserer her, ikke uventet, at anvendelse av dette unntaket ikke forutsetter at det ikke med rimelighet har vært mulig å innhente samtykke fra rettighetshaver.

EU-domstolen har imidlertid også vært opptatt på annet hold i året som har gått. I C-263/18 Tom Kabinet lukket domstolen resolutt døren for digital konsumpsjon av andre produkter enn datamaskinprogrammer (saken er nærmere kommentert av Emile Schjønsby-Nolet her). 

Etter at EU-domstolen i C-128/11 UsedSoft og C-166/15 Microsoft hadde anerkjent en begrenset form for digital konsumpsjon av datamaskinprogrammer, reiste dette spørsmål om slik konsumpsjon også kunne inntre for andre digitale produkter. Etter at domstolen i C-419/13 Allposters hadde gått ganske langt i å antyde at dette ikke var tilfellet, kom spørsmålet uttrykkelig opp i Tom Kabinet.

Tom Kabinet videresolgte e-bøker innenfor en privat «leseklubb» med privatpersoner og offisielle forhandlere, der forutsetningen var at den som videresolgte e-boken slettet sitt eksemplar med et digitalt vannmerke. EU-domstolen la til grunn at slik tilgjengeliggjøring av e-bøker for nedlasting ikke var spredning etter infosocdirektivet artikkel 4, men overføring til allmennheten etter artikkel 3. Opphavers rett til tilgjengeliggjøring av e-bøker og digitale produkter etter infosocdirektivet er derfor ikke gjenstand for digital konsumpsjon. Andre digitale produkter enn datamaskinprogrammer kan derfor ikke videreselges uten samtykke fra rettighetshaver.

En av G Star Raws dongeribukser
som Cofemel er anklaget for å ha kopiert
I C‑683/17 Cofemel tok EU-domstolen stilling til om innholdet i infosocdirektivets originalitetskrav anvendt på forskjellige typer fremstillinger. Saken gjaldt spørsmålet om opphavsrettsbeskyttelse av G Star Raws dongeribukser. Ikke uventet la EU-domstolen til grunn at medlemsstatene ikke kan operere med et forhøyet krav til originalitet for visse typer frembringelser. Dette innebærer at det samme originalitetskravet i prinsippet skal legges til grunn for alle typer av frembringelser.

Dette innebærer imidlertid ikke at originalitetsvurderingen vil slå likt ut for alle typer frembringelser. Frembringelser som inneholder tekniske elementer og andre elementer som begrenser frembringers kreative frihet gjør fremdeles at rommet for kreativ innsats blir mindre, og det etter omstendighetene blir vanskeligere å oppfylle kravet til originalitet.

EU-domstolen gjentar riktignok de noe uheldige uttalelsene fra C-145/10 Painer om at beskyttelsesomfanget «ikke afhænger af graden af den kreative frihed, som ophavsmanden har haft, og at beskyttelsen derfor ikke er svagere end den beskyttelse, som tildeles andre værker» (avsnitt 35, jf. C-145/10, avsnitt 97-99). 

Selv om graden av kreativ frihet ikke direkte skal ha betydning, må beskyttelsesomfanget fortsatt være avhengig av hvilke elementer i frembringelsen som er originale, og at det bare er gjengivelse av disse elementene som vil innebære inngrep. For bruksgjenstander som G Stars dongeribukser innebærer dette at det bare er gjengivelse av de få elementene som eventuelt er originale (i praksis sømmene over knær og lår) som vil innebære et opphavsrettsinngrep. 

I C‑666/18 IT Development tok EU-domstolen stilling til om at brudd på vilkår i en programvarelisens også skal kunne gjøres gjeldende som opphavsrettsinngrep. IT Development ga i 2010 lisens til programpakken «ClickOnSite» til FreeMobile. Lisensavtalen anga blant annet at FreeMobile som lisenstaker ikke hadde rett til å endre programmet eller lage nye versjoner av dette. FreeeMobile endret likevel angivelig programmet og spørsmålet var om håndhevelsesdirektivet (direktiv 2004/48/EF) forutsetter at dette (også) skal kunne gjøres gjeldende som et opphavsrettsinngrep, eller om nasjonal rett kan begrense lisensgivers rett slik at slike brudd på lisensavtalen bare kan gjøres gjeldende som kontraktsbrudd. Ikke overraskende besvarte EU-domstolen dette spørsmålet bekreftende. 

Saken tar imidlertid ikke stilling til det mer interessante spørsmålet om hvilke brudd på en lisensavtale som også kan gjøres gjeldende som opphavsrettsinngrep. I C‑666/18 IT Development fremgikk det klart av lisensavtalen at det ikke var gitt tillatelse til endringer av programmet, og at slike endringer derfor vil innebære et opphavsrettsinngrep. Men hva med tilfeller hvor det er gitt tillatelse til bearbeidelser på bestemte vilkår og lisenstaker bryter disse vilkårene? Det kan riktignok stilles spørsmål i hvilken grad dette er et spørsmål som er harmonisert etter håndhevelsesdirektivet.

Norsk rettspraksis 

Også Høyesterett har i året som gikk behandler to saker som berører avveiningen mellom opphavsretten og ytrings- og informasjonsfriheten: HR-2019-1725-A (Rettspraksis.no) (omtalt her) og HR-2019-1743-A (Popcorn Time) (omtalt her)

HR-2019-1725-A (Rettspraksis.no) var en rekke eldre høyesterettsavgjørelser, i hovedsak hentet fra DVDer fra Lovdata, gjort tilgjengelig på nettstedet Rettspraksis.noDet var ikke omstridt at avgjørelser fra 2002-2007 var omfattet av databasevernet og at uttrekkene som var gjort av slike avgjørelser fra Lovdatas DVD fra 2005 isolert sett innebar et inngrep i databasevernet. Spørsmålet for Høyesterett derfor var om bruken likevel var unntatt etter åvl. § 14, som blant annet unntar rettsavgjørelser fra opphavsrettsbeskyttelse, eller fordi bruken var vernet av ytringsfrihetsbestemmelsene i Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10.

Høyesterett la til grunn at åvl. § 14 ikke var til hinder for at databasevernet omfatter uttrekk og tilgjengeliggjøring av høyesterettsavgjørelsene, ettersom det var databasen som sådan som må oppfylle vilkårene etter § 14 jf. jf. § 24 (5). Lovdatas database kunne ikke anses utarbeidet som ledd i offentlig myndighetsutøvelse. Det var her uten betydning at innholdet i databasen, i form av høyesterettsavgjørelsene som det ble gjort uttrekk av, i seg selv var åndsverk som var unntatt etter § 14. Høyesterett konkluderte deretter med at et slikt inngrep i ytringsfriheten som databasevernet innebærer, i dette tilfellet er nødvendig og forholdsmessig.

Grl. § 100 eller EMK art. 10 kunne, hverken direkte eller indirekte, gi grunnlag for de aktuelle handlingene. Det ble her vist til at de aktuelle avgjørelsene var tilgjengelige på andre måter. Avgjørelsen signaliserer et sterkt vern av databaser med offentlig informasjon, som rettsavgjørelser, da det presumptivt er ganske få databaser som kan anses som «vedtak av offentlig myndighet» eller som «gjelder offentlig myndighetsutøvelse». 

Høyesterett tar i sin tilnærming utgangspunkt i at åvl. § 14 isolert sett ikke innebærer at Lovdatas database er unntatt fra vern etter § 25, og at ««åndsverkloven [bare] må vike for det vern om ytringsfriheten som følger av Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10 ... [i] tilfelle motstrid». Det kan imidlertid innvendes at Høyesterett burde ha anlagt samme tilnærming som EU-domstolen i C-469/17 Funke Medien og C-516/17 Spiegel Online, hvor avveining mellom opphavsretten og hensynet til ytringsfriheten gjøres innenfor rammen av unntakene i infosocdirektivet artikkel 5 nr. 3. Det er riktignok ikke gitt at dette ville ha ledet til et annet resultat, særlig tatt  i betraktning at EU-domstolen overlater en ganske vid skjønnsmargin til medlemsstatene når det kommer til denne avveiningen. 

Foto: GoodFreePhotos
Sagaen om beslag og inndragning av domenenavnet popcorn-time.no fikk sin avslutning når Høyesterett i fjor høst behandlet inndragningsspørsmålet i HR-2019-1743-A (Popcorn Time). På samme måte som lagmannsretten fant Høyesterett at aktiviteten på nettstedet popcorn.time.no, i form av å legge ut leker til andre nettsteder hvor ulike versjoner av programmet Popcorn Time og instruksjoner om hvordan programmet skulle installeres og brukes, innebar medvirkning til opphavsrettsinngrep, etter åvl. § 1961 § 54, jf. § 2, jf. strl. § 15.

Det erkjennes riktignok at nyere praksis fra EU-domstolen utvider eneretten til overføring til også å omfatte visse medvirkningshandlinger. Førstvoterende kan imidlertid ikke se at dette har betydning for det strafferettslige medvirkningsspørsmålet i saken. Dette er diskutabelt.  For det første gir den stadig videre tolkning av eneretten til overføring til allmennheten grunnlag for å drøfte om innholdet på popcorn.time.no i seg selv innebar et direkte opphavsrettsinngrep etter åvl 1961 § 2. 

For det andre kan det stilles spørsmål om utvidelsen av eneretten til overføring påvirker omfanget av et ansvar for medvirkning til slik overføring. Det er ikke uten videre gitt at dette ville ha ledet til et annet resultat, men det er ganske klart at dette er en problemstilling Høyesterett burde ha drøftet. Ikke uventet fant Høyesterett til sist at inndragning ikke ville være i strid med med ytringsfriheten i Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10

Det har også kommet enkelte avgjørelser fra lagmannsrettene i fjoråret som fortjener omtale. I LE-2018-118167 fant Eidsivating at Scoop AS’ vase og telysholder innebar et inngrep i Jeanette Karsten Arkdekos opphavsrett (nærmere omtalt her). Lagmannsrettens verkshøydevurdering er nok i overkant preget av en helhetsvurdering av om vasen og telysholderen utgjør en «selvstendig kunstnerisk utforming», hvor det tas vel lite hensyn til ganske fremtredende funksjonelle elementer. Gitt at inngrepsgjenstanden lå såpass nært opptil den opprinnelige frembringelsen, er det imidlertid ikke så mye å si på at man konkluderer med at det forelå et opphavsrettsinngrep.
Jeanette Karsten Arkedos vase og telysholder

Inngrepsgjenstanden

Da er behandlingen av spørsmålet om økonomisk kompensasjon mer oppsiktsvekkende. Etter å ha konstatert at det foreligger ansvarsgrunnlag, legger lagmannsretten til grunn at det hverken var sannsynliggjort et inntektstap eller et goodwilltap som gir grunnlag for erstatning for økonomisk tap etter åvl. 1961 § 55 første ledd. Selv om det er vanskelig på uttale seg om den konkrete bevisvurderingen, fremstår dette som strengt.

Dette burde imidlertid gitt opphav til spørsmål om rimelig vederlag for den urettmessige utnyttelsen. Ny åndsverklov § 81 første ledd bokstav a har, i motsetning til åvl. 1961, en eksplisitt regel om «rimelig vederlag for bruken». Det kan imidlertid argumenteres for at en slik regel også eksisterte under åvl. 1961 på ulovfestet grunnlag (se Rognstad/Stenvik, Hva er immaterialretten verdt? s. 13-19). Til lagmannsrettens forsvar skal det bemerkes at det ikke synes å ha vært prosedert på et krav om rimelig vederlag på ulovfestet grunnlag.

En annen avgjørelse som på samme måte ikke drøfter spørsmålet om vederlag, er LB-2018-77812. Saken har sitt utspring i en sak fra Universitetet i Oslo, hvor en stipendiat hevdet at hennes forskning var patentert uten at hun var kreditert eller fått kompensasjon for dette. Saken bar også gjenstand for en Brennpunkt-dokumentar i 2014. Lagmannsretten kom til at stipendiaten ikke hadde gitt et relevant bidrag til oppfinnelsen, og hadde derfor ikke krav på kompensasjon etter arbeidstakeroppfinnelsesloven. Bruk av stipendiatens artikkelutkast i patentsøknaden ble derimot ansett som et opphavsrettsinngrep, men retten fant at hun ikke hadde lidt noe økonomisk tap som følge av dette.

Her kan det innvendes at man også burde ha tatt opp spørsmålet om rimelig vederlag. På samme måte som i vasesaken synes det heller ikke her å ha vært prosedert på et slikt krav. Det må vel også påpekes at et slikt krav i alle tilfeller ikke ville ha vært særlig høyt. Medhold her kunne imidlertid fått betydning for saksomkostningene, da stipendiaten ble dømt til å betale saksomkostninger for lagmannsretten.

En kuriositet til slutt: Stavanger tingrett(!) avsa i august dom i 19-081713TVI-STAV, hvor det ble tilkjent erstatning for urettmessig bruk av et fotografi på en nettside. Materielt sett er det lite å utsette på dommen. I og med at sivile saker om opphavsrettsinngrep omfattes av regelen om tvungent verneting i åvl. 85, skulle saken imidlertid vært henvist til behandling Oslo tingrett.