Høyesterett: TONOs lisensvilkår for Oslo-filharmonien oppfyller ikke lovens krav til objektivitet og likebehandling

Høyesterett avsa 12. juni 2023 dom i saken mellom rettighetsorganisasjonen TONO Sa og Stiftelsen Oslo-filharmonien (HR-2023-1077-A). Saken gjaldt utmåling av vederlag for Oslo filharmoniorkesters offentlige fremføring av musikk, og kravet om at vederlaget skal fastsettes etter objektive og ikke-diskriminerende kriterier etter lov om kollektiv forvaltning § 28. Høyesterett kom i likhet med tidligere instanser til at vederlaget TONO krevde var beregnet på en måte som innebar at Oslo-Filharmonien ble behandlet forskjellig fra andre konsertarrangører, og at denne forskjellsbehandlingen ikke var objektivt begrunnet. Rimelig vederlag måtte derfor fastsettes ut fra TONOs alminnelige konserttariff.

Oslo-Filharmonien
Foto: Hans A. Rosbach, CC BY-SA 3.0

Sakens bakgrunn

TONO forvalter rettighetene til komponister og tekstforfattere ved å gi tillatelse til å bruke musikken deres på blant annet TV, radio og strømmetjenester.

Frem til 2016 hadde TONO avtale med Oslo-filharmonien som blant annet driver Oslo filharmoniorkester. Orkesteret fremfører både vernede verk og verk som har falt i det fri. For dette mottar Oslo-filharmonien betydelig årlig offentlig støtte over statsbudsjettet (ca. 183 millioner i 2020). Oslo-filharmonien hadde tidligere en avtale med TONO hvor vederlaget var basert på en prosentsats (1,2%) av Oslo-filharmoniens årlige samlede vederlag, inkludert blant annet statsstøtte. TONO sa opp avtalen med Oslo-filharmonien og de andre største orkestrene her til lands fordi de ønsket å få flere andre orkestre, i tillegg til de største, over på samme modell som gjaldt for disse. Denne endringen ble angivelig gjort av hensyn til likebehandling.

Forhandlinger om ny avtale førte imidlertid ikke frem, og Oslo-filharmonien betalte derfor fra 1. januar 2016 vederlag basert på TONOs ordinære konserttariff. I denne tariffen inngår ikke statsstøtte som en del av beregningsgrunnlaget ettersom langt fra alle musikere og orkester mottar dette. Oslo-Filharmoniens vederlag til TONO ble dermed halvert sammenlignet med det som ble betalt under den tidligere avtalen.

TONO gikk etter hvert til sak mot Oslo-filharmonien med krav om rimelig vederlag etter lov om kollektiv forvaltning § 28 og åndsverkloven § 69 (som innholdsmessig ble ansett som tilsvarende bestemmelser), hvor beregningen var basert på en annen modell enn konserttariffen som også inkluderte statsstøtten Oslo-Filharmonien mottar.

Oslo tingrett frifant Oslo-filharmonien for TONOs krav og konkluderte med at vederlaget måtte fastsettes etter TONOs alminnelige konserttariff og var begrenset til verkene under TONOs forvaltning (dvs. som fremdeles er vernet). Avgjørelsen er omtalt av IP-trollet her.

TONO anket deretter avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett som opprettholdt tingrettens avgjørelse og viste dessuten til at statstilskuddet måtte beregnes forholdsmessig for andelen verk som fremdeles er vernet. Avgjørelsen er om talt av IP-trollet her.

TONO anket lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett. For Høyesterett hadde TONO inntatt en mer detaljert anvisning på beregningen av vederlaget i sin påstand, men ellers stod saken i samme stilling som for lagmannsretten.

Høyesteretts avgjørelse

Høyesterett pekte innledningsvis på at objektivitetskravet har to sider. For det første må kriteriene til grunn for lisensvilkårene være så konkret utformet at de gjør det mulig for brukerne og domstolene å etterprøve og verifisere hvordan vederlaget er beregnet. For det andre innebærer objektivitetskravet at kriteriene må være relevante, nærmere bestemt at det kreves en sammenheng mellom brukens økonomiske handelsverdi og fastsettingen av vederlaget. Selv om kravene til objektivitet er oppfylt gjelder det også krav om likebehandling (ikke-diskriminering) ved at en forvaltningsorganisasjon som TONO plikter å tilby like lisensvilkår i likeverdige avtalesituasjoner.

Høyesterett utleder av dette en treleddet vurdering hvor en først må se på om forvaltningsorganisasjonen har foretatt sammenlignbare transaksjoner. Dersom dette er tilfellet må det vurderes om organisasjonen har anvendt kriterier som skiller seg fra dem som nå tilbys brukeren, om disse utgjør en forskjell av betydning. Hvis også dette er tilfellet kreves i så fall at forskjellsbehandlingen er objektivt begrunnet for at kravet til likebehandling skal være oppfylt. Kravet til etterprøvbarhet i objektivitetsvurderingen er dermed en forutsetning for vurderingen av likebehandling, og disse to vurderingene må derfor sees i sammenheng.

Etter å ha konstatert at konserttariffen var blitt lagt til grunn for sammenlignbare transaksjoner, vurderte Høyesterett om TONO anvendte andre kriterier enn tariffen ved beregning av vederlag f
or Oslo-filharmonien. Høyesterett pekte her på at også en rekke andre konsertarrangører mottar offentlige tilskudd. Videre ble det pekt på at dersom statstilskuddet medregnes innebærer det en forskjell fra konserttariffen, både med hensyn til beregningsgrunnlag, prosentandel og justeringsfaktorer. Dette ble illustrert gjennom beregningsmåten mellom TONOs påstand i punkt 1 og 2, hvor kravet etter punkt 2 utgjorde differansen mellom konserttariffen og vederlagskravet som inkluderer statstilskudd (ca. 1,7 millioner kroner i perioden 2018 – 2020).

TONO ble i denne sammenhengen ikke hørt med argumentet om at forskjeller i beregningsmåtene kun er relevante dersom kriteriene stiller en part mindre gunstig i konkurransen med andre brukere (konsertarrangører). Etter Høyesteretts syn er det tilstrekkelig dersom ulikhetene medfører en økonomisk merbelastning av betydning for brukeren (Oslo-filharmonien) det fastsettes vederlag for.

Høyesterett fastholdt avgjørelsen til tidligere instanser
Foto: Andreas Haldorsen, CC BY-SA 4.0

I likhet med lagmannsretten uttaler også Høyesterett at statstilskudd under visse omstendigheter kan oppfylle kravene til objektive og ikke-diskriminerende vilkår. I denne saken fremstod imidlertid forskjellsbehandlingen – etter Høyesteretts syn – konkret begrunnet i Oslo-filharmoniens forhold.

Konklusjonen ble dermed at TONOs lisensvilkår for Oslo-filharmonien ikke oppfylte lovens krav til objektivitet og forskjellsbehandling. Høyesterett forkastet dermed TONOs anke, og vederlaget Oslo-filharmonien skal betale må derfor fastsettes etter alminnelig konserttariff.

Immaterialrettstrollets tanker

Dette immaterialrettstrollet er ikke overrasket over at Høyesterett opprettholdt lagmannsrettens konklusjon, og er i så måte kanskje mer overrasket over at saken slapp inn til behandling.

Når det er sagt er det - som ved lagmannsrettens dom - særlig høyesteretts generelle betraktninger om statstilskudd kan utgjøre en del av beregningsgrunnlaget i avsnitt 47 – 48 som er av størst interesse. Selv om heller ikke lagmannsretten utelukket dette, kan det synes som at Høyesterett i  større grad åpner for å inkludere slike tilskudd dersom dette er basert på generelle prinsipper som gjelder for alle brukere (konsertarrangører). I den forbindelse kommer også Høyesterett med noen betraktninger om hvilke kriterier som evt. må ligge til grunn, f.eks. hvilke typer offentlige tilskudd som skal tas i betraktning, og hvor stort tilskuddet må være før det får betydning for andre konsertarrangører som mottar offentlige tilskudd.

I denne saken var beregningsgrunnlaget etter Høyesteretts syn basert på individuelle forhold hos Oslo-filharmonien, og konserttariffen var da den mest presise måten å beregne vederlaget på. 

Det kan kanskje passe godt å avslutte denne saken med å spørre om ikke den feite damen omsider har sunget? Likevel kan det nok tenkes at TONO i tiden fremover vil gå mer systematisk til verks for å etablere  generelle prinsipper for beregning av vederlag for alle brukere, også basert på eventuelle statstilskudd brukeren mottar. Dette immaterialrettstrollet blir i hvert fall ikke overrasket om diskusjonen fortsetter.

Statsflagg som registreringshindring – kommentar fra Patentstyret

Statsflagg som registreringshindring er normalt ikke et varemerkerettslig spørsmål som får så mye oppmerksomhet. Etter medioppmerksomheten rundt Orklas søknad med det colombianske flagget og trollets innlegg om saken, har Patentstyret sendt oss følgende gjesteinnlegg som en kommentar til vårt innlegg.

Vi i Patentstyret synes det er supert at dette emnet i varemerkeretten engasjerer. Det er ikke så ofte at de varemerkene vi nekter på bakgrunn av flagg får oppmerksomhet. Men for oss er dette vurderinger vi gjør jevnlig.

Vi mener vi foretar en grundig vurdering av hindrene i varemerkeloven § 15. Når det gjelder bestemmelsen i bokstav c, gransker vi blant annet med et automatisk søk mot WIPOs 6ter-base. Vi har også tatt i bruk automatisk billedgjenkjenning som samsvarer med den tjenesten som vi har gjennom søketjenesten vår.

Likevel har vi ikke klart å fange opp likheten med det colombianske flagget i granskingen vår. Derfor har vi heller ikke vurdert spørsmålet om likhet mellom varemerket og flagget. Når det gjelder spørsmålet om merkeendring som er nevnt i artikkelen, ser denne ut til å ligge innenfor hva Patentstyret kan godta.

 

Vi er enig i at det er en relativt streng vurderingsnorm som må ligge til grunn. Hva som ligger i «egnet til å oppfattes som et slikt tegn eller flagg» er blant annet behandlet i 2001 av Patentstyrets annen avdelings i avgjørelse nr. 7088, som gjaldt dette merket (søknadsnr. 19966522):

Der er det avgjørende om flagget «med letthet vil bli identifisert». Det er sikkert flere som husker denne saken fra KFIR:

Internasjonal registering nr. 1489495

Her hadde Patentstyret innledningsvis nektet på grunn av det svenske flagget, men senere frafalt på grunn av samtykke.

Et merke som kan minne litt om den aktuelle saken er internasjonal registering nr.  1341052:

Merket ser slik ut:	Det indiske flagget ser slik ut:

Her kom Patentstyret til at merket kan gi assosiasjoner til India, men at det ikke inneholder noe som er «egnet til å oppfattes som» det indiske flagget, særlig fordi elementet midt i flagget mangler. Vi anførte derfor ikke det indiske flagget som hinder.

Siri Steudel

Juridisk seniorrådgiver, design- og varemerkeavdelingen

Patentstyret

Statsflagg som registreringshindring – gule, blå og røde striper til besvær

Et varemerke kan ikke registreres dersom merket inneholder en stats offisielle flagg eller noe som er egnet til å oppfattes som et slikt flagg. Dette er en registreringshindring de fleste varemerkejurister sjelden er borti, men nylig har dette blitt satt i søkelyset som følge av en innsigelse fra colombianske kaffebønner mot registreringen av varemerket som preger posene med Kims Potet Sticks.

Bakgrunnen for saken er Orklas potetsnacksprodukt Kims Potet Sticks, som har vært på markedet i ulike variasjoner siden 1960-tallet. 20. januar 2023 søkte Orkla Confectionery & Snacks Norge AS om å registrere det kombinerte merket KIMS POTET STICKS som i dag preger posene (se merket gjengitt nedenfor). Patentstyret godkjente søknaden og registrere merket uten forutgående uttalelse. 26. juni 2023 fremmet en organisasjon for colombianske kaffebønder, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, innsigelse mot registreringen og anførte at merket ikke kan registreres fordi det inneholder det offisielle colombianske flagget eller noe som er egnet til å oppfattes som dette flagget, jf. varemerkeloven § 15 bokstav c. Det er her verdt å merke seg at "enhver" kan reise innsigelse, slik at også andre enn den aktuelle stats myndigheter kan påberope at et varemerke kommer i konflikt med et statsflagg, jf. varemerkeloven § 26 første ledd.

Varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c gjennomfører Pariskonvensjonen artikkel 6ter og varemerkedirektivet artikkel 4 nr. 1 bokstav h (som svarer til varemerkeforordningen artikkel 7 nr. 1 bokstav h). Bestemmelsen lyder:

"Et varemerke kan ikke registreres hvis det […] uten tillatelse inneholder et våpen eller annet tegn som er omfattet av straffeloven § 165 bokstav b og § 166, et statsflagg, eller noe som er egnet til å oppfattes som et slikt tegn eller flagg"

I innsigelsen fremhevet den colombianske organisasjonen at Orklas varemerke inneholdt de samme fargene, den samme plasseringen av fargene og fargestriper i samme dimensjoner som det colombianske flagget. Teksten KIMS POTET STICKS anførte innsigerne at ikke hadde avgjørende betydning, blant annet med henvisning til EUIPOs retningslinjer for tolkning av varemerkeforordningen artikkel 7 nr. 1 bokstav h.

Det ser nå ut til at partene har løst saken seg imellom. Til Finansavisen har Orkla uttalt at "Vi har hatt en dialog med organisasjonen for de colombianske kaffebøndene, og funnet en løsning som vi opplever at begge parter er fornøyd med". Forrige uke sendte også Orkla inn en begjæring om endring av det søkte merket til Patentstyret, hvor størrelsen på de tre stripene i gul, blå og rød er endret til å ha like dimensjoner (se det endrede merket gjengitt nedenfor). Patentstyret har foreløpig ikke tatt stilling til begjæringen om å endre det søkte merket.

Det colombianske flagget (hentet fra Wikipedia)	Det søkte merket i opprinnelig utforming (hentet fra søknaden 20. januar 2023)	Det søkte merket i endret utforming (hentet fra søkers brev 14. august 2023)

Denne saken er en nyttig påminnelse om den absolutte registreringshindringen i varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c. Patentstyret skal kontrollere at søknader om varemerkeregistrering ikke er i strid med § 15, jf. varemerkeloven § 20 første ledd. Vurderingen under § 15 første ledd bokstav c er ulik den alminnelige forvekselbarhetsvurderingen etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b (jf. § 16 nr. 1); avgjørende er om merket "inneholder" selve flagget eller "noe som er egnet til å oppfattes som" flagget", og ikke om merket er egnet til å forveksles med flagget. EUIPOs retningslinjer for tolkning av varemerkeforordningen artikkel 7 nr. 1 bokstav h gir anvisning på en streng vurdering, slik at merket må ligge relativt langt fra flagget for å gå klar. Som påpekt av innsigeren i saken her, vil EUIPOS Guidelines være relevant også for tolkningen av varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c.

Det er omtrent 200 offisielle statsflagg i verden (se f.eks. denne oversikten over nasjonalflagg på Wikipedia). I tillegg kommer andre tegn som er beskyttet etter varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c, slik som offentlige segl og våpen. Uten å peke på konkrete eksempler på mulige ugyldige varemerkeregistreringer, kan det stilles spørsmål ved om varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c i dag anvendes fult ut praksis. Gitt det store antallet statsflagg og andre beskyttede tegn, kan det være utfordrende å fange opp at et varemerke ikke kan registreres etter varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c. Her kan det være et potensiale ved å benytte automatiserte løsninger for å sammenligne varemerker opp mot statsflagg mv., lignende Patentstyrets tjeneste for bildesøk opp mot søkte og registrerte varemerker.

Til slutt er det verdt å merke seg at varemerkeloven § 15 regulerer vilkårene for å registrere merket. Om merket er lovlig å bruke må vurderes etter andre regler (for eksempel varemerkeloven § 10 eller markedsføringsloven § 26). I saken her har Orkla uttalt til Dagbladet at posene med Kims Potet Sticks ikke vil bli endret.