Borgarting lagmannsrett: Anke i Zerovision-saken forkastes

Borgarting lagmannsrett behandlet den 9. januar anken i Zerovision-saken. Avgjørelsen gjaldt gyldigheten av KFIRs registreringsnektelse av ordmerket ZEROVISION for røykmaskiner og sikkerhetssystemer. Lagmannsretten kom, i likhet med Oslo tingrett, til at ZEROVISION er beskrivende for de aktuelle varenes egenskaper og formål, jf. varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a. Avgjørelsen illustrerer enda et tilfelle av en tilsynelatende strengere praksis i norsk rett enn i andre jurisdiksjoner, inkludert EU, hva gjelder registreringsforbudet mot beskrivende varemerker.

Sakens bakgrunn

Zero vision?

Verisure Sàrl (Verisure) er et internasjonalt sikkerhetsselskap som blant annet tilbyr røykkanoner som innbruddsalarm. Navnet "Zerovision" kommer av at røykkanonen tåkelegger området slik at en eventuell innbruddstyv mister sikten: "If They Can't See, They Can't Steal". Det er flere alarmleverandører som tilbyr lignende røykleggingssystemer.

Verisures søknad om å registrere ordmerket ZEROVISION for klasse 7 "maskiner som genererer kunstig røyk" og klasse 9 "sikkerhetsalarmsystemer, unntatt for kjøretøy" ble avslått av Patentstyret 3. mai 2021 med begrunnelsen om at merket var beskrivende og manglet særpreg. Både etter klagebehandling i KFIR og videre for behandling i Oslo tingrett ble registreringsnektelsen vurdert gyldig (tingrettens dom er tidligere omtalt av IP-trollet her).

For ankebehandlingen i lagmannsretten var partene enige om at tingrettens saksfremstilling skulle legges uprøvd til grunn.

Spørsmålet om ZEROVISION er beskrivende for "maskiner som genererer kunstig røyk" (klasse 7) og for "sikkerhetsalarmsystemer, unntatt kjøretøy" (klasse 9)

Lagmannsretten redegjør innledningsvis overordnet for registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14.  Ut fra rettskildene oppstiller retten et nokså strengt utgangspunkt om at beskrivende ordelementer i kjennetegn normalt må anses som beskrivende for den aktuelle varen eller tjenesten. Det er tilstrekkelig at en av merkets mulige betydninger beskriver en egenskap ved varen eller tjenestene for at merket regnes beskrivende, jf. Stortorvet Gjestgiveri (HR-2021-2480-A).

Partene var enige om at den relevante omsetningskretsen i dette tilfellet omfatter både privatpersoner og profesjonelle brukere av alarmsystemer.

I den konkrete vurderingen viser lagmannsretten til at kombinasjonen av "ZERO" (null og nullpunkt) og "VISION" (syn, sikt, synsevne og visjon) enkelt vil forstås av omsetningskretsen som "null sikt" eller "null syn". Sammenstillingen er verken uvanlig eller overraskende og tilfører, enten man skriver merket i ett eller to ord, ingen semantiske eller grafiske elementer som skaper et annet meningsinnhold enn det som følger av alminnelig språkbruk.

Ordet ZEROVISION, ensbetydende med "null sikt" eller "null syn", var etter lagmannsrettens oppfatning klart beskrivende for maskiner som generer kunstig røyk (klasse 7). For omsetningskretsen er det en direkte og spesifikk forbindelse mellom ordmerket og produktets egenskaper og formål.

Også for sikkerhetsalarmsystemer (klasse 9) ble merket ansett beskrivende. Selv om klasse 9 utgjør en bredere varemerkeklasse fant lagmannsretten det ikke tvilsomt at omsetningskretsen vil oppfatte ZEROVISION som en angivelse av alarmsystemet det dreier seg om, og fremstår derfor som en direkte beskrivelse av produktets egenskaper og formål på lik linje som for røykkanoner.

Lagmannsretten sluttet seg til Oslo tingretts vurdering om at det klart foreligger et friholdelsesbehov for konkurrenter til å benytte betegnelsen ZEROVISION for de aktuelle varene og produktene. Som følge av at ordmerket ble ansett beskrivende, manglet det også særpreg.

Om betydningen av at varemerket ZEROVISION er registrert i andre jurisdiksjoner

Illustrasjonsbilde av Zerovision røykkanon 

Verisure hadde anført at tingretten ikke hadde lagt tilstrekkelig vekt på at ZEROVISION er registrert som varemerke både av EUIPO og i flere EU-land.

Til denne anførselen legger lagmannsretten til grunn oppsummeringen av rettstilstanden hva gjelder forholdet til EU-retten slik dette ble beskrevet i Trustshop-saken. Hensynet til rettsenhet innenfor varemerkeretten innebærer at de samme rettslige normer skal legges til grunn ved medlemsstatenes praktisering av varemerkedirektivet. EUIPOs praksis er en relevant rettskilde ved tolkningen, men resultatlikhet er ikke et selvstendig mål i enkeltsaker.

Den konkrete begrunnelsen fra lagmannsretten for hvorfor ZEROVISION er beskrivende etter norsk rett, til tross for at det er registrert i EU og Storbritannia, er likevel sparsom. Det fremheves at det bare foreligger en konkret, ubegrunnet avgjørelse fra EUIPO. Konklusjonen om at ZEROVISION er for beskrivende til å kunne registreres i Norge, anses å være i samsvar med både EU-/EØS-retten og norsk rett, og det kunne da ikke tillegges avgjørende vekt at et tilsvarende ordmerke er tillatt registrert i EU og Storbritannia.

Dette immaterialrettstrollets betraktninger

Sammen med blant annet Trustshop-saken er dommen enda en avgjørelse som konkluderer med registreringsnektelse, selv om tilsvarende varemerke er registrert i EU og andre jurisdiksjoner. At det er en noe strengere praksis etter norsk rett for hva som skal gå klar av forbudet mot beskrivende varemerker synes å forme seg.

Både i den foreliggende saken og i Trustshop-avgjørelsen beskriver retten de rettslige utgangspunktene for forholdet til andre lands praksis utfyllende. Den konkrete begrunnelsen kommer derimot til kort. Uten en begrunnelse for hva det er som gjør at vurderingen slår ulikt ut er det ikke mulig å lese ut av avgjørelsene hva som fører til forskjellige resultat.

I Trustshop ble det vist til at det ikke var mulig å gi en konkret begrunnelse fordi EUIPO ikke begrunner sine registreringsvedtak. Det samme legges tilsynelatende til grunn i av lagmannsretten i Zerovision-saken. Det er krevende å skulle forklare hva som er forskjellig når det kun foreligger en konkret, ubegrunnet avgjørelse for de utenlandske registreringene.

Resultatet blir likevel en lite tilfredsstillende situasjon når registreringsspørsmålet slår ulikt ut innenfor EU, uten en konkret begrunnelse. Prinsippet om rettsenhet innebærer at de samme rettslige normer skal legges til grunn. I en sak som Zerovision, hvor det er snakk om engelskspråklige ord, med samme produkter og (trolig) samme omsetningskrets, fremstår det nettopp som om rettsanvender ikke har lagt til grunn den samme tolkningen av varemerkedirektivet og det felles rettskildematerialet.

Isolert sett er dette immaterialrettstrollet fortsatt enig i lagmannsrettens konklusjon i registreringsspørsmålet for ordmerket ZEROVISION. Imidlertid ser vi en praksis etablere seg som går på bekostning av hensynet til rettslikhet innenfor varemerkeretten. For aktørene vil det kunne oppleves som en ubegrunnet forskjellsbehandling når de skal søke varemerkeregistrering innenfor de ulike jurisdiksjonene. Det kan stilles spørsmål om det er behov for en avklarende dom fra EU-domstolen som klargjør terskelen for når et merke er beskrivende og ikke.

Borgarting lagmannsrett: TONOS krav om rimelig vederlag ikke basert på objektive og ikke-diskriminerende kriterier

Borgarting lagmannsrett avsa 27. september dom i saken mellom rettighetsorganisasjonen TONO Sa og Stiftelsen Oslo-filharmonien (21-153090ASD-BORG/02). Saken gjaldt utmåling av rimelig vederlag for Oslo filharmoniorkesters offentlige fremføring av musikk, og kravet om at vederlaget skal fastsettes etter objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at statsstøtten Oslo-filharmonien mottok ikke utgjorde et slikt objektivt kriterium, og at det var diskriminerende å trekke støtten inn i beregningsgrunnlaget ved konserter som her. Rimelig vederlag måtte derfor fastsettes ut fra TONOs alminnelige konserttariff. Dette måtte også gjøres forholdsmessig for andelen verk som fremdeles er vernet. OPPDATERT 22. desember 2022: Anke over avgjørelsen er sluppet inn til behandling for Høyesterett.

Bakgrunn

TONO driver kollektiv forvaltning av de økonomiske opphavsrettighetene til komponister og sangtekstforfattere gjennom å gi tillatelse til bruk av musikk på TV, radio, konserter og strømmetjenester etc. mot vederlag som deretter avregnes og fordeles til rettighetshaverne.

Frem til 2016 hadde TONO avtale med Oslo-filharmonien som blant annet driver Oslo filharmoniorkester. Orkesteret fremfører både vernede verk og verk som har falt i det fri. For dette mottar Oslo-filharmonien betydelig årlig offentlig støtte over statsbudsjettet (ca. 183 millioner i 2020). Oslo-filharmonien hadde tidligere en avtale med TONO hvor vederlaget var basert på en prosentsats (1,2%) av Oslo-filharmoniens årlige samlede vederlag, inkludert blant annet statsstøtte. TONO sa opp avtalen med Oslo-filharmonien og de andre største orkestrene her til lands fordi de ønsket å få flere andre orkestre, i tillegg til de største, over på samme modell som gjaldt for disse. Denne endringen ble angivelig gjort av hensyn til likebehandling.

Oslo-Filharmonien
Foto: Hans A. Rosbach, CC BY-SA 3.0

Forhandlinger om ny avtale førte imidlertid ikke frem, og Oslo-filharmonien betalte derfor fra 1. januar 2016 vederlag basert på TONOs ordinære konserttariff. I denne tariffen inngår ikke statsstøtte som en del av beregningsgrunnlaget ettersom langt fra alle musikere og orkester mottar dette. Oslo-Filharmoniens vederlag til TONO ble dermed halvert sammenlignet med det som ble betalt under den tidligere avtalen.

TONO gikk etter hvert til sak mot Oslo-filharmonien med krav om rimelig vederlag etter lov om kollektiv forvaltning § 28 og åndsverkloven § 69 (som innholdsmessig ble ansett som tilsvarende bestemmelser), hvor beregningen var basert på en annen modell enn konserttariffen som også inkluderte statsstøtten Oslo-Filharmonien mottar.

Oslo tingrett frifant Oslo-filharmonien for TONOs krav og konkluderte med at vederlaget måtte fastsettes etter TONOs alminnelige konserttariff og var begrenset til verkene under TONOs forvaltning (dvs. som fremdeles er vernet). Avgjørelsen er omtalt av IP-trollet her.

TONO anket deretter avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett.

Lagmannsrettens avgjørelse

Lagmannsretten pekte på at det etter forarbeidene og EU-praksis, stilles krav om en rimelig sammenheng og forholdsmessighet mellom vederlaget og bruken. Vederlaget skal videre beregnes i lys av åndsverkenes «økonomiske handelsverdi». Det gjelder også et krav om at vederlag må baseres på «objektive og ikke-diskriminerende kriterier» for at det skal være rimelig, noe som var særlig sentralt i denne saken.

Ved vurderingen av om statsstøtten utgjorde et objektivt kriterium viste lagmannsretten først til at når det var fastsatt en alminnelig konserttariff, så må eventuelle avvik fra denne reguleres av objektive vilkår. Dette var ikke tilfellet for Oslo-filharmoniens statsstøtte. Videre pekte lagmannsretten på at Oslo-filharmoniens vederlag var basert på en individualisert beregningsmetode i form av en kombinasjon av gjennomsnittlig, årlig spilletid i tidsrommet 2010-2019, og nivået på vederlaget frem til og med 2015.

Etter lagmannsrettens syn utgjorde også TONOs beregning av Oslo-filharmoniens vederlag en usaklig forskjellsbehandling sammenlignet med vederlaget til andre konsertarrangører som også mottar slik støtte. TONO viste til at saken var en pilotsak og at støtten til Oslo-filharmonien var langt høyere enn til andre konsertarrangører, men etter lagmannsrettens syn tilfredsstilte dette likevel ikke kravene til likebehandling. Lagmannsretten konkluderte dermed at TONO måtte tilby Oslo-Filharmonien lisensvilkår som følger av konserttariffen.

Lagmannsretten var også enige med Oslo-filharmonien om at TONO bare kan kreve vederlag for fremføring av vernede verk, og vederlaget med utgangspunkt i konserttariffen måtte derfor tilpasses forholdsmessig til andelen vernede verk.

Etter å ha konkludert med at anken må forkastes går imidlertid lagmannsretten videre til et obiter dictum om statstilskudd prinsipielt sett kan være en del av beregningsgrunnlaget ved utmåling av rimelig vederlag.

Lagmannsretten uttalte her at sammenhengen mellom statstilskuddets størrelse og bruksverdien av de vernede åndsverkene i beste fall er svak og indirekte. Etter lagmannsrettens vurdering vil billettinntektene ved konserter (eller antall publikummere på gratiskonserter), uten tillegg av statstilskudd, gi det mest presise utgangspunktet for beregning av vederlaget. Lagmannsretten utelukket likevel ikke at statsstøtte kan gi den mest presise metoden for å fastsette den økonomiske handelsverdien på åndsverkene, men at det i så fall må være snakk om annen type vederlagsutløsende bruk enn konkrete billettinntekter.

TONO har anket saken til Høyesterett.

Immaterialrettstrollets tanker

Det er lite som gir dette immaterialrettstrollet mer julestemning nå i førjulstiden enn en klassisk
julekonsert. Selv om denne avgjørelsen ble avsagt mens badetøyet fremdeles ikke var pakket helt vekk (kanskje mest på grunn av klimaendringene), passer det derfor godt med et tilbakeblikk.

Det er særlig lagmannsrettens prinsipielle formuleringer om statsstøtte som beregningsgrunnlag i dommens punkt 5 som er av størst interesse for dette trollet. Selv om lagmannsretten ikke vil utelukke noe, avviser den i realiteten langt på vei at statsstøtte vil kunne fungere som del av vederlagsberegning for offentlig fremføring av musikk (med eller uten betalende publikummere). 

Etter gjeldende rett er dette trollet enig med lagmannsretten i at billettinntekter normalt vil gi den beste beregningen av den økonomiske handelsverdien på åndsverkene ved offentlig fremføring. Utgangspunktet må langt på vei være at med mindre det kan påvises et større inntekstgrunnlag fra slikt salg uten statsstøtten, så kan støtten heller ikke tas med. Statsstøtten vil typisk bidra til å dekke kostnader ved driften som ikke reflekterer verdien av verket, for eksempel kostnader til ansettelse av et fullt orkester. Etter dette trollets syn er det tvilsomt om institusjoner som Oslo-Filharmonien, Den Norske Opera & Ballet etc. som mottar store offentlige tilskudd, overhodet kunne drevet på den måten det gjøres i dag, og langt mindre på en måte som genererer høyere billettinntekter enn dagens ordning. Etter dette immaterialrettstrollets syn blir det derfor fort kunstig å ta med statsstøtte i beregningsgrunnlaget med mindre det kan sannsynliggjøres at billettinntektene ville vært høyere uten slik støtte.

Når det er sagt ville det vært interessant å se hva Høyesterett mener om spørsmålet, så IP-interesserte kan håpe på en aldri så liten førjulsgave om saken skulle slippe inn før jul.

Oppdatering 22. desember 2022: Høyesterett har besluttet å slippe TONOs anke inn til behandling. Les mer her: https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/henviste-saker/2022/desember-2022/hr-2022-2454.pdf

Borgarting lagmannsrett: Ingen risiko for forveksling mellom "GHOSTBASTARDS" og "BASTARD BURGERS"

Den 23. september kom Borgarting lagmannsrett til at bruken av varemerket "GHOSTBASTARDS" ikke utgjør en krenkelse av varemerket "BASTARD BURGERS". Til tross for at partene var enige om at det forelå vare-/tjenesteslagslikhet kom lagmannsretten til at merkene var så ulike at det ikke forelå merkelikhet som tilsa forvekslingsfare mellom de to. Bastard Burgers anke ble derfor ikke tatt til følge.

Bakgrunn

Saksøker Gatusmak AB driver restaurantkonseptet Bastard Burgers, som spiller på servering av street food med inspirasjon fra New York. I Norge ble det første spisestedet åpnet i Oslo 4. juni 2021. Bastard Burgers tilbyr også take-away.

Gatusmak har tre registrerte varemerker i Norge: (i) "BASTARD BURGERS" i standard font, registrert 14. Juni 2019 med registreringsnummer 304320, (ii) "BASTARD BURGERS ESTD 2016", registrert 4. februar 2020 under registreringsnummer 309214 og (iii) "BASTARD BURGERS STREETFOOD CO. ESTD 2016", også registrert 4. februar 2020 under registreringsnummer 309215.

   

Gatusmak AS varemerker, registreringsnummer 309214 og 309215.

Saksøkte, Ghostbastards AS (tidligere Ghostbusters AS), driver take-awaykonseptet Ghostbastards, som i likhet med Bastard Burgers, baserer seg på street food og burgere. Navnet er av selskapet opplyst å spille på filmtittelen "Ghostbusters" og markedsføringen retter seg mot tegneserie- og superheltkonseptet.

Ghostbastards åpnet for take-away i Oslo rundt 11. Juni 2021 og registrerte varemerket "GHOSTBASTARDS" for take-awaytjenester og catering under registreringsnummer 316367 den 29. juni 2021.

Gatusmak tok ut stevning mot Ghostbastards og mente det forelå forvekslingsfare mellom merkene, jf. varemerkeloven § 4 (1) b), og at bruken var i strid med etterligningsvernet i markedsføringsloven §§ 25 og 30. I Oslo tingrett den 17. januar 2022 vant Ghostbastards saken fullt ut (også nevnt av IP-trollet her). 

Hovedspørsmålet for lagmannsretten var hvorvidt en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer og tjenester det gjelder, kunne komme til å ta feil av merkene (direkte forveksling), eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to merkeinnehavere (indirekte forveksling). Ved denne vurderingen tok lagmannsretten utgangspunkt i at når det foreligger vare-/tjenesteslagslikhet så kreves det en klarere ulikhet i kjennetegnene for at forvekslingsfare skal unngås, jf. Søtt+Salt (HR-2008-1686-A).

Gjennomsnittsforbrukeren blir lagt til grunn å være nettopp det – gjennomsnittlig – og det var ikke noen grunn til å hevde at forbrukere for take-awaytjenester har et høyere eller lavere oppmerksomhetsnivå enn andre.  

Hva gjaldt den visuelle bruken av ordet "bastard" mente retten at det er en visuell likhet ved at begge kjennetegnene inneholder "bastard".  Derimot vises det til at ordet er plassert forskjellig sted i merkene, og at merkene skiller seg i antall ord de totalt består av. Det visuelle helhetsinntrykket av merkene var derfor at de var "nokså forskjellige". Den fonetiske likheten ble også vurdert liten, hvilket ble styrket av det ulike antall stavelser og ord.

I vurderingen av den konseptuelle likheten bemerker retten at ordet "burgers" er rent beskrivende for produktet. "Bastards" hadde derimot ingen beskrivende karakter for produktet. "Ghostbastards" hadde etter rettens syn ingen direkte mening i daglig språk og lagmannsretten legger til grunn at gjennomsnittsforbruker vil få assosiasjoner til filmen Ghostbusters, og ikke til Bastard Burgers.

Gatusmak hadde anført at begrepet "ghost kitchen" er et etablert begrep i restaurantbransjen, og bruken av "ghost" i kombinasjon med "bastard" ville innebære risiko for at omsetningskretsen kunne tro at Ghostbastards er et ghost kitchen-konsept tilknyttet Bastard Burgers. Lagmannsretten bekreftet at begrepet brukes i restaurantbransjen. En fremlagt markedsundersøkelse viste derimot at 92 % av de spurte (kanskje ikke så overraskende) ikke var kjent med begrepet "ghost kitchen". Basert på undersøkelsen kom lagmannsretten til at bruken av Ghostbastards ikke innebar noen indirekte forvekslingsfare da gjennomsnittsforbrukeren ikke vil koble "ghost" som en beskrivelse av virksomheten.

Etter en samlet helhetsvurdering konkluderer lagmannsretten med at varemerkene ikke er egnet til å forveksles i strid med varemerkeloven § 4, til tross for at det forelå full vare-/tjenesteslagsliket.

Spørsmålet var til slutt hvorvidt bruken av "GHOSTBASTARDS" var i strid med markedsføringsloven § 25. Som slått fast i Bank Norwegian (HR-2021-2479-A) og Stortorvet Gjestgiveri (HR-2021-2480-A) så gir markedsføringsloven et supplerende vern til varemerkeloven. Lagmannsretten kommer likevel til at den likhet som måtte foreligge ikke kunne rammes av markedsføringsloven. Til tross for at de to restaurantkonseptene etablerer seg i et nært tidsrom så var det heller ikke sannsynliggjort at Ghostbastards visste om Bastard Burgers da de startet opp virksomheten og bruken kunne ikke sies å være i strid med god forretningsskikk på et slikt grunnlag.

Avgjørelsen er anket til Høyesterett, men foreløpig ikke behandlet av ankeutvalget. 

Oppsummerende betraktninger 

Lagmannsrettens redegjørelse for varemerkene visuelle, fonetiske og konseptuelle ulikhet er etter mitt syn treffende. Til syvende og sist vil nok Ghostbastards heller gi assosiasjoner til filmen enn til Bastard Burgers.

Spørsmålet om indirekte forvekslingsfare drøftes kun i lys av om ordet "ghost" og ghost kitchen-begrepet tilsier forvekslingsfare. Det ble hverken anført eller vurdert av retten hvorvidt særpreget til ordet "bastard" skulle tilsi at forbruker kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkehaverne. I Søtt + Salt ble særpreget til "søtt + salt" ansett å spille en selvstendig og uavhengig rolle i det yngre varemerket "PASCAL SØTT & SALT", hvilket var tilstrekkelig for at det forelå forvekslingsfare. Forklaringen på hvorfor dette ikke kom på spissen i denne saken er muligens at bruken av "bastard" i det nyere merket står som en del av et sammensatt ord, og ikke for seg selv. Det kan derfor argumenteres for at ordet ikke har en slik selvstendig og uavhengig rolle i det yngre kjennetegnet.

Soveromsmøbler og andre møbler – Borgarting beslutter delvis sletting av varemerket SVANE

Borgarting lagmannsrett avsa 6.11.20 dom i 20-020389ASD-BORG/01, som gjaldt spørsmålet om bruksplikt for Ekornes’ varemerke SVANE. Lagmannsretten la til grunn at bruk av merket for typiske soveromsmøbler ikke oppfylte bruskplikten for overkategorien «møbler», og merket ble derfor delvis slettet.

Svanes logo. 
Saken gjaldt ordmerket SVANE 
(reg. 70442)

Det norske møbelfirmaet Ekornes produserer og selger blant annet lenestolen Stressless og flere typer (soveroms)møbler under varemerket SVANE. Merket er registrert som varemerke i klasse 20 for 

"Madrasser for senger, herunder rammemadrasser og spiralfjærmadrasser; senger, sengebunner og -rammer, fot- og hodegavler for senger; møbler, herunder soveromsmøbler i form av puffer og nattbord, alle de forannevnte soveromsmøbler med unntak av slike møbler for barn." 

Det danske selskapet TMK markedsfører og selger blant annet kjøkkeninnredninger under kjennetegnet SVANE KJØKKENET. TMK har siden 2012 forsøkt å registrere SVANE KJØKKENET og SVANE som varemerke i Norge og for EUIPO blant annet i klasse 42 for design av kjøkken-, badeværelses-, garderobe-, skyvedørsinnretningsløsninger mv., men har etter innsigelser bare delvis lykkes med dette. TMK begjærte derfor delvis sletting av varemerket SVANE. Oslo tingrett frifant Ekornes og saken ble anket til lagmannsretten. 

 

Lagmannsretten la til grunn at Ekornes ikke hadde dokumentert bruk av varemerket SVANE for andre varer enn typiske soveromsmøbler, som senger, sengegavler, nattbord og madrasser samt for oppbevaringspaller og puffer som er ment plassert foran eller bak sengen. Spørsmålet var derfor om denne bruken kunne anses å oppfylle bruksplikten for kategorien «møbler» generelt. Borgarting la til grunn at dette ikke var tilfellet.

 

Formålet med bruksplikten er å unngå defensivregistreringer, og dette vil også gjelde hvor et merke bare er brukt for enkelte varer innenfor et større overbegrep i en klasse. Lagmannsretten finner støtte for dette i praksis fra Førsteinstansretten og EU-domstolens avgjørelser i T-126/03 Aladin (som lagmannsretten riktignok omtaler som en avgjørelse fra EU-domstolen) og C-714/18 TAIGA, hvor det legges til grunn at der en overkategori kan deles inn i flere underkategorier, må varemerkehaver oppfylle kravet til reell bruk i alle underkategoriene. Dersom en oppdeling vil være vilkårlig, har varemerkevarer derimot vern for varer i samme kategori som ikke skiller seg vesentlig fra de varene som merket har vært reelt brukt for.

 

EU-domstolen har riktignok lagt til grunn at dersom det foreligger en forbindelse mellom de varene merket er brukt for og de øvrige varene i den registrerte klassen. Lagmannsretten viser her til C-40/01 Minimax, hvor bruk av et varemerke for reservedeler og vedlikeholdstjenester for brannslukkingsapparater også kunne anses som reell bruk for brannslukkingsapparater.

 

I dom LB-2003-364 (Tripp Trapp, RG 2004 s. 187) anså Borgarting riktignok at varemerket TRIPP TRAPP hadde oppfylt bruksplikten for «møbler» selv om det bare hadde vært brukt for barnestoler. Avgjørelsen ble avsagt før hoveddelen av nyere praksis fra EU-domstolen, og lagmannsretten la derfor til grunn at avgjørelsens uttalelser om oppfyllelse av bruksplikt når bruken av merket hadde vært avgrenset til en del av en overkategori, ikke var representativ for gjeldende rett.

 

Registreringen av SVANE måtte derfor delvis slettes slik at registreringen for «møbler» ble erstattet med «soveromsmøbler» i kategori 20, men hvor puffer og paller ble tilføyd som egne kategorier.

 

Immaterialrettstrollets betraktninger

Svane 
(Pixabay)

Borgartings avgjørelse i SVANE-saken følger EU-domstolens nyere praksis, hvor det legges til grunn at i tilfeller hvor et merke er registrert i en overordnet kategori som kan deles inn i en flere underkategorier, så må varemerkehaver oppfylle kravet til reell bruk i alle underkategoriene, men at dette likevel kan anses oppfylt dersom det foreligger en forbindelse mellom de varene merket er brukt for og de øvrige varene i den registrerte klassen.

 

Dette bekreftes av EU-domstolens dom i C-720/18 Ferrari, som ble avsagt etter at forhandlingene for lagmannsretten var avsluttet (omtalt av IP-trollet i podcast og månedsoppsummering). Det ble her lagt til grunn at Ferraris bruk av et figurmerke med teksten «Testarossa» for reservedeler til biler, også oppfylte bruksplikten for biler fordi gjennomsnittsforbrukeren forbinder varene i klassen med hverandre.

 

Dette legger opp til en mer stringent vurdering enn den eldre norske tilnærmingen, hvor spørsmålet om bruksplikten er oppfylt beskrives som en «interesseavveining, der spørsmålsstillingen er om det knytter seg slike merkantile interesser til det registrerte varemerket, at innehaveren har et rimelig krav på å få opprettholde varemerkeretten eller om hans interesser tvert imot er så ubetydelige at de bør vike for interessene til den tredjemann som ønsker å ta merket i bruk» (Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett 2010 s. 209). Spørsmålet om hvilke varer bruksplikten skal anses oppfylt for beskrives på samme måte slik at merket bør opprettholdes for de varer og tjenester «merkehaveren har demonstrert at han har reelle merkantile interesser knyttet til» (op. cit. s. 216).

 

EU-domstolens tilnærming er imidlertid heller ikke fri for denne typen skjønnsmessige avveininger. Hva som anes som en separat underkategori er ikke nødvendigvis helt enkelt å avgjøre. På samme måte er vurderingen av om det foreligger en forbindelse mellom varene merket er brukt for og de øvrige varene i den registrerte klassen, nødvendigvis bli skjønnsmessig. Sett under ett er det likevel ikke tvilsomt at EU-domstolens tilnærming er strengere enn den eldre norske tilnærmingen.

 

En annen sak er at en sletting av varemerket SVANE for overkategorien møbler ikke nødvendigvis innebærer at andres registrering av SVANE for møbler (eller kjøkkenløsninger mv.), da dette avhenger av om slik registrering er forvekselbar med SVANES registrering for soveromsmøbler.

 

Julius Berg Kaasin og Yngve Øyehaug Opsvik er ansatt i advokatfirmaet GjessingReimers som har representert TMK i saken. De har ikke medvirket til dette innlegget.

Borgarting lagmannsretts avgjørelse i sak om Norcapes patent: ikke skjerpet beviskrav i saker om muntlige mothold

Borgarting lagmannsrett lener seg på swingballprinsippet i en ny avgjørelse om Norcape Biotechnology AS’ patent for et dyrefôr produsert av avfallsprodukter. Avgjørelsen i saken mellom Norcape og Staten v/ Klagenemnda for Industrielle Rettigheter (KFIR) inneholder også uttalelser om forholdet til EPOs praksis om beviskrav som kan få betydning for tvister hvor EPOs avgjørelser er sentrale rettskilder.

Sak LB-2018-72158-2 gjaldt Norcapes patent NO 320964. Dom ble avsagt 22.7.2019. Patentet beskyttet et hydrolisert marint proteinprodukt og et fôrprodukt omfattende dette, samt en fremgangsmåte for fremstillelse av produktet. Oppfinnelsen foredler avfallsprodukter som ellers ville blitt kastet slik at det blir egnet til bruk som fôr. Dette oppnås ved bruk av en kombinasjon av to rensemetoder. Slik oppnår man å skille ut proteinene man ønsker å bruke som fôr, samtidig som vond lukt og smak unngås.

KFIR hadde opphevet patentet etter begjæring om administrativ overprøving fra en tredjepart. Begjæringen begrunnet kravet med et mothold som ikke var behandlet tidligere i søknadsprosessen. Den 29. april 2004, en knapp måned før inngivelse av patentsøknaden, ble det holdt et foredrag på en konferanse arrangert av Union of Fishmeal and Fishoil Manufactures in The European Community. I foredraget var en prosess for rensing ved kombinasjon av ultrafiltrering og nanofiltrering nevnt. Imidlertid var ikke alle de spesifikke stoffene som skulle skilles ut av filtreringen nevnt i foredraget. KFIR mente at det på grunn av de uønskede stoffenes egenskaper var nærliggende å benytte nanofilter for å skille disse ut. KFIR kjente derfor patentet ugyldig som følge av manglende oppfinnelseshøyde.

Norcapes patenterte metode
Kilde: Patentstyret

Norcape brakte saken inn for Oslo tingrett, som var enige i KFIRs avgjørelse. For lagmannsretten var et viktig tema hvorvidt det gjaldt et skjerpet beviskrav for å bevise at en muntlig presentasjon har funnet sted og hvilket innhold denne hadde. EPO har i rekke avgjørelser gitt utrykk for at et slikt skjerpet beviskrav gjelder (se blant annet sak T 2003/08). Spørsmålet var om dette måtte legges til grunn også for den norske domstolens vurderinger. Domstolen avviste at det var tilfelle. For det første var det usikkert om uttalelsene fra EPO etablerte en generell bevisregel eller om avgjørelsene det ble vist til for å underbygge en høyere terskel bare var uttrykk for konkret bevisvurdering. For det andre gir EPC ingen plikt til å anvende samme bevisregler som EPO. Tingretten hadde derfor korrekt angitt alminnelig sannsynlighetsovervekt som terskel for vurderingen.

Lagmannsrettens tvil om man i EPO anvender en strengere bevisnorm for muntlige foredrag er ubegrunnet. I siste utgave av Case law of the Boards of Appeal, s. 82 flg, sies det klart at “the standard of proof for ascertaining the contents of an oral disclosure is high. What has been said, or to use the terms of Art. 54(2) EPC, what has been "made available to the public" has to be put beyond reasonable doubt.” Selv om det selvsagt gjøres en konkret bevisvurdering i hver enkelt sak er det ikke til å komme forbi at dette må forstås som en strengere standard enn den alminnelige “on the balance of probabilites“.

At et skjerpet beviskrav på bakgrunn av EPOs praksis må legges til grunn er et hyppig brukt argument i norske patentsaker. Praksis fra EPO blir i stadig større utstrekning brukt for å underbygge rettslige argumenter for norske domstoler. Avgjørelsen fra lagmannsretten kan bety at man i fremtiden bør unngå å argumentere for at EPOs bevisregler har betydning i norske saker, og heller vise til de konkrete omstendighetene som gir grunn til å kreve mer informasjon om omstendighetene rundt foredraget. Avgjørelsen kan også brukes som et argument mot relevansen av EPO-praksis i norske saker. En avgjørelse i en sak om nyhet eller oppfinnelseshøyde som avviser bruk av et mothold vil som følge av bevisreglene kunne skille seg så mye fra den norske saken at den blir mindre interessant som veiledning for dommeren.

I den konkrete saken synes dommeren å ha godtatt fremleggelse av en PowerPoint-presentasjon som tilstrekkelig for å klarlegge innholdet i foredraget. I EPO ville man antakelig ha krevd ytterligere dokumentasjon for å fastlegge om PowerPoint-presentasjonen ble brukt i den formen som ble fremlagt, at alle lysbilder ble brukt, og konteksten innholdet ble presentert i. Lagmannsretten synes å være fornøyd med fremleggelse av digital kopi datert noen dager før foredraget ble holdt. Uavhengig av terskelen for bevis man baserer seg på synes dette litt lettvint. Bevisførselen gjaldt forhold 15 år tilbake i tid. På den andre side synes samtidig bruk av ultrafiltrering og nanofiltrering å være hovedtemaet for foredraget. Det er mulig at dette var så sentralt at det ikke var grunn til å tvile på at dette ble formidlet i denne konkrete situasjonen.

Lagmannsretten drøfter så oppfinnelseshøyde. I den konkrete vurderingen av om oppfinnelseshøyde foreligger gjengir lagmannsretten bare KFIRs drøftelse. Lagmannsretten konstaterer at Swingball-prinsippet tilsier at man skal være tilbakeholden med å overprøve patentmyndighetenes konkrete vurderinger. Etter å ha tilbakevist enkelte innvendinger fra Norcapes side, ser retten ingen grunn til å sette til side KFIRs vurdering. KFIRs vedtak ble opprettholdt.

Det er uvanlig at domstolene i så stor grad lener seg på KFIRs vurderinger. Det er etter dette IP-trollets mening uheldig at lagmannsretten ikke foretar en konkret og fullstendig vurdering av oppfinnelseshøyde i saken. Selv om det i mange saker er grunn til å være tilbakeholden med å overprøve forvaltningens vurdering av patentsøknader, er det viktig at KFIRs vedtak blir underlagt en reell prøving av domstolene, og at dette kommer klart frem av domsgrunnene. Det er vanskelig å tenke seg at saken ikke er bedre opplyst etter to runder i retten enn tilfellet var når KFIR traff sitt vedtak. Også der retten er enig i KFIRs vurderinger bør det komme frem hvorfor og hvordan retten har gjennomført sin vurdering.

En av bidragsyterne til Immaterialrettstrollet, Julius Berg Kaasin, representerte Norcape i saken. Han har ikke bidratt til utformingen av dette innlegget.

En fisketeller til begjær, eller Hvordan jeg lærte å slutte å bekymre meg og elske reglene om gjenåpning

Like før jul i fjor ble en av Norges lengste patentsaker (i konkurranse med denne) avsluttet ved Høyesteretts ankeutvalgs beslutning om å nekte anke av Hålogalands lagmannsretts dom i sak mellom Torbjørn Kvassheim og Wingtech AS.

Kvassheims fisketeller
Kilde: Norsk patent 168151

Første akt – fisketellere, samarbeid, patentinngrep og oppbud

Saken startet i så tidlig som i 1989, da Kvassheim søkte patent på en fremgangsmåte for telling av levende fisk og et telleapparat for utføring av frem­gangs­måten, primært til bruk i fiske­oppdrett. Patentet ble meddelt av Patentstyret i 1992, og overført til Kvass­heims enkelt­manns­foretak Aqua­Scan.

I 1994/1995 begynte Kvassheim et samarbeid med Brødrene Wingan AS. Wingan kjøpte flere fisketellere av Kvassheim og det var mye kontakt med utveksling av informasjon. Samarbeidet opphørte i 1999. Wingan startet i 1998/1999 utvikling av egen fisketeller med bistand fra SINTEF, og utviklet etter hvert to produkter benevnt WingSmolt og WingPipe. SINTEFs bidrag besto i utvikling av algoritmer og data­maskin­programmer som ble overlevert til Brødrene Wingan sammen med kilde­kode og dokumentasjon.

Kvassheim anså begge produktene som inngrep i sitt patent, og gikk etter hvert til søksmål mot Brødrene Wingan. Orkdal tingrett avsa 17.4.2002 dom hvor Brødrene Wingan ble frifunnet for patentinngrep. Kvassheim anket, og vant frem i Frostating lagmannsretts dom av 7.4.2003, hvor Brødrene Wingan blant annet ble dømt til å betale 6 millioner kroner i erstatning til AquaScan. Kjæremål over dommen ble forkastet av Høyesteretts kjæremålsutvalg 10.9.2003. 

Etter at lagmanns­rettens dom var rettskraftig forsøkte AquaScan å fullbyrde dommen. Brødrene Wingan AS begjærte imidlertid oppbud og ble tatt under konkursbehandling. AquaScan fikk derfor aldri oppfylt kravet. Konkursboet abandonerte imidlertid innholdet i boet og dette ble overtatt av aksjonærene, brødrene Wingan, og senere overført til et selskap ved navn Wingtech. Mer om dette senere.

Andre akt – SINTEF, eksperimentunntak og middelbart patentinngrep

Ute av stand til å få noe fra brødrene Wingan, gikk AquaScan i stedet på SINTEF som hadde bidratt til utviklingen av fisketelleren. Stevning ble tatt ut 22.12.2004 ved Trondheim tingrett med krav om erstatning for patentinngrep, subsidiært middelbart patentinngrep og medvirkning til patentinngrep. SINTEF svarte med å begjære patentet kjent ugyldig, og sakene ble forent til behandling ved Oslo tingrett.

Tingretten avsa 12.10.2007 dom hvor SINTEF ble frifunnet i inngrepssaken og AquaScan ble frifunnet i ugyldighetssaken. Borgarting lagmannsrett avsa 2.9.2009 domhvor tingrettens avgjørelse ble opprettholdt. Lagmanns­retten la til grunn at SINTEFs bidrag hverken innebar et direkte inngrep, et middelbart inngrep eller medvirkning til Brødrene Wingans inngrep. 

Sintef SeaLab i Trondheim
Foto: Ezzex, CC BY-SA 4.0

Kvassheim anket lagmanns­rettens dom til Høyesterett, hvor bare anførselen om middelbart inngrep etter patl. § 3 andre ledd ble opprettholdt. Høyesterett avsa 22.12.2009 dom, hvor et flertall på tre dommere kom til at SINTEFs bidrag til utviklingen av Brødrene Wingans fisketellere ikke var omfattet av eksperiment­unntaket i patl. § 3 tredje ledd nr. 3, og at dette måtte anses som et middelbart patentinngrep etter patl. § 3 andre ledd. Det ble lagt til grunn at SINTEF, ved å ta seg betalt for data­maskin­pro­grammet som ble overlevert, indirekte hadde dratt nytte av oppfinnelsens økonomiske verdi i konkurranse med patent­haver (avsnitt 53, jf. avsnitt 57). 

Mindretallet på to dommere kom derimot til at SINTEFs bidrag falt inn under det såkalte eksperiment­unntaket i patl. § 3 tredje ledd nr. 3. Det ble fremhevet at oppgaven SINTEF påtok seg dels gikk ut på å løse andre oppgaver enn det Kvassheims patent tok sikte på, og dels gikk ut på å komme frem til en løsning som ga større nøyaktighet med hensyn til sluttresultatet og som innebar en mer skånsom behandling av fisken under prosessen (avsnitt 71). Når eksperiment­unntaket nettopp innebar et unntak fra eneretten til å «tilby eller levere midler» i § 3 andre ledd, kunne det heller ikke innebære et inngrep å overlevere resultatet av disse undersøkelsene, i form av algoritmer og datamaskin­program, til Brødrene Wingan (avsnitt 72). Lagmanns­rettens dom ble etter dette opphevet og sendt tilbake for ny behandling.

I lagmanns­rettens andre behandling tok saken imidlertid en avgjørende vending. Patentet ble riktignok fortsatt opprettholdt som gyldig. I motsetning til Frostating lagmannsrett i 2002, kom Borgarting i 2011 derimot til at utnyttelsen ikke innebar et patent­inngrep. Lagmanns­retten la til grunn at Kvassheims patent var en kombinasjon av flere tidligere kjente elementer og at to av disse trekkene ikke kunne gjenfinnes i Brødrene Wingans fisketellere. Om det første trekket – kravet om at fisken måtte passere telleren «i tilnærmet ens hastighet» – la lagmanns­retten til grunn at Wingans tellere bygget på en teknikk annen teknikk (såkalt hastighetskompensasjon) som ikke forutsatte at man sørget for at fisken kommer i innbyrdes ens hastighet. Om det andre trekket – kravet til orientering av fisken – uttalte lagmannsretten at Kvassheims patent bygget på en forutsetning om at fiskene vender bredsiden til registreringsenheten, eventuelt at fiskene vender buken eller ryggen til registreringsenheten. Ved anvendelsen av WingSmolt og WingPipe ble det derimot ikke gjort noe aktivt for å påvirke fiskenes posisjoner i forhold til registreringsenheten. Det forelå derfor ikke noe patentinngrep, og SINTEF kunne da heller ikke dømmes for middelbart inngrep.

Tredje akt – gjenåpning, suksesjon og erstatning for uriktig forklaring

Hålogaland lagmannsrett
Foto: Harald Groven, CC BY-SA 3.0

Med Borgartings konstatering av at WingSmolt og WingPipe ikke innebar et inngrep i Kvassheims patent, lå veien åpen for å få omgjort dommen fra Frostating fra 2002. Den 30.11.2011 begjærte derfor Wingtech, som pretenderte å være etterfølgeren til Brødrene Wingan AS, gjenåpning av Frostatings dom. Saken ble deretter henvist til behandling ved Hålogaland lagmannsrett. I kjennelse av 2.10.2012fremmet lagmannsretten saken til realitetsbehandling. 

Kjennelsen ble anket til Høyesterett, som i kjennelse av 8.5.2013 forkastet anken. Ankeutvalget la til grunn at de aktiva som knyttet seg til virksomheten i Brødrene Wingan AS hadde gått over til Wingtech. Dommen i inngrepssaken. hadde derfor rettskraftvirkning overfor Wingtech etter tvl. § 19-15. Når Wingtech anførte å ha betydelige krav mot Kvassheim, måtte de også anses å ha rettslig interesse i gjenåpning etter tvl. § 1.3.

I kjennelse av 18.3.2016 besluttet Hålogaland lagmannsrett at saken skulle gjenåpnes. Det ble vist til at Frostating ved tolkningen av de to avgjørende trekkene i patentkrav 1 (dvs. kravet om at fisken måtte passere telleren «i tilnærmet ens hastighet» og kravet til orientering av fisken) la «avgjørende vekt på at patentet(sic!) gir pålitelige telleresultater ved hastighetsvariasjoner opp mot 33 %». Det var ikke tvil om at Frostating «i sin bevisvurdering på dette punkt la avgjørende vekt på forklaringen fra Kvassheim, underbygget av forklaring og memorandum [fra et] sakkyndig vitne. Dersom de nye bevisene som ble presentert i gjenåpningssaken hadde blitt ført for Frostating, ville det derimot ikke være mulig å komme til denne konklusjonen. Frostating ville da, som Borgarting, kommet til at trekket om «ens hastighet» ikke gjenfinnes i Wingans tellere, og at disse derfor ikke utgjorde et patentinngrep.

Etter at anke over kjennelsen ble forkastet av Høyesterett ble inngrepssaken og kravet om erstatning for falsk forklaring realitetsbehandlet. Den 20.8.2018 avsa Hålogaland lagmannsrett dom hvor anken over Orkdal herredsretts dom av 17. april 2002 ble forkastet, og Kvassheim ble dømt til å betale erstatning til Wingtech med 11,1 millioner.

Ikke overraskende la lagmannsretten, på samme måte som Borgarting hadde gjort i 2011, til grunn at Wingans fisketellere ikke innebar et inngrep i Kvassheims patent. Om erstatningsspørsmålet la lagmannsretten til grunn at tvl. § 21-4, som angir at partene «skal sørge for at saken blir riktig og fullstendig opplyst» innebærer at en uriktig eller ufullstendig forklaring for retten kan utløse erstatningsansvar på alminnelig culpagrunnlag. Det ble derfor lagt til grunn at Roxar-saken i Rt 2015 s. 385, hvor det ble lagt til grunn at «erstatningsansvar utover sakskostnader må forbeholdes misbrukstilfellene» (avsnitt 34), ikke var avgjørende for dette spørsmålet, da denne dreide seg om et uberettiget søksmål. ikke erstatningsansvar for uriktig eller ufullstendig forklaring. 

Lagmannsretten la til grunn at Kvassheim uttalte seg for Frostating lagmannsrett, herunder med støtte fra en. av de sakkyndige, «på en slik måte at lagmannsretten la til grunn at patentet gir pålitelige telleresultater ved hastighetsvariasjoner opp mot 33%». «Når han samtidig ikke visste om dette var tilfellet», kunne han «bebreides for ikke å ha gitt uttrykk for den tvil som forelå med hensyn til hvilke hastighetsvariasjoner patentet tåler i relasjon til tellenøyaktighet». Det forelå derfor ansvarsgrunnlag.

Hålogaland la til grunn at Frostating i dommen fra 2002 «la avgjørende vekt på at patentet gir pålitelige telleresultater ved hastighetsvariasjoner opp mot 33%». Det kunne imidlertid reises spørsmål ved om dette momentet som Frostating lagmannsrett fremhevet som avgjørende, overhodet er relevant ved tolkning av begrepet «tilnærmet ens hastighet». Hålogaland la imidlertid til grunn at «[a]ll den tid momentet ble tillagt avgjørende betydning, er det uansett relevant». Det forelå derfor årsakssammenheng mellom Kvassheims uaktsomme forklaring og den skade Brødrene Wingan var pådratt gjennom Frostatings uriktige dom. 

Epilog

Foto: Simo Räsänen, CC BY-SA 4.0

I august i år er det 30 år siden Kvassheim søkte patent på opp­finnelsen, og saken har versert i rettssystemet, riktignok med skiftende parter, i snart 18 år. Saken har gitt oss en interessant, men kanskje ikke helt avklarende, høyeste­retts­avgjørelse om eksperi­ment­­­unntaket og ansvaret for middel­bart patent­­inngrep. Anke­­utvalgets beslutning om å nekte å fremme anken inne­­bærer et endelig punktum i saken. (Samtidig ble også en særskilt anke over saksomkostningene nektet fremmet.) 

Både lagmannsrettens beslutning om gjenåpning og beslutningen om å tilkjenne erstatning for uriktig eller ufullstendig forklaring bygger på at Kvassheim forklarte seg uriktig eller unøyaktig om hvordan hans oppfinnelse fungerer, og at den ene sakkyndige dels bygget på denne og andre opplysninger fra Kvassheim. Konkret knyttet disse opplysningene seg til hvor store hastighetsavvik fisken som passerte fisketelleren kunne ha for at resultatene av utøvelsen av oppfinnelsen skulle være akseptable. Disse opplysningene om hvordan én bestemt utførelse av den patenterte oppfinnelsen fungerer, er imidlertid uten betydning for tolkningen av patentet. Krav 1 i patentet angir som et obligatorisk trekk at fisken må passere fisketelleren i «tilnærmet ens hastighet». Det er da i prinsippet uten betydning at det eventuelt er mulig å oppnå samme resultat gjennom en utøvelse med større hastighetsavvik. 

Hålogaland lagmannsrett er riktignok inne på dette både i beslutningen om at saken skulle gjenåpnes og under årsaksvurderingen under erstatningsspørsmålet, når det uttales at «kan reises spørsmål ved om momentet Frostating lagmannsrett fremhevet som avgjørende, overhodet er relevant ved tolkning av begrepet «tilnærmet ens hastighet»». Lagmannsretten legger imidlertid til grunn at «[a]ll den tid momentet ble tillagt avgjørende betydning [av Frostating lagmannsrett]» er det «uansett relevant ved vurderingen av gjenåpningsspørsmålet» og gir «sannsynlighetsovervekt for at resultatet i inngrepsspørsmålet ville ha blitt et annet» dersom Kvassheim hadde forklart seg annerledes.

For at en sak skal kunne gjenåpnes etter tvl. 31-4 bokstav a må det foreligge «opplysninger om faktiske forhold som var ukjent da saken ble avgjort, [som] tilsier at avgjørelsen høyst sannsynlig ville blitt en annen». Bestemmelsen forutsetter at det er gjort en feil mht. hvilke faktiske forhold som er lagt til grunn. Feil ved rettens rettsanvendelse, gir derimot normalt ikke grunnlag for gjenåpning. 

Det er ikke åpenbart at feil knyttet til tolkning av patentet som, slik retten legger til grunn, er forårsaket av den faktiske fremstillingen relatert til et annet spørsmål, uten videre skal omfattes av bestemmelsen. Det burde i alle fall vært grunn til å drøfte dette ut over den korte konstateringen av at kravet til årsakssammenheng er oppfylt.

Erstatningsspørsmålet blir noe mer sammensatt. Her er det en forutsetning for ansvar at Kvassheim har forklart seg uriktig eller ufullstendig om forhold, og at dette har ledet til et tap for Wingtech ved at Frostating har truffet en gal avgjørelse. Lagmannsretten ser her tilsynelatende spørsmålet om ansvarsgrunnlag, dvs. hvilke krav det stilles til aktsomhet mht. innholdet i Kvassheims forklaring, og spørsmålet om det er årsakssammenheng mellom denne og Frostatings avgjørelse (og dermed tapet), som to separate spørsmål med vanntette skott imellom. I dette perspektivet er det ikke uventet at man konstaterer at forklaringen er en nødvendig betingelse for tapet, i den forstand at Frostating med sannsynlighetsovervekt ville ha kommet til et annet resultat dersom forklaringen hadde vært en annen. 

Det er imidlertid mye som tyder på at man ikke har fått tatt alle forhold i betraktning når man ikke ser spørsmålet om ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng mer i sammenheng. Det er klart at det ikke er avgjørende for erstatningsspørsmålet at saken sto og falt på et rettsanvendelsesspørsmål (tolkning av patentet), og at den ufullstendige eller uriktige forklaringen som ble gitt rettslig sett ikke hadde betydning for dette spørsmålet. 

Det er imidlertid like klart at dette bør få betydning for hvordan man vurderer erstatningsansvaret for ufullstendige eller uriktige forklaringer for retten. Avgir man en uriktig forklaring om et avgjørende rettsfaktum er spranget til ansvar ganske kort. 

Retten har imidlertid eneansvaret for at rettsanvendelsen blir riktig. Når en forklaring derfor relaterer seg til et faktum som i realiteten er uvedkommende for det rettsspørsmålet retten skal avgjøre, i dette tilfellet tolkning av patentet, vil dette i utgangspunktet stille lavere krav til nøyaktighet i forklaringen. Det blir derfor for enkelt å konstatere at det er uten betydning at saken egentlig dreide seg om tolkning av patentet, når lagmannsretten uansett tilla opplysningene som ble gitt avgjørende betydning.

Yngve Øyehaug Opsvik er, mens Vincent Tsang var, ansatt i Advokatfirmaet Grette, som representerte Kvassheim frem til Hålogaland lagmannsretts realitetsbehandling i gjenåpningssaken. De har ikke tatt del i utformingen av dette innlegget.

Borgarting lagmannsretts dom i RiksTV-saken ("You boys have had your fun. Now pay for it" )

Den 4. desember 2017 avsa Borgarting lagmannsrett dom i saken mellom RiksTV og TONO om RiksTVs distribusjon av tv-sendinger fra utlandet til norske seere gjennom det digitale bakkenettet innebærer en selvstendig tilgjengeliggjøring av opphavsrettsbeskyttet innhold etter åndsverkloven § 2. Tv-sendingene som RiksTV distribuerer mottar Riks-TV via krypterte signaler direkte fra tv-selskapene (kringkasterne) og distribusjonen skjer samtidig med tv-selskapenes kringkasting. Den alternative betraktningsmåten som forgjeves ble anført av RiksTV var at RiksTVs formidling av tv-signalene kun var en del av kringkastingsselskapenes kringkasting av de samme tv-signalene som alt er rettet mot allmennheten, uten at RiksTVs distribusjon medfører overføring til noen "new public", jfr. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-306/05 Rafael Hotels, forente saker C‑403/08 og C‑429/08 Football Association Premier League and Others og C-117/15 Reha Training. Ifølge denne alternative betraktningsmåten, var det kringkasterne som hadde ansvaret for klarering av rettighetene til tv-signalenes innhold med rettighetshaverne og eventuelle økonomiske krav skulle derfor vært fremmet mot dem, og ikke mot RiksTV.

Borgarting lagmannsrett støttet seg på Høyesteretts obiter i saken mellom Norwaco og GET (HR-2016-562-A) som gjaldt om GETs distribusjon av tv-sendinger etter en liknende modell som RiksTV innebar en sekundærbruk (videresending) av kringkastingssendinger som falt inn under åndsverkloven § 34  Høyesterett la den gang til grunn at GETs distribusjon utgjorde en del av den primære kringkastingen, men både flertallet og mindretallet uttalte i respektive slengbemerkninger at den distribusjon som GET stod for, var et forhold som var omfattet av åndsverkloven § 2  jfr. dommens avsnitt 54 og 64. Det solidaransvaret som Høyesterett etablerte i Norwaco-dommen ble formulert slik av Høyesteretts flertall i avsnitt 54:

"Imidlertid er det ingen tvil om at i den grad GET AS distribuerer tv-kanaler som inneholder beskyttede verk, fordrer det at GET AS sikrer at bruken er klarert. I avtalene mellom SBS og GET AS er det forutsatt at SBS skal klarere alle opphavsrettigheter for utsendelsen i kabel. GET AS har et selvstendig ansvar og vil bli ansvarlig overfor opphavsmennene hvis SBS ikke oppfyller denne forpliktelsen".

Høyesteretts mindretall var ikke mindre klare i sin formulering i avsnitt 64:

"I den grad rettighetene til kabeldistribusjonen ikke allerede er klarert av SBS, er det Get som plikter å klarere disse. Get er en kommersiell aktør som selger ulike kanalpakker til sine abonnenter. Partene er enige om at Gets fremføring ikke er begrenset til å yte SBS teknisk krinkastingsbistand. De avtalene SBS og Get måtte ha inngått om hvilket selskap som skal forestå rettighetsklareringen, er følgelig ikke avgjørende i forholdet mellom Get og rettighetshaverne."

På bakgrunn av disse uttalelsene, gjorde Borgarting lagmannsrett relativt kort prosess med RiksTVs argumenter og kom frem til at RiksTVs distribusjon innebar en selvstendig tilgjengeliggjøring etter åvl. § 2  som RiksTV måtte klarere med TONO.

Immaterialrettstrollets slengbemerkninger

Selv om trollet i og for seg har adskillig sans for lagmannsrettens resultat, sett i lys av rettighetshavernes inntektsbortfall i takt med den tekniske utdateringen av videresendingsretten etter åndsverkloven § 34,  er ikke trollet sikkert på om begrunnelsen er soltett, selv om denne har klar støtte i Høysteretts slengbemerkninger i Norwaco-saken. Spørsmålet som trollet stiller seg er om Høyesteretts slengbemerkninger ikke fremstår som noe dårlig begrunnede. En tanke om at en videreformidling av en kringkastingssending fra utlandet som finner sted her i Norge skal kunne være gjenstand for rettighetshaveres enerett etter åndsverkloven § 2 er ikke uten videre uproblematisk i relasjon til sendelandprinsippet i EUs satellitt- og kabeldirektiv (93/83/EC) som slår fast at de opphavsrettslig relevante handlingene knyttet til en kringkastingssending ene og alene skal anses for å finne sted i kringkastingssendingens «country of origin». Direktivet har nylig vært gjenstand for høring og Kommisjonens "report on the public consultation on the review of the EU Satellite and Cable Directive" kan leses her.

Når det er sagt, synes imidlertid dette trollhodet (som er gammelt nok til å huske videokassettenes glansdager) at Høyesterett og Borgarting lagmannsretts linje gir vage assosiasjoner til EU-domstolens tilnærming i sak C-200/96 (Metronome Music). Saken gjaldt i korte trekk spørsmålet om lovligheten av den eksklusive utleieretten som ble etablert med EUs utleiedirektiv (92/100/EEC), og som gikk på tvers av tradisjonelle opphavsrettslige betraktninger om konsumpsjon av åndsverk. Tanken om at opphavsmannen skulle få vederlag for utleie av et fysisk eksemplar av et åndsverk som hadde blitt lovlig solgt, og hvor opphavsmannen alt hadde fått vederlag i forbindelse med salget, var ikke ukontroversielt. I dommens avsnitt 15 og 16, uttaler EU-domstolen at:

“However, as the Court pointed out in Case 158/86 Warner Brothers and Metronome Video v Christiansen [1988] ECR 2605, literary and artistic works may be the subject of commercial exploitation by means other than the sale of the recordings made of them. That applies, for example, to the rental of video-cassettes, which reaches a different public from the market for their sale and constitutes an important potential source of revenue for makers of films.

In that connection, the Court observed that, by authorising the collection of royalties only on sales to private individuals and to persons hiring out video-cassettes, it is impossible to guarantee to makers of films a remuneration which reflects the number of occasions on which the video-cassettes are actually hired out and which secures for them a satisfactory share of the rental market. Laws which provide specific protection of the right to hire out video-cassettes are therefore clearly justified on grounds of the protection of industrial and commercial property pursuant to Article 36 of the Treaty (Warner Brothers and Metronome Video, cited above, paragraphs 15 and 16)".

På samme måte som utleie av videokasetter skapte et nytt marked for kommersiell utnyttelse av fysiske eksemplarer av åndsverk som alt hadde blitt satt ut på markedet med opphavsmannens samtykke, skaper RiksTVs forretningsmodell AS et nytt marked for kommersiell utnyttelse av TV-sendinger som på mange måter erstatter de videresendingene etter åndsverkloven § 34  Slik utleiernes virksomhet førte til en mer utstrakt bruk av de berørte åndsverkene, fører også RiksTVs distribusjon til en mer utstrakt tilgjengeliggjøring og bruk av opphavsrettsbeskyttet innhold i tv-sendinger. At rettighetshaverne i en slik situasjon skal kunne ha mulighet til å fremforhandle et vederlagsnivå med RiksTV som gjenspeiler den faktiske bruken og inntektsgenereringen av de berørte åndsverkene fremstår ikke nødvendigvis som urimelig. Opphavsretten handler tross alt ikke først og fremst om å detaljregulere tekniske spissfindigheter i vår stadig mer kompliserte underholdningshverdag, men om å sikre rettighetshavere et rimelig vederlag som svarer til den kommersielle bruken av åndsverk.

Dommen er anket til Høyesterett og det gjenstår å se om Høyesterett ønsker å ta seg tid til å reflektere over sine slengbemerkninger fra 2016.