Borgarting lagmannsrett: Anke i Zerovision-saken forkastes

Borgarting lagmannsrett behandlet den 9. januar anken i Zerovision-saken. Avgjørelsen gjaldt gyldigheten av KFIRs registreringsnektelse av ordmerket ZEROVISION for røykmaskiner og sikkerhetssystemer. Lagmannsretten kom, i likhet med Oslo tingrett, til at ZEROVISION er beskrivende for de aktuelle varenes egenskaper og formål, jf. varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a. Avgjørelsen illustrerer enda et tilfelle av en tilsynelatende strengere praksis i norsk rett enn i andre jurisdiksjoner, inkludert EU, hva gjelder registreringsforbudet mot beskrivende varemerker.

Sakens bakgrunn

Zero vision?

Verisure Sàrl (Verisure) er et internasjonalt sikkerhetsselskap som blant annet tilbyr røykkanoner som innbruddsalarm. Navnet "Zerovision" kommer av at røykkanonen tåkelegger området slik at en eventuell innbruddstyv mister sikten: "If They Can't See, They Can't Steal". Det er flere alarmleverandører som tilbyr lignende røykleggingssystemer.

Verisures søknad om å registrere ordmerket ZEROVISION for klasse 7 "maskiner som genererer kunstig røyk" og klasse 9 "sikkerhetsalarmsystemer, unntatt for kjøretøy" ble avslått av Patentstyret 3. mai 2021 med begrunnelsen om at merket var beskrivende og manglet særpreg. Både etter klagebehandling i KFIR og videre for behandling i Oslo tingrett ble registreringsnektelsen vurdert gyldig (tingrettens dom er tidligere omtalt av IP-trollet her).

For ankebehandlingen i lagmannsretten var partene enige om at tingrettens saksfremstilling skulle legges uprøvd til grunn.

Spørsmålet om ZEROVISION er beskrivende for "maskiner som genererer kunstig røyk" (klasse 7) og for "sikkerhetsalarmsystemer, unntatt kjøretøy" (klasse 9)

Lagmannsretten redegjør innledningsvis overordnet for registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14.  Ut fra rettskildene oppstiller retten et nokså strengt utgangspunkt om at beskrivende ordelementer i kjennetegn normalt må anses som beskrivende for den aktuelle varen eller tjenesten. Det er tilstrekkelig at en av merkets mulige betydninger beskriver en egenskap ved varen eller tjenestene for at merket regnes beskrivende, jf. Stortorvet Gjestgiveri (HR-2021-2480-A).

Partene var enige om at den relevante omsetningskretsen i dette tilfellet omfatter både privatpersoner og profesjonelle brukere av alarmsystemer.

I den konkrete vurderingen viser lagmannsretten til at kombinasjonen av "ZERO" (null og nullpunkt) og "VISION" (syn, sikt, synsevne og visjon) enkelt vil forstås av omsetningskretsen som "null sikt" eller "null syn". Sammenstillingen er verken uvanlig eller overraskende og tilfører, enten man skriver merket i ett eller to ord, ingen semantiske eller grafiske elementer som skaper et annet meningsinnhold enn det som følger av alminnelig språkbruk.

Ordet ZEROVISION, ensbetydende med "null sikt" eller "null syn", var etter lagmannsrettens oppfatning klart beskrivende for maskiner som generer kunstig røyk (klasse 7). For omsetningskretsen er det en direkte og spesifikk forbindelse mellom ordmerket og produktets egenskaper og formål.

Også for sikkerhetsalarmsystemer (klasse 9) ble merket ansett beskrivende. Selv om klasse 9 utgjør en bredere varemerkeklasse fant lagmannsretten det ikke tvilsomt at omsetningskretsen vil oppfatte ZEROVISION som en angivelse av alarmsystemet det dreier seg om, og fremstår derfor som en direkte beskrivelse av produktets egenskaper og formål på lik linje som for røykkanoner.

Lagmannsretten sluttet seg til Oslo tingretts vurdering om at det klart foreligger et friholdelsesbehov for konkurrenter til å benytte betegnelsen ZEROVISION for de aktuelle varene og produktene. Som følge av at ordmerket ble ansett beskrivende, manglet det også særpreg.

Om betydningen av at varemerket ZEROVISION er registrert i andre jurisdiksjoner

Illustrasjonsbilde av Zerovision røykkanon 

Verisure hadde anført at tingretten ikke hadde lagt tilstrekkelig vekt på at ZEROVISION er registrert som varemerke både av EUIPO og i flere EU-land.

Til denne anførselen legger lagmannsretten til grunn oppsummeringen av rettstilstanden hva gjelder forholdet til EU-retten slik dette ble beskrevet i Trustshop-saken. Hensynet til rettsenhet innenfor varemerkeretten innebærer at de samme rettslige normer skal legges til grunn ved medlemsstatenes praktisering av varemerkedirektivet. EUIPOs praksis er en relevant rettskilde ved tolkningen, men resultatlikhet er ikke et selvstendig mål i enkeltsaker.

Den konkrete begrunnelsen fra lagmannsretten for hvorfor ZEROVISION er beskrivende etter norsk rett, til tross for at det er registrert i EU og Storbritannia, er likevel sparsom. Det fremheves at det bare foreligger en konkret, ubegrunnet avgjørelse fra EUIPO. Konklusjonen om at ZEROVISION er for beskrivende til å kunne registreres i Norge, anses å være i samsvar med både EU-/EØS-retten og norsk rett, og det kunne da ikke tillegges avgjørende vekt at et tilsvarende ordmerke er tillatt registrert i EU og Storbritannia.

Dette immaterialrettstrollets betraktninger

Sammen med blant annet Trustshop-saken er dommen enda en avgjørelse som konkluderer med registreringsnektelse, selv om tilsvarende varemerke er registrert i EU og andre jurisdiksjoner. At det er en noe strengere praksis etter norsk rett for hva som skal gå klar av forbudet mot beskrivende varemerker synes å forme seg.

Både i den foreliggende saken og i Trustshop-avgjørelsen beskriver retten de rettslige utgangspunktene for forholdet til andre lands praksis utfyllende. Den konkrete begrunnelsen kommer derimot til kort. Uten en begrunnelse for hva det er som gjør at vurderingen slår ulikt ut er det ikke mulig å lese ut av avgjørelsene hva som fører til forskjellige resultat.

I Trustshop ble det vist til at det ikke var mulig å gi en konkret begrunnelse fordi EUIPO ikke begrunner sine registreringsvedtak. Det samme legges tilsynelatende til grunn i av lagmannsretten i Zerovision-saken. Det er krevende å skulle forklare hva som er forskjellig når det kun foreligger en konkret, ubegrunnet avgjørelse for de utenlandske registreringene.

Resultatet blir likevel en lite tilfredsstillende situasjon når registreringsspørsmålet slår ulikt ut innenfor EU, uten en konkret begrunnelse. Prinsippet om rettsenhet innebærer at de samme rettslige normer skal legges til grunn. I en sak som Zerovision, hvor det er snakk om engelskspråklige ord, med samme produkter og (trolig) samme omsetningskrets, fremstår det nettopp som om rettsanvender ikke har lagt til grunn den samme tolkningen av varemerkedirektivet og det felles rettskildematerialet.

Isolert sett er dette immaterialrettstrollet fortsatt enig i lagmannsrettens konklusjon i registreringsspørsmålet for ordmerket ZEROVISION. Imidlertid ser vi en praksis etablere seg som går på bekostning av hensynet til rettslikhet innenfor varemerkeretten. For aktørene vil det kunne oppleves som en ubegrunnet forskjellsbehandling når de skal søke varemerkeregistrering innenfor de ulike jurisdiksjonene. Det kan stilles spørsmål om det er behov for en avklarende dom fra EU-domstolen som klargjør terskelen for når et merke er beskrivende og ikke.