29 juni 2018

Ny åndsverklov trer i kraft 1. juli

Den 22.5.2018 vedtok Stortinget ny lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven). Loven trer i kraft 1. juli 2018, og erstatter den gamle lov om opphavsrett til åndsverk mv. av 12.5.1961. Immaterialrettstrollet vil i tiden som kommer gjennomgå den nye loven med sikte på å gi en oversikt over hva som er nytt. Denne første posten gir et overblikk over lovgivningsprosessen, lovens oppbygning og lovens kapittel 1.

Kilde: Stortinget - CC BY
Åndsverkloven av 1961 var resultat av et nordisk lovsamarbeid som var påbegynt allerede på slutten av 1930-tallet. Loven har etter dette blitt endret en rekke ganger (se Rognstad, Opphavsrett 2009 s. 29-31 for en oversikt). De største endringene har likevel kommet etter ikrafttredelsen av EØS-avtalen i 1994. Allerede vedtatte direktiver forutsatte to omfattende lovendringer i 1995, og i årene som fulgte ble en rekke nye opphavsrettsdirektiver innlemmet i EØS-avtalen. 

Allerede ved gjennomføringen av infosoc-direktivet i 2005 ble det varslet at det skulle foretas en helhetlig gjennomgang av loven med sikte på å utforme en ny lov. Dels på grunn av et fortløpende arbeid med å gjennomføre nye direktiver fra EU, har dette imidlertid latt vente på seg. 17. mars 2016 sendte Kulturdepartementet forslag til ny åndsverklov på høring. Etter en høringsrunde ble Prop. 104 L (2016-2017) lagt frem den 5. april 2017. Loven fremsto med dette som klar til vedtakelse i vårsesjonen 2017. Forslaget om å lovfeste opphavsrettens overgang i oppdragsforhold som kom inn i proposisjonen, og som derfor ikke hadde vært ute på høring, skapte imidlertid så mye bråk at deler av komiteen i mai 2017 signaliserte at de ikke ville gå videre med bestemmelsen. Behandlingen av loven ble derfor utsatt, og tatt opp igjen i vårsesjonen 2018. Kulturkomiteen avga sin innstilling den 8. mai. Åndsverkloven ble deretter behandlet og enstemmig vedtatt av Stortinget den 15. og 22. mai.

Åndsverkloven av 1961 hadde etter hvert blitt et lappeteppe av tilleggsbestemmelser og tilleggskapitler, noe som i hovedsak skyldtes gjennomføringen av en rekke direktiver. Strukturen til den gamle loven var heller ikke den mest tilgjengelige. Ny lov etablerer en mer hensiktsmessig struktur. I tillegg er flere av lovens sentrale begreper forsøkt definert i loven, samtidig som forarbeidene avklarer flere til nå uavklarte spørsmål. Nytt er også at alle paragrafene er gitt overskrifter. Mange bestemmelser er ordrett klippet med få eller ingen endringer fra den gamle loven. Den nye åndsverkloven er nok derfor mer et tilfelle av gammel vin på nye flasker enn en ny tapning. Gitt det internasjonale og europeiske rammeverket for opphavsretten, er det imidlertid grenser for hvilke materielle endringer det ville vært mulig å gjennomføre. Mange vil nok likevel mene at åndsverkloven hadde fortjent at det ble nedsatt et utvalg for å få et mer helhetlig blikk på loven som sådan.


Lovens oppbygning

Kapittel 1 gir «Grunnleggende bestemmelser om opphavsrett til åndsverk. Som navnet antyder gir kapittelet grunnleggende regler om beskyttelsen av åndsverk, og svarer i stor grad til åvl. 1961 kapittel 1. Vernetidsbestemmelsene i kapittel åvl. 1961 kapittel 4 er imidlertid flyttet til kapittel 1 (§§ 11-13), noe som gir bedre struktur i loven.

Kapittel 2 gir regler om «Rettigheter til utøvende kunstnere og produsenter mfl. (nærstående rettigheter)», og svarer i stor grad til åvl. 1961 kapittel 5.

Kapittel 3 gir regler om «Avgrensning av opphavsretten og forvaltning av rettigheter ved avtalelisens mv.», og svarer i stor grad til åvl. 1961 kapittel 2. Denne restruktureringen innebærer at man i kapittel 1 og 2 gir regler om hhv. åndsverk og nærstående rettigheter, mens det i kapittel 3 gis felles regler om avgrensninger mv. i disse rettighetene.

Kapittel 4 gir regler om «Opphavsrettens overgang mv.», og tilsvarer åvl. 1961 kap. 3.

Kapittel 5 gir regler om «Straff og erstatning mv.», og tilsvarer åvl. 1961 kap. 7

Kapittel 6 gir regler om «Særskilte tiltak ved inngrep i opphavsrett m.m. på Internett», og tilsvarer åvl. 1961 kap. 7a. 

Kapittel 7 gir regler om «Bestemmelser til vern for tekniske beskyttelsessystemer og elektronisk rettighetsinformasjon», og tilsvarer åvl. 1961 kap. 6a.

Kapittel 8 gir «Forskjellige bestemmelser», og tilsvarer i stor grad åvl. 1961 kap. 6. Noen bestemmelser er imidlertid flyttet, for eksempel bestemmelsen i åvl. 1961 § 50 om opphavsrett i ekteskap, som er flyttet til kapittel 4 om opphavsrettens overgang mv.

Kapittel 9 gir regler om «Lovens rekkevidde», og tilsvarer åvl. 1961 kapittel 8.

Åvl. § 1 – ny formålsbestemmelse

Lovens § 1 er ny, og angir i tre ledd formålet med loven. Dette innebærer i korte trekk at loven a) skal gi insentiv til kulturell produksjon, b) skape en rimelig balanse mellom rettighetshaverne og brukerne og c) legge til rette for at det på en enkel måte kan inngås avtaler på opphavsrettsområdet.

Bokstav a og b gir i stor grad uttrykk for det som lenge har ansett å være grunnleggende hensyn i opphavsretten. Og det er neppe grunn til å tro at lovfesting av disse hensynene får noen særlig materiell betydning ut over at formålene nå blir lettere tilgjengelig.

Det er likevel interessant å merke seg at man uttrykkelig fremhever insentivhensynet. Dette kan muligens tillegges vekt i den grad hensynet til å gi insentiver til kulturproduksjon ikke gjør seg gjeldende, men hvor en regel likevel begrunnes i et belønningshensyn (for eksempel ved vernetidens lengde). Dette fremstår likevel mer som en avveining som lovgiver må gjøre enn som en tolkningsoppgave.

§ 2 – opphavsrett til åndsverk

§ 2 er bygget opp over samme lest som åvl. 1961 § 1. Nytt i bestemmelsen er imidlertid at originalitetskravet er lovfestet som et krav til «original og individuell skapende åndsinnsats». For de innvidde har det aldri vært særlig tvil om at det gjelder et slikt krav, men det er likevel klargjørende at dette nå sies direkte i loven i stedet for at man må tolke det ut av ordet «åndsverk».

Opphavsrett kan nå bare oppnås for «litterære eller kunstneriske verk». Åvl. 1961 gjorde i tillegg «vitenskapelige verk» til en tilsynelatende egen kategori. Dette skyldtes trolig en misforståelse av Bernkonvensjonen artikkel 1 første ledd som legger til grunn at «literary and artistic works shall include every production in the literary, scientific and artistic domain». Det har imidlertid vært vanskelig å se for seg tilfeller av «vitenskapelige verk» som samtidig ikke er «litterære» eller «kunstneriske». Anomalien «vitenskapelige verk» er med dette rettshistorie.

Nytt i loven også er innføring av en kjønnsnøytral betegnelse for frembringer av åndsverk – «opphaver». I høringsutkastet var «opphaver» tilsynelatende en direkte erstatning for gammel lovs «opphavsmann», dvs. både en betegnelse på frembringer, innehaver av opphavsrett og som fellesbetegnelse på disse. I proposisjonen ble det derimot presisert gjennom endring av § 3 at «opphaver» utelukkende er en betegnelse på frembringer av åndsverk. Betegnelsen på innehaver av opphavsrett generelt bør vel i framtiden da bare bli «rettighetshaver».


§ 3 – opphavsrettens eneretter

Lovens § 3 viderefører åvl. 1961 § 2. Bestemmelsen er omstrukturert og forenklet, slik at opphavsrettens to eneretter til eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring klart fremstår i første ledd. 

Nytt i presiseringen av eneretten til tilgjengeliggjøring i § 3 andre ledd er at eneretten til «overføring til allmennheten» er skilt ut som en egen enerett i andre ledd bokstav d. Ved endring av åvl. 1961 i 2005 ble eneretten til overføring til allmennheten («communi¬cation to the public») i infosoc-direktivet artikkel 3 nr. 1 gjort til en del av ene¬retten til offentlig fremføring. I ny lov er retten til overføring imidlertid skilt ut som en egen enerett på samme måte som i den svenske upphovsrättslagen § 2. Endringen innebærer imidlertid ingen realitets¬endring.

En nyvinning i § 3 tredje ledd er en egen enerett til (eller forbud mot) strømming av innhold som er gjort tilgjengelig uten rettighetshavers samtykke. EU-domstolen bekrefter i C‑527/15 Filmspeler at strømming fra ulovlig kilde ikke kan begrunnes i retten til midlertidig eksemplarfremstilling i infosoc-direktivet artikkel 5 nr. 1 (som nå er lovfestet i åvl. § 4). Det kan derfor stilles spørsmål om det er behov for en egen bestemmelse som forbyr slik strømming. 
Åvl. § 3 kvalifiserer imidlertid bestemmelsen ved at verket som strømmes «åpenbart» må være gjort «tilgjengelig for allmennheten» «i strid med ... [åndsverk]loven». Gitt vanskelighetene med å avdekke strømming fra ulovlig kilde, er det vel også vanskelig å se for seg noen utstrakt håndheving av bestemmelsen.


§ 5 – navngivelsesretten

Lovens § 5 viderefører åvl. 1961 § 3 om ideelle rettigheter. Navngivelsesretten i § 5 første ledd er gitt et tillegg om at plikten bare gjelder der «navngivelse er praktisk mulig». Dette må tidligere anses å ha vært en del av kravet til «god skikk» og innebærer derfor ingen egentlig endring. Det er likevel klargjørende at dette nå er tatt inn i lovteksten.

Kravet til «tilgjengeliggjøring» i § 5 første ledd må i utgangspunktet forstås på samme måte som i § 3. Det kan imidlertid tenkes tilfeller hvor verk brukes på en måte som ikke faller innunder eneretten, men der det likevel synes rimelig at opphaveren har krav på navngivelse. Dette er særlig aktuelt ved bruk av såkalte «hentelenker», der materiale fra én nettside integreres i en annen på en måte som gjør at det ser ut som materialet stammer fra sistnevnte. (Slike lenker anses ikke som tilgjengeliggjøring dersom materialet det lenkes til er gjort tilgjengelig med rettighetshavers samtykke, jf. C 466/12 Svensson, jf. C-348/13 BestWater.)

Forarbeidene gir derfor uttrykk for at åvl. § 5 første ledd forstås slik at den også kan innebære en plikt til navngivelse også i tilfeller hvor verket ikke gjøres tilgjengelig for allmennheten etter § 3 (Prop. 104 L (2016-2017) s. 48). (I høringsnotatet ble det foreslått at kravet til navngivelse ble knyttet til «bruk» Dette kravet til navngivelse utenfor eneretten til tilgjengeliggjøring må imidlertid ikke tolkes for strengt, og må være begrenset til å gjengi opplysninger som finnes på nettsiden det lenkes til. Et strengere krav til navngivelse vil kunne føre til en de facto utvidelse av eneretten til tilgjengeliggjøring


§ 8 – fellesverk

I § 8 er det igjen presisert at det foreligger et krav til samarbeid for at det skal foreligge et fellesverk, formulert som et krav til «felles skapende åndsinnsats fra flere opphavere». Dette kravet til samarbeid fremgikk uttrykkelig av § 8 i åvl. 1930, men falt ut av de første utkastene til ånds¬verk¬loven av 1961. Forarbeidene gjorde det imidlertid klart at at krav til samarbeid fortsatt skulle gjelde. Det er derfor oppklarende at samarbeidskravet nå er tilbake i loven.


§ 10  - offentliggjøring og utgivelse

Åvl. § 10 første ledd endrer offentliggjøringskriteriet slik at det nå er tilstrekkelig at verket «lovlig er gjort tilgjengelig for allmennheten», i motsetning til åvl. 1961 § 8 hvor opphavers samtykke til tilgjengeliggjøring var en forutsetning. Samtidig videreføres ikke særregelen for kunstverk og fotografiske verk i åvl. § 8 første ledd andre punktum.

Åvl. § 10 andre ledd utvider utgivelseskriteriet til også å omfatte tilgjengeliggjøring på Internett. Etter åvl. 1961 § 8 andre ledd var et verk bare ansett «utgitt» når fysiske eksemplarer av verket var spredt til allmennheten. Åvl. § 10 andre ledd andre punktum utvider dette også til å gjelde når et verk «opphaverens samtykke er gjort tilgjengelig for allmennheten på Internett [mv.] på en slik måte at brukeren kan fremstille eksemplar av verket og selv velger tid og sted for tilgangen til verket».


§ 11 - opphavsrettens vernetid

Bestemmelsene om opphavsrettens vernetid er flyttet fra åvl. 1961 kapittel 4 til en mer naturlig plassering i kapittel 1. Åvl. § 11 viderefører hovedbestemmelsen om opphavsrettens vernetid i åvl. 1961 § 40, og er ikke ment å innebære noen realitetsendring av denne. Det er imidlertid foretatt språklige og strukturelle endringer. § 12 og 13 viderefører på samme måte åvl. 1961 åvl. §§ 41 og 41a.

05 juni 2018

NKU: Nidars bruk av elementer fra Freia Melkesjokolade i reklamefilm for Nidar Melkesjokolade var villedende

Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU) avgav 13. mars uttalelse i en skikkelig «godsak» (sak 13/2017) mellom Orkla Confectionary & Snacks Norge AS (som eier Nidar AS) og Mondelez Norge AS og Mondelez Europe Services - Norsk Filial  (som selger og markedsfører produkter under varemerket Freia). Saken gjaldt Nidars bruk av elementer kjent fra Freia Melkesjokolade i en reklamefilm for produktet Nidar Melkesjokolade. Spørsmålet for utvalget var om Nidars bruk av disse elementene utgjorde brudd på markedsføringslovens bestemmelser om villedende forretningsmetoder (§ 26),  herunder forskrift om sammenliknende reklame (§ 3), og god forretningsskikk (§ 25)  Utvalget kom til at reklamefilmen var villedende, og viste i uttalelsen særlig til at det etter utvalget syn ikke var tilstrekkelig belegg for Nidars bruk av begrepet «best i test».

NAM! Kilde: TV2
Som flere av dere immateriallrettere der ute vet er NKU et selvoppnevnt organ av en rekke arbeidsgivere og arbeidsgiverforeninger, herunder blant annet NHO. Konkurranseutvalget uttaler seg i tvister mellom næringsdrivende angående markedsføringsloven kapittel 6, og tilhørende regelverk. Uttalelsene er ikke bindende for partene, men utvalgets uttalelser gir uttrykk for hvordan representanter for næringslivet ser på markedsføring i praksis, og følges derfor ofte både av næringslisaktører og i domstolene.

Nidar lanserte høsten 2016 sitt nye produkt Nidar Melkesjokolade gjennom en stor markedsføringskampanje der de gav «et lekent stikk til markedslederen» Freia Melkesjokolade, herunder avis- og TV-reklame med teksten «Et lite støkk i Norge». Forpakningen hadde (og har fremdeles) også påskriften «En bit magi». Mot slutten av 2017 kom Nidar med en reklamefilm hvor det i åpningssekvensen ble vist en ku som beiter på en gresslette mot en fjellkledd, mørkegul bakgrunn, som henspeiler på forpakningen til Freia Melkesjokolade. I reklamefilmen ble det blant annet hevdet at Nidar Melkesjokolade er «Best i test», «..vant blindtest» og at Nidar fikk «hele 45 % av stemmene», noe som også er fremhevet i filmen ved at «Freias» beitende ku fremstår overrasket overrasket over resultatet.

Solveig Barstad fra programmet "Matkontrollen"
under smakstesten. Kilde: TV2
Testen det ble vist til i reklamefilmen ble utført av TV2 og vist i programmet «Matkontrollen» 29. september 2016 (episoden er også tilgjengelig for abonnenter på TV2 Sumo). Testen ble gjort på et kjøpesenter hvor 135 personer fikk foreagt et brett med 3 forskjellige melkesjokoladebiter fra tre ulike merker (Freia, Nidar og First Price), hvor de skulle velge ut den de syntes smakte best. Sjokoladebitenes opprinnelse skal ha vært skjult.

Mondelez klaget Nidars reklamefilm inn for NKU med påstand om at den utgjorde en krenkelse etter markedsføringsloven § 26 (forbud mot villedende reklame) med tilhørende forskrift om sammenliknende reklame § 3 bokstav a), c) og d), og subsidiært etter markedsføringsloven § 25 (om god forretningsskikk). I klagen viste Mondelez særlig til at flere av påstandene Nidar fremsatte i filmen, inkludert de nevnt ovenfor, var villedende (forskriften § 3 bokstav a) og ikke objektive eller dokumenterbare (§ 3 bokstav c). Blant annet ble det vist til at testen verken var representativ, etterprøvbar eller tilstrekkelig dokumentert, blant annet fordi antallet respondenter var lavt og hentet fra et begrenset geografisk område.

Mondelez hevdet også i klagen at Nidar benyttet fordreide versjoner av Freia Melkesjokolades vareutstyr på en nedsettende måte som latterliggjorde og utnyttet dennes emballasje (bokstav d).

Subsidiært anførte Mondelez at Nidars samlede markedføringsfremstøt spesifikt mot dem, og snyltingen på Freia Melkesjokolades velkjente emballasje, var i strid med kravet om god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25.

Annonse fra Nidars kampanje.
Kilde: WeAreLive
Nidar bestred påstandene, og viste særlig til at filmen fremsatte objektive og dokumenterbare påstander som gav forbrukerne riktig og tilstrekkelig informasjon. Det ble i denne forbindelse påpekt vist til at dokumentasjonskravene måtte tilpasses påstandene og inntrykket reklamen etterlater, og fremhevet at det ikke ble påstått at Nidar Melkesjolade smakte bedre enn Freias, men at Nidar Melkesjokolade hadde slått Freia i en blindtest, og at flere og flere spiser Nidar Melkesjokolade.

Etter Nidars syn var reklamefilmen heller ikke nedsettende overfor Freia, og viste særlig til den kortvarige bruken av elementene fra Freia Melkesjokolade, samt at bruken av disse elementene var fjernere enn eksempelvis bruk av navn, logo og varemerker (Obs!).

Et enstemmig konkurranseutvalg kom under tvil til at reklamefilmen sett under et var i strid med markedsføringsloven § 26 med tilhørende forskrift om sammenliknende reklame bokstav a) og c). Utvalget kom imidlertid til at filmen ikke var i strid med forskriften bokstav d) eller markedsføringsloven § 25.Ved vurderingen etter § 26 og forskriften § 3 bokstav a) og c) viste utvalget til at bruken av elementer fra Freia Melkesjokolade og påstandene i åpningssekvensen var svært virkningsfull og derfor egnet til å påvirke etterspørselen. Etter utvalgets syn etterlater reklamefilmen ingen tvil om at det er Freia Melkesjokolade som sammenlignes.

Utvalget vurderte deretter om påstanden «Best i test» var villedende, nærmere bestemt om påstanden var tilstrekkelig dokumentert på bakgrunn av smakstesten som ble gjennomført av «Matkontrollen». Selv om utvalget anerkjente at selve resultatet var korrekt gjengitt, så mente de at reklamefilmens etterlatte inntrykk hos gjennomsnittsforbrukeren ikke stod i forhold til innholdet i testen og hvordan denne ble gjennomført, og derfor var villedende.

Ved vurderingen av om sammenlikningen var objektiv tok utvalget utgangspunkt i styrken av markedsføringspåstanden. Ved svært effektfulle påstander som «Best i test» må dette etter utvalgets syn gjenspeiles i kravet til dokumentasjonen som ligger til grunn. Etter utvalgets syn etterlot Nidars reklamefilm et totalinntrykk av Nidar Melkesjokolades posisjon i markedet i forhold til Freia Melkesjokolade som det ikke var belegg for. Det ble i denne sammenhengen også vist særlig til bruken av elementer kjent fra Freia Melkesjokolade.

På denne bakgrunn kom konkurranseutvalget til at Nidars påstand «Best i test» både var villedende og ikke oppfylt kravet til objektivitet ved sammenliknende reklame. Mondelez fikk dermed medhold i at Nidars bruk var villedende. NKUs uttalelser kan ikke påklages, men Mondelez kan velge å ta ut søksmål for de alminnelige domstolene.


Immaterialrettstrollets betraktninger

NKUs uttalelse illustrerer den forholdsvis strenge normen som synes å gjelde for sammenliknende reklame i Norge og i EU og EØS forøvrig, særlig ved henvisning til tester. Uttalelsen viser at ved bruk av påstander som «Best i test», «Testvinner» og lignende bør markedsførere og testere (herunder TV2!) være særlig forsiktige med å vise til eller utføre tester med et begrenset geografisk omfang dersom en ønsker å bruke slike tester eller få de gjengitt i markedsføring. Dette gjelder særlig dersom antallet respondenter er forholdsvis lavt. Det bør også fremgå tydelig av testen hvordan den er utført, samt hvilken metode som er brukt, men det fremgår ikke ekplisitt hvorvidt dette var gjort tilfredstillende, eller fikk betydning, i denne saken.

De to konkurrentene side om side.
Kilde: Dagbladet
Det fremgår heller ikke nærmere i uttalelsen hvorfor utvalget kom til at reklamefilmen ikke var nedsettende eller i strid med god forretningsskikk. Dette immaterialrettstrollet er enig med utvalget i disse konklusjonene. Selv om det ikke etterlates tvil om at det er Freia Melkesjokolade det refereres til, så synes bruken av elementer derfra i reklamefilmen et stykke unna å være «nedsettende». Nidars bruk etterlater ikke et nedvurderende inntrykk av Freia (det er snarere de positive sidene ved Nidar Melkesjokolade som fremheves), og i høyden kan bruken i undertegnedes øyne karakteriseres som feilaktig.

Særlig i lys av gjengivelsen av Mondelez’ klage synes det videre uklart for dette immaterialrettstrollet hva som eventuelt skulle være ytterligere klanderverdige momenter (utover de som fanges opp av spesialbestemmelsen) i § 26, og som tilsier at reklamefilmen er i strid med god forretningskikk etter markedsføringsloven § 25. Dette immaterialrettstrollet stusser over at det i sammendraget av Mondelez’ klage både er spesifiserert at «Det er denne reklamefilmen som er gjenstand for klagen», mens det senere ved anførselen om § 25 vises til «et samlet markedsføringsfremstøt mot en utpekt konkurrent». Anførselen kan riktignok være galt gjengitt i uttalelsen. Nidars tilsvar trekker imidlertid i retning av at det er førstnevnte forståelse som skal legges til grunn. Selv om grove overtredelser av spesialbestemmelsen i § 26 etter omstendighetene kan tenkes å rammes av generalklausulen i § 25, er det imidlertid vankelig å se hvilke momenter som eventuelt trekker forholdet inn under § 25 her. I denne sammenheng synes Forskriften § 3 bokstav d) synes å legge listen ganske høyt i lys av bestemmelsens alternative inngangvilkår om at den sammenliknende reklamen må sette konkurrenten i «vanry».

01 juni 2018

Høringsnotatet om endringer i varemerkeloven som følge av gjennomføringen av nytt varemerkedirektiv og tiltredelse til Singaporetraktaten

Foto: Nick Youngson - CC BY-SA 3.0
9. mai sendte Justis- og beredskapsdepartementet forslag til endringer i vare­merke­lov­givningen ut på høring. Formålet med endringene er å gjennomføre det nye varemerkedirektivet 2015/2436 (direktivet) samt tiltredelse av Singaporetraktaten. Det nye direktivet krever at det åpnes for særskilt pantsettelse av registrerte varemerker og varemerkesøknader (artikkel 23. jf. Artikkel 26). Når det gjelder varemerkets stilling som dekningsobjekt, stilles det krav om at registrerte varemerker og varemerkesøknader må kunne være gjenstand for særskilt tvangsfullbyrdelse (artikkel 24. jf. Artikkel 26). Videre kreves det at både pantsettelser og utlegg skal kunne registreres i egnet register.

Etter gjeldende rett kan innarbeidede og registrerte varemerker, samt «naturlige varekjennetegn» med vern etter varemerkeloven § 1 tredje ledd, kun pantsettes som driftstilbehørspant. Varemerker som utelukkende utnyttes eller er bestemt å utnyttes gjennom overdragelse eller lisensiering, vil imidlertid ikke omfattes av driftstilbehørspantet. 

Rettstilstanden hva gjelder varemerker som dekningsobjekt, reguleres av varemerkeloven § 55, der det fremgår at enkeltforfølgende kreditorer ikke kan ta utlegg i varemerker. Ved innehaverenskonkurs, vil imidlertid varemerker gå inn i generalbeslaget på lik linje med alle andre omsettelige formuesgoder som tilhører innehaveren, jf. dekningsloven § 2-2. 

Endringsforslaget legger opp til at det kun er varemerker registrert i Norge, og lisenser til slike merker, samt søknader om varemerkeregistrering, som skal kunne pantsettes særskilt. Videre foreslås det at forbudet mot utlegg og arrest i varemerkeloven § 55 oppheves for registrerte varemerker og varemerkesøknader. Forbudet foreslås imidlertid videreført for innarbeidede merker. 

I tillegg til å sikre gjennomføringen av direktivet på disse områdene, foreslås det også å vedta kollisjonsregler etter modell fra patentloven § 44a. Her går Høringsnotatet lengre enn det som kreves i direktivet, og det er disse endringene, og rettsvirkningen av dem, som vil være tema i det følgende. 


Rettighetskollisjoner– dagens rettstilstand

I Høringsnotatet vises det til at varemerkeloven i dag ikke har regler om hvilken rett som går foran ved såkalte rettighetskollisjoner. Slike kollisjoner kan oppstå mellom frivillige rettserververe, som kjøpere av et varemerke, panthavere med pant i varemerket og lisenstakere med en begrenset rett til å bruke et varemerke. Konflikter kan også oppstå mellom slike frivillige rettserververe og kreditorer, som konkursboet. 

Endringene som foreslås i høringsforslaget tar sikte på å regulere den såkalte dobbeltsuksesjonskonflikten. Denne konflikten innebærer at to erververe utleder rettigheter som ikke kan eksistere ved siden av hverandre, fra den samme varemerkeinnehaveren. For eksempel der innehaveren utsteder to eksklusive lisenser innenfor det samme området, eller der innehaveren selger varemerket like før denne går konkurs, og både kjøperen og konkursboet mener å ha rett til merket.  

Det har vært noe uenighet i teorien om godtroende yngre avtaleerverver vil vinne rett på bekostning av en eldre avtaleerverver. I eldre teori har det vært hevdet at ettersom varemerkeregisteret også i dag åpner for anmerkning av lisenser og overdragelser av merker, er det rimelig å løse denne konflikten i disfavør av den som kunne unngått den. I Høringsnotatet oppsummeres imidlertid rettstilstanden slik: 
«En erverver av et varemerke eller av en lisens har dermed vern fra avtaleinngåelsestidspunktet, uten at noen rettsvernsakt er nødvendig»
Dette samsvarer med det som er blitt hevdet i nyere teori. Etter gjeldende rett oppnår altså kjøpere av varemerkerettigheter og lisenstakere rettsvern for sine rettsstiftelser allerede ved avtaleinngåelse. Dette innebærer at en yngre lisenstaker alltid vil tape i konflikt med eldre rettserverver, uavhengig av den yngre lisenstakerens gode tro. Videre vil dagens rettstilstand innebære at kjøperen av en varemerkerett alltid vil vinne over selgerens konkursbo, så fremt avtalen om kjøp ble inngått før det ble åpnet konkurs. Det at rettsvern oppnås allerede fra avtaleinngåelse gir hverken publisitet eller notoritet. Ved potensiell konflikt vil man måtte falle ned på en alminnelig bevisvurdering av om avtale reelt sett var inngått, og eventuelt når denne var inngått. I tillegg til vanskene knyttet til forutberegnelighet og etterprøvbarhet for frivillige rettserververe, gjør dagens ordning det også forholdsvis enkelt å holde varemerkerettigheter utenfor konkursbeslaget og faren for kreditorsvik synes nærliggende. 

Foreslåtte kollisjonsregler

I Høringsnotatet foreslås det å innføre like kollisjonsregler som i patentloven § 44a. For rettighetskollisjonen mellom frivillige rettserververe og kreditorer vil en slik endring innebære at kjøperen av en varemerkerett, lisenstakeren eller panthaveren med særskilt pant, vil få rettsvern ved anmerkning av ervervet i varemerkeregisteret. Dette rettsvernet vil da gjelde mot (eller for) både utleggstakere og konkursbo. Dersom pantet ikke er anmerket når det tas utlegg, vil utleggstakers rett gå foran, og eventuelt på bekostning av eldre frivillige rettserverv. Dersom merkeinnehaveren går konkurs, må ervervet anmerkes senest dagen før konkursåpning for at konkursboet skal måtte respektere rettsstiftelsen. 

Videre foreslås det at også utlegg og arrest i varemerke eller varemerkesøknad skal få rettsvern ved anmerkning i varemerkeregisteret.

Som vist over, vil det kunne oppstå konflikt også mellom frivillige rettsstiftelser som gjelder overdragelse av varemerkerettigheter, lisensiering eller pantsettelser. Et klassisk eksempel på slike konflikter er dobbeltsalg, som på varemerkerettens område vil innebære at innehaveren av varemerket selger det samme merket til to forskjellige aktører. Ved rettighetskollisjoner mellom slike frivillige rettserverv vil endringen innebære at yngre rettserverv som er anmerket i varemerkeregisteret, går foran eldre rettigheter som enten ikke er anmerket, eller som blir anmerket senere. 

Disse endringene tar som nevnt sikte på å regulere dobbeltsuksesjonskonflikten og ikke hjemmelsmannskonflikten. Hjemmelsmannskonflikten oppstår der noen overdrar bedre rett enn vedkommende selv hadde rettslig adgang til, for eksempel der lisenstaker selger hele varemerkerettigheten, uten godkjennelse fra innehaveren, som i dette eksempelet er hjemmelsmannen. Konflikten i dette eksempelet oppstår mellom innehaveren og kjøperen. I Høringsnotatet gis det utrykk for at endringene nevnt ovenfor ikke skal endre dagens rettstilstand for hjemmelsmannskonflikten. Denne beskrives som at hjemmelsmannen til den som har overdratt eller gitt andre rettigheter i varemerke, ikke taper sin rett til fordel for andre. Dette gjelder angivelig selv for det tilfelle der erververen er i god tro. 

Ettersom det foreslås å åpne for særskilte pantsettelser, samtidig som varemerker fortsatt vil kunne være en del av driftstilbehørspantet, vil det kunne oppstå konflikt mellom panthavere med særskilt pant i et varemerke, og panthavere med driftstilbehørspant som omfatter det samme merket. I Høringsnotatet foreslås det at en særskilt panterett som er anmerket i varemerkeregisteret, skal gå foran et eldre driftstilbehørspant dersom det eldre driftstilbehørspantet ikke er anmerket i løsøreregisteret, eller først blir dette siden. En yngre særskilt pantsettelse skal imidlertid kun gå foran dersom panthaveren var i god tro ved anmerking av pantet. 

Der konflikten står mellom et eldre særskilt pant og et driftstilbehør som omfatter merket som er særskilt pantsatt, tas det til orde for at det særskilte pantet alltid skal gå foran, uavhengig av om det særskilte pantet er anmerket i varemerkeregisteret eller ikke.

Sett hen til varemerkets kommersielle verdi og betydning som formuesgode, vil endringene som foreslås gjøre det lettere å kapitalisere på egne merker, enten gjennom pantsettelser eller ved lisensiering. I Høringsnotatet tas det imidlertid kun sikte på å kopiere reglene om rettighetskollisjoner inntatt i patentloven § 44 a. Selv om denne bestemmelsen ble meget grundig utredet gjennom blant annet utredningen til Astri Lund, kunne de foreslåtte endringene gitt grunnlag for en ytterligere nyansering. 

Når det gjelder lisensavtaler i varemerker vil forslaget i Høringsnotatet som vist føre til at lisenstaker for rettsvern for avtalen ved anmerkning i varemerkeregisteret. Hva som omfattes av vernet er imidlertid ikke like klart. Ved merkeinnehaverens konkurs, eller der varemerket selges, vil det kunne bli konflikt om hva som reelt sett omfattes av lisensavtalens rettsvern. Er det avtalen i sin helhet har fått rettsvern, inkludert bestemmelser om eksklusivitet, bruksbegrensninger og lisensavgift? Eller er det kun selve utnyttelsesretten som må respekteres av tredjemann. Der det er tale om lisensavtaler tilknyttet patenter, må det i det skjemaet som sendes til Patentstyret, oppgis om lisensen gjelder hele rettigheten, eller deler av denne. Videre må det krysses av for om det er tale om en eksklusiv lisens, enelisens eller en ikke-eksklusiv lisens. En mulig løsning er å la det være informasjonen i dette skjemaet, som også publiseres i tilknytning til rettigheten, som danner grunnlaget for rettsvernets omfang. 

Videre er det ikke uvanlig med såkalte underlisenser eller sub-lisenser. Dette er avtaler om rettigheter som lisenstaker, i tråd med lisensavtalen eller etter samtykke fra lisensgiver, har gitt andre til å bruke varemerket. Spørsmålet om rettsvern for slike underlisenstakere kan bli aktuelt der lisenstaker går konkurs eller der lisenstaker overdrar lisensavtalen, og underlisenstakeren ønsker å fortsette å bruke varemerket. Spørsmålet er om lisenstakers konkursbo, eller eventuelle kjøpere av lisenstakers lisensavtale vil måtte respektere underlisenstakerens rettigheter.

Det vil også kunne bli et spørsmål om slike underlisenstakere kan oppnå rettsvern overfor innehaveren, og om innehaveren må tåle underlisenstakerens videre bruk selv der den opprinnelige lisensavtalen opphører. Løsningen på disse konfliktene er ikke klar gjennom gjeldende rett. En mulig løsning er å åpne for at også slike underlisensavtaler kan anmerkes i varemerkeregisteret og la slik anmerking være rettsvernsakten. Da ville det vært opp til merkeinnehaveren om han vil samtykke til slik registrering eller ikke, og i så måte positivt måtte anerkjenne underlisenstakers rettsvern.