12 februar 2018

Idrettsutøverens markedsrettigheter – retten til å bruke sitt navn i kommersiell sammenheng

OL-feberen har for lengst nådd det norske folk og i skrivende stund kjemper våre håpefulle om edelt metall i løyper og på baner i Pyeongchang. Med den store interessen følger også sterke kommersielle interesser, noe som tidvis har ført til heftige diskusjoner og konflikter om idrettsstjernenes adgang til å utnytte eget navn og tilliggende goodwill i kommersiell sammenheng under den karrieren. Selv om flere av immaterialrettshoder i disse dager sitter klistret til skjermen, så er kunnskapen om idrettsutøveres adgang til slik utnyttelse heller begrenset. Vi har derfor fått Kaja Skille Hestnes (til daglig advokatfullmektig i SANDS), som tidligere har skrevet masteroppgave og holdt flere foredrag om emnet, til å gi oss en innføring.

OL er et svært godt kommersielt utstillingsvindu 
for idrettsutøvere. Kilde: SNL.no
Kjente idrettsutøvere har gjennom sine idrettsprestasjoner potensiale for å oppnå høy markedsverdi. Idrettsutøverens navn er en immateriell rettighet som bærer sosial goodwill og økonomisk verdi som både utøver og idrettsforbund har interesse i å utnytte. Forut for OL har det vært flere nyhetsartikler om kommersielle verdier innenfor idrettens verden. Det er blant annet skrevet om Johannes Høsflot Klæbos stadig økende markedsverdi, Heidi Wengs planlagte kleskolleksjon, og at manglende resultater og Skiforbundets varslede innføring av «strengere regler» kan gjøre det vanskelig for Petter Northug Jr. å fortsette sin private satsing utenfor landslaget.

I hvilken grad kan egentlig en idrettsutøver bruke eget navn og image i kommersielle sammenhenger? I det følgende gis en kort innføring i hovedreglene rundt adgangen til å inngå personlige sponsoravtaler. 

En forutsetning for at idrettsutøveren kan råde over personnavnet i kommersielle sammenhenger er at innehavere av personnavn har fri disposisjonsrett over navnet som kontraktsobjekt. I tråd med prinsippet om personlig autonomi kan enkeltindividet bestemmer over forhold som angår en selv, herunder også hvilke varer og tjenester man ønsker å bli forbundet med.

Allerede i 1896 avsa Høyesterett prinsippdommen i Norsk navnerett, den såkalte Aars-dommen. Ved avgjørelsen ble både økonomisk og sosial goodwill som knytter seg til navnet ansett beskyttelsesverdig. Navnerettens utgangspunkt er dermed et samtykkekrav for tilfeller der andre ønsker å bruke navnet i relasjon til varer og tjenester. Lignende regler finnes i varemerkeloven § 16 c om at ingen uten samtykke kan registrere et varemerke som er egnet til å oppfattes som en annens navn.

Det oppstod mange heftige diskusjoner i forbindelse med
Petter Northugs privatsponsede satsing (av Coop) utenfor
skilandslaget. Kilde: teamcoop.no
Ved å inngå avtale eller medlemskap med et organisasjonsledd (særforbund eller idrettsklubb) i Norges Idrettsforbund blir utøveren underlagt Norges Idrettsforbunds vedtekter, NIFs lov. Det følger avNIFs lov § 14-4 fjerde ledd at «innenfor de begrensninger som følger av NIFs regelverk og særforbundets rammer, har utøveren selv eiendomsretten til eget navn, bilde og signatur». Spørsmålet er i hvilken grad utøverens rett til å bruke sitt navn i kommersiell sammenheng begrenses av NIFs lov.

Det følger av NIFs lov § 14-4 første ledd at «Retten til å inngå markedsavtaler tilhører idrettens organisasjonsledd». Etter ordlyden har organisasjonsleddet (for eksempel Skiforbundet eller andre særforbund i NIF) rett til å inngå markedsavtaler. «Markedsavtaler» er legaldefinert i bestemmelsens annet punkt. Som markedsavtaler regnes «enhver avtale som gir et rettssubjekt rett til å utnytte et organisasjonsledd og/eller dets tilknyttede utøvere i sin markedsføring eller øvrige virksomhet». En sponsoravtale er en markedsavtale, og det er det enkelte organisasjonsledd som har rett til å stå som part i slike avtaler (flere av særforbundenes vedtekter, blant annet Fotballforbundet, Skiforbundet og Skiskytterforbundet, gjengir og/eller henviser helt eller delvis til bestemmelsene i NIFs lov kapittel 14. Det følger av NIFs lov § 2-2 at organisasjonsledd i NIF plikter å overholde NIFs lov og vedta lover som pålegger sine egne medlemmer det samme. NIFs lov skal også gis forrang ved motstrid). Spørsmålet er om NIFs lov § 14-4 første ledd avskjærer den enkelte utøver fra å selv stå som part i markedsavtaler, med andre ord om retten til å inngå markedsavtaler eksklusivt ligger til organisasjonsleddet.

Ordlyden i NIFs lov § 14-4 første ledd sier at retten til å inngå markedsavtaler tilhører
organisasjonsleddet. En rett til å inngå markedsavtaler med bruk av utøverens navn er ikke det samme som en eksklusiv rett til bruk. Ordlyden «retten» (i bestemt form entall) kan imidlertid indikere at det er tale om den totale retten. Det fremgår likevel ikke eksplisitt av ordlyden at utøver er avskåret fra å inngå slike avtaler selv. 

Utgangspunktet etter NIFs lov § 13-3 tredje ledd er at det kun er «organisasjonsledd som kan være part i slike avtaler». Dette tilsier at utøver ikke kan være part i avtalene. NIFs lov § 14-4 annet ledd sier videre at forbundet kan gi tillatelse til at utøver på visse vilkår selv inngår markedsavtaler. En slik tillatelse er en form for tilbakelisensiering av den rett utøver gir forbundet. Bestemmelsen er overflødig dersom ikke utgangspunktet er at organisasjonsleddet har enerett til å inngå slike avtaler.

På bakgrunn av dette begrenser NIFs lov i stor grad den enkelte utøvers mulighet til å bruke den sosiale goodwill som knytter seg til navnet som idrettsutøver. Spørsmålet er om bestemmelsen gir organisasjonsleddet rett til å inngå alle avtaler som innebærer lisensiering av vedkommendes markedsrettigheter eller om det må innfortolkes en begrensning til avtaler med tilknytning til utøverens «sportslige virksomhet». Ut fra medieomtalen av saken kan dette synes å være stridens kjerne blant annet i den nevnte Weng-saken (men som vi skal komme tilbake til trenger ikke produktkategorien være avgjørende).

Både NIFs formål, bestemmelser om virkeområde og hvordan formålet søkes oppnådd viser at NIFs regulering knytter seg til idretten. Tilsvarende fremgår av forarbeidene til NIFs lov: NIFs regulatoriske virksomhet knytter seg til forhold innenfor idretten. Som eksemplifisering for denne avgrensningen kan det vises til Norges Skiforbunds landslagsavtale pkt. 5.5.9 hvor det står at «utøver kan ikke inngå individuelle avtaler knyttet til sin sportslige virksomhet».

Henrik Kristoffersen saksøkte Skiforbundet for å få lov til
å bære Red Bulls logo på hjelmen. Kilde: nevasport.com
Både organisasjonsledd og utøver har etter den ulovfestede regelen om lojalitetsplikt en plikt til å ivareta den andre parts interesser i kontraktsforholdet. Som tolkningsfaktor kan lojalitetsprinsippet tale for at «sportslig virksomhet» ikke tolkes så vidt at det i urimelig grad begrenser utøvers handlingsrom hva gjelder bruk av eget navn i kommersiell sammenheng. Organisasjonsleddet bør innta en lojal holdning og se at utøvere kan ha interesse av å opptre som aktører i markedet ved å lisensiere ut sitt navn til tredjeparter. Begrensningen til «sportslig virksomhet» vil bli illusorisk dersom den i realiteten omfatter alt vedkommende foretar seg i kommersiell sammenheng. Også personrettslige hensyn underbygger et slikt tolkningsresultat.

På den andre siden går lojalitetsplikt i avtaleforhold begge veier, herunder er idrettens solidaritetstankegang tungtveiende ved tolkning av idrettens regelverk. Solidaritetstankegangen innebærer at utøverne skal bidra økonomisk og solidarisk tilbake til idretten når deres markedsverdi tilsier det. I juridisk teori er det derfor lagt til grunn at det er svært lite igjen til idrettsutøverens rett til eget navn, bilde og signatur. Solidaritetshensynet tilsier at «sportslig virksomhet» må tolkes vidt og favne om all bruk som kan knyttes til utøverens idrettskarriere. Et tolkningsresultat hvor solidaritetshensynet er ivaretatt vil derfor måtte begrunnes ut fra at utøveren har oppnådd sin markedsverdi nettopp gjennom å utøve sportslig virksomhet i regi av organisasjonsleddet. Idrettsutøverens navn og sportslige virksomhet er så nært knyttet til hverandre at det vil være vanskelig å skille dem fra hverandre. Alle de markedsavtaler som knytter seg til bruk av idrettsutøveren fordi han er idrettsutøver vil dermed være knyttet til hans sportslige virksomhet, uavhengig av hva markedsavtalen går ut på. At en sponsor ønsker å bruke en idrettsutøvers navn på eksempelvis havregryn (eller andre produkter som ikke har noe med sporten å gjøre) er fordi det vekker gode assosiasjoner til sportens verdier. Solidaritetsprinsippet taler for at slike avtaler er knyttet til utøverens sportslige virksomhet.  

Dermed er det som utgangspunkt lite igjen til idrettsutøverens rett til å bruke sitt eget navn i kommersiell sammenheng. De avtaler som knytter seg til bruk av vedkommende fordi han er idrettsutøver må enten inngås av organisasjonsleddet eller ved at utøveren får dispensasjon til å inngå slike avtaler.

Organisasjonsleddet har mulighet til å gi den enkelte utøver tillatelse til å inngå personlige markedsavtaler, en bestemmelse som brukes i ulik grad av de ulike organisasjonsleddene. Når mediene skriver om ”strengere regler” for å inngå sponsoravtaler, må det antas at det er praktiseringen av denne regel det siktes til. Skiforbundet har i stor grad praktisert denne regelen slik at dersom avtalen ikke konkurrerer med Skiforbundet etablerte sponsorer blir tillatelse gitt. En slik praktisering må sies å være i tråd med avveiningen av de hensyn som er skissert overfor. Selv om regelen anvendes, innebærer den en begrensning i å bruke sitt navn fordi vedkommende må be om tillatelse. I tillegg har organisasjonsleddet mulighet til å ta en rimelig andel av vederlaget utøveren får fra avtalen.  

Therese Johaugs eget klesmerke startet i det små (med skihansker), men har
økt både antall produkter i porteføljen og omsetningen. Kilde: kreativtforum.no

Gjestetrollets betraktninger
Begrunnelsen for regelverkets utforming er i hovedsak idrettens solidaritetstankegang. Tungtveiende solidaritetshensyn innebærer at toppidrettsutøvere får en strengere lojalitetsplikt overfor organisasjonsleddet enn mindre kjente utøvere. Dette må ses i sammenheng med den overfor nevnte tilknytningen til utøverens ”sportslige virksomhet”. Solidaritetshensynet relativiseres dermed ut fra hvor sterkt knyttet utøveren er til idretten og hvordan idretten har bidratt til hennes markedsverdi. Er det en kjent utøver som har oppnådd sin markedsverdi utelukkende fordi hun er idrettsutøver vil begrepet trolig omfatte de fleste markedsavtaler som knytter seg til vedkommende. En slik relativisering vil resultere i at like markedsavtaler kan inngås av noen utøvere, men ikke av andre. Vurderingstemaet blir om markedsavtalen er tilbudt fordi de er idrettsutøvere eller ikke. Eksempelvis kan det skilles mellom der Therese Johaug får en modellavtale eller om en femtedivisjonsspiller i fotball får en tilsvarende avtale. Solidaritetshensynet tilsier at Therese Johaug ikke kan inngå en slik avtale fordi det er nærliggende at hun fikk avtalen fordi hun er idrettsutøver. Slik media har fremstilt Weng-saken kan det virke som om det handler om utstyrskategori. Klærne er fremstilt som mote/fritidsklær, ikke sportsklær. Legger man til grunn en snever forståelse av ”sportslig virksomhet” kan utstyrskategorisering av avtalene være et poeng. Slik jeg forstår gjeldende rett er imidlertid solidaritetshensynet svært tungtveiende og innebærer at så lenge Heidi Weng blir tilbud avtalen fordi hun er idrettsutøver, må hun forhandle med Skiforbundet om hvorvidt avtalen kan inngås. Dette har også en side til bestemmelser om sponsorer og at enkelte sponsorer gis bransjeeksklusivitet, men disse problemstillingene går jeg ikke ytterligere inn i her.

Klæbo - det heteste sponsorobjekt blant norske
idrettsutøvere etter OL? Kilde: aftenposten.no
Tankegangen om et tungtveiende solidaritetshensyn ved tolkning av idrettens regelverk er i tråd med den gode og tradisjonelle dugnadsånden. Selvsagt kan det likevel diskuteres om regelverket er utformet slik det bør være. NIFs lov er et etablert regelverk som stadig blir utfordret av nye og sterke kommersielle krefter. Skal NIF kunne oppfylle sin visjon om ”idrettsglede for alle” er breddeidretten trolig avhengig av midler fra toppidretten. Er det likevel riktig at beslutningsmyndigheten over idrettsutøverens kommersielle verdi skal ligge hos organisasjonsleddet og ikke den enkelte utøver. Er det slik at regelverket i for stor grad griper inn i den enkelte utøvers personlige autonomi og retten til å bestemme over sitt eget navn? Dette er rettspolitiske spørsmål og avveininger som idretten til stadighet bør vurdere.

Avslutningsvis er det interessant å se idrettens hensyn i sammenheng med varemerkerettens hensyn. Både solidaritetshensynet og varemerkerettens reklame- og investeringshensyn springer ut av tanken om å ivareta de som har skapt den sosiale goodwill som knytter seg til navnet eller merket. Reklame- og investeringshensynet beskytter mot at uvedkommende skal nyte godt av den goodwill et varemerke bringer med seg. Tilsvarende beskytter solidaritetshensynet idrettsorganisasjonen som naturligvis er en stor bidragsyter til at utøverens navn oppnår sosial goodwill. På den andre siden er det klart at idrettsutøveren selv har lagt ned et betydelig antall treningstimer og prestasjon for å oppnå en slik goodwill. Regelverket baserer seg likevel på at navnets sosiale goodwill er oppnådd etter at utøveren ble medlem av idrettsforbundet og dermed underlagt NIFs lov. Dette vil i praksis kunne være fra det tidspunkt da utøveren første gang ble medlem av en organisert idrettsklubb. Varemerkerettens hensyn og regelverk synes i større grad å være mer balansert enn idrettens regelverk når det kommer til utnyttelse av goodwill som knytter seg til et innarbeidet eller registrert merke kontra eget navn. Bruk av personnavn som markør for en kommersiell interesse ligger nært opp til bruken av navnet som et varemerke. Varemerkerettslige hensyn og regler kan dermed være et nyttig bidrag som et forutsigbart og strukturelt verktøy ved tolkning av regler om bruk av personnavn i kommersiell sammenheng.

Not so fast... Heidi Weng må få klarsignal fra Skiforbundet
før hun lanserer eget klesmerke. Kilde: vg.no
Det blir spennende å se hvilke nye avtaler en eventuell suksess for idrettsutøvere i Pyeongchang bringer med seg og hvordan Skiforbundet håndterer det. Av mediene er det spådd at Johannes Høsflot Klæbo er en ”tikkende bombe for Skiforbundet”, men det kan vel antas at Skiforbundet har lært av avtalene rundt Northug og er noe mer forberedt denne gang – tiden vil vise.

Kaja Skille Hestnes

08 februar 2018

Markedsføringsrettsåret 2017

Immaterialrettstrollet fortsetter oppsummeringen av immaterialrettsåret 2017 med en gjennomgang av markedsføringsretten i året som har gått, med fokus på etterligningsvernet i markedsføringsloven §§ 30 og 25. (Les også oppsummeringene i varemerkerettopphavsrettdesignrett og patentrett). I mangel av samme grad av internasjonal harmonisering på markedsføringsrettens område, vil fokus for oppsummeringen være norsk praksis i året som har gått. Et par avgjørelser fra våre nordiske naboer skal også nevnes (uten at dette immaterialrettstrollet skal skryte på seg å ha gjennomført et omfattende søk i verken Sverige eller Danmark).

Avgjørelsene knyttet til etterligningsvernet i markedsføringsloven § 30 – og det generelle vernet etter generalklausulen i § 25 – bærer generelt preg av å være konkret begrunnet, og året som har gått har i liten grad produsert skjellsettende prinsipielle avgjørelser på markedsføringsrettens område. Det betyr imidlertid ikke at markedsføringsrettsåret 2017 ikke har vært et begivenhetsrikt år, med flere spennende avgjørelser. Oppsummeringen er på langt nær ment å være en uttømmende gjennomgang av alle, men gir et tilbakeblikk på noen av de avgjørelsene som dette immaterialrettstrollet særlig merket seg i året som gikk.

Markedsføringsretten, og da særlig etterligningsvernet i §§ 30 og 25, benyttes ofte som et supplerende vern til immaterialrettslovene for øvrig, noe som blant annet var tilfellet i LB-2016-19739, den såkalte Seretide-saken. Avgjørelsen er tidligere omtalt her.
GSKs Seritide til venstre og Sandoz' Airflusal Forspiro til høyre.
Kilde: dagensmedisin.no
GSK hadde anført markedsføringsloven § 25 som selvstendig grunnlag i tillegg til ulovlig varemerkeinngrep. Saken var oppe til behandling i Høyesterett i desember i fjor, se omtale av Høyesteretts avgjørelse her. For Høyesterett var imidlertid anførslene om brudd på markedsføringsloven frafalt, og Høyesterett tok kun stilling til spørsmålet om det forelå varemerkerettslig innarbeidelse. Lagmannsrettens vurdering av de markedsføringsrettslige spørsmålene i saken har derfor fremdeles en viss interesse.

Spørsmålet for lagmannsretten var om Sandoz' bruk av lilla var en illojal handling, subsidiært om kombinasjonen av form og farge på Airflusal Forspiro var en illojal utnyttelse av og en snylting på GSKs opparbeidede markedsposisjon i form av renommé og goodwill i strid med markedsføringsloven § 25.

Lagmannsretten la til grunn at Sandoz ikke måtte bruke lilla for sin inhalator, men pekte på at det forelå en bransjepraksis for å benytte fargekoder for å redegjøre for virkestoff eller bruksområde. Selv om praksisen ikke nødvendigvis var helt konsekvent, var det relevant å vektlegge en bransjepraksis som var forankret i pasienthensyn. Bransjepraksisen tilsa også at det var mindre behov for en eksklusiv rett til en farge ut fra hensynet til sunn konkurranse. Lagmannsretten fant derfor at Sandoz valg av lilla var forankret i saklige hensyn og ikke i seg selv kunne anses som snylting på GSKs rennomé og goodwill. Bruken av fargen lilla utgjorde derfor heller ingen illojal konkurransehandling.

Sandoz hadde også overhold variasjons- og avstandsplikten etter § 25, fordi fargen måtte vurderes i lys av form og andre elementer. Det var klare forskjeller både i åpningsmekanisme og fargebruk, og helhetsinntrykket var dermed så forskjellig at det ikke forelå forvekslingsfare. Lagmannsretten konkluderte etter dette med at Sandoz' produkt fremsto som selvstendig, og det var derfor ikke grunnlag for å konstatere overtredelse av markedsføringsloven § 25.

I LG-2016-44586 hadde en tidligere teknisk sjef og salgssjef startet produksjon og salg av replika av tidligere arbeidsgivers produkter. Produktene det gjaldt inngikk i et såkalt bolt-on-system, for sammenføyning av skuffefronter og slitedeler til skuffer i gruve- og anleggsbransjen. Tidligere arbeidsgiver, Komatsu KVX, likte dette dårlig, og gikk til søksmål mot grunnleggerne av Get Solutions med påstand om overtredelse av markedsføringsloven § 25, subsidiært § 30. I april i år kom ankesaken opp for Gulating lagmannsrett, etter at Jæren tingrett hadde gitt Komatsu delvis medhold.
Komatsus bolt-on teknologi
Kilde: kvx.no
Partene var ikke uenige om at produktene var tilnærmet like del for del og samlet, både med hensyn til dimensjoner, utforming og design. Lagmannsretten la derfor til grunn at Get Solutions produkter var "rene kopiprodukter".
Lagmannsretten pekte videre på at etterligningsvernets avgrensing mot rent funksjonelle trekk ikke gjaldt for etterligning av særtrekk som ikke hadde funksjonell betydning, eller funksjonelle trekk "som like gjerne kunne vært utformet på en annen måte". Lagmannsretten erkjente at slitedelsproduker i seg selv var funksjonelt betinget. Saken dreide seg imidlertid om kopiering av alle produktene i et bolt-on-system, altså et produkt sammensatt av slitedeler og ikke et slitedelsprodukt som sådan. Lagmannsretten mente derfor at Komatsus bolt-on-system "slik det var sammensatt" hadde et vern etter markedsføringsloven.

Etter å ha konstatert at det forelå forvekslingsfare, foretok lagmannsretten deretter en samlet klanderverdighetsvurdering "i forhold til god forretningsskikk […] og urimelig utnyttelse". Det ble blant annet vist til at grunnleggerne av Get Solutions var tidligere ansatte i Komatsu, at de hadde innsikt i Komatsus informasjon og at de hadde kontaktet flere av Komatsus produksjons- og samarbeidspartnere før produktet ble lansert. Lagmannsretten konstaterte derfor brudd på både markedsføringsloven §§ 30 og 25.

Det kan stilles spørsmål ved om lagmannsrettens felles vurderingen av klanderverdighet er helt i tråd med utgangspunktet om bruk av generalklausulen i § 25 i tillegg til spesialbestemmelsen i § 30 – som normalt krever at det foreligger elementer i saken som ikke fanges opp av spesialbestemmelsen. Dette immaterialrettstrollet lar spørsmålet stå åpent, og nøyer seg med å påpeke at en slik felles vurdering i alle fall i liten grad får frem hva som aktualiserer vernet i § 25, i tillegg til etterligningsvernet i § 30.

Respo-tilhenger
Kilde: respotilhenger.no

HSS-tilhenger
Kilde: hsstilhenger.no

I sak LB-2017-101527 mellom Respo Tilhenger AS og Respo Hagised AS på den ene siden, og HSS AS på den andre siden, var spørsmålet om Respo kunne forby sin tidligere forhandler - HSS - å importere, markedsføre og selge det Respo mente var kopier av deres båttilhengere etter markedsføringsloven § 30 og/eller § 25. Saken gjaldt ca. 15 ulike tilhengermodeller, og lagmannsretten fant at HSS' tilhengere var å anse som etterligninger. Lagmannsretten fant det imidlertid ikke nødvendig å ta uttrykkelig stilling til spørsmålet om forvekslingsfare, fordi retten uansett ikke fant at det forelå noen illojal utnyttelse. Til tross for det tidligere forhandlerforholdet, fant lagmannsretten at HSS i utgangspunktet hadde anledning til å starte konkurrerende virksomhet, men med plikt til lojal omgang med informasjonen HSS hadde fått tilgang til i kraft av sin tidligere rolle som forhandler for Respo. For spørsmålet om det forelå urimelig utnyttelse, pekte lagmannsretten særlig på at Respo selv hadde latt seg inspirere av andre tilhengere. HSS hadde også, som tidligere forhandler av Respos hengere, gitt innspill til utformingen av Respos hengere og hadde dermed bidratt til utviklingen av disse. Det forelå altså ingen overtredelse av § 30 – og fordi alle anførslene fra Respo inngikk i vurderingen etter § 30, var det heller ikke rom for å anvende generalklausulen i § 25.

Nevnes kan også Follo tingretts kjennelse av 2. mai 2017 i sak mellom Skeidarliving Group AS ("Skeidar") og Interstil AS på den ene siden, og Nine United Danmark A/S på den andre siden. Skeidar og Interstil hadde krevd etterfølgende muntlig behandling for opphevelse av to midlertidige forføyninger som forbød salg av henholdsvis stolen Asago og Moon, som var blitt funnet å krenke Nine Uniteds stol AAC22 - About A Chair. Nine United anførte på sin side at stolen var beskyttet som åndsverk, alternativt at salg av stolene Asago og Moon var i strid med markedsføringsloven §§ 30 og 25.


Avbildet: Asago (øverst), Moon (til høyre) og AAC22 (i midten).
Stolen til venstre er Ellos/Jotex' stol Boarp.
Kilde: dn.no
Tingretten fant at AAC22 var et resultat av en original og individuelt preget åndsinnsats, som ga et annet visuelt helhetsinntrykk enn øvrige stoler på markedet. Det ble også lagt "en viss vekt" på at AAC22 var tatt inn på Museum of Modern Art. Fordi helhetsinntrykket til de tre stolene var påfallende likt, de rettet seg mot samme kjøpegruppe og lå prismessig i samme segment, var det i følge tingretten en betydelig fare for forveksling. Tingretten konkluderte derfor med at Asago og Moon var fremstilt i strid med Nine Uniteds enerett etter åndsverkloven § 2. Basert på momentene tingretten legger til grunn, herunder forvekslingsfare, kunne avgjørelsen vel så gjerne vært basert på markedsføringslovens regler for etterligningsvern - og tingretten uttaler da også at den slutter seg til vurderingen av markedsføringsloven § 30 i sakens første runde, hvor både Stavanger og Follo tingrett konkluderte med overtredelse.

Det er også noen uttalelser fra NæringslivetsKonkurranseutvalg fra året som er gått som det er verdt å nevne.

I sak 12/2016, som var oppe til behandling i januar 2017, var spørsmålet om emballasjedesignet på produktene i Eldorado Havregrøt-serien utgjorde etterlikninger av Orklas TORO Rett i koppen Havregrøt, i strid med markedsføringsloven §§ 30 eller 25.
Kilde: matinfo.no

Konkurranseutvalget kunne ikke utelukke at Unils produkt var inspirert av Orklas, fordi emballasjeutformingen var tilnærmet lik. Konkurranseutvalget pekte imidlertid på at Orklas emballasjetype verken var særpreget eller spesielt original, og til en viss grad funksjonelt betinget fordi det var vanlig å velge farger som ga assosiasjoner til produktets innhold. Det var også et poeng at produktene var tydelig merket med henholdsvis TORO og Eldorado. Konkurranseutvalget konkluderte derfor med at Unils havregrøtprodukter etterlot et annet helhetsinntrykk enn Rett i koppen-produktene, og at det ikke forelå forvekslingsfare.

Kilde: eldorado.no
Om anvendelsen av § 25 uttalte Konkurranseutvalget at "[k]onkurrenter som får informasjon eller innblikk i andre næringsdrivendes produktutvikling o.l. gjennom konserntilknytning, samarbeid eller på annen måte, har plikt til ikke å utnytte denne kunnskapen på illojal eller urimelig måte". Dette gjaldt også i et kunde-leverandørforhold som den nærværende sak. Konkurranseutvalget fant imidlertid ikke Unils emballasje "særskilt nærgående", og det var derfor heller ikke særlige forhold som kunne aktualisere vernet i markedsføringsloven § 25.

Konkurranseutvalget hadde i slutten av 2016 kommet til samme resultat i en sak mellom samme parter, som gjaldt spørsmålet om to produkter i produktserien Folkets Fristelser Asiatisk Snacking utgjorde etterlikninger av SaritaS Kylling Tikka Masala i strid med markedsføringsloven § 30 og/eller § 25 (sak 10/2016). Konkurranseutvalget pekte her særskilt på at de ikke fant holdepunkter for å tillegge det betydning at Unil var et heleid datterselskap av Norgesgruppen, som igjen er forhandler av Orklas produkter.

Tidligere uttalelser fra Konkurranseutvalget har kunnet tyde på at kunde/leverandørforhold medfører en skjerpet lojalitetsplikt, se for eksempel sak 2/2006 og 7/2006. Forhandlerrollen vil for eksempel gi en særlig innsikt i omsetningen av konkurrentenes produkter, og følgelig en særlig anledning til å kartlegge hvilke produkter som selger godt og hvilken innsats som legges ned fra leverandørens side for å oppnå dette. Basert på uttalelsene fra Konkurranseutvalget i sakene mellom Orkla og Unil kan det imidlertid trolig ikke legges til grunn en generell skjerpet lojalitetsplikt i slike tilfeller, men en alminnelig plikt til å utnytte eventuell kunnskap og innblikk i konkurrentenes virksomheter på en lojal måte.

Lojalitetsplikt som følge av et tidligere samarbeidsforhold var også et sentralt element i sak 4/2017 fra mai 2017. Spørsmålet var her om Skeidarliving Groups hvilestolmodell var en etterligning av IMG Groups (et datterselskap av Ekornes) modell i strid med markedsføringsloven § 30 og/eller § 25.

IMGs Prince-modell
Skeidars Queen-modell
Kilde: konkurranseutvalget.no
Konkurranseutvalget fant at IMGs stol "Prince" hadde mange fellestrekk med lignende type hvilestoler, men at det ikke var fremlagt dokumentasjon som tilsa at stolen var så lite særpreget at den var uten et visst vern etter markedsføringsloven § 30. Og selv ved et snevert vern har konkurrenter en plikt til å utnytte variasjonsmulighetene, noe Skeidar ikke hadde gjort i tilstrekkelig grad.

Både i relasjon til §§ 30 og 25 viste Konkurranseutvalget til at Skeidar var tidligere distributør av IMGs Prince-stol og godt kjent med stolens suksess. At stolen Queen kom på markedet kort tid etter at IMG avsluttet samarbeidet med Skeidar understreket den urimelige utnyttelsen i relasjon til § 30, og den tidligere tilknytningen mellom partene og innsikten i markedssituasjonen Skeidar hadde fått ved samarbeidet ble særlig understreket i relasjon til § 25. Konkurranseutvalget fant det altså sannsynliggjort at Skeidar ikke hadde utnyttet sin innsikt i konkurrentens virksomhet på en lojal måte.

Moroccanoils hårserie
Kilde: nikita.no
Et eksempel på en etterligningssak hos våre svenske naboer, er saken mellom Klippoteket Fabrik og Morrocanoil Israel Limited som var oppe til behandling i Stockholm tingsrätt (Patent- og marknadsdomstolen) i mai 2017. Spørsmålet var om Klippoteket Fabrik hadde lag seg for nærme Morrocanoil Israel Limiteds produktserie Morrocanoil.

Klippoteket Fabriks Argan Oil
Kilde: klippoteket.com
Tingsrätten la til grunn at verken funksjonelle elementer eller farger i seg selv kunne medføre særpreg. Tingsrätten mente imidlertid at kombinasjonen av farger i kontrast - også i skriften -  og en tydelig horisontal M ga et visst, men svakt, særpreg. Det var imidlertid et vilkår for overtredelse av etterligningsvernet i marknadsföringslagen § 14 at originalproduktet er kjent. Vurderingen var om et produkt har blitt så kjent på markedet at det forbindes med et visst kommersielt opphav, og tingsrätten uttalte at vurderingen er tilnærmet lik vurderingen av om noe anses som velkjent innen varemerkeretten.

Tingsrätten fant at markedsføring på internasjonale moteuker og europeiske motetidsskrifter ikke var relevant, fordi de færreste svenske forbrukere var i kontakt med disse arenaene. Produktene var også markedsført i svenske tidsskrifter, men disse var først og fremst rettet mot "kjøpesterke kvinner og ikke til den brede allmennheten", noe som ikke var tilstrekkelig når den relevante omsetningskretsen var definert som personer mellom 15 og 80 år. Moroccanoils emballasjeutforming var derfor ikke "kjent", og vurderingen av forvekslingsfare var unødvendig. Og ettersom emballasjeutformingen ikke var kjent, kunne det heller ikke foreligger rennomésnylting og dermed heller ingen overtredelse av etterligningsvernet.

I Frandsen Lighting m.fl. mot EG Nordic som var til behandling av Sø- og handelsretten i Danmark i september 2017, var spørsmålet om EG Nordics salg av "Nice"-lampen krenket Frandsen Lightings "Ball"-lampe, som avbildet under.

Frandsen Lightings "Ball"
Kilde: frandsenlighting.dk
Sø- og handelsretten fant at Ball-lampen hadde beskyttelse mot etterligninger, til tross for at det var en rekke svært like lamper på markedet og den geometriske formen var vanlig – altså til tross for at lampen i liten grad var særpreget. Lampen hadde vært på markedet uavbrutt siden slutten av 1960-årene, og hadde ved innarbeidelse oppnådd en selvstendig markedsposisjon og identitet på det danske markedet. Vernet var imidlertid snevert, og omfattet kun "meget nærgående efterligninger". Sø- og handelsretten pekte på at Nice-lampen var nærmest identisk med Ball-lampen til Frandsen Lighting, og kom etter dette til at salg og markedsføring av Nice-lampen var å anse som i strid med god forretningsskikk.

Men Sø- og handelsretten ga seg ikke der. I tillegg fant retten at det var ansvarsbetingende at Frandsen Lightings advokat hadde sendt et "cease and desist"-brev til EG Nordics kunde uten å opplyse om at det på dette tidspunktet forelå en kjennelse hvor hans klient ble nektet midlertidig forføyning. Retten mente man her gikk ut over det å ivareta sin klients interesser, ved å forlede EG Nordics kunde til å treffe beslutninger på feil eller mangelfullt grunnlag. Dette immaterialrettstrollet er blitt fortalt at avgjørelsen er den første med en slik reaksjon i Danmark, og kan absolutt være verdt å merke seg for alle som i det daglige håndhever egne eller andres rettigheter.
EG Nordics anke til Højesteret på spørsmålet om Nice-lampen var i strid med god forretningsskikk ble for øvrig nektet fremmet.

Utover de rene etterligningssakene, kan det særlig pekes på Konkurranseutvalgets uttalelse i sak 6/2017. Spørsmålet var om Bank Norwegians bruk av Ikano Bank, Santander Consumer Bank, Monobank og Komplett Bank sine foretaksnavn/varemerker som betalte søkeord, utgjorde en handling i strid med markedsføringsloven § 25. (Saken er tidligere omtalt i et gjesteinnlegg av Sebastian Stigar, tilgjengelig her.)

Konkurranseutvalget uttalte at vurderingen i den såkalte Teppeabo-saken (sak 12/2012), hvor utvalget avgrenset mot EU-domstolens avgjørelser knyttet til såkalte "Adwords", fremdeles var relevant. Markedsføringslovens generalklausul var i følge Konkurranseutvalget ment å ivareta andre hensyn enn varemerkets funksjoner, og forholdet kunne derfor fanges opp av markedsføringsloven § 25 uavhengig av spesiallovgivningen.

Kilde: smallbiztrends.com
Konkurranseutvalget pekte på at bruk av andres innarbeidede kjennetegn er en skjult døråpner for å generere trafikk til egne nettsider. Verdiene i søkeordene hadde i det vesentlige oppstått gjennom klagernes investeringer og markedsføring av sine tjenester. Utnyttelsen av denne opparbeidede goodwill uten egne kostnader utover betaling til Google, var derfor etter Konkurranseutvalgets mening snylting på andres innsats i strid med markedsføringsloven § 25.

Saken skilte seg fra tilfellet i den såkalte Rørleggervakta-saken (LB-2012-118015), hvor Borgarting lagmannsrett fant at Rørlegger Sentralen AS sin bruk av "rørleggervakt", "rørleggervakta" og "rørleggervakten" som betalte søkeord ved markedsføringen av sine tjenester, ikke krenket Rørleggervakta AS sine rettigheter etter verken markedsføringsloven §§ 25 eller 30. Forskjellen var, ifølge Konkurranseutvalget, at denne saken dreide seg om "så vidt særpregede kjennetegn" at det ikke gjorde seg gjeldende noe friholdelsesbehov.

Konkurranseutvalget videreførte derfor sin tidligere konklusjon fra Teppeabo-saken, og konkluderte med at kjøp av konkurrenters (særpregede) kjennetegn utgjør en handling i strid med markeds­føringsloven § 25. Konkurranseutvalgets uttalelse er kritisert for å legge seg på en for streng linje, basert på det klare utgangspunktet om fri konkurranse. All den tid uttalelser fra Konkurranseutvalget ikke er rettslig bindende mellom partene, og et søk på "Ikano" på Google fortsatt gir treff på Bank Norwegians annonse knyttet til forbrukslån den 7. februar 2018, skal vi ikke se bort fra at vi kanskje kan se tilbake på en avklaring fra domstolene når vi kommer til årsoppsummeringen for 2018.

Sak 5/2017 gjaldt spørsmål om urettmessig henvendelse til konkurrents kontraktsmotparter med påstand om krenkelse av rettigheter, utgjorde en krenkelse av markedsføringsloven § 25. Juralco hadde i 2011 rettet krav mot Normeka, hvor det blant annet ble hevdet at Normekas produkter var ulovlige etterlikninger etter markedsføringsloven § 30 og for øvrig i strid med markedsføringslovens § 25 – noe Normeka bestred. Det ble varslet søksmål, men slikt søksmål ble aldri reist. I 2017 sendte deretter Juralco en e-post til Avinor, en kunde av Normeka, hvor tidligere korrespondanse rundt rettighetsspørsmålet ble vedlagt og hvor Juralco fastholdt at Normekas master var ulovlige etterligninger.

Konkurranseutvalget uttalte at næringsdrivende i utgangspunktet må ha anledning til å informere potensielle inngripere, slik som konkurrenters kunder, om en anført krenkelse, uten at det i seg selv kan anses i strid med markedsføringsloven § 25. Det var uten betydning om henvendelsen kunne ha betydning for konkurrenters eksisterende og fremtidige kontraktsforhold, men informasjonen måtte fremstå som saklig og balansert, og anførslene måtte ikke være åpenbart grunnløse. Det at Juralco over tid anførte en bestridt rettighetskrenkelse uten å ta skritt for å sørge for rettslig avklaring, var imidlertid i strid med § 25.

En siste sak som kan være verdt å nevne er avgjørelsen i tvisten mellom Telenor og HipDriver, avsagt i slutten av desember i fjor, som har vært gjenstand for en del omtale i media i året som gikk. HipDriver hadde siden 2013 arbeidet med å utvikle en tjeneste og forretningsmodell innen konseptet "connected car". I begynnelsen av 2016 tok HipDriver kontakt med Telenor med tanke på å avklare om sistnevnte ville investere i HipDriver. Etter flere møter takket Telenor nei til dette i juni 2016. Telenor lanserte deretter sin egen "connected car"-tjeneste – "Telenor Connect" – den 31. januar 2017, som resulterte i at HipDriver gikk til sak med spørsmål om Telenor hadde misbrukt forretningshemmeligheter i strid med konfidensialitetsavtale og markedsføringsloven § 28, eller subsidiært opptrådt i strid med markedsføringsloven § 25. Saken ble avgjort ved voldgift, og voldgiftsretten besto av førsteamanuensis Inger Berg Ørstavik.

Voldgiftsretten konkluderte med at Telenor ikke rettsstridig hadde benyttet konfidensiell informasjon fra HipDriver ved utviklingen av sin tjeneste, fordi tjenesten til Telenor bestod av trekk som var kjente trekk i markedet allerede i begynnelsen av 2016. HipDriver fikk heller ikke medhold etter markedsføringsloven § 25, riktignok under tvil. HipDriver hadde blant annet anført at Telenor ikke i tilstrekkelig grad informerte HipDriver om status for Telenor sitt eget "connected car"-prosjekt, samt at Telenor hadde opprettholdt en forventning om samarbeid som forhindret HipDrive i å fortsette utviklingen av sine forretningsplaner. Voldgiftsretten pekte på at Telenors konsept innholdsmessig ikke inneholdt elementer som HipDriver ikke allerede kjente fra markedet, og at det da ikke var noen grunn for Telenor å informere i detalj om innholdet i satsningen. Retten fant det heller ikke bevist at forhandlingene fra Telenor sin side ikke var reelle, og en periode på 3 måneder fra første møte mellom partene og frem til Telenor takket nei, var ikke ansvarsbetingende i seg selv.

For spørsmålet om selve lanseringen av Telenor sin tjeneste var imidlertid voldgiftsretten i tvil. Telenor valgte å gjøre dette gjennom et forum gitt tilnærmet samme navn som et forum arrangert av HipDriver året før. Telenor var også kjent med at nevnte forum var sentralt i HipDrivers markedsføringsstrategi. Voldgiftsretten pekte imidlertid på at et forum var en generisk markedsføringsstrategi, samt at navnet "Connected Car Norway" ikke var særpreget eller hadde opparbeidet seg noen særskilt goodwill. Når voldgiftsretten hadde funnet at Telenor verken rettsstridig hadde utnyttet konfidensiell informasjon eller etterlignet HipDrivers tjeneste, var det også vanskelig å karakterisere bruken av forumet som illojal. Voldgiftsretten påpekte imidlertid at Telenor hadde beveget seg på grensen mot det illojale. Telenor fikk da heller ikke tilkjent sakskostnader, blant annet under henvisning til at avgjørelsen hadde voldt tvil.

Et punkt som kan være verdt å merke seg, er at voldgiftsretten oppgir å ha sett hen til StartupLabs retningslinjer for store selskapers kontakt med oppstartsselskaper i sin vurdering. Voldgiftsretten viser til at retningslinjene "synes å gi uttrykk for en omforent oppfatning blant mange store selskaper og StartupLab på vegne av oppstartsmiljøet". Avgjørelsen er altså et praktisk eksempel på at oppfatninger i næringslivet av hvilke normer som gjelder, vil kunne gi viktige bidrag for skjønnsutøvelsen.

På lovgivningssiden kan det nevnes at Justis- og beredskapsdepartementet for tiden arbeider på et høringsnotat med forslag til gjennomføring av EUs forretningshemmelighetsdirektiv.  Høringsnotatet forventes å være ferdig i løpet av første halvdel av 2018. Ikrafttredelsen av den nye norske loven vil derfor trolig ikke skje innen gjennomføringsfristen i juni 2018. 
Advokatfirmaet Selmer, hvor dette immaterialrettstrollet er ansatt, representerte Orkla Foods Norge AS mot Unil AS i sak 10/2016 for Næringslivets Konkurranseutvalg, som kort er omtalt over. Et annet av Immaterialrettstrollets hoder, Vincent Tsang, var prosessfullmektig for Get Solutions AS mfl. i sak LG-2016-44586, samt for Nine United Danmark A/S i saken mot Skeidarliving Group AS og Interstil AS. Han har ikke vært involvert i utarbeidelsen av omtalen av nevnte saker.

06 februar 2018

Patentrettsåret 2017

Vi fortsetter oppsummeringen av immaterialrettsåret 2017 med en gjennomgang av patentretten. (Les også oppsummeringene i varemerkerettopphavsrettdesignrett, og markedsføringsrett.) Også på patentområdet har dette året vært innholdsrikt. Det er avsagt en rekke interessante avgjørelser, ikke minst når det gjelder de prosessuelle sidene av patenttvister. Høyesterett har slått fast at sikkerhetsstillelse kan kreves fra utenlandsk saksøker i patentsaker. Borgarting lagmannsrett har avsagt avgjørelser om anledningen til å bringe nye rettstiftende fakta inn i en sak om overprøving av et vedtak fra KFIR, og om når en sak skal stanses i påvente av avgjørelse fra EPO. Oslo tingrett har uttalt seg om hvorvidt et begrenset kravsett kan bringes inn i slike overprøvingssaker. Det er også avsagt en rekke interessante avgjørelser om materielle spørsmål, og et utvalg av disse gjennomgås her.

Kilde: Blue Diamond Gallery - CC BY SA
Når det gjelder ny lovgivning trådte pediatriforordningen i kraft i Norge den 1. september. Formålet med forordningen er å stimulere til forskning på og øke tilgjengeligheten av legemidler for barn. Forordningen benytter et incentivsystem som utvider vernetiden for supplerende beskyttelsessertifikater med opp til seks måneder dersom utprøving og dokumentasjon av legemiddelets effekt på barn gjennomføres.

Det tidligere omtalte høringsnotatet om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern berører selvfølgelig også patentområdet. En rekke problemstillinger blir diskutert i notatet, herunder spørsmålet om forbudet mot prejudisiell prøving av et patents gyldighet bør opprettholdes. Som tidligere nevnt er det ikke noe kommet noe konkret forslag om endringer her. Høringsnotatet diskuterer også om det bør innføres en særskilt bevisbyrderegel i saker om inngrep i fremgangsmåtepatenter, og foreslår en ny bestemmelse om dette i patentloven § 61 a. Det blir diskutert om forskningsunntaket i patentloven § 3, tredje ledd nr. 3 bør klargjøres, men det foreslås ikke noen konkret endring. Videre drøftes spørsmålet om reglene om administrativ begrensning bør endres slik at prøvingen bringes på linje med den som gjøres i EPO i tilsvarende saker, og for å unngå parallelle saker om administrativ patentbegrensning og domstolsprøving av et patents gyldighet. Det foreslås en endring i § 39 a som hindrer ny begjæring om administrativ begrensning dersom sak er anlagt for domstolene.

Høringsnotatet inneholder også flere forslag til endringer i søknadsbehandlingen, som vil innebære forenklinger for søkeren. Det foreslås å senke terskelen for å få en sak tatt opp igjen til behandling etter fristoversittelse i § 72, og å innføre en mulighet til å få gjenopprettet prioriteten selv om tolvmånedersfristen i § 6 er oversittet. Fristen for å begjære en sak gjenopptatt selv om fristen for å betale årsavgift er oversittet foreslås forlenget. Notatet inneholder også en rekke andre mindre endringsforslag, av disse nevnes bare et forslag til endring i § 2 for å kodifisere Patentstyrets praksis knyttet til medisinske annenindikasjonspatenter. Høringsfristen gikk ut den 1. november. Høringssvarene er gjennomgående positive til endringene som forenkler søknadsprosessen.

Så til et utvalg avgjørelser fra domstolene.

Foto: SNL
Høyesterett behandlet i 2017 ett patentrelatert spørsmål (se tidligere omtale her). Saken i HR-2017-2119-U dreide seg om det koreanske selskapet Celltrions plikt til å stille sikkerhet for saksomkostninger i en sak om gyldigheten av Biogens norske patent. Utgangspunktet etter tvisteloven § 20-11 er at en utenlandsk (utenfor EU/EØS) saksøker skal pålegges å stille sikkerhet for mulige sakskostnader dersom motparten krever det. Etter § 20-11, 2. ledd kan slik sikkerhet ikke kreves dersom saken er av en slik art at "offentlige hensyn medfører at partenes rådighet er begrenset", med andre ord at saken er indispositiv. Det er alminnelig antatt at regelen gjelder enten saken er helt eller delvis indispositiv. Det er også alminnelig antatt at saker som gjelder gyldigheten av en registrert immaterialrett er indispositive, men bare i retning av ugyldighet (se for eksempel Høyesteretts uttalelse i Rt. 2003 s. 1596 SELOZOK). Tingretten kom på denne bakgrunn til at regelen om sikkerhetsstillelse ikke gjelder. Lagmannsretten var uenig, og avsa dom med motsatt resultat. Høyesteretts ankeutvalg kom til samme resultat som lagmannsretten. Resultatet ble begrunnet med at § 20-11 annet ledd må tolkes med bakgrunn i reelle hensyn og tvisteloven § 11-4, som sier at retten ikke er bundet av partenes prosesshandlinger lenger enn dette er forenelig med de offentlige hensyn. Indispositiviteten og virkningene av denne skal altså heller ikke strekkes lengre enn det offentlige hensyn krever. Det forelå ingen offentlige hensyn som tilsa at sikkerhet ikke burde kunne kreves i patentsaker. Etter dette måtte Celltrion stille sikkerhet for sitt mulige omkostningsansvar ovenfor Biogen. Høyesteretts kjennelse klargjør rekkevidden av unntaket i § 20-11 annet ledd. Det er vel lite trolig at dette vil skremme utenlandske saksøkere fra å reise ugyldighetssøksmål i Norge, men kan det kan likevel tenkes at mindre bemidlede saksøkere kan få vanskeligheter med å stille den nødvendige sikkerhet, selv om saken skulle være god.

Det Europeiske patentverket i München
Kilde: Wikimedia - CC Attribution
Borgarting lagmannsrett tok i sak LB-2017-145951 mellom Welltec AS og Saltel Industries SA stilling til om en sak for norske domstoler om gyldigheten av og inngrep i to europeiske patenter skulle stanses etter patentloven § 63 a. Bestemmelsen gir retten adgang til å stanse saksbehandlingen i påvente av endelig avgjørelse fra EPO. Av forarbeidene fremgår det at denne adgangen normalt bør benyttes av retten. Som tingretten kom imidlertid lagmannsretten til at saken i dette tilfellet ikke skulle stanses, selv om behandlingen ved EPO ikke var avsluttet. Det ville ta svært lang tid å få en endelig avgjørelse fra EPO. Rasjonalitetshensyn tilsa derfor at saksbehandlingen i Norge fortsatte, selv om dette ville kunne skape problemer avhengig av sakens utfall for EPO. Lagmannsretten fastslår også at avgjørelser om stansing etter patentlovens § 63 a skal skje som kjennelse. Tingretten hadde avgjort saken som beslutning.

Lagmannsretten behandlet også en annen patentsak, og kjente et patent for en renseanordning for installasjoner under vannflaten ugyldig ved dom i sak LB-2015-40723. Patentet manglet oppfinnelseshøyde etter en konkret vurdering. Det var dissens i saken 3-2. 

Oslo tingrett har vært travel og behandlet en rekke interessante saker på patentområdet. Sak TOSLO-2016-38564 gjaldt spørsmål om KFIRs vedtak om at Genentechs patent for en kombinasjonsbehandling mot brystkreft manglet oppfinnelseshøyde. Patentets løsning, som innebar bruk av en kombinasjon av virkestoffet trastuzumab og paclitaxel. Det forelå et mothold som omtalte fase II-forsøk med trastuzumab som indikerte en virkning på sykdommen, og paclitaxel ville være kjent for fagmannen. Videre forelå det dyreforsøk hvor kombinasjonen var benyttet, som viste effekt. Motholdet omtalte også igangsatte fase III-studier hvor kombinasjonen trastuzumab og paclitaxel ble benyttet. Denne informasjonen ga fagmannen informasjon om fremgangsmåten, men ikke om denne hadde effekt. Spørsmålet var om fagmannen ville ha forsøkt denne behandlingsmåten med en rimelig forventing om suksess, eller om det var så store usikkerhetsmomenter knyttet til virkningen at patentet hadde oppfinnelseshøyde. Flertallet kom til at opplysningene i kombinasjon ga fagmannen grunn til å tro at kombinasjonsbehandlingen ville være en forbedret behandling av brystkreft. Den ene fagdommeren var uenig, og mente at usikkerhetsmomentene gjorde at oppfinnelseshøyde forelå. KFIRs vedtak ble dermed opprettholdt.

I sak TOSLO-2015-177113-2 avsa Oslo tingrett dom om om gyldigheten av Icos Corporations patent for et legemiddel mot erektil dysfunksjon. Det vesentligste trekket ved oppfinnelsen var mikronisering av taladafil for å overvinne problemer med absorpsjon av stoffet i kroppen. Det fulgte av fagets alminnelige kunnskap, som var kommet til uttykk i en "overveldende" mengde faglitteratur, at å redusere partikkelstørrelsen kunne forbedre opptaket av legemidler. Enkle undersøkelser av taladafil ville vise at det var egnet for slik mikronisering. Resultatet ble at patentet manglet oppfinnelseshøyde og ble kjent ugyldig.

I sak 16-135025TVI-OTIR/01 og 16-141308TVI-OTIR/01 behandlet Oslo tingrett en tvist som i hovedsak dreiet seg om et ugyldighetssøksmål reist av Orifarm mot Mundipharmas annenindikasjonspatenter for et plaster som administrerer det smertestillende medikamentet buprenorfin gjennom huden. Etter en konkret vurdering kom tingretten til at Mundipharmas patenter var ugyldige som følge av manglende oppfinnelseshøyde. Retten uttaler at kravet til oppfinnelseshøyde skjerpes når verneomfanget til et patent er vidt. Et tema i saken var hvilken vekt som skulle legges på at Patentstyret hadde kommet til at patentet hadde oppfinnelseshøyde med kjennskap til de aktuelle motholdene. Retten viser til at Patentstyrets begrunnelse er knapp, og at det bare vises til noen av de fremlagte motholdene. Det var da ikke grunn til å legge vekt på Patentstyrets vurderinger.

Kilde: Wikimedia - CC Attribution
Bayer Pharma AG brakte et vedtak fra Klagenemnda for industrielle rettigheter inn for domstolene i sak 16-120029TVI-OTIR/01. Dommen er interessant både på grunn av vurderingen av nyhetsspørsmålet og spørsmålet om hvilke nye rettsfakta som kan bringes inn i en sak om overprøving av KFIRs vedtak. Saken gjaldt gyldigheten av et patent for p-piller. Klagenemnda hadde kjent patentet ugyldig som følge av manglende nyhet etter krav om administrativ overprøving fra Gedeon Richter Plc. Oppfinnelsen hadde ifølge klagenemnda blitt allment tilgjengelig gjennom kliniske forsøk i en fase III-studie i USA. Pillene patentet gjaldt hadde blitt utlevert til forsøkspersonene, dog uten at det var opplyst hvordan disse var fremstilt. KFIR kom til at dette utgjorde en allmenn tilgjengeliggjøring fordi patentsøker ikke hadde sikret tilstrekkelig kontroll med pillene. Informasjonen om formuleringen av pillene kunne utledes av en fagmann som kunne få tilgang til pillene. I motsetning til KFIR kom tingretten til at utprøvingen var underlagt et strengt kontrollregime, at det var forventet at pasientene skulle levere tilbake piller dersom de ikke ble brukt, og at dette også var en rettslig forpliktelse etter amerikanske regler. Dette var tilstrekkelig til at utprøvingen ikke var nyhetshindrende, selv om begrunnelsen for kontrollen ikke var å sikre hemmelighold, men pasientenes sikkerhet, selv om det måtte legges til grunn at enkelte piller ikke hadde blitt levert tilbake, og selv om pasientene ikke var underlagt noe konfidensialitetsregime. Tingretten slenger på et obiter om at det såkalte utprøvingsunntaket er gjeldende i norsk rett. Det blir uttalt at dette ikke er begrenset til utprøving som skjer med sikte på patentering. Etter dette trollets mening innebærer uttalelsen en betydelig utvidelse av utprøvelsesunntakets rekkevidde som neppe bør tas til følge.

Staten ønsket i saken å bringe inn opplysninger om en europeisk studie utført i forkant av den amerikanske, som det ble anført at også var nyhetshindrende. Dette grunnlaget ble imidlertid avvist av tingretten og av Borgarting lagmannsrett etter anke. Begrunnelsen var at domstolen ikke kan vurdere et nytt rettssttiftende faktum i overprøvingen av forvaltningens avgjørelse.

Det bør legges til at EPO techincal board of appeal i 2011 vurderte en sak med sammenfallende faktum (Sak T 7/07). I denne avgjørelsen kom appellkammeret til at oppfinnelsen var gjort offentlig tilgjengelig gjennom utlevering av pillene i forsøket. Tingretten nevner denne avgjørelsen, men legger ikke noen videre vekt på den.

Kliniske forsøk som nyhetshindrende allmenn tilgjengeliggjøring er antakelig noe vi får høre mer om i de kommende årene. Hvordan slike forsøk behandles har potensielt vidtrekkende konsekvenser både for innvilgede patenter og for hvordan industrien bør organisere sine forsøk fremover.

Oslo tingrett
Kilde: Wikimedia
Oslo tingrett avsa kjennelse om et annet prosessuelt problem i sak TOSLO-2017-90602. KFIR hadde avgjort en administrativ overprøvingssak og kommet til at patentet på et belegg for tak manglet oppfinnelseshøyde og var ugyldig. Patenthaver reiste søksmål for å få vedtaket kjent ugyldig. I stevningen var det subsidiært nedlagt påstand om at patentet skulle opprettholdes i begrenset form. Begrensningen var ny for domstolene. Retten avviste påstanden om patentbegrensning. Utgangspunktet er at domstolenes prøvelsesrett er begrenset til å vurdere om forvaltningens avgjørelse har en feil som gjør at den på oppheves. Det må foreligge særskilt hjemmel for at domstolene kan avsi dom for realiteten i en klagesak. Lovgiver har ikke innført noen slik særlig hjemmel. Hverken EPC art. 138 eller hensynet til at patenthaver mister muligheten til å begrense patentet for å redde det dersom domstolen kommer til at KFIRs vedtak er gyldig ga retten anledning til å vurdere et begrenset kravsett i en sak om gyldigheten av KFIRs vedtak. Både denne saken og kjennelsen i saken mellom Bayer og Staten viser at det er svært viktig å få frem alle påstandsgrunnlag i prosessen for KFIR. Dersom domstolene kommer til at KFIRs vedtak er gyldig kommer ikke muligheten til å bringe nye momenter inn i saken tilbake.

Oslo tingrett uttalte seg også sent i desember om adgangen til endre en søknad om supplerende beskyttelsessertifikat. Som følge av rettspraksis fra EPC la Oslo tingrett til grunn at en søknad om supplerende beskyttelsessertifikat som utgangspunkt kan endres i den grad den kan meddeles beskyttelsessertifikat for den endrede søknaden. En forutsetning vil imidlertid være at den endrede søknaden relaterer seg til samme grunnpatent og samme markedsføringstillatelse. Les mer om avgjørelsen her.

EFTA-domstolen avsa i desember en dom (sak E-5/17) om et smalt men viktig tema. En patenthaver hadde søkt patentmyndigheten på Island om SPC for et patent som hadde fått markedsføringstillatelse mindre enn fem år etter søknadsdatoen. Etter utregningssystemet i artikkel 13 i SPC-forordningen ville SPCet fått en varighet på minus 106 dager. Søknaden om SPC ble avslått fordi den ville ha en negativ varighet. EFTA-domstolen kom til at en søknad om SPC skal innvilges, selv når saken ligger slik an. Det er ingenting i forordningen som som eksplisitt sier at et SPC ikke kan ha negativ varighet. Spørsmålet er viktig fordi den pediatriske forlengelsen av et SPCs varighet dermed kan oppnås selv om vilkårene for forlenget vern etter et alminnelig beskyttelsessertifikat ikke er tilstede.

Til slutt bør vi også kaste et kort blikk mot arbeidet med innføringen av den felleseuropeiske patentdomstolen (UPC). 15 land har nå ratifisert UPC-avtalen. Etter problemer med ratifikasjonen av protokollen om "Provisional Application" i Tyskland har prosessen igjen blitt forsinket. Den tyske grunnlovsdomstolen behandler et krav angående den tyske loven om implementeringen av UPC-avtalen, som fører til at ratifikasjonen av protokollen om den midlertidige fasen blir forsinket. Det er nå vanskelig å vite hvordan fremdriften blir i 2018. Selv om den midlertidige fasen skulle igangsettes i løpet av 2018 er det anslått at det forberedende arbeidet som må gjennomføres før domstolen kan sette i gang vil ta mellom 6 og 8 måneder. Så får vi se hvilke flere skjær som finnes i sjøen før den tid.

Advokatfirmaet Grette, hvor dette trollets hode er ansatt, representerte Mundipharma i saken mot Orifarm og Celltrion i saken mot Biogen.

05 februar 2018

Høyesteretts avgjørelse i Ensilox-saken: Feilbruk etter gjennomført salg er også varemerkebruk

Den 17. januar avsa Høyesterett dom i den såkalte «Ensilox»-saken. I motsetning til tidligere instanser konkluderte Høyesterett med at deler av ensileringsmiddeldistributøren Halfdan L. Solbergs AS’ bruk av Addcon Nordic AS’ varemerke ENSILOX utgjorde et varemerkeinngrep. Dette til tross for at varemerkebruken angivelig hadde skjedd ved en feil (etter at leverandøravtalen med Addcon Nordic var sagt opp), at bruken fant sted etter at salg var gjennomført, og selv om Solbergs faste kundekrets var orientert om leverandørskiftet forut for den aktuelle bruken. Høyesterett presiserte også, under henvisning til EU-praksis, at det i kravet til varemerkebruk (som innehaver kan motsette seg) etter varemerkeloven § 4 (2) må innfortolkes et krav om at bruken må forårsake fare for skade på minst en av varemerkets funksjoner.

Et utvalg ensileringsmidler levert på kanne.
Kilde: gardsdrift.no
Dette trollet er overhodet ingen ekspert på ensileringsmidler, men har forstått såpass at det dreier seg om et middel for å konservere blant annet avfall og biprodukter fra fiskeindustrien. Solberg informerte sine kunder om leverandørbyttet fra Addcon Nordic til Helm. Solberg brukte likevel Addcon Nordics varemerke ENSILOX på emballasje, fakturaer, hjemmeside og følgesedler etter byttet, selv om det var visse forskjeller i denne bruken avhengig av leveringsmåte (som jeg kommer tilbake til). Bruken opphørte umiddelbart etter at Addcon Nordic gjorde Solberg oppmerksom på forholdet, men Solberg bestred at det forelå noe varemerkeinngrep.

Addcon Nordic saksøkte deretter Solberg, men fikk ikke medhold i at det forelå noe varemerkeinngrep verken i Oslo tingrett eller i Borgarting lagmannsrett (avgjørelse tidligere oppsummert av IP-trollet her).

I inngrepssaken vurderte Høyesterett forholdet med utgangspunkt i varemerkeloven § 4 (1) bokstav a) som etter ordlyden tilsynelatende innebærer et absolutt forbud mot bruk (som eksemplifisert i § 4 (3)) av identiske tegn. Ettersom tegnet Solberg hadde brukt var identisk, ble spørsmålet for Høyesterett om det forelå relevant varemerkebruk.

Høyesterett viste til den tilsvarende bestemmelsen i EUs varemerkedirektiv - artikkel 5 (1) bokstav a) og etterfølgende praksis fra EU-domstolen (blant annet Arsenal, Google og Hölterhoff), hvor det har blitt innfortolket et krav om at det må foreligge «a clear possibility» for at en av varemerkets funksjoner (i dette tilfellet opprinnelses- og kvalitets­garanti­funksjonene) vil bli skadet gjennom den aktuelle bruken.

Kilde: agriculture-xprt.com
Høyesterett slo også fast at varemerkebruk i etterkant av en salgssituasjon (i likhet med bruk forut for/under en slik situasjon) vil kunne være relevant bruk i denne sammenhengen. Det ble i denne forbindelse blant annet vist til den tenkelige situasjonen hvor en vare som er påført et uriktig varemerke viser seg å ha en mangel som på grunn av feilmerkingen knyttes til varemerkeinnehaveren.

Ved subsumsjonen pekte Høyesterett på at Solbergs uberettigede bruk av ENSILOX under omstendighetene gjorde det uklart hvor varen stammer fra. Etter Høyesteretts syn måtte dette generelt anse å innebære en fare for skade i hvert fall på varemerkets opprinnelses­garanti­funksjon og kvalitets­garanti­funksjon.

I motsetning til de tidligere instansene la ikke Høyesterett avgjørende vekt på de særegne forholdene i saken. Det at ensileringsmiddelet ikke var ment for videresalg (Solbergs kunder var sluttkunder), kunne etter Høyesteretts syn ikke utelukke fare for skade, for eksempel gjennom at næringsdrivende låner og kjøper av hverandre. Høyesterett fant det heller ikke godtgjort at samtlige av Solbergs ansatte og kunder var infomert om leverandørbyttet, og til enhver tid husket at varene stammet fra Helm, selv om varene var merket med ENSILOX. Dette var etter Høyesteretts oppfatning særlig tilfelle ved likeverdige produkter, og der det ikke spiller noen nevneverdig betydning for brukeren hvor varen kommer fra, som i denne saken.

Endelig tok heller ikke Høyesterett Solbergs anførsel om at formålet med merkingen utelukkende var å oppfylle kravet om sikkerhetsmerking til følge. Dette kunne etter Høyesteretts syn i alle tilfeller ikke legitimere en ellers uhjemlet varemerkebruk.

Høyesterett kom etter dette til at det forelå varemerkeinngrep for de varene som ble levert i spesielle containere og i kanner.

Ensilering i praksis. Kilde: Addcon Nordic
For ensileringsmiddel levert direkte til sluttkundene med tankbil kom derimot Høyesterett til at det ikke forelå relevant varemerkebruk. Forskjellen her var at varene, av naturlige årsaker, ikke var levert med emballasje (følgeseddelen kunden kvitterte på ved levering var imidlertid påtegnet riktig ensileringsmiddel). Ved disse leveringene var det kun (feilaktig) angitt ENSILOX på fakturaen som kundene mottok etter levering. Høyesterett nøyer seg her med å slå kort fast at faren for skade på en eller flere av varemerkets funksjoner her var fjern til at den kan tillegges vekt. Etter Høyesteretts syn forelå det derfor ikke relevant varemerkebruk for dette salget.

Addcon Nordic ble etter dette tilkjent vederlag og erstatning som følge av Solbergs urettmessige bruk av ENSILOX i forbindelse med salg av ensileringsmiddel i containere og kanner.

Immaterialrettstrollets bemerkninger
Etter dette immaterialrettstrollets syn er Høyesteretts konklusjon vedrørende container- og kannesalget et utslag av en nokså streng objektiv tilnærming til varemerkeretten og hva som utgjør relevant varemerkebruk. De immaterialrettslige inngrepsnormene har tradisjonelt vært betraktet som objektive normer hvor subjektiv skyld er uten betydning (selv om dette kan synes å være i endring innenfor enkelte immaterialrettsdisipliner som for eksempel opphavsrett).

Det kan argumenteres for at denne tilnærmingen må velges for å sikre en konsistent, effektiv og forutsigbar rettstilstand på området. I motsatt retning kan det anføres av tingrettens og lagmannsrettens mer subjektive tilnærming vil kunne være bedre i stand til å fange opp tilfeller av mer unnskyldelig varemerkebruk som lovgiver(ne) ikke har tatt sikte på ved utformingen av bestemmelsen (uten referanse for øvrig med forholdet i denne saken). Tingretten og lagmannsretten refererte i denne sammenhengen til varemerkeinnehaverens «berettigede interesser», og bygget tilsynelatende dels på at det var lite å laste Solberg for.

Nettopp på bakgrunn av denne tilsynelatende objektive tilnærmingen skurrer det i dette immaterialrettstrollets hode når Høyesterett – nærmest i en bisetning – kommer til at faren for skade på en eller flere av varemerkets funksjoner er for fjern i forbindelse med salg direkte til sluttkundene via tankbil. Det kan synes som at Høyesterett her har tenkt på faren for skade på varemerkets funksjoner ved videresalg, og at denne (sprednings)faren ikke er nevneverdig ettersom flytende ensileringsmiddel som leveres direkte via tankbil ikke kan påklistres ENSILOX på samme måte som containere og kanner.

I Arsenal uttalte EU-domstolen at det må foreligge «a clear possibility» for slik fare (avsnitt 57), og i Google at bruken i det minste må «affect or [be] liable to affect the functions of the trade mark» (avsnitt 75) (mine understrekninger). Til Høyesteretts forsvar omfattes ikke enhver (konsekvens av) bruk, men kravet synes heller ikke å være særlig høyt.

Varemerkebruk på faktura ingen fare for skade på
et eller flere av varemerkets funksjoner?
Kilde: Credicare.no
Dette immaterial­retts­trollet har vanskelig for å skjønne at bruken av ENSILOX på disse ikke innebar fare for verken opprinnelses­garanti­funksjonen eller kvalitets­garanti­funksjonen til varemerket. Etter dette immaterial­retts­trollets syn finnes det sterke argumenter for at bruk av feilaktig betegnelse på spesi­fika­sjonen i en faktura (som det må antas at kontrolleres forholdsvis nøye av en næringsdrivende, til forskjell fra for eksempel en privatpersons mer tilfeldige observasjon av et skilt i en supporterbod hastende til fotballkamp) kunne innebære en fare for en av disse funksjonene. Dette gjelder særlig for varer hvor det ikke er mulig å påtegne riktig betegnelse på selve varen (som for eksempel ensileringsmiddel eller drivstoff), selv om et leverandørbytte av den aktuelle varen er varslet på forhånd. Det er mulig at Høyesteretts tanke her er at kunden var opplyst om byttet av leverandør, men da er en i så fall i realiteten inne i en forvekselbarhetsvurdering som ikke hører hjemme i varemerkeloven § 4 (1) bokstav a), men i bokstav b).

I likhet med de situasjonene som Høyesterett selv trekker frem som eksempler på fare for skade tidligere i avgjørelsen, kan det tenkes situasjoner hvor også etterfølgende varemerkebruk på faktura kan få til dels alvorlige konsekvenser, særlig for kvalitetsfunksjonen (dersom det eksempelvis viser seg at varen fra den nye leverandøren ikke viste seg å inneha samme kvalitet, eller er mangelfull).

Det hadde i det minste vært interessant om Høyesterett hadde gått nærmere inn på hvorfor de anså denne faren for fjern ved direktesalget via tankbil. Interessant nok kan det også nevnes at lagmannsretten i denne forbindelse uttalte at «Man må uten videre kunne utelukke et skadepotensial for de noe over 130 tonn av det omstridte salget som ble kjørt til kunden med tankbil».