12 august 2019

Borgarting lagmannsretts avgjørelse i sak om Norcapes patent: ikke skjerpet beviskrav i saker om muntlige mothold

Borgarting lagmannsrett lener seg på swingballprinsippet i en ny avgjørelse om Norcape Biotechnology AS’ patent for et dyrefôr produsert av avfallsprodukter. Avgjørelsen i saken mellom Norcape og Staten v/ Klagenemnda for Industrielle Rettigheter (KFIR) inneholder også uttalelser om forholdet til EPOs praksis om beviskrav som kan få betydning for tvister hvor EPOs avgjørelser er sentrale rettskilder.

Sak LB-2018-72158-2 gjaldt Norcapes patent NO 320964. Dom ble avsagt 22.7.2019. Patentet beskyttet et hydrolisert marint proteinprodukt og et fôrprodukt omfattende dette, samt en fremgangsmåte for fremstillelse av produktet. Oppfinnelsen foredler avfallsprodukter som ellers ville blitt kastet slik at det blir egnet til bruk som fôr. Dette oppnås ved bruk av en kombinasjon av to rensemetoder. Slik oppnår man å skille ut proteinene man ønsker å bruke som fôr, samtidig som vond lukt og smak unngås.

KFIR hadde opphevet patentet etter begjæring om administrativ overprøving fra en tredjepart. Begjæringen begrunnet kravet med et mothold som ikke var behandlet tidligere i søknadsprosessen. Den 29. april 2004, en knapp måned før inngivelse av patentsøknaden, ble det holdt et foredrag på en konferanse arrangert av Union of Fishmeal and Fishoil Manufactures in The European Community. I foredraget var en prosess for rensing ved kombinasjon av ultrafiltrering og nanofiltrering nevnt. Imidlertid var ikke alle de spesifikke stoffene som skulle skilles ut av filtreringen nevnt i foredraget. KFIR mente at det på grunn av de uønskede stoffenes egenskaper var nærliggende å benytte nanofilter for å skille disse ut. KFIR kjente derfor patentet ugyldig som følge av manglende oppfinnelseshøyde.
Norcapes patenterte metode
Kilde: Patentstyret
Norcape brakte saken inn for Oslo tingrett, som var enige i KFIRs avgjørelse. For lagmannsretten var et viktig tema hvorvidt det gjaldt et skjerpet beviskrav for å bevise at en muntlig presentasjon har funnet sted og hvilket innhold denne hadde. EPO har i rekke avgjørelser gitt utrykk for at et slikt skjerpet beviskrav gjelder (se blant annet sak T 2003/08). Spørsmålet var om dette måtte legges til grunn også for den norske domstolens vurderinger. Domstolen avviste at det var tilfelle. For det første var det usikkert om uttalelsene fra EPO etablerte en generell bevisregel eller om avgjørelsene det ble vist til for å underbygge en høyere terskel bare var uttrykk for konkret bevisvurdering. For det andre gir EPC ingen plikt til å anvende samme bevisregler som EPO. Tingretten hadde derfor korrekt angitt alminnelig sannsynlighetsovervekt som terskel for vurderingen.

Lagmannsrettens tvil om man i EPO anvender en strengere bevisnorm for muntlige foredrag er ubegrunnet. I siste utgave av Case law of the Boards of Appeal, s. 82 flg, sies det klart at “the standard of proof for ascertaining the contents of an oral disclosure is high. What has been said, or to use the terms of Art. 54(2) EPC, what has been "made available to the public" has to be put beyond reasonable doubt.” Selv om det selvsagt gjøres en konkret bevisvurdering i hver enkelt sak er det ikke til å komme forbi at dette må forstås som en strengere standard enn den alminnelige “on the balance of probabilites“.

At et skjerpet beviskrav på bakgrunn av EPOs praksis må legges til grunn er et hyppig brukt argument i norske patentsaker. Praksis fra EPO blir i stadig større utstrekning brukt for å underbygge rettslige argumenter for norske domstoler. Avgjørelsen fra lagmannsretten kan bety at man i fremtiden bør unngå å argumentere for at EPOs bevisregler har betydning i norske saker, og heller vise til de konkrete omstendighetene som gir grunn til å kreve mer informasjon om omstendighetene rundt foredraget. Avgjørelsen kan også brukes som et argument mot relevansen av EPO-praksis i norske saker. En avgjørelse i en sak om nyhet eller oppfinnelseshøyde som avviser bruk av et mothold vil som følge av bevisreglene kunne skille seg så mye fra den norske saken at den blir mindre interessant som veiledning for dommeren.

I den konkrete saken synes dommeren å ha godtatt fremleggelse av en PowerPoint-presentasjon som tilstrekkelig for å klarlegge innholdet i foredraget. I EPO ville man antakelig ha krevd ytterligere dokumentasjon for å fastlegge om PowerPoint-presentasjonen ble brukt i den formen som ble fremlagt, at alle lysbilder ble brukt, og konteksten innholdet ble presentert i. Lagmannsretten synes å være fornøyd med fremleggelse av digital kopi datert noen dager før foredraget ble holdt. Uavhengig av terskelen for bevis man baserer seg på synes dette litt lettvint. Bevisførselen gjaldt forhold 15 år tilbake i tid. På den andre side synes samtidig bruk av ultrafiltrering og nanofiltrering å være hovedtemaet for foredraget. Det er mulig at dette var så sentralt at det ikke var grunn til å tvile på at dette ble formidlet i denne konkrete situasjonen.

Lagmannsretten drøfter så oppfinnelseshøyde. I den konkrete vurderingen av om oppfinnelseshøyde foreligger gjengir lagmannsretten bare KFIRs drøftelse. Lagmannsretten konstaterer at Swingball-prinsippet tilsier at man skal være tilbakeholden med å overprøve patentmyndighetenes konkrete vurderinger. Etter å ha tilbakevist enkelte innvendinger fra Norcapes side, ser retten ingen grunn til å sette til side KFIRs vurdering. KFIRs vedtak ble opprettholdt.

Det er uvanlig at domstolene i så stor grad lener seg på KFIRs vurderinger. Det er etter dette IP-trollets mening uheldig at lagmannsretten ikke foretar en konkret og fullstendig vurdering av oppfinnelseshøyde i saken. Selv om det i mange saker er grunn til å være tilbakeholden med å overprøve forvaltningens vurdering av patentsøknader, er det viktig at KFIRs vedtak blir underlagt en reell prøving av domstolene, og at dette kommer klart frem av domsgrunnene. Det er vanskelig å tenke seg at saken ikke er bedre opplyst etter to runder i retten enn tilfellet var når KFIR traff sitt vedtak. Også der retten er enig i KFIRs vurderinger bør det komme frem hvorfor og hvordan retten har gjennomført sin vurdering.

En av bidragsyterne til Immaterialrettstrollet, Julius Berg Kaasin, representerte Norcape i saken. Han har ikke bidratt til utformingen av dette innlegget.

02 august 2019

EU-domstolen i C-705/17 Hansson: Spikeren i kista for unntaksanmerkninger (disclaimers) i varemerkeregisteret?

Den 12 juni avsa EU-domstolen dom i C-705/17 Hansson – en oppklarende, om ikke nødvendigvis oppsiktsvekkende, avgjørelse om virkningen av unntaksanmerkninger i nasjonale varemerkeregistre ved vurderingen av merkets beskyttelsesomfang. En unntaksanmerkning er en opplysning om at deler av et registrert merke ikke omfattes av eneretten, og har til formål å skape klarhet hos allmenheten rundt varemerkerettens omfang.

Saken for EU-domstolen hadde sin bakgrunn i en varemerkesøknad for ordmerket ROSLAGSÖL som ble innlevert til det svenske Patent- och registreringsverket (PRV) 16 desember 2015, for alkoholfrie drikkevarer i klasse 32 (Nice-klassifikasjonen). 15. juli 2016 ble søknaden imidlertid avslått på grunn av forvekslingsfare med en tidligere registrering fra 2007 for følgende kombinerte merke:
Det tidligere merket var registrert for alkoholholdige drikker i klasse 33, og inneholdt en unntaksanmerkning om at registreringen ikke gir enerett til selve ordet "ROSLAGSPUNCH". Anmerkningen ble i sin tid ansett som påkrevd av PRV da "Roslag" er en region i Sverige og "Punsch" er beskrivende for varer omfattet av klasse 33. Som grunnlag for avslaget ble det vist til at "ROSLAGS" var det dominerende elementet i begge merkene, og at det er tale om likeartede produkter som kan omsettes gjennom de samme salgskanaler, og som til dels retter seg mot den samme omsetningskrets. Avslaget ble bragt inn for Patent- och marknadsdomstolen som ikke anså merkene for å være forvekslbare. Retten kommenterte også at PRV til tross anmerkningen hadde tatt med elementene som var omfattet av denne ved vurderingen av spørsmålet om forvekslingsfare. De aktuelle elementene hadde derfor likevel påvirket PRVs oppfatning av helhetsinntrykket av den eldre registreringen, og dermed dennes beskyttelsesomfang. En slik fremgangsmåte ville være i strid med anmerkningen.

PRV påanket avgjørelsen til Svea hovrätt, Patent- och marklnadsöverdomstolen som valgte å fremme tre spørsmål for EU-domstolen for en prejudisiell uttalelse (noe fritt gjengitt):
  1. Skal artikkel 4(1)(b) i direktiv 2008/95 tolkes slik at en helhetsvurdering av alle relevante faktorer som skal foretas ved vurderingen av om det foreligger fare for forveksling, skal kunne påvirkes av at et element av varemerket uttrykkelig er blitt utelukket fra beskyttelse ved registreringen gjennom en anmerkning? 
  2. Dersom det første spørsmålet besvares bekreftende, skal anmerkningen i så fall påvirke helhetsvurderingen på en måte som gjør at den kompetente myndigheten tar hensyn til det aktuelle elementet, men tillegger dette mindre betydning slik at det ikke anses for å ha særpreg, selv om elementet rent faktisk har særpreg og er dominerende i det eldre varemerket?
  3. Dersom det første spørsmålet besvares bekreftende og det andre benektende, skal anmerkningen likevel på annen måte kunne påvirke helhetsvurderingen?
Domstolen behandlet spørsmålene samlet og starter med å fremheve at artikkel 4(1)(b) skal tolkes slik at den er til hinder for nasjonale ordninger der anmerkninger får den virkning at merkeelementer som er omfattet av anmerkningene ekskluderes fra helhetsvurderingen som skal foretas ved fastsettelsen av om det foreligger forvekslingsfare. Artikkel 4(1)(b) kan heller ikke tolkes slik at det på forhånd, og med permanent virkning, skal kunne bestemmes at et slikt element som er omfattet av en anmerkning uten videre skal tillegges mindre betydning ved vurderingen. 

Roslags punsch
Foto: Systembolaget
Domstolen fremhever viktigheten av et harmonisert beskyttelsesnivå for varemerker i EU, og at hensynet til regelharmoni også gjelder vilkårene for å oppnå varemerkerettigheter. Selv om direktiv 2008/95 ikke inneholder bestemmelser om unntaksannmerkninger, slik at medlemsstatene har en frihet til å innta slike i sine nasjonale regelverk, må en slik regulering ikke påvirke delene av varemerkeretten som er harmonisert gjennom direktivet, blant annet vurderingen av når det foreligger forvekslingsfare etter artikkel 4(1)(b). 

Som fremholdt av domstolen, særlig i avsnittene 48 og 49, er forvekslingsfarevurderingen en svært sammensatt vurdering som ikke kan begrenses til en sammenlikning av enkeltelementer, men som snarere dreier seg om en sammenlikning av de helhetsinntrykket som disse elementene sammen skaper hos den relevante omsetningskretsen.

Det presiseres imidlertid (se avsnitt 55) at det ofte ikke vil bli konstatert forvekslingsfare i tilfeller der et søkt merke er sammenfallende med en bestanddel i et registrert merke som kun har svakt særpreg, eller som er beskrivende. Disse resultatene må imidlertid bygge på konkrete helhetsvurderinger, og ikke på absolutte forhåndsbestemte regler.

Unntaksanmerkninger er heller ikke direkte berørt i EUs nye varemerkedirektiv fra 2015 (2015/2436), og medlemsstatene står derfor i prinsippet fortsatt fritt til å innta egne regler om slike i sine nasjonale regelverk (enkelte kommentatorer har imidlertid stilt spørsmål ved om ikke fortalen til 2015-direktivet kan gi tilstrekkelige holdepunkter for å innfortolke et forbud mot unntaksanmerkninger i medlemsstatenes varemerkeregelverk). I lys av EU-domstolens avgjørelse, fremstår det uansett som tvilsomt om unntaksanmerkningene fortsatt vil ha livets rett i fremtidens nasjonale varemerkeregelverk, all den tid de ikke kan tillegges noen selvstendig betydning ved anvendelsen av det harmoniserte materielle regelverket. Det kan derfor hevdes at unntaksanmerkninger ikke lenger vil være i stand til å oppfylle sine opprinnelige formål om å skape klarhet hos allmenheten rundt varemerkerettens omfang. 

30 juli 2019

EU-domstolen avsier dom i tre sentrale saker om avveiningen mellom opphavsretten og grunnleggende rettigheter

Moses Pelham
Foto: Stefan Brending, CC-BY-SA-3.0
EU-domstolen i storkammer avsa i går dom i tre sentrale opphavsrettssaker. C‑469/17 Funke Medien omhandlet spørsmålet om opp­havs­retts­beskytt­elsen til en rekke tyske militær­rapporter fra 2001 til 2012 («die Afghanistan-Papiere») på til sammen om lag 5000 sider, som en tysk avis ble nektet innsyn i. Dokumentene ble likevel lekket til avisen, og den tyske staten begjærte midlertidig forføyning mot avisen og anførte at publisering ville innebære et opphavsrettsinngrep.

C-476/17 Pelham omhandlet spørsmålet om lovligheten av sampling av to sekunder fra Kraftwerks «Metall auf Metall» fra 1977 og bruken av dette i en sammenhengende loop i bakgrunnen i Moses Pelhams «Nur Mir» fra 1997. Medlemmene i Kraftwerk gikk til sak og anførte at dette innebar et inngrep i deres produsentrettigheter til lydopptaket.


C-516/17 Spiegel Online omhandlet den tyske politikeren Volker Beck, som i 1988 pseudonymt publiserte en artikkel som argumenterte for dekriminalisering av pedofili. Da dette ble kjent hevdet Beck at forleggeren hadde endret artikkelens tittel og deler av innholdet. For å vise forskjellene la han ut manuskriptet med egne kommentarer på sin nettside. Spiegel Online la ut originalmanuskriptet (uten kommentarene) og den publiserte artikkelen for å vise at forskjellene mellom de to var uvesentlige. Beck gikk til søksmål og hevdet at dette innebar inngrep i hans enerett til tilgjengeliggjøring av manuskriptet.

Da sakene sto for tysk høyesterett (Bundesgerichtshof) ble det stilt spørsmål til EU-domstolen. Alle tre sakene berører spørsmål om hvor langt de opphavsrettslige enerettene og unntakene fra disse rekker, i hvilken grad disse er harmonisert gjenom EU-retten og hvordan disse rettighetene skal avveies mot grunnleggende rettigheter som ytringsfrihet, pressefrihet og kunstnerisk frihet.



Infosoc-direktivet artikkel 5 inneholder en liste over valgfrie unntak fra de opphavsrettslige enerettene som medlemsstatene kan velge å innføre. Dette omfatter blant annet rett til å anvende åndsverk i rapporteringen av dagshendinger i  artikkel 5 nr. 3 c) og sitateretten i artikkel 5 nr. 3 d) Ikke overraskende slår EU-domstolen i alle tre avgjørelsene, fast at denne listen er uttømmende. Listen kan derfor ikke suppleres med  med ytterligere unntak når opphavsretten skal balanseres mot andre grunnleggende rettigheter som ytrings-, presse- og informasjonsfrihet og kunstnerisk frihet slik disse kommer til uttrykk i EUs charter for menneskerettigheter.

Det skurrer imidlertid litt når man i fortsettelsen av dette tilsynelatende legger til grunn at regelen om frembringelse av selvstendige verk i den tyske opphavsrettsloven 24(1) om selvstendige verk (tilsvarende åvl. § 6(2)) er i strid med EU-retten (C-476/17 Pelham, spørsmål 3, avsnitt 56-65). Skal man tolke EU-domstolen i beste mening (hvilket man vel bør), er det riktignok ikke helt klart at det er dette som legges til grunn. Særlig avsnitt 56 kan tyde på at dette ikke er intensjonen. Dette burde i så fall vært klarere presisert. (Pressemeldingen sier riktignok uttrykklig at avgjørelsen innebærer at den tyske opphavsrettsloven § 24(1) er i strid med EU-retten, uten at man skal legge for mye i det.) 

EU-domstolen legger derimot til grunn at det nærmere innholdet i unntaket for rapporteringen av dagshendinger i  artikkel 5 nr. 3 c) og sitater i artikkel 5 nr. 3 d) ikke er fullharmonisert, men overlater et betydelig skjønn til nasjonale myndigheter, både når det gjelder utformingen og anvendelsen av slike unntak i nasjonal rett. Dette åpner for en konkret avveining av hensynet til beskyttelse av opphavs- og produsentrettigheter opp mot hensynet til ytrings-, presse- og informasjonsfrihet og kunstnerisk frihet.

EU-domstolen viser også selv en fleksibel tilnærming til avveiingen mellom opphavsretten (i vid forstand) og de grunnleggende rettighetene. Dette viser seg blant annet i tolkningen av omfanget av produsentvernet i infosoc-direktivet artikkel 2(c), hvor EU-domstolen legger til grunn at det ikke foreligger et inngrep i dette vernet om samplet som brukes er så bearbeidet at det ikke er gjenkjennbart.

I C-476/17 Pelham og C-516/17 Spiegel Online innebærer EU-domstolens avgjørelser derfor trolig tilstrekkelig fleksibilitet til at tysk høyesterett kan komme til at det i de konkrete tilfellene ikke foreligger inngrep i produsentrettigheter eller opphavsrett. I C‑469/17 Funke Medien har EU-domstolen gitt et tydeligere signal om både å vurdere opphavsretten til rent faktiske referat og å ta hensyn til, grunnleggende rettigheter.

Immaterialrettstrollet kommer tilbake med en grundigere gjennomgang av alle tre sakene. 

11 juli 2019

Registrering av obskøne ord og uttrykk som varemerker – en tur over Atlanteren og en mer nyansert europeisk tilnærming?

Amerikansk høyesterett avsa 24. juni 2019 dom i Iancu v. Brunetti. Det ble her lagt til grunn at nektelse av registrering av varemerket FUCT fordi det ble ansett som «immoral ... or scandalous», måtte oppheves fordi slik nektelse var i strid med ytringsfriheten i det første grunnlovstillegget. En drøy uke senere, den 2. juli, avga Generaladvokat Bobek sin anbefaling i sak C‑240/18, hvor han anbefaler EU-domstolen å oppheve en avgjørelse om å nekte registrering av varemerket FACK JU GÖHTE fordi det var i strid med varemerkeforordningen artikkel 7(1)(f), som forbyr registrering av varemerker som er i strid med «accepted principles of morality».

Gitt dommen i Matal v. Tam fra 2017, hvor amerikansk høyesterett fant at nektelse av registrering av THE SLANTS (en nedsettende betegnelse på asiater) var i strid med det første grunnlovstillegget, er konklusjonen i Iancu v. Brunetti ikke overraskende. Om Generaladvokatens anbefaling i C‑240/18 blir fulgt opp av EU-domstolen, signaliserer den derimot tilsynelatende en mer nyansert europeisk tilnærming til spørsmålet om registrering av støtende varemerker.


Varemerket FUCT i bruk
Foto: Charley Gallay/Getty Image

U.S. Supreme Courts avgjørelse i Iancu v. Brunetti

Klesmerket FUCT ble etablert i 1990. I 2011 søkte innehaver Erik Brunetti om registrering av ordmerket FUCT blant annet for klær, og anførte at FUCT var et akronym for "Friends you can't trust". De amerikanske varemerkemyndighetene (USPTO) lot seg imidlertid ikke lure, og la til grunn at FUCT måtte forstås som en omskriving av ordet «fuck» i preteritum. Registreringen ble derfor avslått fordi merket måtte anses som «immoral ... or «scandalous» etter den amerikanske varemerkeloven § 1052 bokstav a. Dette ble opprettholdt av appellnemnden for patent og varemerkesaker (TTAB). Ankedomstolen, Federal Circuit, var enig i at merket var «vulgar and scandalous», men at nektelse på dette grunnlaget var i strid med ytringsfriheten i det første grunnlovstillegget.

Dette var flertallet i høyesterett på seks dommere enige i. I 2017 hadde høyesterett kommet til tilsvarende resultat i Matal v. Tam. Saken dreide seg om nektelse av registrering av ordmerket THE SLANTS – en nedsettende betegnelse på asiater, som varemerke for et rockeband bestående av medlemmer med asiatisk opprinnelse. Merket var nektet registrert fordi dette ble ansett som «disparaging» etter den amerikanske varemerkeloven § 2. En mer kjent sak om samme bestemmelsen er opphevelsen av flere varemerker tilhørende det amerikanske fotballlaget Washington Redskins, da "redskins" ble ansett som en nedsettende betegnelse på amerikanske indianere.

Høyesterett la i Matal v. Tam til grunn at en lovbestemmelse som nekter av registrering av et varemerke er i strid med ytringsfriheten i det første grunnlovstillegget dersom bestemmelsen er basert på en subjektiv vurdering. Dette var tilfellet for forbudet mot registrering av varemerker som ble ansett som «disparaging». THE SLANTS kunne derfor ikke nektes registrert som varemerke. På tilsvarende måte ble Washington Redskins' varemerker opprettholdt.

Det samme måtte anses å være tilfellet for forbudet mot registrering av varemerker som var «immoral ... or «scandalous». Dette ble blant annet bekreftet av at det amerikanske patentstyrets test for å avgjøre om et merke skal nektes registrert etter bestemmelsen er om «the public would view the mark as «shocking to the sense of truth, decency, or propriety»; «calling out for condemnation»; «offensive»; or «disreputable»» (flertallets vota s. 6, kursivert her). Dette innebar at nektelsen av registrering av ordmerket FUCT måtte oppheves.

Logoen til der amerikanske fotballaget
Wasingtons Redskins
Patentmyndighetene hadde imidlertid argumentert med det var mulig å tolke forbudet mot registrering av varemerker som var «immoral ... or «scandalous» innskrenkende slik at det ikke kom i konflikt med grunnloven. Ved å tolke forbudet slik at det bare rammet «marks that are offensive [or] shocking to a substantial segment of the public because of their mode of expression, independent of any views that they may express» ville ikke dette avhenge av en subjektiv vurdering. Et slikt innskrenket forbud ville primært ramme merker som var «vulgar—meaning lewd, sexually explicit or profane».

Dette argumentet ble avvist av flertallet, da det lå utenfor domstolens kompetanse å tolke en lovbestemmelse som utvilsomt var i strid med grunnloven slik den var formulert, innskrenkende for å unngå konflikt. Kort forklart: «To cut the statute off where the Government urges is not to interpret the statute Congress enacted, but to fashion a new one.» (flertallets votum s. 9)

Dommer Alito, som var del av flertallet, gir i sitt tilleggsvotum imidlertid uttrykk for at selv om varemerkeloven slik den er formulert i dag ikke åpner for en slik innskrenkende tolkning, vil lovgiver kunne vedta et slikt mer innskrenket forbud. Dette vil da kunne brukes til å hindre registrering av merker som FUCT uten å komme i konflikt med grunnloven.

Mindretallet på tre dommere kom til et annet resultat, men med noe ulike begrunnelser som kom til uttrykk gjennom separate vota. Essensen i alle de tre votaene var at forbudet mot «scandalous marks» (men ikke «immoral marks») kunne tolkes innskrenkende slik at det i praksis bare rammet  merker som mer objektivt sett kunne anses som «obscene», «vulgarity» eller «profane» (dommer Sotomayors votum s. 1). En slik innskrenkende tolkning av forbudet ville i følge mindretallet ikke være i strid med beskyttelsen av ytringsfrihet i det første grunnlovstillegget. Dette ville innebære at nektelse av registrering av ordmerket FUCT og lignende merker kunne opprettholdes.


Norsk varemerkesøknad 201703254

Generaladvokatens anbefaling i C‑240/18 FACK JU GÖHTE

Europeisk praksis for registrering av støtende eller obskøne varemerker har tradisjonelt vært strengere enn amerikansk praksis. Fra EUIPO kan nevnes T-526/09 PAKI Logistics v. OHIM (nektelse av registrering av PAKI), T-232/10 Couture Tech v. OHIM (nektelse av registrering av et sovjetisk «våpenskjold»), T-417/10 Cortés del Valle López v. OHIM (nektelse av registrering ¡Que buenu ye! HIJOPUTA som del av et figurmerke for salg av sprit. «Hijoputa» kan grovt sett oversettes til «motherfucker» eller «son of a bitch») og T-54/13 Efag Trade Mark Company v. OHIM (nektelse av registrering av FICKEN LIQUORS)

Norsk praksis er tilsvarende restriktiv. Her kan nevnes ordmerket FUCK CANCER, som er nektet registrert. (Et figurmerke med samme tekst er for øvrig under behandling.)

Av merker som ikke utelukkende er obskøne, men som også har andre elementer som kan virke støtende, kan nevnes et figurmerke med teksten «Jævla homo», som var forsøkt registrert som i tilknytning til et program på NRK. Ellers kan nevnes et figurmerke med teksten «Helvete» hvor bokstaven T står opp ned og er formet som et kors med en korsfestet mannsfigur hengende opp ned. 

Helt konsekvent er praksis imidlertid ikke når det kommer til registrering av banneord. Her er blant annet et figurmerke med teksten «Fucking rockstar» tillatt registrert. Videre er to ordmerker med teksten FCUK tillatt registrert. Tidligere har man også tillatt registrering av tre ordmerker med teksten DE PUTA MADRE (grovt oversatt: «Mora di er ei hore»). Disse er nå opphørt.

I lys av dette er det kanskje ikke overraskende at EUIPO nektet produsentene av en tysk film med samme navn registrering av ordmerket FACK JU GÖHTE. Dette ble opprettholdt av Underretten i T-69/17.

Generaladvokaten legger til grunn at det er ganske klart at hensynet til ytringsfriheten slik dette har kommet til uttrykk i EUs charter for menneskerettigheter (artikkel 11) også får betydning i varemerkeretten (avsnitt 47 og 48). Ved vurderingen av om nektelse av registrering av varemerker som «contrary to public policy or to accepted principles of morality» er i strid med ytringsfriheten, legger Generaladvokaten til grunn at det må sondres mellom «public policy» («offentlig orden») og «morality» («moral»). «Offentlig orden» sikter til «et normativt syn på værdier og mål, som defineres af den relevante offentlige myndighed, og som skal efterstræbes» (avsnitt 76). «Moral» sikter derimot til «værdier og overbevisninger, som et givet samfund for øjeblikket efterlever, og som er opstillet og håndhæves efter den fremherskende sociale konsensus i dette samfund på et givet tidspunkt» (avsnitt 77). Om noe anses å være i strid med «offentlig orden» er dermed en objektiv vurdering av, mens hva som anses å være i strid med «moral» er en vurdering av subjektive verdier, jf. også EFTA-domstolens avgjørelse i Vigeland saken, E-5/16, avsnitt 86 (avsnitt 76).

En slik subjektiv vurdering innebar at man måtte påvise «den fremherskende opfattelse i den pågældende kundekreds godtgøre, hvorfor det mener, at et givet tegn vil krænke denne sædelighed.» Det forutsettes riktignok ikke at EUIPO skal foreta en grundig empirisk undersøkelse. Men det må foretas et «informeret skøn», som skal være forankret i en spesifikk sosial kontekst. Man kan i denne sammenhengen ikke se bort fra bevis som enten bekrefter eller avkrefter EUIPOs egne holdninger om hva som er i strid med «moral» (avsnitt 83).

I denne vurderingen hadde EUIPO og Underretten, ifølge Generaladvokaten, trådt feil. For det første var den relevante omsetningskretsen definert for bredt når denne ikke bare omfattet «den omhandlede films fans fra gymnasierne, men også mennesker, der måske aldrig har hørt om filmen, og som måske forståeligt nok ville blive overrasket over på deres ugentlige indkøbstur at finde et brød (klasse 30) eller tøjvaskeprodukter (klasse 3) med etiketten »Fack Ju Göhte« på hylderne» (avsnitt 86).

For det andre, når man anser den relevante omsetningskretsen primært som tysktalende, vil ikke medlemmene av denne kretsen oppfatte FACK JU GÖHTE støtende på samme måte som en engelsktalende vil kunne oppfatte merket.

For det tredje måtte det tas hensyn til hvordan myndighetene ellers forholdt seg til uttrykket som var søkt registrert. Her var filmen FACK JU GÖHTE ikke nektet vist under dette navnet. Selv om dette ikke var avgjørende, måtte det tas i betraktning at merket i så fall ikke var så støtende at det forhindret at filmen ble markedsført og vist under dette navnet etter tyske regler som regulerte dette.

Generaladvokaten anbefalte derfor at EU-domstolen opphevet EUIPOS nektelse av registrering av merket FACK JU GÖHTE.


Immaterialrettstrollets betraktaktninger

Det er neppe å ta munnen for full å si at man i USA har hatt en mer liberal tilnærming i ytringsfrihetsspørsmål enn hva tilfellet er i Europa. Tradisjonelt har man imidlertid nektet registrering av vulgære og obskøne varemerker også etter amerikansk rett. Fremtredende eksempler her er nektelsen av registrering av MADONNA for vin (In re Riverbank Canning Co., 95 F.2d 327 (C.C.P.A. 1938) og et figurmerke med teksten COCK SUCKER for kjærlighet på pinne formet som en hane («cock») (In re Fox, 702 F.3d 633 (Fed. Cir. 2012)).

Dommen i Matal v. Tam markerte en retningsendring i så måte. Selv om avgjørelsen etterlater flere uløste spørsmål, gir den likevel uttrykk for et ganske klart standpunkt når det kommer til retten til også å registrere støtende varemerker. Flertallets standpunkt i Iancu v. Brunetti er derfor ikke overraskende. Det er snarere mindretallet som tilsynelatende har kommet på bedre (?) tanker, og ønsker å anlegge en mer nyansert tilnærming. 

Det er lett å ha sympati for tanken om at registrering av et støtende varemerke i et offentlig register innebærer at det offentlige gir merket en form for «godkjentstempel», slik justitiarius Roberts gir uttrykk for (justitiarius Roberts votum s. 2). Det er også riktig at nektelse av registrering av et varemerke ikke innebærer et forbud mot å bruke betegnelsen som varemerke bare en nektelse av innføring i et offentlig register, og at det derfor ikke foreligger noen krenkelse av ytringsfriheten (ibid). Det er imidlertid visse problemer med å skulle avgjøre hva som anses som obskøne varemerker på objektivt grunnlag. Selv om bare et mindretall på fire dommere eksplisitt gir uttrykk for det, er det nok likevel et flertall for å godta lovfesting av et mer innskrenket, mer konkret formulert forbud mot obskøne og vulgære varemerker.

Europeisk praksis har som nevnt vært strengere. Dette endres ikke om EU-domstolen skulle legge Generaladvokatens anbefaling til grunn. I motsetning til i amerikansk rett, hvor bestemmelser som utelukker registrering basert på en subjektiv vurdering i utgangspunktet anses å være i strid med grunnloven, vil en slik subjektiv vurdering være en helt legitim nektelsesgrunn etter europeisk rett. 

Problemet med slike subjektive vurderinger basert på vage bestemmelser er imidlertid at saksbehandleren eller dommeren lett blir en smaksdommer, som legger til grunn sin egen oppfatning av hva som strider mot «offentlig orden» eller «moral». Ved å sondre mellom  «offentlig orden», som  er gjenstand for en objektiv vurdering, og «moral», som  er gjenstand for en mer subjektiv vurdering, men hvor denne likevel må begrunnes empirisk, sikrer man imidlertid i det minste at vurderingen til en viss grad er forankret i et faktisk grunnlag, enten i form av offentlig myndighetsbruk eller i form av faktiske oppfatninger hos den relevante gjennomsnittsforbrukeren.

Det finnes riktignok enkeltavgjørelser som anvender en mer nyansert tilnærming (Generaladvokaten nevner appellkammeravgjørelsen i R 519/2015‑4, hvor et band ble tillatt å registrere bandnavnet JEWISH MONKEYS.) Men dette er så vidt bekjent første gang dette gjøres til gjenstand for en mer prinsipiell drøftelse. Etter min oppfatning er dette en god tilnærming, som også EU-domstolen bør legge til grunn.

08 juli 2019

Borgarting lagmannsrett: Tildekking av varemerker på mobilskjermer er varemerkebruk

Rett før fellesferien avsa Borgarting lagmannsrett dom i den såkalte «iPhone»-saken om varemerkebruk (LB-2018-62352). Saken gjaldt krav fra Apple Inc. om destruksjon av importerte iPhone 6/6S-mobiltelefonskjermer som den uautoriserte iPhone-reparatøren PCKompaniet (drevet av saksøkte Henrik Huseby) hadde importert fra Kina. Samtlige deksler var merket med Apples «eplelogo» på innsiden av dekslene, men logoene var tusjet over da tollen beslagla dekslene ved innførsel til Norge. Tildekkingen kunne fjernes med sprit. I motsetning til Oslo tingrett (avgjørelse omtalt av IP-trollet her) konkluderte Borgarting lagmannsrett med at innførselen av disse varene utgjorde varemerkebruk etter varemerkeloven (vml.) § 4, og følgelig varemerkeinngrep. Det ble ikke ansett avgjørende at logoene var tildekket.

Apples norske varemerkeregistrering 217659
("eplelogoen") bl.a. for mobiletelefoner (klasse 9)
Som mange IP-troll der ute vil ha fått med seg var hva som skal anses som varemerkerettslig relevant bruk en av fjorårets mest aktuelle problemstillinger på immaterialrettsområde med flere norske avgjørelser, samt EU-domstolens avgjørelse i den såkalte Mitsubishi-saken (omtalt av IP-trollet her).

Forholdet i iPhone-saken var at Henrik Huseby importerte mobiltelefonskjermkomponenter til iPhone (i dette tilfellet iPhone 6 og 6S) fra Kina. Skjermkomponentene var merket med Apples eplelogo (norsk varemerkereg.nr. 217659, heretter «eplelogoen»). Ved innførselen var imidlertid logoen dekket til med sprittusj (som det var mulig å fjerne). Tolletaten beslagla i 2017 63 slike skjermkomponenter og sendte melding til Apple som krevde destruksjon av skjermene som følge av varemerkeinngrep. Huseby motsatte seg destruksjonen og hevdet at skjermkomponentene ikke gjorde inngrep i eplelogoen fordi det ikke forelå varemerkerettslig relevant bruk ettersom logoen var tildekket. Det hersket uenighet om opphavet til dekslene. Apple hevdet på sin side at det dreide seg om piratkopierte deksler. Huseby hadde ifølge avgjørelsene kommet med til dels ulike forklaringer på opphavet, men hevdet for lagmannsretten at det var snakk om skjermer som var «refurbished», det vil si sammensatt av deler som både kan være nye og brukte, samt originale og uoriginale.

Oslo tingrett konkluderte i februar 2018 med at de tildekkede eplelogoene ikke utgjorde varemerkerettslig relevant bruk etter vml. § 4. Etter tingrettens vurdering forelå det ikke fare for skade på noen av varemerkets funksjoner. Ved vurderingen la retten avgjørende vekt på at logoene ikke var synlig for sluttbrukeren av telefonen, og at Huseby hadde legitime interesser knyttet til de importerte varenes kvalitet og fremgangsmåte ved importen/klargjøringen av skjermene forøvrig.

Lagmannsrettens avgjørelse
I ankesaken var hovedproblemstillingen for Borgarting lagmannsrett altså om det forelå varemerkerettslig relevant «bruk» av eplelogoen på mobilskjermkomponentene etter varemerkeloven § 4 selv om logoen var tildekket. Sentralt for lagmannsretten i denne sammenheng var om Apple måtte anses for å ha samtykket til/autorisert påføringen av logoene.

For lagmannsretten hadde Apple tilsynelatende presisert sin argumentasjon vedrørende omsetningskretsen, og argumenterte for at mobilskjermkomponenter måtte være mobiltelefonreparatører, butikker eller importører av mobiltelefoner. Etter Apples oppfatning var det således ikke relevant om eplelogoen var synlig for sluttbruker av mobiltelefonen, og for så vidt heller ikke overfor den anførte omsetningskretsen ettersom disse umiddelbart må kunne identifisere om komponenten er original eller ikke.

I avgjørelsen tar lagmannsretten utgangspunkt i at varemerkeloven § 4 (herunder bruks- og inngrepsvurderingen) er objektiv, og at saken gjelder et såkalt «dobbel identitets»-tilfelle etter vml. § 4 (1) bokstav a). De påførte tegnene var identiske med Apples eplelogo og de aktuelle varene denne brukes for. Under henvisning til HR-2017-2356 (Lilla) slår lagmannsretten fast at den relevante omsetningskretsen vil være næringsdrivende som for eksempel butikker, importører, forhandlere eller autoriserte reparatører. Etter lagmannsrettens oppfatning vil det derfor være uten betydning om eplelogoen ikke er synlig for sluttbruker, slik Huseby hadde anført og tingretten tilsynelatende anså avgjørende. Dersom påføringen av eplelogoen ikke var gjort med Apples samtykke ville det derfor foreligge varemerkebruk.

Lagmannsretten viser også til at det å stoppe vareforfalskninger ligger i kjernen av de tilfellene vml. § 4 tar sikte på å ramme.

Lagmannsretten går deretter over til en bevisvurdering av hvorvidt mobilskjermkomponentene kan sies å stamme fra Apple (og at varemerkebruken derav kan anses autorisert), eller om de er kopier. Apple hadde blant annet fremlagt en utvidet rapport for lagmannsretten, som konkluderte med at komponentene var forfalskninger. På bakgrunn av denne samt vitneavhør av forfatteren bak rapporten konkluderte lagmannsretten med at det var sannsynlig at mobilskjermkomponentene var kopier.

Etter lagmannsrettens oppfatning forelå det derfor uautorisert «bruk» av eplelogoen etter varemerkeloven § 4.

Lagmannsretten stopper imidlertid ikke der. Under henvisning til Husebys anførsler om at logoen var tildekket, herunder et eksempel fra Clas Ohlsons praksis med tildekning av varemerker på Canon-blekkpatroner, retter lagmannsretten noen bemerkninger til en eventuell innskrenkende tolkning av vml. § 4. Som kjent har EU-domstolen tolket bruksvilkåret innskrenkende slik at må oppstilles et vilkår om at den aktuelle bruken innebærer en fare for skade på minst en av varemerkets funksjoner (typisk opprinnelsesgarantifunksjonen) for at det skal anses somvaremerkebruk. Lagmannsretten viser her til Rt.1975 s. 951 (Fiskå Mølle) som gjaldt et lignende tilfelle der bruk av melsekker med originale varemerker fra en annen leverandør som var tildekket med saksøktes varemerker ble ansett som varemerkebruk. Det ble også vist til tilsvarende uttalelser fra Høyesterett i HR-2018-110-A (Ensilox) (avsnitt 68).

Retten uttaler deretter at det uansett ikke er rom for noen innskrenkende fortolkning i vår sak ettersom tildekningen av eplelogoen kunne fjernes. Under henvisning til Høyesteretts uttalelser i Ensilox-saken (avsnitt i 69 og 70) forelå det etter lagmannsrettens oppfatning en klar fare for skade på opprinnelsesgarantifunksjonen. I denne forbindelse viser også lagmannsretten til EU-domstolens avgjørelse i Mitsubishi, og uttaler at til tross for at denne ikke har direkte overføringsverdi til denne saken (ettersom Mitsubishi gjaldt originale varemerker og produkter) så er den illustrerende for beskyttelsesrekkevidden for varemerkeinnehaver.

Som følge av at mobilskjermkomponentene ble ansett å gjøre inngrep i Apples eplelogo ble Huseby dømt til å destruere samtlige mobilskjermkomponenter, og betale for Tolletatens lager- og destruksjonskostnader, lisensavgift for bruk av eplelogoen etter vml. § 58 samt deler av Apples sakskostnader.

Mobilskjermkomponent nede til venstre (bildet
ikke tatt i anledning saken). 
Wikimedia (CC BY-SA 4.0)
Immaterialrettstrollets betraktninger
Etter dette immaterialrettstrollets oppfatning innebærer lagmannsrettens avgjørelse i denne saken en viktig korrigering av en kurs som etter tingrettens avgjørelse syntes fullstendig på avveie ved vurderingen av varemerkebruk etter vml. § 4.

Tingrettens vurdering ville i realiteten langt på vei uthulet varemerkeinnehaveres mulighet til å motsette seg import av piratkopierte varer etter varemerkeloven § 4. Som utgangspunkt er denne bestemmelsen objektiv, og som lagmannsretten korrekt påpeker ligger vareforfalskninger i kjernen av de tilfeller bestemmelsen tar sikte på å ramme (og i særdeleshet tilfeller av dobbel identitet etter bestemmelsens (1) bokstav a)). Dersom det ikke kan sannsynliggjøres at varemerkeinnehaver har gitt samtykke til bruken (eksempelvis ved tilfeller av lovlig parallellimport), så kan en ikke anlegge en subjektiv tilnærming ved slike spørsmål under henvisning til blant annet den påståtte inngripers «legitime interesser» og domstolens forpliktelse til å ikke innfortolke «ytterligere konkurransehindringer», slik tingretten gjorde i denne saken.

Selv om lagmannsretten viser til Høyesteretts uttalelser i Ensilox-saken (avsagt rett før tingrettens dom) som støtte for sin konklusjon, mener undertegnede likevel at Høyesterett i den nevnte avgjørelsen i det minste har bidratt til den uriktige forståelsen av bruksvilkåret som tingretten har til grunn. I Ensilox-avgjørelsen oppstilte Høyesterett et strengt utgangspunkt for hva som skal anses som varemerkebruk (se bl.a. avsnitt 36, 41 og 68 i dommen, og redegjørelsen for den nærmere fare for skade-vurderingen i pkt. 56 - 65). Etter undertegnedes oppfatning harmonerer dette, samt subsumsjonen av kanne- og containersalget (avsnitt 70-77) dårlig med den etterfølgende konklusjonen i dommens avsnitt 78 om at feilbruk på faktura ved tankbilsalget ikke utgjør varemerkebruk etter bestemmelsen, også på bakgrunn av retningslinjene for en innskrenkende tolkning fra EU-domstolen. Ved tankbilsalg hadde saksøkte ved en feil brukt varemerke til den tidligere leverandøren (saksøker) i stedet for den nye leverandøren. Etter undertegnedes oppfatning innebærer dette en klar fare for skade på flere av varemerkets funksjoner, særlig i etterkant av kjøpssituasjonen som fakturaen gjelder.

Det gis heller ingen nærmere redegjørelse i Ensilox-avgjørelsen for hvorfor kanne- og containersalget ikke skal anses som varemerkebruk, og det kan virke som at Høyesterett har hatt en annen situasjon for øye (videresalg) enn den aktuelle kjøpssituasjonen hvor mottakeren av fakturaen tilhører den relevante omsetningskretsen. Etter undertegnedes syn burde Høyesterett i det minste gitt klarere retningslinjer for bruk av mer subjektive momenter ved vurderingen av vml. § 4 (når de tilsynelatende implisitt gjør bruk av slike «særegne forhold» selv), nettopp for å forebygge avgjørelser som fra Oslo tingrett i iPhone-saken.

Dersom iPhone-saken skulle bli anket vil det etter undertegnedes oppfatning derfor ikke være helt uten interesse om Høyesterett presiserte det nærmere innholdet av den nedre terskelen for fare for skade-vurderingen ved en eventuell innskrenkende tolkning av vml. § 4, særlig i lys av Mitsubishi-avgjørelsen.

Selv om dette IP-trollet er enig i resultatet lagmannsretten kommer til og rettens forståelse av vml. §4, er det imidlertid noen skjær i sjøen (for å bruke en passende metafor i disse ferietider). For det første kan ikke undertegnede se at det er nødvendig å vurdere hvorvidt skjermene faktisk er Apples eller om de er kopivarer som sådan (se bl.a. siste to avsnitt på side 6). Som følge av EØS-avtalen har Norge innført regelen om EØS-regional konsumpsjon. Det fremgår ikke klart av domspremissene hvor i verden de aktuelle skjermkomponentene eventuelt stammer fra, selv om det er opplyst at Huseby selv også sender ødelagte skjermer til Kina for reparasjon. Med mindre det kan påvises (av Huseby) at de aktuelle skjermkomponentene har vært satt på markedet innenfor EØS spiller det liten rolle om Apple har samtykket til salg av disse utenfor dette området (f.eks. Kina) tidligere. Det relevante spørsmålet ved vurderingen av om skjermkomponentene er laget av Apple blir derfor om det kan sannsynliggjøres at de er plassert på EØS-markedet av Apple, ikke hvorvidt Apple overhodet kan sies å ha laget disse slik lagmannsretten tilsynelatende vurderer. I forlengelsen av dette kan det også bli spørsmål om hva som skal til (hvor stor andel av/hvilke deler av mobilskjermkomponentene som tidligere har vært satt på markedet i EØS) for at det skal være tale om reell konsumpsjon av komponentene.

Videre er det innførselen av skjermene som i denne saken utgjør varemerkebruk etter vml. § 4. Selve påføringen av eplelogoen skjer i Kina og er således ikke varemerkebruk her i landet. Også på bakgrunn av poenget med EØS-regional konsumpsjon ovenfor blir det etter dette IP-trollets oppfatning derfor noe upresist når lagmannsretten på side 7 uttaler at «Eplelogoene på disse skjermene i denne saken er identiske med Apples logoer og påført samme sted på skjermene som Apples logoer. Lagmannsretten legger etter dette til grunn at dersom eplelogoene ikke er påført av Apple, men at det dreier seg om piratkopier, foreligger det brudd på varemerkeloven § 4.» (min uthevning).

Endelig gjaldt forholdet i iPhone-saken som nevnt vurdering av varemerkeinngrep mellom to merker med dobbel identitet etter vml. § 4 (1) bokstav a). Ved denne vurderingen er det ikke noe vilkår om forveksling mellom merkene (forveksling kan i slike tilfeller sies å presumeres), noe lagmannsretten selv er inne på når de referer utdraget fra forarbeidene til bestemmelsen i Ot.prp.nr.98 (2008–2009) punkt 14.1.1. I slike tilfeller gjøres det kun unntak for de situasjoner hvor det ikke foreligger varemerkebruk. Det blir derfor i beste fall upresist når lagmannsretten både ved bevisvurderingen av opphavet til kopiskjermkomponentene og bemerkningene til fare for skade-vurderingen begrunner konklusjonene sine med at merkene «i høy grad [er] egnet til forveksling» (side 9, mine understrekninger), og at det vil «foreligge forvekslingsfare» (side 10, min understrekning) mellom eplelogoen påført på Apples mobiltelefoner og kopiskjermkomponentene, dersom sistnevnte tillattes markedsført.

26 juni 2019

Gjennomføring av portabilitetsforordningen i norsk rett 1. august

Kilde: synge.no
Mens de fleste IP-troll der ut gjør seg klare for en etterlengtet sommerferie kommer en gladnyhet fra Kulturdepartementet. Den 1. august trer endringer i åndsverkloven i kraft som implementerer EUs såkalte portabilitetsforordningen (pressemelding fra Kulturdepartementet tilgjengelig her). 

Som omtalt av IP-trollet tidligere vil forordningen gjøre det mulig også for norske abonnenter å benytte strømmetjenester som Netflix og HBO sømløst når de er på kortere opphold innenfor EØS-området. Forordningen har allerede vært i kraft i EU et drøyt års tid.

Forordningen innebærer ikke fri flyt av nettbaserte innholds­tjenester EØS-området, da den er begrenset til abonnement som er tegnet i abonnentens hjemstat. Dette innebærer at man ikke kan tegne et abonnement i en annen EØS-stat (for eksempel fordi dette er billigere eller gir tilgang til bedre innhold) og kreve å få tilgang til dette i sitt hjemland. Plikten til å tilby slik tilgang gjelder dessuten bare for kortere opphold (når man er "temporarily present") utenfor hjemlandet. Plikten til å tilby slik portabilitet gjelder bare for betalingstjenester. Gratistjenester, som YouTube, kan imidlertid velge å tilby slik portabilitet, og de omfattes da av reglene i forordningen.


Forordningen gjennomføres ved inkorporasjon gjennom en henvisningsbestemmelse i åndsverkloven.

14 juni 2019

Oslo tingrett: Fjällrävens ordmerke G 1000 slettes grunnet manglende "reell" bruk

Fredag 7. juli ga Oslo tingrett KFIR medhold i at Fjällrävens ordmerke G 1000 måtte slettes i medhold av varemerkeloven § 37. Etter denne bestemmelsen skal et varemerke slettes dersom «reell bruk av merket ... har vært avbrutt i fem år i sammenheng», jf. bestemmelsens første ledd første punktum. Merket var registrert for blant annet klasse 25-varer (klær, fottøy og hodeplagg). Kravet om sletting ble fremsatt av et selskap som ville ha merket fjernet for å kunne registrere det forvekselbare merke G10 for de samme varer. Regelen om sletting av merker som ikke har vært i bruk i løpet av en femårs periode, bygger på ønsket om å redusere rene defensive registreringer, og forhindre at merker som ikke blir brukt nyter varemerkerettslig vern.

Det artige med denne saken er imidlertid at merket har vært brukt, og påtrykket både jakker, bukser og hodeplagg. Så vel Klagenemnda som Oslo tingrett la følgelig til grunn at merket rent faktisk har vært i bruk i den aktuelle perioden. Spørsmålet var om bruken allikevel kunne anses som «reell» i varemerkeloven § 37s forstand.


Eksempler på bruk
Hentet fra fjellrevenshop.no

Klagenemndas vurdering

Etter en gjennomgang av relevant praksis fra EU-domstolen kom klagenemnda til at det avgjørende for om merket reelt var brukt, var om «bruken har vært i overensstemmelse med varemerkets grunnleggende funksjon, opprinnelsesgarantifunksjonen. Videre må det ha blitt brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de produkter eller tjenester det er snakk om, og ikke bare for å reservere rettighetene til et  varemerke.» Merket G 1000 måtte altså ha blitt brukt på en slik måte at det var egnet til å angi de aktuelle varenes kommersielle opprinnelse. Hensikten med bruken må ha vært å skape eller fastholde en markedsandel for varene klær, sko og hodeplagg.

Et av Fjällrävens varemerker.
Bildet er fra Patentstyrets database
KFIR viste til at merket G 1000 er påtrykket varene, men at det er ordmerket FJÄLLRÄVEN og den stiliserte figuren av en rev, som angir den kommersielle opprinnelse til varene.KFIR bemerker at flere merker på samme produkt kan angi kommersiell opprinnelse, men så var ikke tilfelle her. KFIR skrev følgende:
«Det fremgår tydelig av markedsføringsmaterialet at G 1000 ikke benyttes i markedsføringen som et varemerke som skal garantere for opprinnelsen til klær, sko eller hodeplagg (sluttproduktet), men som en indikasjon på hvilket stoff (delproduktet) varene er tilvirket av.»
Klagenemnda kom følgelig til at merket ikke er brukt for å angi opprinnelsen til varene i klasse 25. Merket G 1000 var bare brukt for å angi en delkomponent av det ferdige sluttproduktet. Merket informerte altså forbrukeren om at varene er tilvirket av en bestemt type stoff. KFIRs forståelse av at merket ble brukt som en indikasjon på hvilket stoff varene ble laget av, ble underbygget av informasjon fra Fjällrävens hjemmeside der det fremgår at G 1000 er selskapets «hjørnesteinsmateriale».

Begge parter hadde vist til EU-rettens sak T-660/11 TEFLON. I denne saken ble det, blant annet, gjort gjeldende at merket TEFLON var tatt i reell bruk som følge av at merket bare var påført tredjemanns ferdigvarer. I dette ligger det at innehaveren av merket TEFLON lisensierte ut merket til andre aktører, som igjen trykket merket på sine ferdige produkter samme med egne merker. Et eksempel til støtte for tanken kan være der Fiskars skriver TEFLON på sine stekepanner.

Etter en konkret vurdering kom retten til at «forbrugeren let kan adskille den handelsmæssige oprindelse for på den ene side det slip-let materiale, som er omfattet af varemærket TEFLON, og på den anden side den færdigvare, som er omfattet af fabrikantens varemærke.»  Merket var følgelig ikke brukt på en slik måte at det anga kommersiell opprinnelse til det ferdige produkt, men bare for «slip-let»-materialet på stekepannens stekeflate.

Klagenemnda fant at den overnevnte problemstillingen i T-660/11 TEFLON ikke var overførbar til nærværende sak, og viste til at det i alle tilfeller måtte foretas en konkret vurdering av faktum der bruken må vurderes opp mot den rådende markedssituasjonen.

Tingrettens vurdering

Etter rutinemessig å ha slått fast at KFIRs vedtak er et lovbundet forvaltningsvedtak som retten kan prøve fullt ut, og at det ikke er grunn til å vise tilbakeholdenhet ved overprøving av KFIRs vedtak, slo tingretten fast at de var enige med KFIR i at det avgjørende måtte være om merket var brukt til å angi kommersiell opprinnelse.

Tingretten viste videre til at Fjällräven hadde brukt merket på en slik måte i markedsføringen at det primært anga stoffkvaliteten på varene. Etter rettens skjønn sa merket G 1000 noe om egenskapene og kvaliteten til tekstilen, og dermed også indirekte noe om egenskapene og kvaliteten ved sluttproduktet. Det at merket primært angir en bestemt kvalitet, var heller ikke etter rettens syn til hinder for at G 1000 også kunne angi kommersiell opprinnelse.

Eksempel på bruk av merket på
støvel fra Hanwags.
Bildet er fra Hanwagshop.no
I motsetning til Patentstyret og KFIR fikk tingretten presentert dokumentasjon som viste at en annen tilbyder, Hanwags, hadde merket G 1000 trykket på sine sko. Dette i tillegg til egne varemerker. Retten viste til at det i Hanwags markedsføring fremgår at de har brukt «Fjellreven´s G-1000 stoff». Om dette skriver retten at når G 1000-merket brukes på skotøy som ikke kommer fra Fjällräven, innebærer det etter rettens vurdering at merket ikke samtidig kan garantere overfor forbrukeren at alle klær, fottøy og hodeplagg i klasse 25 som er merket med G 1000 kommer fra Fjällräven. Videre mente tingretten at det ikke var noe som garanterte for forbrukeren at det ikke kunne komme en jakke i G 1000-materiale fra Bergans neste år. Retten følger derved EU-domstolens vurdering i T-660/11 TEFLON.

Dette trollets vurdering

Etter en gjennomgang av relevant rettspraksis er det ikke tvilsomt at merket må ha blitt brukt i samsvar med opprinnelsesgarantifunksjonen for at bruken skal være «reell» i relasjon til varemerkeloven § 37, jf. blant annet C-689/15 (Gözze) avsnitt 37.

Tingretten kommer først til at merket «ganske klart» er blitt brukt «for å skape eller bevare en markedsandel for de aktuelle varene som merket er påført». Dernest skriver retten avslutningsvis at merket primært blir brukt for å angi kvaliteten på varene, «men likevel er det snakk om en bruk som er kommersielt begrunnet i et ønske om å skape eller beholde omsetning av klærne». 

Sammenholdes det tingretten skriver her med forarbeidene til varemerkeloven § 37 kan det se ut til at Fjällrävens bruk har vært reell i lovens forstand. Av forarbeidene fremgår nemlig følgende:

«For at bruken skal ha vært reell, må varemerket ha blitt brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de produkter eller tjenester det er snakk om, i motsetning til bare for å reservere rettighetene til varemerket.» (Ot. prp. nr. 98 (2008- 2009) side 68) 
Det kan se ut til at tingretten går noe langt i å anerkjenne at Fjällräven har brukt merket i samsvar med opprinnelsesgarantifunksjonen. Det kan spørres hvem tingretten mente bruken av merket skapte eller bevarte markedsandeler for, om det ikke var for innehaveren, Fjällräven. Når bruken først karakteriseres slik, synes dommen noe streng. Til dette kommer at retten mente mye talte for at avveiningen mellom interessene til Fjällräven som vil beholde registreringen, holdt opp i mot interessen til de som ønsker merket slettet, burde falle ut i Fjällrävens favør. I tillegg kommer retten også til at heller ikke formålet bak varemerkeloven § 37 taler for sletting i nærværende sak. Bedre ville det nok vært å holde fast i kursen staket ut av KFIR og heller rolig konkludert med at merket ble brukt for å angi en delkomponent i varen, og at det følgelig ikke anga kommersiell opprinnelse for sluttproduktet. Dette samsvarer også fint med at merket stadig er registrert for «tekstiler og tekstilvarer» i klasse 24.

Det ble ikke dokumentert for KFIR at også andre tilbydere har merket G 1000 på sine varer. Saken, slik den stod for tingretten, minner således mer om den overnevnte saken om varemerket TEFLON, enn da den stod for KFIR. Etter dette trollets syn er det imidlertid en vesensforskjell mellom nærværende sak og TEFLON-avgjørelsen all den tid varemerket TEFLON utelukkende var brukt av andre aktører for de aktuelle varene, og lisensiert ut i et stort omfang. Videre er det nok også en forskjell i hvor godt omsetningskretsen kjenner til henholdsvis TEFLON og G 1000, og hva merkene kommuniserer til omsetningskretsen. Det at merkehaver i liten grad har tillatt andre aktører å bruke merket på sine produkter, bør etter dette trollets syn ikke generelt utelukke at merket oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse når det brukes på innehaverens egne varer. Det er riktig at bruk av merket til å reklamere eller markedsføre en egenskap, ikke er reel bruk etter varemerkeloven § 37. Det at merket er brukt for å markedsføre en viss egenskap i én sammenheng, utelukker imidlertid ikke at merket i en annen situasjon oppfattes av omsetningskretsen som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
Turbukse som kan omgjøres til en frekk shorts. 
G 1000 merket er like over buksens venstre lomme.

Det kan også spørres om ikke Patentstyret så vel som KFIR og tingretten har for mye tiltro til omsetningskretsen. Det er nok slik, som samtlige instanser legger til grunn, at forbrukeren er vant til at klesvarer bærer merker om angir typen eller egenskapen ved stoffet som varen er tilvirket av. At omsetningskretsen rent faktisk oppfatter merkene slik forutsetter imidlertid at forbrukeren forstår at merket nettopp informerer om dette. Undertegnede skal ærlig innrømme at det ikke ble reflekterte nevneverdig over G 1000 merket på en nylig innkjøpt bukse. Om noe ble det nok lagt til grunn at det var tale om en produksjonsserie eller et modellnavn, snarere enn at det var tale om en stofftype. En enslig svale gjør imidlertid ingen sommer.

Vi gjør oppmerksom på at ett av Immaterialrettstrollets øvrige hoder, Yngve Øyehaug Opsvik, er senioradvokat i firmaet som representerte Fjällräven, Advokatfirmaet Gjessing Reimers AS. Han har ikke medvirket til dette innlegget.