24 november 2017

Ny utgave av Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR)


Årets fjerde nummer av Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (4/2017) er nå tilgjengelig (krever abonnement). Nummeret inneholder artikkelen "Fra norsk rettspraksis" av Anja Stensrud Elverum, hvor det redegjøres for Borgarting lagmannsretts dom av 19. desember 2016 (LB-2015-170539 og LB-2015-204605) mellom Pharmaq AS og Intervet International B.V.

I tillegg inneholder nummeret artikler om "Den territoriella begränsningen och domsrätt för immaterialrättsliga intrång" av Mattias Rättzén; "Opphavsrettslig beskyttet materiale til bruk i undervisningen" av Andreas Galtung og Anne Oline Haugen; "Ophavsretten i det digitale indre marked" av Peter Schønning og Lars M. Banke; "Om kompensationsordninger for privat kopiering af digitalt tekstmateriale" av Anders Kristian Rasch og Martin Kyst; "Kollager i ophavsretten: Ufr. 2009.875Ø. En fejlslagen dom" av Mads Marstrand-Jørgensen og "Ur svensk rettspräxis" av Per Jonas Nordell, som redegjør for Högsta domstolens avgjørelse av 13. november 2015 (NJA 2015 s.798).

22 november 2017

Bergen immaterialrettsforum - nytt møtested for immaterialrettere i Bergen og omegn

Vi som jobber med immaterialrett og markedsføringsrett i Bergen har lenge manglet et forum for faglig debatt. Dette har vi bestemt oss for å gjøre noe med gjennom etableringen av «Bergen immaterialrettsforum». Tanken er at dette skal fungere som et møtested for oss som arbeider med immaterialrett i Bergen og omegn, hvor vi med jevne mellomrom vil gi faglig påfyll gjennom foredrag og lignende arrangementer.

Vi sparker det hele i gang den 6.12.17 med foredrag av Bjørn Løtveit fra Universitetet i Tromsø, som skal snakke om sitt doktorgradsprosjekt «Pantsettelse av immaterialrettigheter». Foredraget finner sted kl. 14.15 i Seminarrom 2 i jusbygget på Dragefjellet (Jus-I). 

Det er sendt mail til flere mulige interessenter, men det er sikkert flere av dere der ute. Så hvis du ønsker å stå på liste for å få melding om fremtidige arrangementer, send e-post til torger.kielland@uib.no.

21 november 2017

Oslo tingrett: Varemerket LOTTO ikke ugyldig eller degenerert

Oslo tingrett avsa 2. november 2017 dom og kjennelse i sak(er) mellom spillselskapene Norsk Tipping AS og Play Cherry Ltd angående Norsk Tippings varemerke LOTTO (sak nr. 17-081294TVI-OTIR/04 og 17-055574TVI-OTIR/04). Retten frifant Norsk Tipping for Play Cherrys krav om at varemerket LOTTO måtte kjennes ugyldig, samt krav om sletting som følge av degenerering. Norsk Tipping fikk også medhold i at varemerket LOTTO har kodakvern.

Retten gav imidlertid Norsk Tipping kun delvis medhold i inngrepssaken ved at den forbød Play Cherry å benytte betegnelsene ”lotto” og ”Lotto 6/49”, men ikke betegnelsen ”Dinolotto”, i forbindelse med markedsføringen av spilltjenester på selskapets norskspråklige nettsider. Norsk Tipping fikk heller ikke medhold i sitt krav om fastsettelsesdom for videre krenkelser, ved siden av forbudsdom for utnyttelse av de nevnte betegnelsene. Saken bød på betydelig tvil for retten, og partene måtte derfor bære sine egne saksomkostninger.

Velkent her i riket, ikke bare i Verdal'n. Kilde: NRK
Dette immaterialrettstrollet vil påstå at en skal ha bodd rimelig langt og lenge til fjells her til lands for å ikke ha et forhold til betegnelsen ”lotto” i en eller annen betydning. Siden 1986 har betegnelsen blitt brukt av Norsk Tipping som navn på deres lotterispill. I 2004 ble også betegnelsen registrert som Norsk Tippings ordmerke i klasse 41, blant annet for lotterier, pengespillvirksomhet og spilltjenester tilbudt online.

Selskapet Play Cherry tilbyr pengespill på internett. Selskapet har lisens på Malta og selger tjenester i flere europeiske land. Siden 2011 har Play Cherry drevet norskspråklige spilltjenester på nettstedet eurolotto.com, og siden 2015 også på nettstedet norgesspill.com. På disse to nettsidene finnes blant annet spillene ”LOTTO 6/49” og ”Dinolotto”. Betegnelsene DINOLOTTO (ordmerke) og EUROLOTTO.COM (retten sikter antakelig til et kombinert merke registrert på et selskap tilknyttet selskap Play Cherry) er dessuten registrert som EU-varemerker. Disse har som kjent ikke virkning i Norge.

Som immaterialrettstrollet tidligere har meldt, begjærte Norsk Tipping opprinnelig midlertidig forføyning for Hedmarken tingrett i mars i år for stans av Play Cherrys bruk av betegnelsen ”lotto” i sine spilltilbud. I mai, før forføyningen var behandlet, tok Play Cherry ut stevning for Oslo tingrett hvor gyldigheten av varemerket LOTTO ble bestredet. Norsk Tipping besvarte stevningen med et motkrav om at Play Cherrys bruk av betegnelsen ”lotto” (herunder også i de aktuelle spillnavnene) i sin markedsføring måtte anses som en krenkelse av varemerket, og sakene ble deretter forent til felles behandling for Oslo tingrett.

Oslo tingretts avgjørelse
Før retten tok stilling til hovedspørsmålene i saken sa den seg uenig i Play Cherrys påstand om at en eventuell nektelse av bruk av selskapets EU-varemerker i Norge ville stride mot EØS-avtalens artikkel 36 om fri flyt av tjenester. Retten viste til at EØS-varemerkeretten selv åpnet for ulike løsninger med nasjonale varemerkesystemer i EØS-statene, og at dette da ikke kunne utgjøre brudd på EØS-rettens grunnprinsipper.

Gyldighets- og slettelsesvurderingen
Retten vurderte først om varemerket LOTTO var ugyldig på søknadstidspunktet i 2004 som følge av manglende særpreg jf. varemerkeloven (vml.) § 35, nærmere bestemt om betegnelsen ”Lotto” måtte anses beskrivende jf. vml. § 14 (2) bokstav a) og b) jf. § 2. Retten tok utgangspunkt i at ordet ”lotto” opprinnelig var brukt som et «alminnelig begrep” blant Ola og Kari Nordmann for en type lotterispill (dommens s. 10). Retten bemerket interessant nok at dette ikke lenger var tilfellet i 1986 da Norsk Tipping introduserte sitt spill ”Lotto”. Bruken av betegnelsen på søknadstidspunktet var, etter rettens syn, først og fremst i kombinasjon med andre ord som nærmere beskrev hva slags type spill det var snakk om.

Spørsmålet for retten ble dermed om betegnelsen (for gjennomsnittsforbrukeren) hadde ”fått en annen betydning enn som generisk betegnelse” fra Norsk Tipping tok den i bruk, til den ble registrert som varemerke i 2004.

Etter rettens syn forelå det svært lite informasjon om gjennomsnittsforbrukeren, noe som også var grunnen til at dommen ble avsagt under sterk tvil. Etter en inngående drøftelse av partenes fremlagte dokumentasjon, la retten (i motsetning til Lagmannsrettens avgjørelse i POTETGULL-saken) avgjørende betydning på den langvarige og intensive markedsføringsinnsatsen (innarbeidelsen) Norsk Tipping hadde gjort av sitt spill ”Lotto” i den aktuelle perioden.

I mangel på andre holdepunkter så retten også hen til egne oppfatninger ved bevisvurderingen, og uttalte i den forbindelse at ordet ”lotto”, i motsetning til for eksempel ”potetgull” fra Maarud, hadde opparbeidet en sekundær betydning hos gjennomsnittsforbrukeren som en betegnelse for en bestemt ytelse fra Norsk Tipping.

Retten konkluderte etter dette med at ordmerket LOTTO var gyldig på registreringstidspunktet.

Ved vurderingen av om varemerket måtte slettes som følge av etterfølgende degenerering jf. vml. § 36 bokstav b) uttalte retten at utfallet av særpregsvurderingen ble den samme som for gyldighetsspørsmålet, selv om Norsk Tipping i de senere år hadde fått større konkurranse i spillmarkedet. Varemerket var derfor ikke degenerert.

Norsk Tipping hadde også anført at varemerket LOTTO har såkalt ”kodakvern” etter vml. § 4 (2) (”velkjent her i riket”), noe retten var enig i ( likhet med KFIR i flere avgjørelser, se referanser nedenfor under ”Krenkelsesvurderingen”). Det ble i helhetsvurderingen lagt avgjørende vekt på spillets utbredelse blant den norske befolkning (blant annet TV-gjennom TV-sendinger i beste sendetid), samt Norsk Tippings utstrakte markedsføringen over lang tid.
Spillnettsted drevet av Play Cherry. Kilde: Mynewsdesk

Krenkelsesvurderingen
Ettersom tingretten kom til at LOTTO har kodakvern ble hovedproblemstillingen om det foreligger kjennetegnslikhet mellom LOTTO og betegnelsene brukt av Play Cherry jf. vml. § 4 (2). Retten kom til at betegnelsen ”Dinolotto”, i motsetning til ”lotto” og ”Lotto 6/49” ikke gav den nødvendige assosiasjonen til LOTTO. Retten vurderte ikke betegnelsen ”Eurolotto”, ettersom Norsk Tippings prosessfullmektig i prosedyren, slik retten forstod det, trakk anførselen (både hoved- og forføyningssaken) om stans av Play Cherrys bruk av denne betegnelsen. Dette var angivelig som følge av at spillet ikke lenger tilbys av Play Cherry, og at selskapet hadde tilkjennegitt at det ”ikke ville benytte denne betegnelsen før saken var rettskraftig avgjort” (dommens s. 14).


Ved vurderingen henviste retten til to beslektede avgjørelser fra KFIR vedørende registrerbarheten av betegnelsene ”Youpilotto” (KFIR 2014-84) og ”Lotto 24” (KFIR 2014-83), samt Eidsivating lagmannsretts avgjørelse i Auman-saken (dersom du har satt deg skikkelig til rette i (LOTTO-?)godstolen kan du også klikke innom KFIRs sak 16/00213). I samsvar med disse avgjørelsene konkluderer retten med at betegnelsen ”lotto” kun utgjør et tilstrekkelig dominant element i ”Lotto 6/49”, ved at betegnelsen kommer først, og at elementet ”dino” ikke gjenfinnes overhodet i LOTTO.

Retten fastslo deretter at Play Cherrys bruk av betegnelsene ”lotto” og ”lotto 6/49” ”ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på … (LOTTOs) særpreg eller anseelse (goodwill)”, og konkluderte med at Play Cherrys bruk av betegnelsene ”lotto” og ”Lotto 6/49” krenket varemerket LOTTO.

Norsk Tipping hadde subsidiært anført at dersom Play Cherrys bruk av de aktuelle betegnelsene ikke ble omfattet av varemerkeloven sine bestemmelser, måtte bruken rammes av markedsføringslovens § 25 om god forretningsskikk. Retten var ikke enig i dette, og viste til at betegnelsen ”Dinolotto” ikke kunne rammes av denne bestemmelsen når betegnelsen ikke gav noen assosiasjon med LOTTO.

Endelig hadde Play Cherry ved inngrepsvurderingen subsidiært anført at Norsk Tippings rett til å protestere mot Play Cherrys bruk hadde gått tapt som følge av passitivitet. Retten forstod dette som en anførsel dels basert på varemerkeloven § 8 og alminnelige passivitetsbetraktinger, men avfeide anførselen på begge grunnlag.

Play Cherry ble heller ikke hørt med at bruken av betegnelsene ”lotto” og ”Lotto 6/49” var hjemlet i varemerkeloven § 5.

Av mer prosessuell interesse konkluderte retten også med at Norsk Tipping ikke hadde reelt behov for å få fastsettelsesdom for at Play Cherrys bruk ville utgjøre en krenkelse (for fremtidige krenkelser) jf. vml. § 57, når retten allerede hadde konkludert med at Play Cherrys bruk av betegnelsene krenket varemerket LOTTO (forbudsdom).

Midlertidig forbud og sakskostnader
Ettersom Play Cherry hadde tilkjennegitt at de ville avstå fra å bruke ”lotto” som generell betegnelse inntil saken var rettskraftig avgjort, vurderte retten kun hvorvidt vilkårene for midlertidig forbud mot betegnelsen ”Lotto 6/49” var oppfylt. Inngrepet var allerede sannsynliggjort (ref. omtalen av krenkelsesvurderingen ovenfor), og spørsmålet ble derfor om Norsk Tipping hadde sannsynliggjort noen sikringsgrunn. Retten la her avgjørende vekt på at den økte konkurransen i spillmarkedet også innebar en økt fare for at varemerket LOTTO vil degenereres, og var derfor ikke i tvil om at dette vilkåret var oppfylt.

Som følge av at saken hadde bydd på tvil kom retten til at det var rimelig å pålegge partene å bære sine egne saksomkostninger. Retten gikk derfor ikke videre inn på hvorvidt Norsk Tipping hadde fått medhold ”i det vesentlige” jf. tvisteloven § 20-2 (3) bokstav a).

Dommen er foreløpig ikke rettskraftig.

Stridens kjerne. Kilde: VG
Immaterialrettstrollets betraktninger
Avgjørelsen reiser mange interessante immaterialrettslige problemstillinger. Når det gjelder Play Cherrys anførsel om at en eventuell nektelse av bruk av de aktuelle betegnelsene ville innebære et brudd på EØS-avtalens artikkel 36, så synes det for dette immaterialrettstrollet som at det har blitt helt vel mye konkurranserett i koppen.

Dersom Play Cherry skulle blitt hørt med en slik forståelse av EØS-avtalens artikkel 36, så ville det tilsynelatende undergravet nasjonale varemerkesystemer i samtlige EØS-land. Dette har neppe vært noen tiltenkt følge ved opprettelsen av EU-varemerkesystemet (og EUs varemerkedirektiv), se blant annet punkt 3 i fortalen til EUs varemerkeforodning). De markeds-, språk- og andre kulturmessige ulikhetene mellom EØS-medlemsstatene (som nasjonale varemerkesystemer i større grad er egnet til å ivareta) står i sterk kontrast til en slik forståelse av EØS-avtalen som ble anført av Play Cherry.

Når det gjelder gyldighetsvurderingen så er dette immaterialrettstrollet enig med tingretten i at bruken av betegnelsen ”lotto” har vært mer eksklusivt knyttet til Norsk Tippings spill, enn betegnelsen ”potetgull” for Maaruds… eh, potetgull.

Dette immaterialrettstrollet kan imidlertid ikke helt forstå at konklusjonen rundt gyldigheten av varemerket LOTTO skulle fortone seg som tvilsom for tingretten. Foruten det relativt bestemte inntrykket undertegnede har av betegnelsen som et varemerke for et bestemt spill her til lands, så fremstår det noe underlig at tingretten (hvis i tvil om dette) tilsynelatende ikke har lagt mer vekt på den tilnærmede monopolsituasjonen Norsk Tipping har vært i for spilltjenester i Norge i den aktuelle perioden. Det at Norsk Tipping har vært så å si alene om å tilby spilltjenester her på berget må etter dette immaterialrettstrollets oppfatning kunne sies å ha vært med på å innarbeide en sekundær betydning (særpreg) av ”lotto” som kjennetegn for én bestemt tilbyder. Rettens henvisning til den etterfølgende konkurransesituasjonen ved slettelsesvurderingen kan indikere på at retten likevel har lagt vekt på dette, men det burde i det minste kunne kommet klarere til uttrykk.

Når det gjelder krenkelsesvurderingen, så bemerker dette immaterialrettstrollet at Play Cherry fremdeles markedsfører spill på nettstedet ”Eurolotto.com”, selv om selve spillet ”Eurolotto” er fjernet. I lys av denne bruken er det noe merkelig at anførselen om forbud mot bruk av denne betegnelsen (angivelig) ble tatt ut under Norsk Tippings prosedyre. På bakgrunn av rettens vurdering av ”Dinolotto” er det imidlertid nærliggende å tro at en vurdering av ”Eurolotto” uansett ville fått samme utfall. Samtidig kan det nok argumenteres for at betegnelsen ”euro” i større grad kan gi sterkere assosiasjoner til Norsk Tippings spill, eller en variant av dette (som for eksempel ”Vikinglotto”), enn det mer fantasifulle ”dino”.

Husk å følge IP-trollets Facebookside for enda hyppigere oppdateringer om nyheter på immaterialrettsfronten. Du kan også få automatisk varsling på e-post når vi legger ut nye saker ved å registrere e-postadressen din i margen til høyre (øverst).

17 november 2017

Full seier for Hunderfossen og Aukruststiftelsen i Høyesterett

Høyesterett avsa 15.11.17 dom i Il Tempo Gigante-saken, og la enstemmig til grunn at berg-og-dalbanen «Il Tempo Extra Gigante» ikke innebar et inngrep opphavsretten Caprino Filmcenter har til filmbilen «Il Tempo Gigante». Høyesterett la til grunn Caprino Filmcenters bidrag til filmbilen var begrenset til den kunsthåndverksmessige utformingen av filmbilen. Disse trekkene gjenfinnes imidlertid ikke i «Il Tempo Extra Gigante» og sistnevnte innebar derfor ikke et inngrep i Caprinos bearbeidelse. Caprino kunne heller ikke anses å ha vern for tittelen «Il Tempo Gigante» etter åndsverkloven § 46.

«Il Tempo Gigante» - filmbilen
Kjell Aukrust skapte Flåklypa-universet gjennom tegninger og fortellinger. Han utga flere bøker med skildringer av Flåklypa, og en egen bokserie med Flåklypa Tidende. Den første kjente tegningen av «Il Tempo Gigante» ble publisert i Adresseavisen i 1968 under navnet «Reodor V-20», og skulle forestille Adresseavisens nye budbil (tegning A).

På slutten av 60-tallet kom Aukrust i kontakt med Ivo Caprino, og de avtalte å lage en TV -serie basert på Flåklypauniverset kalt «Flåklypa Radio Norway». Til bruk i TV-serien ble det bygd en 1,5 m. lang tredimensjonal «Il Tempo Gigante». Bilen ble bygd i filmstudioet på Snarøya av Bjarne Sandemose (filmbilen). I 1972 skrinla imidlertid NRK prosjektet.

Etter en ide fra Remo Caprino, avtalte Aukrust og Caprino i stedet å lage en helaftens dukkefilm - «Flåklypa Grand Prix». Manu­skriptet til filmen ble skrevet av Kjell Aukrust, Kjell Syversen, Ivo Caprino og Remo Caprino. Filmen hadde premiere i 1975 og ble en svært stor suksess. I Norge ble det solgt 5,5 millioner kinobilletter, og filmen er oversatt til 13 språk og vist i 30 land. Som et markedsføringstiltak bygget  Caprino Filmcenter også en kjørbar fullskalaversjon av «Il Tempo Gigante» som vakte stor interesse.

I forbindelse med forberedelsene av TV-serien eller filmen tegnet Aukrust en oppdatert versjon av bilen – nå omtalt som «Il Tempo Gigante» (tegning B) Denne fungerte også som rekvisitt i filmen, nærmere bestemt i en scene hvor Solan Gundersen tar med seg tegningen til Ben Redik Fy-Fazan. Kjell Aukrusts opphavsrett er ved hans død overdratt til Aukruststiftelsen.

Hunderfossen Familiepark i Lillehammer bygget på 80-tallet opp en opplevelsespark som i stor grad var basert på Ivo Caprinos troll, figurer og dukker med motiver fra norske eventyr. Ved åpningen i 1984 hadde parken blant annet et 15 meter høyt sittende troll laget av Ivo Caprino. Fullskalamodellen av «Il Tempo Gigante» sto i sommermånedene utstilt i parken. Hunderfossen ønsket på 2000-tallet å lage en mer helhetlig attraksjon rundt «Il Tempo Gigante» blant annet i form av et «Reodors verksted» i forbindelse med bilen. Det var kontakt mellom parken og Caprino i denne forbindelse, men dette  materialiserte seg ikke.

«Reodor V-20» - tegning A
Opprinnelig publisert i Adresseavisen, 1968
Hunderfossen Familiepark tok da uformelt kontakt med Aukruststiftelsen. Denne kontakten resulterte etter hvert i byggingen av berg-og-dalbanen «Il Tempo Extra Gigante», som sto klar til åpningen av parken våren 2014. Banen var 13 meter lang med 14 seter og var dels modellert som «Il Tempo Gigante» foran og bak, blant annet i form av overdimensjonerte eksospotter, radar og lykter på skjermen.

Caprino Filmcenter tok 15.10.2014 ut stevning mot Hunderfossen Familiepark blant annet med påstand om at parken ble forbudt å markedsføre «Il Tempo Extra Gigante». Det ble anført at Caprino hadde opphavsrett til filmbilen «Il Tempo Gigante» og Tegning B sammen med Aukruststiftelsen, og at banen innebar inngrep i denne opphavsretten. I alle tilfelle ble det anført at banen innebar en krenkelse av markedsføringsloven §§ 25 og 30 og brudd på lojalitetsplikt. Aukruststiftelsen trådte inn i saken med krav mot Caprino filmsenter, jf. tvisteloven § 15-3

Sør-Gudbrandsdal tingrett avsa 16.10.2015 dom i saken (omtalt av IPtrollet her), hvor det ble slått fast at «Il Tempo Extra Gigante» ikke innebar inngrep i Caprino Filmsenters opphavsrett til filmbilen «Il Tempo Gigante». Caprino anket til Eidsivating lagmannsrett, som 9.1.2017 avsa dom (omtalt av IPtrollet her) hvor et flertall på to dommere la til grunn at «Il Tempo Extra Gigante» innebar et inngrep i Caprinos opphavsrett til filmbilen. Det ble også lagt til grunn at navnet «Il Tempo Extra Gigante» innebar et inngrep i åndsverklovens (§ 46) tittelvern av «Il Tempo Gigante». Hunderfossen og Aukruststiftelsen anket til Høyesterett, som ved beslutning av 16.5.17 fremmet de opphavsrettslige spørsmålene i saken til behandling.

Høyesteretts avgjørelse

Omfanget av Sandemoses bearbeidelse
Partene var enige om at Aukrusts tegning A var forbilde ved byggingen av filmbilen, og at denne måtte anses som en bearbeidelse av tegning A. Det var heller ikke uenighet om at Bjarne Sandemose tilførte elementer til filmbilen som hadde opphavsrettslig vern som bearbeidelse etter åvl. § 4 (punkt 62). Uenigheten mellom partene knyttet seg til hva som er beskyttet som bearbeidelse i filmbilen (punkt 63).

«Il Tempo Gigante» - tegning B
Førstvoterende tok utgangspunkt i at bearbeideren av et åndsverk har opphavsrett til verket «i denne skikkelse» - altså som bearbeidelse. Lest i sammenheng med åvl. § 1 må dette imidlertid innebære at bearbeiderens opphavsrett er begrenset til resultatet av hans skapende åndsinnsats, og ved denne fastleggelsen må bearbeidelsen avgrenses mot originalverket (punkt 75).

Lagmannsretten hadde i sin vurdering lagt til grunn at det var «helhetsinntrykket av filmbilen som utgjør opphavsretten til ... bearbeidelsen av tegning A, slik også i Rt-2012-1062 (Tripp Trapp) avsnitt 90 som gjengitt ovenfor». Etter flertallet i lagmannsrettens syn var det derfor «heller ikke riktig å gjøre "fradrag" for Kjell Aukrusts bidrag til filmbilen, utover det helhetsinntrykk som fremgår av originalverket (tegning A).» Dette gjaldt «både for enkeltelementer som Aukrust har benyttet i tidligere tegninger, og de idéer som han ga til Bjarne Sandemose i forbindelse med byggingen av filmbilen» (Lagmannsrettens dom s. 43, gjengitt i punkt 80).

Denne tilnærmingen bygget i følge førstvoterende på en uriktig forståelse av åndsverkloven § 4 (punkt 82). Den riktige tilnærmingen for å «fastslå hva som er vernet, er å klarlegge hvilke selvstendige endringer og tillegg bearbeideren har tilført originalverket, og så vurdere om disse fyller kravet til verkshøyde, hver for seg eller etter en helhetsbedømmelse». Ved denne vurderingen må bearbeidelsen «holdes opp mot alle sider av originalverket som er uttrykk for originalopphavsmannens åndsinnsats – detaljer så vel som helhet» (punkt 83).

Aukrusts opphavsrett til tegning A er da ikke begrenset til «helhetsinntrykket» av tegningen (punkt 84). Ved å legge til grunn at bearbeidelsen utgjør «helhetsinntrykket» av filmbilen, tar lagmannsretten «dessuten ikke tilstrekkelig høyde for at Sandemose ikke skal ha vern for ideer og håndverksmessige endringer, og heller ikke for verkselementer og kunstneriske uttrykk som kan tilbakeføres til Aukrust» (punkt 85).

En konsekvens av lagmannsrettens tilnærming er, som førstvoterende riktig påpeker, at «opphavsretten til originalverket blir innskrenket og fortrengt av bearbeidelsen», i strid med  åvl.  § 4 andre ledd, som bestemmer at bearbeideren ikke kan råde over det bearbeidete verk «på en måte som gjør inngrep i opphavsretten til originalverket». Det samme fremgår av Bernkonvensjonen artikkel 2 nr. 3 (punkt 86).

«Il Tempo Gigante» - filmbilen
Ved vurderingen av hvilke elementer i filmbilen som nyter opphavsrettslig vern som bearbeidelse, måtte det ses hen til både enkeltdetaljer, sammenstillingen og helhetsinntrykket av de elementer som Sandemose tilførte filmbilen (punkt 94). Det måtte ved denne vurderingen tas hensyn til hvilke muligheter Sandemose hadde til å ta frie og kreative valg, jf. Rt-2007 s. 1329 (Huldra i Kjosfossen) punkt 44. Når Sandemose skulle bygge en tredimensjonal modell av «Il Tempo Gigante» basert på Aukrusts tegninger i en film som skulle gjenskape Aukrusts Flåklypaunivers, innebar dette at Sandemoses spillerom for original skapende innsats var innsnevret, og at muligheten til å skape noe som har verkshøyde, dermed ble innskrenket (punkt 98).

Ved denne vurderingen måtte det tas hensyn til at flere av enkeltelementene i filmbilen kunne tilbakeføres til Kjell Aukrusts tidligere tegninger. Partene var enige om at dette omfatter tegninger av radar, dioptersikte, lykter med øyelokk, rakettrør og støtfanger. Det var klart at ideen om å bruke disse på filmbilen ikke var opphavsrettsbeskyttet, jf. Rt. 2013 s. 822 (Ambassadør) punkt 49. Sandemose kunne heller ikke få vern for detaljer som gjenga Aukrusts tegninger (punkt 101).

Det var riktignok uenighet mellom partene hvilke øvrige elementer som kunne føres tilbake til Aukrust. Dette gjaldt blant annet en ekstratank med dyrlegesprit, håndbrems med direkte overføring til bremsekloss og blodbank, som var nevnt i manuskriptet til Flåklypa Radio Norway fra 1969. Førstvoterende avviste Caprinos anførsler om at denne passasjen var limt inn i manuskriptet etter at filmbilen var laget, og fant det sannsynlig at disse elementene opprinnelig måtte tilskrives Aukrust.

Førstvoterende la etter denne vurderingen, på samme måte som tingretten, til grunn at Sandemoses bidrag til filmbilen var begrenset til å gi denne en kunsthåndverksmessig utforming (punkt 96 og 97 og 109).

Inngrepsvurderingen
Verneomfanget beror i følge førstvoterende «på hvor originalt og særpreget verket er, og vernet rekker så langt den individuelt skapende innsats når, jf. Rt-2012-1062 (Tripp Trapp) avsnitt 86. Det avgjørende er om de individuelle trekk som beskyttelsen er knyttet til, går igjen på en slik måte at verket kan sies å ha bevart sin identitet, jf. Rognstad, op. cit. side 138» (punkt 113). 

«Il Tempo Extra Gigante»
Foto: Åshild Eidem, Aftenposten
Med dette utgangspunktet fant førstvoterende det passende å dra linjene til saken inntatt i Rt. 1962 s. 694 (Wegners sybord), hvor spørsmålet var om sybordet Bjørg var en krenkelse av Wegners opphavsrett til sitt bord. Høyesterett sluttet seg her til en sakkyndig uttalelse om at «Wegners bord er et forfinet stykke formkunst, mens Bjørg er et robust bruksmøbel, uten denne forfinelse». «Når Wegners opphavsrett [da] bare omfatter selve den kunstneriske utformning av bordet, kan jeg etter dette ikke se at hans rett er blitt krenket ved fremstillingen av sybordet 'Bjørg'.» (punkt 114)

På tilsvarende måte hadde «Il Tempo Extra Gigante» et industrielt preg, som ga et helt annet estetisk inntrykk enn filmbilens forfinete kunsthåndverksmessige uttrykk (punkt 117). «Il Tempo Extra Gigante innebar derfor ikke et inngrep i opphavsretten til Sandemoses bearbeidelse i filmbilen (punkt 118).

Opphavsretten til tegning B
Førstvoterende la, på samme måte som tingretten, videre til grunn at tegning B måtte anses som en bearbeidelse av tegning A, men ikke av filmbilen, og at Aukruststiftelsen alene har opphavsrett til denne (punkt 127).

Etter dette var det for førstvoterende ikke nødvendig å ta stilling til Caprinos anførselen om at filmbilen var et fellesverk etter åndsverkloven § 6, eller Aukruststiftelsen og Hunderfossens subsidiære anførsel om at Caprino Filmcenter ikke har ervervet nødvendige rettigheter fra Bjarne Sandemose (punkt 128).

Tittelvern
Førstvoterende la til grunn at det var Aukrust som laget navnet «Il Tempo Gigante» til manuskriptet til Flåklypa Radio Norway fra 1969. Det ble lagt til grunn at formålet med tittelvernet i åvl. § 46 var å beskytte opphavsmannen mot at andre benytter hans tittel for å dra fordeler av den anseelse som er knyttet til ham eller verket (punkt 134-137). Selv om Caprino Filmcenter først hadde offentliggjort filmen og filmbilen under navnet «Il Tempo Gigante», innebar ikke dette en rett for Caprino som bearbeider å fortrenge Aukrust som opprinnelig opphavsmanns rett til å benytte den tittelen han hadde satt på sitt verk (punkt 138 og 140). Åvl. § 46 ga derfor ikke Caprino Filmcenter rett til å nekte Aukruststiftelsen å bruke tittelen «Il Tempo Gigante» (punkt 141).

Immaterialrettstrollets vurderinger

«Il Tempo Gigante» - bil i full støttelse
Høyesterett klargjør gjennom sin tolkning av åndsverkloven § 4 at vernet av en bearbeidelse ikke rekker lenger enn bearbeiderens skapende innsats til bearbeidelsen. Man kan ikke, som lagmannsretten, legge til grunn at det er helhetsinntrykket av filmbilen som utgjør den bearbeidelsen Caprino har opphavsrett til. Man må derimot klarlegge hvilke selvstendige endringer og tillegg bearbeideren har tilført originalverket, og deretter vurdere om disse oppfyller kravet til verkshøyde. Det er for så vidt ikke oppsiktsvekkende at opphavsrettsvernet ikke rekker lenger enn opphavsmannens originale bidrag. Det er likevel klargjørende å få det presisert av Høyesterett at dette ikke stiller seg annerledes for bearbeidelser som skjer i samarbeid med originalopphavsmannen.

På mange måter passer Caprinos argument om medopphavsrett til filmbilen på grunnlag av en frembringelse som både Aukrust og Sandemose deltok i, bedre inn i åndsverkloven § 6 om fellesverk. Et fellesverk etter åvl. § 6 foreligger når to eller flere opphavsmenn i samarbeid har skapt et verk, uten at den enkeltes ytelser kan skilles ut som særskilte verk. Dette kravet til samarbeid, eller som det formuleres i forslaget til ny åndsverklov - «felles skapende åndsinnsats», har tradisjonelt ikke vært betraktet som særlig strengt. Det har vært ansett tilstrekkelig at opphavsmennene har arbeidet i fellesskap etter en felles idé. Konsekvensen av at det foreligger et verk som på denne måten er frembrakt i samarbeid, er at alle opphavsmennene får opphavsrett til fellesverket uavhengig av om det har bidratt med skapende innsats til alle deler av dette.

I en slik situasjon bør det imidlertid også gjøres fradrag for bidrag den enkelte opphavsmannen har skapt før samarbeidet startet, da slike bidrag ikke kan anses å være del av en «felles skapende åndsinnsats». Sånn sett ville resultatet neppe blitt annerledes om Høyesterett hadde betraktet filmbilen som et fellesverk, og dette er trolig grunnen til at Høyesterett fant at det ikke var nødvendig å ta stilling til spørsmålet. På grunn av samarbeidskarakteren til fellesverk er problemstillingen imidlertid ikke helt parallell til spørsmålet om omfanget av en bearbeidelse. Det hadde derfor vært interessant om Høyesterett hadde tatt separat stilling til dette spørsmålet.

Det bør videre knyttes en kommentar til det faktum lagmannsretten la til grunn i sin behandling, og som Høyesterett også var bundet av i og med at det bare var anket over rettsanvendelsen. Det var også uenighet om dette mellom partene (se punkt 48).

Førstvoterende la til grunn at Høyesterett ved anke over rettsanvendelsen, må bygge på lagmannsrettens bevisbedømmelse, men at lagmannsrettens domsgrunner kan suppleres med kjensgjerninger som er vitterlige eller ubestridte, jf. HR-2015-948-U punkt 5. Det bemerkes spørsmålet i opphavsrettssaker ofte vil være hvilke rettslige slutninger som kan trekkes fra faktum, og at slike vurderinger ikke dreier seg om bevisbedømmelse men om å anvende rettsreglene på det foreliggende faktum (punkt 89). Dette omfatter også estetiske vurderinger som inngår i vurderingen av om et verk er etterlignet (punkt 90).

Lagmannsrettens flertall legger i sin bevisvurdering tilsynelatende at Sandemoses faktiske bidrag til utformingen av filmbilen har vært større enn det tingretten legger til grunn, i alle fall slik dette immaterialrettstrollet leser dommen. I domspremissene kommer dette imidlertid i stor grad til uttrykk i lengre referat fra den såkalte «Brand Valley-rapporten» som flertallet «slutter seg til».


Førstvoterende har derfor sitt på det tørre når han betrakter «Brand Valley-rapporten» som estetiske vurderinger som Høyesterett kan overprøve. Når førstvoterende forkaster denne fordi det «hefter ... klare svakheter» ved den, forkastes også lagmannsrettens eventuelle avvikende bevisvurdering. I den grad lagmannsrettens flertall har lagt til grunn en bevisvurdering som avviker fra tingrettens, kommer dette derfor tilsynelatende ikke godt nok til uttrykk i premissene.

16 november 2017

NIR utlyser forskninggstipend i industrielt rettsvern m.m. for vårsemesteret 2018

Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse (NIR) utlyser forskningsstipend innenfor industrielt rettsvern (patentrett, varemerkerett og designrett) og tilgrensende rettsområder for studenter som skal skrive avhandling våren 2018. 

Man kan søke stipend om man oppfyller ett av følgende kriterier:

  • Student ved et norsk universitet som skal skrive masteravhandling innenfor området for det industrielle rettsvern (patent, varemerkerett, designrett) eller tilgrensede rettsområder
  • Student fra et norsk universitet som skal ta en mastergrad ved et utenlandsk universitet innenfor området for det industrielle rettsvern eller tilgrensende rettsområder 
    Søknadsfristen er 1. desember 2017.

    15 november 2017

    Høyesterett: Berg-og dalbanen "Il Tempo Extra Gigante" ingen krenkelse av Caprino Filmcenters opphavsrett til filmbilen "Il Tempo Gigante"

    Høyesterett avsa i dag dom i den såkalte "Il Tempo Gigante"-saken (som Immaterialrettstrollets flerfoldige hoder har omtalt herher og her), og la enstemmig til grunn at berg-og-dalbanen «Il Tempo Extra Gigante» ikke innebærer et inngrep  i opphavsretten Caprino Filmcenter har til filmbilen «Il Tempo Gigante». Høyesterett la til grunn at Caprino Filmcenters bidrag til filmbilen var begrenset til den kunsthåndverksmessige utformingen av filmbilen. Disse trekkene gjenfinnes imidlertid ikke i «Il Tempo Extra Gigante», og sistnevnte innebar derfor ikke et inngrep i Caprinos bearbeidelse. Caprino kunne heller ikke anses å ha vern for tittelen «Il Tempo Gigante» etter åndsverkloven § 46.

    Av prinsipiell (men mindre immaterialrettslig) interresse fastlo også Høyesterett at det må kunne utledes av det grunnleggende prinsipp om kontradiktorisk behandling at ankende part, som bare har anket over rettsanvendelsen, må kunne imøtegå ankemotpartens anførsler om bevisbedømmelsen.

    Aukruststiftelsen og Hunderfossen familiepark ble også tilkjent tilkjent henholdsvis ca. 1,2 millioner kroner og 300 000 kroner i saksomkostninger for behandlingen for Høyesterett.

    Høyesterett har dermed opphevet Borgarting lagmannsretts dom av 9. januar 2017 i sin helhet som følge av feil rettsanvendelse.

    Høyesteretts avgjørelse kan leses i sin helhet her, og Immaterialrettstrollet kommer tilbake med en nærmere redegjørelse og analyse av Høyesteretts avgjørelse.

    Høyesterett ankeutvalg: Ingen unntak fra sikkerhetsstillelse i patentsaker pga. begrenset rådighet

    Foto: SNL
    Høyesteretts kjæremålsutvalg avsa 9.11 kjennelse i sak gjeldende krav om sikkerhetsstillelse for sakskostnadsansvar etter tvisteloven § 20-11 i ugyldighetssak etter patentloven. Celltrion hadde reist søksmål for Oslo tingrett mot Biogen med krav om at norsk patent NO 332893, som er et legemiddel for behandling av kreft, kjennes ugyldig. Celltrion har registrert forretningsadresse i Sør-Korea, og skulle derfor i utgangspunktet stille sikkerhet etter tvisteloven § 20-11 første ledd. Spørsmålet i saken var om bestemmelsen i § 20-11 andre ledd, som gjør unntak fra kravet til å stille sikkerhet «i saker hvor offentlige hensyn medfører at partenes rådighet er begrenset», fikk anvendelse.

    Partene var enige om at tvister om gyldigheten av et patent er delvis indispositive, i den forstand partene kan inngå forlik om at patentet er gyldig, men ikke inngå forlik om at patentet er gyldig. Patentsaker faller derfor inn under ordlyden i tvisteloven § 20-11 andre ledd (punkt 15). Kjæremålsutvalget la imidlertid til grunn at dette ikke kunne være avgjørende. Utvalget pekte på at § 20-11 videreførte § 182 i tvistemålsloven som ikke inneholdt noe generelt unntak fra kravet til sikkerhetsstillelse i indispositive saker, bare unntak for veksels- og ekteskapssaker. Dersom unntaket i § 20-11 var ment å gjelde for alle dispositive saker, ville det innebåret en markert endring av den tidligere rettstilstanden, som det er naturlig at ble viet mer plass i forarbeidene (punkt 15).

    På samme måte som lagmannsretten, la ankeutvalget til grunn at tvisteloven § 20-11 andre ledd måtte tolkes på bakgrunn av tvisteloven § 11-4 som sier at «retten ikke [er] bundet av partenes prosesshandlinger lenger enn dette er forenlig med de offentlige hensyn» (punkt 16). Dette ble ansett å innebære at unntaksregelen i § 20-11 andre ledd bare fikk anvendelse når offentlige hensyn tilsier at sikkerhetsstillelse ikke kan kreves (punkt 17). Ankeutvalget ga sin tilslutning til lagmannsrettens vurdering av at det var snakk om en rent kommersiell sak, som hadde et svært begrenset innslag av indispositivitet. Anken ble etter dette forkastet og lagmannsrettens avgjørelse hvor Celltrion ble pålagt å stille sikkerhet for Biogens saksomkostninger med 3 mill. kroner ble opprettholdt.

    Kjennelsen innebærer at patentrettslige ugyldighetssaker ikke kan anses å omfattes av unntaket fra å stille sikkerhet i tvisteloven § 20-11 andre ledd utelukkende fordi disse sakene er delvis indispositive. Det kan riktignok tenkes patentsaker hvor offentlige hensyn kan tilsi at sikkerhetsstillelse ikke kan kreves, for eksempel hvor det påberopes at patentet må kjennes ugyldig fordi kommersiell utnyttelse av oppfinnelsen vil stride mot offentlig orden eller moral, jf. patentloven § 1b. Dette kan imidlertid ikke anses å være særlig praktisk, og den store hovedregelen vil derfor være at utenlandske saksøkere er forpliktet til å stille sikkerhet for motpartens saksomkostninger i ugyldighetssaker. 

    14 november 2017

    The Norwegian Board of Appeal for Industrial Property Rights refuses trademark registration of works in the public domain because registration would be contrary to public policy in accordance with Article 3 (1) (f) of the Trade Marks Directive

    Trademark application
    201207491A
    Gustav Vigeland was a famous Norwegian sculptor. He is most known for the Vigeland installation (Vigelandsanlegget) in the Frogner Park in Oslo. The installation  was commissioned and built by the City of Oslo from the 1920s and onwards. Vigeland died in 1943 and his copyrighted works therefore returned to the public domain on 1. January 2014.  

    In 2013 the City of Oslo applied for trademark registration of about 90 representations of Vigeland's art. These included «The Angry boy» («Sinnataggen»), the «Vigeland monolith» («Monolitten») and several images of parts of the decoration at the cast iron gate at the entrance to the Frogner Park. At about the same time the City of Oslo also applied for trademark registration of several representations of Edvard Munch's paintings, including «The Scream» («Skrik») and «Vampire» («Vampyr»). The City of Oslo owns a large collection of Munch's paintings that are exhibited in the Munch Museum. (The decisions in these cases were put on hold until the Vigeland case was concluded.) 

    The Norwegian Industrial Property Office (NIPO) registered the Vigeland trademarks in some classes, but denied registration in other classes where the marks were deemed to be devoid of any distinctive character. The black and white image of «The Angry boy» was for example registered in Class 28 for games and toys, but not in Class 6 for goods of common metal, Class 14 for goods of precious metals and Class 16 for paper and printed matter.

    A handful of cases were appealed to the Norwegian Board of Appeal for Industrial Property Rights (KFIR) that chose to submit six questions to the EFTA Court for an advisory opinion in the case. The EFTA Court handed down its decision in Case E-5/16 Vigeland on the 7April.

    On 13 November KFIR handed down its decision in cases 16/00148, 16/00149, 16/00150, 16/00151, 16/00153 and 16/0015416/00148, 16/00149, 16/00150, 16/00151, 16/00153 and 16/00154. Therein, the Board rejected all applications relating to Vigeland's art because such registration would be contrary to public policy in accordance with the Norwegian Trademarks Act Section 15 Para. 1 litra a (which implements the Trademark Directive Article 3 (1) (f). The Board argued that the works depicted in the trademarks must be considered to hold «considerable cultural value» to the Norwegian society and that the limited term of copyright protections is meant to safeguard fundamental societal considerations (para. 14)

    The Board's decision

    Foto: Anders Beer Wilse
    The EFTA Court had ruled that the registration of a trademark consisting of a copyrighted work in the public domain is not in itself contrary to public policy under Article 3 (1) (f) of the Trade Marks Directive (para. 88 of the judgment of the EFTA Court). 

    However, certain works of art could have a prominent status as part of a nation's cultural heritage, for example as a symbol of independence. Therefore, it could not be ruled out that a trademark registration of a work of art could be perceived as offensive by the average consumer in the EEA State concerned, and thus being contrary to accepted principles of morality (para. 92 of the judgment of the EFTA Court).

    A trademark registration of a cultural work may also be contrary to public policy, but only in exceptional circumstances. This may be the case where registration of a cultural work in the public domain is considered to constitute a real and sufficiently serious threat to certain basic values ​​or where the need to ensure public access is considered to constitute a fundamental social interest in itself (para. 96 of the judgment of the EFTA Court).

    The Board emphasized that copyright protection is an exception to the availability of a work to the public. Thus, when copyright protection expires, the public should again be free to use the work (para. 15). Copyrighted works, however, may have a distinctive character and may thus function as trademarks, and it should therefore be possible to achieve trademark protection for marks depicting such works (para 16).

    Trademark application 201303786
    On the other hand, trade mark registration of works of art could, in exceptional circumstances, potentially conflict with the considerations on which the limited term of copyright protection is based. A core consideration in this regard is the need to protect competition in the sense that the copyright holder should not be able to maintain a competitive advantage of an exclusive right once copyright in the work has elapsed, as this would give him an unjustified competitive advantage. If the registration allows the trademark holder to effectively exploit the value of the work as a work of art and thus exploit functions that are meant to return to the public domain, the registration could be seen as contrary to public policy.

    Against this background, the Board assumes that there are special circumstances which indicate that registration of Vigeland's works as trademarks must be considered contrary to public policy (para. 22). It is emphasized that both the artist Gustav Vigeland and the Vigeland Institute must be regarded as belonging to the common Norwegian cultural heritage. By acquiring exclusive rights to Vigeland's works the city of Oslo will not only gain a competitive advantage, but also potentially limit the public's access to the works (para. 23).

    The IPTroll's musings

    In its decision the Board of Appeal clearly states that the «cultural value» of a copyrighted work in the public domain cannot unconditionally be appropriated through a trademark registration. The requirement that work must have «significant cultural value», however, sets the bar high meaning that only works by very famous artists or works that are very well known may be able to meet that requirement.. This will for example apply to the City of Oslo's applications regarding trademarks depicting Edvard Munch's paintings.

    Trademark application 201315782
    However, it is not sufficient that the work depicted in a trademark has «significant cultural value». The registration must also exploit the value of the work as a copyrighted work. The Board does not comment on situations where a copyrighted work both fulfils its functions as a trademark and has a cultural value that goes beyond this. This would typically be the case for works that are created for commercial purposes and exploited simultaneously as copyrighted works and trademarks. It would not be reasonable if such works were to lose protection as trademarks. For example, Disney should be able to maintain its trademark registrations depicting Mickey Mouse even after Mickey's copyright has entered the public domain. Copyrighted works in the public domain should therefore only be excluded from trademark protection on public policy grounds where the registration predominantly appropriates the cultural value of the work.

    Apparently, the City Oslo  argued that it was in a similar position to Disney by having «the exclusive responsibility of managing the rights to Vigeland’s art since 1921». The City «must therefore be equated to the artist himself». The City's agreement with Vigeland had, however, restricted the City's commercial exploitation of Vigeland's works while they were still protected by copyright. Aggressive commercial exploitation of the works could in any case have conflicted with  the City's purpose of making Vigeland's art available to the general public.

    This means that the City of Oslo and similar cultural institutions’ exploitation of well known works of art will rarely function as a trademark in the wayin which Mickey does for Disney. Trademark registration of such works will therefore in most cases predominantly appropriate the cultural value of the work.

    Article 3 (1) (f) of the Trademark Directive has predominantly been applied to deny registration of offensive trademarks, such as PAKI (T-526/09 PAKI Logistics v. OHIM). Using the Article to refuse a registration of a trademark depicting a work in the public domain therefore seems a little odd at first. From a copyright perspective, however, works in the public domain should be available to the public. Hence, the denial of trademark protection for copyrighted works in the public domain that have a significant cultural value seems like a reasonable solution.