18 februar 2021

Markedsføringsrettsåret 2020

Immaterialrettstrollet fortsetter oppsummeringen av immaterialrettsåret 2020 med en gjennomgang av sakene på markedsføringsrettens område (se også våre oppsummeringer av kjennetegnsrett og designrett). I årsoppsummeringen gjennomgår vi et utvalg av fjorårets avgjørelser fra norske domstoler og Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU), lovforslag og andre begivenheter fra året som gikk.

Nytt på lovgivningsfronten

På lovgivningsfronten ble den mye omtalte lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden vedtatt i 2020 og trådte i kraft 1. januar 2021. Loven er en offentligrettslig regulering av dagligvareaktørenes kommersielle forhandlinger, og det uttalte formålet med loven er å redusere konfliktnivået i dagligvarebransjen gjennom å sikre ryddigere forhandlinger og mer forutsigbare avtaler mellom aktørene. Loven gjelder for forhandlinger og avtaler mellom leverandører og videreforhandlere i dagligvarebransjen, samt dagligvareaktørers innkjøp for videresalg til andre deler av virksomheten, eksempelvis storkjøkken – den kommer ikke til anvendelse for avtaleforholdet mellom primærprodusenter og industriaktører, eller næringsdrivende og forbrukere. Tilsynsmyndighet under den nye loven er lagt til det nyopprettede Dagligvaretilsynet.

Loven inneholder blant annet en generalklausul om god handelsskikk (§ 3) og et vern mot etterligninger (§ 9). Bestemmelsene er til forveksling like markedsføringsloven §§ 25 og 30, og i forarbeidene bekreftes det også at praksis etter §§ 25 og 30 vil være relevant så lenge forholdet faller inn under lovens virkeområde. Det blir spennende å se samspillet mellom disse to regelsettene i tiden fremover.

Loven oppstiller også flere konkrete plikter for partene, herunder formkrav til avtalene - som må være skriftlige og fullstendige – samt flere bestemmelser som knytter seg til lojalitet i kontraktsforhandlinger. 

Det kan også nevnes at lov om forretningshemmeligheter (endelig) trådte i kraft 1. januar 2021. Loven erstatter de tidligere bestemmelsene i markedsføringsloven §§ 28 og 29. Immaterialrettstrollet har tidligere omtalt lovforslaget her

Norsk rettspraksis

Bergen tingrett avsa i November dom i saken mellom Loen Skylift AS mot Voss Gondol AS og Voss Resort AS. Loen Skylift har siden mai 2017 drevet gondolen med samme navn. Taubanen som i dag kalles Voss Gondol ble flyttet, ombygd og gjenåpnet sommeren 2019, med Voss Gondol AS som driftsselskap. Loen Våren 2019 ble Loen Skylift gjort oppmerksomme på at Voss Gondol brukte et kjennetegn i markedsføringen, som etter deres skjønn var for lik det kjennetegnet de selv brukte. Voss Gondal etterkom imidlertid ikke Loen Skylifts krav om å opphøre med bruken av den omtvistede logoen og saken endte i Bergen tingrett. 

Loen Skylifts kjennetegn med tekst

For Bergen tingrett anførte Loen Skylift at bruken av Voss Gondols kjennetegn var i strid med markedsføringsloven § 30. I tillegg ble det anført brudd på markedsføringsloven § 25, da Loen Skylift mente Voss Gondol også hadde etterlignet animasjonseffekter i sine markedsføringsvideoer og at slagordet «sommerens letteste topptur» var for likt Loen Skylifts slagord, «Norges letteste topptur». Bergen tingrett ga Loen Skylift fullt medhold og kom til at Voss Gondol måtte betale vederlag tilsvarende den vinningen som var oppnådd ved overtredelsen etter  markedsføringsloven § 48 b.

Voss Gondols fire kjennetegn

Saken har fått kritikk fra flere hold, blant annet av IP-trollets egen Morten Smedal Nadheim i månedsoppsummeringen for november. Han peker blant annet på at tingretten tilsynelatende har lagt til grunn at Voss Gondols kjennetegn var en etterligning, uten først å vurdere særskilt om det yngre kjennetegnet etterlignet det eldre. I stedet har tingretten gått rett til vurderingen av mulig forvekslingsfare.

I vurderingen av om det foreligger forvekslingsfare finner tingretten heller ikke grunn til å vektlegge at Patentstyret tidligere hadde registrert både kjennetegnet til Loen Skylift og Voss Gondol for identiske tjenester, herunder taubanevirksomhet og transport med taubane i klasse 39.

Professor Tore Lunde har også kritisert avgjørelsen i en artikkel publisert på rett24.no.

Saken skal i følge Avisa Hordaland være anket, så vi krysser fingrene for at Morten får sitt juleønske for 2021 oppfylt med en avgjørelse fra lagmannsretten i god tid før neste årsoppsummering.

I løpet av året som gikk har vi også fått en avgjørelse av anken i den såkalte Monster-saken. Saken gjaldt både spørsmål om varemerkeinngrep og om brudd på markedsføringsloven §§ 30 og 25 – og det er naturlig nok de to sistnevnte spørsmålene som er mest relevant for denne årsoppsummering.

Monster og Manimals respektive bokser 
Monster Energy Company reiste i 2018 søksmål mot Manimal Energy AS med krav om at Manimal skulle forbys å bruke kjennetegnet «Unleash the instinct within you», samt forbys å markedsføre og selge selskapets energidrikker i med den emballasje som avbildet under. Monster har registrert varemerket «UNLEASH THE BEAST!» (samt flere andre varemerker med ordene «UNLEASH» og «BEAST»), og bakgrunnen for kravet etter markedsføringsloven var særlig Manimals bruk av ordet «Unleash» i kombinasjon med likheter i fargebruk og layout på emballasje og i markedsføring/kommunikasjon.

Tingretten ga i 2019 Manimal medhold fullt ut, og lagmannsretten kom til samme resultat.

Under markedsføringsloven § 30 sa lagmannsretten seg i hovedsak enig i Manimals anførsler om ulikhetene mellom produktenes emballasje. Monster og Manimals produkt hadde forskjellig navn, som var plassert tydelig på boksenes forside og navnene hadde forskjellig farge og forskjellige skrifttyper. Manimals boks hadde bilde av et panter- og menneskehode og en tegning av et panterhode, mens Monsters boks ikke hadde bilde av verken dyr eller mennesker. Plassering av slagord var heller ikke lik, og boksene hadde også ulik størrelse. Det som gjensto da var fargene, hvor lagmannsretten var enig i at det var likhet. Så forskjellige som boksene ellers var, fant imidlertid ikke lagmannsretten at fargebruken alene kunne medføre forvekslingsfare.

Også i denne saken kan det fremstå som at retten ikke vurderer spørsmålet om det foreligger en etterligning isolert fra spørsmålet om forvekselbarhet. Om dette er fordi retten fant det åpenbart eller valgte å «hoppet over gjerdet der det var lavest» er uklart.

Om markedsføringsloven § 25 nøyer retten seg med å vise til at det ikke finnes elementer i saken som ikke fanges opp av markedsføringsloven § 30 og varemerkeloven § 4. Monster fikk altså heller ikke medhold her.

Mot slutten av året i fjord fikk vi også dom i den såkalte Retriever-saken mellom Dagens Næringsliv (DN) og Retriever Norge AS (Retriever). DN tok i juli 2018 ut stevning mot Retriever med påstand om at de skulle forbys å skrive sammendrag eller resymé, levere mediearkivtjenester eller medieanalyse av innhold publisert i DNs papirutgaver, nettsteder og apper, samt krav om erstatning. Som grunnlag for sin påstand viste DN til både krenkelse av opphavsrett, varemerkerett og bruk i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25. Tingretten ga Dagens Næringsliv medhold i sistnevnte, men fant ikke at Retrievers bruk av DNs innhold var i strid med eneretten i åndsverkloven eller DNs varemerkerett (som er omtalt her).

Retriever leverer en medieovervåkingstjeneste, der kundene blant annet kan få en oversikt over når deres virksomhet er omtalt i media. DN og Retriever hadde siden tidlig 2000-tallet hatt ulike avtaler knyttet til bruk av DNs innhold i slike tjenester. Etterhvert som mediemarkedet endret seg, ble imidlertid mer og mer av innholdet gjort tilgjengelig på internett. Dagens Næringsliv hadde eksklusivt stoff i papiravisen og bak betalingsmur på dn.no, men mente at det ble billigere for avislesere å kjøpe tilgang til fulltekstinnhold gjennom medieovervåkere som Retriever enn å kjøpe direkte fra DN. Partene ble følgelig ikke enig om noen ny avtale og fra og med sommeren 2017 hadde ikke Retriever rett til å bruke DNs innhold i egne tjenester. Retriever fortsatte imidlertid å leverer overvåkning av DN ved å skrive sammendrag av artiklene fra DN. Det var dette DN reagerte på og som resulterte i søksmål sommeren 2018.

Som de fleste lesere vil kjenne til, er den generelle oppfatningen at markedsføringsloven § 25 kan anvendes uavhengig av om tilfellet saklig sett også reguleres av en spesialbestemmelse, men først og fremst om det foreligger elementer i saken som ikke fanges opp av spesialbestemmelsen og som hensynet til sunn konkurranse tilsier at bør gis et vern utover det som følger av spesialbestemmelsen. Dette var også tingrettens utgangspunkt, som deretter la til grunn at vurderingen måtte gjøres konkret og innenfor den standard eller forretningsskikk som eksisterte i bransjen.

I den konkrete vurderingen viste tingretten til at det i bransjen hadde vært vanlig med avtaler for utnyttelse av stoff i mediearkiv, medieanalyse og medieovervåkning. Retriever hadde dermed, når de tilbød medieovervåkning av DN uten avtale, opptrådt i strid med en etablert bransjepraksis. Det problematiske lå ikke nødvendigvis i den manglende avtalen som sådan, men at Retriever - ved tilgjengeliggjøring av sammendrag og nedlastning av åpent innhold – bevisst hadde lagt seg helt opp til grensen for opphavsrettsbrudd. Det var her en skjerpende faktor at Retriever valgte denne løsningen etter et langvarig forretningsmessig samarbeid med DN, og med full kunnskap om endringen av pengestrømmen i mediebransjen. Retten la også en viss vekt på det de mente var en klar kvalitetsforringelse fra avisartiklene i Retrievers sammendrag.

Saken illustrerer hvordan markedsføringsloven § 25 kan supplere de egentlige immaterialrettslovene, ved at generalklausulen åpner for en bredere og mer skjønnsmessig helhetsvurdering der mer subjektive forhold også kan spille inn. Dette vil kunne gi et annet utfall enn de mer objektive reglene som karakteriserer enerettsposisjonene i de egentlige immaterialrettslovene. Uten at det tas stilling til om og hvordan dette eventuelt ville påvirket resultatet, er det imidlertid flere momenter som gjerne kunne vært utdypet i tingrettens vurdering. Et av tingrettens hovedargumenter er tilsynelatende at Retriever bevisst har lagt seg opp mot grensen for det lovlige fra et opphavsrettsperspektiv - altså en form for omgåelseshensikt - men likevel slik at man har holdt seg innenfor opphavsrettens grenser. Tingretten utdyper ikke hvordan dette argumentet står seg opp mot utgangspunktet om at det må foreligge elementer i saken som ikke fanges opp av spesiallovgivningen. Tingretten legger også (tilsynelatende) det de opplever som bransjepraksis til grunn uten nærmere vurdering av innholdet i denne og hvordan den står seg i forhold til opphavsretten. Dette kunne med fordel vært forklart nærmere. 

Et utvalg av saker fra Næringslivets Konkurranseutvalg

Vi har som vanlig også fått en rekke uttalelser fra NKU i året som har gått. Et utvalg vil gjennomgås her, men av naturlige årsaker kan ikke alle omtales.

En av sakene som fikk mye mediedekning i året som gikk, er saken mellom DNB og SHE Community (sak 5/2020). DNB var klaget inn av SHE Community AS, en gründervirksomhet innen konsulent- og formidlingstjenester, som arbeider for å fremme likestilling i næringslivet. Siden 2017 hadde virksomheten til SHE Community særlig vært rettet mot kvinner som investorer og gründere, markedsført under kjennetegnet SHE Invest og SHE Invests. 

Bilde: Pixy.org (CC0)
DNB og SHE Community hadde historisk hatt et visst samarbeid, og hadde også hatt en dialog om en større samarbeidsavtale knyttet til tiltak rettet mot kvinnelige gründere og investorer, men DNB valgte å ikke gå videre med dette. I stedet lanserte DNB i 2019 sitt eget konsept, #huninvesterer, som hadde til hensikt å få kvinner til å investere mer. SHE Community reagerte på navnevalget og klaget DNB inn for NKU med påstand om rettsstridig etterligning etter markedsføringsloven § 30 og opptreden i strid med god forretningsskikk.

NKU fant at betegnelsen SHE Invests var fullt ut beskrivende for virksomhet rettet mot å fremme kvinners investeringer, og markedsføringsloven § 30 kunne derfor ikke komme SHE Community til unnsetning. NKU fant imidlertid at DNBs opptreden ved avslutningen av samarbeidet, sammenholdt med lanseringen av lignende virksomhet under den lignende betegnelsen “huninvesterer”, var i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25. NKU vektla særlig det tidligere samarbeidet og dialogen om utvidet samarbeid, samt DNBs posisjon som stor og veletablert bedrift som lett ville kunne fortrenge den langt mindre, SHE Community. Ved å ta i bruk kjennetegnet “huninvesterer” hadde ikke DNB utvist tilstrekkelig lojalitet - de holdt ikke tilbørlig avstand til SHE Community. Saken er tidligere omtalt av Immaterialrettstrollet her, og skal nå være forlikt.

NKU behandlet i løpet av året som gikk også flere etterligningssaker begrunnet i emballasjedesign. En av disse var sak 4/2020 mellom Nortura SA og Nordfjord Kjøtt AS. Nortura hadde klaget inn Norfjord for etterligning av deres emballasjedesign for Gilde karbonader, kjøttboller og kjøttkaker etter markedsføringsloven § 30. 

Nortura og Norfjords emballasje

NKU fant at Norturas emballasjedesign hadde begrenset vern, da det besto av en sammenstilling av generiske elementer. Produktene ble imidlertid solgt i stort omfang i alle landets dagligvarebutikker, og markedsandel og omsetningen var derfor så høy at Nortura likevel hadde en beskyttelsesverdig interesse knyttet til emballasjedesignet.

NKU fant videre at Nordfjord ikke hadde utnyttet variasjonsmulighetene i tilstrekkelig grad. Nordfjords tidligere emballasjer og posedesign, samt øvrige aktørers design, underbygget at det var mulig å lage et design som holdt større avstand til Norturas design, selv om Nordfjord hadde benyttet de samme generiske elementene. I stedet for å lage et eget uttrykk hadde Nordfjord lagt seg tett på den store markedslederen, og utvalget fant dermed at etterligningshensikt var bevist.

Utvalget fant også at det forelå forvekslingsfare. NKU pekte på at det dreide seg om dagligvareprodukter som ble handlet uten nevneverdig overveielse i kjøpsøyeblikket. Da hjalp det ikke at begge posene var tydelig merket med leverandørenes varemerke.

For emballasjen til kjøttkakene fant imidlertid utvalget (under dissens) at det ikke forelå forvekslingsfare. Valg av en annen grunnfarge, og den sentrale plasseringen av varemerket, var tilstrekkelig til å skape et annet helhetsinntrykk.

NKU har de siste årene tilsynelatende lagt mye vekt på tydelig og innarbeidet kjennetegn i vurderingen av forvekslingsfare. Som eksempel kan nevnes to Orkla-saker for NKU, mot henholdsvis Unil AS (10/2016)* og Maarud AS (6/2018), hvor godt synlige og kjente varemerker tilsynelatende var ett av hovedargumentene for å konstatere at det ikke foreslå forvekslingsfare. Saken mellom Nortura og Nordfjord utgjør kanskje ikke et tydelig brudd med denne praksisen, men det kan tyde på at NKU fremover vil legge noe mindre vekt på kjente og synlige kjennetegn i forvekselbarhetsvurderingen dersom øvrige forhold tilsier at det er en risiko for forveksling.

En viss støtte for dette finnes også i flertallets uttalelse i sak 7/2020 hvor Mills AS hadde klaget inn Coop Norge AS for etterligning av emballasjen til Melange. Coop lanserte sin Coop-margarin i ny forpakning (som avbildet under) og under navnet Bak & stek. 

Coops omstridte margarinforpakning og Mills Melange-emballasje

Flertallet fant at det forelå en etterligning. De pekte på at Melange margarin, som markedsleder innenfor segmentet margarin, gjennom en årrekke hadde innarbeidet sitt design. Selv om dette ikke ga Mills en enerett til fargevalget – gull, grønt og rødt – var måten Coop hadde anvendt disse fargene en etterligning. Det ble blant annet vist til at andre konkurrenter – Tine – anvendte samme fargekombinasjonen uten å gå Mills for nær.

Det forelå også forvekslingsfare. Coop hadde tilført visse atskillende elementer, men disse fremsto i følge flertallet som mer stilistiske sjablonger og ikke som adskillende elementer - i den grad man festet seg ved dem, ville de bringe assosiasjoner til andre meieriprodukter, og ikke skape en adskillende identitet for Bak & stek. Det var i følge flertallet heller ikke tilstrekkelig at Coop hadde anvendt sin Coop-logo på produktet. Det mest iøynefallende navnet var Bak & stek, og bruk av et så generisk uttrykk gjorde det vanskelig for forbruker å forstå at dette var et eget merke. 

Emballasjeutformingen var etter flertallets syn også en urimelig utnyttelse av en originalleverandørs unike posisjon oppnådd gjennom langvarig markedsføring og konsistent emballasjeuttrykk. Det var et skjerpende moment at en dagligvarekjede introduserte et kopiprodukt som lå i hyllen ved siden av originalen. Det forelå dermed brudd på markedsføringsloven § 30 (men ikke § 25 da ingen særlige forhold forelå).  

Mindretallet kom imidlertid til motsatt resultat under henvisning til at det ikke forelå forvekslingsfare, blant annet under henvisning til at gjennomsnittsforbrukeren ville savne Mills’ velkjente logo Melange, og gjenkjenne Coops røde logo, og dermed forstå at det er dagligvarekjedens eget merke. Mindretallet legger altså tilsynelatende ikke bare vekt på tilstedeværelsen av Coops logo, men også fraværet av Mills velkjente logo – en linje som synes å være mer i tråd med NKUs «gamle praksis».

Dette trollet mener det er gode grunner for å ikke legge så stor vekt på velkjente kjennetegn i etterligningssaker som NKU tilsynelatende har gjort i enkelte tidligere saker. Dette vil i praksis kunne uthule etterligningsvernet for de mest kjente aktørene – en konkurrent vil (satt på spissen) kunne legge seg nærmere et design supplert med et godt kjent kjennetegn, enn de kan for mindre kjente aktører og kjennetegn. Dette fremstår ikke som godt forankret i en bestemmelse hvis formål i bunn og grunn er å hindre «snylting» på andres innsats og investeringer. At et godt synlig kjennetegn er et element i vurderingen kommer man nok ikke unna, men det bør ikke være dette som er det avgjørende argumentet på vektskålen. 

NKU har også behandlet etterligningssaker utenfor dagligvarebransjen i året som har gått. Et eksempel på dette er saken mellom Izipizi S.A.S. og BA Optikk AS (sak 3/2020). Spørsmålet i saken var om innklagede, BA Optikk, hadde lagt seg for nærme Izipizi med sin produktserie av lavt prisede lesebriller solgt under kjennetegnet SEE CLEAR. Izipizi på sin side er et fransk foretak som siden etableringen i 2010 hadde blitt en internasjonal produsent og distributør av lese- og solbriller i et rimelig prissjikt. Izipizi hadde i frem til 2017 benyttet kjennetegnet SEE CONCEPT, men endret dette til IZIPIZI i starten av 2017. 

NKU delte seg i et flertall og mindretall, hvor flertallet fant at det forelå en etterligning i strid med § 30.

Flertallet viste til at klager hadde valgt en emballasje som i det norske markedet representerte noe nytt. Selv om formspråket var enkelt, fant flertallet at den likevel fungerte som et tiltalende blikkfang. Flertallet la til grunn at den som tar en internasjonal trend til Norge, normalt ikke kan forvente etterligningsvern. Izipizi hadde imidlertid bearbeidet markedet og fått en beskyttelsesverdig markedsposisjon for ferdige lesebriller i attraktiv design. Når innklagede hadde valgt et utseende hvor flere elementer viste påfallende likhet med Izipizis design, var det grunnlag for å konstatere etterligningshensikt. Det ble også vist til likhet i utseendet til eskenes innhold, samt valg av kjennetegn – SEE CLEAR – som var likt klagers tidligere kjennetegn SEE CONCEPT. Dette underbygget at innklagede ikke hadde noe ønske om å tydeliggjøre at dette var et annet produkt enn Izipizis produkt.

BA Optikks og Izipizis brilleemballasje 
Likhetene var store nok til at flertallet mente det forelå forvekslingsfare når brillene ikke ble solgt i de samme butikkene. Dermed var det også kort vei til å konstatere urimelig utnyttelse og § 30 ble ansett overtrådt. Det forelå imidlertid ikke ytterligere forhold som bragte forholdet inn under markedsføringslovens § 25.  

Mindretallet fant på sin side at emballasjen til Izipizi var gitt en så vidt enkel utforming at den kun hadde et snevert etterlikningsvern. Mindretallet fant det også bevist at presentasjon av briller i eske var uttrykk for en trend benyttet av flere aktører utenfor Norge, som klager ikke kunne kreve å få være alene om. Mindretallet fant derfor at det verken forelå brudd på markedsføringsloven § 30 eller § 25.

Nyhetssaker

Det har også skjedd saker og ting på nyhetsfronten i år, som ikke har endt opp i domstolene. En av sakene var tvisten mellom Cisco og Neat og fire tidligere ansatte. Cisco hadde i januar 2020 tatt ut søksmål med påstand om Neat systematisk hadde rekruttert tidligere Cisco-ansatte, samt at to tidligere ansatte hadde kopiert med seg forretningshemmeligheter før de sluttet i Cisco. Før saken rakk og komme opp til behandling i Asker og Bærum tingrett ble den imidlertid forlikt. Innholdet i forliket er ukjent. Saken er blant annet omtalt av Shifter her

*For ordens skyld nevnes at artikkelforfatter på dette tidspunktet arbeidet i Advokatfirmaet Selmer som representerte Orkla Foods Norge AS og var involvert i den omtalte saken mot Unil AS.  

01 februar 2021

Designrettsåret 2020

Vi fortsetter vår gjennomgang av coronaimmaterialrettsåret 2020 med designretten. Les også vår gjennomgang av kjennetegnsretten, [og de kommende gjennomgangene av opphavsretten, patenterretten og markedsføringsretten]. Fra annerledesåret 2020 kan vi faktisk vise til noen norske designrettsavgjørelser - hvilket ikke er helt «same procedure as last year» - for å plukke opp tråden fra årsoppsummeringen av kjennetegnsretten av Morten og Julius. 

Theodor Kittelsen©I det fri
Nasjonalmuseet/Jacques Lathion CC BY

KFIR har for første gang siden 2014(!) avgjort en sak knyttet til designrettigheter. Saken gjaldt design av en bok, og spørsmålet var om søknadene oppfylte vilkårene for å anses som et design. Saken reiste også enkelte andre spørsmål om søknadsformat og antall design vist til i søknaden, hvilket ikke vil bli nærmere omtalt her. 

 

Hovedspørsmålet for KFIR var om søknaden gjaldt et design etter designloven § 2 nr. 1. For å kunne beskyttes etter loven følger det av forarbeidene at «Det må foreligge noe som gir konkret uttrykk for et vareutseende», jf. Ot.prp. nr.2 (2002–2003) s. 73. Søker hadde gjengitt flere bilder av boken, herunder enkeltsider med innhold. Patentstyret hadde avslått søknaden fordi den ikke viste utseende til produktet det var søkt beskyttelse for, altså en bok/skrivebok. KFIR kom i likhet med Patentstyret til at gjengivelsen av de søkte designene ikke oppfylte vilkårene da de ikke ga et konkret uttrykk for et produkt vareutseende, eller fremsto som en representasjon av et produkts ytre, visuelle trekk. KFIR uttalte også at det var uten betydning om produktet ble definert som en trykt eller digital bok. KFIR påpeker at bokens innhold og tekstelementer kan være vernet etter opphavsretten, men ikke etter designretten. 

 

2017 var bilfelger et «hot topic» hos EU-domstolen, og nå ser det ut til at trenden også har kommet til norske domstoler. «So last year» ville kanskje noen sagt, men Oslo Byfogdembete avsa likevel den 1. desember 2020 kjennelse i sak om midlertidig forføyning i forbindelse med tollbeslag av bilfelger. Tolletaten hadde i kjennelse - etter begjæring fra Audi AG - blitt pålagt i et tidsrom på 12 måneder å holde tilbake fra frigjøring alle artikler som kunne utgjøre en krenkelse av blant annet Audis beskyttede design. Tolletaten hadde som følger av dette holdt tilbake 32 stykk felger fra Starco Norge, som utgjorde en antatt produktetterligning. Starco Norge begjærte etterfølgende muntlig forhandling av kjennelsen som lå til grunn for tilbakeholdet. 

 

Nærmere bestemt var det Audis designregistrering DM/203217 som Starcos felger ble antatt å være en krenkelse av. Verdt å nevne er også at Starco Norge sine felger var registrert i EUIPO, men de var foreløpig ikke registrert i Norge.

 

En fremstilling av felgene følger under - Starcos felg avbildet til vestre og Audis felg til høyre: 

 


Starco Norge hadde fremlagt en rapport knyttet til designet, hvor det ble gjort en vurdering av Audis design opp mot tidligere registrerte designrettigheter for en rekke andre bilprodusenter. Rapporten konkluderte med at Audi sine felger ikke oppfylte nyhetskravet. Rapporten viste også til en rekke detaljer ved designene, og konkluderte med at ulikhetene mellom felgene ville bli oppfattet av den informerte bruker. 

 

Byfogden synes å basere mye av sin konklusjon på rapporten, og viser til at rapporten er grundig og at saksøker på sin side ikke har fremlagt noe tilsvarende eller innhentet ekspertise for å imøtegå rapportens konklusjon. Byfogden vektlegger også, som et bevismoment for hvordan den informerte bruker vil bedømme helhetsinntrykket, at Audi ikke har utfordret designretten til motpartens felger i EU. Etter dette IP-trollets syn er sistnevnte en noe streng vurdering, da det hadde gått relativt kort tid siden felgene oppnådde registrering i EU. Det sagt, byfogden kom til at det ikke var sannsynliggjort at Starco Norge-felgene innebar et inngrep i Audis registrerte design DM/203217. Brudd på markedsføringsloven var heller ikke sannsynliggjort. Den midlertidige forføyningen ble derfor opphevet for de aktuelle felgene. 

 

I EU-domstolen har det i 2020 vært rolig på designrettsfronten. Underretten har imidlertid avsagt noen avgjørelser innenfor dette området.  

 

T-73/19, en sak mellom Bergslagernas Jåarvaruaktiebolag og EUIPO, gjaldt overprøving av vedtak som kjente design for et vedkløyveredskap ugyldig. EUIPO mente at designet var ugyldig på grunn av manglende individuell karakter. Designet var i søknaden gjengitt slik: 

 



 

Det søkte designet Motholdet 

Motholdet, og grunnlaget for at det søkte designet manglet individuell karakter, var et vedkløyveredskap registrert i 1986 hos det norske Patentstyret. Retten uttalte med henvisning til tidligere rettspraksis at det avgjørende for å vurdere individuell karakter er om designet gir et annerledes helhetsinntrykk fra tidligere design; altså et samlet og helhetlig inntrykk av ulikheter – eller mangel på deja vu – sett fra den informerte brukers synspunkt. Videre ble det fremholdt at det må tas hensyn til produktets art, særlig innenfor hvilken sektor produktet tilhører og graden av frihet for designeren i utviklingen, og også måten det aktuelle produktet brukes på – særlig vurdert opp mot måten redskapet normalt håndteres på. 

 

Partene var enige om at den informerte bruker var en person som var kjent med vedkløyveredskaper, og som eksempelvis brukte verktøyene for å dele tømmerstokker slik at de kan brennes i peisen i mindre biter. 

 

Det at designenes grafiske fremstilling var ulike ved at det tidligere merket var gjengitt i åpen posisjon, mens det søkte designet var i lukket posisjon, var ikke avgjørende for sammenligningen av designene og for hvorvidt designene ga et likt helhetsinntrykk. Det var derfor heller ikke feil at det motholdte designet av the Board of Appeal ble vurdert i lukket posisjon når man vurderte helhetsinntrykket – det ville ikke innebære en utvidelse av designbeskyttelsen, da de ulike stillingene til de aktuelle designene ikke er spesifikke egenskaper for designene.  

 

Retten var videre enig i at selv om deler av vedkløyveredskapet er funksjonelt betinget, så som behovet for et knivblad og et skaft, så er det rom for frihet for designeren. Designeren kan blant annet velge en egen form på skaftet, spakarmen og håndtaket, og eventuelt måten verktøyet kan monteres på en overflate. 

 

Selv om det var enkelte ulikheter mellom designene, var ikke disse ulikhetene tilstrekkelig til å gi den informerte bruker et annerledes helhetsinntrykk. Det var heller ikke feil at the Board of Appeal hadde kommet til og vurdert at designet ga inntrykk av deja vu. Dermed førte ingen av anførslene til Bergslagernas Jåarvaruaktiebolag frem. 

 

T353/19, mellom Gamma-A SIA v EUIPO gjaldt design for emballasje. Designene som var søkt i saken var en sirkulær glasskrukke med lokk i gullfarge.  




Det søkte designetMothold 1Mothold 2


Retten mente at de aktuelle designene ga et inntrykk av deja vu i forhold til flere tidligere design som viste en sirkulær metallbeholder. Innledningsvis i avgjørelsen drøftet retten hvorvidt det ene motholdte designet hadde vært allment tilgjengelig. Gammas argumenterte med at de motholdte bevisene ikke viste at designet hadde vært allment tilgjengelig. Blant bevisene var to uttalelser om distribusjon i Russland, et veterinærsertifikat og transportdokumenter. Retten kom til at bevisene var tilstrekkelig til det hadde funnet sted en «disclosure of the first earlier design». Gamma argumenterte videre med at det ikke hadde vært allment tilgjengelig fordi det blant annet ikke hadde vært tilgjengelig for spesialistkretser i den aktuelle sektoren som opererer i EU, jf. artikkel 7(1) i community design forordningen 6/2002. Sistnevnte var en ny anførsel som derfor ikke kunne vurderes av retten. Gammas ytterligere anførsel om at motholdene ikke var klare nok til å vise et tidligere design førte heller ikke frem, og retten kom til at motholdene hadde vært allment tilgjengelige. 

 

Gamma argumenterte videre med at formen, størrelsen og fargen på lokket var annerledes enn de motholdte design. Retten var ikke enig i dette, og viste til at likhetene hos designene bidrar til å skape et inntrykk av deja vu: 

«The informed user who looks at the designs at issue will easily recognise, as regards the transparent glass jar, the same circular cross-section, the same diameter-to-height proportions and, as regards the lid, the same appearance, namely a circular shape of the same thickness, which also contribute to producing an impression of ‘déjà vu’ from the perspective of the informed user of the contested design in relation to the first earlier design»

Gamma forsøkte seg også med et argument om at designbeskyttelsen også måtte omfatte innholdet i emballasjen, da emballasjen var gjennomsiktig slik at innholdet var synlig. Rettens oppfatning var imidlertid at argumentet ikke kunne føre frem da det kun er utseende på emballasjen som skal tas i betraktning ved vurdering av designets helhetsinntrykk. Dette fordi man i sammenligningen skal se hen til de beskyttede elementer i designet. I den konkrete vurdering uttalte retten blant annet følgende: 

«As was correctly stated by the Board of Appeal in paragraph 35 of the contested decision and confirmed by the Court in paragraph 54 above, the protection conferred by the contested design relates to its appearance in that it is intended to be incorporated into packaging for foodstuffs having certain components with specific characteristics, namely a transparent glass jar with a coloured circular removable lid. The foodstuffs inside the container must not, therefore, be taken into consideration for the purpose of assessing the ‘overall impression» 

Resultatet ble derfor at Gammas anke ikke førte frem. 

 

En tredje sak som også gjaldt overprøving av vedtak fra EUIPO om å kjenne designet ugyldig finner vi i T818/19 Dvectis CZ s. r. o., hvor Dvectis hadde fått opphevet sitt design for en støttepute på grunn av manglende individuell karakter: 




 

Det søkte designet Motholdet


Retten kom til at søknaden om design for støtteputen manglet nyhet og individuell karakter. Dommen gir blant annet veiledning for betydningen av klasseinndelingen (Locarno) for design. Retten uttaler i denne sammenheng at det ikke var feil, slik det var anført fra Dvectis, å vurdere designene i en bredere kategori enn hva de er søkt for:  

«It is apparent from paragraphs 35 to 37 above that the classification of ‘inflatable healthy sitting pillows and cushions’ given by the applicant cannot be sufficient, in the absence of detailed information to that effect, to establish that the designs at issue allow a particular category of support cushions or pillows to be identified which is distinguishable from support cushions and pillows in general owing to their nature, intended purpose and/or function.»

Retten fremholdt videre at dette også får betydning for designerens grad av frihet. Litt enkelt sagt - friheten til designeren vil være mindre begrenset jo bredere designkategorien er. Designeren vil da ha et bredt utvalg av blant annet former, materialer, konturer og dekorasjoner. 

 

Videre ble det fremholdt at designene i saken delte visse egenskaper, og at forskjellene kun var minimale. Forskjellene mellom de aktuelle designene er ikke tilstrekkelig til å gi et ulikt helhetsinntrykk: 

 «The differences between the designs at issue are insufficiently marked to produce, in themselves, an overall impression on the informed user that is dissimilar to that produced by the earlier design, taking into account the degree, not substantially limited, of freedom of the designer in developing his or her designs. They are not therefore of a nature to confer individual character on the contested design»

Retten fant derfor at Dvectis anke ikke kunne føre frem.

18 januar 2021

Kjennetegnsrettsåret 2020

Som vanlig presenterer Immaterialrettstrollet oppsummeringer med de viktigste hendelsene fra året som gikk innenfor de fremste immaterialrettsjangrene (opphavsrett, patentrett, designrett, kjennetegnsrett og markedsføringsrett). I disse årsoppsummeringene vil de ulike immaterialrettstrollene gjøre et selektivt tilbakeblikk på de viktigste endringene på lovgivningssiden, og de viktigste sakene fra norsk og internasjonal rettspraksis. Vi mottar som vanlig gjerne tips til hvordan gjøre spalten bedre: iptrollet@gmail.com.

Først ut er oppsummeringen av kjennetegnsrettsåret 2020 av Morten Smedal Nadheim og Julius Berg Kaasin

*****

Om 2020 var et (IP-)troll...
Theodor Kittelsen © I det fri. (snl.no/
CC BY NC 3.0)
Julius: Det er vel for sent å spørre om du spiser ribbe eller pinnekjøtt på julaften, Morten?

Morten: Det er aldri for sent, jeg spiser alltid pinnekjøtt, og dette er jo dessuten en perfekt intro til oppsummeringen av kjennetegnsrettsåret 2020!

Julius: Ja, matvanene til den norske omsetningskretsen på julaften er neppe noen stor nyhet, men innenfor kjennetegnsretten derimot har det vært ekstremt mange nyheter og saker i 2020, både fra lovgiver og fra rettspraksis. La oss tradisjon tro starte med hva lovgiver har gjort:

Norsk lovgivning

Det er vedtatt endringer i varemerkeloven for å gjennomføre det nye varemerkedirektivet (2015/2436). Reglene er imidlertid ikke trådt i kraft, men et godt og ubekreftet rykte trekker i retning av at ikrafttredelse finner sted i løpet av sommeren 2021.

Direktivet er tolket dit hen at det krever adgang til særskilt pantsettelse av nasjonale registrerte varemerkerettigheter og søknader, samt at disse også skal kunne være gjenstand for utleggspant. Selv om direktivet ikke krever dette, fant lovgiver også det hensiktsmessig med tilsvarende kollisjonsregler som det vi i dag finner i patentloven § 44a. Rettsvirkningen av kollisjonsregelen er at uregistrerte overdragelser, lisensavtaler og panterettigheter ikke må respekteres av enkeltforfølgende kreditorer eller konkursbo, og heller ikke av etterfølgende avtaleerververe som hadde en godtakende grunn til ikke å vite om den eldre rettsstiftelsen. Dersom en lisenstaker ikke registrerer lisensavtalen sin og lisensgiver går konkurs, trenger altså ikke konkursboet å respektere lisensavtalen og varemerkerettigheten kan videreoverdras uten at lisensen følger med, selv om det rent faktisk ikke er tvil om at avtalen var inngått.

Merker som kun nyter vern gjennom innarbeidelse, kan fortsatt ikke pantsettes særskilt, og kollisjonsregelen regulerer ikke rettighetskollisjoner i denne type merker.

Lovendringen innebærer også at kravet i varemerkeloven § 14 (1), om at et merke må kunne gjengis grafisk for å kunne registreres, endres til at merket må kunne «gjengis i varemerkeregisteret på en slik måte at myndighetene og allmennheten klart og tydelig kan avgjøre gjenstanden for den beskyttelse merkehaveren gis». I tillegg vil Kongen komme med en forskrift om at søknader om varemerkeregistrering av et tegn i sort-hvitt som er innlevert etter at endringene trer i kraft, ikke automatisk gir vern for alle fargekombinasjoner, jf. den nye lovens del VIII nr. 2.

Immaterialrettstrollet har tidligere omtalt endringene her og her.

Julius: Mange tilsynelatende spennende endringer her Morten, men hvilke av disse tror du vil få størst praktisk betydning?

Morten: Ikke godt å si, men antageligvis reglene om registrering som rettsvernsakt. Men hvilken sak fra rettspraksis tror du vi vil huske best fra 2020?

Julius: Det må nok være iPhone-saken fra Høyesterett:

Norsk praksis

Apples eplelogo (norsk varemerkereg.nr.: 217659).
Kilde: Patentstyret 
Forholdet i iPhone-saken (HR-2020-1142-A) var at en mobilreparatør hadde importert skjermkomponenter til Apples iPhone 6/6S fra Kina som var påført Apples eplelogo. Selv om varemerkene var tusjet over kom en enstemmig Høyesterett - i likhet med lagmannsretten (men i motsetning til tingretten) – til at det forelå varemerkerettslig relevant bruk etter varemerkeloven § 4 (1) jf. (3), og at importen av skjermene derfor utgjorde inngrep i Apples varemerke etter § 4 (1) bokstav a). Avgjørelsen må nok sies å styrke varemerkeinnehavers vern etter norsk rett, men har også vært omdiskutert. IP-trollet har tidligere omtalt avgjørelsen både IP-trollet og i Huldrapodden episode 2.

Borgarting lagmannsrett har hatt et aktivt år på kjennetegnsrettsfronten, og avgjort blant annet saken om Fjällrävens varemerke G-1000. Denne saken gjaldt bruksplikt og spørsmålet var om ordmerket G-1000 var brukt for klær, fottøy og hodeplagg i klasse 25 innenfor brukspliktsperioden. Hvis ikke, måtte varemerkeregistreringen slettes for disse varene. Det var på det rene at merket G-1000 var å finne på de aktuelle varene innenfor brukspliktsperioden. Både Patentstyret, Klagenemnda, Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett fant imidlertid at merket ikke var brukt i markedsføringen som et varemerke som skal garantere for varenes opprinnelse, men bare som en indikasjon på hvilket stoff varene var laget av.

Det ble særlig vist til at G-1000 ble kalt merkehavers «hjørnestensmateriale» og som en angivelse av stofftypen varene var laget av i markedsføringen og på deres hjemmeside. Også på etiketten på varene som bar merket, ble G-1000 brukt som en angivelse av stofftypen varen var laget av. Når merket i markedsføringen kun var brukt som en angivelse av en bestanddel – og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse – var ikke merket brukt på en slik måte at bruksplikten var oppfylt. Lagmannsrettens avgjørelse ble anket til Høyesterett, men ankeutvalget fant at anken ikke skulle bli fremmet for Høyesterett.

Morten: Jeg har jo tidligere gitt uttrykk for at effekten av markedsføringen burde blitt underlagt en mer inngående vurdering. Det avgjørende for om bruksplikten kan anses oppfylt, er nok om omsetningskretsen oppfatter merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse når de møter merket påtrykket de aktuelle varene i omsetningssituasjonen, og ikke hvordan forvaltningen og dommere forstår merket etter en gjennomgang av markedsføringsmateriale. Det er imidlertid ikke gitt at en slik vurdering ville ledet til et annet resultat, spesielt sett hen til at merket også ble brukt som en benevnelse på en stofftype på etiketten til enkelte av varene.

Ikonet benyttet av Apple for
Sherlock-programmet
(vintagemacmuseum.com)

En annen sak fra Borgarting lagmannsrett var avgjørelsen i Sherlock-saken (
LB-2019-79865). Saksforholdet var at det var levert inn krav om administrativ overprøving av Apples varemerke SHERLOCK, registrert i klasse 9 for software/EDB-programvare, med krav om at merket måtte slettes som følge av manglende bruk etter varemerkeloven § 37. Selv om det forekom en viss bruk av merket i brukspliktperioden (2012-2017), i form av nedlastinger og omsetning av Apple-datamaskiner (med Sherlock-programmet installert) i bruktmarkedet, kvalifiserte dette etter lagmannsretten syn ikke til «reell bruk», og vilkårene for å slette merket var dermed oppfylt. Lagmannsretten opprettholdt dermed tingrettens konklusjon. Lagmannsrettens avgjørelse er nå rettskraftig og er også tidligere omtalt på IP-trollet.

Morten: Er det noe prinsipielt å hente fra denne avgjørelsen, Julius?

Julius: Ja, det er det forså vidt, den viser at selv om kravet til «reell bruk» må settes lavt vil ikke enhver kommersiell bruk være tilstrekkelig.

Enda en sak fra Borgarting som også gjaldt bruksplikt finner vi i lagmannsrettens avgjørelse vedrørende varemerket SVANE. Varemerket var registrert for en rekke varer i klasse 20, herunder for soveromsmøbler og for «møbler». Lagmannsretten kom til at merket ikke var dokumentert brukt for andre varer enn typiske soveromsmøbler, og at dette ikke var nok til å oppfylle bruksplikten for kategorien «møbler» generelt. Avgjørelsen er nå rettskraftig, og tidligere omtalt her.

I Gyro-saken var spørsmålet for Borgarting lagmannsrett i LB-2019-27424 om varemerket GYRO var beskrivende for downlights som var vipp- og vendbare i alle retninger. Betegnelsen «gyro» brukes som forkortelse for et retningsstabiliserende instrument med et svinghjul. Lagmannsretten kom etter en nærmere gjennomgang av de retts- og bevisspørsmål saken reiste til at merket ikke var beskrivende, og derfor var gyldig registrert

Morten: Det som er dumt med pinnekjøtt da Julius, det er at ovnen ser helt forferdelig ut etter at du har gitt pinnekjøttet en rolig runde på grillfunksjonen 20 min før servering. Hva bruker du når du rengjøreovnen din?

Julius: Da kan man for eksempel bruke Lilleborg sitt produkt JIF, eller var det CIF, Morten?

Morten: Ikke godt å si Julius, men Oslo tingrett ville neppe vært i tvil.

I den såkalte JIF/CIF-saken kom tingretten kom til at det var sannsynliggjort at Lilleborg (en del av Orkla-konsernet) sin JIF-logo fra 1995 var innarbeidet på søknadstidspunktet for Unilevers CIF-figurmerke i 2002, og at det forelå forvekslingsfare mellom disse merkene, samt ordmerkene JIF og CIF. Tingrettens avgjørelse er ikke offentlig, men etter det som er gjengitt offentlig reiser saken også spørsmål om samtykke, avtaletolkning, passivitet, på bakgrunn av tidligere samarbeidsavtaler mellom partene. Partene hadde hatt et langvarig samarbeid fra 1930-tallet og helt frem til 2014, men de inngåtte samarbeidsavtalene kunne ikke tolkes slik at Lilleborg hadde gitt avkall på varemerkeretten til JIF-varemerkene, eller at disse rettighetene var bortfalt som følge av passivitet.

Snake Oil i front. Bildet er hentet her
og er tatt av Caprino Studios.
Morten: På julaften er jo Flåklypa en favoritt der Il Tempo Gigantene slår Blodstrupmoen og selskapet Snake Oil ned i støvlene, men det er vel et annet oljeselskap som også har gått på tap i året som gikk?

Julius: Det stemmer, oljeselskapet ConocoPhillips gikk på et tap i Oslo tingrett.

Spørsmålet i saken var om varemerket CONOCOPHILLIPS, til oljeselskapet med samme navn, kunne registreres for blant annet petroleumsrelaterte varer og tjenester, eller om merket var forvekselbart med de eldre kombinerte merkene til PHILIPS. Både Patentstyret, Klagenemnda og tingretten kom til at det forelå tilstrekkelig vare- og tjenesteslagslikhet og merkelikhet til at det i utgangspunktet forelå forvekslingsfare.

Selskapet ConocoPhillips er imidlertid et stort og godt kjent oljeselskap og det ble anført at dette innebar at omsetningskretsen ikke ville tro at det forelå en kommersiell forbindelse mellom Philips og ConocoPhillips. Tingretten var i utgangspunktet enig i det, og skrev at risikoen for forvekslingsfare må antas betraktelig redusert hvis det yngre merkets berømmelse var relevant i vurderingen av forvekslingsfaren.

Til støtte for at ConocoPhillips berømmelse kunne vektlegges, ble det vist til HR-2008-1686-A, Søtt + Salt, der førstvoterende som representerte flertallet, la vekt på at et merkeelement i det yngre merket var meget godt innarbeidet, og dette ble vektlagt i vurderingen av forvekslingsfaren. Også i teorien finner man til en viss grad noe støtte for at det yngre merkets berømmelse er relevant for denne vurderingen, se Lassen/Stenvik side 322 med videre henvisninger. Videre ble det vist til enkelte saker fra EU-retten der det tilsynelatende ble lagt vekt på det yngre merkets berømmelse, sml. blant annet T-554/14 Massi vs. Messi fra 2018. Tingretten kom til at disse sakene drøftet et annet vurderingstema, nemlig «konseptuell eller begrepsmessig kjennetegnslikhet», og dette var visstnok noe annet enn den vurderingen retten stod overfor i nærværende sak. Videre viste tingretten til en rekke avgjørelser fra EU-retten der det eksplisitt fremgår at det yngre merkets berømmelse ikke er relevant i vurderingen av forvekslingsfare, blant annet T-389/15 Joy vs Joy-Sportswear. Her skrev EU-retten følgende:

«As stated in the Court’s case-law, the highly distinctive character of a sign is relevant only in respect of the earlier mark and not the later mark», jf. avsnitt 95 med videre henvisninger.

Retten kom videre til at uttalelsene fra Høyesterett i HR-2008-1686-A og fra teorien, ikke innebar at norsk rett på dette punktet hadde et annet innhold enn det som følger av praksis fra EU.

Når det yngre merkets berømmelse ikke kunne vektlegges, var tingretten enig med Klagenemnda så vel som Patentstyret i at det forelå forvekslingsfare i varemerkelovens forstand. 

Morten: Dette trollet bemerker at EU-domstolens veier tidvis er uransakelige, og det yngre merkets berømmelse er bare irrelevant i vurderingen av forvekslingsfare til vi får en avgjørelse derfra som sier noe annet. Noen vil hevde at det allerede finnes praksis fra EU som går i motsatt retning og, og at T-554/14 Massi vs Messi nok har mer til felles med nærværende sak enn det tingretten la til grunn. De samme vil nok også ha det til at EU-domstolen i ankebehandlingen av Massi vs Messi kom til at det yngre merkets berømmelse var relevant i vurderingen av forvekslingsfare, se C-449/18 Massi vs Messi. Denne avgjørelsen er imidlertid bare kunngjort på spansk og fransk, og selv om Celine Dions album «Francais Complet» har gått på repeat siden avgjørelsen kom, er ikke fransken min tilstrekkelig god til at jeg forsøker meg på en analyse av denne avgjørelsen før den kommer på et språk jeg behersker bedre.

Julius: Den neste avgjørelsen derimot Morten, den er på norsk.

Morten: Det stemmer, og den gjelder omsetningskretsens forståelse av ordene Santa Cruz:

I oppsummeringen av fjoråret stod det skrevet at KFIRs avgjørelse i Santa Cruz-saken* var anket og at det bare var å glede seg til årets oppsummering. Ventetiden er over og tingretten har avgjort saken – og her kommer omtale i årsoppsummeringen.

1992-merket (Patentstyret)
Selskapet NHS har produsert og solgt rullebrett, surfebrett, snøbrett, sykler med tilhørende utstyr samt klær under varemerke Santa Cruz siden Dolly Parton fremførte sangen «I will always love you» offentlig for første gang (det vil si i 1973). NHS fikk registrert et merke i 1992 for blant annet flagg og bannere i klasse 16, klær i klasse 25 og rullebrett i klasse 28. I 2005 fikk NHS registrert et merke til for klær i klass 25, og videre i klasse 28 der det er registrert som «sportsartikler». Begge de kombinerte merkene ble registrert med unntaksanmerkning der det fremgikk at innehaveren ved registrering, ikke hadde oppnådd enerett til teksten i merket. I 2019 ble merkene opphevet etter krav om administrativ overprøving fra Sports Group Denmark AS. Spørsmålet Patentstyret, Klagenemnda og Oslo tingrett tok stilling til, var om merkene hadde tilstrekkelig særpreg på søknads- og registreringstidspunktene, og det ble tatt utgangspunkt i 1961-loven, jf. varemerkeloven § 83 tredje ledd. Både Patentstyret og Klagenemnda kom til at de to merkene var beskrivende siden merketeksten Santa Cruz ville bli oppfattet som en stedsangivelse.

NHS anførte at det måtte være rettsoppfatningen på søknadstidspunktet som måtte legges til grunn ved særpregsvurderingen. Både Patentstyret og Klagenemnda kom imidlertid til at den rettslige vurderingen måtte skje ut fra dagens rettsoppfatning. I vurderingen av om merketeksten var beskrivende fordi omsetningskretsen ville oppfatte merket som en stedsangivelse, viste nemnda følgelig til to-trinnsvurderingen fra blant annet HR-2016-2239-A ROUTE-66. To-trinnsvurdringen innebærer for det første en vurdering av om merkene var kjent for omsetningskretsen som en geografisk stedsanvendelse. Dersom så er tilfelle, må det vurderes om omsetningskretsen nå – eller i fremtiden – vil kunne forbinde egenskaper ved stedet med egenskaper til de aktuelle varene.

2005-merket (Patenstyret)
Klagenemnda fant det ikke tvilsomt at omsetningskretsen var kjent med Santa Cruz, som en angivelse av kystbyen Santa Cruz som ligger i California. Videre kom Klagenemnda til at Santa Cruz er en særlig kjent surfeby, med et eget surfemuseum, og at omsetningskretsen ville oppfatte at varene merkene var registrert for, hadde sin opprinnelse fra dette stedet, eller ved at varene er i en stil – eller at de er spesielt godt egnet for den typen aktivitet som stedet er kjent for – nemlig surfing.

Når merketeksten ble funnet beskrivende, ble det neste spørsmålet som måtte vurderes om merkets figurative utforming var egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra tekstemelentets meningsinnhold. Her har det utvilsomt vært en innstramming de siste årene, og Klagenemnda la som nevnt over, til grunn dagens rettsoppfatning også i denne vurderingen, og fant at merket sett under ett var beskrivende.

NHS hadde for Klagenemnda videre anført at merkene i alle tilfeller var innarbeidet på søknadstidspunktet, og at de hadde ervervet tilstrekkelig særpreg gjennom bruk. Klagenemnda kom til at det ikke kunne påberopes innarbeidelse for eldre merker med unntaksanmerkning. Dersom NHS ville påberope seg innarbeidelse, måtte de etter nemndas syn, søke merket registrert på nytt og i den forbindelse legge ved innarbeidelsesdokumentasjonen.

Da saken gikk for tingretten, ble det anført at det ikke var nødvendig å vurdere hvorvidt Santa Cruz var beskrivende eller ikke, ettersom NHS hadde akseptert unntaksanmerkningen på registreringstidspunktet. Retten var ikke enige i dette, og mente at NHS fortsatt kunne anføre at merkene ikke var beskrivende selv om de på registreringstidspunktet hadde samtykket til unntaksanmerkningen.

Før retten vurderte om Santa Cruz var et kjent sted for omsetningskretsen, ble det bemerket at denne vurderingen er utpreget skjønnsmessig, at vurderingen har et ikke ubetydelig preg av gjetting og at det er vanskelig for rettsanvenderen å frigjøre seg fra sitt eget subjektive utgangspunkt. Retten adresserte med andre ord «elefanten i rommet». 

Santa Cruz surf museum
Foto: Andrew J.Kurbiko
I den konkrete vurderingen fant retten at Klagenemnda hadde overvurdert omsetningskretsen og tillagt denne større detaljkunnskap om amerikansk geografi enn det var grunnlag for. Retten viste videre til at det er 12 byer eller steder i USA som heter Santa Cruz, og at en rekke steder i andre land bærer samme navn. Dette fordi Santa Cruz betyr hellig kors som betegner korset som Jesus ble korsfestet på. Det ble også påpekt at Santa Cruz i California ikke er et berømt eller et spesielt kjent sted i Norge, men at det snarere tvert imot er snakk om en liten kystby med færre innbyggere enn Drammen. Videre var det heller ingen grunn til å tro at omsetningskretsen i Norge har særlig innsikt i bølgesurfing og steder som forbindes med dette. Retten påpekte også at det bare var 2005-merket som hadde en varefortegnelse som omfattet surfebrett ettersom merket var registrert for «sportsartikler» i klasse 28. Også for denne type varer var forbindelsen mellom varene og byen Santa Cruz i California for svak til at den kunne begrunne registreringsnektelse. Når det gjelder varene 1992-merket var registrert for, kunne ikke retten se at Klagenemnda hadde etablert noen konkret forbindelse mellom disse varene og stedet Santa Cruz i California.

Når merketeksten ikke ble funnet beskrivende for de aktuelle varene, kom retten til at de to kombinerte merkene var registrerbare i henholdsvis 1992 og i 2005. Det var følgelig ikke nødvendig å vurdere innarbeidelsesdokumentasjonen eller om den figurative utformingen i seg selv tilførte det nødvendige særpreg.

Rettsvirkningen av at Klagenemndas vedtak ble kjent ugyldige, var at varemerkeregistreringene ble opprettholdt med unntaksanmerkninger som retten mente det ikke var grunnlag for. Staten har anket saken, så da er det igjen bare å glede seg til neste års oppsummering!

I Axactor-saken (20-025915TVI-OTIR/04) var spørsmålet for Oslo tingrett om tre varemerkeregistreringer tilhørende Axactor var forvekselbare med tre eldre varemerkeregistreringer knyttet til betegnelsen «axa» tilhørende AXA INVESTMENT. Tingretten mente det ikke forelå forvekslingsfare mellom merkene, og opphevet KFIRs kjennelser. En spesiell omstendighet i saken var at i etterkant av KFIRs avgjørelse hadde innsiger AXA Investment kommet til enighet med Axactor og trukket innsigelsen mot Axactor-varemerkene. Tingretten konkluderte imidlertid med at dette ikke var til hinder for å prøve om KFIRs vedtak var gyldig.

Julius: Du så på Flåklypa Morten, men jeg måtte se på Askepott, og det leder oss over til Oslo tingretts sak om varemerket CINDERELLA.

Morten: Helt riktig Julius, dette er en avgjørelse det lukter svidd av. 

For i denne saken hadde Patentstyret registrert merket CINDI for blant annet forbrenningstoaletter i klasse 11. Innehaveren av merket CINDERELLA, registrert for samme varer, leverte innsigelse mot registreringen. Patentstyret opprettholdt registreringen, men da saken ble vurdert av Klagenemnda, kom nemnda til at CINDERELLA-merket var velkjent, at det yngre merke CINDI skapte en assosiasjonsrisiko til det eldre merket, og at det yngre merket medførte en urimelig utnyttelse av det eldre merket.

Forbrenningstoalett i solnedgang.
Hentet her.

Retten var enig i Klagenemndas vurderinger. Det ble vist til at en stor del av innarbeidelsesdokumentasjonen var fra lokalaviser. For ikke mange år siden ville slik dokumentasjon neppe ha vist at merket var velkjent i Norge generelt. Retten viste imidlertid til at medieoppslag i lokale nettaviser også ville gi treff i nettbaserte søk, og at omsetningskretsen vil søke informasjon om de aktuelle varene nettopp på internett. Når det i tillegg ble vist til markedsføring fra riksdekkende medier, kom retten til at CINDERELLA var velkjent. I vurderingen av om det forelå assosiasjonsrisiko viste retten til at CINDIs representant ble spurt om bakgrunnen for valg av merket CINDI, og at etter rettens syn talte for at en sentral motivasjon bak valget av CINDI som varemerke, var nettopp å oppnå en assosiering mellom eget varemerke og CINDERELLA. Videre kom retten til at CINDI og CINDEREALLA ligner på hverandre i varemerkeloven § 4 andre ledds forstand, og at bruken av merket CINDI innebar en urimelig utnyttelse av – eller skade på – det velkjente merkets særpreg.

Også denne saken er anket.

Julius: I den grad det luktet svidd av forrige avgjørelse, Morten, så skal vi her over til et realt koldtbord av immaterialrettslige anførsler, som Torger metaforisk sa det i Huldra-podden.

Morten: Ja, det er riktig, og den allerede varslet anket.

Retriever-saken står mellom avisen Dagens Næringsliv (DN) og Retriever AS (Retriever). Retriever leverer en medieovervåkingstjeneste, der kundene blant annet kan få en oversikt over når deres virksomhet er omtalt i media. Retriever tilbyr sine kunder sammendrag av denne type saker, og spørsmålet i denne saken var om disse sammendragene av Dagens Næringslivs er i strid med avisens enerett til stoffet. Dette er en dom det kan – og vil bli – skrevet mye om, og det mest spennende spørsmålet saken reiser, er etter mitt skjønn samspillet mellom immaterialrettslovene og generalklausulen i markedsføringsloven § 25. Når det gjelder det kjennetegnsrettslige, viste DN til at det fremgikk av Retrievers sammendrag at uttrekkene var hentet fra DN, og at medieovervåkningen innebar en omfattende bruk av DNs varemerker. Dette ville innebære at brukeren av Retrievers tjenester vil assosiere kvaliteten i Retrievers sammendrag med DNs journalistikk.

Retten kom imidlertid til at det avgjørende måtte være om Retriever brukte DNs varemerker i egen kommersiell kommunikasjon. Retten viste til at Retriever bruker eget varemerke for sine varer og tjenester, mens DNs merker kun brukes for å vise hvor originalinnholdet fra sammendraget kommer fra. Bruken av DNs merker var rent beskrivende, og retten kom til at bruken av DNs merker i sammendragene ikke innebar noen fare for at omsetningskretsen ville tro at det var en kommersiell forbindelse mellom Retriever og DN.

Tingretten kom følgelig til at Retrievers bruk av DNs merker ikke krenket deres varemerkerett, men at Retrievers handlinger var i strid med god forretningsskikk etter generalklausulen i markedsføringsloven § 25. Denne avgjørelsen vil bli nærmere gjennomgått i gjennomgangen av markedsrettsåret 2020.

Morten: Siden tingretten i Retriever-saken nok hoppet over gjerdet der det var lavest, passer det fint å gå over til en sak som faktisk handlet om gjerder.

Julius: Helt enig, Morten. Og ingenting lager vel en tydeligere ramme rundt en sak enn et gjerde?

Den såkalte Norgesgjerde-saken (19-192181TVI-OTIR/06) gjaldt kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord på søkemotorer. Som de fleste kjenner til er dette et omstridt tema både varemerke- og markedsføringsrettslig, og domstolene og NKU har tidligere landet på motsatte konklusjoner om slik bruk er i strid med markedsføringsloven § 25, blant annet i Bank Norwegian-saken (omtalt av IP-trollet her og her) som etter det IP-trollet kjenner til skal opp for Borgarting lagmannsrett i 2021.

I Norgesgjerde-saken kom Oslo tingrett til at Kystgjerdets kjøp av blant annet kjennetegnene Norgesgjerdet og Vindex som søkeord utgjorde varemerkeinngrep. Avgjørelsen står tilsynelatende i kontrast til tidligere praksis. I forhold til denne skiller saksforholdet i Norgesgjerde-saken fra tidligere praksis ved Kystgjerdets bruk av funksjonen "Dynamic Keyword Insertion" i Google og Bing for majoriteten av annonsene. Denne funksjonen innebærer at dersom noen søker på det kjøpte søkeordet, så kommer søkeordet automatisk rett inn i overskriften i annonsen (se illustrasjon nedenfor). Saksøkers søkeord VINDEX vises i Kystgjerdets betalte annonse. Som følge av inngrepet ble Kystgjerdet dømt til å betale totalt i overkant av 4 millioner kroner i vederlag og erstatning.

Skjermbilde hentet fra dommen som viser bruk av VINDEX i
Kystgjerdet-annonse på Google (Tenden.no)

Avslutningsvis fra norske domstoler nevner vi også saken fra Bergen tingrett mellom Voss Gondol/Resort og Loen Skylift (19-145093TVI-BERG/2), omtalt av IP-trollet her. Selv om kravet i saken var basert på markedsføringsloven § 30 (ulovlig etterligning) og § 25 (god forretningsskikk) stod to registrerte varemerker sentralt ved vurderingene. Selv om Patentstyret hadde tillatt registrering både av Voss’ og Loens varemerker, kom Bergen tingrett til at Voss’ bruk sitt varemerke (samt noen ytterligere forhold) var i strid med Loens vern etter markedsføringsloven §§ 30 og 25. Basert på domspremissene står varemerkene helt sentralt ved begge vurderingene, og avgjørelsen reiser interessante spørsmål om forholdet mellom spesiallovgivning (kjennetegnsrett) og den mer generelle og skjønnsmessige markedsføringsretten. Dommen er anket og vil bli nærmere omtalt i gjennomgangen av markedsføringsrettsåret 2020.

Julius: KFIR har jo som vanlig avsagt en rekke avgjørelser på kjennetegnsrettens område, men den kanskje mest omtalte var nok avgjørelsen i VM20/99, om logoen til mobilappen WhatsApp..

I denne avgjørelse kom KFIR til at figurmerket manglet tilstrekkelig særpreg for de aktuelle varene og tjenestene og at det ikke kunne registreres. I denne saken hadde WhatsApp lagt ved en rekke dokumentasjoner på at merket var brukt i stor utstrekning, men Klagenemnda bemerket at merket ikke var dokumentert brukt alene, uten tekstelementet «WhatsApp», og da kunne ikke figurmerket isolert sett anses innarbeidet. Avgjørelsen er omtalt her. 

Morten: I tillegg til den allerede Messi vs. Massi-avgjørelsen har det vært flere spennende saker fra EU-domstolen i året som gikk.

Julius: Ja, og vi har jo tidligere vært inne på racerbiler med italienske navn da vi snakket om Il Tempo Gigante. En annen italiensk racerbil er Ferrari Testarossa, blant annet kjent fra spillet  Outrun, var gjenstand for behandling i EU-domstolen:


Internasjonal praksis

I de forente sakene C-720/18 og C-721/18 Ferrari var forholdet at bilprodusenten Ferrari hadde registrert figurmerker med ordet «Testarossa». Bilen Ferrari Testarossa har ikke vært produsert siden 1990, men Ferrari har fortsatt å produsere og markedsføre deler til allerede produserte biler. Spørsmålet i sakene var om salg av slike reservedeler utgjorde «reell bruk» av merket for hele klassen, inkludert biler.

EU-domstolen la til grunn at det ikke var tilstrekkelig at Ferrari solgte brukte biler, fordi bruken av merket må være knyttet til den første gangen varemerkehaver bringer et produkt med merket til markedet. EU-domstolen la derimot til grunn at det i vareklasser som er snevert definert, og hvor gjennomsnittsforbrukeren uten videre forbinder varene i klassen med hverandre, er det tilstrekkelig at man kan påvise reell bruk av merket på enkelte av varene i klassen. Dette var tilfellet for bruken av «Testarossa» på reservedeler.

For varer i brede vare- og tjenesteklasser som kan deles inn i flere underkategorier, er det derimot en forutsetning at varemerkehaver påviser reell bruk innenfor alle disse underkategoriene. Her kan det trekkes en parallell til avgjørelsen i Svane-saken fra Borgarting lagmannsrett som ble redegjort for ovenfor.

En annen sak fra EU-domstolen er avgjørelsen i C-809/18(John Mills). I denne saken var et forvekselbart merke søkt registrert av en som skulle distribuere varene for merkehaveren på det europeiske markedet. Merkehaver krevde så registreringen overført til seg, og spørsmålet var om en slik overføring fant hjemmel i den gamle varemerkeforordningen (207/2009) artikkel 8 nr. 3. Denne artikkelen tilsvarer artikkel 5 nr. 3 i varemerkedirektivet som skal gjennomføres i norsk rett gjennom en ny § 4 a siste ledd, og en endret § 16 b i varemerkeloven.

Kjernen i artiklene og i bestemmelsen er at merkehaver kan kreve et varemerke overført til seg dersom en agent eller en representant for merkehaveren har fått registrert merket i sitt navn, uten å kunne godtgjøre at de hadde adgang til få merket registrert på seg. For eksempel med avtale med merkehaver.

EU-domstolen kom til at uttrykket «agent eller representant» skulle tolkes vidt, og at det avgjørende var om det forelå et avtalebasert samarbeid der den ene ivaretok den andres interesser, sml. avsnitt 85.

Når endringene i varemerkeloven trer i kraft, er som nevnt over uvisst, men denne avgjørelsen vil ha betydning for hvordan tilsvarende ord og uttrykk i den nye § 4 a og i den endrede § 16 bokstav b, skal forstås når disse trer i kraft. 

I sak C-371/18 SKY var spørsmålet for EU-domstolen om diverse varemerkeregistreringer relatert til betegnelsen SKY var ugyldig for dataprogrammer (software). SKY tilbød ingen varer eller tjenester i disse vare- eller tjenestesteklassene. EU-domstolen konkluderte først med at varemerker ikke kan kjennes helt eller delvis ugyldig fordi vareangivelsen er uklar og lite presis. Videre uttalte EU-domstolen at et varemerke må anses for å være levert i ond tro først når det er sannsynliggjort at en søknad har til hensikt å skade tredjeparters interesser på en måte som er i strid med god markedsføringsskikk, eller oppnå en enerett for andre formål enn det som følger av varemerkets funksjoner.

Julius: Varemerkebruk på netthandelsplattformer er ikke et ukjent terreng for varemerkejurister, Morten?

Morten: Enig, og en sak om det finner vi i avgjørelse C-567/18 (Amazon).

Denne saken omhandlet netthandelselskapet Amazons oppbevaring av tredjeparts varer forut for tredjeparts markedsføring, og eventuelt salg gjennom nettstedet amazon.de.

Foto: Claudio Toledo

Spørsmålet i saken var blant annet om oppbevaring av varer som krenker en annens varemerkerett, innebar en krenkelse av varemerkeretten. EU-domstolen kom til at oppbevaringen ikke kunne anses som varemerkebruk etter artikkel 9 i de to varemerkeforordningene 207/2009 og 2017/1001. Oppbevaringen krenket følgelig ikke varemerkeretten. Varemerkeloven § 4 er ment å tilsvare artikkel 9, og avgjørelsen får betydning i vurderingen av omfanget av innehavers beskyttelse også etter norsk rett.

Avgjørelsen er omtalt her.

Morten: Som vanlig har den svenske Patent- og marknadsdomstolen sendt post til Brüssel, Julius.

Julius: Det stemmer, det pleier å bli sendt noen tunge konvolutter hvert år den veien, og i år var intet unntak.

I sak C-456/19 Aktiebolaget Östgötatrafiken var spørsmålet for EU-domstolen hvordan distinktiviteten skal vurderes for posisjonsmerket når de brukes for tjenester og ikke varer, og er plassert på varer som brukes for å utføre tjenestene, herunder om det er nødvendig for varemerket å avvike vesentlig fra normen for den aktuelle sektoren for å anses for å ha tilstrekkelig distinktiv evne. Bakgrunnen for spørsmålet var Östgötatrafikens varemerkesøknad for et ellipseformet varemerke i ulike kombinasjoner av rødt, hvitt og oransje som var søkt registrert for flere transporttjenester i klasse 39. Merkene var søkt registrert på busser og tog, men søknaden var akkompagnert av beskrivelsen «colouring of vehicles in the colours red, white and orange, as shown» – og omfattet ikke formen til kjøretøyene. Patent- och registreringsverket avviste søknaden under henvisning til at merkene kun ville oppfattes som dekor og ikke som varemerker, og derfor ikke oppfylte kravet til distinktivitet. Patent- og marknadsdomstolen mente at denne typen merker måtte avvike betydelig fra hva som var gjengs i bransjen for å kunne registreres, og avviste søknaden.

EU-domstolen pekte på at et varemerkes viktigste funksjon er opprinnelsesgarantifunksjonen, og at distinktivitetsvurderingen må vurderes i lys av varene eller tjenestene som merket er søkt registrert for og oppfatningen i den relevante omsetningskretsen. Hvor et varemerke utelukkende er ment brukt på varer benyttet for å levere tjenesten kan imidlertid ikke merkets distinktivitet vurderes uavhengig av omsetningskretsens oppfatning av merket plassert på disse varene – til tross for at disse varene ikke er gjenstand for søknaden. Avgjørende er om fargekombinasjonene på transportmidlene gjør den gjennomsnittlige forbruker i stand til å skille mellom transporttjenestene levert av Östgötatrafiken og transporttjenestene levert av tredjeparter.

Om bransjenormer uttalte EU-domstolen at dette er relevant der merket består av formen til varen søknaden gjelder, men ikke for nærværende situasjon hvor fargekomposisjonen var «systematically arranged and spatially limited». De omsøkte merkene gjaldt klart definerte grafiske elementer som ikke var ment å representere varer eller området for tjenestene «by the mere reproduction of the lines and the contours», og det var derfor ikke nødvendig å se hen til om merkene skilte seg vesentlig fra normen i den relevante bransjen.

Julius: Puh, det var litt av et kjennetegnsrettsår Morten, jeg er glad vi kunne dele denne oppsummeringen i år.

Morten: Enig, skal vi satse på same procedure next year, Julius?

Julius: Same procedure every year, James (Morten).

*Artikkelforfatter Julius Berg Kaasin arbeider i GjessingReimers som har vært involvert i flere av de omtalte sakene. Han representerte selv saksøker NHS, Inc. i saken mot Staten v/KFIR vedrørende Santa Cruz-varemerkene. Øvrige immaterialrettstroll som har vært involvert i de gjennomgåtte sakene har ikke medvirket til denne oppsummeringen.