12 januar 2021

HR-2020-2017-A: Tann for tann, patent for patent – UiO må ikke svare vederlag i «Forskersaken».

Universitetet i Oslo
Foto: CC - Bjørn Erik Pedersen 

Høyesterett avsa i oktober 2020 dom i saken mellom Roya Sabetrasekh, tidligere forsker ved odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo («UiO»), og Staten v/UiO. Spørsmålet i saken for Høyesterett var om Sabetrasekhs rett til en oppfinnelse hun hadde gjort mens hun var stipendiat var overdratt til UiO som arbeidsgiver, slik at hun hadde krav på rimelig vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7. Jeg finner også grunn til å redegjøre for deler av prosesshistorikken og interessante spørsmål som har vært reist forut for Høyesteretts behandling av saken.

Saken er tidligere omtalt i NRK Brennpunkts dokumentar «Patentjegerne» som ble sendt på NRK 16. desember 2014, og saken må sies å reise interessante rettslige og forskningsetiske spørsmål.

Sakens bakgrunn

Bakgrunnen for saken var at Sabetrasekh, som en del av arbeidet med sin doktorgradsavhandling på odontologisk fakultet ved UiO, hadde skrevet utkast til en artikkel som beskrev en oppdagelse hun hadde gjort. Sabetrasekhs arbeid besto i å dyrke beinceller i en vannoppløselig cellulosegel. Cellulosegelen bar navnet Histocare, og var utviklet av den svenske professoren Christer Busch. Det var det svenske selskapet Ascendia AB som produserte Histocare. Professor Busch og doktorgradsveilederne til Sabetrasekh var medforfattere til Sabetrasekhs artikkel, og det var løpende kontakt mellom professor Busch og veilederne i form av diverse e-postutvekslinger, hvor det også oppstod spørsmål om patentering. I arbeidet med patentering bisto en av Sabetrasekhs veiledere det svenske selskapet Ascendia i utarbeidelse av patentsøknadene. Sabetrasekh var ikke kjent med denne bistanden, og ble først tre år senere kjent med at deler av tekst, bilder og grafer i artikkelutkastet var benyttet i flere patentsøknader. Patentsøknadene ble allment tilgjengelig i november 2008. På dette tidspunkt hadde ikke Sabetrasekh publisert sin doktorgradsavhandling med blant annet den omtalte artikkelen. Dette skjedde først i 2010. Selskapet ble meddelt patent i USA, Japan og Europa.  

Det odontologiske fakultet, UiO 

Sabetrasekh saksøkte på denne bakgrunn sin tidligere arbeidsgiver UiO, Ascendia og professor Busch i 2015. Saken har reist flere interessante spørsmål.

For det første reiste saken et prosessuelt spørsmål om saken mot Ascendia og professor Busch kunne reises for Oslo tingrett, da begge saksøkte var hjemmehørende i Sverige.

Etter Luganokonvensjonens hovedregel i artikkel 2, skal kravene fremmes i Sverige og ikke i Norge. 

Retten drøftet hvorvidt eventuelle unntak fra hovedregelen kom til anvendelse, men kom til at søksmålet mot de svenske saksøkte ble avvist av domstolene på grunn av manglende verneting. Retten fant ikke grunnlag for subjektiv kumulasjon etter Luganokonvensjonen artikkel 6 nr. 1, jf. tvisteloven § 4-8. Erstatningskravene mot Ascendia og professor Busch kunne heller ikke fremmes som følge av at den anførte erstatningsbetingende skade verken var voldt eller oppstått i Norge, jf. Luganokonvensjonen 2007 artikkel 5 nr. 3 om erstatningsverneting, jf. tvisteloven § 4-8. Til behandling for norske domstoler sto dermed bare tvisten mellom Sabetrasekh og UiO.

For det andre reiste saken interessante spørsmål knyttet til om Sabetrasekh måtte anses som oppfinner/medoppfinner til oppfinnelsen, og om hun derfor hadde krav på godtgjøring, oppreisning og erstatning (de to sistnevnte kravene var kun behandlet i tingretten).

Sabetrasekh anførte at hun hadde gjort eller bidratt til en oppfinnelse ved sin ansettelse ved UiO. For å kunne anses som ene- eller medoppfinner følger det av både praksis og juridisk teori at det er en forutsetning at man har ytt et selvstendig intellektuelt bidrag. Tingretten viser til Are Stenvik, Patentrett, 3. utgave 2013, side 252, hvor dette er beskrevet slik:

«For at en person skal anses som medoppfinner, må han ha ytt et selvstendig, intellektuelt bidrag til oppfinnelsen. En rent praktisk medvirkning er ikke nok. En ingeniør som foretar beregninger o.l. etter instruksjoner fra en overordnet, eller en mekaniker som bygger en prototyp etter tegninger han får seg forelagt, kan således ikke anses som medoppfinner. Det samme gjelder den som har finansiert eller organisert arbeidet, f.eks. i egenskap av arbeidsgiver. På den annen side er det ikke nødvendig at bidraget utgjør en oppfinnelse i seg selv. Det kan f.eks. etter omstendighetene være nok å ha stilt problemet selv om andre har funnet frem til løsningene»

Bilde: CC - KrishnenduRoy 

Tingretten kom imidlertid til at Sabetrasekh ikke kunne anses å være oppfinner eller
medoppfinner til oppfinnelsen, da hennes forsøk med Histocare i laboratoriet ikke utgjorde et selvstendig intellektuelt bidrag til oppfinnelsen. I denne sammenheng er det verdt å merke seg at selv om det er utført et selvstendig arbeid med å beskrive forholdet i en artikkel, er ikke det nødvendigvis nok til at det foreligger et selvstendig intellektuelt bidrag som gir grunnlag for medoppfinnerskap eller at det er gjort en oppfinnelse. I tillegg ble det lagt vekt på at retten ikke kunne gjenfinne de forhold som Sabetrasekh anførte som oppfinneriske i patentkravene, men kun som en del av patenteksemplene. Da tingretten kom til at det ikke var sannsynliggjort at Sabetrasekh var medoppfinner eller oppfinner, var det heller ikke grunnlag for å tilkjenne godtgjørelse etter arbeidstakeroppfinnelsesloven, oppreisning eller erstatning.

Lagmannsretten kom under tvil til at Sabetrasekhs bidrag til oppfinnelsen var tilstrekkelig, slik at hun måtte anses å være medoppfinner til oppfinnelsen. Lagmannsretten foretok en konkret vurdering av om bidraget til oppfinnelsen kunne anses som et selvstendig intellektuelt bidrag, og kom til at Sabetrasekh skulle anses som medoppfinner:

«Etter lagmannsrettens vurdering er det mye som taler for at dyrking av celleaggregat i ren Histocare-gel, med medium i et lag under gelen, er del av det som det er gitt patentbeskyttelse for. Dette var As selvstendige idé. Hun utførte arbeidet og gjenskapte senere celleaggregater dyrket fram på denne måten.»

Lagmannsretten kom derimot til at Sabetrasekh ikke hadde krav på rimelig vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven. Rettens oppfatning var at UiO ikke hadde ervervet oppfinnelsen fra Sabetrasekh, hvilket er en forutsetning for at oppfinner skal ha krav på rimelig vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven. Sistnevnte var det sentrale spørsmålet for Høyesterett, se under.

For det tredje reiste saken spørsmål om hvorvidt Sabetrasekh hadde krav på erstatning etter åndsverkloven, jf. arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven.

Tingretten kom til at Sabetrasekh ikke hadde krav på erstatning etter arbeidsgiveransvaret. Det var ikke UiO som hadde tilgjengeliggjort artikkelutkastene. Det var veilederen, som på forespørsel fra Ascendia foretok en vurdering og ga innspill på utkastet til patentsøknaden. Spørsmålet var om UiO kunne holdes ansvarlig for et økonomisk tap etter arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven § 2-1 nr. 1, som lyder slik:

«Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt. Ansvaret omfatter ikke skade som skyldes at arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten eller saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet»

For å bli ansvarlig etter arbeidsgiveransvaret er det en forutsetning at skaden har skjedd under utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren (Lødrup, Lærebok i erstatningsrett, 4. utgave, s. 182).Tingretten uttalte at det ikke var grunnlag for å identifisere veilederens handlinger med UiO, da de kom til at veilederen opptrådte som privatperson. Retten uttalte videre at et slikt krav i så fall måtte rettes mot Ascendia som hadde benyttet artikkelen i patentsøknaden uten å sørge for å innhente samtykke til dette. Sabetrasekh har som nevnt ikke anledning til å reise et slikt krav mot Ascendia for norske domstoler, jf. ovenfor om avvisning av dette kravet som følge av manglende verneting. Dette kravet må i så fall reises for svenske domstoler.

Lagmannsretten kom imidlertid til at det forelå ansvarsgrunnlag etter arbeidsgiveransvaret for kravet om erstatning etter åndsverkloven. Retten la til grunn at offentliggjøring av Ascendias patentsøknad i november 2008 innebar et inngrep i Sabetrasekhs opphavsrett til artikkelen. Lagmannsretten kom videre til at det forelå ansvarsgrunnlag etter arbeidsgiveransvaret for UiO, da veilederens handlinger måtte anses uaktsomme. Retten mente at det var uaktsomt av veilederen å samarbeide med Ascendia og professor Busch om patentsøknaden der artikkelen inngikk uten å orientere Sabetrasekh slik at hun kunne ivareta sine interesser. Videre kom retten til at handlingene ikke gikk utover det universitetet med rimelighet kunne forvente, jf. skadeserstatningsloven § 2-1. nr. siste punktum:

«[Veilederens] handling går ikke ut over det universitetet med rimelighet kunne forvente, jf. skadeserstatningsloven § 2-1 nr. 1 siste punktum. Universitetet er generelt kjent med at de ansatte har kontakter og oppdrag utenfor universitetet. Det er derfor laget egne rapporteringsrutiner mv. Det er også laget regler og retningslinjer for relasjonen mellom veileder og doktorgradsstipendiat. Kontakten med Christer Busch/Ascendia hadde nær sammenheng med veilederoppgaven overfor A, og oversendelsen av artikkelutkastene ble etter det opplyste i utgangspunktet gjort som ledd i det akademiske samarbeidet. Det ligger ikke utenfor det universitetet kunne regne med at et slikt samarbeid kunne utvikle seg til noe mer og uten at [veilederen] gjorde tilstrekkelig for å beskytte stipendiatens opphavsrettigheter. At en veileder kan bidra til at en doktorgradsstipendiats arbeider blir misbrukt av utenforstående kan ikke anses å falle utenfor det universitetet med rimelighet kan forvente. Det vises til Rt-2000-211 (DnB-dommen) og Rt-2008-755 (hjemmehjelp-dommen).

Lagmannsrettens konklusjon er at staten ved Universitetet i Oslo er ansvarlig etter arbeidsgiveransvaret for kravet om erstatning etter åndsverkloven (1961) § 55»

Erstatningskravet førte imidlertid ikke frem, da det ikke var dokumentert at artikkelen ville gitt Sabetrasekh royaltyinntekter. Slik sett kan man tenke seg at saken kunne hatt et rimeligere resultat for Sabetrasekh dersom hun hadde klart å sannsynliggjøre royaltyinntekter på artikkelen. Det er verdt å merke seg at saken reiste spørsmål om hvorvidt Sabetrasekh kunne dokumentere et økonomisk tap, hvilket er et vilkår for å kunne tilkjenne erstatning. Økonomisk tap ved urettmessig bruk av immaterielle rettigheter, såkalte inngrepssaker, kan ofte være vanskelig å måle og tallfeste. Dette var også noe av bakgrunnen for at lovgiver styrket rettighetshavers stilling ved å innføre regler i den nye åndsverkloven som gjorde håndhevingen av inngrep, herunder utmåling av vederlag og/eller erstatning, enklere. (I denne kommentaren går jeg ikke inn på hvorvidt det eksisterte en ulovfestet regel om vederlag etter åndsverkloven av 1961. For videre lesing om krav på økonomisk kompensasjon for rettighetsinngrep etter åndsverkloven, se Rognstad, Opphavsrett, 2. utgave, s. 512 flg.) Etter reglene i åndsverkloven fra 2018 kan rettighetshaver som blir utsatt for inngrep i opphavsretten kreve både vederlag og/eller erstatning, hvor det for vederlag ikke stilles krav om å måtte dokumentere et økonomisk tap, jf. åvl. 81. Denne regelen skiller seg dermed vesentlig fra det som var tilfellet etter den nå opphevede åvl. § 55.  Tilsvarende regler finnes også i de øvrige immaterialrettslovene.

Høyesteretts avgjørelse

Da Høyesterett skulle vurdere saken var det kun spørsmålet om krav på rimelig vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 som skulle prøves. Spørsmålet om medoppfinnerrett ble skåret bort fra behandlingen i Høyesterett, og Høyesterett tar følgende forbehold om spørsmålet:

  «(29) Lagmannsretten kom som nevnt til at A er medoppfinner til den oppfinnelsen Ascendia AB fikk patent på. Dette har universitetet bestridt. Høyesteretts ankeutvalg besluttet at det foreløpig ikke skal forhandles over dette spørsmålet. Min omtale av As oppfinnelse eller medoppfinnelse må derfor forstås med forbehold om at Høyesterett ikke tar stilling til spørsmålet»


Forbeholdet må trolig forstås slik at spørsmålet om medoppfinnelsesrett ikke er rettskraftig avgjort dersom det skulle være aktuelt å reise en ny sak. Det er imidlertid noe vanskelig å se hvilke krav Sabetrasekh kan reise ved en eventuell ny sak, da spørsmålet om UiOs arbeidsgiveransvar overfor veilederen hva gjelder brudd på åndsverkloven er rettskraftig avgjort ved lagmannsrettens avgjørelse. Det kan vel tenkes at det i så fall vil være spørsmål om arbeidsgiveransvar for veilederens medvirkning til at Ascendia AB kunne utnytte oppfinnelsen.

Heller ikke i siste instans fikk Sabetrasekh medhold, og resultatet i saken er dermed at Sabetrasekh ikke mottar noen økonomisk kompensasjon fra UiO.

For å ha krav på rimelig vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 er det et krav at arbeidsgiver må ha fått seg overdratt retten til oppfinnelsen. Bestemmelsens første ledd lyder slik:

«Erverver en arbeidsgiver i medhold av § 4 eller på annet grunnlag, rett til en oppfinnelse som en arbeidstaker har gjort, har denne, selv om annet måtte være avtalt før oppfinnelsen ble til, krav på rimelig godtgjøring med mindre verdien av den rett arbeidsgiveren har overtatt ikke overstiger hva arbeidstakeren med rimelighet må kunne forutsettes å skulle yte til gjengjeld for den lønn og mulige andre goder som han oppebærer i tjenesten»

Loven oppstiller to ulike måter arbeidsgiver kan erverve oppfinnelsen på, og selve ervervsspørsmålet er det sentrale i saken for Høyesterett. Arbeidsgiver kan enten erverve rett til oppfinnelsen i medhold av arbeidstakeroppfinnelsesloven § 4, eller arbeidsgiver kan erverve retten «på annet grunnlag».

For at arbeidsgiver skal få overdratt rett til oppfinnelsen i medhold av arbeidstakeroppfinnelsesloven § 4 er det flere formkrav i loven som må være oppfylt. Utgangspunktet er at arbeidstakeroppfinnelsesloven § 4 på visse vilkår gir arbeidsgiver rett til å kreve oppfinnelsen «helt eller delvis overført til seg». En arbeidstaker som gjør en oppfinnelse, skal derfor «uten unødig opphold» varsle arbeidsgiver om oppfinnelsen, jf. arbeidstakeroppfinnelsesloven § 5. Dersom arbeidsgiver vil erverve rettigheter til oppfinnelsen, må arbeidsgiver melde tilbake innen 4 måneder fra de mottok meldingen, jf. arbeidstakeroppfinnelsesloven § 6. Dersom arbeidsgiver erverver oppfinnelsen, har arbeidstaker krav på rimelig godtgjøring etter § 7.

Bestemmelsene kan fremstå formalistiske. Høyesteretts avgjørelse illustrerer likevel viktigheten av bestemmelsene og formkravene. Etterlevelse av formkravene vil sette arbeidstaker i posisjon til å kunne kreve vederlag for oppfinnelsen, forutsatt at arbeidsgiver ønsker å overta oppfinnelsen. Det er også verdt å merke seg at loven som utgangspunkt er fravikelig, slik at arbeidsgiver kan gi andre retningslinjer om hvordan melding skal gis, hva den skal inneholde og hvor lang frist arbeidsgiver har til å svare. Plikten til å gi rimelig vederlag etter overtakelse av oppfinnelsen er imidlertid preseptorisk, slik at arbeidsgiver ikke kan avtale seg bort fra det, jf. arbeidstakeroppfinnelsesloven § 2, jf. § 7 første ledd.  

I saken hadde Sabetrasekh ikke sendt melding om oppfinnelsen i samsvar med § 5. UiO hadde derfor heller ikke gitt en skriftlig underretning etter § 6. Spørsmålet for Høyesterett var derfor om UiO hadde ervervet rett til oppfinnelsen «på annet grunnlag» etter § 7.

Et viktig legislativt hensyn ved arbeidstakeroppfinnelsesloven er å verne arbeidstakerens interesser. Dette fremheves av Høyesterett med henvisning til forarbeidene til § 7. Kravet på rimelig vederlag er ansett som lovens viktigste når det gjelder bestemmelser som skal verne om arbeidstakers interesser. Likevel er det vanskelig å være uenig i at det konkrete resultat som Høyesterett kommer til fremstår som lite rimelig og gir arbeidstaker i denne saken et svakt vern for uaktsomhet på arbeidsgivers side.

For at arbeidsgiver skal anses å ha ervervet retten til en oppfinnelse «på annet grunnlag» oppstiller Høyesterett en grunnforutsetning om at arbeidstaker må ha akseptert eller godkjent arbeidsgiverens erverv, og dermed gitt avkall på sin rett til oppfinnelsen:

«(37) Lagmannsretten har bygget på at arbeidstakeren får krav på godtgjøring dersom «arbeidsgiveren kan sies å ha disponert over oppfinnelsen som om arbeidsgiver hadde rett til det». Jeg er enig i at slike handlinger etter omstendighetene kan gi grunnlag for erverv av rettigheter. Men forutsetningen må være at arbeidstakeren har akseptert eller godkjent arbeidsgiverens erverv, det vil si gitt avkall på sin rett til oppfinnelsen.

(38)    Mangler arbeidstakerens aksept eller godkjennelse, er arbeidsgiverens disponering over oppfinnelsen ikke rettmessig. Dette kan etter omstendighetene gi arbeidstakeren krav på erstatning etter alminnelige erstatningsregler. Erstatning for slike rettskrenkelser er imidlertid ikke hjemlet i arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7.

(39)    I et tilfelle som her må det derfor foreligge disposisjoner eller adferd som viser at begge parter har bundet seg til å overføre rett til oppfinnelsen fra arbeidstakeren til arbeidsgiveren. Spørsmålet om slik binding foreligger, må avgjøres etter alminnelige avtalerettslige regler» (min understreking)

Dersom det ikke foreligger slik godkjenning eller aksept vil arbeidsgivers disponering over oppfinnelsen ikke være rettmessig, og Høyesterett viser til at slike tilfeller etter omstendighetene kan gi arbeidstakeren krav på erstatning etter alminnelige erstatningsregler, men ikke vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven. For å kunne kreve vederlag etter sistnevnte må det «foreligge disposisjoner eller adferd som viser at begge parter har bundet seg til å overføre retten». Hvorvidt binding foreligger må avgjøres etter alminnelig avtalerettslige regler.  

Høyesterett kom til at UiO ikke hadde ervervet oppfinnelsen «på annet grunnlag». Det at veilederen ensidig hadde rådet over oppfinnelsen uten Sabetrasekhs kunnskap kunne ikke forplikte Sabetrasekh til å overdra oppfinnelsen til UiO. Nettopp fordi Sabetrasekh ikke var kjent med hvordan veilederen samarbeidet med det svenske selskapet og professor Busch kunne hun derfor ikke ha bundet seg – verken uttrykkelig, stilltiende eller ved passivitet. At Sabetrasekh hadde stått på kopi i en e-post hvor det diskuteres at det svenske selskapet vurderer å søke patent og at veilederen dermed var kjent med dette kunne heller ikke anses som en aksept eller stilltiende godkjenning av at UiO ervervet hennes rettigheter. Høyesterett uttaler også at veilederen ved denne e-posten ikke disponerer over Sabetrasekhs rettigheter til oppfinnelsen, da e-posten fremstår som et utspill om å inngå avtale med det svenske selskapet – en avtale som aldri ble inngått.

Varemerkeregistrering nr. 234745. 


Videre finner Høyesterett det klart at veilederen, gjennom sine handlinger, ikke kunne binde universitetet til å erverve oppfinnelsen. Dette lå utenfor veilederens stilling som professor og seksjonsleder ved fakultetet, altså utenfor stillingsfullmakten. I tillegg var Sabetrasekh gjennom ansettelsesavtalen henvist til å ta kontakt med Birkeland Innovation AS, som bistod UiO med å overta rettighetene fra arbeidstakerne. Høyesterett uttaler også at det derfor ikke forelå noen toleranse- eller kombinasjonsfullmakt.

Rettsregelen som Høyesterett tolker seg frem til slår dermed urimelig ut i det konkrete tilfellet; Sabetrasekh får ikke nyte vernet som arbeidstakeroppfinnelsesloven er ment å gi. En forutsetning for at Sabetrasekh skulle hatt krav på rimelig vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 var at UiO hadde fått seg overdratt retten til oppfinnelsen, og når oppfinnelsen ikke er overdratt kan heller ikke arbeidstaker kreve det vern som arbeidstakeroppfinnelsesloven gir. Det kan jo i forlengelse av dette også stilles spørsmål ved om man burde ha klarere regler som fanger opp situasjoner som denne hvor en ansatt på vegne av arbeidsgiver opptrer illojalt overfor andre arbeidstakere.

Avsluttende bemerkninger – viktigheten av klare retningslinjer og forskningsetikk

Høyesteretts avgjørelse må etter min vurdering likevel sies å være i tråd med arbeidstakeroppfinnelseslovens formål – å verne arbeidstakeren, selv om det konkrete resultat kan synes urimelig. Avgjørelsen innebærer nettopp at arbeidstaker ikke kan bli bundet til å overdra sine rettigheter, uten selv å ha akseptert og godkjent overdragelsen. Det må derfor være en bevissthet rundt overdragelsen fra den ansattes side både dersom en velger å benytte fremgangsmåten i § 4, jf. § 6, eller at man inngår avtale på annet grunnlag.

Avgjørelsen bør også være en vekker for FoU-virksomheter for hvordan man innretter virksomheten, utarbeider interne retningslinjer og ansettelsesavtaler, samt informerer de ansatte. I så måte er det også avgjørende at virksomhetene skaper en bevissthet blant sine ansatte rundt hva som skal til for å komme i en posisjon hvor arbeidsgiver vurderer hvorvidt oppfinnelsen skal overdras. Det er først når den ansatte har kommet i denne posisjonen at det kan være tale om vederlag, alt avhengig av om arbeidsgiver ønsker å overta oppfinnelsen. Like fullt bør også avgjørelsen derfor være en vekker og skape nysgjerrighet hos den ansatte for hvordan man skal innrette seg for å komme i en slik posisjon.

Foto: CC - Clayton Shonkwiler

I tillegg reiser saken spørsmål ut over de juridiske problemstillingene, blant annet forskningsetiske spørsmål. Etikkprofessor Jan Helge Solbakk har til Uniforum uttalt at det å «redusere den nylig avsluttede patentsaken til kun en juridisk problemstilling, blir å se vekk fra hovedsaken i konflikten». Han peker på at dersom UiO reduserer dette til å bli en sak de vant, og ikke ser noe kritikkverdig i egen framferd, da har institusjonen et stort problem. Hva gjelder forskningsetikk uttaler Solbakk følgende:


«Altså, her har en professor gått bak ryggen på sin stipendiat for å assistere en tredjepart i utvikling av patentsøknad basert på arbeid fra stipendiatens avhandling. Sannsynligvis er det riktig at denne framferden ikke er i strid med noe eksisterende lovverk. Men den er i sterk strid med alt som har å gjøre med god forskning i etisk forstand. Det er brudd på grunnverdiene når det gjelder å bevare integritet i forskningen.»

Fra det siterte fremgår det at etikkprofessor Solbakk mener at veilederens handlinger og opptreden i denne saken står i sterk strid med god forskningsetikk.

Retten har også kommentert veilederens opptreden. I tingrettens dom fremkom det at veilederen, etter rettens oppfatning har «opptrådt uryddig. Han burde ha informert sin arbeidsgiver om oppdraget vedrørende patentsøknaden i og med at forsøkene var utført ved UiO». Også lagmannsretten har vist til at man som veileder og overordnet har et lojalitets- og omsorgsansvar, og «en plikt til å ikke blande arbeidet for universitetet sammen med Busch/Ascendias næringsinteresser». Det er vanskelig å være uenig i rettens uttalelser på disse punkter, hvilket igjen underbygger viktigheten av å ha gode rutiner for forvaltning og håndtering av IPR som oppstår i virksomheter.

UiO, ved universitetsdirektør Arne Benjaminsen, har uttalt at UiO i dag har bedre systemer for innmelding og håndtering av oppfinnelser og rettigheter enn hva de hadde da saken oppstod. Han sier videre at de vil følge opp dommen nøye, og kartlegge hva slags læring de kan trekke ut av den. Målet er å ikke havne i en lignende situasjon igjen.

Avgjørelsen gir grunn til å understreke og minne om viktigheten av klare IPR-klausuler i ansettelsesavtaler, interne retningslinjer for håndtering av IPR, samt retningslinjer og veiledere for forskningsetikk. Forutberegnelighet på dette området vil være til klar fordel for både arbeidsgiver og den ansatte.

Artikkelen er skrevet av Kaja Skille Hestnes og har tidligere vært publisert hos juridika.no.

04 januar 2021

Månedsoppsummering desember 2020

Foto: Timothy K. Hamilton – CC BY NC

2020 er over og det er tid for årets siste månedsoppsummering!

Norge har fått sin første "Retriever-sak" når DN gikk til sak mot nyhetstjenesten Retriever. Saken omhandlet blant annet Retrievers lenking til DNs artikler som lå åpent tilgjengelig på nett, sammendrag av DNs artikler som Retriever selv hadde fått utarbeidet, utarbeidelse av medieanalyserapporter og utbud av medieanlysetjenester.

 

DN påberopte seg før det første at sammendragene innebar inngrep i DNs opphavsrett til artiklene, for det andre at sammendragene innebar inngrep i DNs databaserettigheter, for det tredje at lagring og tilgjengeliggjøring av innhold som var distribuert til Retriever før mai 2017 var i strid med en eldre avtale, for det fjerde at Retrievers bruk av utdrag fra DNs artikler i diverse medieanalyserapporter innebar opphavsrettsinngrep og ikke kunne begrunnes i sitatretten og for det femte at Retrievers bruk av DNs bruk av ordmerke, logo og ordmerke innebar et varemerkeinngrep

 

DN nådde ikke frem med noen av disse grunnlagene. Tingretten fant derimot at Retrievers bruk av innhold relatert til DN var i strid med god markedsføringsskikk etter mfl.§ 25. Dette ble i hovedsak begrunnet i at Retrievers bruk av innholdet var i strid med bransjepraksis hvor man forutsatte at denne type bruk av andre mediers innhold forutsatte avtale. 


Mens vi venter på Borgartings avgjørelse om bruk av Bank Norwegians varemerke som betalt søkeord i Google AdWords utgjør en krenkelse av markedsføringsloven  som forventes på nyåret, har Oslo tingrett like godt konstatert at slik bruk i seg selv utgjør et varemerkeinngrep. (Saken er nærmere omtalt av Sebastian Stigar her. IP-trollet har tidligere omtalt tingrettsavgjørelsen og NKUs avgjørelse i Bank Norwegian-saken).

 

Norgesgjerdes kombinerte merke, reg. 285643

Kystgjerdet AS hadde kjøpt sine konkurrenters merker «Vindex» og «Norgesgjerde» som søkeord i Google AdWords. Dette var i enkelte tilfeller gjort slik at søkeordet fremgikk av annonseteksten (ved bruk av såkalt Dynamic Keyword Insertion), men i andre tilfeller slik at søkeordet ikke fremgikk av annonseteksten (Bank Norwegian-saken gjelder for øvrig bare den siste formen for bruk).


Det er vanskelig å komme unna at gjengivelse av et varemerke i selve annonseteksten innebærer «bruk» av dette varemerket, slik tingretten legger til grunn (se også den engelske avgjørelsen i Victoria Plumbing). Tingretten legger imidlertid tilsynelatende prinsipielt til grunn at sluttbrukers inntasting av merket som søkeord utgjør varemerkebruk, slik at også tilfellene hvor søkeordet ikke var gjengitt i annonseteksten innebar varemerkeinngrep. Dette er nok et diskutabelt standpunkt i lys av blant annet EU-domstolens avgjørelser i C-236/08 Google France og C‑323/09 Interflora. Dette er også grunnen til at man i Bank Norwegian-saken bare har anført markedsføringsloven. 

 

Ellers skal det påpekes at tingretten nok tar vel lett på særpregsvurderingen, når den konstaterer at det ganske generiske ordmerket «Norgesgjerde» har vern fordi det er registrert som en del av et kombinert merke. Dokumentasjonen på innarbeidelse av ordmerket «Vindex» virker også å være noe knapp.

 

KFIR har truffet sin første avgjørelse i en designsak siden snusbokssakene i 2015. Det var søkt om designregistrering av fire bøker i form av avbildning av samtlige sider i disse. Klagenemnda kom til at dette ikke ga konkret uttrykk for et produkts vareutseende, eller fremsto som en representasjon av et produktets ytre, visuelle trekk, og at søknadene derfor ikke utgjorde «design» etter dsl. § 1 første ledd, jf. § 2 nr. 1. Det ble påpekt at søknadene likevel besto av enkeltelementer, som illustrasjoner mv., som kunne vært registrert. Dette måtte imidlertid gjøres i egne søknader hvor de registrerbare elementene skilles ut og gjengis for seg selv.


Til venstre: Stargos Angel-felger
Til høyre: Audis registrerte felger (DM/203217)

Spørsmålet om designrett til bilfelger har også kommet til Norge. Oslo Byfogdembete avsa 1.12.20 kjennelse i sak om midlertidig forføyning i forbindelse med tollbeslag av Starcos Angel-felger. Byfogden kom imidlertid at det ikke var sannsynliggjort at felgene innebar et inngrep i Audis registrerte design DM/203217, og forføyningen ble derfor opphevet for de aktuelle felgene.


Ellers har Kulturdepartementet invitert til innspill blant annet knyttet til gjennomføringen av flere opphavsrettslige direktiver.



I en sak som har vært omtalt i media (NRK og VG) har Sørsamisk kunnskapspark fått registrert ordmerket HARD JOIK CAFE for Organisering og tilrettelegging av musikkarrangementer mv. i klasse 41. Hard Rock Holdings Ltd., som er innehaver av en rekke merker med teksten HARD ROCK CAFE, har imidlertid fremmet innsigelse i saken

 

EU-domstolen har også avsagt enkelte interessante avgjørelser på tampen av det gamle året. C-607/19 Husqvarna behandler spørsmålet om hva som er følgen av at et merke ikke har vært ute av bruk i fem år, jf. varemerkeforordningen 2009 art. 51 (1) a) (vml. § 37 (1)) ved saksanlegget, men dette skjer mens saken fortsatt står for retten. EU-domstolen legger her til grunn at det avgjørende er saksanlegget eller det tidspunkt hvor kravet om opphevelse bringes inn i inngrepssaken. Dette innebærer at den som krever registreringen slettet i så fall må gå til ny sak etter at femårsperioden har utløpt.

 

Osten Morbier
Foto: CC BY-SA 3.0

I C-490/19 Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier behandlet EU-domstolen spørsmålet om beskyttelsen av geografiske opprinnelsesbetegnelser etter forordning 2006/510 artikkel 13 nr. 1 d), som beskytter  registrerte betegnelser mot "enhver anden form for praksis, der vil kunne vildlede forbrugerne med hensyn til produktets virkelige oprindelse", også kunne omfatte formen eller utseendet til en vare. (Bestemmelsen er videreført i forordning 1151/2012 artikkel 13 nr. 1 d).)


Saken gjaldt en blåmuggost hvor produksjonsmåten gjorde at osten fikk en distinktiv stripe av blå mugg. EU-domstolen la til grunn at beskyttelsen av opprinnelsesbetegnelser i utgangspunktet ikke omfattet måten en vare ble fremstilt på. Beskyttelsen kunne imidlertid omfatte utseendetrekk som var resultat av produksjonsmåten, forutsatt at gjengivelsen av våren kan forlede gjennomsnittsforbrukeren til å tro at en vare er omfattet av en registrert betegnelse. 


Vi har naturligvis også laget en episode av Huldrapodden i desember! Årets siste episode er en julespesial(!) hvor Kaja, Julius og undertegnede snakker om Covid 19, gjemmekontor og immaterialrettsåret 2020, og Sebastian Scwemer dropper innom for å snakke om opphavsrettsutviklingen på kontinentet. Og på nyåret kommer våre sedvanlige oppsummeringer av immaterialrettsåret 2020.

 

Med dette ønsker immaterialrettstrollet alle sine lesere godt nyttår!


Artikkelforfatter satt i utvalget som avsa KFIRs avgjørelse i D 20/124.

21 desember 2020

Huldrapodden Episode 6: JULESPESIAL

I årets siste episode av Huldrapodden disker vi opp med en Julespesial! Torger, Kaja og Julius snakker om Covid 19, gjemmekontor og immaterialrettsåret 2020. Sebastian Scwemer dropper innom for å snakke om opphavsrettsutviklingen på kontinentet og Julius konstaterer at Hamar må være Norges hovedstad for generiske restaurantnavn.

Huldrapodden er tilgjengelig i Apple podcastsSpotify og Podbean.


Med dette ønsker Immaterialrettstrollet alle sine lesere og lyttere en god jul!


20 desember 2020

Kulturdepartementet ber om innspill til gjennomføring av digitalmarkedsdirektivet mv. i norsk rett

Foto: CC BY-SA
Kulturdepartementet inviterte fredag 18.12 til innspill blant annet knyttet til gjennomføringen av flere opphavsrettslige direktiver. Innspillsrunden er primært rettet gjennomføringen av digitalmarkedsdirektivet (2019/790/EU), men det bes også om innspill knyttet til nett- og videre­sendings­direktivet (2019/789(EU), endringer i det gamle nett- og videre­sendings­direktivet  (93/83/EØF) samt til oppfølgingen av Stortingets anmodningsvedtak nr. 728 til 731 av 22. mai 2018 i forbindelse med behandlingen av den nye åndsverkloven.

Innspillsrunden var opprinnelig tenkt gjennomført med fysiske møter, som ved forberedelsen av åndsverkloven, men pga. koronasituasjonen er det i første omgang lagt opp til en skriftlig innspillsrunde. 

Innspillsfristen er satt til 26. mars 2021.

15 desember 2020

NIR utlyser forskningsstipend i industrielt rettsvern for våren 2021

Skal du skrive masteroppgave i immaterialrett til våren? I så fall kan dette være noe for deg!


Man kan søke stipend om man oppfyller ett av følgende kriterier:
  • Student ved et norsk universitet som skal skrive masteravhandling innenfor området for det industrielle rettsvern (patent, varemerkerett, designrett) eller tilgrensede rettsområder.
  • Student fra et norsk universitet som skal ta en mastergrad ved et utenlandsk universitet innenfor området for det industrielle rettsvern eller tilgrensende rettsområder.
  • PhD-student ved et norsk universitet, som skriver PhD-avhandling innenfor området for det industrielle rettsvern eller tilgrensende rettsområder, og som trenger finansieringsstøtte til opphold ved et utenlandsk universitet. 

Søknadsfristen er 31. januar 2021.

08 desember 2020

Månedsoppsummering november 2020

Nok en spennende måned har gått, og det er tid for oppsummering. Den første avgjørelsen vi skal se nærmere på kommer fra Bergen tingrett.

Bergen tingrett

Tvisten i denne saken stod mellom Loen Skylift AS på den ene siden og Voss Gondol AS samt Voss Resort AS på den andre siden, heretter kalt Voss Gondol. Loen Skylift har drevet gondolbanen med samme navn siden 2017. Taubanen som i dag kalles Voss Gondol ble flyttet, ombygd og gjenåpnet sommeren 2019. Våren 2019 ble Loen Skylift gjort oppmerksomme på at Voss Gondol brukte et kjennetegn i markedsføringen, som etter deres skjønn var for lik det kjennetegnet de selv brukte. Kjennetegnene som ble vurdert blir i avgjørelsen gjengitt slik: 

Loen Skylifts kjennetegn uten tekst
Loen Skylifts kjennetegn med tekst

Voss Gondols 4 forskjellige kjennetegn

Loen Skylift mente at Voss gondol, gjennom å bruke disse kjennetegnene i markedsføringen hadde opptrådt i strid med markedsføringsloven § 30. I tillegg ble det anført at Voss Gondol hadde etterlignet animasjonseffekter i markedsføringsvideoer og at slagordet «sommerens letteste topptur» var for likt Loen Skylifts slagord, «Norges letteste topptur». Etter Loen Skylifts syn innebar dette også at Voss Gondol hadde opptrådt i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25.

Kort fortalt ga Bergen tingrett Loen Skylift fullt medhold og kom til at Voss Gondol måtte betale vederlag tilsvarende den vinningen som var oppnådd ved overtredelsen, jf. markedsføringsloven § 48 b.

Det kan sies mye om både erstatningsutmålingen og vurderingen etter markedsføringsloven § 25. En del er også sagt allerede, og i det følgende nøyer jeg meg med å knytte noen kommentarer til rettens vurderingen av markedsføringsloven § 30.

Markedsføringsloven § 30 oppstiller et forbud mot å bruke etterlignende kjennetegn på en slik måte at det må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater. I tillegg må bruken av det etterlignende kjennetegnet innebære forvekslingsfare.

For at Voss Gondols kjennetegn skal kunne anses som en etterligning av Loen Skylifts kjennetegn i markedsføringslovens forstand, må Voss Gondol AS for det første ha hatt kjennskap til Loens kjennetegn. Dernest må de ha blitt inspirert av denne, eller brukt den som et forbilde under utarbeidelsen av sin egen logo, sml. blant annet Lunde m. flere (2019) side 352.

Istedenfor å vurdere om Voss Gondols kjennetegn ble utviklet med Skylifts kjennetegn som inspirasjon eller forbilde gikk tingretten rett på en vurdering av «hvilket inntrykk etterligningen antas å skape plant potensielle kunder». Etter det siterte kan det se ut til at tingretten la til grunn at Voss Gondols kjennetegn var en etterligning, uten først å vurdere særskilt om det yngre kjennetegnet etterlignet det eldre. Som påpekt av professor Lunde i sin artikkel på rett24.no, blir det særlig tydelig at tingretten vurderte forvekslingsfare og ikke om den yngre logoen etterligner den eldre ved at det vises til teorien og sidene der vilkåret om forvekslingsfare behandles. 


Videre finner vi ikke noen særskilt vurdering av om det kan anses bevist at Voss Gondol har hatt kjennetegnet til Loen Skylift som forbilde, andre steder i avgjørelsen heller. Under vurderingen av om det foreligger en urimelig utnyttelse av Loens innsats eller resultater viser imidlertid tingretten til at Voss Gondols designer benektet å bevisst ha etterlignet logoen til Loen Skylift, og at han heller ikke har fått noen direktiver fra sine oppdragsgivere når det gjelder logoens nærmere utforming. Til dette bemerket tingretten kort at det anses påfallende at kvadratet i Voss Gondols kjennetegn er tegnet «med samme strektykkelse og samme hulrom» som i kjennetegnet til Skylift. I denne vurderingen skriver retten, med henvisning til Rt. 2005 side 1560, at Voss Gondol hadde hatt mulighet til å utforme kjennetegnet på en måte som skaper en klarere distanse. Det er riktig at Høyesterett vektlegger handlingsalternativet her, men i den saken var det ikke omtvistet at det forelå en bevisst etterligning, jf. dommens avsnitt 30.

Når det nettopp er illojale etterlikninger § 30 er ment å gir vern mot, kunne man nok ha ønsket at vurderingen av om det yngre merket etterlignet det eldre hadde blitt gjort mer inngående.

Når det gjelder vurderingen av om det foreligger en urimelig utnyttelse av Loens innsats eller resultater konkluderer tingretten med at Voss Gondol «Ved å markedsføre tjenesten ved bruk av en logo som er til forveksling lik Loen Skylift har Voss Gondol … utnyttet Loen Skylift AS innsats og resultater». Det er bemerkelsesverdig at tingretten i denne konklusjonen ser ut til å vektlegge at det yngre kjennetegnet til forveksling er likt det eldre, ettersom tingretten ikke før i punktet etter vurderer om det foreligger forvekslingsfare.

Under forvekslingsfarevurderingen vises det til at virksomhetene Loen Skylift og Voss Gondol retter seg mot den samme kundekretsen før det konkluderes med at det foreligger forvekslingsfare. Tingretten legger ikke nevneverdig brett på at Patentstyret tidligere hadde registrert både kjennetegnet til Loen Skylift og Voss Gondol for identiske tjenester, herunder taubanevirksomhet og transport med taubane i klasse 39, så vel som bevertning i klasse 43. Tingretten nøyde seg med å vise til at det må foretas en selvstendig vurdering av om det foreligger forvekslingsfare i markedsføringslovens forstand.

I teorien er det imidlertid bemerket at forvekslingsfaren etter markedsføringsloven § 30 har store likheter med tilsvarende vurdering etter varemerkeloven, sml. Helset m. flere side 579. I så måte kunne man ønsket seg en mer inngående vurdering av det eldre kjennetegnets særpreg og graden av visuell, konseptuell og fonetisk likhet.

I sin kommentar på rett24.no skriver professor Tore Lunde at dommen er en «oppsiktsvekkende overprøving og tilsidesettelse av Patentstyrets faglige skjønn som er utøvd i forbindelse med registreringen». Det er mange måter å forstå dette på, men dersom Lunde mener at domstolen skal være forsiktig med å overprøve Patentstyrets faglige skjønn i saker om kjennetegnsrett er jeg ikke enig. Høyesterett har en rekke ganger slått fast at domstolene ikke skal være tilbakeholdne med å overprøve Patentstyret skjønn i kjennetegnssaker, sml. HR-2016-1993-A avsnitt 40 med videre henvisninger. Det kritikkverdige ligger etter mitt skjønn i den manglende vurderingen av forvekslingsfare, og ikke i at man har latt være å se hen til Patentstyrets vurdering av denne.

Selv skulle jeg også gjerne sett en mer inngående vurdering av forvekslingsfare, og virkelig gøy hadde det blitt om tingretten hadde kommet til at merkene ikke var forvekslingsbare i varemerkelovens forstand og deretter vurdert om, og eventuelt når markedsføringsloven gir et ekstra vern også i de tilfellene. Hvis jeg er riktig snill så kan det hende lagmannsretten gir meg en slik vurdering til jul neste år ettersom saken tilsynelatende blir anket.

Bildet er hentet her
Ankenektelser

Vi har også fått noen ankenektelser denne månenden. KFIR anket luseskjørt saken eller Salgard-saken til Høyesterett, men ankeutvaglet fant ikke at saken hadde betydning utenfor denne saken, og anken ble avvist.

Samme skjebne led Fjellreven. Fjellreven fikk slettet varemerkeretten til ordmerket G 1000 for blant annet klær og hodeplagg i klasse 25, etter at KFIR kom til at merket ikke var brukt som en angivelse av kommersiell opprinnelse for de aktuelle varene i henhold til reglene om bruksplikt. KFIR fikk medhold i både tingrett og lagmannsrett og Fjellrevens anke ble ikke tillatt fremmet av Høyesterett. 

Borgarting lagmannsrett

I tillegg har vi fått en avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett som også gjaldt spørsmål om bruksplikt. Spørsmålet i denne saken var om Ekornes bruk av varemerket Svane på soveromsmøbler var tilstrekkelig til at merket kunne anses som brukt for møbler, som merket var registrert for. Etter henvisning til praksis fra EU viste lagmannsretten til at det avgjørende var om det forelå en tilstrekkelig sterk forbindelse mellom varene merket er brukt for og de varer merket er registrert for. Borgarting kom til at det ikke var en tilstrekkelig sammenheng mellom soveromsmøbler og møbler generelt og registreringen ble begrenset slik at merket ikke lengre er registrert for møbler, men kun for soveromsmøbler. Denne avgjørelsen er også tidligere omtalt for IP-trollet av Torger Kielland her.

Oslo tingrett  

Videre har vi også fått en avgjørelse fra Oslo tingrett. I denne saken hadde selskapet Axactor registrert to ordmerker AXACTOR og ett kombinert merke. Selskapet AXA fremmet innsigelse mot registreringen av de to merkene som ble registrert i 2018 og fremmet krav om administrativ overprøving av merket registrert i 2016. Både innsigelsene og kravet om administrativ ble begrunnet med at de Axactors merker var fovekselbare med deres eldre varemerkeregistreringer, herunder blant annet ordmerket AXA. Det var ubestridt at det forelå tjenesteslagslikhet.

Patentstyret kom til at verken innsigelsene eller kravet om administrativ overprøving kunne føre frem, mens KFIR kom til motsatt resultat. Da vedtaket til KFIR ble prøvd av Oslo tingrett hadde imidlertid partene inngått en avtale der det fremgikk at Axa ikke lengre hadde innvendinger mot Axactors varemerkeregistreringer. Både Axactor og KFIR mente imidlertid at det var behov for dom i saken, og det var ubestridt at Axactor til tross avtalen hadde rettslig interesse i overprøving av KFIRs vedtak. Spørsmålet var imidlertid om tingretten kunne vektlegge denne avtalen i vurderingen av vedtaket til KFIRs gyldighet.

Foto: Nick Youngson - CC BY-SA 3.0
Retten viste til at forarbeidene til varemerkeloven isolert sett trakk i retning av at det var anledning å vektlegge avtalen i vurderingen av om vedtaket kunne opprettholdes. Retten viste imidlertid til at praksis fra Høyesterett og teori om forvaltningsretten så vel som varemerkeretten, og kom til at hovedregelen må være at domstolskontrollen med forvaltningsvedtak skal bygge på samme faktum som på vedtakstidspunktet. Retten kom følgelig til at det ikke var grunn til å legge vekt på avtalen som kom i stand etter at KFIR hadde avsagt sitt vedtak.

Når det gjelder vurderingen av forvekslingsfare kom KFIR i sitt vedtak til at den norske gjennomsnittsforbrukeren «klart vil oppfatte og gjenkjenne likhetstrekket  i AXA..» avsnitt 22. Videre ble det påpekt at dette felleselementet innebar at merkene var fonetisk like, se avsnitt 23. Tingretten kom i likhet med KFIR til at felleselementet medførte et åpenbart visuelt likhetstrekk. I tingrettens vurdering blir det imidlertid vektlagt i større grad at AXACTOR var mer enn dobbelt så langt som AXA og at bokstavene CTOR innebar en «ikke ubetydelig grad av visuell ulikhet». Videre kom tingretten at felleselementet AXA ville utales forskjellig i de to merkene, og at den fonetiske forskjellen mellom merkene er større enn likheten. Tingretten kom etter dette til samme resultat som Patentstyret og landet på det ikke forelå forvekslingsfare. Tingretten fremhevet at de var kjent med at EUIPO hadde kommet til motsatt resultat i vurderingen av de samme merkene, uten at det hadde innvirkning på hvordan tingretten bedømte likheten.

Kontinentet

Avslutningsvis kan det nevnes at det er kommet en spennende avgjørelse fra EU-domstolen i sak C-809/18 – John Mills.

Saken gjelder en tolkning av den gamle varemerkeforordningen (207/2009) artikkel 8 nummer 3. Denne artikkelen tilsvarer artikkel 5 nr. 3 i varemerkedirektivet som skal gjennomføres i norsk rett gjennom en ny § 4 a siste ledd og en endret § 16 b i varemerkeloven.

Kjernen artiklene og i bestemmelsen er at merkehaver kan kreve et varemerke overført til seg dersom en agent eller en representant for merkehaveren har fått registrert merke i sitt navn, uten å kunne godtgjøre at de hadde adgang til få merket registrert på seg. For eksempel med avtale med merkehaver.

En agent som neppe kan registrere
husets merke i eget navn.
Opphavsperson: Jerry Watson.
Kreditering: Camera Press

 Saken fra EU-domstolen gir anvisning både på hva som ligger i uttrykkene representant eller agent, samtidig som det vurderes om også lignende merker registrert av en agent kan kreves overført til merkehaver i medhold av bestemmelsen.

I denne saken var et forvekselbart merke søkt registrert av en som skulle distribuere varene for merkehaveren på det europeiske markedet. Med henvisning til bestemmelsens formål kom EU-domstolen til at bestemmelsen hjemlet overføring også av merker som er forvekslingsbare. Videre kom EU-domstolen til at uttrykket agent eller representant skulle tolkes vidt, og at det avgjørende var om de
t forelå et avtalebasert samarbeid der den ene ivaretok den andres interesser, sml. avsnitt 85.

Når endringene i varemerkeloven trer i kraft er foreløpig uvisst. Denne avgjørelsen vil imidlertid ha betydning for hvordan tilsvarende ord og uttrykk  i den nye § 4 a og i den endrede  § 16 bokstav b  skal forstås når disse trer i kraft.

Helt avslutningsvis er det også blitt enighet mellom SHE Community og DNB, IP-trollet har omtalt tvisten her.