17 november 2017

Full seier for Hunderfossen og Aukruststiftelsen i Høyesterett

Høyesterett avsa 15.11.17 dom i Il Tempo Gigante-saken, og la enstemmig til grunn at berg-og-dalbanen «Il Tempo Extra Gigante» ikke innebar et inngrep opphavsretten Caprino Filmcenter har til filmbilen «Il Tempo Gigante». Høyesterett la til grunn Caprino Filmcenters bidrag til filmbilen var begrenset til den kunsthåndverksmessige utformingen av filmbilen. Disse trekkene gjenfinnes imidlertid ikke i «Il Tempo Extra Gigante» og sistnevnte innebar derfor ikke et inngrep i Caprinos bearbeidelse. Caprino kunne heller ikke anses å ha vern for tittelen «Il Tempo Gigante» etter åndsverkloven § 46.

«Il Tempo Gigante» - filmbilen
Kjell Aukrust skapte Flåklypa-universet gjennom tegninger og fortellinger. Han utga flere bøker med skildringer av Flåklypa, og en egen bokserie med Flåklypa Tidende. Den første kjente tegningen av «Il Tempo Gigante» ble publisert i Adresseavisen i 1968 under navnet «Reodor V-20», og skulle forestille Adresseavisens nye budbil (tegning A).

På slutten av 60-tallet kom Aukrust i kontakt med Ivo Caprino, og de avtalte å lage en TV -serie basert på Flåklypauniverset kalt «Flåklypa Radio Norway». Til bruk i TV-serien ble det bygd en 1,5 m. lang tredimensjonal «Il Tempo Gigante». Bilen ble bygd i filmstudioet på Snarøya av Bjarne Sandemose (filmbilen). I 1972 skrinla imidlertid NRK prosjektet.

Etter en ide fra Remo Caprino, avtalte Aukrust og Caprino i stedet å lage en helaftens dukkefilm - «Flåklypa Grand Prix». Manu­skriptet til filmen ble skrevet av Kjell Aukrust, Kjell Syversen, Ivo Caprino og Remo Caprino. Filmen hadde premiere i 1975 og ble en svært stor suksess. I Norge ble det solgt 5,5 millioner kinobilletter, og filmen er oversatt til 13 språk og vist i 30 land. Som et markedsføringstiltak bygget  Caprino Filmcenter også en kjørbar fullskalaversjon av «Il Tempo Gigante» som vakte stor interesse.

I forbindelse med forberedelsene av TV-serien eller filmen tegnet Aukrust en oppdatert versjon av bilen – nå omtalt som «Il Tempo Gigante» (tegning B) Denne fungerte også som rekvisitt i filmen, nærmere bestemt i en scene hvor Solan Gundersen tar med seg tegningen til Ben Redik Fy-Fazan. Kjell Aukrusts opphavsrett er ved hans død overdratt til Aukruststiftelsen.

Hunderfossen Familiepark i Lillehammer bygget på 80-tallet opp en opplevelsespark som i stor grad var basert på Ivo Caprinos troll, figurer og dukker med motiver fra norske eventyr. Ved åpningen i 1984 hadde parken blant annet et 15 meter høyt sittende troll laget av Ivo Caprino. Fullskalamodellen av «Il Tempo Gigante» sto i sommermånedene utstilt i parken. Hunderfossen ønsket på 2000-tallet å lage en mer helhetlig attraksjon rundt «Il Tempo Gigante» blant annet i form av et «Reodors verksted» i forbindelse med bilen. Det var kontakt mellom parken og Caprino i denne forbindelse, men dette  materialiserte seg ikke.

«Reodor V-20» - tegning A
Opprinnelig publisert i Adresseavisen, 1968
Hunderfossen Familiepark tok da uformelt kontakt med Aukruststiftelsen. Denne kontakten resulterte etter hvert i byggingen av berg-og-dalbanen «Il Tempo Extra Gigante», som sto klar til åpningen av parken våren 2014. Banen var 13 meter lang med 14 seter og var dels modellert som «Il Tempo Gigante» foran og bak, blant annet i form av overdimensjonerte eksospotter, radar og lykter på skjermen.

Caprino Filmcenter tok 15.10.2014 ut stevning mot Hunderfossen Familiepark blant annet med påstand om at parken ble forbudt å markedsføre «Il Tempo Extra Gigante». Det ble anført at Caprino hadde opphavsrett til filmbilen «Il Tempo Gigante» og Tegning B sammen med Aukruststiftelsen, og at banen innebar inngrep i denne opphavsretten. I alle tilfelle ble det anført at banen innebar en krenkelse av markedsføringsloven §§ 25 og 30 og brudd på lojalitetsplikt. Aukruststiftelsen trådte inn i saken med krav mot Caprino filmsenter, jf. tvisteloven § 15-3

Sør-Gudbrandsdal tingrett avsa 16.10.2015 dom i saken (omtalt av IPtrollet her), hvor det ble slått fast at «Il Tempo Extra Gigante» ikke innebar inngrep i Caprino Filmsenters opphavsrett til filmbilen «Il Tempo Gigante». Caprino anket til Eidsivating lagmannsrett, som 9.1.2017 avsa dom (omtalt av IPtrollet her) hvor et flertall på to dommere la til grunn at «Il Tempo Extra Gigante» innebar et inngrep i Caprinos opphavsrett til filmbilen. Det ble også lagt til grunn at navnet «Il Tempo Extra Gigante» innebar et inngrep i åndsverklovens (§ 46) tittelvern av «Il Tempo Gigante». Hunderfossen og Aukruststiftelsen anket til Høyesterett, som ved beslutning av 16.5.17 fremmet de opphavsrettslige spørsmålene i saken til behandling.

Høyesteretts avgjørelse

Omfanget av Sandemoses bearbeidelse
Partene var enige om at Aukrusts tegning A var forbilde ved byggingen av filmbilen, og at denne måtte anses som en bearbeidelse av tegning A. Det var heller ikke uenighet om at Bjarne Sandemose tilførte elementer til filmbilen som hadde opphavsrettslig vern som bearbeidelse etter åvl. § 4 (punkt 62). Uenigheten mellom partene knyttet seg til hva som er beskyttet som bearbeidelse i filmbilen (punkt 63).

«Il Tempo Gigante» - tegning B
Førstvoterende tok utgangspunkt i at bearbeideren av et åndsverk har opphavsrett til verket «i denne skikkelse» - altså som bearbeidelse. Lest i sammenheng med åvl. § 1 må dette imidlertid innebære at bearbeiderens opphavsrett er begrenset til resultatet av hans skapende åndsinnsats, og ved denne fastleggelsen må bearbeidelsen avgrenses mot originalverket (punkt 75).

Lagmannsretten hadde i sin vurdering lagt til grunn at det var «helhetsinntrykket av filmbilen som utgjør opphavsretten til ... bearbeidelsen av tegning A, slik også i Rt-2012-1062 (Tripp Trapp) avsnitt 90 som gjengitt ovenfor». Etter flertallet i lagmannsrettens syn var det derfor «heller ikke riktig å gjøre "fradrag" for Kjell Aukrusts bidrag til filmbilen, utover det helhetsinntrykk som fremgår av originalverket (tegning A).» Dette gjaldt «både for enkeltelementer som Aukrust har benyttet i tidligere tegninger, og de idéer som han ga til Bjarne Sandemose i forbindelse med byggingen av filmbilen» (Lagmannsrettens dom s. 43, gjengitt i punkt 80).

Denne tilnærmingen bygget i følge førstvoterende på en uriktig forståelse av åndsverkloven § 4 (punkt 82). Den riktige tilnærmingen for å «fastslå hva som er vernet, er å klarlegge hvilke selvstendige endringer og tillegg bearbeideren har tilført originalverket, og så vurdere om disse fyller kravet til verkshøyde, hver for seg eller etter en helhetsbedømmelse». Ved denne vurderingen må bearbeidelsen «holdes opp mot alle sider av originalverket som er uttrykk for originalopphavsmannens åndsinnsats – detaljer så vel som helhet» (punkt 83).

Aukrusts opphavsrett til tegning A er da ikke begrenset til «helhetsinntrykket» av tegningen (punkt 84). Ved å legge til grunn at bearbeidelsen utgjør «helhetsinntrykket» av filmbilen, tar lagmannsretten «dessuten ikke tilstrekkelig høyde for at Sandemose ikke skal ha vern for ideer og håndverksmessige endringer, og heller ikke for verkselementer og kunstneriske uttrykk som kan tilbakeføres til Aukrust» (punkt 85).

En konsekvens av lagmannsrettens tilnærming er, som førstvoterende riktig påpeker, at «opphavsretten til originalverket blir innskrenket og fortrengt av bearbeidelsen», i strid med  åvl.  § 4 andre ledd, som bestemmer at bearbeideren ikke kan råde over det bearbeidete verk «på en måte som gjør inngrep i opphavsretten til originalverket». Det samme fremgår av Bernkonvensjonen artikkel 2 nr. 3 (punkt 86).

«Il Tempo Gigante» - filmbilen
Ved vurderingen av hvilke elementer i filmbilen som nyter opphavsrettslig vern som bearbeidelse, måtte det ses hen til både enkeltdetaljer, sammenstillingen og helhetsinntrykket av de elementer som Sandemose tilførte filmbilen (punkt 94). Det måtte ved denne vurderingen tas hensyn til hvilke muligheter Sandemose hadde til å ta frie og kreative valg, jf. Rt-2007 s. 1329 (Huldra i Kjosfossen) punkt 44. Når Sandemose skulle bygge en tredimensjonal modell av «Il Tempo Gigante» basert på Aukrusts tegninger i en film som skulle gjenskape Aukrusts Flåklypaunivers, innebar dette at Sandemoses spillerom for original skapende innsats var innsnevret, og at muligheten til å skape noe som har verkshøyde, dermed ble innskrenket (punkt 98).

Ved denne vurderingen måtte det tas hensyn til at flere av enkeltelementene i filmbilen kunne tilbakeføres til Kjell Aukrusts tidligere tegninger. Partene var enige om at dette omfatter tegninger av radar, dioptersikte, lykter med øyelokk, rakettrør og støtfanger. Det var klart at ideen om å bruke disse på filmbilen ikke var opphavsrettsbeskyttet, jf. Rt. 2013 s. 822 (Ambassadør) punkt 49. Sandemose kunne heller ikke få vern for detaljer som gjenga Aukrusts tegninger (punkt 101).

Det var riktignok uenighet mellom partene hvilke øvrige elementer som kunne føres tilbake til Aukrust. Dette gjaldt blant annet en ekstratank med dyrlegesprit, håndbrems med direkte overføring til bremsekloss og blodbank, som var nevnt i manuskriptet til Flåklypa Radio Norway fra 1969. Førstvoterende avviste Caprinos anførsler om at denne passasjen var limt inn i manuskriptet etter at filmbilen var laget, og fant det sannsynlig at disse elementene opprinnelig måtte tilskrives Aukrust.

Førstvoterende la etter denne vurderingen, på samme måte som tingretten, til grunn at Sandemoses bidrag til filmbilen var begrenset til å gi denne en kunsthåndverksmessig utforming (punkt 96 og 97 og 109).

Inngrepsvurderingen
Verneomfanget beror i følge førstvoterende «på hvor originalt og særpreget verket er, og vernet rekker så langt den individuelt skapende innsats når, jf. Rt-2012-1062 (Tripp Trapp) avsnitt 86. Det avgjørende er om de individuelle trekk som beskyttelsen er knyttet til, går igjen på en slik måte at verket kan sies å ha bevart sin identitet, jf. Rognstad, op. cit. side 138» (punkt 113). 

«Il Tempo Extra Gigante»
Foto: Åshild Eidem, Aftenposten
Med dette utgangspunktet fant førstvoterende det passende å dra linjene til saken inntatt i Rt. 1962 s. 694 (Wegners sybord), hvor spørsmålet var om sybordet Bjørg var en krenkelse av Wegners opphavsrett til sitt bord. Høyesterett sluttet seg her til en sakkyndig uttalelse om at «Wegners bord er et forfinet stykke formkunst, mens Bjørg er et robust bruksmøbel, uten denne forfinelse». «Når Wegners opphavsrett [da] bare omfatter selve den kunstneriske utformning av bordet, kan jeg etter dette ikke se at hans rett er blitt krenket ved fremstillingen av sybordet 'Bjørg'.» (punkt 114)

På tilsvarende måte hadde «Il Tempo Extra Gigante» et industrielt preg, som ga et helt annet estetisk inntrykk enn filmbilens forfinete kunsthåndverksmessige uttrykk (punkt 117). «Il Tempo Extra Gigante innebar derfor ikke et inngrep i opphavsretten til Sandemoses bearbeidelse i filmbilen (punkt 118).

Opphavsretten til tegning B
Førstvoterende la, på samme måte som tingretten, videre til grunn at tegning B måtte anses som en bearbeidelse av tegning A, men ikke av filmbilen, og at Aukruststiftelsen alene har opphavsrett til denne (punkt 127).

Etter dette var det for førstvoterende ikke nødvendig å ta stilling til Caprinos anførselen om at filmbilen var et fellesverk etter åndsverkloven § 6, eller Aukruststiftelsen og Hunderfossens subsidiære anførsel om at Caprino Filmcenter ikke har ervervet nødvendige rettigheter fra Bjarne Sandemose (punkt 128).

Tittelvern
Førstvoterende la til grunn at det var Aukrust som laget navnet «Il Tempo Gigante» til manuskriptet til Flåklypa Radio Norway fra 1969. Det ble lagt til grunn at formålet med tittelvernet i åvl. § 46 var å beskytte opphavsmannen mot at andre benytter hans tittel for å dra fordeler av den anseelse som er knyttet til ham eller verket (punkt 134-137). Selv om Caprino Filmcenter først hadde offentliggjort filmen og filmbilen under navnet «Il Tempo Gigante», innebar ikke dette en rett for Caprino som bearbeider å fortrenge Aukrust som opprinnelig opphavsmanns rett til å benytte den tittelen han hadde satt på sitt verk (punkt 138 og 140). Åvl. § 46 ga derfor ikke Caprino Filmcenter rett til å nekte Aukruststiftelsen å bruke tittelen «Il Tempo Gigante» (punkt 141).

Immaterialrettstrollets vurderinger

«Il Tempo Gigante» - bil i full støttelse
Høyesterett klargjør gjennom sin tolkning av åndsverkloven § 4 at vernet av en bearbeidelse ikke rekker lenger enn bearbeiderens skapende innsats til bearbeidelsen. Man kan ikke, som lagmannsretten, legge til grunn at det er helhetsinntrykket av filmbilen som utgjør den bearbeidelsen Caprino har opphavsrett til. Man må derimot klarlegge hvilke selvstendige endringer og tillegg bearbeideren har tilført originalverket, og deretter vurdere om disse oppfyller kravet til verkshøyde. Det er for så vidt ikke oppsiktsvekkende at opphavsrettsvernet ikke rekker lenger enn opphavsmannens originale bidrag. Det er likevel klargjørende å få det presisert av Høyesterett at dette ikke stiller seg annerledes for bearbeidelser som skjer i samarbeid med originalopphavsmannen.

På mange måter passer Caprinos argument om medopphavsrett til filmbilen på grunnlag av en frembringelse som både Aukrust og Sandemose deltok i, bedre inn i åndsverkloven § 6 om fellesverk. Et fellesverk etter åvl. § 6 foreligger når to eller flere opphavsmenn i samarbeid har skapt et verk, uten at den enkeltes ytelser kan skilles ut som særskilte verk. Dette kravet til samarbeid, eller som det formuleres i forslaget til ny åndsverklov - «felles skapende åndsinnsats», har tradisjonelt ikke vært betraktet som særlig strengt. Det har vært ansett tilstrekkelig at opphavsmennene har arbeidet i fellesskap etter en felles idé. Konsekvensen av at det foreligger et verk som på denne måten er frembrakt i samarbeid, er at alle opphavsmennene får opphavsrett til fellesverket uavhengig av om det har bidratt med skapende innsats til alle deler av dette.

I en slik situasjon bør det imidlertid også gjøres fradrag for bidrag den enkelte opphavsmannen har skapt før samarbeidet startet, da slike bidrag ikke kan anses å være del av en «felles skapende åndsinnsats». Sånn sett ville resultatet neppe blitt annerledes om Høyesterett hadde betraktet filmbilen som et fellesverk, og dette er trolig grunnen til at Høyesterett fant at det ikke var nødvendig å ta stilling til spørsmålet. På grunn av samarbeidskarakteren til fellesverk er problemstillingen imidlertid ikke helt parallell til spørsmålet om omfanget av en bearbeidelse. Det hadde derfor vært interessant om Høyesterett hadde tatt separat stilling til dette spørsmålet.

Det bør videre knyttes en kommentar til det faktum lagmannsretten la til grunn i sin behandling, og som Høyesterett også var bundet av i og med at det bare var anket over rettsanvendelsen. Det var også uenighet om dette mellom partene (se punkt 48).

Førstvoterende la til grunn at Høyesterett ved anke over rettsanvendelsen, må bygge på lagmannsrettens bevisbedømmelse, men at lagmannsrettens domsgrunner kan suppleres med kjensgjerninger som er vitterlige eller ubestridte, jf. HR-2015-948-U punkt 5. Det bemerkes spørsmålet i opphavsrettssaker ofte vil være hvilke rettslige slutninger som kan trekkes fra faktum, og at slike vurderinger ikke dreier seg om bevisbedømmelse men om å anvende rettsreglene på det foreliggende faktum (punkt 89). Dette omfatter også estetiske vurderinger som inngår i vurderingen av om et verk er etterlignet (punkt 90).

Lagmannsrettens flertall legger i sin bevisvurdering tilsynelatende at Sandemoses faktiske bidrag til utformingen av filmbilen har vært større enn det tingretten legger til grunn, i alle fall slik dette immaterialrettstrollet leser dommen. I domspremissene kommer dette imidlertid i stor grad til uttrykk i lengre referat fra den såkalte «Brand Valley-rapporten» som flertallet «slutter seg til».


Førstvoterende har derfor sitt på det tørre når han betrakter «Brand Valley-rapporten» som estetiske vurderinger som Høyesterett kan overprøve. Når førstvoterende forkaster denne fordi det «hefter ... klare svakheter» ved den, forkastes også lagmannsrettens eventuelle avvikende bevisvurdering. I den grad lagmannsrettens flertall har lagt til grunn en bevisvurdering som avviker fra tingrettens, kommer dette derfor tilsynelatende ikke godt nok til uttrykk i premissene.

16 november 2017

NIR utlyser forskninggstipend i industrielt rettsvern m.m. for vårsemesteret 2018

Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse (NIR) utlyser forskningsstipend innenfor industrielt rettsvern (patentrett, varemerkerett og designrett) og tilgrensende rettsområder for studenter som skal skrive avhandling våren 2018. 

Man kan søke stipend om man oppfyller ett av følgende kriterier:

  • Student ved et norsk universitet som skal skrive masteravhandling innenfor området for det industrielle rettsvern (patent, varemerkerett, designrett) eller tilgrensede rettsområder
  • Student fra et norsk universitet som skal ta en mastergrad ved et utenlandsk universitet innenfor området for det industrielle rettsvern eller tilgrensende rettsområder 
    Søknadsfristen er 1. desember 2017.

    15 november 2017

    Høyesterett: Berg-og dalbanen "Il Tempo Extra Gigante" ingen krenkelse av Caprino Filmcenters opphavsrett til filmbilen "Il Tempo Gigante"

    Høyesterett avsa i dag dom i den såkalte "Il Tempo Gigante"-saken (som Immaterialrettstrollets flerfoldige hoder har omtalt herher og her), og la enstemmig til grunn at berg-og-dalbanen «Il Tempo Extra Gigante» ikke innebærer et inngrep  i opphavsretten Caprino Filmcenter har til filmbilen «Il Tempo Gigante». Høyesterett la til grunn at Caprino Filmcenters bidrag til filmbilen var begrenset til den kunsthåndverksmessige utformingen av filmbilen. Disse trekkene gjenfinnes imidlertid ikke i «Il Tempo Extra Gigante», og sistnevnte innebar derfor ikke et inngrep i Caprinos bearbeidelse. Caprino kunne heller ikke anses å ha vern for tittelen «Il Tempo Gigante» etter åndsverkloven § 46.

    Av prinsipiell (men mindre immaterialrettslig) interresse fastlo også Høyesterett at det må kunne utledes av det grunnleggende prinsipp om kontradiktorisk behandling at ankende part, som bare har anket over rettsanvendelsen, må kunne imøtegå ankemotpartens anførsler om bevisbedømmelsen.

    Aukruststiftelsen og Hunderfossen familiepark ble også tilkjent tilkjent henholdsvis ca. 1,2 millioner kroner og 300 000 kroner i saksomkostninger for behandlingen for Høyesterett.

    Høyesterett har dermed opphevet Borgarting lagmannsretts dom av 9. januar 2017 i sin helhet som følge av feil rettsanvendelse.

    Høyesteretts avgjørelse kan leses i sin helhet her, og Immaterialrettstrollet kommer tilbake med en nærmere redegjørelse og analyse av Høyesteretts avgjørelse.

    Høyesterett ankeutvalg: Ingen unntak fra sikkerhetsstillelse i patentsaker pga. begrenset rådighet

    Foto: SNL
    Høyesteretts kjæremålsutvalg avsa 9.11 kjennelse i sak gjeldende krav om sikkerhetsstillelse for sakskostnadsansvar etter tvisteloven § 20-11 i ugyldighetssak etter patentloven. Celltrion hadde reist søksmål for Oslo tingrett mot Biogen med krav om at norsk patent NO 332893, som er et legemiddel for behandling av kreft, kjennes ugyldig. Celltrion har registrert forretningsadresse i Sør-Korea, og skulle derfor i utgangspunktet stille sikkerhet etter tvisteloven § 20-11 første ledd. Spørsmålet i saken var om bestemmelsen i § 20-11 andre ledd, som gjør unntak fra kravet til å stille sikkerhet «i saker hvor offentlige hensyn medfører at partenes rådighet er begrenset», fikk anvendelse.

    Partene var enige om at tvister om gyldigheten av et patent er delvis indispositive, i den forstand partene kan inngå forlik om at patentet er gyldig, men ikke inngå forlik om at patentet er gyldig. Patentsaker faller derfor inn under ordlyden i tvisteloven § 20-11 andre ledd (punkt 15). Kjæremålsutvalget la imidlertid til grunn at dette ikke kunne være avgjørende. Utvalget pekte på at § 20-11 videreførte § 182 i tvistemålsloven som ikke inneholdt noe generelt unntak fra kravet til sikkerhetsstillelse i indispositive saker, bare unntak for veksels- og ekteskapssaker. Dersom unntaket i § 20-11 var ment å gjelde for alle dispositive saker, ville det innebåret en markert endring av den tidligere rettstilstanden, som det er naturlig at ble viet mer plass i forarbeidene (punkt 15).

    På samme måte som lagmannsretten, la ankeutvalget til grunn at tvisteloven § 20-11 andre ledd måtte tolkes på bakgrunn av tvisteloven § 11-4 som sier at «retten ikke [er] bundet av partenes prosesshandlinger lenger enn dette er forenlig med de offentlige hensyn» (punkt 16). Dette ble ansett å innebære at unntaksregelen i § 20-11 andre ledd bare fikk anvendelse når offentlige hensyn tilsier at sikkerhetsstillelse ikke kan kreves (punkt 17). Ankeutvalget ga sin tilslutning til lagmannsrettens vurdering av at det var snakk om en rent kommersiell sak, som hadde et svært begrenset innslag av indispositivitet. Anken ble etter dette forkastet og lagmannsrettens avgjørelse hvor Celltrion ble pålagt å stille sikkerhet for Biogens saksomkostninger med 3 mill. kroner ble opprettholdt.

    Kjennelsen innebærer at patentrettslige ugyldighetssaker ikke kan anses å omfattes av unntaket fra å stille sikkerhet i tvisteloven § 20-11 andre ledd utelukkende fordi disse sakene er delvis indispositive. Det kan riktignok tenkes patentsaker hvor offentlige hensyn kan tilsi at sikkerhetsstillelse ikke kan kreves, for eksempel hvor det påberopes at patentet må kjennes ugyldig fordi kommersiell utnyttelse av oppfinnelsen vil stride mot offentlig orden eller moral, jf. patentloven § 1b. Dette kan imidlertid ikke anses å være særlig praktisk, og den store hovedregelen vil derfor være at utenlandske saksøkere er forpliktet til å stille sikkerhet for motpartens saksomkostninger i ugyldighetssaker. 

    14 november 2017

    The Norwegian Board of Appeal for Industrial Property Rights refuses trademark registration of works in the public domain because registration would be contrary to public policy in accordance with Article 3 (1) (f) of the Trade Marks Directive

    Trademark application
    201207491A
    Gustav Vigeland was a famous Norwegian sculptor. He is most known for the Vigeland installation (Vigelandsanlegget) in the Frogner Park in Oslo. The installation  was commissioned and built by the City of Oslo from the 1920s and onwards. Vigeland died in 1943 and his copyrighted works therefore returned to the public domain on 1. January 2014.  

    In 2013 the City of Oslo applied for trademark registration of about 90 representations of Vigeland's art. These included «The Angry boy» («Sinnataggen»), the «Vigeland monolith» («Monolitten») and several images of parts of the decoration at the cast iron gate at the entrance to the Frogner Park. At about the same time the City of Oslo also applied for trademark registration of several representations of Edvard Munch's paintings, including «The Scream» («Skrik») and «Vampire» («Vampyr»). The City of Oslo owns a large collection of Munch's paintings that are exhibited in the Munch Museum. (The decisions in these cases were put on hold until the Vigeland case was concluded.) 

    The Norwegian Industrial Property Office (NIPO) registered the Vigeland trademarks in some classes, but denied registration in other classes where the marks were deemed to be devoid of any distinctive character. The black and white image of «The Angry boy» was for example registered in Class 28 for games and toys, but not in Class 6 for goods of common metal, Class 14 for goods of precious metals and Class 16 for paper and printed matter.

    A handful of cases were appealed to the Norwegian Board of Appeal for Industrial Property Rights (KFIR) that chose to submit six questions to the EFTA Court for an advisory opinion in the case. The EFTA Court handed down its decision in Case E-5/16 Vigeland on the 7April.

    On 13 November KFIR handed down its decision in cases 16/00148, 16/00149, 16/00150, 16/00151, 16/00153 and 16/0015416/00148, 16/00149, 16/00150, 16/00151, 16/00153 and 16/00154. Therein, the Board rejected all applications relating to Vigeland's art because such registration would be contrary to public policy in accordance with the Norwegian Trademarks Act Section 15 Para. 1 litra a (which implements the Trademark Directive Article 3 (1) (f). The Board argued that the works depicted in the trademarks must be considered to hold «considerable cultural value» to the Norwegian society and that the limited term of copyright protections is meant to safeguard fundamental societal considerations (para. 14)

    The Board's decision

    Foto: Anders Beer Wilse
    The EFTA Court had ruled that the registration of a trademark consisting of a copyrighted work in the public domain is not in itself contrary to public policy under Article 3 (1) (f) of the Trade Marks Directive (para. 88 of the judgment of the EFTA Court). 

    However, certain works of art could have a prominent status as part of a nation's cultural heritage, for example as a symbol of independence. Therefore, it could not be ruled out that a trademark registration of a work of art could be perceived as offensive by the average consumer in the EEA State concerned, and thus being contrary to accepted principles of morality (para. 92 of the judgment of the EFTA Court).

    A trademark registration of a cultural work may also be contrary to public policy, but only in exceptional circumstances. This may be the case where registration of a cultural work in the public domain is considered to constitute a real and sufficiently serious threat to certain basic values ​​or where the need to ensure public access is considered to constitute a fundamental social interest in itself (para. 96 of the judgment of the EFTA Court).

    The Board emphasized that copyright protection is an exception to the availability of a work to the public. Thus, when copyright protection expires, the public should again be free to use the work (para. 15). Copyrighted works, however, may have a distinctive character and may thus function as trademarks, and it should therefore be possible to achieve trademark protection for marks depicting such works (para 16).

    Trademark application 201303786
    On the other hand, trade mark registration of works of art could, in exceptional circumstances, potentially conflict with the considerations on which the limited term of copyright protection is based. A core consideration in this regard is the need to protect competition in the sense that the copyright holder should not be able to maintain a competitive advantage of an exclusive right once copyright in the work has elapsed, as this would give him an unjustified competitive advantage. If the registration allows the trademark holder to effectively exploit the value of the work as a work of art and thus exploit functions that are meant to return to the public domain, the registration could be seen as contrary to public policy.

    Against this background, the Board assumes that there are special circumstances which indicate that registration of Vigeland's works as trademarks must be considered contrary to public policy (para. 22). It is emphasized that both the artist Gustav Vigeland and the Vigeland Institute must be regarded as belonging to the common Norwegian cultural heritage. By acquiring exclusive rights to Vigeland's works the city of Oslo will not only gain a competitive advantage, but also potentially limit the public's access to the works (para. 23).

    The IPTroll's musings

    In its decision the Board of Appeal clearly states that the «cultural value» of a copyrighted work in the public domain cannot unconditionally be appropriated through a trademark registration. The requirement that work must have «significant cultural value», however, sets the bar high meaning that only works by very famous artists or works that are very well known may be able to meet that requirement.. This will for example apply to the City of Oslo's applications regarding trademarks depicting Edvard Munch's paintings.

    Trademark application 201315782
    However, it is not sufficient that the work depicted in a trademark has «significant cultural value». The registration must also exploit the value of the work as a copyrighted work. The Board does not comment on situations where a copyrighted work both fulfils its functions as a trademark and has a cultural value that goes beyond this. This would typically be the case for works that are created for commercial purposes and exploited simultaneously as copyrighted works and trademarks. It would not be reasonable if such works were to lose protection as trademarks. For example, Disney should be able to maintain its trademark registrations depicting Mickey Mouse even after Mickey's copyright has entered the public domain. Copyrighted works in the public domain should therefore only be excluded from trademark protection on public policy grounds where the registration predominantly appropriates the cultural value of the work.

    Apparently, the City Oslo  argued that it was in a similar position to Disney by having «the exclusive responsibility of managing the rights to Vigeland’s art since 1921». The City «must therefore be equated to the artist himself». The City's agreement with Vigeland had, however, restricted the City's commercial exploitation of Vigeland's works while they were still protected by copyright. Aggressive commercial exploitation of the works could in any case have conflicted with  the City's purpose of making Vigeland's art available to the general public.

    This means that the City of Oslo and similar cultural institutions’ exploitation of well known works of art will rarely function as a trademark in the wayin which Mickey does for Disney. Trademark registration of such works will therefore in most cases predominantly appropriate the cultural value of the work.

    Article 3 (1) (f) of the Trademark Directive has predominantly been applied to deny registration of offensive trademarks, such as PAKI (T-526/09 PAKI Logistics v. OHIM). Using the Article to refuse a registration of a trademark depicting a work in the public domain therefore seems a little odd at first. From a copyright perspective, however, works in the public domain should be available to the public. Hence, the denial of trademark protection for copyrighted works in the public domain that have a significant cultural value seems like a reasonable solution.

    KFIR: Oslo kommunes nektes å registrere Vigelands åndsverk som varemerker fordi slik registrering må anses å stride mot offentlig orden

    KFIR avsa 13.11.17 avgjørelse i sak forente saker 16/00148, 16/00149, 16/00150, 16/00151, 16/00153 og 16/0015416/00148, 16/00149, 16/00150, 16/00151, 16/00153 og 16/00154 Vigeland. KFIR opprettholdt her Patentstyrets nektelse av registering av flere av Gustav Vigelands verker som varemerker i en rekke klasser som hadde mer eller mindre direkte tilknytning til utnyttelse av verkene som kunstverk (registrering ville for eksempel i praksis gitt Oslo kommune enerett til å selge statuetter og postkort av Sinnataggen). 

    KFIR går imidlertid lengre, og nekter registrering av alle søknadene som retter seg mot tegn som retter seg mot åndsverk som har falt i det fri, fordi slik registrering vil stride mot offentlig orden etter varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a. Dette begrunnes i at Vigelands verker må anses å være av helt spesiell kulturell verdi for det norske samfunnet og fordi begrensningen av den opphavsrettslige vernetiden etter åndsverkloven skal ivareta grunnleggende samfunnsmessige hensyn.

    Varemerkesøknad
    201400304
    Som immaterialrettstrollet tidligere har skrevet om (her og hersøkte Oslo kommune i 2013 om varemerkeregistrering av om lag 90 gjengivelser av Gustav Vigelands kunst, blant annet «Sinnataggen» og flere avbildninger av deler av utsmykningen på støpjernsporten ved inngangen til Frognerparken. Oslo kommune også har søkt registrert flere merker som gjengir Edvard Munchs malerier, blant annet «Skrik» og «Vampyr». Disse sakene reiser tilsvarende spørsmål som Vigeland-søknadene, og disse er derfor satt i bero inntil Vigeland-sakene er endelig avgjort.

    Patentstyret tillot i sin behandling av saken i hovedsak registrering i klasser hvor utnyttelsen av avbildningene som kunstverk er mer perifer, men nektet registrering i klasser som innebærer en mer direkte utnyttelse av de aktuelle kunstverkene. For registreringen av svart-hvitt-bildet av «Sinnataggen» innebar dette for eksempel at merket blant annet er tillatt registrert i klasse 28 for spill og leketøy, men blant annet nektet registrert i klasse 6 for varer av uedelt metall, klasse 14 for varer av edle metaller og klasse 16 for papir og trykksaker.

    Et utvalg av sakene ble påklaget til KFIR, som valgte å oversende seks spørsmål til EFTA-domstolen for en rådgivende uttalelse i saken (omtalt av IPtrollet her). EFTA-domstolen avsa 6.4.17 dom i saken (E-5/16, omtalt av IPtrollet her).


    KFIRs avgjørelse

    EFTA-domstolen la til grunn at registrering av et tegn som består av verk i det fri som varemerke, ikke i seg selv er i strid med offentlig orden eller egnet til å vekke forargelse etter varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f) (EFTA-domstolens dom punkt 88). Et slikt merke kan imidlertid subjektivt sett være egnet til å «vekke forargelse». Hvorvidt dette er tilfellet påvirkes av omstendighetene i den EØS-staten hvor det aktuelle publikum befinner seg (EFTA-domstolens dom punkt 89).

    Det ble påpekt at visse kunstverk kunne ha en særskilt status som fremtredende deler av en nasjons kulturarv, for eksempel som et symbol på uavhengighet eller på nasjonens grunnlag og verdier. En varemerkeregistrering kan også bli oppfattet som misbruk eller vanhelligelse av en kunstners verk, særlig dersom den innvilges for varer eller tjenester som strider mot kunstnerens verdier eller mot budskapet som kommuniseres gjennom det aktuelle kunstverk. Det kunne derfor ikke utelukkes at varemerkeregistrering av et kunstverk kan bli oppfattet som støtende av den gjennomsnittlige forbruker i den aktuelle EØS-stat, og dermed egnet til å vekke forargelse (EFTA-domstolens dom punkt 92).

    Ved spørsmålet om varemerkeregistrering kan være i strid med hensynet til «offentlig orden», fremhevet EFTA-domstolen at det sistnevnte begrepet viser til prinsipper og standarder som anses å være av grunnleggende betydning for staten og samfunnet som helhet (EFTA-domstolens dom punkt 94). Domstolen fremhevet at varemerkeregistrering bare under særlige omstendigheter kan nektes på dette grunnlaget. Dette kan være tilfellet der registrering av et kunstverk i det fri anses å utgjøre en reell og tilstrekkelig alvorlig trussel mot visse grunnleggende verdier, eller der behovet for å sikre allmennheten tilgang, anses å utgjøre en grunnleggende samfunnsinteresse i seg selv (EFTA-domstolens dom punkt 96).

    Varemerkesøknad
    201207491A
    KFIR fremhevet at de åndsverk etter EFTA-domstolens avgjørelse punkt 66, i utgangspunktet må anses frie og at opphavsretten utgjøre et unntak fra dette (punkt 16). Når opphavsretten utløper bør allmennheten derfor igjen stå fritt til å benytte disse verkene. Åndsverk kan imidlertid ha en kjennetegnsfunksjon, og det bør i utgangspunktet være mulig å oppnår varemerkebeskyttelse av åndsverk for å ivareta varemerkets vesentlige funksjoner (punkt 17).

    I helt spesielle situasjoner kan imidlertid interessen i å varemerkeregistrere åndsverk komme i konflikt med de hensyn som begrunner at den opphavsrettslige vernetiden er begrenset (punkt 18). Spesielt vil konkurransehensyn, i den forstand at den konkurransebeskyttelsen opphavsretten gir må ansess uttømt etter vernetidens utløp anses relevant. I tillegg kommer de mer ideelle interessene i at opphaverens eller verkets renommé ikke skades. Selv om denne interessen ivaretas av åndsverkloven § 48, vil den også kunne være relevant ved spørsmålet om åndsverket kan registreres som varemerke, særlig ved spørsmålet om en registrering er i strid med offentlig moral (punkt 18).

    Her kan det være situasjoner hvor varemerkeregistrering av åndsverk som har falt i det fri kommer i konflikt med de hensyn som begrunner begrensninger i den opphavsrettslige vernetiden (punkt 19). Dette vil kunne være tilfellet der varemerkeinnehaver i realiteten utnytter verkets verdi som åndsverk eller utelukkende søker varemerkebeskyttelse for å skaffe seg en alternativ rettsbeskyttelse. I den grad varemereregistreringen bare fyller en slik funksjon går den ut over varemerkerettens funksjon, og ivaretar i stedet funksjoner som skal være frie etter utløpet av opphavsrettens vernetid (punkt 19).

    EFTA-domstolen fremhever at i sin avgjørelse at varemereregistrering av et tegn som består av et kunstverk ikke kan anses å stride mot offentlig orden når merket kan nektes registrering av andre grunner (EFTA-domstolens dom punkt 99). KFIR påpeker imidlertid at særpregskravet ikke hindrer registrering dersom særpreg oppnås gjennom bruk (punkt 21). I tillegg kan anvendelse av de alminnelige nektelsesgrunnene føre til vanskelige grensedragningsspørsmål, for eksempel i relasjon til hvilke varer og tjenester merket skal registerers for og knyttet til spørsmålet om den ytre formen på et kjennetegn tilgjører varen betydelig verdi (punkt 21).

    Varemerkesøknad 201315782
    KFIR legger derfor til grunn at det foreligger spesielle omstendigheter som tilsier at registrering av Vigelands verker som varemerker må anses å stride mot offentlig orden (punkt 23). Det fremheves at både kunstneren Gustav Vigeland og Vigelandsannlegget må anses å tilhøre vår felles kulturarv. Ved å tilegne seg eneretten til verkene som inngår i Vigelandsanlegget i uoverskuelig fremtid,, vil Oslo kommune stå i en konkurransemessig svært fordelaktig stilling sammenlignet med andre næringsdrivende. Og denne stillingen må tilskrives den særegne kulturelle verdien som verkene har (punkt 24). Med dette slipper man kostnader ved å utvikle no eget, og har et forsprang på andre næringsdrivende i den forstand at kjennetegnet allerede er kjent som kunstverk og derigjennom forbindes med noe positivt (punkt 24). Videre vil varemerkeregistrering av verkene potensielt kunne begrense allmenhetens frie tilgang til verkene (punkt 24).

    Ikke bare slipper man kostnader ved å utvikle noe eget, men man starter med et stort forsprang fremfor andre næringsdrivende idet kjennetegnet allerede er kjent i seg selv som kunstverk og forbindes med noe positivt. Man trenger ikke selv starte fra begynnelsen og lære opp forbrukerne til å kjenne igjen kjennetegnet og i tillegg skape den positive følelsen som et varemerke behøver for å skape en gjenkjøpseffekt. Videre vil også varemerkeregistrering av verkene selv for visse varer eller tjenester innebære at de aktuelle kunstverk tas ut av det fri, og vil potensielt kunne begrense allmenhetens frie tilgang til verkene.

    KFIR fremhevet riktignok at Oslos kommune ønske om varemerkeregistrering for å fortsatt ha kontroll over Vigelands verk, blant annet som følge av det arbeidet man har nedlagt for å fremme kulturarven etter Gustav Vigeland, på én måte var forståelig (punkt 25). Et slikt ønske ivaretar imidlertid ingen legitim interesse som er beskyttet av varemerkeloven (punkt 25). Tvert imot la KFIR til grunn at dette ville stride mot de hensyn som begrunner begrensninger i vernetiden for Vigelands verk og slik sett de grunnleggende samfunnsinteressene som ligger i dette (punkt 25).

    På bakgrunn av at de søkte varemerkene gjengir kunstverk av helt spesiell kulturell verdi for det norske samfunnet og fordi begrensningen av den opphavsrettslige vernetiden etter åndsverkloven skal ivareta grunnleggende samfunnsmessige hensyn, anses registreringen å være i strid med varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a (punkt 15 og 26).


    Immaterialrettstrollets betraktninger

    Varemerkesøknad
    201303786
    Med avgjørelsen i Vigeland-saken gir KFIR klart uttrykk for at et åndsverks «kulturelle verdi» eller «verkets verdi som åndsverk» ikke uten videre kan belegges med en enerett gjennom varemerkeregistrering når vernetiden har utløpt. Vilkårene som oppstilles for å nekte registrering fordi registrering er i strid med offentlig orden er imidlertid relativt strenge. Det er sentralt i KFIRs begrunnelse at Vigelands kunst er av «helt spesiell kulturell verdi». Dette gjør for eksempel at Oslo kommunes søknader som gjengir Edvard Munchs malerier som er stilt i bero inntil Vigeland-sakene nå er avgjort, åpenbart også  må nektes registrert. Det samme gjelder flere andre «Munch-søknader» fra andre søkere. Det var ikke nødvendig for KFIR å presisere om dette er et absolutt vilkår, men den omstendighet at varemerkeregistreringen må være i strid med «samfunnsmessige hensyn» tilsier uansett at listen bør legges ganske høyt, og at det bare er svært kjente verk som kan unntas fra varemerkebeskyttelse fordi registrering vil stride mot offentlig orden.

    KFIR skiller riktignok ikke mellom Vigelands ulike verk, men drar alle over én kam. KFIR er inne på dette i punkt 23, når det uttales at «ikke alle av Vigelands verk er like kjente». Det fremheves riktignok i fortsettelsen at «[b]åde kunstneren Gustav Vigeland og Vigelandsanlegget må anses å tilhøre vår felles kulturarv. Vigeland innehar en særstilling blant norske billedhuggere» (kursivert her). At kunstneren har en særskilt stilling, tilsier imidlertid ikke at alle hans verker har stor kulturell verdi. Her hadde det muligens vært på sin plass og sondre mellom de ulike verkene. Selv om «Sinnataggen» og «Monolitten» åpenbart har stor kulturell verdi, er det ikke gitt at samtlige av Vigelands smijernsporter har det.

    Patentstyret hadde som nevnt tillatt registrering i klasser hvor utnyttelsen av avbildningene som kunstverk er mer perifer, men nektet registrering i klasser som innebærer en mer direkte utnyttelse av de aktuelle kunstverkene. KFIR tar i sin vurdering av om registreringen er i strid med offentlig orden ikke i betraktning hvilke klasser merkene kreves registrert i. Det kan her innvendes at man ikke legger beslag på en så stor del av et verks kulturelle verdi gjennom registrering i klasse 28 for spill og leketøy som man gjør i klasse 14 og 6 for varer av edelt og uedelt metall og klasse 16 for trykksaker.

    Varemerkesøknad: 201212240
    KFIRs løsning er imidlertid utpreget pragmatisk. Som KFIR også påpeker vil de alminnelige nektelsesgrunnene nettopp gi opphav til vanskelige grensedragningsspørsmål knyttet til hvilke varer og tjenester merket skal registreres for (punkt 22). Dette ungår man ved å se bort fra hvilke klasser merket kreves registrert i. I den grad dette vil gjøre det vanskeligere å få registrert kunstverk som varemerker, avhjelpes dette i stor grad av at man legger listen ganske høyt for hvilke verk som anses å ha «stor kulturell verdi».

    Kjernen i KFIRs resonnement er likevel at man ikke skal kunne registrere et verk som varemerke som «i realiteten utnytter verkets verdi som åndsverk og dermed funksjoner som det er meningen skal falle i det fri når den opphavsrettslige vernetiden utløper og på den måten skaffer seg uberettigete konkurransefordeler» (punkt 19). Dette må veies opp mot verkets evne til å fungere som varemerke. KFIR sier ingenting om situasjoner hvor et åndsverk oppfyller alle funksjoner som varemerke, men likevel har en kulturell verdi som går videre enn dette. Dette vil typisk kunne være tilfellet for verk som er fremstilt med et kommersielt formål og som parallellt er utnyttet både som åndsverk og varemerker. Det vil ikke uten videre være rimelig om slike verk skal miste vern som varemerke. Disney må for eksempel kunne opprettholde sine registreringer av Mikke Mus som varemerke også etter at Mikke opphavsrettslig har falt i det fri. Åndsverk i det fri bør derfor bare være utelukket fra varemerkeregistrering i tilfeller hvor  registreringen i overveiende grad innebærer at man får en enerett til verkets kulturelle verdi.

    Oslo kommune argumenterte imidlertid tilsynelatende for at de selv sto i en lignende situasjon som Disney gjennom å ha «forvaltet rettighetene til Vigelands kunst på eksklusivt grunnlag siden 1921», og derfor kunne «likestilles med kunstneren selv». Situasjonen er imidlertid ikke helt parallell, da Oslo kommunes avtale med Vigeland har begrenset kommunens adgang til kommersiell utnyttelse av Vigelands kunst før opphavsrettens utløp. En offensiv kommersiell bruk ville også etter omstendighetenen kunne ha kommet i konflikt med det formål Oslo kommune åpenbart har hatt med å gjøre Vigelands verker tilgjengelig for allmennheten.

    Dette innebærer at den bruk som Oslo kommune og tilsvarende institusjoner, som museer og lignende, gjør av svært kjente åndsverk sjelden vil være av en slik karakter at de oppfyller alle funksjoner som varemerke. Denne manglende muligheten for varemerkebeskyttelse etter vernetidens utløp vil kunne gjøre at museer får færre incentiver til å fremheve ukjente kunstnere, og gjøre disse kjente. Det kan riktignok stilles spørsmål om hvor stor betydning dette har, all den tid at museer gjerne vil ha andre incentiver til å drive sin virksomhet. I alle tilfelle bør hensynet til allmennhetens utnyttelse av verk med «helt spesiell kulturell verdi» etter vernetidens utløp veie tyngre. I alle fall dette immaterialrettstrollet tenker at det i så fall er en ganske rimelig løsning. 


    Et annet av Immaterialrettsrollets hoder, Vincent Tsang, har vært prosessfullmektig for Oslo kommune for KFIR. Han har ikke vært involvert i utarbeidelsen av dette innlegget.