14 februar 2020

EU-domstolen i C-263718 Tom Kabinet: Bokens siste side i sagaen om videresalg av e-bøker

EU-domstolen publiserte 19.12.19 sin avgjørelse i C-263/18 Tom Kabinet, hvor det legges til grunn at tilgjengeliggjøring av e-bøker for nedlasting ikke er spredning etter infosocdirektivet artikkel 4, men må sees som en overføring til allmennheten etter artikkel 3. Opphavers rett til spredning i e-bøker og digitale produkter etter infosocdirektivet er derfor ikke gjenstand for digital konsumpsjon. Digitale produkter kan derfor ikke videreselges uten samtykke fra rettighetshaver. Emile Schjønsby-Nolet kommenterer.

Konsumpsjon er et rettsinstitutt som forklarer noe ganske grunnleggende i opphavsretten – adgangen til å videreselge tingene du har kjøpt. Utgangspunktet er at det er opphaver som har rett til å selge fysiske eksemplarer av som opphaver har stiftet eiendomsrett i. Dette kalles gjerne spredningsretten. 

Opphavsretten er grunnleggende sett en enerett. Under hensynet til fri flyt av varer, operer man i Europa med en regel om at opphaver mister eneretten til spredning av et eksemplar når det selges eller på annen måte spres til en mottaker. Kjøperen kan derfor fritt videreselge sitt eksemplar av verket. Sagt med andre ord: Konsumpsjon innebærer ganske enkelt at mottaker konsumerer opphavers rett til videresalg når mottaker lovlig stifter eiendomsrett i et eksemplar av f.eks. en bok. 

Tom Kabinets forretningsmodell baserte seg på å videreselge e-bøker innenfor en privat «leseklubb» med privatpersoner og offisielle forhandlere, der forutsetningen var at den som videresolgte e-boken slettet sitt eksemplar med et digitalt vannmerke. Forretningsmodellen ble av Nederlands Uitgeversverbond (NUV) og Groep Algemene Uitgevers (GAU) ansett som ulovlig, og begjærte derfor midlertidig forføyning mot Tom Kabinet. For å avklare saken stilte Rechtbank Den Haag spørsmål til EU-domstolen om digital tilgjengeliggjøring falt under spredning i infosocdirektivet artikkel 4(1), og om opphavers spredningsrett i så tilfelle var gjenstand for konsumpsjon.

Et gjengående problem for EU-domstolen er de mange språklige nyansene i juridiske begreper på forskjellige språk. «Eksemplar» kan oversettes til både «copy» eller «reproduction» på engelsk, mens det på fransk vil oversettes «exemplaire medium». Der den norske (og danske) forståelsen av «eksemplar» er konseptuelt lik den franske, er forskjellen på en «copy», «reproduction» og «a copy of a work» ikke like klar på engelsk. Hvordan dette kan materialiserer seg i praksis kan man se i f.eks Allposters C-419-13 avsnitt 19 og 39. Mangelen på en harmonisert forståelse av «copy»/«eksemplar» er kilden til at det var usikkerhet om en nedlastet digital fil kan anses som et «digitalt eksemplar» som derfor også kan bli utsatt for konsumpsjon. 

C-263/18 Tom Kabinet må sees som et utviklingsledd som springer ut av C-128/11 UsedSoft, hvor EU-domstolen godtok digital konsumpsjon av programvare, forutsatt at det var snakk om et fullverdig «salg» og at første mottakers egen tilgang til eksemplaret opphører etter videresalget jfr. C-128-11 UsedSoft avsnitt 70 og 78. 

UsedSoft-avgjørelsen var sterkt kritisert i litteraturen fra starten. Likevel var konsensusen at verken internasjonale eller europeiske kilder tilsa at man skulle kunne godta digital konsumpsjon innenfor rammen av andre direktiver, blant annet på grunn av EU-domstolen sin egen presisering av at programvaredirektivet var lex specialis. 

Tegn på at EUD ikke ville godta digital konsumpsjon for andre varer enn for datamaskinprogrammer så man allerede tendenser til i 2015 ved C-419/13 Allposters  (kommentert av Immateriallrettstrollet her). Det var derfor ingen overraskende at generaladvokaten tidligere i høst anbefalte at man i Tom Kabinet ikke burde akseptere digital konsumpsjon. (anbefalingen er kommentert her)

Restrukturering av rettsspørsmålet

Konsumpsjon av e-bok
Foto: Pexels
Generaladvokatens gjorde i sin anbefaling (omtalt av immateriallrettstrollet her) en balansert analyse av rettstilstanden, og det er derfor ikke uventet at EU-domstolen i det store og det hele følger denne. Det er likevel noen interessante forskjeller. 

For det første spisser EUD problemstillingen til et spørsmål om videresalg av e-bøker er dekket av artikkel 4 (spredningsretten) eller om det er et tilfelle som reguleres under artikkel 3.3 (avsnitt 34). Dette ligner ved første øyekast på generaladvokatens fremgangsmåte, som brukte artikkel 3.3 som prinsipalt grunnlag for å avvise anførselen og i tillegg avviste digital konsumpsjon under artikkel 4 og artikkel 3.2 (reproduksjon). EU-domstolen ser imidlertid ut til å fokusere på spørsmålet om hjemmelsgrunnlag, og berører ikke spørsmålet om digital konsumpsjon må avvises fordi også ville bety en konsumpsjon av retten til reproduksjon (i kontrast til Generaladvokaten i avsnitt 43) 

Dette er ryddig. Digital Konsumpsjon er i grunn et spørsmål om digitale produkter skal anses som «tjenester» som reguleres av Infosoc-direktivets artikkel 3.3 eller som «varer» som reguleres under artikkel 4.

Enda mer interessant er imidlertid at EUD ikke ser ut til å dele generaladvokatens vurdering av at ordlyden i artikkel 4 i seg selv stenger for digital konsumpsjon, ettersom man ikke kan stifte eiendomsrett i dematerialiserte produkter (se Generaladvokaten i avsnitt 43). Tvert imot konstaterer EUD i avgjørelsens avsnitt 37 at ordlyden ikke gir holdepunkter for at man kan avvise artikkel 4. EUD må derfor må lene seg på rettskildebildet. 

Teleologisk tolkning

For å klarlegge hjemmelsgrunnlaget legger EUD stor vekt på infosocdirektivets historiske kontekst som en kodifisering av pliktene under WTC. Under henvisning til at WTC artikkel 6(1) avviser adgangen til å konsumpsjon i annet enn «fikserede kopier[] der kan bringes i omsætning som rørlige ting», faller EUD på at de internasjonale kildene klart taler mot konsumpsjon (avsnitt 40)

I tillegg behandles de europeiske kildene inngående. For å fastlegge formålet bak direktivet ser man i avsnitt 43 til kommisjonens syn at «bestillingstransmission ved direktivets vedtakelse var en teknologisk nyvinning medlemsstatene mente skulle dekkes av retten til overføring til allmennheten i artikkel 3(3). I tillegg til direktivets tilblivelseshistorie taler også fortalen for å se salg av e-bøker som dekket under overføringsretten. Under henvisning til fortalens avsnitt 4, 9 og 10 skal infosoc etablere et «højt beskyttelsesniveau» for opphaver. (Opphavet til dette er C-158/86 Warner/Christiansen, avsnitt 15, hvor konsumpsjon avvises nettopp fordi opphaver ikke hadde adgang til å «sikre ... et vederlag, som står i forhold til det faktiske antal udlejninger».)

Fokuset på opphaver legger en lav terskel for at e-bøker og andre digitale produkter må anses å falle inn under overføringsretten. Dette underbygges av at EU-domstolen ved å se e-bøker som dekket under både fortalens avsnitt 25, og under avsnitt 28-29. Sistnevnte avsnitt viser eksplisitt til at «konsumption er ikke relevant i forbindelse med tjenester, herunder især onlinetjenester». Fortalens 28-29 var dessuten sentrale elementer i C-416/13 Allposters International (avsnitt 37) hvor EUD begrenser artikkel 4 til «rørlige gjenstand[er ] [som] legemliggør et beskyttet ... eksemplar». Dette ble av mange tolket som en dødsdom over digital (ikke-fysisk) konsumpsjon. I motsetning til generaladvokaten, som kun indirekte viser til avgjørelsen, viser EU-domstolen direkte til avgjørelsen i avsnitt 52 og føyer seg dermed til konsensusen i rettslitteraturen.

Logikk som bryter med UsedSoft?

En slik tolkning av konsumpsjonsregelen er i konflikt med tolkningen i C-128/11 UsedSoft.  I første omgang kan man tenke at rettsenhetsbetraktninger tvert imot taler for å godta digital konsumpsjon. EU-domstolen går grundig til verks når de til slutt faller ned på at UsedSoft likevel ikke er et hinder for tolkningen (avsnitt 53-60).  Dette begrunnes dels rettslig, dels økonomisk.

Rettslig sett avvises det at e-bøker faller inn under programvaredirektivet (direktiv 2009/24), se avsnitt 54 og 59). Dermed er det klart at konflikten må løses på bakgrunn av infosocdirektivet, og at C-128/11 UsedSoft kke er overførbart fordi programvaredirektivet er lex specialis (avsnitt 55). EUD ser seg da bundet til tilblivelseshistorien til infosocdirektivet, noe som medfører at UsedSoft-avgjørelsen til syvende og sist ikke kan stå i veien for at man ved vedtakelsen av direktivet la opp til et skille mellom elektroniske og analoge produkter som presumtivt varer og tjenester.

Flere av Generaladvokatens økonomiske argumenter mot digital konsumpsjon blir også adoptert av EU-domstolen. Det sentrale argumentet ser ut til å være at dematerialiserte digitale kopier «ikke med brugen [forringes, og dermed] udgjør perfekte erstatninger for nye kopier» (avsnitt 58). Videre vil et «parallelt brugtmarked kan således have langt større indvirkning på rettighedshavernes interesse i at opnå et passende vederlag for deres værker end brugtmarkedet for rørlige ting». Hensynet til beskyttelse av opphaver taler derfor samlet sett for å regulere konflikten under artikkel 3(1), hvor rettighetshaver sterkere stilling. 

Er salg av en e-bok en overføring til allmennheten?

Etter at EUD faller ned på at salg av e-bøker reguleres av artikkel 3(1), følger en drøftelse om slike salg faktisk kvalifiserer som en «overføring til almenheden». EUD viser til at Tom Kabinet «ubestridt [...] stiller de pågældende værker til rådighed for enhver ... på læseklubbens websted, og [at] den tilmeldte person får således adgang til værkerne på et individuelt valgt sted og tidspunkt» (avsnitt 65) 

Videre anså EUD verket som overføring til «almenheden» ettersom «antallet af personer, som sideløbende eller efter hinanden har adgang til det samme [...] er betydeligt. (avsnitt 68) I tillegg var det en overøring til et nytt publikum (new public) ettersom E-bøker er bundet til «brugerlicens» som gir «den bruger[] der har downloadet den pågældende e-bog, tilladelse til at læse denne på sit eget udstyr». Enhver annen må derfor ette domstolens syn være «et nyt publikum» (avsnitt.71)

Dette trollets vurderinger 

Fritt etter Albert Bertelsen,
Norwegian Troll Mountain, 1977
Det må få først sies at dette trollet bestemt mener at EUD sin avgjørelse er helt korrekt. Konsekvensen av avgjørelsen er at C-128/11 UsedSoft vil stå igjen som et unntak for datamaskinprogrammer, i motsetning til som et grunnlag for en generell regel om digital konsumpsjon, som enkelte i sin tid håpet avgjørelsen skulle bli. Likevel er ikke resultatet overraskende. Rettskildebildet, om enn noe uklart, har etter dette trollet sitt syn hele tiden måttet bli tatt til inntekt for at konsumpsjon av digitale produkter ikke er mulig. Motstanden har i all hovedsak vært rettspolitisk like mye analytisk av rettstilstanden. 

For det første hadde en avklaring av adgangen til å stifte eiendomsrett i dematerialiserte produkter vært prinsipielt interessant. Etter UsedSoft må det antas at det er mulig å stifte eiendomsrett i eksemplarer av datamaskinprogrammer. En prinsipiell forkastelse av adgangen til å stifte eiendomsrett i dematerialisert eiendom er derfor ikke særlig overbevisende. Det at domstolen ser ut til å hoppe bukk over problemstillingen kan derfor tolkes som en avvisning av generaladvokatens analyse. Likevel er det forståelig at EU-domstolen ikke ønsker å grave for dypt i problemstillingen. Det hadde vært rettspolitisk problematisk å behandle spørsmålet ettersom det potensielt kunne blitt ansett som en harmonisering av eiendomsretten i unionen. Dette momentet må forstås med utgangspunkt i at generaladvokatens forståelse er eksplisitt basert på civil law-tradisjonen. 

Ettersom produkter i en økende grad blir digitalisert, kan en avklaring på dematerialisert eiendomsrett bli viktig. Illustrerende er at forbrukeren som trykker «lei» og forbrukeren som trykker «kjøp» av filmer i iTunes filmbutikk nå er rettslig likestilt. Man kan, de lege ferenda, argumentere for en nyansering av forskjellene mellom kjøp av produkter i nettbutikker som iTunes og abonnementstjenester på strømmetjenester som Netflix. Tom Kabinet er, etter mitt syn, bare et symptom på at vi ikke har et klart nok forståelse av det digitaliserte eiendomsrettsbegrepet. I lys av dette er det også interessant at avgjørelsen ikke ser ut til å berøre V.O.B c-174-15, som var sentral i generaladvokatens anbefaling. (Dematerialisert eiendomsrett er dessuten relevant for andre type verdier, se f.eks. penger. Det er verdt å proklamere at min egen forståelse av opphavsretten nok er sterkt formet av Andreas Rahmatian, som har forsøkt å danne et mer eller mindre koherent rammeverk for å forstå opphavsretten som et av flere eksempler på dematerialisert eiendomsrett. For mer om problemstillingen se hans gjennomgang av temaet her) 

Dommens gjennomgang av C-128/11 UsedSoft var som nevnt ovenfor todelt. Avvisningen av UsedSofts overføringsverdi basert på at programvaredirektivet er lex specialis er ryddig. Etter min oppfatning kan imidlertid det «økonomiske argumentet» ikke betraktes som noe annet enn et juridisk argument. Argumentet at e-bøker «ikke med brugen ... [ikke] forringes» er ikke et selvstendig argument mot konsumpsjon. Hvis ikke kunne det lett bli parert med innsigelsen om at konsumpsjon ikke er en kompensasjon for manglende holdbarhet, men en faktisk rettighet du får ved stiftelse av eiendomsretten. Den logiske konklusjonen av å hevde at produkt ikke kan selges fordi det ikke faller fra hverandre, må være at også fysiske produkter med høy holdbarhet heller ikke blir utsatt for konsumpsjon. Særlig relevant er da produkter laget i materialer som er verdsatt høyt nettopp fordi de ikke ødelegges av tidens tann, f.eks. produkter laget i gull. Dessuten kan argumentet avvises sett i lys av at digitale dekodere også forringes (prøv å lese en fil laget for datamaskiner på 1980-tallet i 2020).

Derimot mener jeg at argumentet er legitimt når det sees som del av et større rettslig argument. Man må sette søkelyset på innvirkningen konsumpsjon ville ha hatt på opphavers adgang til å livnære seg av salg av eksemplarer av verket, slik retten også gjør i siste halvdel av dommens avsnitt 58. Da blir også den (etter min vurdering nok så svake) argumentet at det e-bøker ikke forfaller over tid satt i et større bilde der det økonomiske hensynet også er fordøyelig.

Dette forutsetter noe mer rettslig kontekst. C-128/11 UsedSoft var fundert på at konsumpsjon bare innebar at man la begrensinger på adgangen til videresalg som ikke går lenger enn det som er «nødvendigt for at bevare den omhandlede intellektuelle ejendomsrets særlige genstand» (C-128/11 UsedSoft, avsnitt 63). Selv om det ikke er direkte henvist til rettskilder, er det antatt at rettssetningen viser til C-78/70 Deutsche Grammophon v Metro som etablerte at begrensingen i fri flyt av varer må begrunnes «af de rettigheder ... som er denne ejendoms særlige genstand» (avsnitt 11). For generaladvokaten var det sentralt at et bruktmarked for datamaskinprogrammer har en annen virkning enn et bruktmarked for fysiske produkter, fordi sistnevnte har langt høyere potensiell sirkulasjon. Et bruktmarket ville derfor «stride[e] med det formål, som er angivet i nærværende doms præmis 48» (avsnitt 58)

Det økonomiske argumentet må derfor innfortolkes som et motargument til fri flyt ettersom det er en del av digitale eksemplarers «særlige genstand». Dette videreutvikler en retning EUD de siste årene har lagt seg på. Illustrerende er C‑201/13 Deckmyn (kommentert av Immateriallrettstrollet her), hvor de negative markedsvirkningene av en parodi for opphaver ble trukket frem som et potensielt grunnlag for å se en ellers legitim parodi som ulovlig (dommens avsnitt 27 og 34). Dette kan peke mot opphavers interesser for verkets betydning i markedet som en stadig viktigere kilde for rettsregler i den europeiske opphavsretten.

Troen mange bar på at C-128/11 UsedSoft ville endre konsumpsjonslæren i EU-retten må samlet sett legges død. EUD har på en overbevisende måte markert grensedragningen mellom de rettslige momentene som gjør seg gjeldende i programvare- og infosocdirektivet. Optimismen blant de som var positive til digital konsumpsjon har nok vist seg å være basert på jussens svar til Soria Moria – et luftslott av lys og håp. Konklusjonen er derfor etter min mening den eneste riktige basert på rettskildebildet. Enda viktigere er at dommen kan leses inn i større utviklingstrekk i unionen. Om dommen er rettspolitisk heldig i en stadig mer digitalisert verden er derimot en annen sak. Avgjørelsen markerer derfor etter mitt syn behovet for videre rettsvitenskapelig arbeid på betydningen av dematerialisert eiendomsrett. 

Emile Schjønsby-Nolet

06 januar 2020

Høyesterett i HR-2019-2213-A: Et utenlandsk domenenavn kan kreves overført til norsk varemerkeinnehaver som forebyggende tiltak etter vml. § 59

I slutten av november satte Høyesterett punktum i tvisten mellom Appear TV AS og Video Communication Services AS (tidligere Telenor Digital AS). Spørsmålet Høyesterett tok stilling til var om et utenlandsk domenenavn som benyttes globalt, skulle overføres til den norske innehaveren av et varemerke for å forhindre varemerkeinngrep.

Kort om forhistorien
Selskapet Appear TV fikk registrert det kombinerte merket Appear Tv i 2009, og ordmerket APPEAR i 2014. Merkene var registrert for blant annet apparater for overføring og gjengivelse av lyd og bilder (klasse 9), sending av tv-programmer (klasse 38) og dataprogrammeringsvirksomhet (klasse 42). I 2013 lanserte selskapet som nå heter Video Communication Services AS (VCS), en videokonferansetjeneste som ble driftet på nettstedet appear.in.
Det kombinerte merket APPEAR TV (reg.nr. 251877) (kilde: Patentstyret)

Appear TV tok ut stevning for å stanse bruken av domenanvnet. VCS anførte at Appear-merkene var beskrivende for overnevnte varer og tjenester, og fremmet motkrav om at merkene skulle kjennes ugyldige. Tingretten ga VCS medhold, og merkene ble kjent ugyldige. (Les trollets innlegg om avgjørelsen her) Saken ble anket til lagmannsretten, som kom til at merkene hadde særpreg, at VCS skulle forbys å bruke appear.it, og at domenet skulle overføres til Appear TV. Også denne avgjørelsen ble anket, men Høyesteretts ankeutvalg kom til at det bare var spørsmålet om overføring av domenenavnet appear.in, som skulle behandles av Høyesterett. Det var følgelig endelig avgjort at bruk av domenenavnet appear.in krenket varemerkeretten til Appear TV.

Kort om jussen
Etter varemerkeloven § 59 kan retten «i den utstrekning det finnes rimelig» gi pålegg om forebyggende tiltak for å hindre videre varemerkeinngrep. I forarbeidene til bestemmelsen nevnes overføring av domenenavn som et eksempel på et slikt tiltak. Når det er domenenavn som utgjør inngrepet, fremgår det at enten sletting eller overføring som regel vil være det mest hensiktsmessige forebyggende tiltaket, jf. Prop.81 L (2012–2013) side 121.

Høyesterett konkluderte slik: «Så lenge det er domenenavnet i seg selv som utgjør inngrepet, har jeg vanskelig for å se at virkningen i utlandet gjør pålegget uforholdsmessig. I så fall ville det i praksis være umulig å sette en effektiv stopper for bruk av domenenavn som krenker varemerkerettigheter. … Med mindre domenenavnet legges dødt, står valget i realiteten mellom overføring til rettighetshaver eller fortsatt varemerkeinngrep». Avgjørelsen er enstemmig.

Høyesteretts vurderinger
Høyesterett vurderte tre spørsmål. For det første ble det vurdert om territorialprinsippet begrenser hvilke tiltak som kan pålegges etter varemerkeloven § 59. Territorialprinsippet innebærer at et merke som er registrert i Norge, bare har vern i Norge. Dernest vurderte Høyesterett om det var formålstjenlig, eller nødvendig, å overføre domenenavnet for å forhindre videre varemerkeinngrep. For det tredje ble det vurdert om overføring av domenet var rimelig i lys av forholdsmessighetsvurderingen som ordlyden varemerkeloven § 59 gir anvisning på. I det følgende skal det ses nærmere på disse vurderingene.

Trademark av Nick Youngson. 
Bildet er hentet her.
Begrenser territorialprinsippet hvilke tiltak som kan pålegges etter varemerkeloven § 59?
Høyesterett viste til en resolusjon utarbeidet av WIPO, med anbefalinger om håndhevingstiltak ved varemerkeinngrep på internett. Denne resolusjonen er ikke folkerettslig bindende, men Høyesterett viste til at den kan gi en viss veiledning til vurderingen. Resolusjonen nevner tilfeller der man burde være forsiktig med å iverksette tiltak med global effekt. Herunder om bruken på internett er i tråd med brukerens varemerkerett i et annet medlemsland, eller der bruken ikke var gjort «in bad faith», resolusjonens artikkel 15. Høyesterett viste til at VCS ikke hadde varemerkerett til «appear» i et annet medlemsland, og at det kunne reises spørsmål om bruken av domenenavnet var gjort i «bad faith».

Videre ble det vist til boken «Brug af andre varemærker i digitale medier», skrevet av den danske varemerke-guruen Knud Wallberg. I boken konkluderer Wallberg slik:
«Hvis en dansk domstol vurderer, at et domænenavn bliver brugt på en måde, der krænker en rettighed, der er gyldig i Danmark, kan domstolen anvende de sanktioner som det relevante retsgrundlag giver mulighed for», se bokens side 316–317, sitert i avsnitt 43.
Ikke overraskende kom også Høyesterett til at norske varemerker må «sikres den beskyttelse som varemerkeloven gir anvisning på, også der krenkelsen skjer ved bruk av domenenavn på internett». Det var følgelig den konkrete proporsjonalitetsvurderingen som var det styrende for hvilke tiltak som kunne benyttes for å forhindre varemerkeinngrep, etter varemerkeloven § 59.

Var overføringen av domenet nødvendig for å forhindre videre varemerkeinngrep?
Høyesterett viste først til at norske brukere som gikk inn på appear.in, kom til en nettside der de ble informert om at det forelå en varemerkekonflikt, og at tjenesten hadde byttet navn til Whereby. Videre ble man henvist til en link som førte til det nye nettstedet.

Selv om de norske brukerne ikke ville oppleve appear.in som en angivelse av kommersiell opprinnelse i denne situasjonen, representerte bruken av domenenavnet «klare inngrep i Appear TV AS` varemerker». Til støtte for et slikt syn ble det vist til Rt. 2004 side 1414 Volvo. I den saken kom Høyesterett til at den som brukte domenet volvoimport.no krenket varemerket Volvo, selv om det fremgikk uttrykkelig av siden at det var snakk om en uavhengig aktør. Når man først ble gjort oppmerksom på dette etter at man hadde kommet inn på nettsiden, hadde det allerede skjedd en utnyttelse av goodwill.

Logoen til Volvo er hentet her.
Videre ble det vist til at forbudet mot å bruke appear.in ikke ga Appear TV faktisk kontroll på den fremtidige bruken av domenet. Når overføring av domenet ville hindre fortsatt varemerkeinngrep i Norge, var tiltaket formålstjenlig.

Var overføring av domenet et rimelig tiltak?
Etter varemerkeloven § 59 skal valget mellom mulige tiltak skje ut fra en forholdsmessighetsvurdering i lys av blant annet inngrepets alvorlighet, virkningene av tiltakene og tredjeparts interesser.

Før Høyesterett gikk inn på den konkrete forholdsmessighetsvurderingen, ble det vist til at tiltaket måtte være effektivt for å hindre fremtidige inngrep, men at det ikke måtte «skape stengsler mot «legitimate trade», jf. TRIPS-avtalen artikkel 41.

En overføring av VCS var imidlertid ikke et hinder for å drive «legitimate trade» ettersom VCS stadig kunne markedsføre og tilby sine tjenester under et annet navn.
I vurderingen av inngrepets alvorlighet ble det vist til at det daglig var mellom 300 og 500 norske brukere som var innom appear.in. Bruken av domenet utgjorde dermed et «vedvarende rettstridig inngrep i Appear TV AS` varemerker». 

Når det gjelder virkningen av overføringen, viste Høyesterett til at domenenavnet hadde en økonomisk verdi for VCS, samt at det nok kunne bli en del overgangsproblemer som følge av overføringen. Høyesterett viste imidlertid til at VCS senest siden høsten 2016 var blitt kjent med varemerkene til Appear TV, og at den rettsstridige bruken fortsatte også etter at avgjørelsen fra lagmannsretten ble endelig hva gjelder videre inngrep. Når så var tilfelle, fant Høyesterett at det var VCS som måtte ha risikoen for eventuelle overgangsproblemer.

Dette trollets vurdering 
Opphavsperson: Sundgot. 
Bildet er hentet her.
Spørsmålet om bruken av domenet representerte et inngrep, var endelig avgjort gjennom lagmannsrettens avgjørelse. Allikevel påpekte Høyesterett at bruken av domenenavnet, eller «nettaktiviteten», måtte «rette seg mot det norske markedet for at det kunne konstateres varemerkeinngrep», jf. Lassen/Stenvik (2011) side 294 flg., jf. avgjørelsens avsnitt 37. Skillet mellom når et domene er brukt på en slik måte at det retter seg mot det norske markedet, og når nettsiden bare er tilgjengelig for norske brukere, synes ikke skarpt. Når Høyesterett senere skulle ta stilling til inngrepets art, ble det imidlertid ikke vurdert om nettaktiviteten rettet seg mot det norske markedet. Det ble konstatere at mellom 300–500 norske brukere daglig var inne på siden appear.in, og dette ble ansett som et «vedvarende rettstridig inngrep» i varemerkerettigheten til Appear TV.



Høyesterett kan forstås dit hen at spørsmålet ikke er om nettaktiviteten er rettet mot det norske markedet, men om tjenesten som tilbys under et forvekselbart domenenavn er tilgjengelig for norske forbrukere. Alvorligheten av inngrepet, og med det vurderingen av hvilke tiltak som synes forholdsmessig, må imidlertid vurderes i lys av hvor mange norske brukere som kommer i forbindelse med domenenavnet som krenker den aktuelle varemerkerettighet.

Videre kom Høyesterett til at hensynet til tredjeparter – brukere av tjenesten – ikke kunne tilsi at overføring av domenet var uforholdsmessig. Dette ble imidlertid ikke begrunnet med en vurdering av hvordan overføringer rammet brukerne. Det avgjørende for Høyesterett var at varemerketvisten hadde versert siden høsten 2016, og at domenenavnet senest fra dette tidspunktet hadde blitt benyttet med kjennskap til varemerkerettighetene til Appear TV.

Selv om Høyesterett vil plassere risikoen for overføringsproblemer hos VCS, vil også brukerne av internettsiden bli rammet av overføringen. Dette trollet mener det er en svakhet ved dommen at Høyesterett ikke vurderer hvordan og i hvilket omfang overføringen av domenenavnet vil kunne påvirke brukerne. 

Selv om ikke territorialprinsippet legger begrensninger på hvilke tiltak som kan pålegges, viser Høyesterett til at «det globale» aspektet må inngå i den formåls- og forholdsmessighetsvurderingen som varemerkeloven § 59 gir anvisning på, jf. avgjørelsens avsnitt 47. Når Høyesterett kom til at overføring av domenet og det å legge domenet dødt, var de to eneste alternativene til fortsatt varemerkeinngrep, er det vanskelig å se hvilken rolle det globale aspektet rent faktisk kan spille inn i forholdsmessighetsvurderingen. Til dette kommer det at Høyesterett kom til at det var vanskelig å se når virkningen i utlandet gjør pålegget uforholdsmessig, jf. avsnitt 64. 

Avgjørelsen kan ved første øyekast synes noe streng. Det er imidlertid lett å se for seg at den konkrete vurderingen varemerkeloven § 59 gir anvisning på ville ledet til motsatt resultat dersom domenenavnet var brukt av en større aktør som i tillegg hadde varemerkerettigheter i andre land der domenet benyttes.

To av bidragsyterne til Immaterialrettstrollet, Yngve Øyehaug Opsvik og Julius Berg Kaasin, jobber i advokatfirmaet Gjessing Reimers som representerte Appear TV i denne saken. De har ikke bidratt til utformingen av dette innlegget.

10 desember 2019

Eidsivating lagmannsrett: Inngrep i opphavsrett til brukskunst ga ikke grunnlag for økonomisk kompensasjon (LE-2018-118167)

Eidsivating lagmannsrett avsa nylig en avgjørelse om brudd på åndsverkloven for brukskunst etter den tidligere åndsverkloven fra 1961. Tvisten sto mellom Jeanette Karsten Arkdeko AB og Scoop AS og spørsmålet var hvorvidt Scoop hadde krenket Jeanette Karsten Arkdekos opphavsrett til en serie vaser og boller. Lagmannsretten kom til at det forelå en krenkelse av opphavsretten, og avgjørelsen inneholder for øvrig interessante uttalelser knyttet til erstatning for opphavsrettsinngrep.

Som mange IP-troll nok vet er vilkårene for opphavsrettslig vern og krenkelsesspørsmålet regulert på samme måte i forrige og gjeldende åndsverklov. Den nye loven har imidlertid andre bestemmelser om økonomisk kompensasjon, jf. nedenfor.

Jeanette Karsten, kunstner og eier av selskapet Jeanette Karsten Arkdeko AB, anførte at Scoop AS hadde krenket hennes opphavsrett til en serie vaser og boller, betegnet InsideOut-serien. Vasene besto av to glassylindere, der en mindre sylinder i farget glass var plassert inne i en større sylinder i klart glass, med et rom mellom sylindrene. Inngrepsgjenstanden(e) besto i vaser og boller utformet på en lignende måte. Lagmannsretten kom til at InsideOut tilfredsstilte kravene til åndsverk, og at Scoop AS’ produkter utgjorde inngrep i opphavsretten. Lagmannsretten kom imidlertid til at erstatning ikke skulle tilkjennes, som følge av manglende sannsynligjøring av økonomisk tap. Dommen er rettskraftig.
Jeanette Karstens vaser. Bildet er hentet fra lovdata.

Jeanette Karstens vaser.
Bildet er hentet fra lovdata.

I vurderingen av om InsideOut er et åndsverk, tar lagmannsretten utgangspunkt i åndsverkloven § 1 og den nærmere fastlegging av innholdet i verkshøydekravet som redegjort for i HR-2017-2165 (Il Tempo Gigante) og Rt. 2012 s. 1062 (Tripp Trapp). Basert på dette, formuleres vurderingstemaet om InsideOut er «resultat av en individuelt preget skapende innsats», og om det ved innsatsen er frembragt noe «originalt» som er «av kunstnerisk verdi». Sammenstillingen av kjente elementer til en helhet, kan tilfredsstille kravet til originalitet. Retten gjengir også noen særlige betraktninger om verkshøydekravet for brukskunst fra Tripp Trapp-dommen avsnitt 66 og 67, hvor førstvoterende la til grunn at uavhengig av om det kan oppstilles et strengere krav til verkshøyde for brukskunst, vil de funksjonelle elementene gi et mer begrenset spillerom for «en selvstendig kunstnerisk utforming».

I denne forbindelse finner dette IP-trollet grunn til å nevne at uklarheten om hvorvidt det gjelder et særskilt verkshøydekrav for brukskunst, nå er ryddet av veien med EU-domstolens avgjørelse i Cofemel, sak C-683/17. Verkshøydekravet er det samme uavhengig av verkets art.

Basert på den innledende redegjørelsen er spørsmålet for lagmannsretten om det for InsideOut foreligger en selvstendig kunstnerisk utforming, til tross for at kunsten har funksjon som en vase og i utgangspunktet «synes dominert av de funksjonelle elementer». Retten konkluderer relativt raskt med at det foreligger en selvstendig kunstnerisk utforming, til tross for at vasen klart må anses som en bruksgjenstand. Vasen er satt sammen av kjente elementer, men er kombinert på en slik måte at «verket som helhet fremstår som originalt». Det originale ved verket anses for å være «rommet som skapes mellom den indre og den ytre sylinderen». Dette gir et «helt annet visuelt uttrykk» enn en vase bestående av en enkel sylinder. Lagmannsretten legger også vekt på at det «skapes nye bruksområder» ved at man kan fylle rommet mellom sylindrene med ulike gjenstander (for eksempel nøtter), og at eieren av vasen slik får mulighet til individuell bruk og til å gi vasen et individuelt uttrykk. Kombinasjonen av klart og farget glass bidrar også til det kunstneriske ved den. Vasen fremstår dermed «som en skulptur i seg selv», og ikke bare som en gjenstand begrenset til et bruksområde.

Lagmannsretten legger tilsynelatende ikke en særlig høy terskel for verkshøyde til grunn, til tross for de dominerende funksjonelle elementer og vasens klare karakter av bruksgjenstand. Det er også noe uklart hvorvidt retten mener at vasens funksjonelle elementer (ved at man kan fylle rommet mellom sylindrene) bidrar til dens originalitet og verkshøyde. Dette synes i så fall å være i dårlig samsvar med det prinsipielle utgangspunktet for verkshøydevurderingen, hvoretter man skal se bort fra de funksjonelle elementer, jf. Il Tempo Gigante-dommen. Det kan dessuten stilles spørsmål om lagmannsretten har lagt for stor vekt på ideen om to sylindre. Denne ideen kan ikke beskyttes av opphavsrett, jf. Il Tempo Gigante-dommen og Ambassadør-dommen (Rt. 2013 s. 822).

Lagmannsretten ser deretter hen til om det foreligger tilsvarende bruksgjenstander, hvilket ankemotparten har fremholdt som argumentasjon for manglende originalitet. Det påpekes at sannsynligheten for at en annen opphavsmann vil frembringe et identisk verk vil kunne gi veiledning for om kravet til verkshøyde er oppfylt. Ankemotparten har fremlagt en rekke bilder fra internett som gjennomgås av retten. To av disse er eksempler på at en sylinder er plassert inni en annen sylinder, men ingen av disse er tilstrekkelig til å frata verket sin originalitet. Det første eksempelet er ifølge retten «skapt ut fra et annet behov og har et annet funksjonsområde», mens det andre eksempelet har et mindre rom mellom de to sylindrene, slik at rommet ikke får «fullt ut den samme funksjonaliteten som for InsideOut». Det avgjørende for å ikke legge vekt på dette bildet er likevel at det er uklart om bildet er tatt før eller etter InsideOut er skapt. På denne bakgrunn konkluderer retten ved at det ikke finnes eksempler på at en lignende vase er produsert av andre. Også i denne vurderingen synes retten å legge stor vekt på likhet i funksjonalitet mellom åndsverket og det som allerede er kjent. Dette er i så fall ikke helt i tråd med opphavsrettens prinsipper – opphavsretten beskytter som kjent ikke funksjonalitet og funksjonelle elementer. Lagmannsrettens vurdering gir derimot nærmest assosiasjoner til den patentrettslige nyhetsvurderingen.

Lagmannsretten tar etter dette stilling til om ankemotpartens produkter, en vase og telysholder ved navnet Alice, utgjør en krenkelse av åndsverket, jf. åndsverkloven § 2. Lagmannsretten finner det sannsynliggjort at tilvirkeren av Alice-produktene hadde tatt utgangspunkt i et eksemplar av InsideOut. Om likheten mellom produktene uttales det at «uttrykket til vasen i hovedsak var det samme», og at «det særegne og originale ved InsideOut, rommet mellom sylindrene, var det samme». 

Alice-telysholder.
Bildet er hentet fra lovdata.
Alice-vase.
Bildet er hentet fra lovdata.

Lagmannsretten tar videre stilling til om Alice vase og telysholder er et selvstendig åndsverk, jf. åndsverkloven § 4, men kommer raskt til at dette ikke er tilfellet. Det foreligger ifølge retten kun en ren gjengivelse av originalverket.

Krenkelsesvurderingen er svært kort, og resultatet synes å ha fremstått som relativt klart for lagmannsretten. Det sies imidlertid ingenting om rekkevidden av vernet til InsideOut, eller i hvilken grad lagmannsretten ser bort fra de funksjonelle elementene ved vurderingen av inngrep. Det foretas i det hele tatt ingen grensedragning mellom de funksjonelle elementene og elementene som nyter vern. Lagmannsrettens utgangspunkter og vurderingstemaer for krenkelsesvurderingen fremstår derfor som noe uklare.

Etter å ha konstatert at det foreligger en krenkelse av opphavsretten til InsideOut, tar lagmannsretten stilling til erstatningskravet. Etter åndsverkloven § 55, jf. § 54, kan skade som voldes ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av åndsverkloven kreves erstattet etter alminnelige erstatningsregler. Lagmannsretten legger til grunn at kopieringen her må anses som uaktsom. Når det gjelder det økonomiske tapet, har ankende part gjort gjeldende et inntektstap på ca. 650 000 kroner og tap av goodwill for en verdi opp mot 150 000 kroner. Lagmannsretten finner imidlertid at det «ikke er sannsynliggjort noe økonomisk tap», og at det dermed ikke er grunnlag for erstatning. Det fremsto som uklart om InsideOut i det hele tatt ville blitt satt i produksjon og solgt i tiden etter at Alice-produktene ble produsert, dersom opphavsrettskrenkelsen tenkes bort. Det var heller ikke sannsynliggjort at det var lidt noe tap som følge av markedsforstyrrelser/tap av goodwill. Til tross for at «markedsføring og salg av en designmessig svakere etterlikning kan svekke interessen for originalen og generelt ha en negativ innvirkning på renommeet til InsideOut» er det ifølge lagmannsretten tvilsomt «i hvilken grad InsideOut har vært, er, eller ville ha blitt en innarbeidet merkevare av betydning».

Dersom saken hadde vært avgjort etter den nye åndsverkloven, ville ankende part kunne ha krevd vederlag for den ulovlige bruk uavhengig av om det var lidt noe økonomisk tap.  Åndsverkloven av 2018 oppstiller i § 81(1)a) grunnlag for et «rimelig vederlag for bruken» som alternativ til erstatning for økonomisk tap. Tidligere var adgangen til å kreve erstatning uavhengig av økonomisk tap mer uklar, men det var argumentert for at det gjaldt en slik ulovfestet vederlagsregel (Rognstad, Opphavsrett, 2. utgave, s. 515).

Ankende part hadde her – i tillegg til erstatningsansvar for opphavsrettskrenkelse – gjort ansvar gjeldende i medhold av markedsføringsloven § 30 om forbud mot etterlikninger. Dette tok lagmannsretten ikke stilling til, antagelig fordi den kom til at det forelå krenkelse av opphavsretten. Dersom man hadde konstatert krenkelse av etterligningsvernet etter markedsføringsloven, ville det imidlertid vært grunnlag for vederlag etter markedsføringsloven § 48 b, uavhengig av påvisning av økonomisk tap. Markedsføringsloven § 48 b oppstiller tre alternativer for vederlag og erstatning som overtrederen må betale ved overtredelse av mfl. § 30. Etter bokstav a) kan den forurettede kreve vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen og etter bokstav c) kan man kreve vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved overtredelsen.

Etter dette er det kanskje grunn til å sette spørsmålstegn ved at vederlagsspørsmålet ikke ble tatt opp i saken. I lys av konklusjonen på krenkelsesvurderingen, er det et tankekors at inngrepet ikke får noen direkte økonomiske konsekvenser for inngriperen (utover dekning av egne saksomkostninger), og får negative økonomiske konsekvenser for opphaveren, som ikke får noen økonomisk kompensasjon og dessuten må dekke egne saksomkostninger.

29 november 2019

Månedsoppsummering: juni - oktober 2019

Etter en utvidet sommerferie, er Immaterialrettstrollet tilbake med månedsoppsummeringen. Denne gangen skal vi ta for oss perioden juni til oktober. Verken norske domstoler eller EU-domstolen har ligget på latsiden i det siste, og det er flere saker som fortjener omtale, både fra før og etter sommerferien.

Foto: Michael
Hentet fra: pixabay.com
Vi begynner oppsummeringen i Norge. Som de fleste nok har fått med seg, avsa Borgarting lagmannsrett før ferien dom i den såkalte "iPhone"-saken, tilgjengelig her (eller her). Saken er tidligere omtalt av Immaterialrettstrollet her. Saken gjaldt krav fra Apple om destruksjon av importerte iPhone mobiltelefonskjermer som den uautoriserte iPhone-reparatøren PCKompaniet (drevet av saksøkte Henrik Huseby) hadde importert fra Kina. Samtlige deksler var merket med Apples "eplelogo" på innsiden av dekslene, men logoene var tusjet over. Tildekkingen kunne imidlertid fjernes.

I motsetning til Oslo tingrett konkluderte Borgarting lagmannsrett med at innførselen av disse mobilskjermene utgjorde varemerkebruk etter varemerkeloven § 4, og følgelig varemerkeinngrep. Lagmannsretten anså det ikke som avgjørende at eplelogoen var tildekket, all den tid tildekkingen kunne fjernes. Lagmannsretten pekte også på at Oslo tingrett hadde lagt feil omsetningskrets til grunn. Ifølge lagmannsretten ville omsetningskretsen for mobilskjermer åpenbart være reparatører, butikker eller importører, og det var da det irrelevant at varemerkene befant seg på innvendige deler av mobilskjermen som ikke var synlig for den jevne mobilkjøper. Saken er anket, og Høyesteretts ankeutvalg har tillatt anke over rettsanvendelsen, mens anke over bevisbedømmelsen er nektet fremmet. Siste ord er altså ikke sagt i saken.
Eksempel på bruk av varemerket
Hentet fra: Fjellrävenshop.no

Vi holder oss innenfor varemerkeretten. Fredag 7. juli ga Oslo tingrett KFIR medhold i at Fjällrävens ordmerke G 1000 måtte slettes som følge av ikke-bruk i medhold av varemerkeloven § 37 (les avgjørelsen her). Merket hadde blitt brukt i perioden, påtrykket både jakker, bukser og hodeplagg, men tingretten fant at bruken ikke hadde vært reell. KFIR og tingretten var enige om at det avgjørende måtte være om merket var brukt til å angi kommersiell opprinnelse.

Tingretten fant at merket i Fjällrävens markedsføring var brukt på en slik måte at det primært anga stoffkvaliteten på varene – men dette var etter tingrettens mening ikke til hinder for at merket også kunne angi kommersiell opprinnelse. Det ble imidlertid fremlagt dokumentasjon som viste at en annen tilbyder brukte merket på sine sko. Dette innebar ifølge tingretten at merket ikke samtidig kunne garantere overfor forbrukeren at alle klær, fottøy og hodeplagg merket med G 1000 kom fra Fjällräven. Dette trollet er, som medtroll Morten Nadheim, skeptisk til at en slik begrenset bruk fra andre aktører, etter tillatelse fra merkehaver, på generelt grunnlag vil utelukke at merket fremdeles angir kommersiell opprinnelse når det brukes på merkehaverens egne varer. Se Immaterialrettstrollets fulle omtale av saken her.

Det er også avsagt en avgjørelse innen patentretten som er verdt å nevne. I begynnelsen av juli avsa Borgarting lagmannsrett dom i saken mellom Norcape og Staten v/ KFIR om førstnevntes patentnr. 320964. Avgjørelsen er tilgjengelig her (eller her). Patentet gjaldt blant annet en metode for å foredle avfallsprodukter som ellers ville blitt kastet, slik at det blir egnet til bruk som fôr, ved bruk av en kombinasjon av to rensemetoder.

KFIR hadde opphevet patentet på bakgrunn av et foredrag avholdt kort tid før inngivelsen av patentsøknaden. Foredraget nevnte en prosess for rensing ved kombinasjon av ultrafiltrering og nanofiltrering, men ikke stoffene som skulle skilles ut ved filtreringen. KFIR mente det var nærliggende å benytte nanofilter for å skille ut de uønskede stoffene på grunn av stoffenes egenskaper. KFIR kjente derfor patentet ugyldig, som følge av manglende oppfinnelseshøyde. Tingretten konkluderte i tråd med KFIRs avgjørelse.

Norcape anket til lagmannsretten, hvor et viktig tema var hvorvidt det gjaldt et skjerpet beviskrav for å sannsynliggjøre at en muntlig presentasjon har funnet sted og hvilket innhold den hadde. Et slikt skjerpet beviskrav var lagt til grunn av EPO i en rekke avgjørelser, men lagmannsretten kom til at et skjerpet beviskrav ikke kunne legges til grunn i norsk rett. Lagmannsretten viste blant annet til at det var usikkert om uttalelsene fra EPO etablerte en generell bevisregel eller om avgjørelsene bare var uttrykk for konkret bevisvurdering. For det andre mente retten at de ikke hadde noen plikt til å anvende samme bevisregler som EPO. Tingretten hadde derfor korrekt angitt alminnelig sannsynlighetsovervekt som terskel for vurderingen. For den konkrete vurderingen av oppfinnelseshøyde, støttet lagmannsretten seg på KFIRs avgjørelse med bakgrunn i Swingball-prinsippet. Immaterialrettstrollet, Yngve Øyehaug Opsvik, har enkelte ting å utsette på lagmannsrettens vurdering. Se hans innlegg om saken her.

I etterkant av ferien, har vi også fått en kjennelse fra Høyesterett i tvisten mellom Rettspraksis.no og Lovdata (tilgjengelig her). Avgjørelsen av 11. september er kommentert av Immaterialrettstrollet her. Høyesterett konkluderte med at Rettspraksis.nos uttrekk og publisering av høyesterettsavgjørelser fra Lovdatas databaser innebærer et inngrep i databaseretten. Høyesterett fant at databasevernet utgjorde et nødvendig og forholdsmessig inngrep i ytringsfriheten – og verken Grl. § 100 eller EMK art. 10 kunne hjemle Rettspraksis.nos uttrekk og publisering av høyesterettsavgjørelser hentet fra en DVD utgitt av Lovdata i 2005, samt Lovdatas digitale databaser. Høyesterett viste blant annet til at de aktuelle avgjørelsene var tilgjengelige via alternative – om enn noe mer vanskelig tilgjengelige – kilder.

Det er også enkelte avgjørelser fra KFIR som er verdt å nevne.

KFIR avsa 25. juni avgjørelse i sak om krav om administrativ overprøving av foretaksnavnet 3 T BYGG AS, som følge av forvekslingsfare mellom foretaksnavnet og selskapets 3-T BYGG AS foretaksnavn og kombinerte varemerke. Saken er tidligere omtalt av Immaterialrettstrollet her.
Etter foretaksnavneloven må krav om opphevelse ved administrativ overprøving fremmes innen 3 år etter at registreringsvedtaket ble fattet, jf. § 3-6 (1) 2. punktum. Spørsmålet i saken var særlig når fristen begynte å løpe.
Kravstilleren 3-T BYGG AS sitt kombinerte merke

Innehaveren hadde registrert to foretak. Det første foretaket ble registrert 10. oktober 2005 og het 3 T BYGG AS. Det andre foretaket, som også het 3 T BYGG AS, ble registrert så sent som 11. juli 2017. Patentstyret la til grunn datoen for registrering av foretaket som faktisk ble krevd opphevet, som det avgjørende.

KFIR mente på sin side at det avgjørende var om det hadde blitt foretatt en overdragelse av virksomheten på en slik måte at tidspunktet for registrering av det første foretaket fra 2005 måtte legges til grunn. KFIR fant at slik overdragelse hadde funnet sted, gjennom en fisjon av det opprinnelige 3 T Bygg AS med overføring av virksomhet til 3 T Bygg Hjelpeselskap AS og påfølgende fusjon mellom 3 T Bygg Hjelpeselskap AS og det nye 3 T Bygg selskapet – med sistnevnte som overtakende selskap. Når vesentlige deler av virksomheten var overdratt, omfattet dette også retten til foretaksnavnet, som virksomheten hadde fri rådighet over i en slik prosess. Til tross for at det var opprettet en ny juridisk enhet i Enhetsregisteret, fant ikke Klagenemnda at dette ga ny adgang til å reise krav om administrativ overprøving. Det ble lagt til grunn "at det i prinsippet er snakk om samme rettssubjekt fordi overtagende selskap av kontinuitetshensyn trer inn i overdragerens rettigheter og forpliktelser". Klagenemnda kom følgelig til motsatt resultat av Patentstyret og foretaksnavnet ble ikke opphevet.

KFIR avsa også nylig avgjørelse i striden rundt bandnavnet og varemerket HIGHASAKITE, hvor vokalist Ingrid Helene Håvik vant frem i klagesaken for KFIR. KFIRs flertall kom altså til motsatt resultat av Patentstyret, som hadde konkludert med at bandnavnet tilhørte selskapet, Highasakite DA, som er eid av de nåværende bandmedlemmene Håvik og Trond Bersu, samt de tidligere bandmedlemmene Kristoffer Lo, Marte Eberson og Øystein Skar. Saken er allerede omtalt av Immaterialrettstrollet her.

Både flertallet og mindretallet i KFIR var enig om at vokalisten, Håvik, hadde innarbeidet en varemerkerettighet før de øvrige medlemmene ble invitert med i bandet. Rettigheten hadde altså på ett eller annet tidspunkt kun tilhørt vokalisten. Spørsmålet var derfor om rettigheten hadde gått over fra vokalisten til selskapet. Både mindretallet og flertallet adresserte dette som et avtalerettslig spørsmål.

Mindretallet la til grunn et prinsipp om formfrihet, og baserte sin vurdering på om vokalisten Håvik, "etter en samlet vurdering av omstendighetene i saken – har opptrådt slik at det ga de øvrige bandmedlemmene "en rimelig grunn til å tro" at de hadde fått del i retten til HIGHASAKITE" – noe mindretallet fant at var tilfellet.

Flertallet kom imidlertid til motsatt konklusjon, basert på et krav om at opparbeidelse av medeierskap eller hel- eller delvis erverv av etablerte industrielle rettigheter krevde uttrykkelig avtale. Noen slik uttrykkelig avtale forelå ikke, og Håvik fikk dermed medhold i at hun satt på rettighetene.

Den våkne leser vil kanskje stusse over at det eksisterer særskilte formkrav innenfor varemerkeretten. De tidligere bandmedlemmene Lo, Eberson og Skar har allerede varslet at de vil ta saken videre til domstolene, og spørsmålet får dermed (forhåpentligvis) sin avklaring i tingretten.

EU-domstolen har heller ikke ligget på latsiden. I slutten av juli kom avgjørelse i både C-469/17 Funke Medien, C-476/17 Pelham og C-516/17 Spiegel Online.

Foto: Creative Commons CC0
Hentet fra: Pxhere.com
I Funke Medien hadde en tysk avis blitt nektet innsyn i en rekke tyske militærrapporter fra 2001 til 2012 på til sammen ca. 5000 sider. Når dokumentene likevel ble lekket til avisen, begjærte den tyske staten midlertidig forføyning mot avisen og baserte kravet på at publisering ville innebære et opphavsrettsinngrep.

Spiegel Online gjaldt publiseringen av manuskriptet for en omstridt artikkel for å underbygge at meningsinnholdet ikke hadde blitt endret før publisering. Saken omhandlet den tyske politikeren Volker Beck, som var forfatter av en artikkel som argumenterte for dekriminalisering av pedofili. Beck hevdet imidlertid at forleggeren hadde endret meningsinnholdet ved å justere artikkelens tittel og deler av innholdet, og tok derfor avstand fra den publiserte artikkelen. For å vise forskjellene, la Beck i 2013 ut eget manuskriptet med merking som opplyste at han tok avstand fra innholdet i artikkelen. Den tyske nettavisen Spiegel Online publiserte deretter en artikkel som hevdet at forskjellene mellom det opprinnelige manuskriptet og den publiserte artikkelen var uvesentlige, og at endringene som var gjort ikke endret budskapet i artikkelen. For å underbygge dette, la Spiegel ut de to versjonene for nedlastning slik at leserne selv kunne ta stilling. Beck krevde at Spiegel Online i stedet la ut lenke til den kommenterte versjonen på hans nettside – noe som ble avslått.

Begge saker tok opp forholdet mellom de opphavsrettslige enerettene, unntakene i infosocdirektivet artikkel 5 nr. 3 og de grunnleggende rettighetene til ytrings-, informasjons- og pressefrihet i EUs charter for menneskerettigheter. EU-domstolen slo fast at unntakskatalogen i infosocdirektivet artikkel 5 nr. 2 og 3 var uttømmende. Ved vurderingen av de konkrete unntakenes rekkevidde, skulle det imidlertid ses hen til de grunnleggende rettighetene. Dette var av særlig betydning når unntakene hadde som formål å sikre overholdelse av grunnleggende rettigheter, slik tilfellet var for retten til bruk i forbindelse med dagshendinger og sitatretten. Det skal altså foretas en reell avveining mellom rettighetshavers eneretter og de unntak 5 nr. 3 gir anvisning på. Se en mer detaljert analyse av avgjørelsene her og her.
Foto: Gordon Johnson
Hentet fra: Pixabay.com

I Pelham var spørsmålet om sampling av et lydklipp utgjorde inngrep i produsentvernet. Bakgrunnen var en sang produsert for den tyske artisten, Sabrina Setlur, som inneholdt et to sekunders sample fra "Metall auf Metall" av Kraftwerk. Kraftwerk gikk til søksmål og anførte at bruken av klippet innebar et inngrep i deres produsentrett til lydklippet. Avgjørelsen er tidligere kommentert i et gjesteinnlegg av Simon Skarstein Waaler (her) og av Alan Hui (her).

EU-domstolen tok blant annet stilling til om Infosoc-direktivet (direktiv 2001/29) artikkel 2 bokstav c, i lys av de grunnleggende rettighetene i EU-charteret, skal forstås slik at selv en kort reproduksjon av et lydopptak inkorporert i et nytt lydopptak omfattes av produsentvernet – noe domstolen besvarte bekreftende. Produsentvernet måtte imidlertid avveies opp mot kunstnerisk frihet og ytringsfrihet, som innebar at det måtte finnes en "fair balance" mellom den intellektuelle eiendomsretten på den ene siden og brukerne av de beskyttede frembringelser og allmennhetens interesse (herunder den kreative frihet) på den andre siden. All den tid sampling utgjorde en kunstnerisk uttrykksform som var beskyttet som en grunnleggende rettighet (kunstnerisk frihet), kom domstolen frem til at bruken av et i utgangspunktet vernet lydklipp falt utenfor produsentvernet, såfremt det var endret "to such a degree that that sample is unrecognisable to the ear in that new work".
EUTM002534774

Den 29. juli avsa også EU-domstolen sin avgjørelse i Red Bulls ankesak mot Underrettens avgjørelse  knyttet til Red Bulls to fargekombinasjonsmerker (sak C-124/18) . Underrettens avgjørelse er tidligere kommenter at Immaterialrettstrollet her. Red Bull hadde i henholdsvis 2005 og 2011 fått registrert to fargekombinasjonsmerker for kombinasjonen av blå og sølv i klasse 32 (energidrikk). Begge merker ble supplert med en beskrivelse. For det første merket lød beskrivelsen: "Protection is claimed for the colours blue (RAL 5002) and silver (RAL 9006). The ratio of the colours is approximately 50% - 50%". For det andre merket ble det inngitt følgende beskrivelse: "The two colours will be applied in equal proportion and juxtaposed to each other. Blue (Pantone 2747C), silver (Pantone 877C)". Underretten kjente i slutten av 2017 begge merker ugyldig under henvisning til at angivelsen av varemerkene var for upresis – den grafiske gjengivelsen og beskrivelsen åpnet for en rekke ulike bruksmåter og kombinasjoner og utgjorde dermed ikke en "systematic arrangement in such a way that the colours concerned were associated in a predetermined and uniform way" (artikkel 4 i varemerkefordningen (207/2009, nå 2017/1001)).

EUTM009417668
I sin anke anførte Red Bull blant annet at Underrettens avgjørelse utgjorde brudd på artikkel 4 og artikkel 7(1) (a) (absolutte grunner for avslag). Red Bull viste for det første til at Underretten hadde feiltolket avgjørelsen i Heidelberger Bauchemie (C-49/02), ved å systematisk legge til grunn at fargekombinasjonsmerker må inneholde en presisering av den romlige oppstillingen ("spatial arrangement") av fargene, med det resultat at Red Bulls merker ikke ble ansett tilstrekkelig presist angitt uten en slik oppstilling. Red Bull viste til at avgjørelsen i Heidelberger Bauchemie måtte tolkes i lys av det konkrete faktum i saken, som gjaldt et fargekombinasjonsmerke der det var angitt at merket gjaldt fargene "in every conceivable form". Når Underretten fant at sammenstillingen av farger ikke var tilstrekkelig til å oppfylle kravet til presis angivelse, brøt retten regelen om at man måtte vurdere varemerket slik det var inngitt og tok derfor ikke tilstrekkelig hensyn til fargekombinasjonsmerkers egenart. Red Bull anførte også at det var feil av Underretten å ta hensyn til faktisk bruk av merket for å underbygge at det åpnet for en rekke kombinasjoner av fargene med ulikt helhetsinntrykk. Dette var ifølge Red Bull en sammenblanding av kravet om grafisk gjengivelse og særpreg.

EU-domstolen la seg imidlertid på linje med Underretten, og viste til at registrering av varemerker forutsetter at det gjengis grafisk på en måte som sikrer at "the subject matter and scope of the protection sought are clearly and precisely determined" - noe som ikke var tilfellet ved en angivelse av to eller flere farger, angitt abstrakt og uten konturer, som ikke ga forutsigbarhet for hvilke kombinasjoner som var dekket av registreringen. Det hjalp ikke at merkene var supplert med en verbal beskrivelse, når heller ikke denne var egnet til å sikre forutsigbarhet rundt innholdet og omfanget av beskyttelsen. Dersom man tillot registret merker som åpnet for en rekke kombinasjoner, ville ikke opprinnelsesgarantifunksjonen være sikret, og andre aktører ville ikke settes i stand til å avgjøre rekkevidden av vernet som var tildelt ved registreringen. Det var ikke feil av Underretten å legge vekt på den faktiske bruken av merket og de ulike kombinasjoner som denne bruken illustrerte. Det kan altså se ut som Red Bull må vinke farvel til sine to fargekombinasjonsmerker.

Den 12 juni avsa EU-domstolen dom i C-705/17 Hansson – en oppklarende, om ikke nødvendigvis oppsiktsvekkende, avgjørelse om virkningen av unntaksanmerkninger i nasjonale varemerkeregistre ved vurderingen av merkets beskyttelsesomfang (omtalt av Immaterialrettstrollet her). Saken hadde sin bakgrunn i en svensk varemerkesøknad for ordmerket ROSLAGSÖL. Dette hadde blitt avslått på grunn av forvekslingsfare med en tidligere registrering av det kombinerte merke: ROSLAGS PUNSCH. Merket inneholdt en unntaksanmerkning om at registreringen ikke gir enerett til selve ordet "ROSLAGSPUNCH". Anmerkningen ble i sin tid ansett som påkrevd fordi "Roslag" er en region i Sverige og "Punsch" er beskrivende for alkoholholdige drikker i klasse 33. 

EU-domstolen la til grunn at varemerkedirektivet artikkel 4(1)(b) skal tolkes slik at den er til hinder for nasjonale ordninger der anmerkninger får den virkning at merkeelementer som er omfattet av anmerkningene ekskluderes fra helhetsvurderingen som skal foretas ved fastsettelsen av om det foreligger forvekslingsfare. Artikkel 4(1)(b) kan heller ikke tolkes slik at det på forhånd, og med permanent virkning, skal kunne bestemmes at et slikt element som er omfattet av en anmerkning uten videre skal tillegges mindre betydning ved vurderingen. 

Generaladvokaten har også kommet med sin anbefaling i C-263/18 Tom Kabinet (kommentert av gjestetroll Emile Schjønsby-Nolet her). Det legges her til grunn at tilgjengeliggjøring av e-bøker for nedlasting ikke er spredning etter infosocdirektivet artikkel 4, men overføring til allmennheten etter artikkel 3. Om anbefalingen legges til grunn vil dette innebære at e-bøker og andre verk enn datamaskinprogrammer ikke er gjenstand for digital konsumpsjon. Slike verk kan derfor ikke videreselges uten samtykke fra rettighetshaver.  EU-domstolen skal etter sigende avsi dom i saken 19. desember. 

Det er også verdt å nevne at vi har fått de to første patentsøknadene med en maskinlæringsalgoritme kalt "DABUS" oppgitt som eneste oppfinner. DABUS har generert output som har dannet grunnlaget for to patentsøknader; en for en ny type drikkebeholder basert på fraktalgeometri, og en for en anordning ("flashing device") som skal tiltrekke oppmerksomhet i søke- og redningsaksjoner. UKIPO skal visstnok allerede ha indikert at søknadene oppfyller krav til nyhet og oppfinnelseshøyde, men har foreløpig ikke tatt stilling til spørsmålet om AI-oppfinner kan aksepteres. Søknader skal også være sendt til EPO, USA og flere andre jurisdiksjoner. Det er i de fleste jurisdiksjoner antatt at oppfinner innenfor patentlovgivningen må være en naturlig person, som blant annet utelukker upersonlige rettssubjekter som bedrifter. Det blir altså spennende å se hvordan patentmyndighetene tar imot konseptet AI-oppfinner.

På lovgivningsfronten kan nevnes at portabilitetsforordningen ble implementert i norsk rett den 1. august, og vi antar at det var mange av IP-trollets lesere som benyttet seg av muligheten til å bruke Netflix på ferie i EØS-området i sommer.

Etter ferien har også forslag til ny lov om vern av forretningshemmeligheter blitt lagt frem. Det forventes at forslaget vil behandles av Stortinget før jul slik at loven kan tre i kraft ved nyttår. Loven innebærer ikke større endringer på området for vern av forretningshemmeligheter, men tilfører blant annet et mer spesialtilpassede håndhevingsregime som er antatt å ville styrke vernet for forretningshemmeligheter. Vi får også et harmonisert regelverk for forretningshemmeligheter på europeisk nivå. Lovforslaget er omtalt av Immaterialrettstrollet her.
Foto: Marco Verch
Hentet fra: Flickr.com (CC BY 2.0)

Utenfor Norges grenser, anerkjente Tyskland i august at Brexit kan få implikasjoner for ratifiseringen av UPC-systemet. For at UPC skal tre i kraft, må minst 13 EU-land ratifisere avtalen, herunder de tre landene med mest EU-patenter i 2012, hhv. Tyskland, Frankrike og Storbritannia. Slik ordlyden i avtalen står i dag, er det imidlertid en forutsetning for medlemskap at landet har EU-medlemskap. Det er derfor knyttet betydelig usikkerhet til Storbritannias medlemskap etter Brexit – særlig i tilfelle av en "Hard Brexit". I november fulgte EU-kommisjonen opp med en utredning der den blant annet ser på Brexits implikasjoner for UPC. Kommisjonen pekte blant annet på at Storbritannias deltakelse i UPC vil kreve "innovative legal solutions", fordi UPC er en internasjonal domstol som anvender EU-rett – noe britene åpenbart ikke ønsker. Kommisjonen peker også på at EU-domstolen må være øverste domstol for tolkningen av EU-rett på immaterialrettens område. På den andre siden utelukker ikke jurisdiksjonen til EU-domstolen at et ikke-medlem deltar i UPC-samarbeidet. Brexit er altså tilsynelatende ikke spikeren i kista for UPC-samarbeidet, men når og hvordan samarbeidet vil se ut er fremdeles usikkert.