14 juni 2019

Oslo tingrett: Fjällrävens ordmerke G 1000 slettes grunnet manglende "reell" bruk

Fredag 7. juli ga Oslo tingrett KFIR medhold i at Fjällrävens ordmerke G 1000 måtte slettes i medhold av varemerkeloven § 37. Etter denne bestemmelsen skal et varemerke slettes dersom «reell bruk av merket ... har vært avbrutt i fem år i sammenheng», jf. bestemmelsens første ledd første punktum. Merket var registrert for blant annet klasse 25-varer (klær, fottøy og hodeplagg). Kravet om sletting ble fremsatt av et selskap som ville ha merket fjernet for å kunne registrere det forvekselbare merke G10 for de samme varer. Regelen om sletting av merker som ikke har vært i bruk i løpet av en femårs periode, bygger på ønsket om å redusere rene defensive registreringer, og forhindre at merker som ikke blir brukt nyter varemerkerettslig vern.

Det artige med denne saken er imidlertid at merket har vært brukt, og påtrykket både jakker, bukser og hodeplagg. Så vel Klagenemnda som Oslo tingrett la følgelig til grunn at merket rent faktisk har vært i bruk i den aktuelle perioden. Spørsmålet var om bruken allikevel kunne anses som «reell» i varemerkeloven § 37s forstand.


Eksempler på bruk
Hentet fra fjellrevenshop.no

Klagenemndas vurdering

Etter en gjennomgang av relevant praksis fra EU-domstolen kom klagenemnda til at det avgjørende for om merket reelt var brukt, var om «bruken har vært i overensstemmelse med varemerkets grunnleggende funksjon, opprinnelsesgarantifunksjonen. Videre må det ha blitt brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de produkter eller tjenester det er snakk om, og ikke bare for å reservere rettighetene til et  varemerke.» Merket G 1000 måtte altså ha blitt brukt på en slik måte at det var egnet til å angi de aktuelle varenes kommersielle opprinnelse. Hensikten med bruken må ha vært å skape eller fastholde en markedsandel for varene klær, sko og hodeplagg.

Et av Fjällrävens varemerker.
Bildet er fra Patentstyrets database
KFIR viste til at merket G 1000 er påtrykket varene, men at det er ordmerket FJÄLLRÄVEN og den stiliserte figuren av en rev, som angir den kommersielle opprinnelse til varene.KFIR bemerker at flere merker på samme produkt kan angi kommersiell opprinnelse, men så var ikke tilfelle her. KFIR skrev følgende:
«Det fremgår tydelig av markedsføringsmaterialet at G 1000 ikke benyttes i markedsføringen som et varemerke som skal garantere for opprinnelsen til klær, sko eller hodeplagg (sluttproduktet), men som en indikasjon på hvilket stoff (delproduktet) varene er tilvirket av.»
Klagenemnda kom følgelig til at merket ikke er brukt for å angi opprinnelsen til varene i klasse 25. Merket G 1000 var bare brukt for å angi en delkomponent av det ferdige sluttproduktet. Merket informerte altså forbrukeren om at varene er tilvirket av en bestemt type stoff. KFIRs forståelse av at merket ble brukt som en indikasjon på hvilket stoff varene ble laget av, ble underbygget av informasjon fra Fjällrävens hjemmeside der det fremgår at G 1000 er selskapets «hjørnesteinsmateriale».

Begge parter hadde vist til EU-rettens sak T-660/11 TEFLON. I denne saken ble det, blant annet, gjort gjeldende at merket TEFLON var tatt i reell bruk som følge av at merket bare var påført tredjemanns ferdigvarer. I dette ligger det at innehaveren av merket TEFLON lisensierte ut merket til andre aktører, som igjen trykket merket på sine ferdige produkter samme med egne merker. Et eksempel til støtte for tanken kan være der Fiskars skriver TEFLON på sine stekepanner.

Etter en konkret vurdering kom retten til at «forbrugeren let kan adskille den handelsmæssige oprindelse for på den ene side det slip-let materiale, som er omfattet af varemærket TEFLON, og på den anden side den færdigvare, som er omfattet af fabrikantens varemærke.»  Merket var følgelig ikke brukt på en slik måte at det anga kommersiell opprinnelse til det ferdige produkt, men bare for «slip-let»-materialet på stekepannens stekeflate.

Klagenemnda fant at den overnevnte problemstillingen i T-660/11 TEFLON ikke var overførbar til nærværende sak, og viste til at det i alle tilfeller måtte foretas en konkret vurdering av faktum der bruken må vurderes opp mot den rådende markedssituasjonen.

Tingrettens vurdering

Etter rutinemessig å ha slått fast at KFIRs vedtak er et lovbundet forvaltningsvedtak som retten kan prøve fullt ut, og at det ikke er grunn til å vise tilbakeholdenhet ved overprøving av KFIRs vedtak, slo tingretten fast at de var enige med KFIR i at det avgjørende måtte være om merket var brukt til å angi kommersiell opprinnelse.

Tingretten viste videre til at Fjällräven hadde brukt merket på en slik måte i markedsføringen at det primært anga stoffkvaliteten på varene. Etter rettens skjønn sa merket G 1000 noe om egenskapene og kvaliteten til tekstilen, og dermed også indirekte noe om egenskapene og kvaliteten ved sluttproduktet. Det at merket primært angir en bestemt kvalitet, var heller ikke etter rettens syn til hinder for at G 1000 også kunne angi kommersiell opprinnelse.

Eksempel på bruk av merket på
støvel fra Hanwags.
Bildet er fra Hanwagshop.no
I motsetning til Patentstyret og KFIR fikk tingretten presentert dokumentasjon som viste at en annen tilbyder, Hanwags, hadde merket G 1000 trykket på sine sko. Dette i tillegg til egne varemerker. Retten viste til at det i Hanwags markedsføring fremgår at de har brukt «Fjellreven´s G-1000 stoff». Om dette skriver retten at når G 1000-merket brukes på skotøy som ikke kommer fra Fjällräven, innebærer det etter rettens vurdering at merket ikke samtidig kan garantere overfor forbrukeren at alle klær, fottøy og hodeplagg i klasse 25 som er merket med G 1000 kommer fra Fjällräven. Videre mente tingretten at det ikke var noe som garanterte for forbrukeren at det ikke kunne komme en jakke i G 1000-materiale fra Bergans neste år. Retten følger derved EU-domstolens vurdering i T-660/11 TEFLON.

Dette trollets vurdering

Etter en gjennomgang av relevant rettspraksis er det ikke tvilsomt at merket må ha blitt brukt i samsvar med opprinnelsesgarantifunksjonen for at bruken skal være «reell» i relasjon til varemerkeloven § 37, jf. blant annet C-689/15 (Gözze) avsnitt 37.

Tingretten kommer først til at merket «ganske klart» er blitt brukt «for å skape eller bevare en markedsandel for de aktuelle varene som merket er påført». Dernest skriver retten avslutningsvis at merket primært blir brukt for å angi kvaliteten på varene, «men likevel er det snakk om en bruk som er kommersielt begrunnet i et ønske om å skape eller beholde omsetning av klærne». 

Sammenholdes det tingretten skriver her med forarbeidene til varemerkeloven § 37 kan det se ut til at Fjällrävens bruk har vært reell i lovens forstand. Av forarbeidene fremgår nemlig følgende:

«For at bruken skal ha vært reell, må varemerket ha blitt brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de produkter eller tjenester det er snakk om, i motsetning til bare for å reservere rettighetene til varemerket.» (Ot. prp. nr. 98 (2008- 2009) side 68) 
Det kan se ut til at tingretten går noe langt i å anerkjenne at Fjällräven har brukt merket i samsvar med opprinnelsesgarantifunksjonen. Det kan spørres hvem tingretten mente bruken av merket skapte eller bevarte markedsandeler for, om det ikke var for innehaveren, Fjällräven. Når bruken først karakteriseres slik, synes dommen noe streng. Til dette kommer at retten mente mye talte for at avveiningen mellom interessene til Fjällräven som vil beholde registreringen, holdt opp i mot interessen til de som ønsker merket slettet, burde falle ut i Fjällrävens favør. I tillegg kommer retten også til at heller ikke formålet bak varemerkeloven § 37 taler for sletting i nærværende sak. Bedre ville det nok vært å holde fast i kursen staket ut av KFIR og heller rolig konkludert med at merket ble brukt for å angi en delkomponent i varen, og at det følgelig ikke anga kommersiell opprinnelse for sluttproduktet. Dette samsvarer også fint med at merket stadig er registrert for «tekstiler og tekstilvarer» i klasse 24.

Det ble ikke dokumentert for KFIR at også andre tilbydere har merket G 1000 på sine varer. Saken, slik den stod for tingretten, minner således mer om den overnevnte saken om varemerket TEFLON, enn da den stod for KFIR. Etter dette trollets syn er det imidlertid en vesensforskjell mellom nærværende sak og TEFLON-avgjørelsen all den tid varemerket TEFLON utelukkende var brukt av andre aktører for de aktuelle varene, og lisensiert ut i et stort omfang. Videre er det nok også en forskjell i hvor godt omsetningskretsen kjenner til henholdsvis TEFLON og G 1000, og hva merkene kommuniserer til omsetningskretsen. Det at merkehaver i liten grad har tillatt andre aktører å bruke merket på sine produkter, bør etter dette trollets syn ikke generelt utelukke at merket oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse når det brukes på innehaverens egne varer. Det er riktig at bruk av merket til å reklamere eller markedsføre en egenskap, ikke er reel bruk etter varemerkeloven § 37. Det at merket er brukt for å markedsføre en viss egenskap i én sammenheng, utelukker imidlertid ikke at merket i en annen situasjon oppfattes av omsetningskretsen som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
Turbukse som kan omgjøres til en frekk shorts. 
G 1000 merket er like over buksens venstre lomme.

Det kan også spørres om ikke Patentstyret så vel som KFIR og tingretten har for mye tiltro til omsetningskretsen. Det er nok slik, som samtlige instanser legger til grunn, at forbrukeren er vant til at klesvarer bærer merker om angir typen eller egenskapen ved stoffet som varen er tilvirket av. At omsetningskretsen rent faktisk oppfatter merkene slik forutsetter imidlertid at forbrukeren forstår at merket nettopp informerer om dette. Undertegnede skal ærlig innrømme at det ikke ble reflekterte nevneverdig over G 1000 merket på en nylig innkjøpt bukse. Om noe ble det nok lagt til grunn at det var tale om en produksjonsserie eller et modellnavn, snarere enn at det var tale om en stofftype. En enslig svale gjør imidlertid ingen sommer.

Vi gjør oppmerksom på at ett av Immaterialrettstrollets øvrige hoder, Yngve Øyehaug Opsvik, er senioradvokat i firmaet som representerte Fjällräven, Advokatfirmaet Gjessing Reimers AS. Han har ikke medvirket til dette innlegget.

15 mai 2019

Avgjørelse fra KFIR om enkle bokstavmerker

Nordic Cinema Group AB's merke
Patentstyret og KFIRs praksis kan nok for mange praktikere oppfattes som streng, og den nedre grensen for særpreg har derfor spesiell interesse for den som rådgir klienter om varemerkestrategier. En nylig avgjørelse fra KFIR kan være et nyttig referansepunkt, fordi den dreier seg om et svært enkelt varemerke, og på grunn av hvordan praksis fra EU håndteres.

Sak 19/15 (1. april 2019) gjaldt et kombinert merke bestående av en rød sirkel og bokstaven F i versal. Merket var søkt registrert for tjenester knyttet til filmvisning og kinodrift i klasse 35, 38, 41 og 43. Patentstyret avslo søknaden for samtlige tjenester, fordi merket ble ansett å savne det tilstrekkelige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 1. ledd.

I nektelsen pekte Patentstyret på at rødnyansene i merket vanskelig kunne skilles fra hverandre, at bokstaven sammen med sirkelen ikke hadde gjenkjennelseseffekt, og at fargen rød var alminnelig brukt i matvare- og restaurantbransjen. Bokstaven F kunne forstås som en forkortelse for «film», «fjernsyn» eller «food» ifølge Patentstyret.

KFIR var uenig, og mente at merket hadde nødvendig særpreg. Patentstyret hadde ikke angitt noen konkret begrunnelse for at bokstaven F hadde betydning som forkortelse for de aktuelle begrepene, for eksempel fra en ordbok. Det ble også lagt noe vekt på at det var benyttet to ulike rødsjatteringer i merket, noe som gav en viss blikkfangereffekt.

I tillegg til å se til avgjørelser fra EU-domstolen og -retten angående merker bestående av en enkeltbokstav la Klagenemnda vekt på registreringspraksis fra EUIPO de siste tre årene. I avgjørelsen gjengis 37 eksempler på registreringspraksis fra EUIPO hvor et ikke-beskrivende enkelttegn har blitt ansett som tilstrekkelig for registrering.
Merket som ble behandlet i sak 2018/10

Denne gjennomgangen av praksis er interessant fordi Patentstyret og KFIR ofte gir uttrykk for at man ikke er bundet av avgjørelser fra EUIPO i enkeltsaker, selv om praksis fra EUIPO anses som relevant. Spørsmålet om hva som utgjør en tilstrekkelig fast praksis til at registreringsmyndigheten vil legge vekt på den har ikke vært klargjort. Denne avgjørelsen viser at KFIR er villig til å la slik praksis få vesentlig betydning for resultatet i en avgjørelse. Mengden eksempler som skulle til her for at KFIR skulle akseptere at det foreligger en noe lempeligere praksis for slike merker kan være retningsgivende for hvor mye man bør hente frem når man argumenterer for at et merke er særpreget i henhold til praksis om lignende merker fra EUIPO.

Avgjørelsen bør sees i sammenheng med 2018/10 og 2018/8, hvor merker bestående av enkeltbokstaven M i én farge ble ansett for å inneha tilstrekkelig særpreg.

10 mai 2019

EU-parlamentet har tiltrådt forslag om eksportunntak for supplerende beskyttelsessertifikater

EU-kommisjonen la 28. mai 2018 frem et forslag til forordning som vil endre reglene for supplerende beskyttelsessertifikater for legemidler (SPC). Etter at Kommisjonen, Rådet og Parlamentet i februar ble enig om en oppdatert tekst (tilgjengelig her), ble forslaget i midten av april formelt godkjent i EU-parlamentet. Den oppdaterte teksten inneholder blant annet et såkalt "stockpiling-unntak". Rådet har allerede signalisert at forslaget vil godkjennes, og de foreslåtte endringene vil dermed etter all sannsynlighet bli en realitet. 

Som Immaterialrettstrollets lesere sikkert er kjent med, kan supplerende beskyttelsessertifikater oppnås for legemidler (eller mer presist et aktivt stoff eller en sammensetning av aktive stoffer i et legemiddel) som er beskyttet av patent, og som har oppnådd markedsføringstillatelse. Beskyttelsessertifikatet gir en forlenget beskyttelse på opptil 5 år. Reglene bunner i en erkjennelse av at utvikling av legemidler ikke bare er kostbart, men også er underlagt offentlige godkjenningsregimer, som medfører at den effektive beskyttelsestiden et patent gir ofte er vesentlig kortere for disse produktene enn for andre patenterte oppfinnelser. Dette innebærer at alminnelig patentbeskyttelse ikke gir like sterke insentiver til utvikling og kommersialisering av legemidler som for andre typer oppfinnelser. Resonnementet gjenspeiles blant annet i gyldighetstiden for et SPC, som beregnes basert på tiden som har gått fra søknaden om patent ble innlevert, til første markedsføringstillatelsen innen EØS ble meddelt, minus 5 år – men likevel slik at gyldighetstiden ikke kan overstige 5 år.

Hensynet til innovasjon og utvikling er imidlertid ikke de eneste relevante hensynene på legemiddelområdet. Andre relevante hensyn er blant annet tilgang til medisiner, arbeidsplasser og produsenter av generiske og biotilsvarende legemidler. Den foreslåtte regelverksendringen er et resultat av en erkjennelse av at sistnevnte ikke har gode nok konkurransebetingelser under nåværende regelverk, noe som blant annet går på bekostning av arbeidsplasser innen legemiddelbransjen i EU.

Formålet med de foreslått endringene er å sikre at europeiske produsenter av generiske legemidler ikke skal ha en dårlige konkurransesituasjon enn sine ikke-europeiske konkurrenter, som følge av at de ikke kan fremstille legemidler vernet ved et supplerende beskyttelsessertifikat for eksport og salg til markeder utenfor EU der det ikke finnes tilsvarende beskyttelse. De foreslåtte endringene går i korthet ut på:

  • Rekkevidden av et beskyttelsessertifikat innskrenkes slik at selskaper lokalisert i EU kan produsere generiske eller biotilsvarende versjoner av beskyttede legemidler mens beskyttelsen fremdeles er gjeldende for (i) eksport til et marked utenfor EU der beskyttelsen enten har gått ut eller aldri har eksistert, samt for (ii) lagring for inntreden på markedet umiddelbart etter at beskyttelsen utløper (såkalt "day-1 entry"). Førstnevnte unntak vil gjelde i hele perioden for SPC-beskyttelse, mens sistnevnte unntak (det såkalte "stockpiling-unntaket") kun vil gjelde de siste 6 månedene av beskyttelsestiden. Unntakene påvirker altså ikke eneretten som det underliggende patentet gir, men gjelder kun i perioden beskyttelsen er hjemlet i et supplerende beskyttelsessertifikat. 
  • Selskaper som ønsker å benytte seg av unntakene er underlagt relativt strenge varslingsplikter. De må varsle både det nasjonale organet som innvilget det supplerende beskyttelsessertifikatet og rettighetshaveren. Dersom produksjon vil finne sted i flere land, vil slikt varsel altså måtte gis til hvert relevante innvilgelsesorgan. Informasjonen skal også publiseres av organet som mottar varselet. Varselet skal gis minst 3 måneder før produksjon er tiltenkt påstartet, og skal blant annet angi formålet med produksjonen, hvor produksjonen vil skje og – i tilfelle eksport til et tredjeland – referansenummeret til markedsføringstillatelsen i slikt tredjeland. Alle endringer må varsles på tilsvarende måte.
  • Ved bruk av unntakene, pålegges også selskapet å informere sin produksjons- og eksportkjede om at produktene er produsert i medhold av eksportunntaket, og hvilke begrensninger dette innebærer - samt å forplikte disse til å overholde begrensningene for unntaket. Oppfylles ikke slike krav - dvs. kan ikke selskapet dokumentere at de har oppfylt disse "due diligence"-forpliktelsene - kan selskapet ikke påberope seg unntaket. 
  • Ved eksport må produktene også merkes med en EU-logo, som avbildet under. 

Fortalen er klar på at forslaget ikke skal påvirke sertifikatinnehaverens enerett innenfor EU-markedet, herunder presiseres det at unntaket ikke dekker produksjon for andre formål eller gjeninnførsel av produkter eksportert under unntaket. Unntakene dekker heller ikke import for ompakking og gjenutførsel.

Ikke overraskende er forslaget godt mottatt av bransjen for produsenter av generiske legemidler, og gjenstand for tilsvarende negativ respons fra bransjen for utvikling av legemidler. Hver dag med enerett kan ha stor økonomisk verdi i legemiddelbransjen. En produksjonslinje opprettet med hjemmel i eksportunntaket, vil kunne benyttes til produksjon for EU-markedet kort tid etter at et supplerende beskyttelsessertifikatet er utløpt. Der man i en 6 måneders periode i tillegg har kunnet produsere for umiddelbar inntreden i det europeiske markedet, vil dette trolig - som jo også er formålet med regelen - medføre at et beskyttelsessertifikatet mister sin effekt fra en dag til en annen. At selv dager og uker kan ha stor økonomisk betydning for rettighetshaver, viser blant annet sak C-471/14 (Seattle Genetics), hvor spørsmålet var om SPC-forordningens henvisning til datoen da markedsføringstillatelsen ble utstedt henviste til selve avgjørelsen, eller tidspunktet da rettighetshaver ble varslet om avgjørelsen. Dette hadde betydning for sertifikatets varighet etter artikkel 13(1), som ville gjelde 5 dager lengre dersom varslingstidspunktet ble lagt til grunn – noe som også ble EU-domstolens konklusjon.

Samtidig er den ekstra beskyttelsen gitt til legemiddelpatenter begrenset oppad til 5 år nettopp av den grunn at rettighetshavers interesser ikke er de eneste legitime interessene som må hensyntas på legemiddelområdet. Etter utløpet av beskyttelsestiden har rettighetshaver strengt tatt ingen legitim grunn til å kreve at de skal nyte fortsatt beskyttelse i en overgangsperiode. Reglene legger også til rette for at rettighetshaver skal ha full kontroll på bruken av unntaket, noe som bør gi gode muligheter for å identifisere og følge opp eventuelt misbruk.

Lobbygruppen Medicines for Europe, har blant annet tatt til orde for at de foreslåtte varslingskravene er så tyngende at de kan true formålet bak reglene, særlig fordi det vil innebære å gi tilgang til forretningssensitiv informasjon. I fortalens punkt 13a er det imidlertid understreket at informasjonen som skal oppgis skal være begrenset til det som er nødvendig for rettighetshaver til å vurdere om deres rettigheter er krenket, og ikke skal inkludere konfidensiell eller forretningssensitiv informasjon. Det kan diskuteres om informasjon om produksjonssted, tiltenkte eksportmarkeder og hva som skal produseres i enkelte settinger kan anses som til dels forretningssensitiv informasjon, spesielt der dette er planer som ligger noe frem i tid. Samtidig fremstår dette som informasjon rettighetshaver har et legitimt behov for å kjenne til, for å kunne ivareta sine rettigheter. Mer tyngende fremstår kanskje varslingsplikten i seg selv, herunder særlig at enhver endring i utgangspunktet skal varsles. Gjøres ikke dette, eller oppfyller ikke varselet kravene, vil man ikke kunne benytte seg av eksportunntaket for det eksportmarkedet hvor varslingen er mangelfull. Gode rutiner fremstår derfor som essensielt for de produsentene som ønsker å benytte seg av unntaket.

En større skuffelse er det imidlertid trolig at endringene ikke vil tre i kraft umiddelbart, men først vil gjelde for beskyttelsessertifikater søkt etter at endringen trer i kraft og beskyttelsessertifikater som ble søkt forut for ikrafttredelsen, men som først får virkning på eller etter 1. juli 2022.

06 mai 2019

Månedsoppsummering: April 2019

Etter en nokså hektisk start på året på immaterialrettsfronten roet det seg noe ned i april. Noen interessante avgjørelser og saker kom likevel, og vi begynner med Oslo tingretts dom av 16. april i den såkalte JALLASPRITE-saken (TOSLO-2018-149601-2). Som de fleste har fått med seg gjelder saken O. Mathiesens bruk av betegnelsene JALLA JALLASPRITE og JALLA JALLAXXXXXX på sin sitronbrus. The Coca Cola Company hevdet at det opprinnelige JALLASPRITE-navnet gjorde inngrep i deres varemerke SPRITE, og krevde at O. Mathiesen fjernet dette, noe O. Mathiesen etterhvert gjorde. Coca Cola var imidlertid ikke fornøyd med O. Mathiesens endring til JALLAXXXXXX-navnet, som etter deres oppfatning henspilte på en sensur av JALLASPRITE-navnet som var i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25.

JALLA JALLAXXXXXX fra bryggeriet O.Mathiesen
Foto: O. Mathiesen (fra Vårt Oslo)
Da hovedsaken kom opp for Oslo tingrett hadde Coca Cola tidligere fått medhold av tingretten i forføyningssaken (omtalt av IP-trollet her) i at JALLAXXXXXX-navnet utgjorde en krenkelse etter mfl. § 25, men ikke i at det forelå sikringsgrunn for tilbakekalling av de flaskene som bar JALLASPRITE-navnet (eller av flasker der dette navnet ikke var synlig) og som fremdeles var i omsetning. Tingrettens kjennelse ble i hovedsak opprettholdt av Borgarting lagmannsrett.

For Oslo tingrett i hovedsaken var det også anført at bruken av det opprinnelige JALLASPRITE-navnet innebar en krenkelse av varemerket SPRITE etter varemerkeloven § 4 (1) og (2). Tingretten konkluderte først med at JALLASPRITE-navnet utgjorde en krenkelse av Coca Colas velkjente varemerke SPRITE etter vml. § 4 (2). O. Mathiesen måtte derfor forbys å bruke merket etter vml. § 57. Coca Cola fikk også medhold i at O. Mathiesen må merke om flasker påført JALLASPRITE-navnet samt fjerne gjenstående flasker som bærer navnet fra handelen og destruere frittstående JALLASPRITE-etiketter og markedsføringsmateriell etter vml. § 59. Retten konkluderte også med at bruken av JALLAXXXXXX-navnet utgjør en krenkelse av Coca Colas vern etter mfl. § 25. Ved denne vurderingen ble det særlig lagt vekt på måten O. Mathiesen på en illojal måte hadde søkt å oppnå og vinkle medieoppmerksomhet rundt saken. O. Mathisen ble derfor pålagt å fjerne samtlige flasker og markedsføringsmateriell merket med JALLAXXXXXX-navnet fra handelen samt destruere alle frittstående etiketter og markedsføringsmateriell merket med navnet, etter analogisk anvendelse av varemerkeloven § 59. O. Mathiesen ble endelig dømt til å betale erstatning til Coca Cola etter varemerkeloven § 58 (3) og markedsføringsloven § 48b (1) bokstav a) jf. siste ledd med kr 281 329,-. Det er foreløpig ikke kjent om avgjørelsen ankes.

Det kombinerte merket APPEAR TV (reg.nr. 251877)
Kilde: Patentstyret
Den 5. april kom også Borgarting lagmannsretts avgjørelse i den såkalte Appear TV-saken (LB-2017-174735). Oslo tingrett kom i 2017 til at registreringen av ordmerket APPEAR måtte kjennes ugyldig, og at Telenor Digital AS’/Video Communication Services AS’ domenenavn appear.in og varianter av dette ikke gjorde inngrep i Appear TV AS’ kombinerte merke som også inneholdt betegnelsen «Appear TV» (avgjørelsen omtalt av IP-trollet her).

Lagmannsretten var ikke enig med tingretten i gyldighetsspørsmålet og kom til at både ordmerket APPEAR og det kombinerte merket APPEAR TV (tilsynelatende nokså klart) måtte opprettholdes. Videre kom lagmannsretten til at Telenor/Video Communication Services bruk av domenenavnene appear.in og appear.no var forvekselbare både med ordmerket APPEAR og det kombinerte merket APPEAR TV, og derfor utgjorde varemerkeinngrep etter varemerkeloven § 4 (1) bokstav b). Appear TV fikk også medhold i kravet om at domenenavnene appear.in og appear.no må overføres til selskapet etter varemerkeloven § 59. Telenor/Video Communication Services ble også dømt til å betale erstatning tilsvarende en rimelig lisensavgift etter varemerkeloven § 58 (1) bokstav a). Det er foreløpig ikke kjent om avgjørelsen ankes.

Lyktestopler ved Rådhusplassen i Oslo med
sokkel og pynteringer fra Arne Nystrøm.
Kilde: NKU
Den siste saken som omtales fra norske domstoler denne måneden er Søre Sunnmøre tingretts (det er på Sunnmøre og i Oslo det skjer om dagen!) avgjørelse i saken mellom Nystrøm Design AS og Vik Ørsta AS (18-152597TVI-SOSU). Forholdet var at Vik Ørsta, etter noe forutgående dialog med Nystrøm Design tilbake på slutten av 90-tallet, hadde produsert pyntesokler og pynteringer til lysmaster. Nystrøm Design hevdet at disse produktene var etterligninger av deres produkter, og klaget i første omgang inn Vik Ørsta for Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU) for brudd på markedsføringsloven §§ 25 og 30. NKU (NKU sak 3/18) var uenig med Nystrøm Design i at Vik Ørstas produkter utgjorde ulovlige etterligninger etter § 30 ettersom det etter deres oppfatning ikke forelå noen forvekslingsfare. NKU uttalte imidlertid at Vik Ørstas etterligninger av Arne Nystrøms tegninger av sokler og pynteringer uten å innhente samtykke fra Nystrøm etter forholdene var i strid med god forretningsskikk etter § 25.

Etter noe etterfølgende dialog mellom partene tok Nystrøm Design ut søksmål med påstand om at Vik Ørstas produksjon av de aktuelle soklene og pyntelistene var i strid med god forretningsskikk. Tingretten mente Vik Ørsta hadde utøvd sin variasjonsplikt i så stor grad at det ikke forelå noen forvekslingsfare. Retten mente heller ikke de konkrete omstendighetene ved kontakten mellom partene tilsa at det eksisterte et tillitsforhold eller samarbeid mellom partene som tilsier at Vik Ørsta har opptrådt illojalt ved produksjonen av de aktuelle produktene, og frifant derfor Vik Ørsta for brudd på god forretningsskikk etter § 25. Det er også interessant at tingretten velger å frita Nystrøm Design for Vik Ørsta saksomkostninger, blant annet under henvisning til at de vant frem i NKU (og derfor hadde god grunn til å få saken prøvet) og styrkeforholdet mellom partene.

Vik Ørstas sokler og pynteringer med
vakre Sunnmøre i bakgrunnen.
Kilde: NKU
I tillegg har det kommet et knippe avgjørelser fra KFIR i patent- og kjennetegnssaker i måneden som har gått.

I EU har Rådet godkjent digitalmarkedsdirektivet. Dette innebærer at direktivet er endelig vedtatt, og medlemsstatene er dermed forpliktet til å gjennomføre direktivet i nasjonal lovgivning. Direktivet er EØS-relevant, og Norge er derfor forpliktet til å gjøre det til en del av EØS-avtalen og endre åndsverkloven i samsvar med direktivet.

Midt i påsken ble også den foreslåtte endringen av forordningen om supplerende beskyttelsessertifikater (SPC) godkjent av EU-parlamentet. Den foreslåtte endringen går i hovedsak ut på å innføre en såkalt «manufacturing waiver» for SPCer i kraft, slik at produsenter av generiske og biosimilære legemidler får adgang til å produsere disse i EU utelukkende for eksport til tredjeland samt lagre slike produkter i EU de siste 6 månedene før SPCet utløper. Bakgrunnen for forslaget er de konkurransemessige ulempene forbudet etter nåværende SPC-forordning skaper for slike produsenter etablert i EU sammenlignet produsenter etablert utenfor unionen. Endringen må formelt godkjennes av Rådet før den kan tre i kraft.

Foto: Softeis - CC BY-SA 3.0
Den 8. april henviste EPOs president to spørsmål om patenterbarheten av produkter som er resultatet av eller som er definert av tradisjonelle fremgangsmåter for fremstilling av planter, dvs. gjennom normal foredling og formering til behandling i EPOs utvidede appellkammer (omtalt av IP-trollet her). Bakgrunnen for henvisningen er et av EPOs tekniske appellkamres avgjørelse i T 1063/18 SYNGENTA/Extreme dark green, blocky peppers, hvor det legges til grunn at EPC regel 28 andre ledd, som forbyr patentering av «plants or animals exclusively obtained by means of an essentially biological process», er i strid med EPC artikkel 53 bokstav b. Saken reiser interessante spørsmål både om de materielle reglene om patentering av produkter som er resultatet av foredling, EPOs administrative råds kompetanse til å utfylle EPC gjennom forskriftene og forholdet mellom EPO og EU.

Av andre nyhetssaker har vi kunnet lese at transportselskapet VY (nei, det er neppe nødvendig med noen nærmere introduksjon her) har henvendt seg til mannen bak Twitterkontoen VyNotTravel, Jonas Ali Ghanizadeh, og angivelig bedt han fjerne Vys logo fra kontoens profilbilde, samt avslutte kontoen. VY var også tidligere i måneden i medienes søkelys etter at andre selskaper som allerede benytter betegnelsen «VY» i sine foretaksnavn har varslet mulig søksmål for brudd på god forretningsskikk etter varemerkeloven § 15.

I påsken ble det også kjent at Helly Hansen har saksøkt den amerikanske klesprodusenten Off-White for varemerkeinngrep i USA. Helly Hansen hevder at Off-White gjør inngrep i deres stripebånd-varemerke (blant annet brukt langs ermene på en del Helly Hansen-produkter). Off-White har forøvrig registrert sitt eget stripebånd-varemerke i USA, som også står sentralt i saken.

Like før påske ble også det rendyrkede IP-advokatfirmaet GjessingReimers startet opp i Oslo. Firmaet består foreløpig av tidligere ansatte i Grettes IP-avdeling, herunder IP-trollets Yngve Øyehaug Opsvik.

Immaterialrettstrollet 5 år!
© Theodor Kittilsen (i det fri)
April er også måneden for en del faste årlige innslag og markeringer, og den første er bokstavelig talt aprilsnarr på 1. april. IP-trollet kunne i år melde narre om at EPO innfører egne krav for patentsøknader fra kvinnelige oppfinnere, for å få opp andelen av kvinnelige patentsøkere og i «større grad hensynta det annet kjønns særegenheter». Den 23. april gikk verdens bok- og opphavsrettsdag av stabelen i regi av UNESCO (FN). I år var 24. gang denne dagen ble markert, og dagen brukes til å promotere lesing generelt, særlig i vanskeligstilte områder. Den 25. april markerte også Immaterialrettstrollet 5-årsjubileum.

Det ligger også an til å skje mye i mai, med blant annet flere interessante avgjørelser ventet (dom i Kristoffersen-saken ventet allerede i dag 6. mai). I tillegg arrangeres Bergen Immaterialrettsforum 8. mai kl. 14.15 på Dragefjellet. Denne gangen er det Merete Endestad (UiB) som holder foredrag om opphavsrett i konkurs, et emne hun nylig disputerte for ph.d.-graden. Den 23. mai avholdes andre samling av NIR Ung hos Advokatfirmaet BAHR i Oslo, og temaet denne gang er IPR-prosess. Dagen etter (24. mai) avholdes den stjernespekkede European Copyright Society-konferansen med temaet «A copyright for authors and perfomers» i regi av ECS og Universitetet i Oslo. En fullstendig oversikt over IP-arrangementer i mai finner du i arrangementskalenderen og nede i menyen til høyre.

OBS! Husk at du også kan få nyhetsoppdateringer fortløpende gjennom måneden ved å følge Immaterialrettstrollet på Facebook og LinkedIn.

25 april 2019

Immaterialrettstrollet 5 år i dag!

Immaterialrettstrollet fyller i dag fem år!

Siden 25. april 2014 har vi rapportert om aktuelle saker og temaer innen immaterialretten og dens tilliggende herligheter.

Det siste halvannet året har redaksjonen blitt utvidet med flere nye faste troll, og det publiseres idag flere saker enn noen gang. Til sammen har det blitt over 200 artikler over de fem årene bloggen har eksistert.

I tillegg til bloggen har vi, som dere sikkert er kjent med, sider på Facebook og LinkedIn. I tillegg til nye blogginnlegg, legger vi her ut kortere oppdateringer om nye immaterialrettssaker, samt lenker til immaterialrettsrelaterte saker fra andre medier. Om du skulle ønske å få blogginnleggene direkte på e-post har vi også en egen e-postliste man kan melde seg på i menyen til høyre. 

Vi satser på å opprettholde dette og håper våre faste og trofaste lesere vil fortsette å følge oss, og gi ris, ros og innspill slik at bloggen kan bli enda bedre.

Tusen takk skal dere ha alle sammen!

24 april 2019

EPOs president henviser spørsmål om patenterbarheten av produkter som er resultatet av tradisjonelle fremgangsmåter for fremstilling av planter til behandling i EPOs utvidede appellkammer i sak G 3/19

EPOs president henviste 8.4.19 to spørsmål om patenterbarheten av produkter som er resultatet av eller som er definert av tradisjonelle fremgangsmåter for fremstilling av planter, dvs. gjennom normal foredling og formering til behandling i EPOs utvidede appellkammer. Bakgrunnen for henvisningen er et av EPOs tekniske appellkamres avgjørelse i T 1063/18 SYNGENTA/Extreme dark green, blocky peppers, hvor det legges til grunn at EPC regel 28 andre ledd, som forbyr patentering av «plants or animals exclusively obtained by means of an essentially biological process», er i strid med EPC artikkel 53 bokstav b. Saken reiser interessante spørsmål både om de materielle reglene om patentering av produkter som er resultatet av foredling, EPOs administrative råds kompetanse til å utfylle EPC gjennom forskriftene og forholdet mellom EPO og EU.

Duften av grønn papaya paprika om morgenen
Foto: Pixabay
Den Europeiske patentkonvensjonen (EPC) artikkel 53 bokstav b slår fast at «Euro­pean patents shall not be granted in respect of … plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals». Tilsvarende unntak er senere også direktivfestet i bioteknologidirektivet artikkel 4 nr. 1 bokstav a. Det samme kommer også til uttrykk i patentloven § 1 fjerde ledd første punktum, som angir at «patent [ikke meddeles] på vesentlig biologiske fremgangsmåter for fremstilling av planter eller dyr».

EPOs utvidede appellkammer slo i G 2/07 (Brokkoli I) og G 1/08 (Tomater I) fast at EPC artikkel 53 bokstav b innebar at tradisjonelle fremgangsmåter for fremstilling av planter, dvs. gjennom normal foredling og formering, var utelukket fra patenterbarhet som vesentlig biologiske fremgangsmåter for fremstilling av planter. Dette forbudet ble nylig behandlet av et av EPOs appellkamre i T 2435/13 SYNGENTA/Clubroot resistant plants (omtalt av IP-trollet her). 


G 2/12 (Tomater II) og G 2/13 (Brokkoli II): Forbudet i EPC artikkel 52 b) gjelder ikke for produkter´

I G 2/12 (Tomater II) og G 2/13 (Brokkoli II) (omtalt av IP-trollet her) la det utvidede appellkammeret derimot til grunn at EPC artikkel 53 bokstav b ikke utelukker at produkter som er resultatet av eller som er definert av en slik fremgangsmåte fra patentering. Det utvidede appellkammeret tok utgangspunkt i ordlyden i artikkel 53 bokstav b og konstaterte at denne både kunne gi støtte for en snever forståelse, hvor unntaket var begrenset til fremgangsmåter, og en videre forståelse som også omfattet produkter som var resultatet av utøvelsen av slike fremgangsmåter. På samme måte var formålene bak rekken av unntak i artikkel 53 såpass forskjelligartede at det ikke var mulig å utlede noe bestemt om formålet med unntaket for vesentlig biologiske fremgangsmåter i artikkel 53 b).

En systemisk tolkning, hvor unntaket ble tolket i sammenheng med unntaket for plantesorter i artikkel 53 b) tilsa derimot at det ikke var grunnlag for å forstå unntaket for vesentlig biologiske fremgangsmåter til å gå lenger enn til fremgangsmåter. Heller ikke bioteknologidirektivet artikkel 4 (1)(b), som er formulert på tilsvarende måte som artikkel 53 b), eller forarbeidene til EPC ga støtte for en utvidende tolkning av unntaket for vesentlig biologiske fremgangsmåter

I samsvar med G 3/98 åpnet det utvidede appellkammeret riktignok for en form for dynamisk tolkning, hvor man kunne ta hensyn til omstendigheter som har oppstått etter at konvensjonen ble vedtatt og som kan gjøre at ordlyden i en vedtatt bestemmelse kommer i konflikt med det traktatkonsipistene har intendert. Det var ganske klart at man gjennom artikkel 53 b) hadde som intensjon å utelukke vesentlig biologiske fremgangsmåter fra patenterbarhet. Selv om det hadde vært en stor utvikling innen planteforedling siden vedtakelsen av EPC i 1973, hadde man imidlertid ikke endret artikkel 53 ved revisjonen av EPC i år 2000. En dynamisk tolkning av artikkel 53 b) kunne derfor ikke endre det faktum at bestemmelsen måtte anses å være begrenset til vesentlig biologiske fremgangsmåter.

Det var i denne sammenhengen uten betydning at beskyttelsesomfanget av slike produktpatenter også ville omfatte fremgangsmåter for fremstilling av slike planter som var utelukket etter EPC artikkel 53 bokstav b.


EU-kommisjonens notat og EPOs administrative råds endring av EPC regel 28

Foto: Softeis - CC BY-SA 3.0
I etterkant av avgjørelsen ba Euro­pa­parla­mentet EU-kommi­sjo­nen om å vurdere rekke­vidden av bioteknologidirektivet (direktiv 98/44/EF) artikkel 4 nr. 1 bokstav a. Bestem­melsen er formu­lert på til­svarende måte som EPC artikkel 53 bokstav b. Kommisjonen la i 2016 frem et notat som la til grunn at artikkel 4 nr. 1 bokstav a ikke bare utelukket vesentlig biologiske fremgangsmåter fra patentering, men også produkter som er resultatet av utøvelsen av eller er definert av slike fremgangsmåter.

Som en følge av notatet endret EPOs administrative råd EPC regel 28 og ga den følgende nye andre ledd: 
«Under Article 53(b), European patents shall not be granted in respect of plants or animals exclusively obtained by means of an essentially biological process.»
Bestemmelsen innebærer etter sin ordlyd en tilsidesettelse av det utvidede appellkammerets avgjørelse i G 2/12 (Tomater II) og G 2/13 (Brokkoli II), slik at ikke bare tradisjonelle fremgangsmåter for fremstilling av planter gjennom normal foredling og formering er unntatt fra patenterbarhet, men også produkter som er resultatet av utøvelsen av eller er definert av slike fremgangsmåter.


T 1063/18 SYNGENTA: EPC regel 28 er i strid med EPC artikkel 53 b)

Med det skulle man tro spørsmålet var avgjort. Saken tok imidlertid en ny vending da et av EPOs appellkamre avsa sin avgjørelse i T 1063/18 SYNGENTA/Extreme dark green, blocky peppers (som ble offentliggjort 5.2.19). Appellkammeret legger her til grunn at EPC regel 28 må anses å være i strid med EPC artikkel 53 bokstav b slik denne var tolket av EPOs utvidede appellkammer i G 2/12 (Tomater II) og G 2/13 (Brokkoli II).

Dette begrunnes i avgjørelser fra EPOs utvidede appellkammer de facto er bindende for EPOs appellkamre etter EPC (selv om bindingen etter artikkel 112 tredje ledd gjelder bare i den enkelte sak). EPOs administrative råd har på sin side kompetanse til å endre forskriftene til EPC etter EPC artikkel 33 første ledd bokstav c, også hva angår materielle spørsmål. Det følger imidlertid av EPC artikkel 164 andre ledd at konvensjonen går foran forskriftene i tilfelle konflikt. Fra dette utleder appellkammeret at EPOs administrative råd bare har kompetanse til å utfylle EPC gjennom i den grad denne utfyllingen ikke strider mot EPC slik konvensjonen er tolket av det utvidede appellkammeret.


G 3/19 – henvisningen til EPOs utvidede appellkammer 

Foto: Pixaby
Ikke uventet var EPOs administrative råd og EPOs presi­dent ikke helt enige i den forståelsen av EPC artikkel 164 andre ledd som appellkammeret hadde lagt til grunn i SYNGENTA. I en meddelelse av 29. mars ble det derfor gitt uttrykk for at saken ville bli henvist til behandling i EPOs utvidede appellkammer. Den 8. april ble henvisningen og begrunnelsen for denne offentliggjort og saken gitt nummer G 3/19. EPOs president stilte her to spørsmål til det utvidede appellkammeret:
  1. Having regard to Article 164(2) EPC, can the meaning and scope of Article 53 EPC be clarified in the Implementing Regulations to the EPC without this clarification being a priori limited by the interpretation of said Article given in an earlier decision of the Boards of Appeal or the Enlarged Board of Appeal?
  2. If the answer to question 1 is yes, is the exclusion from patentability of plants and animals exclusively obtained by means of an essentially biological process pursuant to Rule 28(2) EPC in conformity with Article 53(b) EPC which neither explicitly excludes nor explicitly allows said subject-matter?
Forutsetningen for at det utvidede appellkammeret kan behandle et rettslig spørsmål henvist fra EPOs president er at «two Boards of Appeal have given different decisions on that question», jf. EPC artikkel 112 første ledd bokstav b. Hva angikk spørsmål 1 om EPOs administrative råds kompetanse til å endre forskriftene til EPC, la EPOs president til grunn at det måtte anses å foreligge slike forskjellige avgjørelser: I T 39/93 ALLIED COLLOIDS/Polymer powders, som appellkammeret i SYNGENTA støtter seg på, ble det lagt til grunn at EPOs administrative råd ikke har kompetanse til å utfylle EPC gjennom i den grad denne utfyllingen strider mot EPC slik konvensjonen er tolket av det utvidede appellkammeret. 

Denne tilnærmingen står i motstrid med flere avgjørelser som legger til grunn at EPOs administrative råds kompetanse til å utfylle reglene i EPC gjennom for­skrift­ene ikke er begrenset av tidligere tolkninger av EPC fra det utvidede appellkammeret, deriblant T 315/03 HARVARD/Oncomouse IIT 272/95 HOWARD FLOREY/Admissibility of joint opposition or joint appealT 666/06 UNIVERSITY OF UTAH/Mutation og T 1213/05 UNIVERSITY OF UTAH/Breast and ovarian cancer. Det samme ga det utvidede appellkammeret uttrykk for i  G 2/07 (Brokkoli I).

Spørsmål 2 må tas til behandling på samme grunnlag, da spørsmålene må anses å ha direkte tilknytning til hverandre. Subsidiært anføres det at spørsmål 2 må tas til behandling som følge av en analogisk anvendelse av EPC artikkel 112 første ledd bokstav b. Dette begrunnes i at avgjørelsen i SYNGENTA rent faktisk er sammenlignbar med en situasjon hvor to appellkamre har avsagt motstridende avgjørelser.

Hva angår de materielle spørsmålene er det ikke overraskende at EPOs president mener at spørsmål 1 bør besvares med at EPOs administrative råds kompetanse til å utfylle EPC gjennom forskriftene ikke er begrenset av tidligere avgjørelser fra EPOs utvidede appellkammer.

Det er heller ikke overraskende at EPOs president mener at artikkel 53 gir grunnlag for den utfylling som er gjort gjennom EPC regel 28 andre ledd. Det anføres her prinsipalt at artikkel 53 bokstav b er formulert såpass åpent at den åpner for slik utfylling som er gjort gjennom EPC regel 28 andre ledd. Subsidiært anføres det at EPC artikkel 53 bokstav b i seg selv må tolkes slik at den utelukker patentering av produkter som er resultatet av tradisjonelle fremgangsmåter for fremstilling av planter. Atter subsidiært anføres det at det var traktatpartenes intensjon at EPC artikkel 53 bokstav b skal tolkes i samsvar med bioteknologidirektivet.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Saken det utvidede appellkammeret skal behandle i G 3/19 er et realt kinderegg av rettslige problemstillinger. For det første reiser den spørsmål i hvilken grad det utvidede appellkammeret i det hele tatt er kompetent til å behandle saken. Det er åpenbart at det for spørsmål 1 foreligger motstridende avgjørelser fra EPOs appellkamre etter EPC artikkel 112 første ledd bokstav b. 

For spørsmål 2 er situasjonen litt mer sammensatt. Samtidig som det er en klar sammenheng mellom spørsmålene, er det hevet over tvil at det ikke finnes motstridende avgjørelser knyttet til spørsmål 2. Dette forklarer muligens den subsidiære anførselen om analogisk tolkning av EPC artikkel 112 første ledd bokstav b. Det utvidede appellkammeret har riktignok vært tilbakeholden med å trekke adgangen til henvisning til det utvidede appellkammeret etter artikkel 112 for langt (se for eksempel G 3/08 Programs for computers).

Et produkt som definitivt ikke er resultatet av en
vesentlig biologisk fremgangsmåte

Foto: Tiia Monto - CC BY-SA 4.0
Om man i så fall bekrefter at EPOs administrative råd har kompetanse til å endre EPC regel 28 uavhengig av avgjørelsene i Brokkoli/Tomater II samtidig som man unnlater å ta stilling til spørsmål 2, vil det innebære at det tekniske appellkammeret må ta stilling til om endringen ligger innenfor EPC artikkel 53 bokstav b.

For det andre reiser saken spørsmål om forholdet mellom EPOs administrative råd og dets forhold til EPOs utvidede appellkammer. Spørsmålet går til kjernen av det utvidede appellkammerets stilling som en form for prejudikatsdomstol og EPOs administrative råds komptetanse til å utfylle bestemmelsene i konvensjonen gjennom forskriftene.

Det utvidede appellkammeret er imidlertid ikke en prejudikatsdsomstol slik vi kjenner disse fra nasjonal rett. Avgjørelser fra det utvidede appellkammeret er riktignok de facto bindende for appellkamrene. Spørsmålet er om disse også begrenser rådets «lovgivningskompetanse» gjennom forskriftene 

For det tredje relaterer saken til det materielle spørsmålet om rekkevidden av unntaket for patentering av vesentlig biologiske fremgangsmåter for fremstilling av planter eller dyr. For det utvidede appellkammeret er spørsmålet begrenset til hvorvidt EPC 53 bokstav b åpner for utfyllingen EPOs administrative råd har gjort gjennom endringen av EPC regel 28, hvor produkter som er resultatet av en vesentlig biologisk fremgangsmåte er unntatt fra patenterbarhet.

Av presidentens anførsler er nok den prinsipale anførselen om at artikkel 53 bokstav b er såpass åpent formulert at den åpner for slik utfylling den desidert sterkeste. Det utvidede appellkammeret legger i G 2/12 (Tomater II) og G 2/13 (Brokkoli II) til grunn at det etter ordlyden i og formålet bak artikkel 53 bokstav b er åpent om dette også omfatter produkter. Dette taler for at bestemmelsen åpner for slik utfylling.

Dersom den prinsipale anførselen ikke fører frem fremstår det som noe selvmotsigende at det utvidede appellkammeret deretter skal gi tilslutning til den subsidiære anførselen. Denne innebærer ikke bare at EPC artikkel 53 bokstav b må tolkes slik at den åpner for utfylling, men at den i seg selv utelukker patentering av produkter som er resultatet av tradisjonelle fremgangsmåter for fremstilling av planter. EPOs president ber her i praksis det utvidede appellkammeret i G 3/19 om å komme til motsatt resultat av i G 2/12 (Tomater II) og G 2/13 (Brokkoli II) basert på de samme rettskildene.

Den atter subsidiære anførselen er interessant fordi den direkte berører forholdet mellom EPO og EU. EPO er ikke bundet av bioteknologidirektivet, da EPO hverken er medlem av EU eller en del av EU-systemet. Flere bestemmelser i forskriftene til EPC ble imidlertid endret som en følge av vedtakelsen av bioteknologidirektivet. Direktivet skal etter EPC regel 26 nr. 1 også fungere som et supplerende tolkningsmiddel ved tolkning av EPC. EPOs appellkamre følger også avgjørelser fra EU-domstolen om tolkning av direktivet (se T 2221/10 TECHNION/Culturing stem cells og T 1441/13 ASTERIAS/Embryonic stem cells, disclaimer).

Den institusjonelle sammenhengen mellom EU og EPO tilsier at EU bør ha det siste ordet i tolkningen av patentspørsmål som er regulert i EU-retten. Dette følger også indirekte av endringene i forskriftene til EPC for å bringen disse i samsvar med bioteknologidirektivet og bestemmelsen om at direktivet skal fungere som et supplerende tolkningsmiddel for tolkning av EPC. 

Det er nok også ganske klart at det var traktatpartenes intensjon at EPC artikkel 53 bokstav b skulle tolkes i samsvar med bioteknologidirektivet slik EPOs president anfører. Spørsmålet er imidlertid om det er tilstrekkelig at en slik tolkning av bioteknologidirektivet har kommet til uttrykk i et notat fra Kommisjonen. I mangel av en avgjørelse fra EU-domstolen kan det godt være at det utvidede appellkammeret vil fastholde sin tolkning av bioteknologidirektivet fra G 2/12 (Tomater II) og G 2/13 (Brokkoli II), hvor man kom til at bioteknologidirektivet artikkel 4 (1)(b) ikke ga støtte for en utvidende tolkning av artikkel 4 (1)(b).

En endring av rettstilstanden vil i så fall forutsette en avgjørelse fra EU-domstolen eller en endring av bioteknologidirektivet hvor det klarere slås fast at også produkter som er resultatet av eller som er definert av tradisjonelle fremgangsmåter for fremstilling av planter, er unntatt fra patentering.

15 april 2019

Oslo tingrett: Utprøving av luseskjørt og søknad om forskningsmidler ikke nyhetshindrende

For noen uker siden avsa Oslo tingrett dom i sak 18-039917TVI-OTIR/04 mellom Salgard AS (Salgard) og Klagenemda for Industrielle Rettigheter (KFIR). Spørsmålet for tingretten var om Salgards utprøving av luseskjørt og søknad om forskningsmidler til denne utviklingen var nyhetshindrende for deres luseskjørtpatent (fluidpermeabelt skjørt), og at dette som følge måtte kjennes ugyldig. Tingretten konkluderte med at verken utprøvingen eller søknaden innebar noen allmenn tilgjengeliggjøring og kom derfor til at patentet hadde nyhet. Tingretten, som var satt med sakkyndige meddommere, kom dermed til motsatt konklusjon av KFIR, og KFIRs vedtak ble derfor opphevet. Tingrettens avgjørelse inneholder flere interessante uttalelser om tilnærmingen ved vurderingen av om fagpersonen vil kunne utøve oppfinnelsen (også kjent som kravet til «enabling disclosure»).
Tegning fra offentlig tilgjengelig patent.
Kilde: Patentstyret
Som en ivrig konsument av både oppdrettslaks og villaks var det med en viss spenning dette immaterialrettstrollet satte seg ned foran skjermen for å bli tatt med på en liten svipptur inn Øksfjorden til en av oppdrettsindustrien indre gemakker, nærmere bestemt til Fornes i Løddingen kommune (ja, vi befinner oss nordpå) der selskapet Nordland Oppdrett AS har et fiskeoppdrettsanlegg.
Som nevnt i IP-trollets månedoppsummering for januar-mars 2019 gjaldt saken et patent for et såkalt fluidpermeabelt (veskegjennomtregende) skjørt som festes rundt oppdrettsmerder for å forhindre at lakselus kommer inn i merdene, samtidig som vann strømmer inn og ut. Patentet har forøvrig vært gjenstand for behandling i en separat sak (link og link) hvor selskapet Cathay Import AS m.fl. ikke fikk medhold i at patentet (den gang eid av Calanus AS’ som dagens eier Salgard senere er skilt ut av) var ugyldig. Ettersom den nye saken gjaldt andre mothold (og stod mellom andre parter) var den tidligere saken ikke til hinder for behandlingen av inneværende sak. I tillegg til KFIR hadde også innsiger i saken, Mørenot Aquaculture AS, meldt seg som partshjelper på saksøktes side.
Under utprøving, og før oppfinnelsen ble patentsøkt, ble deler av Salgards (Calanus’) luseskjørt liggende synlig i havoverflaten ved anlegget på Fornes under nedlodding. Nettet ble også heist opp i perioder på 1-2 dager og spylt i denne perioden. Etter KFIRs vurdering ville en fagkyndig tilskuer ved hjelp av «kikkert og andre hjelpemidler - som for eksempel droner» (og kamera om en leser KFIRs avgjørelse), kunne utlede at nettet var et nett, og ikke en tett presenning. Etter KFIRs oppfatning ville også maskestørrelsen på nettet kunne utledes. Salgard på sin side viste i hovedsak til at anlegget lå på et avsidesliggende sted, og at en fagpersonen på den lovpålagte avstanden til slike anlegg (20 meter etter akvakulturforskriften § 18) ikke ville få nødvendig informasjon til å kunne utøve oppfinnelsen.
Salgard hadde også søkt om forskningsmidler fra forvaltningsorganet RFFNORD forut for inngivelse av patentsøknaden. KFIR mente at også informasjonen Salgard hadde oppgitt i denne søknaden var nyhetshindrende. Salgard hevdet på sin side at denne informasjonen var underlagt lovpålagt taushetsplikt, og at en eventuell tilgjengeliggjøring av denne ikke ville innebære noen allmenn tilgjengeliggjøring etter patentlovens § 2 (1).
Tingrettens avgjørelse
Oslo tingrett tok først stilling til hvorvidt utprøvingen på Fornes var nyhetshindrende. KFIR hadde i den forbindelse anført to selvstendige mothold, nærmere bestemt perioden skjørtet hadde ligget synlig i vannkanten under nedlodding, og perioden skjørtet var opphengt synlig bakpå en anleggsbåt ved spyling. Om KFIRs vurdering av disse motholdene uttalte tingretten at:
«Etter rettens syn er klagenemndas rettslige tilnærming til spørsmålet om hvordan allmennheten ville observere anlegget for generell og virkelighetsfjern. Retten er også̊ uenig med KFIR i at det var mulig å se at skjørtene var vanngjennomtrengelige fra den posisjonen hvor klagenemnda mener at allmenheten kunne forventes å oppholde seg.»
Ved den nærmere vurderingen av KFIRs tilnærming mente retten at KFIRs vurdering, til tross for det rettslige utgangspunktet om at en oppfinnelse er tilgjengelig dersom den muligvis kan observeres, fremstod for løsrevet fra de konkrete forholdene. Selv om et team med fagpersoner ville kunnet oppholdt seg på det aktuelle stedet over en viss periode mens skjørtene var synlige, måtte det etter rettens syn gjøres en mer konkret vurdering av hva slags oppfinnelse det var snakk om, måten den hadde blitt synlig på, og den aktuelle risikoen for at en synliggjøring av oppfinnelsen faktisk vil innebære at noen observerer den. Med andre ord la retten vekt blant annet på sannsynligheten for at noen faktisk ville gjøre de observasjonene som KFIR tok utgangspunkt i ved sin vurdering.
I denne forbindelse viste retten særlig til at Salgard hadde valgt et avsidesliggende sted til å prøve luseskjørtene. Selskapets opplysninger om at ingen uvedkommende hadde blitt observert under utprøvingen, var heller ikke blitt bestridt under prosessen. På tidspunktet for utprøvingen hadde ingen tenkt på, eller hatt tro på, løsningen med å bruke permeable luseskjørt. Til dette bemerket også retten at det var fastslått i lagmannsrettens dom (i den separate, tidligere saken) at fagpersonen ikke var i stand til å resonnere seg frem til løsningen med å benytte permeable skjørt rundt oppdrettsmerdene.
Tingretten mente derfor det var feil å ta utgangspunkt i at en tenkt fagperson skulle observere anlegget med kontinuerlig fokus rettet mot denne egenskapen ved nettet slik KFIR hadde gjort, ettersom:
«En fagperson som var i stand til å forstå at fokuset skulle rettes mot nettopp denne egenskapen ville jo også være i stand til å utøve oppfinnelsen.»
Retten var også uenig med KFIR i at dersom skjørtet faktisk var blitt iakttatt så ville ikke fagpersonen kunne sett eller utledet at nettet var permeabelt, verken under nedloddingen eller vaskingen. Det ble i denne forbindelse vist til at ansamlingen av luft under skjørtet ved nedloddingen tvert imot ville gjort det nærliggende å tenke at skjørtet ikke var særlig permeabelt. Etter rettens syn ville det, selv med KFIRs tilnærming, være:
«høy[s]t usikkert om skjørtets vanngjennomtrengelige egenskaper ville være synlig for en fagperson som hadde kontinuerlig fokus rettet mot nettopp denne egenskapen.»
Tingretten kom etter dette til at fagpersonen ikke ville kunne utøve oppfinnelsen på bakgrunn utprøvingsmotholdene, og at disse således ikke var nyhetshindrende for Salgards patent.
Ved vurderingen av om søknaden om forskningsmidler var nyhetshindrende pekte retten på at RFFNORD som forvaltningsorgan var underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 for ulike forretningshemmeligheter organet måtte komme i besittelse av. Retten viste i denne sammenhengen til at hensyn til forskning og utvikling på nye produkter tilsa at søkere på offentlige forskningsmidler som Salgard måtte kunne forvente at slike opplysninger ble holdt hemmelige ved den offentlige søknadsbehandlingen, også uavhengig av om det kunne tenkes at søkeren på et tidligere tidspunkt kunne tenkes å samtykke til nyhetshindrende tilgjengeliggjøring. Dette motholdet ble derfor heller ikke ansett nyhetshindrende.
Tingretten konkluderte etter dette med at KFIRs vedtak om å kjenne Salgards patent ugyldig må oppheves. Dommen er påanket.
Immaterialrettstrollets betraktninger
Avgjørelsen er interessant ettersom den tilsynelatende gir anvisning på en mer konkret og pragmatisk tilnærming til tilgjengeliggjøringsvurderingen ved utprøving enn det som må antas å være gjeldende rett forut for avgjørelsen.
Som tingretten selv er inne på er det rettslige utgangspunktet ved vurderingen av om en oppfinnelse er tilgjengeliggjort i patentlovens forstand svært strengt, i den forstand at selv en teoretisk mulighet for at slike oppfinnelser kan observeres normalt vil anses som nyhetshindrende.
Illustrasjon fra offentlig tilgjengelig patent.
Kilde: Patentstyret
Når tingretten beveger seg bort fra dette utgangspunktet og viser til at hvorvidt (utprøvings)motholdet er nyhetshindrende må bero på de konkrete forholdene ved bl.a. oppfinnelsen og motholdet, bygger retten tilsynelatende utelukkende på reelle hensyn (også forankret i juridisk teori, Stenviks «Patentrett» s. 170 og s. 191). Det har blitt hevdet at rettens tilnærming kan ha sammenheng med det tidligere særnorske prøvingsunntakene (et slikt unntak kan vanskelig opprettholdes etter Rituximab-avgjørelsen). Dette immaterialrettstrollet er enig i at den vurderingen retten gir anvisning på i realiteten har mange likhetstrekk ved det tidligere prøvingsunntaket, og at det kan synes som at dette «bakes» inn implisitt i nyhetsvurderingen. Dersom dette skulle være tilfellet er det interessant (og paradoksalt) å merke seg at retten tilsynelatende ikke vurderer behovet for utprøvingen (mht. patentering), noe som stod svært sentralt ved det tidligere utprøvingsunntaket (og som KFIR tilsynelatende la avgjørende vekt på ettersom utprøvingen etter deres syn hadde vart lenger enn nødvendig).
Videre mener dette immaterialrettstrollet at hvorvidt det kan legges vekt på sannsynligheten for at noen faktisk ville gjøre de relevante observasjonene er et rettslig spørsmål, og at det kan stilles spørsmål ved den rettslige forankringen av den vurderingen tingretten gir anvisning på. Når det gjelder henvisningen til Stenvik s. 191 hvor det åpnes for at det unntaksvis kan tenkes at en oppfinnelse kan ha nyhet selv om den rent teoretisk kunne vært avdekket, vises det til eldre norsk og svensk rettspraksis (hhv. Bryn 1932 s. 66 og NIR 2009 s. 309). Dette immaterialrettstrollet kan umiddelbart ikke se at i hvert fall den refererte svenske avgjørelsen gir støtte for et slikt synspunkt (jf. blant annet uttalelsen om at «Med de förutsättningar som stod fackmannen till buds, hade en analys av de aktuella härdarna därför inte lett till att uppfinningen avslöjades»).
Også i EPO-praksis er det tilsynelatende få saker om nyheten til oppfinnelser som er utøvd ved at man har brukt et produkt eller utøvd en fremgangsmåte forut for søknadstidspunktet. EPOs praksis knyttet til nyheten av produkter som er solgt før søknadstidspunktet synes imidlertid å legge til grunn at sannsynligheten for at noen ville ha undersøkt produktet i utgangspunktet er uten betydning. Stenvik viser selv på side 192 til en avgjørelse fra EPOs Board of Appeal (T 952/92 Packard) der det ble uttalt at «The likelihood or otherwise of a skilled person analysing such a prior sold product (motholdet), and the degree of burden (i.e. the amount of work and time involved in carrying out such an analysis), is in principle irrelevant to the determination of what constitutes the state of the art». Avgjørelsen fra EPOs Enlarged Board of Appeal i G 1/92 synes også å gi støtte for en slik streng tilnærming. Det er vanskelig å se hvorfor dette skal stille seg annerledes for offentlig utnyttelse som består i bruken av et produkt.
Selv om det ifølge retten er høyst usikkert om Salgards patent ville blitt kjent ugyldig som følge av de to utprøvingsmotholdene også ved en mer tradisjonell (les KFIRs) tilnærming, skal det bli svært interessant å se om tingrettens tilnærming blir fulgt opp i senere avgjørelser. Dersom tingrettens tilnærming i denne saken følges opp vil dette etter immaterialrettstrollets syn etter de konkrete omstendighetene kunne innebære en innsnevring av hvilke (utprøvings)mothold som kan anses nyhetshindrende. Det kan eventuelt også stilles spørsmål ved om en slik regel for utprøvinger synes balansert i forhold til andre typer mothold, som for eksempel dokumenter, hvor det også kan fremstå nærmest usannsynlig at fagpersonen faktisk ville kommet i besittelse av disse.
Som tidligere indikert er det også et interessant spørsmål hvorvidt tingrettens tilnærming i denne saken er i samsvar med EPC artikkel 54 (2) og tilhørende EPO-praksis.
Vi gjør oppmerksom på at to av Immaterialrettstrollets øvrige hoder, Yngve Øyehaug Opsvik (advokat i Advokatfirmaet Grette), har bistått Salgard AS i saken. Han har ikke medvirket til dette innlegget. Det samme gjelder for Vincent Tsang som tidligere har jobbet i Grette, og som bistod Salgard i de tidligere inngrepssakene for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.