09 mars 2020

Designrettsåret 2019

Oppsummeringen av immaterialrettsåret 2019 forsetter med en oppsummering av nytt innen designretten (se også våre oppsummeringer av (opphavsrett, patentrett, kjennetegnsrett og markedsføringsrett). Det har også i år vært et rolig år for designretten. KFIR har ikke behandlet noen designsaker i 2019, og det har, så vidt Immaterialrettstrollet er kjent med, heller ikke kommet ny relevant underrettspraksis på området. 

En av G Star Raws dongeribukser 
som Cofemel angivelig har kopiert
EU-domstolen og Underretten har imidlertid avsagt flere designavgjørelser i løpet av 2019. En sak som omhandler både design og opphavsretten er C683/17 Cofemel. Avgjørelsen var en sak mellom G-Star og Cofemel hvor G-Star hevder at enkelte av Cofemels buksedesign var sammenliknbare med G-Star sine. G-Star hevdet at buksedesignet måtte klassifiseres som et «verk» som var opphavsrettslig beskyttet. Saken er tidligere omtalt under IP-trollets oppsummering av opphavsrettsåret.

EU-domstolen slo dermed fast at det ikke gjelder noen egne eller særskilte krav for at et (kles)design skal oppfylle kravet til verkshøyde. Det er derfor kravet til verkshøyde, slik det har utpenslet seg gjennom EU-domstolens praksis som må legges til grunn ved vurderingen. 

I C 693/17 P fastholdt EU-domstolen at designregistreringen av en godteriboks var ugyldig, da den var i strid med en internasjonal varemerkeregistrering av en likeartet boks. Sakens bakgrunn var at saksøker Ferrero S.P.A., produsent av «TicTac»-boksene fremmet innsigelse mot at BMB sp. z.o.o. kunne designregistrere sine godteribokser fordi de hadde angivelig lik formgivning og utseende som «TicTac»-boksene. Ferreros «TicTac»-bokser var beskyttet gjennom en internasjonal 3D-varemerkeregistrering.   

Ferreros "Tictac"
Internasjonal varemerkeregistrering nr. 405177
EU-domstolen kom til at designregistreringen var ugyldig. BMB hadde blant annet anført for tidligere instanser at det var feil av ankeinstansen i EUIPO og se hen til fransk rettspraksis når de vurderte forvekslingsfaren. Argumentet ble avvist av Underretten, og nå igjen avvist av EU-domstolen. Det bør nevnes at store deler av EU-domstolens begrunnelse er at argumentene ikke kunne føre frem fordi det ikke var tilstrekkelig begrunnet hvilke feil som er begått av underinstansen - det var heller en gjengivelse av argumentasjonen som ble fremmet for førsteinstans. Det er ikke EU-domstolens oppgave å foreta en ny behandling av anførslene uten at de er knyttet til en begrunnelse som spesifikt søker å identifisere feilen som angivelig er gjort av underinstansen.

Ferrero har fortsatt å håndheve sine rettigheter også etter at EU-domstolen kom med sin avgjørelse. Ferrero har relativt nylig fått medhold i Italienske domstoler (the Turin Court of First Instance) i at likeartede godteribokser utgjør en krenkelse av Fererro’s (italienske) varemerke for «TicTac»-boksene.

Mens EU-domstolen i designsaker i 2017 var ganske opptatt av bilfelger og kopier av disse, har Underretten i 2019 behandlet flere saker om bildesign og modellbiler av disse. En av disse er T-209/18. Porsche er kjent for sin ikoniske 911-modell, og søkte i 2010 designregistrering for en ny modell av bilen (Porsches serie 997). Autec GC kom i 2014 med innsigelse mot registreringen, da Autec AG mente at designregistreringen ikke oppfylte nyhetskravet eller kravet om individuell karakter. Porsche 997 var bare en oppdatering av den allerede eksisterende modellen 911. Designregistreringen ble kjent ugyldig av EUIPO, hvorpå Porsche anket avgjørelsen inn for Underretten. 


Porsche serie 997
Designregistrering nr 735428–0001
Hva gjelder helhetsinntrykket uttaler domstolen at den grad av frihet designeren har hatt ved utviklingen vil ha betydning. Den informerte brukeren må videre få et helhetsinntrykk som tilsier at utviklingen medfører en forskjell fra tidligere, og ikke bare gir et «déjà vu». Enkeltelementer som er endret, men som ikke gir et annerledes helhetsinntrykk vil derfor ikke være tilstrekkelig.

Porsche argumenterte blant annet med at designeres hadde liten frihet ved design av bilder, da det var en rekke lovmessige krav til hvordan en bil og dens deler måtte utformes. Det ble også argumentert med at designernes frihet var begrenset, fordi nye design måtte være i tråd med tidligere modeller fordi kundegruppen forventet at modellene fortsatt skulle se ut som en Porsche. Dette ble avvist av EU-domstolen, en slik forventning hos forbrukerne om at et produkt skal ha en bestemt formgivning kan ikke anses å begrense designerens frihet  på en måte som er relevant for vurderingen av om designet har individuell karakter (avsnitt 59). Avgjørelsen bekrefter med dette tidligere avgjørelser hvor en slik "allmenn formgivningstendens" ikke tillegges betydning (se f.eks. T-684/16  Hotte de cuisine, avsnitt 29 og 30)

Dommen inneholder også en interessant og relativt velkjent diskusjon vedrørende at «den informerte bruker» befinner seg innenfor luksussegmentet. Det ble fra Porsches side argumentert med at den informerte bruker ser seg til, og handler i luksussegmentet av biler, hvilket innebærer at målestokken ikke kunne være alminnelige bilkjøpere. Porsche ble likevel ikke hørt med sin anførsel da designet var registrert i klasse 12.08 for «biler, busser og lastebiler».

Domstolen kom derfor til at Porsche 997 hadde et for likt helhetsinntrykk med Porsches tidligere modell 911 til at designregistreringen kunne opprettholdes.

Tilsvarende ble lagt til grunn i T-210/19 Agricola, hvor Underretten ut fra samme begrunnelse fastslår at Porsches designregistrering av modellen 911 fra 2004 også er ugyldig. Designet som var registrert som Porsche 911 var for lik modellen som hadde vært tilbudt på markedet i lang tid før designregistreringen. 

De ovennevnte avgjørelse er ikke de eneste som har omhandlet kjøretøy det foregående året. Tre saker for Underretten omhandlet spørsmålet om designregistreringer av flere av Volkswagens vare- og kassebiler skulle kjennes ugyldig grunnet manglende nyhet og individuell karakter:  T-43/18 VW Bus T5T-191/1 VW Caddi Maxi og T-192/18 VW Caddi.


Den registrerte designen Et av motholdene - tysk designreg.
M 9602634-0001

Anførslene var, som i "Porsche-sakene", at registreringene ikke hadde individuell karakter vurdert opp mot tidligere VW-modeller. Retten kom imidlertid her til at registreringene kunne opprettholdes, da de ble funnet å ha individuell karakter. I saken T-192/18 ble det anført at underinstansen hadde tillagt den informerte bruker en for høy grad av oppmerksomhet da det ble anført at visse av trekkene måtte anses å ha teknisk effekt og ikke noe brukeren ville oppfatte som design-elementer. Til dette uttaler retten: 
"Først og fremmest må sagsøgerens argument om, at den informerede bruger ikke er i stand til at opfatte de forskelle, som appelkammeret har identificeret med hensyn til kofangerne, lygterne, blinklysene og bagsmækkene, fordi de vedrører tekniske detaljer, forkastes. For det første har appelkammeret ikke taget hensyn til forskelle med hensyn til de omtvistede designs blinklys. For det andet fremgår det af den anfægtede afgørelse, at de forskelle, som appelkammeret har identificeret med hensyn til kofangerne, lygterne og bagsmækkene, vedrører deres udseende og ikke de tekniske detaljer. Den informerede bruger er derfor i stand til at opfatte dem. Det er i denne forbindelse uden betydning, at den ændring, som er tilføjet visse af disse bildele, ligeledes kan have en teknisk effekt" (avsnitt 33). 
Uttalelsen tilsier at ved utvikling av nye bilmodeller bør også de nye tekniske effektene ha et nytt design (dersom det er ønskelig å designregistrere bilmodellene). Ved vurderingen av helhetsinntrykket designet gir kan også tekniske funksjoner ha betydning: "For det andet er disse karakteristika, selv om de har en teknisk funktion, ikke rent funktionelle, og deres udseende kan ændres, således at eventuelle forskelle i deres form og placering kan få betydning for helhedsindtrykket af det produkt, hvori de indgår" (avsnitt 48)

Klager kunne derfor ikke høres med at underinstansen ikke hadde skilt mellom estetiske og tekniske trekk. 

Avgjørelsene bør ha en viss interesse for bilindustrien – og andre industrier – der det stadig kommer nye modeller av de produktene som tilbys. VW-avgjørelsene viser at designregistreringer ikke nødvendigvis er ugyldig fordi man har hatt tidligere modeller på markedet, men det må klargjøres hva som er nytt og som danner et annerledes helhetsinntrykk. Allerede på utviklingsstadiet bør man derfor fokusere på at den nye modellen ikke bare frembringer et "deja vu" hos bilkjøperne. I alle fall må dette unngås hvis man, i følge Underretten, skal oppnå designregistrering for den nye modellen.

T-559/18 Atos Medical er en ugyldighetssak mot en designregistrering av et medisinsk plaster til bruk for trakeostomi (luftrør i et hull inn i halsen). Atos Medical GmbH klaget Andreas Fahl Medizintechniks designregistrering fra 2012 inn til EUIPO med påstand om at designregistreringen måtte kjennes ugyldig på grunn av manglende nyhet og individuell karakter. EUIPO tok ikke klagen til følge, og saken havnet etter hvert i Underretten.  Underretten uttalte at man måtte se designet opp mot det type område man befant seg på, og designet ble derfor sammenlignet opp mot andre plastre for trakeostomi. 

I vurderingen ble forskjellene i designene og utforming gjennomgått, og registreringen av plasteret ble sammenlignet med andre liknende plaster. Designet måtte ses opp mot det type område man befant seg på, som her var et relativt begrenset område. Slike plaster må av medisinske årsaker se relativt like ut, og vil derfor begrense designernes frihet.
Plaster til bruk for trakeostomi
Designregistrering nr. 1339246-0009

Saken skiller seg her fra "Porsche-sakene" omtalt ovenfor, hvor de anførte begrensningene i designerens frihet bare skyldtes forbrukernes forventning om at biler fra Porschen skulle ha et bestemt utseende, noe som ikke hadde betydning for vurderingen av individuell karakter (jf. T‑209/18, avsnitt 58-60).

Detaljgraden i domstolens vurdering kan videre reise spørsmål om det var helhetsinntrykket som faktisk ble vurdert. Domstolen uttalte uansett at helhetsinntrykket var ulikt når man sammenlignet de to designene, og den informerte bruker ville kunne fange opp disse forskjellene. Designet hadde individuell karakter og skulle derfor ikke kjennes ugyldig.

T-766/17 begjærte Eglo Leuchten designregistreringen av en rund lampe (registrert som "belysningsapparat") kjent ugyldig på grunn av manglende individuell karakter. I vurderingen av individuell karakter ses blant annet på den industrielle sektor produkter kommer fra og designeren frihet. Vurderingens målestokk er synsvinkelen til den informerte bruker. Det uttales i avgjørelsen at designerens frihet er mindre når det gjelder design av produkter som krever spesielle kjennetegn/utseende begrunnet i produktets tekniske funksjon eller eventuelle juridiske krav til produkter. I dommens avsnitt 26 uttales at dersom designerens frihet er stor, vil ikke små forskjeller i designet gi tilstrekkelig annerledes helhetsinntrykk. Dersom designerens frihet er begrenset, vil man kunne akseptere at mindre forskjeller er tiltstrekkelig til å oppfylle kravet til individuell karakter.

Etter en gjennomgang av dette fremholdes i avsnitt 34 at den tekniske funksjonen til belysningsapparater av denne art etter sin natur begrenser designerens frihet. Mindre forskjeller vil derfor kunne godtas uten at det er i strid med kravet til individuell karakter.

Videre ses det nærmere på tekniske karakteristikker og anvendelsesområdet til slike belysningsapparat. Det uttales i avsnitt 43 at designet skiller seg fra tidligere design og at at apparatet heller ikke brukes på samme måte som lampen fra de sammenlignede tegningene. Retten konkluderer så med at Di-Kas design har tilstrekkelig individuell karakter.

Den registrerte designen
Sak T-532/18 er en ugyldighetssak mot designregistreringen av en vaskesvamp. Parter i saken er Aroma Essence Ltd mot EUIPO og Refan Bulgaria OOD. I 2016 ble Refans designregistrering av en vaskesvamp innklaget av Aroma Essence, med påstand om at registreringen var ugyldig som følger av manglende nyhet. Avgjørelsen gir føringer hvilken part som har bevisbyrden for at en avgjørelse skal omgjøres samt i hvilken grad EUIPO i overprøvingen tar selvstendig stilling til kravet om nyhet.  

Retten uttaler at i saker om ugyldighet skal EUIPO i første instans kun legge til grunn partenes påberopte argumentasjon, beviser mm. Det skal med andre ord ikke foretas noen noen selvstendig prøving. Dette følger av forordning nr. 6/2002 art. 63, jf. dommens avsnitt 23. Det fremholdes videre at det er klager som har bevisbyrden for å fremlegge at designet strider mot tidligere kjente design. I den konkrete saken hadde ikke Arome Essence på tilstrekkelig måte klart å bevise at designet ikke oppfylt nyhetskravet, og designregistreringen ble derfor ikke kjent ugyldig.

05 mars 2020

EU-domstolen i C‑240/18 P Constantin Film: Varemerket FACK JU GÖHTE strider ikke mot offentlig moral

EU-domstolen avsa 27.2.20 dom i C‑240/18 P Constantin Film. Det ble her lagt til grunn at registrering av varemerket FACK JU GÖHTE ikke var i strid med offentlig moral, og at det derfor ikke var grunnlag for å nekte registrering av merket etter varemerkeforordningen artikkel 7(1)(f). Det understrekes her at man ved vurderingen av om et varemerke er i strid med offentlig «moral» ikke skal foreta en abstrakt vurdering av tegnet som søkes registrert, men en konkret faktisk vurdering av hvordan den relevante kundekretsen oppfatter merket.

Fack Ju Göhte er navnet på en tysk film fra 2013. Filmens tittel vakte så stor offentlig oppstandelse var en så stor suksess at den fikk to oppfølgere i 2015 og 2017. I 2015 søkte produsenten av filmene om registrering av FACK JU GÖHTE som varemerke i klasse 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 og 41. Merket ble nektet registrert fordi det måtte anses å stride mot (offentlig) moral («accepted principles of morlity») etter varemerkeforordningen artikkel 7(1)(f) (tilsvarende bestemmelser finnes i det nye varemerkedirektivet artikkel 4(1)(f) og i varemerkeloven § 15 første ledd a)). Denne avgjørelsen ble opprettholdt av EUIPOs appellkammer og av Underretten. (Immaterialrettstrollet har tidligere kommentert Generaladvokatens anbefaling i saken her)

EU-domstolen kom til et annet resultat, og fant at det ikke var grunnlag for å nekte registrering av FACK JU GÖHTE. På samme måte som Generaladvokaten, la EU-domstolen at «moral» i varemerkeforordningen artikkel 7(1)(f) sikter til «værdier og overbevisninger, som et givet samfund for øjeblikket efterlever» (avsnitt 39, jf. Generaladvokatens anbefaling, avsnitt 77). Disse verdiene kan utvikle seg over tid, og må derfor fastlegges «ud fra den fremherskende sociale konsensus i dette samfund på tidspunktet for bedømmelsen» (avsnitt 39). Om et merke er i strid med «moral» er dermed en konkret, subjektiv vurdering av «hvad det nævnte samfund i dette øjeblik anser for moralsk acceptabelt» (avsnitt 39). Som Generaladcvokaten påpeker, skiller denne vurderingen seg fra spørsmålet om et varemerke strider mot «offentlig orden», som er en mer objektiv vurdering (se Generaladvokatens anbefaling, avsnitt 76, se også EFTA-domstolens avgjørelse i Vigeland saken, E-5/16, avsnitt 86).

Mer konkret vil dette bestå i en vurdering av om den relevante kundekretsen vil oppfatte det aktuelle kjennetegnet for å være i strid med offentlig «moral» når dette anvendes som varemerke for de søkte varer eller tjenester (avsnitt 40). Det er her ikke tilstrekkelig at merket bare er uttrykk for dårlig smak (avsnitt 41).

Underretten hadde lagt til grunn at den relevante kundekretsen besto av en bred tysktalende krets, hovedsakelig i Tyskland og Østerrike (avsnitt 45). Underretten hadde lagt til grunn at denne kretsen ville oppfatte merket som uttrykket «Fuck you» i forbindelse med etternavnet «Göhte». EU-domstolen la til grunn at selv om «Fuck you» i sin opprinnelige betydning har en vulgær, seksuell konnotasjon, kan det i en annen kontekst brukes for å uttrykke sinne eller forakt overfor en person (avsnitt 46).

Man kunne imidlertid ikke, som Underretten hadde gjort, abstrakt vurdere om FACK JU GÖHTE i den første betydningen er i strid med offentlig moral. EU-domstolen fremhevet her at selv om det er merket i seg selv som skal vurderes, er ikke konteksten ellers uten betydning for vurderingen (avsnitt 51). EU-domstolen påpekte her blant annet at filmen «Fack ju Göhte» hadde blitt en stor suksess innenfor den relevante kundekretsen uten at filmens tittel hadde skapt særlig oppstyr (avsnitt 52 ogn 67).

EU-domstolen fant også grunn til å kommentere Underrettens uttalelser om ytringsfrihetens betydning for varemerkeretten. Underretten hadde i sin avgjørelse uttalt at hensynet til ytringsfriheten som gjorde seg gjeldende innenfor kunst, kultur og litteratur, ikke gjorde seg gjeldende på varemerkeområdet (T-69/17, avsnitt 29). Dette ble tilbakevist av EU-domstolen, som understreket at vernet av ytringsfriheten i EUs charter for fundamentale rettigheter artikkel 11 også er relevant ved tolkningen av varemerkeforordningen artikkel 7(1)(f) (avsnitt 56). Dette ble også fremhevet i fortalen til den konsoliderte varemerkeforordningen, 2017/1001, avsnitt 21.

EU-domstolen fant etter dette at det var grunnlag for å treffe avgjørelse i realiteten i saken etter statuttene til Domstolen artikkel 61 nr. 1. Underrettens og appellkammerets avgjørelse om nektelse av registrering av FACK JU GÖHTE ble derfor opphevet.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Som redegjort for i gjennomgangen av Generaladvokatens anbefaling, har europeisk praksis vært relativt streng når det kommer til registrering av obskøne merker og merker som på andre måter kan virke støtende. Dette har også preget norsk praksis etter den tilsvarende bestemmelsen i varemerkeloven § 15 første ledd a), hvor man f.eks. har nektet registrering av merker som FUCK CANCER og et figurmerke med teksten «Jævla homo».

Problemet med slike subjektive vurderinger basert på vage bestemmelser som praksis frem til nå tilsynelatende legger til grunn, er imidlertid at saksbehandleren eller dommeren lett blir en smaksdommer, som legger til grunn sin egen oppfatning av hva som strider mot «moral». Og som EU-domstolen selv påpeker, er det ikke tilstrekkelig at et merke bare er uttrykk for dårlig smak.

Ved å kreve at vurderingen av om et merke strider mot «moral» knyttes til et faktisk grunnlag gjøres dette til en mer konkret vurdering av hva den relevante kundekretsen anser som støtende heller enn en abstrakt vurdering av hva man kan utlede av et kjennetegn. Dette vil nok gjøre at endel merker som objektivt sett består av obskøne tegn, men som gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte som støtende, kan kreves registrert som varemerker. Figurmerket med teksten «Fuck Cancer» som for tiden er til behandling hos Patentstyret, fremstår her som ikke bør nektes registrert fordi det strider mot offentlig «moral».

Om man tar EU-domstolens vektlegging av at filmene som varemerket er registrert for har blitt en stor suksess uten at særlig mange har reagert negativt på navnet et skritt videre, kan dette riktignok forstås dit hen at den påtenkte bruken av merket har betydning for vurderingen av om det strider mot offentlig «moral». Slik kan avgjørelsen imidlertid ikke forstås. Uttalelsene bør snarer forstås slik at den omstendighet at filmenes suksess var en indikasjon på at den relevante kundekretsen ikke oppfatter at varemerket FACK JU GÖHTE er i strid med offentlig «moral».

Vektleggingen av hvordan den relevante kundekretsen rent faktisk oppfatter merket vil imidlertid innebære at det etter omstendighetene er lettere å gå klar av moralunntaket  dersom merket har vært i bruk og man derigjennom kan dokumentere at det ikke har vært særlig mange reaksjoner på bruken. Og her vil konteksten merket er brukt i og måten merket har blitt brukt på, kunne påvirke hvordan kundekretsen oppfatter merket. 

27 februar 2020

Proposisjonen til endringer i varemerkeloven og tolloven har kommet!

Basert på høringsnotatet – tidligere delvis omtalt her –  har Justis- og beredskapsdepartementet fremmet forslag om endringer i varemerkeloven og tolloven. Hensikten med endringene er blant annet å få gjennomført det nye varemerkedirektivet, 2015/2436. (Følg forslagets gang her). I proposisjonen foreslås det endringer som er ment å forenkle registreringsprosessen og som vil gjøre regelverket om varemerker mer teknologinøytrale med tanke på hva som kan registreres som et varemerke. Samtidig foreslås det å åpne for særskilt pantsettelse av varemerkerettigheter, samt å vedta en tilsvarende kollisjonsregel som i patentloven § 44a. Når det gjelder tolloven, skal endringene forenkle og effektivisere tollernes kontroll av varer som gjør inngrep i immaterialrettigheter. I denne bloggposten gås det kjapt igjennom de (etter dette trollets skjønn) viktigste endringene som foreslås i varemerkeloven. Hele proposisjonen ligger her.
Logo. Hentet her
Endringer og klargjøringer vedrørende gjengivelse av merket, og vernets omfang
I det nye varemerkedirektivet er kravet om grafisk gjengivelse erstattet med kravet om at merket må kunne bli gjengitt i registeret på en slik måte at varemerkemyndigheten og offentligheten kan «fastslå den klare og præcise genstand for den beskyttelse, som dets indehaver indrømmes». Ifølge direktivets fortale punkt 13, innebærer dette at merket ikke lenger må gjengis på en nærmere angitt måte, men at gjengivelse kan skje ved hjelp av den teknologi som til enhver tid er tilgjengelig. Det nye kriteriet er følgelig teknologinøytralt, og selv om hverken lukt eller smak med dagens teknologi neppe vil kunne gjengis tilstrekkelig presist i dag, vises det i proposisjonen til at dette kan endre seg. Når det gjelder lydmerker, antas det at det vil være tilstrekkelig med en digital lydfil. Det vil følgelig neppe være grunn til å kreve at lydmerker må gjengis ved bruk av et fullstendig notesystem, slik EU-domstolen tidligere har gitt uttrykk for, sml. sak C-283/01 Shield Mark. Departementet skal følge opp med endringer i varemerkeforskriften og gi tydeligere og mer detaljerte regler om hva som kreves ved gjengivelsen av de ulike varemerketyper.
I Norden har det lenge vært slik at varemerker som registreres i svart-hvitt, har vern for alle fargekombinasjoner. EUIPO derimot, har lagt til grunn at slike merker kun har vern i svart-hvitt. Denne nordiske praksisen var angivelig bakgrunnen for at de nordiske landene ikke var enige med EUIPOs harmoniseringsprogram om «Scope of protection for black and white marks». De andre nordiske landene har, som følge av det nye varemerkedirektivet, enten endret varemerkeloven, eller endret praksis vedrørende disse merkene. På bakgrunn av direktivet og denne utviklingen hos våre nordiske venner, kom departementet til at man etter ikrafttredelse av lovendringen som gjennomfører direktivet, bør følge EU-retten også i dette spørsmålet. For merker som søkes registrert etter ikrafttredelse av reglene som gjennomfører direktivet, foreslås det altså at en registrering i svart-hvitt ikke vil omfatte vern i alle fargekombinasjoner. 
Videre foreslås utelukkelsesgrunnen i varemerkeloven § 2 til også å gjelde for merker som består av en form som følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat, eller tilfører varen en betydelig verdi. 
Ond tro
I dag har vi varemerkeloven § 16 bokstav b, der det fremgår at et merke som er egnet til å forveksles med et annet varemerke, foretaksnavn eller forretningskjennetegn som en annen allerede har tatt i bruk før søkeren – og som fortsatt brukes – ikke kan registreres uten samtykke hvis søkeren kjente til bruken, noe som gjør at søknaden anses innlevert i strid med god forretningsskikk. 
Artikkel 4 nr. 2 i det nye varemerkedirektivet krever i en generell regel bestemmelsen om ond trosom ugyldighetsgrunn. Som følge av dette ble det foreslått å vedta en særskilt bestemmelse om ond tro i § 15 om absolutte registreringshindre, samtidig som varemerkeloven § 16 bokstav b skulle videreføres. Departementet kom imidlertid til at en ny bestemmelse om ond tro vil gjøre den gjeldende bestemmelse i § 16 bokstav b overflødig, og så ikke noe behov for å videreføre denne. Den nye bestemmelsen er foreslått inntatt i § 15 første ledd bokstav f, der det fremgår at et varemerke ikke kan registreres hvis det «søkes registrert i ond tro».
Tidspunktet for særpregsvurderingen
Etter varemerkeloven § 14 må kravet til særpreg være oppfylt både på søknadsdagen og på registreringsdagen, jf. tredje ledd. Etter siste punktum skal det tas hensyn til alle omstendigheter som forelå på søknadsdagen, herunder virkningen av bruk av merket før disse tidspunktene. Dette innebærer at registreringen skal oppheves ved innsigelse og i ugyldighetssaker dersom det godtgjøres at merket ikke hadde iboende særpreg på disse tidspunktene, uavhengig av om merket senere hadde slitt seg til særpreg gjennom bruk. Merket kan imidlertid ha fått vern gjennom innarbeidelse som følge av bruken, men merket vil da bare ha prioritet fra tidspunktet for innarbeidelsen, og ikke fra søknadsdagen. Etter direktivets artikkel 4. nr. 4 må det innføres regler som innebærer at registreringen ikke kan oppheves som ugyldig hvis merket har fått særpreg gjennom bruk før kravet om ugyldighet fremsettes. Det er altså ikke lenger avgjørende om merket var beskrivende eller av annen grunn manglet særpreg på søknadstidspunktet. Dette innebærer at merker som i utgangspunktet aldri skulle være blitt registrert, vil beholde vernet dersom de oppnår særpreg før det fremmes ugyldighetsinnsigelse. Av direktivets artikkel 8 fremgår det imidlertid at et eldre merke som først oppnådde særpreg etter at det ble registrert, ikke gir grunnlag for å oppheve registreringer av et yngre merke som har fått vern i tiden mellom søknadstidspunktet og tidspunktet for oppnådd særpreg for det eldre merket.
Når det gjelder de mer formuerettslige sidene av varemerkerettigheter, krever direktivet at registrerte varemerker og varemerkesøknader skal kunne pantsettes særskilt, og kunne være gjenstand for særskilt tvangsfullbyrdelse. Både avtale- og utleggspanterettigheter må kunne anmerkes i varemerkeregisteret. Som følge av dette foreslås det at varemerkeloven § 55 skal endres slik at det bare er innarbeidede varemerker det ikke kan tas utlegg i. Mer krever ikke direktivet, og den nærmere reguleringen av rettsvern overfor tredjepersoner og gjennomføring av tvangsfullbyrdelse, blir opp til medlemslandene. 

Nye rettsvern- og kollisjonsregler
Selv om direktivet ikke krever det, ble det i høringsnotatet foreslått å vedta en tilsvarende kollisjonsregel som i patentloven § 44a. Dette innebærer at rettserverv som gjelder overdragelser, lisensavtaler, avtalepant og utleggspant får rettsvern ved registrering i varemerkeregisteret. Registrering gir vern mot konkursbo så vel som mot andre rettserverv som kan registreres i registeret (overdragelser, lisenser, avtale- og utleggspant). Dette betyr at overdragelser og lisenser må registreres i varemerkeregisteret for å få vern mot godtroende omsetningserververe, så vel som mot enkeltforfølgende kreditorer og konkursbo. Dersom overdragelsen eller lisensen ikke registreres, vil den eldre rettigheten kunne ekstingveres enten av godtroende avtaleerverver, eller av kreditorene. 

Regelen regulerer altså bare kollisjoner mellom rettsververe som kan registreres. Om – og eventuelt hva – som skal til for at andre rettsstiftelser skal få vern, og hvordan kollisjoner mellom registrerbare og uregistrerbare rettserverv skal løses, er verken diskutert i høringsnotatet eller i proposisjonen. Som påpekt i Løtveits Ph.d-avhandling,Pant i immaterielle rettigheter(2019, blant annet på side 256), vil panthaver kunne ønske å anmerke en urådighetserklæring i panteavtalen for å sikre seg mot at innehaveren ikke overdrar varemerkerettigheten i strid med panthavers interesse. Selv om en eventuell kjøper av varemerkerettigheten selvsagt må respektere panteretten, vil overdragelsen kunne forringe merkets verdi. En slik erklæring vil ikke kunne registreres i varemerkeregisteret. Om en slik urådighetserklæring da får rettsvern fra avtaleinngåelsen, og med det må respekteres av kreditorer så vel som av godtroende avtaleerververe, eller om resultatet er det motsatte, slik at denne type erklæring ikke kan oppnå rettsvern overhodet, er uklart. Et praktisk eksempel fra virkeligheten finner vi i standardvilkårene for lån fra Innovasjon Norge. Der står det at Innovasjon Norge skal kunne stille særskilte krav som skal gjelde så lenge lånet løper for å sikre at de har eller oppnår «tilfredsstillende sikkerhet» i immaterialrettighetene. Om et avtalefestet krav om at pantsetter ikke skal kunne selge merket bare har virkning inter partes, eller om panthaver også kan gjøre disse gjeldende overfor tredjemenn, er altså uklart. 

Statens stilling som saksøkt
I tillegg til i avslagssaker blir Klagenemnda for industrielle rettigheter (Klagenemnda) også part i innsigelsessaker eller saker om krav om administrativ overprøving, dersom de treffer et vedtak som innebærer at et merket oppheves eller slettes. Det samme gjelder der Klagenemnda opprettholder en avgjørelse fra Patentstyret om det samme. Begrunnelsen for at staten ved Klagenemnda kan saksøkes her er at vedtakene opphever registreringsvernet. Dette gjelder både etter designloven, varemerkeloven og patentloven. I høringsnotatet ble det drøftet om det ikke ville vært bedre om disse sakene heller burde gå mellom de private partene.
I sitt høringssvar tok Klagenemnda selv til ordet for en løsning om tvungent prosessfelleskap, der både nemnda og den part de ga medhold saksøkes. På den måten ville Klagenemndas rolle begrense seg til å forsvare vedtaket, mens det var opp til den private part og ivareta sine interesser for øvrig. En annen alternativ løsning som Klagenemnda pekte på var en ordning der nemnda på eget initiativ kunne gi skriftlige innlegg for domstolene om de spørsmål den aktuelle saken reiser. 
Departementet var enige i at det kunne være gode grunner for å vurdere dagens løsning, men i samsvar med flere av høringsinstansene ble det sett et behov for ytterligere utredning før eventuelle endringer kunne gjøres.  
Tolloven
Når det gjelder tolloven, er det foreslått endringer som er ment å styrke rettighetshavernes stilling, og som skal sørge for at norsk rett kommer på tilsvarende nivå med reglene som gjelder i EU.

Der tolles. Bildet er hentet fra her.
Foto: Hampus Lundgren

Det er foreslått nye regler i tolloven § 15-1, om at rettighetshaveren kan søke tollmyndighetene om bistand til å holde tilbake varer som krenker immaterialrettigheter eller som er i strid med nærmere angitte bestemmelser i markedsføringsloven. Denne ordningen med søknad om bistand er på sikt ment å erstatte dagens ordning med midlertidig forføyning, og det antas at denne ordningen vil senke kostnadene for rettighetshaverne sammenlignet med dagens ordning hvor man må gå veien om midlertidig forføyning. Videre foreslås det å sløyfe kravet om at varer kun kan destrueres etter samtykke fra varemottaker eller etter dom, og det åpnes for at varer skal kunne destrueres dersom det foreligger et vedtak om bistand fra tollmyndighetene og mottakeren er varslet. Så blir det opp til mottakeren å godtgjøre at varene ikke krenker markedsføringsloven eller rettighetshaverens immaterialrettigheter. Endelig legges det opp til en ordning med en forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av småforsendelser, der varene skal kunne ødelegges selv om mottakeren er en privatperson. Det avgjørende er at avsenderen opptrer i næringsvirksomhet. 

25 februar 2020

Kjennetegnsrettsåret 2019

Også i år presenterer Immaterialrettstrollet oppsummeringer med de viktigste hendelsene fra året som gikk innenfor de fremste immaterialrettsjangrene (opphavsrett, patentrett, designrett, kjennetegnsrett og markedsføringsrett). I disse årsoppsummeringene vil de ulike immaterialrettstrollene gjøre et selektivt tilbakeblikk på de viktigste endringene på lovgivningssiden, og de viktigste sakene fra norsk og internasjonal rettspraksis. Vi mottar som vanlig gjerne tips til hvordan gjøre spalten bedre: iptrollet@gmail.com.

ªSkogstroll" av
Theodor Kittelsen (1846-1914)
2019 var et svært begivenhetsrikt år på kjennetegnsrettsfronten med flere profilerte saker både for norske domstoler og EU-domstolen. Vi har blant annet fått avklart at utenlandske domenenavn kan kreves overført til norsk varemerkeinnehaver som forebyggende tiltak etter varemerkeloven (vml.) § 59 (Appear TV), at tildekking av varemerker på mobilskjermer (inntil videre) anses som varemerkebruk (iPhone), og at det i hvert fall kan reises spørsmål om det gjelder andre krav for at avtaler skal anses inngått på immaterialrettsområdet enn ellers (Highasakite).

I denne artikkelen gis et tilbakeblikk på noen av disse høydepunktene, også i år med hovedvekt på norsk praksis. Av naturlige årsaker er det ikke mulig å dekke alle saker eller alle prinsipielle spørsmål i saker som omtales. Det er derfor gjort et selektivt utvalg med hovedvekt på de sakene og spørsmålene som er av mest prinsipiell betydning i tiden fremover.

Noen klare utviklingstrekk er ikke så lett å se i år, men et trekk er at miljø- og bærekrafthensyn – som i samfunnsdebatten for øvrig – stadig oftere blir bragt på banen også i immaterialrettssaker. Videre var det svært mange avgjørelser knyttet til bruksplikt i året som gikk, og det er etter hvert blitt ganske så tydelig at skillet mellom faktisk bruk og varemerkerettslig bruk er to forskjellige ting. Grensegangen er likevel fremdeles nokså uklar i en del tilfeller. 

Norsk og internasjonal lovgivning
Som omtalt i oppsummeringen av kjennetegnsrettsåret 2018 er prosessen med å gjennomføre endringer i varemerkeloven, tolloven mv. underveis. Det var få nyheter fra denne prosessen i 2019, men Justis- og beredskapsdepartementet har nå i februar 2020 omsider fremmet et lovforslag (Prop. 43 LS (2019 –2020) som ventes behandlet av Stortinget før sommeren. Forslaget tar blant annet sikte på å gjennomføre EUs nye varemerkedirektiv (2015/2436/EF) og en forenklet fremgangsmåte for tollmyndighetenes tilbakeholdelse og destruksjon av ulovlige kopivarer etter EUs modell. Departementets lovforslag er i hovedsak i samsvar med høringsforslaget som ble sendt ut i 2018, men etter innspill fra en rekke høringsinstanser har departementet valgt å fjerne forslaget om å endre partsforholdet i saker for domstolene knyttet til KFIRs avgjørelser om innsigelse og administrativ overprøving som vil kunne innebære at en registrert rettighet oppheves. Dette betyr at staten v/KFIR fremdeles vil være motpart ved slik etterfølgende domstolsprøving, og departementet peker på at konsekvensene av en endring på dette området må utredes nærmere før et endringsforslag blir aktuelt. Dette immaterialrettstrollet er av den oppfatning at det opprinnelige forslaget i høringsutkastet ville hatt gode grunner for seg da det kan bidra til å ansvarliggjøre partene i slike saker i større grad, noe som igjen vil kunne bidra positivt for sakens opplysning.

2019 ble også et avgjørende år i historien om Storbritannias utmelding av EU (Brexit). Etter at det britiske Underhuset etter en svært seigpint affære stemte for den fremforhandlede Brexit-avtalen med EU 22. oktober, ble Storbritannia formelt utmeldt av EU 31. januar i år. Utmeldelsen innebærer at Storbritannia fremdeles vil være en del av unionen frem til utløpet av overgangsperioden 31. desember 2020. I overgangsperioden vil registrerte og søkte EU-varemerker fortsette å gis virkning i Storbritannia. Etter dette vil alle innehavere av registrerte EU-varemerker som omfatter Storbritannia automatisk få tildelt en tilsvarende nasjonal varemerkerettighet for Storbritannia. Dette gjelder også for internasjonale varemerkeregistreringer gjennom Madrid-systemet hvor EU er utpekt. UKIPO har for øvrig laget en utførlig gjennomgang av de immaterialrettslige konsekvensene avBrexit som alle norske rettighetshavere med virksomhet i Storbritannia bør få med seg.

Det kombinerte merket APPEAR TV (reg.nr. 251877)
Kilde: Patentstyret
Norsk praksis
En av de viktigste varemerkesakene i året som gikk var den såkalte Appear TV-saken* som ble behandlet både i lagmannsretten og av Høyesterett. Saken stod mellom Appear TV AS og Video Communication Services AS (VCS), tidligere Telenor Digital AS. Hovedspørsmålet i saken var opprinnelig om VCS’ domenenavn appear.in og appear.no gjorde inngrep i Appear TVs varemerker. VCS hadde på sin anført at Appear TV sine varemerker måtte kjennes ugyldig, noe de hadde fått medhold i av tingretten.

I sin avgjørelse av 5. april 2019 kom Borgarting lagmannsrett i LB-2017-174735 til at både ordmerket APPEAR og det kombinerte merket APPEAR TV måtte opprettholdes (omtalt av IP-trollet her). Etter lagmannsrettens syn innehadde merket det nødvendige særpreg for videokonferansetjenester i klasse 9, og var ikke beskrivende. Videre konkluderte lagmannsretten med at VCS’ domenenavn appear.in og appear.no var forvekselbare både med ordmerket APPEAR og det kombinerte merket APPEAR TV. Domenenavnene utgjorde derfor varemerkeinngrep etter varemerkeloven § 4 (1) bokstav b). Appear TV fikk også medhold i kravet om at domenenavnene appear.in og appear.no må overføres til selskapet etter varemerkeloven § 59. 

Avgjørelsen ble påanket, men det var kun spørsmålet om overdragelse av domenenavn som ble tillatt fremmet for Høyesterett. Høyesteretts avgjørelse kom i slutten av november 2019 (omtalt av IP-trollet her), og gjaldt i praksis kun det internasjonale domenenavnet appear.in ettersom appear.no tidligere var blitt tatt ut av bruk og overført til Appear TV.

Spørsmålet Høyesterett tok stilling til var om det utenlandske domenenavnet appear.in, som benyttes globalt, skulle overføres til varemerkeinnehaver Appear TV for å forhindre varemerkeinngrep. Etter vml. § 59 kan retten «i den utstrekning det finnes rimelig» gi pålegg om forebyggende tiltak for å hindre videre varemerkeinngrep. I forarbeidene til bestemmelsen nevnes overføring av domenenavn som et eksempel på et slikt tiltak. Når det er domenenavn som utgjør inngrepet, fremgår det at enten sletting eller overføring som regel vil være det mest hensiktsmessige forebyggende tiltaket, jf. Prop. 81 L (2012–2013) side 121.

Høyesterett konkluderte deretter med at «Så lenge det er domenenavnet i seg selv som utgjør inngrepet [i varemerkene, red. anm.], har jeg vanskelig for å se at virkningen i utlandet gjør pålegget uforholdsmessig. I så fall ville det i praksis være umulig å sette en effektiv stopper for bruk av domenenavn som krenker varemerkerettigheter. … Med mindre domenenavnet legges dødt, står valget i realiteten mellom overføring til rettighetshaver eller fortsatt varemerkeinngrep». Avgjørelsen var enstemmig. 

En annen interessant varemerkeavgjørelse var Borgarting lagmannsretts avgjørelse i den såkalte iPhone-saken (LB-2018-62352) om varemerkebruk mellom produsenten Apple, Inc. og reparatør Henrik Huseby. Huseby driver selskapet PCKompaniet som blant annet tilbyr uautorisert reparasjon av iPhone-mobiltelefoner fra Apple. 

Apples eplelogo (norsk varemerkereg.nr.: 217659).
Kilde: Patentstyret 
Apple hadde gått til søksmål med krav om destruksjon av importerte iPhone 6/6S-mobiltelefonskjermer som Huseby/PCKompaniet hadde importert fra Kina. Ifølge Huseby er skjermene «refurbished» (sammensatt av originale og uoriginale deler). Samtlige skjermkomponenter var merket med Apples «eplelogo» på innsiden av dekslene. Logoene var imidlertid tusjet over da tollen beslagla skjermene ved innførsel til Norge. Tildekkingen kunne enkelt fjernes med sprit. I motsetning til Oslo tingrett (avgjørelse omtalt av IP-trollet her) konkluderte lagmannsretten med at det dreide seg om ulovlige kopivarer, og at innførselen av disse varene utgjorde varemerkebruk etter vml. § 4, og følgelig varemerkeinngrep. Det ble ikke ansett avgjørende at logoene var tildekket, og ettersom tildekkingen enkelt kunne fjernes var det uansett ikke aktuelt med noen innskrenkende tolkning av bestemmelsen. Som nærmere kommentert av dette immaterialrettstrollet her, innebærer lagmannsrettens avgjørelse etter undertegnedes syn en viktig korrigering av tingrettens nokså oppsiktsvekkende avgjørelse.

Saken er senere anket av Huseby og tillatt fremmet av Høyesterett. Flere har tatt til orde for at Høyesterett i større grad må legge vekt på miljøhensyn (gjenbruk av deler) i saken (se blant annet her og her). Det skal derfor bli høyst interessant å se hva Høyesterett kommer frem til. Selv om undertegnede har vært kritisk til enkelte av lagmannsrettens vurderinger er det vanskelig å se hvordan miljøhensyn eventuelt skal kunne tilsi at importen av de tildekkede skjermene i denne konkrete saken skal anses lovlig, i hvert fall uten at varemerkene fjernes permanent. I motsatt tilfelle vil dette i praksis etterlate varemerkeinnehavere som Apple uten vern mot ulovlige kopivarer i svært mange tilfeller.

Saken vil behandles av Høyesterett i slutten av mars i år.

Bank Norwegians logo (varemerkereg.no. 283386
Kilde: Patentstyret
En annen sak som var relatert til varemerkebruk var Asker og Bærum tingretts avgjørelse i den såkalte Bank Norwegian-saken (TAHER-2018-33482), omtalt av IP-trollet her. Spørsmålet i saken var om kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord på søkemotorer, som Googles AdWord-tjeneste, var i strid med markedsføringsloven (mfl.) § 25. Avgjørelsen faller dermed som utgangspunkt utenfor rammene av denne oppsummeringen, men inneholder likevel noen interessante betraktninger rundt forholdet mellom markedsføringsretten og varemerkeretten. Retten går etter dette immaterialrettstrollets syn svært for langt i å oppstille det samme vurderingstemaet under mfl. § 25 som ved spørsmål om varemerkerettslig bruk og forvekslingsfare etter varemerkeloven, under henvisning til varemerkerettslig praksis fra EU-domstolen (bl.a. C-238/08 Google France, C-558/08 Portkabin og C-323/09 Interflora). 

Avgjørelsen er anket og skal opp for Borgarting lagmannsrett sent i april 2020.

I tillegg til den allerede omtalte Appear TV-saken var det flere avgjørelser om særpreg i året som gikk. I den såkalte Never Stop Exploring-saken opphevet Oslo tingrett KFIRsavgjørelse vedrørende sportsutstyrsprodusenten The North Face sitt flerordsmerke NEVER STOP EXPLORING (18-122322TVI-OTIR/02). Avgjørelsen er omtalt av IP-trollet her. I motsetning til KFIR mente tingretten at merket hadde varemerkerettslig særpreg for blant annet ryggsekker, klær og salgstjenester relatert til camping og friluftsliv. Etter rettens syn avkrever (det engelske tekstelementet i) merket en viss fortolkningsprosess hos gjennomsnittsforbrukeren. Til tross for at merket kunne forbindes med positive assosiasjoner til friluftslivet dannet ordene i merket etter rettens syn «et ganske slående uttrykk» som var egnet til å angi kommersiell opprinnelse. 

I desember kom også lagmannsretten til samme resultat som tingretten og fant at kravet om særpreg i vml. § 14 (1) andre setning var oppfylt (LB-2019-54145). Etter lagmannsrettens syn var «er korte og konsise formen og intensiteten i uttrykket momenter som trekker i retning av at kravet til særpreg er oppfylt». Videre var lagmannsretten ikke enig med staten i at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil forstå betydning av slagordet og dettes relasjon til de aktuelle produktene. Det var også et moment i retning av at merket hadde særpreg at det var registrert i andre jurisdiksjoner (særlig jurisdiksjoner som Norge naturlig sammenlignes med som EU, Sveits og Island) selv om det har begrenset betydning.

Også KFIR har avsagt en rekke interessante avgjørelser om særpreg i året som gikk, herunder særlig 19/15 (F) omtalt av IP-trollet her, 18/48 (3D-merke - inhalator)*, 19/17 (Pret A Manger) omtalt av IP-trollet her, og de relaterte sakene 19/77 og 19/78 (Santa Cruz)*. Flere av disse avgjørelsene er anket, noe som lover godt for neste års oppsummering.

Fjällrävens logo (norsk varemereg.nr. 184242).Kilde: Patentstyret
Kjennetegnsrettsåret 2019 inneholdt også en rekke tingrettsavgjørelser om bruksplikt. I G1000-saken* ga Oslo tingrett KFIR medhold i at Fjällrävens ordmerke G1000 måtte slettes i medhold av varemerkeloven § 37 (avgjørelse omtalt av IP-trollet her). Etter denne bestemmelsens (1) første setning skal et varemerke slettes dersom «reell bruk av merket ... har vært avbrutt i fem år i sammenheng», noe tingretten var enig med KFIR i at hadde vært tilfellet. Merket var registrert for blant annet klasse 25 (klær, fottøy og hodeplagg), og kravet om sletting ble fremsatt av et selskap som ville ha merket fjernet for å kunne registrere det forvekselbare merke G10 for de samme typene varer. Selv om merket faktisk var brukt på Fjällrävens klær kom retten til at det ikke utgjorde bruk i varemerkerettslig forstand fordi betegnelsen G1000 etter rettens oppfatning ikke utelukkende vil oppfattes som en kommersiell opprinnelsesindikator for Fjällräven. 

Avgjørelsen er anket og skal opp for Borgarting lagmannsrett i mai 2020.

I Oslo tingretts avgjørelse av 3. desember 2019 i den såkalte Svane*-saken (19-008870TVI-OTIR/07) ble Ekornes AS’ registrerte varemerke SVANE opprettholdt for «møbler» i klasse 20. Det danske selskapet TMK A/S, som blant annet leverer kjøkken under varemerket SVANE KJØKKENET, hadde krevd delvis sletting av SVANE under anførsel av at varemerket utelukkende var brukt for soveromsrelaterte varer og ikke møbler generelt. Tingretten kom imidlertid til at bruksplikten var oppfylt og opprettholdt registreringen i sin helhet. Avgjørelsen er anket.

Også Oslo tingretts avgjørelser i TOSLO-2018-0172447 av 20. mars 2019 (Sherlock) og 19-025824TVI-OTIR/01 (AIWA)* gjaldt spørsmål om bruksplikt etter vml. § 37. I Sherlock-saken ble Apple, Inc. sitt varemerke SHERLOCK i klasse 9 for dataprogrammer kjent ugyldig som følge av at merket ikke hadde vært i «reell» bruk. Sherlock-programmet hadde i en periode frem til 2007 vært installert i Apple sine Mac-maskiner. Vederlagsfri tilrettelegging for å kunne laste ned programmet i tiden etter dette til bruk i eldre datamaskiner ble ikke ansett som «reell» bruk, og det ble heller ikke ansett sannsynliggjort noen form for markedsføring, vedlikehold eller oppdatering av Sherlock i denne etterfølgende perioden. KFIRs vedtak om sletting av SHERLOCK ble dermed opprettholdt. 

I AIWA-saken ble en bedriftsintern planlegging uten noen form for ekstern eksponering av de opprinnelige AIWA-merkene ikke ansett å oppfylle kravet til «reell» bruk. Heller ikke andre enn innehaverens bruktsalg av AIWA-produkter ble ansett som bruk i næringsvirksomhet i regi av, eller etter samtykke fra, innehaveren. Selve kjøpet av en varemerkeportefølje som inneholdt AIWA-merkene ble heller ikke ansett som bruk, og retten anså heller ikke det faktum at forhandlingene om kjøp av porteføljen hadde vært komplekse (dekket mange ulike rettighetshavere i jurisdiksjoner) og langvarige som rimelig grunn for unnlatt bruk. KFIRs avgjørelser om sletting av merkene ble dermed opprettholdt. 

JALLA JALLAXXXXXX fra bryggeriet O.Mathiesen
Foto: O. Mathiesen (fra Vårt Oslo)
I Jallasprite-saken var spørsmålet også for Oslo tingrett i hovedsaken blant annet om bruken av det opprinnelige Jallasprite-navnet innebar varemerkeinngrep i Coca Colas varemerke SPRITE etter varemerkeloven § 4 (1) og (2). Avgjørelsen er omtalt av IP-trollet her. Tingretten konkluderte først med at SPRITE var velkjent og at Jallasprite- navnet gjorde inngrep i dette etter vml. § 4 (2). O. Mathiesen måtte derfor forbys å bruke merket etter vml. § 57. Coca Cola fikk også medhold i at O. Mathiesen måtte merke om flasker påført Jallasprite-navnet samt fjerne gjenstående flasker som bærer navnet fra handelen og destruere frittstående Jallasprite-etiketter og markedsføringsmateriell etter vml. § 59. Så vidt dette immaterialrettstrollet kjenner til er saken ikke anket av O. Mathiesen.

I den såkalte Monster-saken* kom Oslo tingrett i sin avgjørelse av 15. mars 2019 (TOSLO-2018-138856) til at Manimals slagord «Unleash the instinct within you» ikke gjorde inngrep i Monsters registrerte UNLEASH-ordmerker, herunder slagordet UNLEASH THE BEAST som benyttes av den amerikanske energidrikkprodusenten Monster. Retten la vekt på at til tross for at «Unleash» er et engelsk begrep og et sentralt element i merket, så er det en relativt kjent betegnelse på å slippe noe fri/løs i omsetningskretsen. Retten la også vekt på at resten av merket var visuelt ulikt. Monster hadde også anført at merket var velkjent og at Manimals bruk av «Unleash the instinct within you» ville assosieres med deres UNLEASH-ordmerker etter vml. § 4 (2), men fikk heller ikke medhold i dette.

Når vi først er inne på innarbeidelse nevner vi også Oslo tingretts avgjørelse av februar 2019 i den såkalte Stortorvet Gjestgiveri-saken. Olav Thon-gruppen fikk medhold i at Hamar-restauranten Stortorvet Gjestgiveris markedsføring under dette navnet var i strid med Thon-gruppens vern etter mfl. § 25 som innehaver av Oslo-restauranten Stortorvets Gjæstgiveri. De fikk imidlertid ikke medhold i at de hadde innarbeidet denne betegnelsen som sitt varemerke (eller at det forelå noen krenkelse av dette merket) under henvisning til at det merket består av to alminnelige begreper.

Også KFIR har avsagt en rekke interessante avgjørelser om varemerkeinngrep i året som gikk, herunder særlig 19/7 (3 T Bygg) omtalt av IP-trollet her og 19/89 (OC).

Fra norsk praksis skal vi også ta med KFIRs avgjørelse i den såkalte Highasakite-saken som gjaldt eierforholdet til ordmerket HIGHASAKITE (omtalt av IP-trollet her). KFIRs flertall kom her til motsatt resultat av Patentstyret og konkluderte med at rettighetene til bandnavnet tilhørte vokalist Ingrid Helene Håvik alene, og ikke den tidligere bandbesetningen i fellesskap gjennom selskapet Highasakite DA. Sentralt i avgjørelsen står spørsmålet om det kan oppstilles, og i så fall hva som nærmere ligger i, et krav om uttrykkelig avtale for overgang av industrielle rettigheter som f.eks. varemerker. Dette immaterialrettstrollet er nok enig med KFIRs mindretall i at også overgang av slike rettigheter må følge grunnleggende avtalerettslige prinsipper, med andre ord at det sentrale spørsmålet i saken er hvorvidt Håvik har opptrådt slik at det ga de øvrige bandmedlemmene en rimelig grunn til å tro at de hadde fått del i retten til ordmerket HIGHASAKITE.

Praksis fra EU-domstolen
Svenskt Tenns MANHATTAN EU-varemerke (reg.no. 010540268). 
Kilde: EUIPO
Også EU-domstolen har hatt flere interessante kjennetegnsrettslige saker til behandling i 2019. En av de mest omtalte er C-21/18 Textilis hvor spørsmålet var om et tegn som består av et 2D-dekorativt motiv, som kan brukes på et 2D-produkt som stoff, utelukkende består av varens form ("exclusively of the shape") jf. varemerkedirektivet artikkel 7 (1) bokstav e) nr. iii). Bestemmelsen tilsvarer registreringshindringen i vml. § 2 (2). Det aktuelle MANHATTAN-merket bestod av uttrekk fra kart over Manhattan, New York som var bearbeidet grafisk og brukt på tekstiler og papir av innehaveren Svenskt Tenn AB (en kjent interiørbutikk i Strandvägen i Stockholm). EU-domstolene kom til at direktivets artikkel 7 (1) bokstav e) nr. iii) ikke var til hinder for registrering i dette tilfellet. EU-domstolen pekte blant annet på at selv om merket inneholder linjer og konturer som danner omrisset av kartene, så inneholder det samtidig dekor- og ordelementer som MANHATTAN, som er plassert mellom disse omrissene. Hvorvidt de grafiske elementene hadde opphavsrettslig vern var også uten betydning for om merket utelukkende består av en form.

I sak C-705/17 ROSLAGSÖL hadde EU-domstolen nok en gang fått referert spørsmål fra svenske domstoler. Saken gjaldt virkningen av unntaksanmerkninger i nasjonale varemerkeregistre ved vurderingen av merkets beskyttelsesomfang (omtalt av Immaterialrettstrollet her). Saken hadde sin bakgrunn i en svensk varemerkesøknad for ordmerket ROSLAGSÖL. Dette hadde blitt avslått på grunn av forvekslingsfare med en tidligere registrering av det kombinerte merke: ROSLAGS PUNSCH. Det eldre merket inneholdt en unntaksanmerkning om at registreringen ikke gir enerett til selve betegnelsen "ROSLAGSPUNCH". Anmerkningen ble i sin tid ansett som påkrevd fordi "Roslag" er en region i Sverige og "Punsch" er beskrivende for alkoholholdige drikker i klasse 33. 

EU-domstolen la til grunn at varemerkedirektivet artikkel 4 (1) bokstav b) skal tolkes slik at den er til hinder for nasjonale ordninger der anmerkninger får den virkning at merkeelementer som er omfattet av anmerkningene ekskluderes fra helhetsvurderingen som skal foretas ved fastsettelsen av om det foreligger forvekslingsfare. Artikkel 4 (1) bokstav b) kan heller ikke tolkes slik at det på forhånd, og med permanent virkning, skal kunne bestemmes at et slikt element som er omfattet av en anmerkning uten videre skal tillegges mindre betydning ved vurderingen.

Saken i C-690/17 ÖKO-Test Verlag gjaldt det tyske testinstituttet ÖKO-Test sitt registrerte varemerke som blir benyttet i forbindelse med publisering av testresultater for ulike varer (såkalt kvalitetsmerke). Dr. Liebe er en tysk produsent av tannkrem som hadde vunnet en tidligere test og derfor inngått en lisensavtale om bruk av kvalitetsmerket. Dr. Liebe fortsatte imidlertid å bruke merket også etter at en ny tannkremtest var publisert i 2008, noe som førte til at ÖKO-Test saksøkte Dr. Liebe for varemerkeinngrep. Det første spørsmålet EU-domstolen måtte ta stilling til var om det kan nedlegges forbud mot bruk etter direktivet artikkel 5 (1) (identiske eller forvekselbare merker) selv om merket ikke er brukt på samme eller likeartede varer. Det følger av tidligere praksis fra EU-domstolen, blant annet i C-1795 Daimler, at det unntaksvis kan nedlegges forbud etter denne bestemmelsen ved ikke-likeartede varer/tjenester dersom det foreligger en særlig link mellom tredjepartens tjenester og varene som merket er registrert for. I denne saken drev Dr. Liebe og ÖKO-Test med ulike former for næringsvirksomhet og det forelå ingen «link» mellom disse. ÖKO-Test kunne dermed ikke påberope seg varemerkeinngrep etter varemerkedirektivet artikkel 5 (1).

Det andre spørsmålet var om ÖKO-Test, som anses velkjent i Tyskland, kan motsette seg bruk av sitt kvalitetsmerke eller lignende merker på varer som verken er av samme eller lignende art som det kvalitetsmerket er registrert for etter varemerkedirektivet artikkel 5 (2). Dette besvarte EU-domstolen bekreftende, og pekte på at tyske domstoler særlig må vurdere hvorvidt Dr. Liebes bruk av ÖKO-Test sitt kvalitetsmerke innebærer en urimelig utnyttelse av dets særpreg eller renommé, eller om det foreligger en rimelig grunn for Dr. Liebe til å bruk merket.

Red Bulls varemerker EUTM002534774 og 
EUTM009417668
Den 29. juli avsa også EU-domstolen sin avgjørelse i Red Bulls ankesak mot Underrettens avgjørelse knyttet til to fargekombinasjonsmerker (sak C-124/18 Red Bull). Avgjørelsen er tidligere omtalt av Immaterialrettstrollet her. Red Bull hadde i henholdsvis 2005 og 2011 fått registrert to fargekombinasjonsmerker for kombinasjonen av blå og sølv i klasse 32 (energidrikk). Begge merker ble supplert med en beskrivelse. For det første merket lød beskrivelsen: "Protection is claimed for the colours blue (RAL 5002) and silver (RAL 9006). The ratio of the colours is approximately 50% - 50%". For det andre merket ble det inngitt følgende beskrivelse: "The two colours will be applied in equal proportion and juxtaposed to each other. Blue (Pantone 2747C), silver (Pantone 877C)". Underretten kjente i slutten av 2017 begge merker ugyldige under henvisning til at angivelsen av varemerkene var for upresis. Den grafiske gjengivelsen og beskrivelsen åpnet etter Underrettens syn for en rekke ulike bruksmåter og kombinasjoner og utgjorde dermed ikke en "systematic arrangement in such a way that the colours concerned were associated in a predetermined and uniform way" (varemerkeforordningen (207/2009, nå 2017/1001) artikkel 4)

EU-domstolen var enig med Underretten, og viste til at registrering av varemerker forutsetter at det gjengis grafisk på en måte som sikrer at "the subject matter and scope of the protection sought are clearly and precisely determined". Dette var ikke tilfellet ved en angivelse av to eller flere farger, angitt abstrakt og uten konturer, som ikke ga forutsigbarhet for hvilke kombinasjoner som var dekket av registreringen. Det hjalp ikke at merkene var supplert med en verbal beskrivelse, når heller ikke denne var egnet til å sikre forutsigbarhet rundt innholdet og omfanget av beskyttelsen. Dersom man tillot registret merker som åpnet for en rekke kombinasjoner, ville ikke opprinnelsesgarantifunksjonen være sikret, og andre aktører ville ikke settes i stand til å avgjøre rekkevidden av vernet som var tildelt ved registreringen. Det var ikke feil av Underretten å legge vekt på den faktiske bruken av merket og de ulike kombinasjoner som denne bruken illustrerte. Det kan altså se ut som Red Bull må vinke farvel til sine to fargekombinasjonsmerker.

Andre avgjørelser som kan nevnes fra EU-domstolen fra året som gikk er avgjørelsene i C-578/17 Hartwall (klar og presis gjengivelse), C-629/17 Adegaborba (beskrivende varemerke), samt EUIPO Cancellation Divisions avgjørelse om å kjenne merket BIG MAC ugyldig i EU som følge av at McDonalds ikke hadde bevisst reell bruk (nokså strengt/omfattende for EU-varemerker).

Annet
Som tidligere år inneholdt også nyhetsbildet i 2019 en rekke profilerte varemerkesaker som aldri kom for domstolene, inkludert en rekke friske utspill og lanseringer (som f.eks. denne). Det er imidlertid liten tvil om at det var NSBs navneendring til VY og særlig de påfølgende konfliktene med kommunikasjonsbyrået VY Communications AS og selskapet Leve Hytter AS (som markedsfører hytter under betegnelsen «VY») som fikk mest oppmerksomhet. Striden med kommunikasjonsbyrået VY Communications skulle egentlig opp for Oslo tingrett sent i fjor, men i tolvte time inngikk partene forlik. 

En annen konflikt som fikk mye oppmerksomhet, var striden mellom SHE Invests og DNB knyttet til bruken av emneknaggen #huninvesterer som nå står sentralt i DNBs kvinnekampanje. SHE hevdet imidlertid at emneknaggen er deres varemerke, og viste til at de etter en mislykket samarbeidsdialog med DNB hadde gitt banken klar beskjed om at de ikke fikk bruke emneknaggen i sin markedsføring. Så vidt dette immaterialrettstrollet kan se benyttes #huninvesterer fremdeles av DNB, så det gjenstår å se om saken får rettslig etterspill.  

Loen Skylift AS' varemerkereg.no
305892 (tilsvarende 306974).
Kilde: Patentstyret
En annen høytsvevende sak i mediebildet er striden mellom Loen Skylift og Voss Skylift, og vi tenker her ikke på feiden sistnevnte også har med diverse grunneiere under skyliften på Voss. Loen Skylift har gått til søksmål fordi de mener at logoen til Voss Skylift er for lik sin egen logo. Etter det dette immaterialrettstrollet forstår gjelder saken både varemerkeinngrep og brudd på markedsføringsloven. Basert på nyhetsdekningen, og i lys av at Loen Skylift har registrert sin logo som varemerke i en rekke ulike varianter, stusser imidlertid dette immaterialrettstrollet på at saken er berammet i Bergen tingrett i april 2020 (!). Som flere sikkert har lest om i Torger Kiellands oppsummering av opphavsrettsåret 2019 vil dette i så fall ikke være eneste gang en immaterialrettssak ble berammet feil i året som gikk.

Patentstyret kunne videre rapportere om at antallet varemerkesøknader/utpekninger i Norge holdt seg stabilt i 2019 (ca. 17 250 søknader). Det rapporteres også om en liten nedgang i varemerkesaker fra norske søkere, samtidig som det var en liten oppgang i antallet registrert merker i 2019 (ca. 2000 flere enn 2018). 

*Artikkelforfatter Julius Berg Kaasin har i tom. september 2019 vært ansatt i Zacco og er fra 1. januar 2020 ansatt i GjessingReimers. Begge selskapene har vært involvert i flere av de omtalte sakene. Artikkelforfatteren representerte selv Monster, Inc. i saken mot Manimal AS. Øvrige immaterialrettstroll som har vært involvert i de gjennomgåtte sakene har ikke medvirket til denne oppsummeringen.