11 april 2018

Oslo tingrett: Det nordiske utprøvingsunntaket må anses bortfalt fordi patentlovens nyhetskrav må anses å være fullharmonisert med EPC

Oslo tingrett avsa 7.2.18 dom i sak mellom Celltrion, Sandoz GmbH/Sandoz A/S og Biogen om gyldigheten til norsk patent NO 332 893 om bruk av antistoffet rituximab i et bestemt behandlings­regime. Det var ubestridt at oppfinnelsen var gjort tilgjengelig for leger og pasienter som deltok i en klinisk studie av denne. Tingretten legger til grunn at det såkalte utprøvingsunntaket må anses bortfalt, da patentlovens nyhetskrav må anses å være fullharmonisert med EPC. Det eneste som gjenstår av mulighet for utprøving er da i praksis å gi tilgang til noen som står i et «særlig forhold» til patentsøker, slik dette fremgår av EPOs praksis. Legene og pasientene i saken ble ikke ansett å stå i et slikt særlig forhold til patentsøker, og tilgangen de ble gitt i forbindelse med undersøkelsen ble derfor ansett å være nyhetsskadelig. Patentet ble derfor kjent ugyldig. Saken er imidlertid anket.

Biogen Inc. er innehaver av norsk patent NO 332 893, som er et andreindikasjonspatent som gjelder bruk av antistoffet rituximab i et bestemt behandlingsregime for lavgradig follikulært B-celle non-Hodgkins lymfom. Saken gjaldt gyldigheten til patentet slik det lød etter administrativ patentbegrensning 3. april 2017. (Spørsmålet om sikkerhetsstillelse for saksomkostninger i saken har tidligere vært behandlet separat, i en sak som gikk helt til Høyesterett. Se IP-trollets omtale av saken her.)

Saksøker Celltrion er et legemiddelselskap som produserer biologiske legemidler, som har utviklet et legemiddel biotilsvarende rituximab (et såkalt «bio­similar»). Sandoz GmbH har markeds­førings­tillatelse i Europa for det biotilsvarende rituximab-produktet Rixathon. Det danske datterselskapet Sandoz A/S har markeds­førings­tillatelse og markeds­førings­ansvar for Rixathon i Norge. Celltrion tok ut stevning 22.12.16, og de to Sandoz-selskapene trådte inn i saken ved prosesskriv 30.6.17.

Saksøkerne hadde påberopt fem ugyldighetsgrunner: (1) Manglende nyhet; (2) manglende oppfinnelseshøyde; at (3) patentkravene var bredere enn det det var dekning for i den opprinnelige patentsøknaden; at (4) patentkravet omfatter en rekke utførelsesformer som ikke har støtte i beskrivelsen og at (5) oppfinnelsen ikke har teknisk effekt. Tingretten tok ikke stilling til de øvrige påstandsgrunnlagene, da den kom til at oppfinnelsen manglet nyhet fordi den måtte anses allment tilgjengelig før søknadsdagen.

Bruken av rituximab i ulike behandlingsregimer ble prøvd ut i en rekke kliniske studier fra slutten av 1990-tallet og fremover. Studien som sto sentralt i saken var en amerikansk studie som ble gjennomført i regi av Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) – en amerikansk vitenskapelig organisasjon som designer og organiserer kliniske studier innen kreftbehandling. ECOG gjennomførte i perioden 1998 til 2006 en studie som viste at vedlikeholdsbehandling med rituximab hadde meget god effekt og få bivirkninger. Der var ikke bestridt at alle trekkene i oppfinnelsen fremgår i protokollen og samtykkeskjemaet fra undersøkelsen, og at oppfinnelsen her var beskrevet på en slik måte at en fagperson settes i stand til å utøve den («enabling disclosure»).

Spørsmålet i saken var derfor om denne tilgangen som legene og pasientene som deltok i studien hadde hatt til oppfinnelsen innebar at denne måtte anses å være «alment tilgjengelig» etter patentloven § 2 andre ledd, jf. første ledd. Tingretten slo fast at en oppfinnelse etter forarbeidene må anses å være «alment tilgjengelig» når den er tilgjengelig for en større eller ubestemt krets av personer. Det slås fast at alternativet større krets i praksis har liten betydning, og at oppfinnelsen godt kan være tilgjengelig for en ganske stor personkrets uten at dette er nyhetsskadelig, så lenge kretsen er avgrenset. Det er videre en forutsetning at de som har hatt tilgang til informasjonen ikke har rett til å spre informasjonen videre, for eksempel ved at eksemplar av oppfinnelsen er solgt uten at det er tatt forbehold om konfidensialitet. Nyheten kan derfor være tapt ved at informasjon om oppfinnelsen er delt med én person, dersom denne hadde anledning til å dele informasjonen videre.

Biogen anførte at spørsmålet om kliniske studier skal anses nyhetsskadelige var et prinsipielt viktig, men uavklart spørsmål, og gikk langt i å antyde at kliniske studier som et prinsipielt utgangspunkt ikke burde anses som nyhetsskadelige. Slike studier må anses som nødvendige og samfunnsnyttige, og det er i praksis ikke mulig å holde dem helt hemmelige. Det bør derfor vurderes om informasjonsutvekslingen i tilknytning til studien har funnet sted under slike omstendigheter at det etter en konkret helhetsvurdering er rimelig å karakterisere oppfinnelsen som «alment tilgjengelig». I denne vurderingen bør det blant annet tas hensyn til størrelsen på den personkretsen som får tilgang til informasjonen, hyppigheten av endringer i personkretsen, utnyttelsens varighet graden av nærhet og tillit mellom oppfinner og informasjonsmottaker, behovet for informasjonsdeling, særlig ved forskning og utvikling, graden av kontroll med informasjonen, hvor tydelig oppfinnelsen fremgår og muligheten for og kostnadene ved beskyttelsestiltak.

Kilde: Lymphoma association
De fellesnordiske forarbeidene til patentloven gir imidlertid anvisning på et unntak for såkalt nødvendig utprøving (NU 1963: 6 s. 125), hvor oppfinnelser som rent faktisk er gjort tilgjengelig for allmenn­heten allikevel ikke er nyhetsskadelig dersom allmennhetens tilgang skyldes nødvendig utprøving av oppfinnelsen. Celltrion og Sandoz anførte at utprøvingsunntaket var gjeldende rett frem til inngåelsen av EØS-avtalen og dens protokoll 28 artikkel 3 nr. 4, som forplikter Norge til å inkorporere de materielle bestemmelsene i EPC. I og med at det ikke finnes noe tilsvarende utprøvingsunntak i EPC og norsk patentrett må anses fullharmonisert med EPC, måtte unntaket da anses bortfalt. Biogen ga uttrykk for at det ikke er noen motstrid mellom norsk og europeisk rett på dette området. Tingretten sa seg enig i at det ikke lenger gjelder noe unntak for nødvendig utprøving etter norsk rett, og at norske domstoler derfor må tolke og anvende patentlovens regler om vilkår for patent slik at det ikke oppstår motstrid med EPCs regler om det samme.

Tingretten tok derfor utgangspunkt i EPC artikkel 54, hvor EPO Guidelines punkt 7.2.2 fremhever at det må gjøres en helhetsvurdering av om det foreligger en implisitt eller underforstått taushetsplikt (s. 26). Det fremheves videre at bedriftsintern utnyttelse og lignende ikke nødvendigvis er nyhetsskadelig, bortsett fra hvis bruken gjør det mulig for personer som ikke er bundet av taushetsplikt å gjenkjenne oppfinnelsens essensielle trekk (punkt 7.2.3). Det samme kunne utledes av de fellesnordiske forarbeidene til patentloven, NU 1963: 6 s. 123-125, jf. Ot. prp. nr. 36 (1965-66), hvor det fremheves at det ikke nødvendigvis er nyhetsskadelig om oppfinnelse gjøres tilgjengelig for noen som står i et særlig forhold til patentsøker (s. 23).

Dette ville typisk kunne være tilfellet ved utprøving av medisinsk teknologi som ble operert inn i pasientens kropp, jf. T 906/01 DE PUY/Spinal column retaining apparatus. Saken gjaldt en innretning som ble operert inn i pasientens kropp for å fiksere ryggraden. Kirurgen var bundet av en skriftlig utprøvingsavtale som påla ham taushetsplikt. Appellkammeret fant imidlertid også at hele teamet rundt kirurgen måtte anses å være underlagt en underforstått taushetsplikt, og at det på dette området finnes en presumsjon for at enhver person involvert i en medisinsk prosess er underlagt taushetsplikt, på grunn av behovet for å bevare taushet om pasientens forhold og behovet for å beskytte testing og utvikling av prototyper av innretninger (s. 27).

T 7/07 BAYER/Ethinylestradioland drospirenone for use as a contraceptive, som gjaldt gyldigheten av et patent på en p-pille, ble derimot nyheten ansett som tapt fordi pillene var brukt i kliniske studier i USA forut for søknadstidspunktet. P-pillene ble ansett tilgjengeliggjort for allmennheten ved at de ble delt ut til pasientene på en slik måte at Bayer mistet kontrollen over dem, idet ikke alle ubrukte piller ble returnert, og pasientene ikke var forhindret fra å disponere over pillene som de ønsket.

CC0
Tingretten utlegger disse to avgjørelsene som grunnlag for et skille mellom utprøving av prototype-innretninger og større kliniske studier som involverer et stort antall pasienter. Tingretten la derfor til grunn at Biogens anførsler om at alle som er involvert i en klinisk studie står i et særlig forhold til patentsøker ikke hadde støtte i EPOs praksis. Det kunne muligens oppstilles en slik presumsjon for begrensede utprøvinger av innretninger som opereres inn i pasienter, jf. T 906/01 DE PUY og T 152/03 UNIVERSITY OF CALI­FORNIA/Endo­vascu­lar­electro­lyti­cally detachable wire for thrombus formation. Avgjørelsen i T 7/07 BAYER måtte derimot anses å bygge på det motsatte utgangspunktet hva angikk større kliniske studier: Pasientene må her anses som medlemmer av allmennheten, med mindre patentets innehaver kan sannsynliggjøre at det forelå en eksplisitt eller underforstått konfidensialitetsforpliktelse.

I sak om det norske parallellpatentet hadde Oslo tingrett riktignok kommet til motsatt resultat. KFIR hadde kjent patentet ugyldig pga. manglende nyhet, og hadde lagt avgjørende vekt på at patentsøker ikke hadde sikret kontroll med pillene som var utdelt til kvinner som avbrøt studien underveis og ved avslutning av studien. Tingretten kom etter en konkret helhetsvurdering til at forbudet til å disponere over pillene som pasientene var pålagt måtte sidestilles med en underforstått konfidensialitetsavtale, og at dette utgjorde et særlig forhold mellom pasientene og patentsøker. Dette innebar at pasientene ikke kunne anses som medlemmer av allmennheten.

Selv om dette innebar et mindre strengt utgangspunkt enn EPOs appellkammer i T 7/07 BAYER, ga dommen imidlertid ikke støtte for at kliniske studier generelt innebar at det eksisterer et særlig forhold mellom patentsøker og de som er involvert i studien. Gyldigheten av patentet måtte da bero på en konkret helhetsvurdering av om protokollen og samtykkeskjemaet for studien var allment tilgjengelig før søknadsdagen,11. august 1999, eller om dokumentene bare var tilgjengelig for personer som sto i et særlig forhold til IDEC (Biogens rettsforgjenger).

Tingretten la til grunn at det var bevist at samtykkeskjemaet for studien var tilgjengelig for minst ti pasienter forut for søknadsdagen. Studien som var initiert av ECOG, og at ECOG har stått for studie­design, koordinering og gjennomføring mens finansieringen i det alt vesentlige har kommet fra offentlige institusjoner. IDEC hadde derimot bare hatt en perifer tilknytning til og rolle i studien. Selskapet deltok trolig med gratis legemidler, og kunne få tilgang til pasientdata fra studien.

Dette innebar etter tingrettens syn at spørsmålet om leger og pasienter som var involvert i studien sto i et særlig forhold til patenthaver, kom i et annet lys enn ved studier som er initiert og finansiert av industrien. Dette var for eksempel tilfellet med Bayers kliniske studier i Drospirenon-saken, hvor Oslo tingrett kom til at pasientene sto i et særlig forhold til Bayer. Det måtte etter rettens syn være klart at det skal mer til for at det skal foreligge et slikt særlig forhold i den aktuelle saken (s. 33-34).

Partene var enige om at ingen leger tilknyttet studien hadde noen eksplisitt taushetsforpliktelse om studien og de behandlingsmetoder den tok sikte på å prøve ut. Protokollen og pasient­samtykke­skjemaet for studien inneholdt heller ingen indikasjoner på at mottakerne av dokumentene pliktet å bevare taushet om innholdet. Det var tvert imot forventet at legene delte informasjon om studien med kolleger og andre klinikker, for å få rekruttert så mange pasienter som mulig. Retten la derfor til grunn at det heller ikke eksisterte noen form for underforstått taushetsplikt.

Partene var videre enige om at ingen av pasientene var underlagt noen implisitt eller eksplisitt taushetsplikt. Biogen fremholdt at dette i praksis ikke lar seg gjøre, og at det i enkelte sammenhenger har blitt karakterisert som uetisk å pålegge pasienter taushetsplikt, fordi pasientene må stå fritt til å diskutere deltakelse i studien med sin primærlege og ikke minst sine nærmeste.

Av andre momenter hadde Biogen fremhevet at studien var en nødvendig utprøving av rituximab, og at den var av stor samfunnsmessig betydning. Tingretten sa seg enig i dette man kunne ikke se at det var avgjørende. Det ble riktignok påpekt at dette ville ha hatt større vekt dersom det var klart at studien var designet, initiert og finansiert av patenthaver.

Oppfinnelsen var derfor allment tilgjengelig før søknadsdagen, og nyhetsvilkåret i patentloven § 2 første ledd, jf. andre ledd, er ikke oppfylt. Patentet må derfor kjennes ugyldig, jf. patentloven § 52 første ledd nr 1. Saken er imidlertid anket.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Mørenot Aquacultures laksemerd
Kilde: NO 333479

Det umiddelbart mest iøynefallende med avgjørelsen er tingrettens dødsstøt til det nordiske utprøvingsunntaket. Dette må, slik dette immaterialrettstrollet ser det, være en helt riktig konklusjon. Interessant nok anvendte KFIR utprøvingsunntaket så sent som i januar i år i en sak om nyheten til et «luseskjørt» til bruk for å isolere oppdrettsmerder mot uønskede organismer (sak 17/00023). KFIR legger riktignok tilsynelatende en svært streng norm til grunn. Luseskjørtet var i en periode på fire måneder prøvd ut i merder hvor allmenheten kunne kjøre relativt nært inntil med båt og observere luseskjørtet når dette ble hevet opp av vannet. KFIR kom til at dette ikke var omfattet av utprøvingsunntaket, og at oppfinnelse derfor ikke var ny. I og med at partene synes å være enige om at det ikke eksisterer en slik unntaksregel i norsk rett, er det neppe grunn til å tro at lagmannsretten vil komme til et annet konklusjon på dette punktet.



Selv om utprøvingsunntakets død er interessant, er det mer generelle spørsmålet om betydningen av kliniske undersøkelser for en oppfinnelses nyhet i praksis viktigere. Biogen går langt i å erkjenne at det for noen kliniske undersøkelser vil være svært vanskelig, om ikke umulig, å ha full kontroll med informasjon om oppfinnelsen. Det kan tilføyes at dette vel særlig vil gjelde for slike andreindikasjonspatenter som saken dreide seg om, da det er vanskelig å holde selve behandlingsregimet skjult for pasienten.

Praksis fra EPOs appellkamre synes imidlertid å trekke ganske snevre rammer for når en oppfinnelse kan være gjort tilgjengelig for en ubestemt krets i forbindelse med en klinisk undersøkelse uten at dette er nyhetsskadelig. Det kan riktignok innvendes av denne praksisen ikke er særlig omfattende, og at den ikke egentlig tar stilling til det overordnede spørsmålet om i hvilken grad kliniske undersøkelser bør anses som nyhetsskadelige.Det er samtidig vanskelig å se at EPOs praksis åpner for en slik bred helhetsvurdering Biogen argumenterer for. Det blir derfor spennende å se om lagmannsretten anlegger en annen tilnærming enn tingretten når de får saken til behandling.

09 april 2018

Borgarting lagmannsrett: Dom om grensene for hva som utgjør varemerkebruk

Borgarting lagmannsrett avsa den 5. februar dom i en sak om forbud mot utnyttelse av et kombinert merke med teksten “Charlottes Iskrem”. Saken gjaldt Vågå Iskremproduksjon AS’ bruk av varemerket for iskrem. Selskapet hadde hatt en avtale om bruk av varemerket, men denne avtalen var senere sagt opp. Vågå Iskremproduksjon hadde likevel fortsatt med å tappe merket på emballasjen påtrykt varemerket. Dommen gir veiledning i spørsmål om når varemerkebruk foreligger etter norsk rett.

Charlottes iskrem med sjokoladesmak
Kilde: charlottesiskrem.no
Det sentrale spørsmålet i saken var om handlingene til Vågå Iskremproduksjon utgjorde varemerkebruk. Vågå Iskremproduksjon anførte at det var et annet selskap, Brand Ice Cream AS, som markedsførte og solgte isen. Vågå Iskremproduksjon produserte isen og hadde ikke kommersielle interesser i hvordan den ble merket. Selv om selskapet tappet isen på begre påført varemerket, og solgte varene til Brand Ice Cream AS og via sitt eget fabrikkutsalg, anså Vågå
Iskremproduksjon seg som en ren tjenestetilbyder som pakket iskremen på oppdrag fra Brand Ice Cream.

Saken har likhetstrekk med sak C-199/10 Frisdranken. Denne saken for EU-domstolen gjaldt spørsmålet om det utgjorde varemerkebruk når en aktør på oppdrag fra en annen fylte brusbokser som på forhånd  fra oppdragsgiverens side var utstyrt med bestemte varemerker. EU-domstolen kom til at slike aktiviteter ikke i seg selv utgjorde bruk av varemerkene for brus.

Lagmannsretten tok i sin vurdering utgangspunkt i at varemerkerettens oppgave er å beskytte en av varemerkets funksjoner, og viser til HR-2008-110-A ENSILOX. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-236/08 - C-238/08 Google viser også at ikke all bruk av merket er varemerkerettslig relevant bruk. Hvorvidt en handling utgjør varemerkeinngrep er altså avhengig av om bruken skaper en fare for skade på varemerkets funksjoner. En grunnleggende forutsetning for at varemerkebruk skal foreligge er at merket blir brukt i egen kommersiell kommunikasjon.

Lagmannsretten var imidlertid ikke enig i at Vågå Iskremproduksjons handlinger ikke utgjorde inngrep. I likhet med tingretten mente lagmannsretten at det ikke var realitet i at Vågå Iskremproduksjon bare var en underleverandør for Brand Ice Cream. I motsetning til i Frisdranken-saken solgte Vågå Iskremproduksjon selv det ferdige produktet gjennom sitt eget fabrikkutsalg, og de hadde også interesse i salget som ble gjort gjennom Brand Ice Cream.

Lagmannsretten bemerker også at det mens saken gikk var gjort endringer i måten partene organiserte seg på, blant annet gjennom fremleie av lagerlokalet hvor varene ble lagret til Brand Ice Cream, og ved at Brand Ice Cream kjøpte inn basisvarene for produksjonen. Disse forholdene endret ikke Lagmannsrettens vurdering av om Vågå Iskremproduksjon gjorde varemerkeinngrep.

Et viktig poeng i Lagmannsrettens dom er at det presiseres at det kan tenkes tilfeller hvor en leverandør av tjenester som i realiteten ikke har noen interesse i hvilket varemerke emballasjen er påført ikke anses å være varemerkebruk. Avgjørelsen er konkret begrunnet, og innebærer ikke at alle underleverandører som har befatning med en vare påført et varemerke kan holdes ansvarlig for varemerkebruk. Dommen gir imidlertid veiledning til hvordan man skal vurdere hvor grensen går for når varemerkebruk foreligger. Det avgjørende synes å være om underleverandøren selv har en interesse i påføringen av varemerket.

Dommen er anket.


Et av immaterialrettstrollets hoder, Kristine Juell Johnsen, har representert Vågå Iskremproduksjon AS i denne saken. Hun har ikke bidratt til denne artikkelen.


01 mars 2018

Oslo tingrett: Bruk av varemerker på mobilskjermer som ikke er synlig for sluttbruker er ikke varemerkebruk

Oslo tingrett avsa den 2. februar i år dom i den såkalte «iPhone»-saken om varemerkebruk (17-151334TV1-OTIR/04). Overordnet gjaldt saken et krav fra Apple Inc. om destruksjon av importerte iPhone 6/6S-mobiltelefonskjermer, som den uautoriserte iPhone-reparatøren PCKompaniet (drevet av saksøkte Henrik Huseby) hadde importert fra Kina. Samtlige deksler var merket med Apples «eplelogo» på innsiden av dekslene, men logoene var tusjet over da tollen beslagla dekslene ved innførsel til Norge. Til tross for at tusjingen kunne fjernes med sprit, konkluderte Oslo tingrett med at innførselen ikke utgjorde varemerkebruk (og følgelig heller ikke noe varemerkeinngrep). Ved vurderingen la retten avgjørende vekt på at logoene ikke var synlig for sluttbrukeren av telefonen, og at Huseby hadde legitime interesser knyttet til de importerte varenes kvalitet og fremgangsmåte ved importen/klargjøringen av skjermene forøvrig. Avgjørelsen inneholder også interessante uttalelser om spørsmål om EØS-regional konsumpsjon.

Finnes det noe mer irriterende? Kilde: tek.no
- KNAS! Du har kanskje hørt lyden av mobiltelefonen din som dundrer i gulvet, og den etterfølgende følelse av små glassbiter som fester seg til tommelen når du innser at skjermen er knust? Det å bytte skjerm gjennom autoriserte forhandlere kan være en relativt dyr affære, og her har blant andre Henrik Huseby sett en forretningsmulighet utenfor Apples autoriserte forhandler- og reparatørnettverk.

I denne saken hadde Huseby importert 63 mobiltelefonskjermer til iPhone 6 og 6S fra Kina. Dekslene var merket med Apples eplelogo (norsk varemerkereg.nr. 217659, heretter «eplelogoen»). Ved innførselen var imidlertid logoen dekket til med sprittusj (som det var mulig å fjerne), og når skjermen var montert var logen ikke synlig for sluttbrukeren. Det hersket uenighet om opphavet til dekslene. Apple hevdet på sin side at det dreide seg om piratkopierte deksler. Huseby hadde ifølge avgjørelsen kommet med til dels ulike forklaringer på dette, men hevdet at det mest sannsynlig var snakk om skjermer som var såkalt «refurbished» (et produkt bestående av brukte, originale deler satt sammen med nyproduserte deler).

Hovedspørsmålet for retten var om denne ikke-permanente (og skjulte) merkingen av mobilskjermene med eplelogoen utgjorde relevant varemerkebruk etter varemerkeloven § 4.
Tingretten slår innledningsvis fast at uenigheten rundt skjermenes opphav ikke var avgjørende ved denne vurderingen. Skjermene var importert fra Kina, og etter varemerkeloven § 6 er det kun produkter som er lovlig brakt på markedet innenfor EØS-området som kan videreselges i Norge uten samtykke fra merkehaver. Som utgangspunkt krevdes derfor Apples samtykke ved innføring av skjermene påført eplelogoen.

Retten påpeker imidlertid at «[n]orske myndigheter er gjennomgående positive til import av prisgunstige varer fra områder utenfor EØS». Det vises i denne forbindelse til prosessen rundt Norges tilslutning til regelen om EØS-regional konsumpsjon, og at myndighetene nølte med dette ettersom det innebar et brudd på det norske prinsippet om internasjonal/global konsumpsjon. Tingretten argumenterer for at denne tilbakeholdenheten, og det bakenforliggende «hensynet til forbruker og internasjonal priskonkurranse», må tilsi at regelverket må fortolkes på en måte som ikke «bidrar til å skape større begrensninger på konkurransen enn det som er nødvendig» (se nærmere omtale av dette under «Immaterialrettstrollets betraktninger» nedenfor).
  
Retten foretar deretter en konkret vurdering av hvorvidt bruken av eplelogoen kunne innebære en fare på en eller flere av varemerkets funksjoner (tilsynelatende opprinnelsesgaranti- og/eller kvalitetsgarantifunksjonene).

Retten viser her til Høyesteretts avgjørelse i Ensilox-saken (nylig omtalt av IP-trollet her), og slår fast at Høyesteretts uttalelser ved vurderingen av om bruk utgjør et inngrep også vil være retningsgivende ved vurderingen av om som skal anses som relevant varemerkebruk.
Deretter konkluderer tilsynelatende retten med at håndhevingshensyn tilsier at slik midlertidig tildekkingen av varemerker må anses som bruk etter varemerkeloven § 4 også før tildekkingen er fjernet.

Apples eplelogo (norsk varemerkereg.nr.: 217659).
Kilde: Patentstyret 
Så blir det interessant. Tingretten trekker inn eplelogoens plassering og størrelse ved vurderingen, og viser til at de svært små logoene befinner seg på innvendige deler av skjermene, med andre ord er skjult for sluttbrukeren av telefonene. Dette vil være tilfellet også dersom den midlertidige tildekkingen blir fjernet. I lys av dette, og at Apple angivelig har andre måter å skille originale fra uoriginale deler/produkter på, uttaler retten at den ikke kan se at noen av varemerkets funksjoner settes i fare ved den aktuelle bruken.

På bakgrunn av dette fremhever tingretten Husebys «legitime interesser» i å kunne importere mobilskjermene når eplelogoen er (midlertidig) fjernet. Retten viser her særlig til Husebys kvalitetsmessige utfordringer ved å bruke andre importkanaler enn den aktuelle kinesiske kanalen. Det legges også vekt på at eplelogen er fjernet der dette er fysisk mulig, og at tusj er eneste måten å fjerne eplelogoen (der denne fremdeles er synlig) uten å ødelegge komponentene. Til tross for at Huseby opererte med til dels avvikende forklaringer, samt var lite villig til å fremlegge informasjon om importen (av frykt for å sette leverandøren i konflikt med Apple), kom retten til at Husebys interesser i saken er «fullt ut legitime».

Under særlig henvisning til eplelogens plassering og funksjon, samt partenes interesser forøvrig, konkluderer retten (under tvil) med at den aktuelle bruken av eplelogoen ikke utgjør varemerkebruk etter varemerkeloven § 4.

Immaterialrettstrollets betraktninger
Tvister om varemerkebruk er i vinden om dagen, men kanskje noe overraskende så er det mer tradisjonell bruk (og ikke bruk knyttet til bruk på nett eller andre digitale plattformer) som har stjålet overskriftene så langt dette året.

I iPhone-avgjørelsen synes det igjen som at sondringen mellom en objektiv og en subjektiv tilnærming til varemerkeretten, og særlig inngrepsvurderingen, er det underliggende og sentrale. Som omtalt tidligere i år synes dette IP-trollet at Høyesterett i Ensilox-avgjørelsen ikke valgte en helt konsekvent linje i denne forbindelse. I lys av Oslo tingretts svært subjektive tilnærming til bruksvilkåret (grunnvilkåret ved inngrepsvurderingen) i iPhone-saken, er det i hvert fall grunn til å stille spørsmål ved om vi allerede nå ser uheldige konsekvenser av Høyesteretts uttalelser tidligere i år.

Gammel skjermkomponent, telefonkomponent
og ny skjermkomponent (bildene stammer ikke
fra saken).
Kilde: tek.no
Tingrettens avgjørelse i iPhone-saken bærer etter dette immaterialrettstrollets syn preg av et (for så vidt legitimt) forsøk på å opprettholde et sekundærmarked for ikke-autoriserte reservedeler for mobiltelefoner (her kan det skytes inn at det er alminnelig adgang til å gjøre lojal bruk av et varemerke for å angi bruksformål ved salg av slike reservedeler etc. jf. varemerkeloven § 5 (2) bokstav c), noe som også kan sies å følge motsetningsvis av varemerkeloven § 4 (2)). For dette immaterialrettstrollet fremstår tingrettens argumentasjon ganske fragmentarisk og løsrevet fra varemerkeretten, blant annet gjennom betraktninger rundt lovgivers opprinnelige syn ved innføringen av den EØS-regionale konsumpsjonsregelen (mer om dette nedenfor) og saksøktes «legitime interesser».

Det sentrale i iPhone-saken etter dette trollets oppfatning er hvorvidt plasseringen (og til en viss grad størrelsen) av varemerkene tilsier at det ikke foreligger noen fare for skade på noen av varemerkets funksjoner. Tingrettens overordnede problemstilling om hvorvidt midlertidig tildekking må anses som bruk synes derfor ikke veldig presis, selv om plasseringen og størrelsen trekkes inn som moment ved vurderingen. I tillegg skiller saken seg fra Ensilox-saken ettersom den aktuelle bruken her skjedde allerede ved innførselen av varene (mer om dette nedenfor).

Det klare utgangspunktet må være at midlertidig tildekking av et varemerke utgjør varmerkebruk etter varemerkeloven § 4 (1) (i denne saken jf. (3) bokstav a) og c)), også før den midlertidige tildekkingen fjernes. Noe annet vil gjøre det svært vanskelig, og i mange tilfeller umulig, for varemerkeinnehavere å effektivt beskytte seg mot piratkopier og annen uautorisert bruk av sine varemerker. Tingretten er tilsynelatende av samme oppfatning på side 10 andre avsnitt i dommen.

Ved den konkrete vurderingen av hvorvidt bruken (plasseringen og størrelsen og øvrige relevante hensyn tatt i betraktning) så er det grunn til å stille spørsmål om tingretten burde valgt en mer objektiv tilnærming til bruksvurderingen ved rettsanvendelsen. Som Høyesterett utleder av relevant EU-praksis (blant annet Arsenal og Google) i Ensilox er det «bare bruk som kan skade varemerkeinnehaverens interesser knyttet til varemerkets funksjoner som er ulovlig» (Google: «affects or is liable to affect the functions of the trademark»). Terskelen her er ikke høy, og det er tilstrekkelig at det foreligger en mulighet for skade. Det synes derfor noe misvisende når tingretten tilsynelatende vurderer hvor «stor fare» den aktuelle bruken utgjør (dommens side 10).

Hvilke følger vil praksis Oslo tingrett legger opp til kunne få i
andre bransjer, som for eksempel i bilindustrien? Kilde: bilnorge.no
Uavhengig av hvilken rettsanvendelse som er lagt til grunn mener dette immaterialrettstrollets at det er sannsynlig at den aktuelle bruken vil kunne skade en eller flere av eplelogoens varemerkefunksjoner i denne saken. Som nevnt ovenfor så foreligger den aktuelle bruken på skjermkomponentene allerede på innførselstidspunktet. At innføring av varer som er påført varemerker skal anses som varemerkebruk er eksplisitt angitt i varemerkeloven § 4 (3) bokstav c), og ligger derfor i kjernen av bruk som varemerkeloven § 4 tar sikte på å regulere. Ved (uautorisert) import som i dette tilfellet tilsier håndhevingshensyn at det kan konstateres mulighet for skade for i hvert fall opprinnelsesgaranti- og kvalitetsgarantifunksjonene slik. Selv om den uttalte intensjonen er at komponentene skal monteres på en måte som gjør at de er skjult for sluttbruker, har merkeinnehaver ingen kontroll på om de faktisk brukes på denne måten. Det er heller ikke gitt hvor slike varer ender opp, eller hvilken hensikt mottaker av slike varer har med dem, også med tanke på promotering av varene og ved videresalg.

Tingretten fokuserer tilsynelatende hovedsakelig på faren for skade etter montering av skjermen. Her kan det stilles spørsmål ved om det ville vært naturlig å knytte denne vurderingen (i det minste mer eksplisitt) opp mot varemerkeloven § 4 (3) bokstav b) («å tilby varer for salg eller på annen måte bringe dem på markedet, lagre eller levere dem under tegnet …»). Også etter montering kan det etter dette trollets syn foreligger det en mulighet for skade på en eller flere av eplelogoens varemerkefunksjoner, selv om logoen ikke er tilgjengelig for sluttbruker. Eksempelvis vil dette kunne være tilfellet når andre reparatører, fagkyndige og over gjennomsnittet tekniske sluttbrukere vil kunne åpne og utføre vedlikehold/reparasjon av telefonen (… eller mindre kyndige sluttbrukere som mister den i bakken). Det er svært vanskelig å komme unna at dette vil kunne skade opprinnelsesgarantifunksjonen. Dersom skjermene også holder lavere kvalitet enn Apple sine skjermer, vil bruken i tillegg kunne skade eplelogoens kvalitetsgarantifunksjon.

Ut over disse mer tradisjonelle varemerkefunksjonene kan det dessuten stilles spørsmål ved om det ikke er varemerkets investeringsfunksjon som først og fremst kan bli skadelidende ved bruken i iPhone-saken (som tilfellet var i blant annet Arsenal og L’Oréal and Others). For særlig velkjente varemerker som eplelogoen vil det ved denne typen utnyttelse, som i større grad tar sikte på å nyttiggjøre seg av varemerkets egenverdi enn dets verdi som opprinnelses- og/eller kvalitetsangivelse (all den tid det er midlertidig skjult), være investeringsfunksjonen som blir skadet.

På bakgrunn av dette, og de sterke interesser av å kunne håndheve urettmessig bruk av eplelogoen som dermed gjør seg gjeldende for Apple i denne saken, synes Husebys interesser av mindre betydning ved vurderingen, legitime eller ei.

Til slutt skal det rettes noen bemerkninger til tingrettens bruk av praksis forut for implementeringen av den EØS-regionale konsumpsjonsregelen i varemerkeloven §6 som tolkningsfaktor ved varemerkebruksvurderingen. Etter varemerkeloven §6 er det som nevnt kun produkter som er lovlig brakt på markedet innenfor EØS-området som kan videreselges i Norge uten samtykke fra merkehaver (såkalt parallellimport).

Konsumpsjon eller ikke konsumpsjon?
Kilde: velgekte.no/Thinkstock
Når Norge ved å ta del i EØS-samarbeidet har valgt å innføre en slik regel om EØS-regional konsumpsjon, så fremstår tingrettens betraktninger og argumentasjon rundt lovgivers motvillighet mot regelen som ganske kunstig all den tid det er tale om et nokså klart tilfelle av varer som importeres til EØS. Det er for så vidt et legitimt standpunkt at domstolene ikke skal innfortolke ytterligere konkurransehindringer (innenfor tolkningsrommet av regelen). Denne tolkningsfaktoren må imidlertid ikke brukes til å fravike lovens klare regel, noe det kan fremstå som tingretten gjør i lys av vektleggingen av Husebys «legitime interesser» i saken.

Avgjørelsen var mandag 26. februar foreløpig ikke anket. Ettersom saken ble behandlet etter regler om småkravprosess er det uansett tvilsomt om en slik anke vil få lagmannsrettens samtykke til behandling etter tvisteloven § 29-13 (1).

27 februar 2018

Ny utgave av Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR)

Nyeste nummer av Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (5/2017) er nå tilgjengelig (krever abonnement).

Nummeret inneholder artikkelen "Klarering av rettigheter til audiovisuelle produksjoner", hvor Harald Irgens-Jensen redegjør for klarering av rettigheter til audiovisuelle produksjoner i lys av blant annet Høyesteretts avgjørelse av 10. mars 2016 i saken mellom Norwaco og Get AS (HR-2016-562-A) og EU-domstolens avgjørelse i sak C-325/14, SBS Belgium. Han drøfter også om forslag til ny EU-forordning "om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og tv-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og tv-programmer" innebærer en endring i  rettstilstanden etablert gjennom rettspraksis.

I tillegg inneholder nummeret artikler om "Att varumärkesskydda en varas inneboende egenskaper. Nya möjligheter och begränsningar" av Erika Lunell og "Ersättning för verklig skada vid varumärkesintrång" av Michaela Hamilton. Nummeret inneholder også "Ur svensk rättspraxis" av Stojan Arnerstål, hvor han redegjør for Högsta domstolens avgjørelse av 7. februar 2017 (NJA 2017 s. 9). Dommen gjaldt utmåling av erstatning for tapt fortjeneste der midlertidig forføyning var meddelt, og deretter opphevet fordi det ikke var skjedd inngrep i en varemerkerett.
 

26 februar 2018

Marketing on the Internet: Can Norwegian companies be sued in a U.S. court when they offer goods for sale in the United States over the Internet?

Dagens omfattende markedsføring på internett gir en unik mulighet for bedriftene til å nå ut til hele verden på en billig og effektivt måte, uten hinder av fysiske sperringer. Dette gir også markedsføringsmuligheter for mindre profesjonelle aktører, som ikke nødvendigvis er klar over den juridiske sværen de beveger seg inn i. I denne artikkelen ser Vebjørn Innset Hurum (til daglig advokatfullmektig i Advokatfirmaet Selmer) som har en mastergrad i juss fra USA, på muligheten, for at norske bedrifter kan bli saksøkt i USA for varemerkeinngrep som følge av markedsføring på internett. 

Kilde: Visa
Trademark infringement is a remedy available for a trademark holder entitling him to compensation because his trademark is damaged by the existence of another mark. For such an infringement claim to succeed, the plaintiff must prove that there is likelihood of confusion between his mark and the defendant's mark. In a world where the Internet is making the boarders between the countries less significant for commerce than ever, buying goods in United States from a Norwegian website is not unusual. Even though this possibility opens the door to new commercial markets, it also opens the door for trademark infringement proceedings against Norwegian companies in a United States court. The issue assessed in this article is whether a Norwegian company can be sued, and if so on what terms, in a United States federal court for infringement of a U.S. trademark, because of their marketing on the Internet when the website is accessible in the United States. 

For a foreign company to be sued in a United States federal court, two fundamental requirements must be met: The court must have (1) subject matter jurisdiction over the defendant and (2) personal jurisdiction over the defendant.

The requirement of subject matter jurisdiction is fulfilled if there is diversity between the parties or if the issue at stake is a federal issue. The Lanham Act is a federal regulation of trademarks within the United States. Thus, the federal courts will always have subject matter jurisdiction in cases concerning the Lanham Act. In addition, according to 28 U.S.C § 1332(a) (2), the diversity requirement is met if one of the parties is from a U.S. state, and the other party is a citizen or subject of a foreign state. For example, if a travel agency in New York sues a Norwegian registred travel agency that operates in New York because of trademark infringement for their online advertising towards Newyorkers, the diversity requirement will be fulfilled.

There are two sub-categories for establishing personal jurisdiction: (1) general personal jurisdiction and (2) specific personal jurisdiction. General personal jurisdiction gives the court jurisdiction against the defendant regardless of the claim, and requires that the company in dispute has its principal place of business in the state or is incorporated in the state. Hence, general personal jurisdiction will usually not be applicable to foreigners, and will therefore not be assessed any further in this article. 

To establish specific personal jurisdiction over a foreign defendant, the elements of the long-arm statute of the particular U.S. state must be fulfilled.  In addition, suing the foreign defendant must satisfy the requirements of due process.

Requirement of due process consists of several elements: (1) the defendant must have minimum contacts with the state, (2) the cause of action must arise out of the parties' contacts with the forum state, and (3) the exercise of jurisdiction must be fair and reasonable. 

The due process requirement has shown to be the problematic requirement for establishing specific personal jurisdiction, and the question of sufficient contact with the forum state has often been challenged in the case law. Thus, the analysis below gives a closer look into the element of minimum contacts with the forum state in order to satisfy the requirement of due process. 

Minimum contacts requirement for exercising jurisdiction 

The first question in this assessment of due process is how much contact between the defendant's business and the forum state will be considered as sufficient in order for the court to have jurisdiction. 

Kilde: Rakuten
In Asahi Metal Industry Co. v. Superior Court (1987), the U.S. Supreme Court discussed what is required under the minimum contacts element. The case was between a plaintiff from California and a defendant from Japan. The Court held that the defendant from Japan could not be sued in California because it would not be reasonable. Excersising its jurisdiction would therefore be inconsistent with the requirements of the due process clause. The Court split evenly into two fractions in their reasoning regarding the minimum contact requirement. Both fractions of the Court agreed that if the defendant purposely entered the U.S. market, the requirement is fulfilled. However, four of the judges held that if a corporation is aware that its final product is being marketed in the forum state this should be sufficient for the court to have jurisdiction. On the other hand, the other four judges held that it must be an "intent or purpose to serve the market in the forum state, when a product is placed into the stream of commerce in the forum state". 

Based on the divided opinions in Ashai, it is unclear where exactly the line is to be drawn for the defendant to have had sufficient contacts with the forum. 

Advanced Tactical Ordnance v. Real Action: Internet marketing and trademark infringement

In 2014 the Court of Appeal for the 7th Circuit handed down its opinion in Advanced Tactical Ordnance v. Real Action, a case concerning the jurisdiction of a federal district court concerning a matter originating in another state. The question before the court was whether the marketing through email announcements and website was sufficient to satisfy the requirement for a minimum contact with the state of Indiana.

Kilde: Southern Police Equipment
The company Advanced Tactical Ordnance owned the trademark "PepperBall", whereas Real Action, a California company, advertised through email that their website sold machinery and materials used by "PepperBall". Advanced filed a preliminary injunction against Real Action for trademark infringement in the U.S. District Court for the Northern District of Indiana. The Court concluded that Real Action had personal jurisdiction in Indiana and that Advanced Tactical was entitled to a preliminary injunction.

The 7th Circuit started by emphasizing that there are no cases from Supreme Court which deal with how online commercial activity shall be considered under the minimum contacts analysis. In other words, there was only limited guidance for the court in the case law. The court then moved to analyse the specific online activity by Real Action in the case. Regarding the e-mails announcements the court stated:
"As a practical matter, email does not exist in any location at all; it bounces from one server to another, it starts wherever the account-holder is sitting when she clicks the "send" button, and it winds up wherever the recipient happens to be at that instant. The connection between the place where an email is opened and a lawsuit is entirely fortuitous. We note as well that it is exceedingly common in today's world for a company to allow consumers to sign up for an email list. We are not prepared to hold that this alone demonstrates that a defendant made a substantial connection to each state (or country) associated with those persons' "snail mail" addresses."
Here, the court seems to be afraid of coming to a conclusion that makes the rule too broad, so that almost all kinds of advertising can lead to a company possibly being sued in a U.S. court. I can agree with the court that a rule based on where an email is opened seems too arbitrary. On the other hand, the last component of the specific personal jurisdiction rule - fair and reasonable exercise of jurisdiction - indicates that the threshold for minimum contacts does not have to be set high, as it would hardly be fair and reasonable for a company to be sued if the company had no control over where the email is opened. 

The court also offered some thoughts on what could be sufficient to satisfy the criteria:
"It may be different if there were evidence that a defendant in some way targeted residents of a specific state, perhaps through geographically-restricted online ads. But in such a case the focus would not be on the users who signed up, but instead on the deliberate actions by the defendant to target or direct itself toward the forum state. Advanced Tactical introduced no such evidence in the district court and makes no such argument on appeal." 
This reasoning by the court opens the door to a rule where geographically limited email announcements can be sufficient to satisfy the minimum contacts requirement. This, however, seems to be in line with the rule from Asahi, and is based on the intent of the company. Considering that the company in such cases purposefully submitts itself to doing business in the U.S, it does not seem unfair or unreasonable that it may be sued in a U.S. Court.

The plaintiff, Advanced Tactical, also argued that the interactivity on the website, which could be accessed within the state, also supported the conclusion that Real Action had sufficient contact with the state of Indiana. The court, however, was not convinced by this argument:
"The interactivity of a website is also a poor proxy for adequate in-state contacts. We have warned that "[c]ourts should be careful in resolving questions about personal jurisdiction involving online contacts to ensure that a defendant is not haled into court simply because the defendant owns or operates a website that is accessible in the forum state, even if that site is 'interactive. ... This makes sense; the operation of an interactive website does not show that the defendant has formed a contact with the forum state. And, without the defendant's creating a sufficient connection (or "minimum contacts") with the forum state itself, personal jurisdiction is not proper."
In the cited paragraph above, the court clearly rejects the argument about interactivity of a website. The court's rationale seems to be that even though a company runs a website, which is accessible in the forum state, it is not given that the website will affect the commerce within the state. To establish connection between the Internet site and the forum it has to be proven that commerce is made through the website and that it has a connection to the forum state. However, as the court itself stated, it can be difficult to prove where such sale actually happened if the access to the website is not geographically limited. For example, if a Norwegian sportswear company has accessible interactive websites in both Norway and United States, and the customer prior to ordering products online visited both websites, the question raises; is it possible to sue the company in United States? Following the rationale from Asahi and Advanced Tactical Ordnance, it will be highly dependent on whether one can prove that the company purposely made its website available in United States.

Where do we go from here? 

Nettreklame for MoneyMutual
Kilde: Minnesota Lawyer
To my knowledge, there are no cases where a federal court has exercised jurisdiction over a foreign defendant based on online commercial activity in the United States. However, a case from Minnesota Supreme Court might indicate how federal courts will handle similar cases of international jurisdiction in trademark cases. In Rilley v. MoneyMutual, LLC  (2016), the question was whether a Nevada company could be sued in Minnesota for false online advertising of money lending. 

A central part of the court's reasoning was whether the Nevada company had sufficiently contact with Minnesota, so it could be sued there. The Minnesota Supreme Court held that by sending thousands of emails to Minnesotans and trying to get them to buy payday loans, and requesting personal information from them, the company had purposely entered the Minnesota market. Regarding the minimum contact requirement the court stated: 
"MoneyMutual sent over 1,000 emails to known Minnesotans, soliciting them to apply for payday loans. These emails were the culmination of transactions between MoneyMutual and Minnesota residents through which Minnesota residents provided their personal information to MoneyMutual in return for being matched with a payday lender. By engaging in these transactions and knowingly matching Minnesota residents with payday lenders, MoneyMutual purposefully availed itself of the Minnesota market and Minnesota forum and should have "reasonably anticipate[d] being haled into court" in Minnesota".
The court found the emails mentioned in the above paragraph to be sufficient contact with the forum state. In addition, MoneyMutual had targeted the Minnesota market by using Google AdWords specific to Minnesota. This kind of specific advertisement was as well on its own sufficient to satisfy the minimum contacts element according to the court. 

Even though the parties of the case were residents of different states within the United States, it shows a rationale which might be adopted by the federal courts in international cases in the future. If a Norwegian winter sportswear company, having a similar trademark to a United States sportswear company, sends a certain amount of emails to New Yorkers trying to sell them their products, a federal court in New York is likely to hold that the minimum contact requirement is met. The same goes for specifically targeted use of online advertisement. 

But what if the website is not only accessible in United States; what is then required to be sufficiently in contact with the New York market? Could a website which expressly uses phrases like "we ship our products all around the world" be sufficient? What about "we ship to the U.S"? And can it be sufficient that the products actually are shipped without any specific annoucentment? The evaluation of the contacts with the forum state will always be specific to the case, and will always have to consider all the circumstances, but the advertisement will probably have to be even more specific and targeted towards the forum state than otherwise in order to fulfil the minimum contacts requirement in such case. At least for now.  

Today, it is certain that the sole opportunity of selling commodities over the Internet in the U.S. market is not sufficient for a company to be sued in the U.S. However, any company advertising specifically towards the U.S. market will run a risk of crossing the line, and becoming a subject of the U.S. courts' jurisdiction, even though it is difficult to conclude where exactly that line is drawn.

Considering that many states have ratified the Madrid System for International Registration of Marks (the Madrid Protocol), questions of trademark law are already international in many aspects. In the future, it is not unlikely that the courts in more and more countries will consider themselves as the right forum for international trademark infringement lawsuits based on Internet marketing. Hence, Norwegian companies doing business in the U.S. should follow the evolvement of the rules on specific personal jurisdiction in connection with the use of Internet as a marketing forum. 

Similar questions regarding jurisdiction over a foreign defendant in trademark cases have been raised in Europe, where the Brüssels I-regulation states that a person domiciled within the EU may be sued "in the courts for the place where the harmful event occurred or may occur". Norway is not a member of EU and is therefore not bound by Brüssel I. However, Norway has ratified the Lugano Convention from 2007. This convention has the same provisions to the EU regulation for members of the EEA. To seek harmonization within the internal market courts in EEA, states will interpret the Lugano convention by looking to case law from ECJ. However, the EU case law on this question calls for another blog post.

Vebjørn Innset Hurum

20 februar 2018

Bergen immaterialrettsforum 8.3.2018: Markedsrådets praksis fra 2017

Kilde: Arkif.no
Til årets andre møte i Bergen immaterial­retts­forum får vi besøk av Morten Grandal fra Forbruker­­tilsynet som vil gi en gjennom­­gang av Markeds­rådets praksis fra 2017.

Foredraget finner sted torsdag 8.3.18 kl. 15.00  (merk tidspunkt!) i seminarrom 1 i 4. etasje i juss­bygget på Drage­fjellet (JUS-I). Inngang fra Magnus Laga­bøtes plass 1 (fremsiden) eller fra Jekteviksbakken 29 (baksiden).

Om du ønsker å stå på liste for å få melding om fremtidige arrangementer kan du sende e-post til torger.kielland@uib.no.

12 februar 2018

Idrettsutøverens markedsrettigheter – retten til å bruke sitt navn i kommersiell sammenheng

OL-feberen har for lengst nådd det norske folk og i skrivende stund kjemper våre håpefulle om edelt metall i løyper og på baner i Pyeongchang. Med den store interessen følger også sterke kommersielle interesser, noe som tidvis har ført til heftige diskusjoner og konflikter om idrettsstjernenes adgang til å utnytte eget navn og tilliggende goodwill i kommersiell sammenheng under den karrieren. Selv om flere av immaterialrettshoder i disse dager sitter klistret til skjermen, så er kunnskapen om idrettsutøveres adgang til slik utnyttelse heller begrenset. Vi har derfor fått Kaja Skille Hestnes (til daglig advokatfullmektig i SANDS), som tidligere har skrevet masteroppgave og holdt flere foredrag om emnet, til å gi oss en innføring.

OL er et svært godt kommersielt utstillingsvindu 
for idrettsutøvere. Kilde: SNL.no
Kjente idrettsutøvere har gjennom sine idrettsprestasjoner potensiale for å oppnå høy markedsverdi. Idrettsutøverens navn er en immateriell rettighet som bærer sosial goodwill og økonomisk verdi som både utøver og idrettsforbund har interesse i å utnytte. Forut for OL har det vært flere nyhetsartikler om kommersielle verdier innenfor idrettens verden. Det er blant annet skrevet om Johannes Høsflot Klæbos stadig økende markedsverdi, Heidi Wengs planlagte kleskolleksjon, og at manglende resultater og Skiforbundets varslede innføring av «strengere regler» kan gjøre det vanskelig for Petter Northug Jr. å fortsette sin private satsing utenfor landslaget.

I hvilken grad kan egentlig en idrettsutøver bruke eget navn og image i kommersielle sammenhenger? I det følgende gis en kort innføring i hovedreglene rundt adgangen til å inngå personlige sponsoravtaler. 

En forutsetning for at idrettsutøveren kan råde over personnavnet i kommersielle sammenhenger er at innehavere av personnavn har fri disposisjonsrett over navnet som kontraktsobjekt. I tråd med prinsippet om personlig autonomi kan enkeltindividet bestemmer over forhold som angår en selv, herunder også hvilke varer og tjenester man ønsker å bli forbundet med.

Allerede i 1896 avsa Høyesterett prinsippdommen i Norsk navnerett, den såkalte Aars-dommen. Ved avgjørelsen ble både økonomisk og sosial goodwill som knytter seg til navnet ansett beskyttelsesverdig. Navnerettens utgangspunkt er dermed et samtykkekrav for tilfeller der andre ønsker å bruke navnet i relasjon til varer og tjenester. Lignende regler finnes i varemerkeloven § 16 c om at ingen uten samtykke kan registrere et varemerke som er egnet til å oppfattes som en annens navn.

Det oppstod mange heftige diskusjoner i forbindelse med
Petter Northugs privatsponsede satsing (av Coop) utenfor
skilandslaget. Kilde: teamcoop.no
Ved å inngå avtale eller medlemskap med et organisasjonsledd (særforbund eller idrettsklubb) i Norges Idrettsforbund blir utøveren underlagt Norges Idrettsforbunds vedtekter, NIFs lov. Det følger avNIFs lov § 14-4 fjerde ledd at «innenfor de begrensninger som følger av NIFs regelverk og særforbundets rammer, har utøveren selv eiendomsretten til eget navn, bilde og signatur». Spørsmålet er i hvilken grad utøverens rett til å bruke sitt navn i kommersiell sammenheng begrenses av NIFs lov.

Det følger av NIFs lov § 14-4 første ledd at «Retten til å inngå markedsavtaler tilhører idrettens organisasjonsledd». Etter ordlyden har organisasjonsleddet (for eksempel Skiforbundet eller andre særforbund i NIF) rett til å inngå markedsavtaler. «Markedsavtaler» er legaldefinert i bestemmelsens annet punkt. Som markedsavtaler regnes «enhver avtale som gir et rettssubjekt rett til å utnytte et organisasjonsledd og/eller dets tilknyttede utøvere i sin markedsføring eller øvrige virksomhet». En sponsoravtale er en markedsavtale, og det er det enkelte organisasjonsledd som har rett til å stå som part i slike avtaler (flere av særforbundenes vedtekter, blant annet Fotballforbundet, Skiforbundet og Skiskytterforbundet, gjengir og/eller henviser helt eller delvis til bestemmelsene i NIFs lov kapittel 14. Det følger av NIFs lov § 2-2 at organisasjonsledd i NIF plikter å overholde NIFs lov og vedta lover som pålegger sine egne medlemmer det samme. NIFs lov skal også gis forrang ved motstrid). Spørsmålet er om NIFs lov § 14-4 første ledd avskjærer den enkelte utøver fra å selv stå som part i markedsavtaler, med andre ord om retten til å inngå markedsavtaler eksklusivt ligger til organisasjonsleddet.

Ordlyden i NIFs lov § 14-4 første ledd sier at retten til å inngå markedsavtaler tilhører
organisasjonsleddet. En rett til å inngå markedsavtaler med bruk av utøverens navn er ikke det samme som en eksklusiv rett til bruk. Ordlyden «retten» (i bestemt form entall) kan imidlertid indikere at det er tale om den totale retten. Det fremgår likevel ikke eksplisitt av ordlyden at utøver er avskåret fra å inngå slike avtaler selv. 

Utgangspunktet etter NIFs lov § 13-3 tredje ledd er at det kun er «organisasjonsledd som kan være part i slike avtaler». Dette tilsier at utøver ikke kan være part i avtalene. NIFs lov § 14-4 annet ledd sier videre at forbundet kan gi tillatelse til at utøver på visse vilkår selv inngår markedsavtaler. En slik tillatelse er en form for tilbakelisensiering av den rett utøver gir forbundet. Bestemmelsen er overflødig dersom ikke utgangspunktet er at organisasjonsleddet har enerett til å inngå slike avtaler.

På bakgrunn av dette begrenser NIFs lov i stor grad den enkelte utøvers mulighet til å bruke den sosiale goodwill som knytter seg til navnet som idrettsutøver. Spørsmålet er om bestemmelsen gir organisasjonsleddet rett til å inngå alle avtaler som innebærer lisensiering av vedkommendes markedsrettigheter eller om det må innfortolkes en begrensning til avtaler med tilknytning til utøverens «sportslige virksomhet». Ut fra medieomtalen av saken kan dette synes å være stridens kjerne blant annet i den nevnte Weng-saken (men som vi skal komme tilbake til trenger ikke produktkategorien være avgjørende).

Både NIFs formål, bestemmelser om virkeområde og hvordan formålet søkes oppnådd viser at NIFs regulering knytter seg til idretten. Tilsvarende fremgår av forarbeidene til NIFs lov: NIFs regulatoriske virksomhet knytter seg til forhold innenfor idretten. Som eksemplifisering for denne avgrensningen kan det vises til Norges Skiforbunds landslagsavtale pkt. 5.5.9 hvor det står at «utøver kan ikke inngå individuelle avtaler knyttet til sin sportslige virksomhet».

Henrik Kristoffersen saksøkte Skiforbundet for å få lov til
å bære Red Bulls logo på hjelmen. Kilde: nevasport.com
Både organisasjonsledd og utøver har etter den ulovfestede regelen om lojalitetsplikt en plikt til å ivareta den andre parts interesser i kontraktsforholdet. Som tolkningsfaktor kan lojalitetsprinsippet tale for at «sportslig virksomhet» ikke tolkes så vidt at det i urimelig grad begrenser utøvers handlingsrom hva gjelder bruk av eget navn i kommersiell sammenheng. Organisasjonsleddet bør innta en lojal holdning og se at utøvere kan ha interesse av å opptre som aktører i markedet ved å lisensiere ut sitt navn til tredjeparter. Begrensningen til «sportslig virksomhet» vil bli illusorisk dersom den i realiteten omfatter alt vedkommende foretar seg i kommersiell sammenheng. Også personrettslige hensyn underbygger et slikt tolkningsresultat.

På den andre siden går lojalitetsplikt i avtaleforhold begge veier, herunder er idrettens solidaritetstankegang tungtveiende ved tolkning av idrettens regelverk. Solidaritetstankegangen innebærer at utøverne skal bidra økonomisk og solidarisk tilbake til idretten når deres markedsverdi tilsier det. I juridisk teori er det derfor lagt til grunn at det er svært lite igjen til idrettsutøverens rett til eget navn, bilde og signatur. Solidaritetshensynet tilsier at «sportslig virksomhet» må tolkes vidt og favne om all bruk som kan knyttes til utøverens idrettskarriere. Et tolkningsresultat hvor solidaritetshensynet er ivaretatt vil derfor måtte begrunnes ut fra at utøveren har oppnådd sin markedsverdi nettopp gjennom å utøve sportslig virksomhet i regi av organisasjonsleddet. Idrettsutøverens navn og sportslige virksomhet er så nært knyttet til hverandre at det vil være vanskelig å skille dem fra hverandre. Alle de markedsavtaler som knytter seg til bruk av idrettsutøveren fordi han er idrettsutøver vil dermed være knyttet til hans sportslige virksomhet, uavhengig av hva markedsavtalen går ut på. At en sponsor ønsker å bruke en idrettsutøvers navn på eksempelvis havregryn (eller andre produkter som ikke har noe med sporten å gjøre) er fordi det vekker gode assosiasjoner til sportens verdier. Solidaritetsprinsippet taler for at slike avtaler er knyttet til utøverens sportslige virksomhet.  

Dermed er det som utgangspunkt lite igjen til idrettsutøverens rett til å bruke sitt eget navn i kommersiell sammenheng. De avtaler som knytter seg til bruk av vedkommende fordi han er idrettsutøver må enten inngås av organisasjonsleddet eller ved at utøveren får dispensasjon til å inngå slike avtaler.

Organisasjonsleddet har mulighet til å gi den enkelte utøver tillatelse til å inngå personlige markedsavtaler, en bestemmelse som brukes i ulik grad av de ulike organisasjonsleddene. Når mediene skriver om ”strengere regler” for å inngå sponsoravtaler, må det antas at det er praktiseringen av denne regel det siktes til. Skiforbundet har i stor grad praktisert denne regelen slik at dersom avtalen ikke konkurrerer med Skiforbundet etablerte sponsorer blir tillatelse gitt. En slik praktisering må sies å være i tråd med avveiningen av de hensyn som er skissert overfor. Selv om regelen anvendes, innebærer den en begrensning i å bruke sitt navn fordi vedkommende må be om tillatelse. I tillegg har organisasjonsleddet mulighet til å ta en rimelig andel av vederlaget utøveren får fra avtalen.  

Therese Johaugs eget klesmerke startet i det små (med skihansker), men har
økt både antall produkter i porteføljen og omsetningen. Kilde: kreativtforum.no

Gjestetrollets betraktninger
Begrunnelsen for regelverkets utforming er i hovedsak idrettens solidaritetstankegang. Tungtveiende solidaritetshensyn innebærer at toppidrettsutøvere får en strengere lojalitetsplikt overfor organisasjonsleddet enn mindre kjente utøvere. Dette må ses i sammenheng med den overfor nevnte tilknytningen til utøverens ”sportslige virksomhet”. Solidaritetshensynet relativiseres dermed ut fra hvor sterkt knyttet utøveren er til idretten og hvordan idretten har bidratt til hennes markedsverdi. Er det en kjent utøver som har oppnådd sin markedsverdi utelukkende fordi hun er idrettsutøver vil begrepet trolig omfatte de fleste markedsavtaler som knytter seg til vedkommende. En slik relativisering vil resultere i at like markedsavtaler kan inngås av noen utøvere, men ikke av andre. Vurderingstemaet blir om markedsavtalen er tilbudt fordi de er idrettsutøvere eller ikke. Eksempelvis kan det skilles mellom der Therese Johaug får en modellavtale eller om en femtedivisjonsspiller i fotball får en tilsvarende avtale. Solidaritetshensynet tilsier at Therese Johaug ikke kan inngå en slik avtale fordi det er nærliggende at hun fikk avtalen fordi hun er idrettsutøver. Slik media har fremstilt Weng-saken kan det virke som om det handler om utstyrskategori. Klærne er fremstilt som mote/fritidsklær, ikke sportsklær. Legger man til grunn en snever forståelse av ”sportslig virksomhet” kan utstyrskategorisering av avtalene være et poeng. Slik jeg forstår gjeldende rett er imidlertid solidaritetshensynet svært tungtveiende og innebærer at så lenge Heidi Weng blir tilbud avtalen fordi hun er idrettsutøver, må hun forhandle med Skiforbundet om hvorvidt avtalen kan inngås. Dette har også en side til bestemmelser om sponsorer og at enkelte sponsorer gis bransjeeksklusivitet, men disse problemstillingene går jeg ikke ytterligere inn i her.

Klæbo - det heteste sponsorobjekt blant norske
idrettsutøvere etter OL? Kilde: aftenposten.no
Tankegangen om et tungtveiende solidaritetshensyn ved tolkning av idrettens regelverk er i tråd med den gode og tradisjonelle dugnadsånden. Selvsagt kan det likevel diskuteres om regelverket er utformet slik det bør være. NIFs lov er et etablert regelverk som stadig blir utfordret av nye og sterke kommersielle krefter. Skal NIF kunne oppfylle sin visjon om ”idrettsglede for alle” er breddeidretten trolig avhengig av midler fra toppidretten. Er det likevel riktig at beslutningsmyndigheten over idrettsutøverens kommersielle verdi skal ligge hos organisasjonsleddet og ikke den enkelte utøver. Er det slik at regelverket i for stor grad griper inn i den enkelte utøvers personlige autonomi og retten til å bestemme over sitt eget navn? Dette er rettspolitiske spørsmål og avveininger som idretten til stadighet bør vurdere.

Avslutningsvis er det interessant å se idrettens hensyn i sammenheng med varemerkerettens hensyn. Både solidaritetshensynet og varemerkerettens reklame- og investeringshensyn springer ut av tanken om å ivareta de som har skapt den sosiale goodwill som knytter seg til navnet eller merket. Reklame- og investeringshensynet beskytter mot at uvedkommende skal nyte godt av den goodwill et varemerke bringer med seg. Tilsvarende beskytter solidaritetshensynet idrettsorganisasjonen som naturligvis er en stor bidragsyter til at utøverens navn oppnår sosial goodwill. På den andre siden er det klart at idrettsutøveren selv har lagt ned et betydelig antall treningstimer og prestasjon for å oppnå en slik goodwill. Regelverket baserer seg likevel på at navnets sosiale goodwill er oppnådd etter at utøveren ble medlem av idrettsforbundet og dermed underlagt NIFs lov. Dette vil i praksis kunne være fra det tidspunkt da utøveren første gang ble medlem av en organisert idrettsklubb. Varemerkerettens hensyn og regelverk synes i større grad å være mer balansert enn idrettens regelverk når det kommer til utnyttelse av goodwill som knytter seg til et innarbeidet eller registrert merke kontra eget navn. Bruk av personnavn som markør for en kommersiell interesse ligger nært opp til bruken av navnet som et varemerke. Varemerkerettslige hensyn og regler kan dermed være et nyttig bidrag som et forutsigbart og strukturelt verktøy ved tolkning av regler om bruk av personnavn i kommersiell sammenheng.

Not so fast... Heidi Weng må få klarsignal fra Skiforbundet
før hun lanserer eget klesmerke. Kilde: vg.no
Det blir spennende å se hvilke nye avtaler en eventuell suksess for idrettsutøvere i Pyeongchang bringer med seg og hvordan Skiforbundet håndterer det. Av mediene er det spådd at Johannes Høsflot Klæbo er en ”tikkende bombe for Skiforbundet”, men det kan vel antas at Skiforbundet har lært av avtalene rundt Northug og er noe mer forberedt denne gang – tiden vil vise.

Kaja Skille Hestnes