19 oktober 2017

IP-relatert arrangement? Gi beskjed til IPtrollet!

Immaterialrettstrollet vil heretter søke å føre en ikke-uttømmende liste over immaterial­retts­relaterte arr­ange­menter som kan være interess­ante for våre lesere. Vi vil på eget initiativ liste opp arrange­menter vi selv kommer over (eller arrangerer), men vil også gjerne ha tips fra dere på iptrollet@gmail.com.

Se på dette som en mulighet til å skape blest om ditt arrangement!

Vi vil primært liste arrangementer som er gratis og åpne for alle, men vil også ta med arrange­menter hvor det kreves kontingent eller medlemskap (for eksempel NIR-Waterhole).

Send oss tittel på arrangementet, tid, sted og aller helst også en lenke til en side som gir litt mer informasjon om arrangementet. Listen over aktuelle arrangementer finner du et stykke ned i menyen til høyre. Denne vil bli fortløpende oppdatert. I tillegg vil vi med jevne mellomrom ha bloggposter med informasjon om fremtidige arrangementer.

16 oktober 2017

EU-domstolen i forente saker C‑24/16 og C‑25/16 Nintendo v. Big Ben: Designsitat i samsvar med god forretningsskikk

EU-domstolen avsa 27.9.2017 dom i forente saker C‑24/16 og C‑25/16 Nintendo v. Big Ben.  Det ble her lagt til grunn at et registrert design kan gjengis (siteres) i form av bilder av designet i forbindelse med lovlig salg av produkter med det formål å illustrere at det solgte produktet kan brukes sammen med det designregistrerte produktet, jf. designforordningen artikkel 20 nr. 1 bokstav c (som tilsvarer designloven § 10 nr. 3). Forutsetningen er at sitatet er i samsvar med god forretningsskikk, noe som er tilfellet dersom sitatet er gjort på en måte som ikke kan gi inntrykk av at det eksisterer en forretningsmessig forbindelse mellom den som siterer og designhaver, sitatet ikke gir inntrykk av at produktet som selges er en imitasjon eller kopi av det designregistrerte produktet og sitatet ikke utgjør en utilbørlig utnyttelse av designhavers forretningsmessige renommé, jf. C-228/03 Gillette. I tillegg er det en forutsetning at sitatet ikke skader den normale utnyttelsen av designet i urimelig omfang og at kilden angis.

Nunchuck og Wii remote
Spillselskapet Nintendo produserte og solgte frem til 2013 spillkonsollen Nintendo Wii. Selskapet er innehaver av flere EU-design knyttet til Wii, blant annet Wiis fjernkontroll, tilbehøret til denne – den såkalte «Wii Motion Plus», håndkontrollen «Nunchuck», og tilbehøret «Balance Board». Selskapet Big Ben fremstiller fjernkontroller og annet tilbehør som er kompatibelt med Wii. Disse markedsføres blant annet på selskapets hjemmeside, og i den forbindelse anvendes det bilder av produkter som svarer til Nintendos registrerte EU-design.

Nintendo anla søksmål mot Big Bens selskaper i Tyskland og Frankrike ved Landgericht Düsseldorf med påstand om at denne bruken innebar inngrep i deres registrerte design. Retten traff avgjørelse som ga Nintendo medhold, men ikke fult ut. Begge parter anket derfor til Oberlandesgericht Düsseldorf som stilte spørsmål til EU-domstolen om designforordningen (forordning 6/2002) artikkel 20 nr. 1 bokstav c må forstås slik at den gir anledning til å avbilde et registrert design ved salg av tilbehør, og hva som i så fall er de nærmere kriteriene for dette.

Det ble videre stilt spørsmål knyttet til domstolens stedlige kompetanse og spørsmålet om hvor inngrepet «finner sted» etter Roma II-forordningen artikkel 8 nr. 2. Dette er spørsmål som Immaterialrettstrollet (forhåpentligvis) vil komme tilbake til ved en senere anledning.


EU-domstolens avgjørelse

BigBen balansebrett til Wii
Etter designforordningens artikkel 20 nr. 1 bokstav c er en «ettergjørelse» av et registrert design lovlig dersom det skjer «i citatøjemed eller til undervisningsbrug, for så vidt sådanne handlinger er forenelige med god forretnings- skik og ikke i urimeligt omfang skader den normale udnyt- telse af designet, og såfremt kilden angives.» (Den tilsvarende artikkel 13 nr. 1 bokstav c i designdirektivet (direktiv 98/71/EF) er gjennomført i designloven § 10 nr. 3.)

EU-domstolen slo fast at den todimensjonale gjengivelsen i form av bilde i reklame av det registrerte tredimensjonale produktet klart nok måtte anses som en «ettergjørelse» (punkt 69). Selv om EU-domstolen bruker uforholdsmessig mye plass på spørsmålet, kan det heller ikke anses tvilsomt at at gjengivelse i reklame må anses å skje «i citatøjemed» (punkt 70-77). Immaterialrettstrollet vil mene at bestemmelsens oppbygning i det hele tatt tilsier at «citatøjemed» forstås vidt, og at eventuelle begrensninger i sitatretten drøftes som en del av kravet til «god forretningsskikk» og «den normale utnyttelsen av designet».

Mer interessant er drøftelsen av innholdet kravet til sitat i samsvar med «god forretningsskikk». EU-domstolen legger her til grunn at dette må forstås på samme måte som uttrykket «i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik» i varemerkedirektivet (direktiv 2008/95/EF) artikkel 6 nr. 1 bokstav c (punkt 79). Bestemmelsen gir rett til bruk av en annens varemerke ved salg og markedsføring av  tilbehør og reservedeler (bestemmelsen er gjennomført i varemerkeloven § 5 andre ledd bokstav c).  Forutsetningen er at dette gjøres på en måte som er lojal i forhold til merkehavers legitime interesser, jf. C-228/03 Gillette (punkt 79).

En gjengivelse i sitatøyemed anses etter dette å ikke være i samsavar med god forretningsskikk hvis 1) gjengivelsen har skjedd på en måte som kan gi inntrykk av at det eksisterer en forretningsmessig forbindelse mellom den som siterer og designhaver; 2) sitatet innebærer en tilsidesettelse av de rettigheter designhaver har etter forordningen artikkel 19 eller 3) sitatet innebærer en utilbørlig utnyttelse av designhavers forretningsmessige renommé (punkt 80).

Kilde: Venturebeat.com
Det første kriteriet utdypes i C-63/97 BMW punkt 51, og innebærer at sitatet ikke må gi inntrykk av at det består en særlig forbindelse mellom den som siterer og designhaver.

Det andre kriteriet er det derimot vanskeligere å få tak på. Dette blir på mange måter klarere dersom man anvender EU-domstolens opprinnelige formulering fra C-228/03 Gillette, hvor det gis uttrykk for at det ikke er i samsvar med god forretningsskikk å fremstille det markedsførte produktet som en imitasjon eller kopi av det varemerkeregistrerte produktet.

Dette utdypes videre i det tredje kriteriet, hvor det er en forutsetning at sitatet ikke må utgjøre en utilbørlig utnyttelse av designhavers forretningsmessige renommé.

Det andre og det tredje kriteriet i hva som utgjør «god forretningsskikk» fungerer dermed som en slags presisering av  det andre kravet i forordningen artikkel 20 nr. 1 bokstav c (dsl. § 10 nr. 3) om at sitatet ikke i urimelig grad skader den normale utnyttelsen av designen. Formålet med dette kravet er ifølge EU-domstolen er å forhindre at gjengivelse i sitatøyemed påvirker designhavers økonomiske interesser negativt (punkt 82). Forordningen krever riktignok at bruken «i urimelig grad» skader den normale utnyttelsen. Dette kommenteres ikke nærmere av EU-domstolen, men formuleringen trekker i alle fall isolert sett at ikke enhver negativ påvirkning av designhavers økonomiske interesser er relevant.

Det tredje kravet i designorordningen artikkel 20 nr. 1 bokstav c (dsl. § 10 nr. 3) er at kilden oppgis. EU-domstolen påpeker at forordningen ikke angir hvordan slik kildeangivelse skal finne sted (punkt 83).  EU-domstolen legger imidlertid til grunn at kravet til kildeangivelse vil være oppfylt dersom angivelse gjør det mulig for en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert forbruker å identifisere opprinnlsen til produktet som svarer til EU-designet (punkt 84). I lys av dette måtte en angivelse av kilden i form av bruk av Nintendos registrerte varemerker anses å oppfylle dette (punkt 85). En forutsetning er imidlertid at denne merkebruken også var i samsvar med varemerkerettslige regler (punkt 85).


Immaterialrettstrollets betraktninger

Wii Tennis
Kilde: Businessinsider.com
Forarbeidene til designloven, som gjennomfører designdirektivet, er svært knappe hva angår vilkårene for å sitere registrerte design. I litteraturen har bestemmelsen imidlertid blitt sett i sammenheng med den opphavsrettslige sitatretten i åndsverkloven § 22 (se Lassen og Stenvik, Designrett 2006 s. 11 og Manshaus i Rettsdata, kommentar til dsl. § 10, note 55). Og kravet til «god forretningsskikk»  har i samsvar med dette blitt sett på som en parallell til kravet til «god skikk» i åvl. § 22. Kravet til kildeangivelse har på tilsvarende måte blitt ansett å ha en viss nærhet til opphavsretten, idet forarbeidene legger til grunn at kravet «bygger på den såkalte «farskapsretten» i opphavsretten» (Ot.prp.nr.2 (2002-2003) s. 79).

EU-domstolens avgjørelse i C‑24/16 og C‑25/16 Nintendo v. Big Ben bekrefter imidlertid at dette ikke er tilfellet, og at kravene til sitat i samsvar med «god forretningsskikk» og kildeangivelse snarere er markedsmessige krav som skal beskytte designhavers markedsposisjon enn krav som skal beskytte designeren som frembringer av et design. Sitat av åndsverk i reklameøyemed vil for alle praktiske formål ikke være i samsvar med «god skikk» etter åvl. § 22. Sitat etter designforordningen artikkel 20 nr. 1 bokstav c kan derimot godt skje til reklameformål, så lenge dette skjer i samsvar med god forretningsskikk og ikke skader den normale utnyttelsen av designet.

På samme måte er det klart at retten til kildeangivelse ikke er noen opphavsrettslig «farskapsrett», men bare et krav til angivelse som skal identifisere opprinnelsen til produktet som svarer til designet. Kravet til kildeangivelse blir da på en måte en presisering av kravet til at sitatet ikke skal gi inntrykk av at det eksisterer en forretningsmessig forbindelse mellom innehaver av designet og den som siterer. 

Avgjørelsen bekrefter på mange måter at designretten er en industriell rett snarere enn en kunstnerisk rett. Og selv om opphavsretten også har krav til at sitat må skje i samsvar med «god skikk» og krever navngivelse, er den rettslige overføringsverdien til designretten liten.

15 oktober 2017

Anken i Il Tempo Gigante-saken behandles av Høyesterett

Berg- og dalbanen "Il Tempo Extra Gigante" (kilde: NRK)
Tirsdag denne uken starter Høyesterett behandlingen av anken i Il Tempo Gigante-saken (tidligere omtalt av IP-trollet her og her).

Som det gjennomsnittlige immaterialrettstroll kjenner til dreier saken seg i hovedsak om opphavsrettighetene til filmbilen "Il Tempo Gigante" best kjent fra filmen "Flåklypa Grand Prix", og følgelig om Aukruststiftelsen hadde anledning til å gi Hunderfossen familiepark tillatelse til å drive berg- og dalbanen "Il Tempo Extra Gigante" basert på filmbilen. Aukruststiftelsen og Hunderfossen Familiepark AS vant frem i Sør-Gudbransdal tingrett, mens Caprino Filmcenter AS fikk medhold i Eidsivating lagmannsrett.

Høyesteretts behandling av saken begrenser seg til de opphavsrettslige problemstillingene saken reiser, og særlig avgrensningen av vernet for bearbeiding av et orginalverk. Såvidt dette immaterialrettstrollet kjenner til er dette første gang spørsmålet om rekkevidden av rettigheter til bearbeidelser av originalverk, og hvordan disse rettighetene skal avgrenses mot den originære opphavspersonen behandles av Høyesterett.

Dersom de ankede parter Aukruststiftelsen og Hunderfossen Familiepark får medhold i at det ikke foreligger en krenkelse av Caprino Filmcenters eventuelle opphavsrettigheter til filmbilen "Il Tempo Gigante", vil Eidsivating lagmannsretts dom oppheves helt eller delvis og behandling av de subsidiære grunnlagene fortsette for lagmannsretten (for ting- og lagmannsretten ble det også anført subdsidære anførsler basert på markedsføringsrettslige og avtalerettslige grunnlag).

Det er satt av tre dager til behandlingen av saken i Høyesterett, og dommerpanelet består av dommerne  Webster, Matheson, Ringnes, Østensen Berglund og Høgetveit Berg.

Saken er en av flere immaterialrettssaker som skal behandles av Høyesterett den nærmeste tiden etter at Høyesteretts ankeutvalg nylig tillot anken i den såkalte "Seritide"-saken (om rene farger som varemerker) fremmet.

07 oktober 2017

Nytt nummer av NIR (3/17) tilgjengelig

Høstens første nummer (3/17) av Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) er tilgjengelig (krever abonnement).

Utgivelsen inneholder blant annet artiklene Fotografirätt. Särskilt om skyddet för fotografier utan verkshöjd av Anna Hammarén, Swedish Patent Litigation Survey of Small and Medimu-sized Enterprises av Per-Olof Bjuggren, Bengt Domeij og Anna Horn, EU-domstolens praksis om begrebet "overføring til et nyt publikum" av Peter Schønning, Nya artikel 9 (4) EUTMR och tullens inngripanden mot förfalskade varor i transit av Ebba Svenburg, BMW, Volvoservice och en ström av böcker om varumärkesrätt av Mats Björkenfeldt og Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under första halvåret 2017. Framsteg men ingen genombrott av Henry Olsson.

I tillegg inneholder utgivelsen sammendraget Ur svensk rättsspraxis og domsanalysen Upphovsrättens som et jämförelsesobjekt. Kommentar til Högste domstolens dom NJA 2017 s. 75 (Svenska syndbockar), begge av Per-Jonas Nordell, samt en bokanmeldelse av Gunnar W. G. Karnell av boken Exclusivität und Kollektivierung, Das skandinavische Modell der Erweiterten Kollektiven Lizens (Extended Collective Licensing) forfattet av Felix Trumpke som omhandler avtalelisensordningene i de fem nordiske landene.

22 september 2017

NKU: Bank Norwegians kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord på Internett er i strid med god forretningsskikk

Næringslivets konkurranseutvalg avsa nylig avgjørelse i sak 6/2017, hvor det ble konkludert med at Bank Norwegians kjøp av sine konkurrenters kjennetegn som betalte søkeord var i strid med markeds­førings­loven § 25 om god forretningsskikk nærings­drivende imellom. Immaterialrettstrollet kan riktignok mye om Internett, men mindre om søkeord og enda mindre om kjøp av dem. Han har derfor bedt Sebastian Stigar, som nylig har skrevet masteroppgave om emnet, om å skrive en kommentar til saken.

Søkemotorselskaper selger søkeord gjennom sine tjenester, fortrinnsvis til næringsdrivende som ønsker klikk til sine internettsider. Et slikt kjøp medfører at den næringsdrivende kan komme blant de fire øverste annonseplassene i resultatfeltet til det aktuelle søkemotorselskapet. Hvorvidt man kommer blant annonseplassene er avhengig av budpris samt hvor relevant annonsen er i forhold til det enkelte søket. I praksis kjøper ikke næringsdrivende bare generiske søkeord, men også konkurrenters varemerker og foretaksnavn. Varemerkeretten regulerer i liten grad kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord. I Interflora-saken (sak C-323/09), uttalte EU-domstolen at dette «i princippet vedrører en sund og loyal konkurrence». Spørsmålet som reiser seg er på bakgrunn av dette om kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord likevel kan anses å være i strid med markeds­førings­loven. Problem­stillingen er omdiskutert, og gjeldende rett er uavklart.

NKUs nye uttalelse i sak 6/2017 reiser spørsmål ved om Bank Norwegians praksis knyttet til kjøp av klagernes foretaksnavn/varemerke som betalt søkeord på Internett, utgjør en handling som er i strid med markeds­førings­loven § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende imellom. Bakgrunnen for saken er at en rekke banker som tilbyr finansiering til privatkunder, klagde Bank Norwegian inn for Konkurranseutvalget etter at Bank Norwegian hadde kjøpt deres varemerker/foretaksnavn som søkeord. Saken reiser seg i en bransje der søkeordannonsering er en svært viktig markedsføringskanal. Som eksempel kan det vises til at klikkprisen for søkeordet ”forbrukslån” kan nå opptil 800 kroner.


Eksempel på søk i Google med søkestrengen "Teppeabo"
Konkurranseutvalget videreførte i Bank Norwegian-saken sin tidligere konklusjon fra Teppeabo-saken (sak 12/2012), og konkluderte med at kjøp av konkurrenters kjennetegn utgjør en handling i strid med markeds­førings­loven § 25. Både i konklusjon og argumentasjon er sakene sammen­fallende. Begrunn­elsen i Teppeabo-saken fokuserer i stor grad på at den goodwill som tilskynder internettbrukeren til å taste inn deres kjennetegn som søkeord, er en beskyttelsesverdig interesse. I Bank Norwegian-saken fremgår det at «utnyttelse av denne opp­arbeidede goodwill knyttet til andres kjennetegn uten egne kostnader utover betaling til leverandøren av søketjenesten, er etter Konkurrans­eutvalgets syn en snylting på andres innsats».

Det er ikke tvilsomt at markedsføringsloven kan utfylle varemerkeloven i saker om kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord (jf. Rt. 1998 s.1315 (Is­krem­dommen)). Markedsføringslovens utgangspunkt er imidlertid fri konkurranse mellom aktørene på markedet, og det er derfor ikke gitt at enhver bruk av konkurrenters kjennetegn bør anses å være i strid med god forretnings­skikk." Kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord har også en positiv side, fordi det fremmer konkurransen på markedet og er positivt for forbruker som får et potensielt bedre og bredere tilbud. Utvalget drøfter imidlertid ikke denne siden ved kjøp av konkurrenters kjennetegn som internettsøkeord, men fokuserer utelukkende på den tilsynelatende snylting på konkurrentenes goodwill slike kjøp innebærer.

Et raskt blikk til våre naboland viser også at det ikke uten videre er gitt at kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord bør innebære et brudd på markeds­førings­loven. I svensk rett legger Marknadsdomstolen i sak C 26/11 til grunn at problem­stillingen er om en gjennomsnitts­forbruker klarer å skille mellom det betalte resultatfeltet og det organiske resultatfeltet. Konklusjonen ble at kjøp av konkurenters kjennetegn som søkeord ikke var i strid med svensk markeds­førings­lov. Selv er jeg av den oppfatning at de fleste vet at de øverste annonsene i resultatfeltet hos Google, er betalte annonser. Hos noen av de mindre søkemotortjenestetilbyderne er riktignok skillet mellom annonser og organiske treff mindre tydelig. 

I tysk rett la BGH i I ZR 188/13 (Rolex) til grunn at kjøp av søkeord ikke bare er lovlig, men at det også er en rettighet. Dersom søkemotortjenestene eller kjennetegnsinnehaver motsetter seg eller motvirker at varemerker kan kjøpes av andre, vil dette kunne bli ansett som ulovlig hindring av konkurranse. Allerede i I ZR 125/07 BANANABAY II-saken kom tysk rett frem til at kjøp av konkurrenters varemerker ikke var i strid med deres varemerkerett eller markedsrett. Dansk rett går derimot i motsatt retning. I  2013 V-105-11 (Ribers-dommen) legger  Sø- og Handelsrett en til grunn at kjøp av konkurenters varemerker som søkeord ”medfører en urimelig markedsmæssig fordel” i strid med dansk markeds­førings­lov. Det gis imidlertid ingen utførlig begrunnelse for resultatet, utover at kjøp av søkeord må anses som en urimelig utnyttelse av innehavers innsats.

Resultatet beror i stor grad på hvordan en vekter de motstridende interessene, og løsningen er på ingen måte åpenbar. Hensynet til sunn konkurranse trekker i begge retninger. Hvis man tillater kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord, legges mer press på enkeltaktørene, som må konkurrere om kvalitet og pris, også når noen søker på deres kjennetegn. På den annen side presses søkeordprisene på kjennetegnene opp. Dette kan være ødeleggende, spesielt for små aktører som er svakt representert i det organiske resultatfeltet. Forbrukerhensynet trekker også i begge retninger. På den ene siden får forbrukere et bredere tilbud. På den annen side kan søkeresultatene bli mer uoversiktlige og mindre relevante. 

Ved en forholdsmessighetsvurdering av hvilke beskyttelsesverdige interesser annonsekjøper og kjennetegnsinnehaver har, er det på den ene siden svært heldig for en annonsekjøper å kunne fremstille seg selv som et konkurrerende alternativ til kjennetegninnehaver. På den på annen side kan man argumentere for at annonsekjøper snylter på kjennetegninnehavers goodwill. 

NKUs avgjørelser om kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord på Internett bærer imidlertid preg av en manglende analyse av disse kryssende hensynene. Det er derfor ikke gitt kjøp av slike søkeord bør innebære brudd på markeds­førings­loven § 25 og at en domstol vil komme til dette resultatet. 

Sebastian Stigar

20 september 2017

Høyesteretts ankeutvalg: Anke i "Seretide"-saken tillatt fremmet for Høyesterett

Som de fleste immaterialrettstroll har fått med seg slo Borgarting lagmannsrett tidligere i år fast at legemiddelprodusenten Glaxosmithkline (GSK) ikke har innarbeidet fargen lilla, samt de nyanser av denne som var anført, som varemerke for KOLS- og astamainhalatorer og markedsføringsmateriell (les mer om avgjørelsen her). Lagmannsretten opprettholdt dermed Oslo tingretts avgjørelse av 29. oktober 2015 (TOSLO-2014-176078).
GSKs inhalator "Seritide"

GSK anket lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett, og anken er nå tillatt fremmet av Høyesteretts ankeutvalg i beslutning av 14. august 2017.

Det følger av beslutningen at Høyesteretts behandling av saken foreløpig vil begrense seg til spørsmålet om det foreligger innarbeidelse av fargen lilla. 

Dersom GSK skulle få medhold i dette vil Borgarting lagmannsretts dom oppheves, og spørsmålet om det foreligger krenkelse av det innarbeidede varemerket jf. varemerkeloven § 3 (3) må behandles av lagmannsretten.

Så vidt dette immaterialrettstrollet kjenner til vil dette være første gang spørsmål om rene farger som varemerker behandles av Høyesterett.

04 september 2017

Oslo tingrett: Ordmerket APPEAR beskrivende for telekommunikasjonstjenester, samt apparater til overføring og gjengivelse av lyd og bilder, databærere og databehandlingsutstyr

Som kjent er ikke troll særlig glade i sollys, så etter en (svært) lang ferie har Immaterialrettstrollet omsider våknet fra sommerdvalen. Etter en intens vinter og vår på immaterialrettsfronten, har det naturlig nok/heldigvis vært noe roligere på nyhetsfronten gjennom sommermånedene.Rett før fellesferien slo inn for alvor avsa imidlertid Oslo tingrett dom i den såkalte ”Appear”-saken (16-183118TVI-OTIR/07). Retten kom til at ordmerket APPEAR (reg. nr. 277648) måtte kjennes ugyldig for telekommunikasjonstjenester (klasse 38) og apparater til overføring og gjengivelse av lyd og bilder, databærere og databehandlingsutstyr (klasse 9).

En av stridens kjerner, det kombinerte merket
APPEAR TV (reg.nr. 251877) (kilde: Patentstyret)
Opprinnelig gjaldt saken et søksmål fra selskapet Appear TV AS (”Appear TV”) mot Telenor Digital AS (”Telenor Digital”) der det ble påstått at sistnevnte krenket APPEAR TVs ordmerke APPEAR og det kombinerte merket APPEAR TV (reg.nr. 251877) gjennom bruk av kjennetegnet og domenenavnet appear.in og variasjoner av dette. Subsidiært ble også brudd på markedsføringsloven §25 (god forretningsskikk) anført, men denne delen av avgjørelsen omtales ikke nærmere her.

Telenor Digital avviste dette under henvisning til at bruken var både fonetisk og visuelt forskjellig fra Appear TVs varemerker. Telenor Digital anla dessuten motsøksmål med krav om at ordmerket APPEAR og det kombinerte merket APPEAR TV begge måtte kjennes ugyldig for de nevnte vare-og tjenesteklasser på grunn av manglende særpreg (beskrivende), noe de altså kun fikk delvis medhold i (kombinert merke opprettholdt).

Oslo tingrett var dermed uenige med KFIR, som i en avgjørelse fra 2013 kom til at tekstelementet APPEAR hadde særpreg. Det skal for ordens skyld nevnes at denne avgjørelsen ikke gjaldt saken mellom Appear TV og Telenor Digital, men et krav fra Appear TV om sletting av foretaksnavnregistreringen APPEAR AS.

Ugyldighetsvurderingen av ordmerket APPEAR
Tingretten tar først stilling til hvorvidt ordmerket APPEAR er egnet til å skille Appear TVs telekommunikasjonstjenester og apparater til overføring og gjengivelse av lyd og bilder, databærere og databehandlingsutstyr fra andre tilbydere av tilsvarende varer og tjenester.

En situasjon der det ene nye bildet kommer frem etter det andre
(kilde: tu.no)
Dette spørsmålet blir besvart benektende under særlig henvisning til at ”Appear” er et ”vanlig brukt ord på engelsk”, og at ordet videre er ”beskrivende for det som skjer når et nytt bilde kommer fram”. Friholdelsesbehovet tilsier derfor, etter rettens oppfatning, at registreringen av ordmerket av APPEAR må kjennes ugyldig for telekommunikasjonstjenester (klasse 38) og apparater til overføring og gjengivelse av lyd og bilder, databærere og databehandlingsutstyr (klasse 9.

I forkant av denne vurderingen bemerker også retten at den relevante omsetningskretsen av den aktuelle typen varer og tjenester (i hvert fall fra Appear TV og Telenor Digital) behersker flytende engelsk, ettersom all markedskommunikasjon fra selskapene skjer på engelsk. Dette synes også å ha hatt indirekte betydning under subsumsjonen.

Ved vurderingen av det kombinerte merket APPEAR TV bemerker retten kort at de to elementene ”Appear” og ”TV” lett ville kommet i samme situasjon som alene (noe annet ville vel vært direkte selvmotsigende), men at tekstelementene og det visuelle uttrykket samlet sett innehar distinktivitet. Registreringen ble derfor opprettholdt.

Inngrepsvurderingen
Ved vurderingen av om bruken av ordet og domenet appear.in og hvor variasjoner av dette inngår krenker det kombinerte merket APPEAR TV, kom retten til at det ikke foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet, og dermed ingen krenkelse (side 12).

Retten nøyer seg her med å vise til uttalelsene om ordet ”appear” ovenfor og friholdelsesbehovet, og konkluderer med at det ikke foreligger tilstrekkelig forvekslingsrisiko uten noen inngående drøftelse av dette.

Immaterialrettstrollets betraktninger
Dette immaterialrettstrollet synes det er interessant å merke seg rettens rettskildebruk under gyldighetsvurderingen av ordmerket APPEAR. Høyesterett gjentok senest i den såkalte ”Pangea”-avgjørelsen (HR-2016-1993-A) at  EUIPOs ”Guidelines for Examination” også er relevant i norsk rett av hensyn til harmonisering innenfor varemerkeretten i Europa. Selv om det kan reises spørsmål ved dette prinsipielle utgangspunktet, særlig ved vurderingen av nasjonale varemerker, synes det som at retten i Appear-saken uansett trekker anvendelsen og vektingen av disse retningslinjene et skritt lenger enn i Pangea-avgjørelsen.

Dette immaterialrettstrollet mener det er betenkelig at retten i det minste ikke redegjør nærmere for hvorfor en går rett til en gjengivelse av EUIPOS retningslinjer ved denne vurderingen, særlig når flere av utgangspunktene som utledes herfra like gjerne kan utledes av mer primære rettskilder. Dette fremstår særlig betenkelig i lys av den svært omfattende bruken retten gjør i Appear-saken av EUIPOs retningslinjer ved en ugyldighetsvurdering av et norsk varemerke. Når det er sagt er det antakelig bare å merke seg denne utviklingen, særlig i de tilfeller hvor EUIPOs retningslinjer gir mer konkret veiledning enn mer primære rettskilder.

Immaterialrettstrollet undrer seg også over om ordet ”appear” virkelig er ”beskrivende for det som skjer når et nytt bilde kommer fram” (side 11). Ordet må utvilsomt oversettes til ”komme til syne”, ”dukke opp” og lignende. Et spørsmål er imidlertid om ikke dette fremstår som såpass avledede karakteristikker for gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varer og tjenester, at ordet ”appear” snarere spiller på egenskaper ved disse (suggestivt). Det redegjøres imidlertid ikke nærmere i dommen for denne nærhetsvurderingen mellom betegnelsen APPEAR og varene og tjenestene det er registrert for. I lys av den rettskildebruken som er omtalt ovenfor, har i hvert fall dette immaterialrettstrollet problemer med å se at dette blir riktig.

Et annet spørsmål er hvilken betydning det har ved særpregsvurderingen at noe er et ”vanlig brukt ord på engelsk” (side 11). Det er som kjent betydningen av ordet ift. de varer og tjenester merket er registrert/skal registreres for som er det sentrale ved denne vurderingen. Avgjørelsen fremstår her i beste fall som knapp når det konkluderes med at ”Ordet aleine er ikke egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres” (ibid). En bredere særpregsvurdering hadde vært på sin plass. 

Appear TV har anket avgjørelsen.


En annen relasjon hvor ting "dukker opp" og hvor ordet "appear" må anses beskrivende
for visse typer varer og tjenester? (kilde: Den Norske Opera & Ballett) 

27 mai 2017

Stortingets behandling av ny åndsverklov utsatt

Nyhet! Nå kan du få varsel om de siste oppdateringene fra Immaterialrettstrollet rett i e-postkassen din. Det eneste du trenger å gjøre er å skrive inn e-postadressen din i feltet i margen til høyre.

***


Familie- og kulturkomiteen på Stortinget gav tirsdag denne uken beskjed om at Stortingets behandling av regjeringens forslag til ny åndsverklov utsettes til høsten. Komiteen begrunner utsettelsen med at det ikke vil være mulig å få til en forsvarlig behandling av lovforslaget før sommeren, slik opprinnelig planlagt. Det har de siste ukene vært rettet til dels skarp kritikk mot deler av forslaget, blant annet enkelte av overgangsbestemmelsene.

Det er foreløpig usikkert når til høsten lovforslaget vil bli endelig behandlet i Stortinget. Som den alminnelig opplyste og rimelig velinformerte og oppmerksomme leseren av Immaterialrettstrollet vet er det Stortingsvalg til høsten, noe som også kan få betydning for behandlingstidspunktet.

Kritikken mot det nåværende forslaget har i hovedsak vært rettet av interesseorganisjoner for originære rettighetshavere som artister, kunstnere, skuespillere og låtskrivere. Blant annet initierte artistorganisasjonen GramArt og Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA) kampanjen «#utenmusik», som gikk ut på at en rekke kjente norske artister publiserte musikkvideoene sine uten lyd.

I korte trekk går kritikken av det nye forslaget ut på at enkelte av bestemmelsene, blant annet den foreslåtte § 71 om overdragelse av opphavsrett i arbeids- og oppdragsforhold, svekker de originære opphavernes stilling, både i forhold til gjeldende rett, men også med hensyn til forhandlingsposisjonen overfor andre næringslivsaktører.

Forslaget til ny § 71 ble først inntatt i proposisjonen, og var ikke med under høringsrunden i fjor. Kulturdepartementet og flere produsent- og næringslivsorganisasjoner har på sin side argumentert for at bestemmelsen kun lovfester allerede gjeldende rett, som blant annet sier at opphavsretten i arbeidsforhold overdras fra arbeidstaker til arbeidsgiver i den utstrekning det er nødvendig og rimelig for å oppnå arbeidsavtalens formål. I oppdragsforhold er imidlertid utgangspunktet etter gjeldende rett motsatt, nemlig at opphavsrettigheter ikke går over fra oppdragstaker til arbeidsgiver. Det samme gjelder for retten til å endre verket og til å overdra rettigheter videre, noe arbeidsgiver også som utgangspunkt ville hatt rett til etter det opprinnelige lovforslaget.

Etter at komitéleder Svein Harberg (H) i Stortingets familie- og kulturkomité, etter spørsmål til Kulturminister Linda Hofstad Helleland, varslet at de ville fjerne forslaget til ny § 71 i lovforslaget, kan det synes som at de originære rettighetshaverne og deres talsmenn har vunnet en foreløpig seier.

19 mai 2017

Nytt nummer av NIR (2/2017) tilgjengelig

Enda et nummer (2/2017) av det nordiske immaterialrettstidsskriftet Nordiskt Immateriellt Rättskydd (NIR) er tilgjengelig (krever abonnement).

Utgivelsen inneholder artiklene "Varemærketyveri" - en fortolkning av varemærkelovens §15, stk. 3, nr. 3 (Del II) av Torsten Bjørn Larsen, Presumed Innocent: Should the Law on Online Copyright Enforcement and ISP Liability Change? av Nedim Malovic, Creative, Performing Artists – Copyright for Performers av Irina Eidsvold-Tøien (basert på hennes doktoravhandling (PhD) fra 2015), Copyright and Aesthetic Experience av Magnus Stray Vyrje og Evergreening av läkemedelspatent av Ilze Lukins.

I tillegg inneholder utgaven en omtale av Johan Axhamns nylig avlagte doktoravhandling (PhD) ved Stockholms universitet med tittelen Databasskydd. Omtalen er ført i pennen av Jens Schovsbo.

09 mai 2017

Borgarting lagmannsrett: Fargen lilla ikke innarbeidet som varemerke for KOLS- og astmainhalatorer

I en avgjørelse av 20. april i år i den såkalte Seretide-saken slår Borgarting Lagmannsrett fast at legemiddelprodusenten Glaxosmithkline (GSK) ikke har innarbeidet fargen lilla, samt de nyanser av denne som var anført, som varemerke for KOLS- og astamainhalatorer og markedsføringsmateriell. Lagmannsretten opprettholdt dermed Oslo tingretts avgjørelse av 29. oktober 2015 (TOSLO-2014-176078).

Lagmannsretten kom til at verken fargen lilla generelt eller de nyanser av lilla som var anført hadde tilstrekkelig varemerkerettslig særpreg for den aktuelle varegruppen. Ankemotpartene Sandoz og Novartis bruk av fargen lilla på Sandoz’ inhalator Airflusal Forspiro utgjorde heller ikke en illojal konkurransehandling etter markedsføringsloven § 25.
GSKs "Seretide"

Kort om faktum
GSK har markedsført og solgt inhalatoren Seritide siden 1999, og har siden ligget blant de øverste på listen over Norges mest solgte legemidler (målt i salgsverdi). Inhalatordiskusen inneholder to ulike virkestoffer, som henholdsvis bidrar til å utvide luftveiene (anfallsdempende) og dempe luftveisbetennelse (betennelsesdempende), og kalles derfor et ”kombinasjonspreparat”. Inhalatoren markedsføres i flere nyanser av lilla, avhengig av styrken på medisinen.


Patentbeskyttelsen for preparatet utløp i 2014, noe som betydde at det ble fritt frem for generiske legemiddelprodusenter (som Sandoz) å tilby sine versjoner av medisinen. GSK har imidlertid fått registrert fargen lilla (Pantone 2587C) som varemerke i BeNeLux-landene, samt i Storbritannia, selv om sistnevnte ikke er endelig (innsigelsesperiode løper). GSK har også blant annet registrert en grafisk gjengivelse av en Seretide-inhalator i EU (reg.nr. 003890126).

Sandoz' "Airflusal Forspiro"
Sandoz er en dansk produsent av generiske legemidler, blant annet av KOLS- og astmainhalatoren Airflusal Forspiro, som selskapet har markedsført og solgt siden mars-april 2014. Sandoz inngår i legemiddelgiganten Novartis, som står for distribusjon og markedsføring av produktet i Norge.

Etter at Sandoz inhalator ble introdusert på det norske markedet begjærte GSK midlertidig forføyning for stans av markedsføring av salg på grunnlag av varemerkeinngrep og brudd på markedsføringsloven, noe som ikke ble tatt til følge av Oslo byfogdembete. Oslo tingrett kom deretter til samme resultat før GSK anket saken til Borgarting lagmannsrett.

Kort om lagmannsrettens avgjørelse
Som de fleste immaterialrettstroll der ute er klar over, tilsier friholdelsesbehovet en relativt høy terskel for å innarbeide farger som varemerker, sammenlignet med mer tradisjonelle merker som tekst og/eller figurative elementer. Grunnen til dette er at gjennomsnittsforbrukeren som regel ikke er vant til å oppfatte farge som angivelse av varens kommersielle opprinnelse, og at farge derfor ikke innehar tilstrekkelig særpreg/distinktivitet. Dette utgangspunktet er blant annet lagt til grunn i EU-domstolens avgjørelse i Libertel (C-104/01, se særlig premiss 65).

Innarbeidet?
I lagmannsrettens avgjørelse i Seritide-saken tok retten utgangspunkt i dette ved innarbeidelsesvurderingen etter varemerkeloven § 3 (3) første punktum (”godt kjent (i omsetningskretsen) som noens særlige kjennetegn” for de aktuelle varer/tjenester). Ved denne vurderingen la lagmannsretten blant annet vekt på at fargen lilla i seg selv, uten drahjelp fra de øvrige merkene og inhalatorens karakteristiske utforming, i liten grad vil være egnet til å oppfylle en funksjon som opprinnelsesindikatorer for en kommersiell produsent.

Lagmannsretten fremholdt derimot, i stor grad i likhet med tingretten, det særegne forhold at fargen lilla (og nyanser av denne) først og fremst var egnet til å angi typen medisin, nærmere bestemt for inhalasjonsmedisin som både er anfalls- og betennelsesdempende (kombinasjonspreparater). Det var ikke avgjørende at det ikke eksisterte et formelt fargesystem, eller at bruken av dette uformelle systemet fremstod som mindre enhetlig enn tidligere. 

Det kan det være grunn til å stille spørsmål om det her indirekte legges vekt på pasienthensyn utover det generelle friholdelsesbehovet (og eventuelt adgangen til å gjøre dette), ettersom et slikt fargesystem kan sies å forebygge forveksling av medisiner hos pasienter (se omtale av omsetningskrets nedenfor). I tilfellet vil det kunne bli interessant å se hvorvidt standpunktet følges opp også for andre varegrupper hvor farger utgjør en praktisk funksjon, men hvor de samme hensyn ikke gjør seg gjeldende. 

Lagmannsretten bemerket også at det forhold at GSK bruker ulike nyanser av farger som angivende for medisinens styrke, i seg selv er et argument mot at GSK har innarbeidet enkelte nyanser av lilla som varemerke.

Videre viste Lagmannsretten til EU-domstolens krav om klar og tydelig gjengivelse for at et merke skal kunne registreres som varemerke fra avgjørelsen i Heidelberger Bauchemie (C-49/02). På denne bakgrunn ble det lagt til grunn at det må mer til for å få aksept for at flere nyanser av en farge har tilstrekkelig distinktivitet som varemerke enn at én bestemt farge har det, og at terskelen for innarbeidelse av farger som varemerker må antas å øke med antallet nyanser.

Lagmannsretten fremholdt deretter friholdelsesbehovet og at en enerett for GSK til bruk av lilla (i ulike nyanser), vil innebære en monopolisering av et nærmest uoverskuelig antall ulike fargemerker for inhalatorer. Etter lagmannsrettens syn er dette i seg selv en indikasjon på at lilla ikke har nødvendig distinktivitet. Det ble i denne sammenhengen også pekt på det begrensede antallet grunnfarger, og at spekteret av lillanyanser omfattet nyanser som av mange vil bli oppfattet som andre farger enn lilla.

I vurderingen av relevant omsetningskrets slo lagmannsretten fast at selv om astamainhalatorer er reseptbelagt og derfor ikke mulig å markedsføre til allmenheten, så må pasienter også anses som en del av omsetningskretsen sammen med leger og farmasøyter. Dette ble blant annet begrunnet med det generelle kunnskapsnivået blant befolkningen, tilgang på informasjon på nettet om legemidler og ordningen med nettapotek. Det ble også særlig pekt på at astmatikere og KOLS-pasienter bruker inhalatoren over en (livs)lang periode, og at disse særlig vil skaffe seg relevant informasjon om preparatet de bruker.

Endelig ble det ved innarbeidelsesvurderingen pekt på at GSKs bruk av lilla ikke hadde vært eksklusiv, ettersom fargen har blitt brukt, om enn i noe mindre fremtredende grad, på andre inhalasjonspreparater tidligere.

Etter dette kom lagmannsretten til at verken fargen lilla eller nyanser av denne var innarbeidet som varemerke for inhalatorer og markedsføringsmateriell. Det var derfor ikke nødvendig å ta stilling til hvorvidt Sandoz’ markedsføring av Airflusal utgjorde et ulovlig inngrep, eller GSKs nye anførsel for lagmannsretten om at GSKs eventuelle innarbeidede vern for fargen lilla har utvidet vern etter Kodak-doktrinen jf. varmerkeloven § 4 (2).

Lagmannsretten vurderte tilslutt om Sandoz’ bruk av fargen lilla for sin inhalator utgjorde en illojal konkurransehandling etter markedsføringsloven § 25 (god forretningsskikk). I begjæringen om midlertidig forføyning var også § 30 anført, men dette ble verken fulgt opp i tingretten eller lagmannsretten.

Ved vurderingen av § 25 ble det særlig pekt på at bruken av lilla var ”nærliggende” for det aktuelle produktet, og var forankret i saklige hensyn (pasienthensyn og bransjepraksis). Det forelå derfor ikke, etter lagmannsrettens syn, snylting på GSKs renommé eller goodwill.

Endelig kom lagmannsretten til at Sandoz produkt ikke var i strid med variasjons- og avstandsplikten ut fra en helhetsvurdering av produktene. Helhetsinntrykket av de to produktene var etter lagmannsrettens syn så forskjellig, at det ikke forelå noen fare for forveksling.

Lagmannsretten konkluderte dermed at Sandos markedsføring av sin inhalator ikke var i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25.

Selv om Borgarting Lagmannsrett i flere av de gjennomgåtte vurderingene resonnerte noe annerledes og knappere enn Oslo tingrett, tok lagmannsretten i all hovedsak de samme standpunktene som tingretten i disse vurderingene, og GSKs anke ble dermed forkastet i sin helhet.

Dommen er foreløpig ikke rettskraftig. Som en avsluttende refleksjon fra et av immaterialrettstrollets (mange) hoder, vil avgjørelsen (om den blir stående) måtte anses som en bekreftelse på den svært snevre adgangen til å registrere farger som varemerker som følge av innarbeidelse. Dette synes særlig å gjelde i markeder hvor fargebruk anses vanlig, og fargene skal oppfylle en praktisk funksjon, eksempelvis indikere et bruksområde, som eksempelvis for enkelte legemidler (var det noen som sa skismøring?)

Når farger sier mer enn ord?