13 juni 2024

Implementering av tekst- og datautvinning unntakene i norsk rett: innspill til høringsnotatet

I november 2023 sendte Kultur- og likestillingsdepartementet et forslag til endringer i åndsverkloven på høring. Forslaget gjelder gjennomføring av digitalmarkedsdirektivet og nett- og videresendingsdirektivet i norsk rett. Høringsfristen har vært 15. mars 2024.

Denne posten oppsummerer høringsinnspill fraLiliia Oprysk (Universitetet i Bergen) og Rossana Ducato (University of Aberdeen). Innspillet gjelder implementering av unntakene for tekst- og datautvinning (digitalmarkedsdirektivet artikkel 3 og 4). Høringsnotatet foreslår tre nye paragrafer til åndsverksloven som ligger forsåvidt nært til Direktivets tekst og implementering i andre nordiske land. Innspillet tar imidlertid opp noen forslag på justeringer basert på handlingsrommet under Direktivet og erfaringer fra medlemmer av EU utenfor Norden.

Davide Bonazzi, CC BY 3.0

In November 2023, the Norwegian government published a proposal on the implementation of the DSM Directive 2019/790 into the Norwegian law and opened the text for public consultation. The proposal received input from 80 parties, among them industry, organisations representing the right holders, public institutions, and universities. 

In our joint submission, we commented in particular on the proposed changes in part implementing the text and data mining (TDM) exceptions under Articles 3 and 4, and related measures under Article 7 of the Directive (EU) 2019/790 (CDSMD). 

At first sight, the proposal closely follows the text of the Directive and how the relevant provisions have been implemented in other Nordic countries (Denmark, Sweden and Finland). However, there are a few important differences or aspects that could be clarified in line with the rationale of the Directive. In our submission, that benefits from the comparative analysis of the 26 (so far) implementations in EU Member States, we formulated a few recommendations to strengthen the Norwegian transposition.

In this blogpost, we summarise the key takeaways of our submission (the full version is available on SSRN).

1.     The definition of TDM 

The proposed text echoes the notion of TDM used in the Directive, i.e. “any automated method used to analyse data and text in a digital form to obtain information”. However, the consultation paper (point 3.6.3) recognise that the exception should also cover any preparatory process, including the digitalisation of ‘analogue materials’ or any further adaptation to enable the automated analysis. Therefore, we propose to explicitly refer to digital or digitalised text and data in the definition of TDM, similarly to the German implementation.

2. Who benefits from the research exception?

The Norwegian proposal implements the TDM exception for scientific research in Section 50 e. The text specifies that the exception is granted to research organization and cultural heritage institutions (CHI), but it does not provide further details.

We believe that the Directive and the European copyright frameworks allow to reasonably expand the list of beneficiaries.

For instance, in line with the Directive (recital 11), public-private partnerships can fall within the exception. TDM can require highly specialised efforts and means. Hence, to fully enjoy the exception, a research organisation or a CHI might sometimes need to outsource the process. 

Moreover, according to recital 14 of the Directive, persons attached to the research organisations and CHIs are also covered by the exception. These persons shall include, for instance, staff, users, and students.

Therefore, we recommended clarifying the notion of research organisations and CHI, specifying that people attached to them, as well as to public-private partnerships, should also benefit from the TDM exception. 

We also suggest extending the subjective scope of the exception to independent researchers who adhere to the relevant standards of their discipline and pursue a non-commercial aim, similar to some member states’ implementations (such as Austria, Germany and Ireland), based on Art. 5(3)(a) InfoSoc Directive.  

3. To share or not to share?

The current formulation seems to exclude the possibility of sharing the ‘corpus’ created through TDM for research purposes. However, the Directive’s text is wider in scope, admitting the possibility of pursuing other research activities logically linked to the TDM process, such as verifying the result. This latter clarification implies a (limited) possibility to communicate the ‘corpus’ to other subjects.

 

To this end, the national implementation should consider aligning the current text with Art. 3(2) CDSMD, clarifying that the works used for TDM could be further shared for scientific research, including the verification of the results and joint projects, similarly to points introduced in Germany and Finland.


4. Should I stay, or should I go? 

Section § 50 e transposes the exception or limitation for TDM (Art. 4 CDSMD). As known, this exception is available to anyone for any research purposes, as long as the rightholder has not expressly reserved their right ‘in an appropriate manner’. When the content is available online, the reservation can be done via machine-readable means.

The Norwegian proposal suggests that right holders can opt-out from TDM in an appropriate manner, without any further specifications. EU Member States implemented the opt-out provisions differently. While some adopted a broad and technologically neutral terminology like Norway, many have established that a valid reservation in the online environment can occur only via machine-readable means, among them Germany, Czech Republic, and Croatia. This seems to be a sensible proposal, considering how TDM works (it will be extremely time consuming not to adopt machine-readable tools for an activity that presupposes the collection and analysis of a variety of sources and large volumes of data).

We expect that harmonized standards will emerge in this area to facilitate the expression of the opt-out (some protocols are already under development - https://www.w3.org/community/tdmrep). However, it might require time and we are afraid that leaving the choice of the appropriate means to the discretion of the rightsholder can create legal uncertainties and, as a consequence, undermine users’ rights. Therefore, we recommend specifying that a valid opt-out to TDM can be expressed only through machine-readable means when the work is available online.

 

5. How a word can make a difference

One of the preconditions to exercise both TDM exceptions is that the user has lawful access to the sources. However, such a concept is worded slightly differently in § 50 e and § 50 f. In line with the Directive, Section 50 e refers to “lawfully accessible works” and Section 50 f to “lawful access”. 

The directive further specifies with regard to TDM for research purposes that “Lawful access should also cover access to content that is freely available online” (recital 14); while recital 18 mentions that the general exception or limitation for TDM is available only when the work is accessed “lawfully by the beneficiary, including when it has been made available to the public online”.

In our opinion, Margoni has convincingly argued that this difference can allow us to: first, disentangle the concept of lawful access from the concept of lawful sources; second, that the concept of “freely available online” (in the TDM exception for research) refers to all content that can be accessed online – without going beyond a paywall or other restriction – hence, potentially even unlawful sources. This conclusion does not seem to conflict with the balance of interests of the CDSMD, considering the favourable treatment reserved to research purposes.

We support this interpretation. Therefore, we welcome the linguistic nuances adopted by the Norwegian text in Section 50e and 50f. However, we believe that the notion of ‘lawful access’ and its relation to the use of lawful sources could be further clarified, building on recitals 14 and 18 CDSMD and Margoni’s interpretation. The national implementation could, therefore, consider the proposal to clarify that the beneficiaries under § 50 f are shielded from liability when they act in good faith and according to the appropriate research standard in their filed within the limits of the provision on works that are freely available online.

6. Private ordering strikes back

Section 100 of the Norwegian Copyright Act regulates Technological Protection Measures (TPMs) and their relationship with the exceptions. If a TPM unduly restrict a user’s right, Section 100 obliges rightholders to provide “necessary information or assistance to enable the use of a work”.

The amendment to Section 100 correctly extends the countermeasure mechanism to the TDM exception for research. However, it leaves out the general TDM exception. Such exclusion can be motivated considering that this latter exception can be reserved by the rightholder. 

Even if a TPM and the opt-out can have the same practical consequence in some cases, we argued that they should be maintained conceptually separated. The TPM environment is dynamic, not fully mapped, and we are concerned that not all technical measures might have the granularity to effectively represent the will of the rightholder. Hence, in line with the text of the Directive we suggested that protection against TPMs preventing making use of an exception or limitation under § 100 shall be secured for both TDM exceptions. Indeed, the majority of Member States have recognised the safeguards mechanisms for both TDM exceptions, among them also Finland and Sweden. 

7. A new hope for Section 100’s board?

The Norwegian proposal intends to rename Remuneration board (Vederlagsnemnda) tasked with considering disputes as to remuneration for the use of works under compulsory and extended collective licenses to Copyright board (Opphavsrettsnemnda) and expand its competencies also to include the disputes related to § 69 and § 70 (fair remuneration and contract adjustment), which are of direct relevance to provisions of CDSMD.

 

As mentioned earlier on, the beneficiary of the exception can refer a complaint to the board (nemnd) under § 100. However, such a board was never established. The current process of transposition could be the perfect occasion to remedy this gap. Considering the proposed reform of the Remuneration board (Vederlagsnemnda), we suggested it could be reasonable to extend its competences to disputes arising under § 100.

 

All in all, we believe that the Norwegian proposal does not depart substantially from the rationale of the CDSMD. We noticed a key difference in the implementation of Art. 7 CDSMD, in relation to the protection of the exceptions from TPMs. Other sections – definitions, beneficiaries, lawful access, and opt-out mechanisms – could be further clarified to address potential interpretative doubts. Finally, the reform could be an important occasion not to be missed to remedy a potential vulnus for lawful users. Norway formally introduced a process to ensure that TPMs comply with the exceptions, but the body in charge of examining the disputes was never established. The time is mature to make the remedy effective.

 

Liliia Oprysk og  Rossana Ducato

07 mars 2024

Markedsføringsrettsåret 2023

Oppsummeringstoget ruller videre og vi har nå kommet til markedsføringsretten. IP-trollet Henriette Solbakke Jørgensen og gjestetroll Thea Kjølø oppsummerer her markedsføringsrettsåret 2023. Ettersom dette er et rettsområde hvor det som regel skjer mye har vi, som vanlig, fokusert på de viktigste sakene og endringene. 

Norske domstoler

Sammenstilling hentet fra Oslo tingretts dom

Oslo tingrett avsa 16. mai 2023 dom og kjennelse i sak mellom Beckmann AS og Frii of Norway AS (TOSL-2022-75615). Saken reiste flere spørsmål om designbeskyttelse, lovvalg og utmåling av vederlag. Det hører også med til saken at daglig leder i Frii Of Norway AS var ansatt hos Beckmann i over 20 år, og i 2021 lanserte saksøkte skolesekker for førsteklassinger.

For det første var spørsmålet om Frii Of Norway AS hadde foretatt rettstridig etterlikning av skolesekker etter markedsføringsloven og designloven. Saksøker Beckmann AS fikk medhold i dette.

Ved vurderingen av designloven § 9, kom retten til at sekkene Frii Expand utgjør inngrep i Beckmanns designregistrering for sekken Active Air FLX, som for øvrig ble registrert i Norge, Europa og Kina i 2021. Se mer om dette her. Ved vurderingen av markedsføringsloven ble det påpekt at det var sannsynliggjort at Frii Expand var utformet med Active Air FLX som forbilde. Tingretten pekte på at tilnærmet alle hovedlinjene var like, selv om detaljene var forskjellige. Det forelå også forvekslingsfare. Retten kom til at det forelå en overtredelse av markedsføringsloven § 30, og vurderte derfor ikke § 25. Frii Of Norway forbys å markedsføre, importere og selge sekkene i Norge og i EU.

Tingretten uttaler seg også om hvilket lovvalg som gjelder for markedsføring og salg i Hong Kong og Taiwan, om saksøkers rettslige interesese i å få forbudsdom i Taiwan, og om utmåling av vederlag/erstatning for salg i Hong Kong og Taiwan.  Saksøkte forbys også markedsføring og salg av de nevnte sekkene i Taiwan.

Saksøker hadde fremsatt krav om vederlag tilsvarende Frii Of Norways fortjeneste for salg på Taiwan på kr. 286 362, og retten innvilget dette. Retten frifant Frii Of Norway for vederlagskrav for salg i Hong Kong.

Den 11. mai 2023 avsa Borgarting lagmannsrett kjennelse i ankesaken mellom Entercard Group AB/filial Entercard Norge mot Coop Norge SA (LB-2023-58489). Saken gjaldt anke over kjennelse om å ikke ta begjæring om midlertidig forføyning til følge, herunder et spørsmål om Coop hadde brutt markedsføringsloven § 25 ved å tilby Coop-medlemmer å si opp eksisterende kredittkortavtale med Entercard i forbindelse med søknad om nytt Coop Mastercard.

Lagmannsretten konkluderte med at Coops handlemåte ikke var i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25. Lagmannsretten tar stilling til flere problemstillinger, blant annet spørsmålet om Coops handlinger innebærer en illojal konkurranse av særlig betydning. Lagmannsretten presiserer at bestemmelsen er en rettslig standard som er ment å "bidra til å sikre sunn konkurranse innen næringslivet, og kan ikke praktiseres så strengt at den virker hemmende på konkurransen". Illojal utnyttelse av markedsmekanismene vil ikke være i strid med god forretningsskikk, selv om det innebærer inngrep i eksisterende kontraktsforhold.

I den konkrete vurderingen av Coops handlinger legger lagmannsretten blant annet vekt på at det ikke er en forutsetning for å få innvilget søknad om Coop Mastercard at Coop-medlemmer sier opp sin eksisterende kredittkortavtale med Entercard. Medlemmene kan beholde begge kredittkortene, selv om retten mener det er sannsynlig at medlemmene ønsker Coop Mastercard for å kombinere medlems- og kredittkort. Retten mener imidlertid ikke at det er illojalt fra Coops side, kun en alminnelig utnyttelse av markedsmekanismer. Heller ikke Coops søknadsprosess om kredittkort er illojal, da spørsmålene stilles på en nøytral måte som gjør at kunden, på tidspunktet de får valget om å avslutte kredittkortet, allerede har bestemt seg for å inngå avtale om Coop Mastercard. Coop hadde heller ikke gitt uriktig informasjon om Entercard, slik at lagmannsretten samlet sett kom til at Coop ikke hadde opptrådt i strid med god forretningsskikk.

Dommen er rettskraftig.

Den 1. juni 2023 avsa Borgarting lagmannsrett dom og kjennelse i saken mellom Brødrene Dahl AS og Eltorque AS (LB-2022-134160). Saken gjaldt anke over tingrettens dom hvor tingretten kom til at Brødrene Dahl forbys å produsere, markedsføre og selge sin aktuator HTA-0250 i Norge. Tingretten avsa også kjennelse om at det nevnte forbudet skulle gjelde fra domsavsigelse i tingretten og inntil rettskraftig avgjørelse forelå. Også kjennelsen ble anket. Spørsmålet i saken var om Brødrene Dahl ved utviklingen av HTA-0250 hadde brutt god forretningsskikk næringsdrivende mellom, jf. § 25, ved å legge seg for nær Eltorques aktuator QT-250. Alternativt om HTA-0250 utgjorde en ulovlig etterligning, jf. mfl. § 30.

Lagmannsretten konkluderte med at § 25 var overtrådt og ila Brødrene Dahl et forbud mot produksjon, markedsføring og salg av HTA-0250. Også kjennelsen ble opprettholdt. Lagmannsretten uttalte at mfl. § 25 supplerer både markedsføringslovens og øvrig immaterialrettslovgivnings spesialbestemmelser. Lagmannsretten uttalte seg også om lojalitetspliktens rekkevidde mellom samarbeidspartnere i næringslivet og hva som kan utgjøre illojale konkurransehandlinger.

I den konkrete vurderingen vektla lagmannsretten at utviklingen etter deres syn hadde skjedd under eller i alle fall i kjølvannet av et tidligere samarbeid, noe som skjerper lojalitetsplikten mellom partene. Lagmannsretten konkluderte videre med at Brødrene Dahls etterlikning var bevisst, systematisk og særlig nærgående, og at utnyttelsen av Eltorques filer og dokumenter ga Brødrene Dahl en tidsbesparelse. Selv om utformingen av aktuatorene var funksjonelt bestemt, var likhetene, i følge Lagmannsretten, påfallende mange og variasjonsplikten var ikke utnyttet i tilstrekkelig grad. Lagmannsretten avvise Brødrene Dahls anførsel om at Eltorques aktuator var brukt for lovlig "reverse engineering". 

Dommen ble anket til Høyesterett, som nektet anken fremmet.

For ordens skyld opplyses det om at undertegnede var en del av teamet i Advokatfirmaet Selmer som bistod Brødrene Dahl som prosessfullmektig for alle instanser.

Borgarting lagmannsrett avsa 24. mai 2023 dom i saken mellom Warner Bros. Entertainment Inc. og Star Entertainment GmbH (LB-2023-13976). Saken gjaldt anke over tingrettens dom vedrørende flere krav knyttet til anførte inngrep i immaterielle rettigheter i forbindelse med markedsføring og gjennomføring av konserter med musikk fra Harry Potter-filmene, samt krav om erstatning for tap som følge av at det ved midlertidig forføyning var lagt ned forbud mot å gjennomføre konserter. 

Bilde: CC BY-SA 4.0

Star hadde fått lisens fra TONO til å bruke musikkverkene til Warner. Warner mente at TONOs lisens "kun gir rett til å fremføre verkene slik de foreligger i originalversjonene (ikke bearbeidelser, red.anm.), mens Star mener at lisensen gir rett til å fremføre verkene også i endret eller bearbeidet skikkelse, så lenge det ikke er tale om endringer som griper inn i komponistenes ideelle rettigheter, jf. åndsverkloven § 5."

Lagmannsretten uttalte at spørsmålet om TONO-lisensen ga Star rett til å fremføre bearbeidede verk, måtte avgjøres gjennom en tolkning av avtalene som gir TONO rett til å utlisensiere retten til å bruke musikkverkene. Lagmannsretten kom til at det ikke var tilfellet. Stars fremførelser var å anse som bearbeidelser, og Star hadde således krenket Warners enerett til å fremføre bearbeidede versjoner av musikken fra Harry Potter-filmene. Star forbys å fremføre musikken fra filmene slik de ble endret for konsertene "The Magical Music of Harry Potter", men ble frifunnet for kravet fra Warner.

Se immaterialrettstrollets post om tingrettens dom her og lagmannsrettens dom her

Dommen ble anket til Høyesterett, som nektet anken fremmet.

Lov- og forskriftsendringer

Forskrift om overtredelsesgebyr ved overtredelse av markedsføringsloven, angrerettloven, pakkereiseloven og åpenhetsloven trådte i kraft 14. februar 2023. Dette innebærer blant annet at brudd på bestemmelser i de nevnte lovene nå kan bøtes med fire prosent av den næringsdrivendes årsomsetning eller inntil 25 millioner kroner, der det høyeste beløpet skal anvendes. Endringen vil trolig innebære en kraftig skjerping av gebyrnivået for vesentlige eller gjentatte lovovertredelser. For markedsføringsloven har disse gebyrene tidligere vært i området fra noen hundre tusen kroner til opp mot 1,2 millioner kroner.

Den 1. oktober 2023 trådte en rekke lovendringer i kraft, deriblant markedsføringsloven, angrerettloven, avtaleloven, forbrukerkjøpsloven mv., inkludert oppdateringer i prisopplysningsforskriften og forskrift om urimelig handelspraksis. Lovendringene tar sikte på å gjennomføre moderniseringsdirektivet i norsk rett. Hensikten med endringene og moderniseringsdirektivet for øvrig er å styrke forbrukervernet ved å gjøre det bedre tilpasset forbrukernes behov i en moderne og digital forbrukerhverdag.

Endringene i markedsføringsloven innebærer blant annet at næringsdrivende må ta i betraktning den laveste prisen i en 30-dagers periode før salget, og fjerner kravet om faktisk salg. Næringsdrivende som benytter seg av brukeromtaler må ha rutiner for å sikre at brukeromtalene er reelle, samt informere forbrukerne om disse rutinene. Nettbaserte markedsplasser må informere om selgeren er næringsdrivende eller ikke. Virkeområde til angrerettloven utvides, slik at loven også gjelder der forbrukeren gir fra seg, eller påtar seg å gi fra seg, personopplysninger.

EU-retten

EU-kommisjonen la 22. mars 2023 frem forslaget til "Green Claims Directive". Forslaget er en del av The European Green Deal – EUs grønne giv. Forslaget bygger på Kommisjonens handlingsplaner for en sirkulær økonomi og forbrukerpolitikk. Den overordnende målsettingen er å sikre forbrukerne pålitelig, sammenlignbar og etterprøvbar informasjon for å sette dem i stand til å ta mer bærekraftige beslutninger og redusere risikoen for grønnvasking. Forslaget har vært på høring i Norge, med høringsfrist 1. september 2023.

Forslaget behandles nå parallelt i Parlamentet og Rådet, og når disse har sine posisjoner klare, gjennomføres trilogforhandlinger for Kommisjonen formelt vedtar det endelige Green Claims Directive. Direktivet kan tidligst bli vedtatt våren 2025.

Forbrukertilsynet

Våren 2023 mottok totalt 40 klinikker brev fra en eller flere tilsynsmyndigheter om å rette opp i ulovlig reklame for kosmetiske inngrep, og to av klinikkene har fått varsel om overtredelsesgebyr.

Forbrukertilsynet sendte ut brev til en rekke klinikker for å ha ulovlig markedsført kosmetiske inngrep på sosiale medier. Bakgrunnen var en tverrfaglig tilsynsaksjon utført av Helsetilsynet, Legemiddelverket og Forbrukertilsynet kalt "Aksjon Injeksjon", der det ble avdekket lovbrudd i markedsføringen på sosiale medier hos flere titalls klinikker som tilbyr kosmetiske inngrep. Forbrukertilsynet så spesielt etter markedsføring av kosmetiske inngrep som kan bidra til kroppspress blant barn og unge, og fant et stort omfang av dette. Forbrukertilsynet fremhever særlig at TikTok er en dårlig egnet plattform for markedsføring for kosmetiske inngrep, slik at markedsføring på denne plattformen lett vil være lovstridig.

På bakgrunn av dette har Forbrukertilsynet nå publisert en veiledning om markedsføring av kosmetiske inngrep. Veiledningen gir innføring i de grunnleggende reglene for markedsføring av kosmetiske inngrep på sosiale medier og nettsider. Veiledningen innebærer blant annet at det er forbudt å markedsføre reseptpliktige legemidler mot allmennheten, markedsføring av medisinsk utstyr skal samsvare med produsentens bruksanvisning og at barn under 18 år yter et særlig vern mot markedsføring som spiller på sosial usikkerhet, dårlig selvtillit eller som bidrar til kroppspress.

Legemiddelverket har varslet overtredelsesgebyr mot to klinikker på rundt 800 000 kroner. 

Den mye omtalte "Oskars trippel sjoko" har vært gjenstand for en rekke henvendelser til Forbrukertilsynet på bakgrunn av at mange mener produktet blir ulovlig markedsført mot barn fordi markedsføringen inneholder direkte kjøpsoppfordringer.

Bilde: Forbrukertilsynet
Den 12. april 2023 sendte Forbrukertilsynet ut advarsel med formodning om opphør av den ulovlige markedsføringen til alle involverte parter, herunder Bakehuset, Max Social og Fjeldberg & Westerlin Media. De tre partene hadde inngått samarbeid om produktet, som inkluderte markedsføring gjennom Westerlins kanaler. Forbrukertilsynet vurderer Westerlins markedsføring av "Oskars trippel sjoko" som tydelige oppfordringer til seerne av innleggene om å kjøpe produktet. Markedsføringen skjer på TikTok, Instagram og Snapchat, hvor plattformene er noen av de mest brukte blant norske barn. Når produktet i seg selv kan sies å særlig appellere til barn, tilsa vurderingene samlet sett at markedsføringen knyttet til "Oskars trippel sjoko" inneholder direkte kjøpsoppfordringer til barn, i strid med forbudet i markedsføringsloven § 20 annet ledd.

Saken er også behandlet i Matbransjens Faglige Utvalg, se nedenfor.

Forbrukertilsynet reagerer på kreative metoder overfor strømkunder. I et brev til Fjordkraft den 24. april 2023 uttaler Forbrukertilsynet at Fjordkraft ikke kan ta betalt for tjenesten "Fast forfall" uten at strømkunden gir et uttrykkelig samtykke.

Fjordkraft sendte ut SMS til en rekke kunder om at tjenesten "Fast forfall" vil koste kr. 59 per måned fra 1. mai 2023. Tjenesten innebærer at forbruker selv kan velge en fast forfallsdato for sin strømregning hver måned. Kundene må derfor selv aktivt velge bort tjenesten om de ikke ønsker denne.

Alternativet "Fast forfall" var etter Forbrukertilsynet sin oppfatning ikke spesifisert som en tjeneste i Fjordkraft sine avtalevilkår. Tjenesten var også kostnadsfri inntil innføringen av gebyret. Fjordkrafts kunder hadde dermed ingen grunn til å forvente at det kunne bli innført betaling for tjenesten. Forbrukertilsynet mener at Fjordkrafts innføring av betaling for tjenesten er i strid med markedsføringsloven. Markedsføringsloven forbyr blant annet praksis som strider med "god forretningsskikk", jf. mfl. § 25, i tillegg til å ha en spesialbestemmelse som forbyr såkalt "negativt salg", her å kreve betaling for tjenester som det ikke er avtalt betaling for.

Pris er i stor grad utslagsgivende når kunder skal velge strømselskap. Gebyret på kr 59 per måned representerer en betydelig ekstrautgift for forbrukere. I brevet til Fjordkraft ber Forbrukertilsynet derfor om å ikke innføre krav om betaling for tjenesten uten uttrykkelig samtykke fra den enkelte kunde.

Forbrukertilsynet presiserer at flere strømleverandører forsøker å være kreative i sine forsøk på å øke marginene. Loven setter strenge krav som begrenser slik kreativitet.

Høsten 2023 deltok Forbrukertilsynet i en stor europeisk aksjon i regi av EU-kommisjonen og nettverket av europeiske forbrukermyndigheter (CPC) for å avdekke skjult reklame hos influensere. Influensere sammenblander ofte reklame og personlig innhold på en slik måte at reklamen kan være vanskelig å oppdage. For at forbrukerne umiddelbart skal forstå at innlegget er markedsføring, stiller markedsføringsloven krav om at reklame tydelig skal fremstå som reklame. Siden 1. oktober 2023 har Forbrukertilsynet hatt muligheten til å sanksjonere brudd på forbudet mot skjult reklame med overtredelsesgebyr. Skjult reklame vil derfor kunne få større konsekvenser enn før.

I forkant av de nye prismarkedsføringsreglene som trådte i kraft 1. oktober 2023, introduserte Forbrukertilsynet en ny prisveileder i september 2023. Årsaken til endringene i reglene er EUs moderniseringsdirektiv. De nye reglene gjelder kun for varer, og omfatter derfor ikke markedsføring av tjenester (herunder digitale tjenester) eller digitalt innhold. Av endringene som ble gjort i høst kan blant annet nevnes:

  • Salgsmarkedsføringen må inneholde opplysninger om varens førpris. Førprisen er den laveste prisen som den næringsdrivende har anvendt i minimum 30 dager før markedsføringen startet. Ved fastsettelsen av dem laveste prisen kan bedrifter se bort fra priser gitt til en avgrenset kundegruppe for eksempel medlemmer av en organisasjon, forening el. eller studenter.
  • Rabattkoder som deles ut av influensere, og som innebærer at forbrukerne får en prisreduksjon på en eller flere konkrete varer, tas med i beregningen når næringsdrivende vurderer hva som er laveste pris siste 30 dagene.
  • De nye reglene innebærer at referanseperioden aldri kan være kortere enn 30 dager. Reglene er imidlertid ikke til hinder for at næringsdrivende kan ta utgangspunkt i lengre referanseperioder.
  • De nye reglene innebærer kun en plikt til å informere om førpris dersom prisnedsettelsen annonseres – altså dersom forbrukerne informeres om at prisene er nedjustert.

Markedsrådet

Markedsrådet avgjorde tre saker den 9. mars 2023 om tvangsmulkt for prismarkedsføring. Markedsrådet valgte å sette ned Forbrukertilsynets utmåling av overtredelsesgebyr i alle sakene.

Alle de tre sakene ble klaget inn med anførsel om blant annet bortfall og reduksjon av overtredelsesgebyr, samt bortfall og reduksjon av tvangsmulkten. Selskapene hadde blitt ilagt overtredelsesgebyr på NOK 2 000 000 (Blush.no), NOK 4 000 000 (Blivakker.no) og NOK 1 000 000 (Cover Brands AS) av Forbrukertilsynet grunnet salgsmarkedsføring i forbindelse med Black Friday/Cyber Monday 2020 som Forbrukertilsynet mente var i strid med kravene til reelle førpriser. I tillegg ble selskapene ilagt forbud mot å operere med lignende praksis i fremtiden med tvangsmulkt på NOK 3 000 000 (Blush.no), NOK 5 000 000 (Blivakker.no) og NOK 1 500 000 (Cover Brands AS) per overtredelse av forbudet.

Når det gjelder forbudsvedtaket mot tvangsmulkten, ble klagen ikke tatt til følge for noen av de tre partene. Overtredelsesgebyret ble også stående, men Markedsrådet fant etter en konkret vurdering at gebyret skulle settes ned fra Forbrukertilsynets vedtak for både Blush.no, Blivakker.no og Cover Brands AS. Utmålingen skal ta utgangspunkt i markedsføringsloven § 43 hvor det gjøres en konkret vurdering med særlig vekt på overtredelsens grovhet, omfang og virkninger. Markedsrådet la blant annet vekt på forutsigbarhet for næringsdrivende, noe som tilsa en viss reduksjon av overtredelsesgebyret. Blush.no sitt gebyr ble redusert til NOK 1 500 000, Blivakker.no sitt gebyr redusert til NOK 3 000 000 og Cover Brands AS' gebyr ble redusert til NOK 700 000.

Utvalg av praksis fra Næringslivets konkurranseutvalg

Den 10. mai 2023 avgjorde Næringslivets konkurranseutvalg spørsmålet om påstått etterlignende kjennetegn i strid med markedsføringsloven §§ 25 og 30 (sak 2023-1). Klager, EVS Broadcasting Equiment, anførte at bruken av Vimonds kjennetegn utgjør en ulovlig etterligning i strid med markedsføringsloven § 30, og i strid med god forretningsskikk, jf. § 25.

Utvalget mente at Vimond ikke har etterlignet EVS bruk av kjennetegnet VIA. Ordelementet "via" er nokså lite særpreget i tilknytning til kringkastingsrelatert virksomhet, hvor det er en rekke aktører som bruker kjennetegn med "via" som element. Videre pekte Utvalget på at logoene har store likhetstrekk, men mener likevel at den figurmessige utformingen av elementet VIA er et naturlig designmessig valg på grunn av den vinkel bokstavene har i utgangspunktet. Særlig når man ser logoene i sin helhet, kan det ikke sies å være sannsynliggjort at det foreligger en etterligning.

Videre, og med henvisning til HR-2021-2480 Stortorvet Gjestgiveri, hevdet NKU at dokumentasjonen EVS fremlegger ikke underbygger at Vimonds bruk av VIA har innebærer en urimelig utnyttelse av EVS' innsats eller resultater. 

Utvalget konkluderte med at Vimond ikke hadde krenket etterligningsregelen i § 30, og så heller ikke at det foreligger særlige omstendigheter som medfører at Vimond har handlet i strid med god forretningsskikk, jf. § 25.

Bilde hentet fra NKUs uttalelse

 

NKU behandlet den 28. juni en klage fra TINE SA overfor Synnøve Finden AS' emballasjedesign for ost, som det ble hevdet utgjorde en rettsstridig etterlikning av TINEs osteemballasje i strid med markedsføringsloven §§ 25 og 30 (sak 02-2023).NKU konkluderte med at Synnøve Finden ikke hadde overtrådt markedsføringsloven § 30. Videre fant NKU det uforsvarlig å ta stilling til Tines påstand om at Synnøve Finden hadde brutt markedsføringsloven § 25. TINE SA hadde sendt inn en klage på 38 sider, og i tillegg levert inn 188 sider med vedlegg. Partene var svært uenige om faktum, saken var kompleks og bevisvurderingene stod sentralt. På bakgrunn av dette konkluderte NKU med at denne delen av saken var uegnet for behandling i Utvalget.

Den 28. juni 2023 behandlet NKU spørsmålet om ettergjøring av TV-format om en turserie om å oppdage og oppleve det `typiske norske´ er i strid med markedsføringsloven § 25 om handlinger i strid med god forretningsskikk (Sak 03-2023). Utover det sammenfallende utgangspunktet for seriene om å utforske de `typisk norske´ aktiviteter og opplevelser fra perspektivet til unge med innvandrerbakgrunn, og de mer likeartede generelle grep, mente NKU at serien Safari på safari har beholdt sitt særpreg og at dette ikke er kopiert gjennom TV2s serie Abu og Mayoos Norge. Dramaturgien med tre kamerater der de to uten innvandrerbakgrunn lar seg rive med og deler Safaris opplevelser på en mer ellevill måte, skaper en dynamikk som ikke er tilstede i serien Abu og Mayoos Norge. Utvalget fant grunn til å bemerke at TV2 og produksjonsselskapet av Abu og Mayoos Norge kunne ha gjort grep for å holde større avstand, men mente at serien Abu og Mayoos Norge samlet sett ikke var over den terskel som etter rettspraksis er satt for at en handling er ulovlig etter markedsføringsloven § 25 når spesialbestemmelser ikke er overtrådt. Serien var derfor ikke i strid med markedsføringsloven § 25.

NKU behandlet 21. september 2023 spørsmålet om Intertil AS barstol "AKITA" er en etterlikning av HAY ApS barstol "AAS 32" (Sak 04-2023). Saken gjaldt spørsmål om produktetterligning av barstol. Med henvisning til HR-2021-2479 Bank Norwegian presiserte NKU at utvalget kan behandle saken selv om den også har opphavsrettslige sider, ettersom markedsføringsloven kan supplere åndsverksloven og andre immaterialrettslige lover i saker som omfattes av flere regelsett, og kan fange opp elementer av en annen karakter enn det som reguleres av åndsverkloven.

Utvalget behandlet så Interstils anførsel om at HAY har mistet sine eventuelle rettigheter etter markedsføringsloven på grunn av passivitet. AKITA har vært i omsetning i Norge siden 2017, og HAY opplyste om at de oppdaget stolen i markedet i 2022. Utvalget mente HAY ikke kan lastes for å ikke ha oppdaget AKITA tidligere, og viste til at HAY er et dansk selskap hvor det ikke kan forventes at en utenlandsk aktør til enhver tid holder full oversikt over markedene i de landene deres produkter selges. Altså er HAYs eventuelle krav ikke gått tapt som følge av passivitet.

Videre fant NKU, etter å ha sett barstolene både fysisk og på bilder, at AKITA er en klar etterligning etter AAS 32. Utvalget mente at AAS 32 skiller seg fra andre stoler i markedet, og at barstolens utforming ikke er uttrykk for en trend som alle andre også må kunne benytte seg av. Selv om enkelte detaljer er forskjellige, mente utvalget at det helhetsinntrykket AKITA gir er svært likt AAS 32. Utvalget mente at Interstil har utnyttet HAYs innsats og resultater når de har laget et så likt produkt, der det er fremlagt at introduksjonen av AKITA har hatt en negativ innvirkning på salget av AAS 32. Utvalget mente videre at det er fare for forveksling mellom de to barstolene, og det at AAS 32 koster 2-3 ganger mer enn AKITA, og at stolene selges i ulike butikker ikke er tilstrekkelig for å avverge forvekslingsfaren.

Utvalget kom til at Interstil har krenket HAYs rettigheter etter markedsføringsloven § 30, og finner derfor ikke grunn til å også vurdere § 25 i denne saken.

Samme dag behandlet NKU spørsmålet om markedsføring av høytrykkspylere under henholdsvis 10 og 20 års garanti betinget av særskilt vedlikeholdsprogram, samt opplysninger om at produktene er innovert i Norge, er villedende forretningsmetode i strid med markedsføringsloven § 26 (Sak 06-2023). Saken reiste også spørsmål om den samlede markedsføringen var i strid med markedsføringsloven § 25.

Det første spørsmålet NKU skulle ta stilling til var ikke garantiordningens kvalitet, men om garantien er reell, og om betingelsene for den er kommunisert på en slik måte at gjennomsnittsforbrukeren ikke er villedet. NKU mente at garantien er reell ved at forbrukeren gis rettigheter ut over den lengste absolutte reklamasjonsfristen på fem år etter forbrukerkjøpsloven § 27 annet ledd. Det er også av betydning at forbrukerens minimumsforpliktelse til å gjennomføre vedlikehold etter AVAs serviceprogram først oppstår etter fem år, som også normalt vil være tidspunktet hvor forbrukeren senest vil kunne gjøre mangler gjeldende etter forbrukerkjøpsloven. Utvalget fant videre ingen holdepunkter for at forbrukerne blir villedet med hensyn til produktenes kvalitet, og viser det seg at de er mangelfulle, vil forbrukerne kunne anvende garantien, så lenge vedlikeholdsprogrammet er fulgt. I tillegg viste det samlede bevisbildet som er fremlagt for utvalget at det er grunnlag for utsagnet om at produktene er innovert i Norge, slik at det i dette ikke ligger noen påstand om at produktene også er produsert her, hverken direkte eller implisitt.

På bakgrunn av dette fant utvalget at markedsføringen ikke er i strid med markedsføringsloven § 26 om villedende forretningsmetoder, hverken forholdene sett hver for seg eller samlet. Det var derfor heller ikke holdepunkter for å ta stilling til spørsmålet om innklagede har opptrådt i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf. markedsføringsloven § 25.

 10. oktober 2023 behandlet NKU sak mellom Morild Norway AS og Apotek 1 Gruppen AS hvor spørsmålet var om en produktserie i reflekterende tekstil var en produktetterligning i strid med § 30, samt om markedsføringen for øvrig er i strid med § 25 (Sak 07-2023). NKU uttalte at det produktet Apotek 1 bestilte for å overta for Morilds produkter i apotekkjedens utsalg, er temmelig lik originalen. Under en viss tvil konkluderte NKU imidlertid med at det ikke forelå noen forvekslingsfare, med særlig henvisning til at selve mønsteret var ulikt.

Bilde hentet fra NKUs uttalelse

NKU mente imidlertid at den samlede opptredenen fra Apotek 1 var i strid med § 25. Det ble særlig pekt på at partene hadde hatt et nært samarbeid, som innebærer en skjerpet variasjonsplikt for Apotek 1. Denne var ikke oppfylt. 

NKU avviste den 6. desember 2023 en sak mellom Rapp Bomek AS og  Baggerød AS vedrørende spørsmål om bruk av modellbetegnelser og reservedelsnumre knyttet til pneumatiske drivsystemer var en ulovlig etterlikning etter § 30, samt om markedsføringen var i strid med § 26 og forskrift om sammenliknende reklame. Saken omhandlet også spørsmål om handlingene var i strid med § 25 (Sak 08-2024). Saken ble avvist fordi klagen reiste kompliserte bevisspørsmål og rettsspørsmål som beror på avtaletolkning, som er utenfor NKUs mandat. For ordens skyld presiseres det at undertegnede representerte Baggerød AS. 

Utvalg av vedtak fra Matbransjens Faglige Utvalg (MFU)

Den 25. mai 2023 behandlet Matbransjens Faglige Utvalg klage mot Fast Candy AS for markedsføring av godteri rettet mot barn på TikTok (sak nr. 1/2023).

Klagen gjelder ikke et bestemt produkt, men bedriftens produktportefølje som sådan, som i all hovedsak er innpakket godteri, snacks og energidrikker som omfattes av MFUs produktliste. Utvalget konkluderer med at produktene ikke er særlig rettet mot barn, men siden en stor del av produktene Fast Candy selger ikke er tilgjengelig andre steder, gir det grunnlag for at de lettere blir trendskapende.

Markedsføringen av produktporteføljen som sådan, ble vurdert å være i strid med MFUs retningslinjer. Begrunnelsen kan oppsummeres slik:

  • Den aktuelle markedsføringen hadde i hovedsak fokus på giveaways. Barn og ungdom er mer sårbare for den typen 1:1 markedsføring som skjer gjennom sosiale medier, og aktørene må utvise særlig aktsomhet ved bruk av virkemidler som forsterker 1:1 effekten. I tillegg hadde videoene en barnslig karakter.
  • Når giveawayen krever at man skal tagge en venn, som også kan være i strid med markedsføringslovens krav til god markedsføringsskikk, anses kravet som en klar overskridelse av MFUs forutsetning om saklig markedsføring overfor barn og ungdom.
  • Den sterke koblingen mot det ungdommelige mediet TikTok, og oppfordringene til å følge bedriften, like videoene og spre videoene ved å skrive i kommentarfeltene, tilsa samlet sett at Fast Candy hadde gått over grensen for hva som er tradisjonell markedsføring.

På bakgrunn av det ovennevnte fant MFU at Fast Candy sin kampanje på TikTok er i strid med uaktsomhetsregelen overfor ungdom, og forbudet vedrørende markedsføring ovenfor barn.

Den 24. august 2023 behandlet Matbransjens Faglige Utvalg klage mot markedsføringen av Oskar Westerlins trippel sjoko bolle – Bakehuset AS på TikTok (sak nr. 3/2023).

Klagen gjelder boller, som appellerer til mange aldersgrupper. Overdrevent bruk av sjokolade gir imidlertid produktet et barnlig uttrykk, og flertallet i utvalget er derfor av den oppfatning at produktet fremkaller betydelig interesse for barn og ungdom.

MKU konkluderer med at bruken av kanalen TikTok, innslagenes barnslige karakter og de anvendte virkemidlene, herunder fokus på giveaways og karakter av kjøpsoppfordringer, medfører at kampanjen er i strid med uaktsomhetsregelen overfor ungdom, og forbudet vedrørende markedsføring overfor barn. At kampanjen hadde svært sterk appell til ungdom understøttes av at rektoren ved Gran ungdomsskole så seg nødt til å invitere Westerlin til skolen for at elevene ikke skulle forlate skolen for å møte Westerlin i nærheten av en butikk.

28 februar 2024

Kjennetegnsrettsåret 2023

IP-trollet fortsetter oppsummeringen av immaterialrettsåret 2023 og denne uken har turen kommet til kjennetegnsretten. Morten Smedal Nadheim (CMS Kluge) og Julius Berg Kaasin (Brækhus) møtes som vanlig til livlig passiar om de  mest interessante sakene fra 2023. Dette året har vært roligere på kjennetegnsfronten, men det har likevel kommet noen interessante avgjørelser både om særpreg, inngrep og annet. God fornøyelse!

"Langt langt borte så han noget lyse og glitre". Kan det ha 
vært Patentstyrets nye kontorer på Helsfyr Askeladden så?
Theodor Kittelsen (Nasjonalbiblioteket, i det fri)

Julius: Jeg var nesten redd du var blitt så fin på det etter at du holdt årsoppsummeringen på Larvikkurset i fjor at du ikke vil bli med denne gangen, Morten?

Morten: Å neida Julius, denne praten vil jeg ikke gå glipp av for alt i verden. For å bruke et slagord du er godt kjent med; “IP-trollet, alltid uansett”. Men har det skjedd noe særlig siden slutten av oktober da?

Julius: Noen avgjørelser har det jo vært, men dette kjennetegnsrettsåret har vært roligere enn de siste. Det skulle kanskje bare mangle også. Men ny varemerkelov, det har vi jo fått?

Morten: Ja, den kom jo endelig på plass 1. mars i fjor. Dette har vi skrevet om flere ganger tidligere, men oppsummeringsvis er det verdt å nevne at vi nå har nye regler knyttet til gjengivelse av merket, beskyttelsesomfang for sort/hvit-merker, «ny» ond tro-bestemmelse og nye rettsvern- og kollisjonsregler, samt at tidspunktet for særpregsvurderingen er endret.

Foruten disse lovendringene, hvilke utviklingstrekk ser du i året som har gått Julius?

Julius: Det litt kjedelige svaret er jo at mange av sakene om særpreg fremdeles dreier seg om den underliggende diskusjonen om særpregsterskelen i Norge sammenlignet med EUIPO og andre jurisdiksjoner. Dette gjelder særlig der merket består av ord og uttrykk på andre språk, og hvor Patentstyret og KFIR tilsynelatende tillegger den norske gjennomsnittsforbrukeren større (språk)kunnskaper enn i land hvor de faktisk prater disse språkene.

Ellers kan det se ut som fargemerker er tilbake på moten, Morten?

Morten: Det stemmer det, Julius. Blant annet Orkla har jo vært ganske aktive med dette den siste tiden, noe som ble slått stort opp for et par uker siden i forbindelse med at de har søkt en gulfarge for Grandiosa.

Morten i Larvik med sitt varemerke rundt halsen.
(Foto: Julius)

Julius: “Grandiosa-gul” vil kanskje enkelte lesere av denne bloggen skyte inn. Det skal bli spennende å følge utviklingen i den og andre fargemerkesaker videre utover året. Dette temaet har jo også en viss betydning i den kommende saken mellom Freia (Mondelez) og Nidar knyttet til førstnevntes lansering av sin såkalte «Boble»-sjokolade med gul og blå emballasje.

Men det store spørsmålet i disse fargemerke-sakene Morten er jo om merket har oppnådd særpreg gjennom innarbeidelse, og da passer det kanskje å starte noen av de mest interessante særpregsavgjørelsene fra året som gikk.

Norsk praksis - særpregssaker

Morten: La oss gjøre det Julius, og du har sett litt på blant annet lagmannsrettens avgjørelse i denne ZEROVISION-saken (LB-2022-137934) som vi også snakket en del om i fjorårets oppsummering.

Julius: Det stemmer, men rett skal være rett, lagmannsrettens avgjørelse kom 9. januar i fjor så da blir den med på 2023-oppsummeringen. Avgjørelsen er også omtalt i et eget innlegg av Frida her. Saken gjaldt fremdeles ordmerket ZEROVISION som var søkt for blant annet maskiner som generer kunstig røyk, og sikkerhetsalarmssystemer. Både Patentstyret, Klagenemnda og tingretten kom til at merket manglet det nødvendige særpreg, og at det var beskrivende.

I sin vurdering fremhevet lagmannsretten at et merke som består av en kombinasjon av enkeltord som i seg selv er beskrivende, anses normalt også kombinasjonen som beskrivende. Men dersom ordene i merket er satt sammen på en uvanlig måte, slik at sammenstillingen som helhet skaper et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernet fra det inntrykk man får bare ved å sammenstille elementene, skal merket kunne registreres.

Verisure hadde argumentert for at den norske omsetningskretsen vil oppfatte merket som nullvisjon eller nulltoleranse, slik at merket ga assosiasjoner i retning av nulltoleranse for innbrudd. Godt argumentert i grunn, men i den konkrete vurderingen av merket, kom lagmannsretten til at ZEROVISION vil forstås som null sikt, til tross for at dette ikke er et ordentlig ord på engelsk.

Når merket ble brukt på røykkanoner, kom lagmannsretten til at merket ville oppfattes som klart beskrivende, selv om merket egentlig ikke er et ordentlig ord på engelsk.

Lagmannsretten mente merket ville være beskrivende også for alarmsystemer. Det var ikke omtvistet at sikkerhetsalarmsystemer med røykleggingsfunksjon nå er alminnelige, og Lagmannsretten fant det derfor ikke tvilsomt at gjennomsnittsforbrukeren i den relevante omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte ZEROVISION som en angivelse av hva slags alarmsystem det dreier seg om.

Mortens illustrasjon av betydningen av utenlandske
særpregsavgjørelser i norsk rett. Når lander duen på 
bussen og velter den i avgjørende retning utenfor veien!? 
(Morten/CMS Kluge)
Merkesøker hadde også vist til at ZEROVISION var registrert i EU, og i andre land også. Lagmannsretten viste til at det er relevant at merket er registrert andre steder, men når merket ble funnet beskrivende, kan det ikke tillegges avgjørende vekt.

Avgjørelsen er rettskraftig.

Med fare for å gjenta meg selv (og Frida) så savner jeg fremdeles en klarere rød tråd mellom særpregsvurderinger i norsk praksis og fra enkelte andre jurisdiksjoner, særlig EUIPO. I denne saken heller jeg nok mot at konklusjonen fra norsk praksis er den riktige, selv om jeg ikke mener den er klar som det lagmannsretten uttaler når det kommer til røykmaskinene.

Morten: Du kan så si. En annen gjenganger fra i fjor er jo lagmannsrettens avgjørelse i denne ROTTEFELLA-saken (LB-2022-159367) om varemerket MOVER, som du også har omtalt tidligere, Julius.

Som vi husker fra i fjor, kom Oslo tingrett til at Amer Sports/Atomics merke MOVER måtte slettes som følge av at det var registrert i strid med god forretningsskikk etter tidligere varemerkelov § 16 bokstav b).

Merket hadde allerede fått vern gjennom registrering, men som Lassen og Stenvik påpeker så gir registreringen bare en presumpsjon for at man har en varemerkerett. Hvorvidt varemerkeretten må respekteres viser seg først når registreringen blir angrepet, og det ble den altså her av Rottefella.

I lagmannsrettens særpregsvurdering vurderes merket i lys av omsetningskretsen og hvordan denne vil oppfatte merket når det brukes på skiutstyr. Lagmannsretten kom til at registreringen måtte slettes, fordi ordet MOVER i varemerkerettslig forstand er beskrivende for vareslagene merket er registrert for. Det ble vist til at selv om ski, skibindinger og skistaver ikke kan bevege seg av egen kraft, vil de både bevege seg med skiløperen og være nødvendige for dennes bevegelser.

Avgjørelsen er rettskraftig (men vi ser at partene skal fortsette å kjempe i rettssystemet i en annen patentsak i august, som det blir spennende å høre mer om etter hvert).

Julius: Jeg tenker jo uansett at lagmannsretten treffer bedre enn tingretten med sitt grunnlag her, Morten. Som vi diskuterte i fjor, er det kanskje mer nærliggende å vurdere særpreget til dette merket først.

Men vi har jo fått enda en oppfølger i året som gikk, nemlig lagmannsrettens avgjørelse i TRUSTSHOP-saken (LB-2022-64395). Ordmerket TRUSTSHOP var søkt registrert i Norge for blant annet avkjølingsinstallasjoner, salg av matvarer, elektroniske betalingstjenester, og bedriftsledelse. Både Patentstyret og Klagenemnda kom til at merket var beskrivende, og at det manglet særpreg, noe Oslo tingrett var enige i.

Lagmannsretten var enig med tingretten i at gjennomsnittsforbruker vil oppfatte ordmerket TRUSTSHOP som «tillitsbasert handel» eller som «en butikk eller et produkt/tjeneste som du kan stole på». Videre pekte lagmannsretten på at dette var en term flere burde kunne få benytte, og var enige med Staten i at tillit er en sentral egenskap ved alle former for handel og tjenesteytelse, og kombinert med en så generell term som «shop», vil registrering innebære en uakseptabel monopolisering av ord som også andre næringsdrivende har en berettiget interesse i å bruke. Dette er godt argumentert av Regjeringsadvokaten, som går rett i kjernen av friholdelsesbehovet.

Lagmannsretten skrev videre at selv om merket «klinger godt» har ikke ordmerket det fornødne særpreg. Da hjalp det heller ikke at merket var blitt registrert av EUIPO, eller at merket også var registrert i Storbritannia. Som lagmannsretten skrev, så var dette relevant, men ikke avgjørende.

Morten: Denne er vel rettskraftig, Julius?

Julius: Det stemmer, Morten. Det gjelder vel også tingrettens avgjørelse i Eltorque-saken (TOSL-2023-19475)

Morten: Ja, det er den. Eltorque (del av Lyng-gruppen fra Trondheim) var involvert i flere IP-saker i året som gikk, men her snakker vi altså om varemerkesaken (som Henriette har omtalt tidligere).

Eltorques kombinerte merke, reg. nr. 330129
(Patentstyret)

Både ordmerket ELTORQUE og et kombinert merke med dette ordelementet var søkt for blant annet motorer for kjøretøy, nautiske apparater og instrumenter, sensorer, samt salg, installasjon og reparasjon av disse varene. Både Patentstyret og KFIR ville bare godkjenne deler av fortegnelsene for begge merkene, ettersom de anså ELTORQUE beskrivende og uten det nødvendige særpreg for en rekke varer og tjenester knyttet til apparater og instrumenter.

Eltorque brakte derfor KFIRs vedtak inn for Oslo tingrett hvor de fikk medhold i en noe bredere fortegnelse enn for KFIR. Tingretten viste til at omsetningskretsen ville forstå betegnelsen «eltorque», som elektrisk dreiekraft («el» + «torque»), eller ‘dreier ved hjelp av elektrisk kraft’. Det var ikke avgjørende at ordet er en nydannelse. Retten mente at gjennomsnittsforbrukeren uansett vil oppfatte ordsammenstillingen som beskrivende og uten det nødvendige særpreg.

Retten mente videre at figurelementet ikke tilførte noe spesielt til det kombinerte merkets distinktivitet, og at det var tekstelementet «eltorque» som var det dominerende og iøynefallende også i dette merket.

For tingretten ble det også anført at merket var brukt i et slikt omfang at det hadde slitt seg til særpreg. Tingretten fant at merket hadde blitt brukt i et slikt omfang at det må anses særpreget for deler av vare fortegnelsen, men ikke for alle. Med det ble avgjørelsen fra KFIR opphevet, samtidig som nektelsen for en del varer og tjenester ble opprettholdt.

Julius: Jeg må innrømme at jeg får litt spanske vibber av «eltorque» jeg, Morten. Og da tenker jeg ikke på Lyng-gruppen og Anfi del Mar på Gran Canaria. Men så er vel ikke jeg noen gjennomsnittsforbruker av aktuatorer og ventiler heller.

Morten: Kanskje like greit at denne særpregsvurderingen ikke tar utgangspunkt i dine assosiasjoner da Julius. Men du har også sett helt kort på denne PRECISELY-avgjørelsen fra Oslo tingrett (TOSL-2022-162782).

Julius: Ja, ordmerket PRECISLY var nektet vern av både Patentstyret og KFIR for dataprogrammer i klasse 42, nærmere bestemt «Programvare som en tjeneste (SAAS) tjenester med programvare for bruk i kundepleie gjennom datainnsamling».

Retten pekte i likhet med tidligere instanser på at «precisely» er et rosende og positivt ladet ord for en rekke varer og tjenester, inkludert programvare, og at det derfor vil være uheldig å forbeholde en aktør retten til å benytte denne.

Da kunne det – i samsvar med gjeldende praksis - heller ikke legges avgjørende vekt på at merket var blitt registrert i andre jurisdiksjoner.

Morten: En kan jo også her kanskje se for seg en litt annen tilnærming til varemerkeretten der en tillater registrering av slike merker, men samtidig slik at bruk av «precisely» om karakteristikker av varer og tjenester anses beskrivende etter varemerkeloven § 5 (2) bokstav b).

Julius: Ingen dum tanke det, Morten. Likevel er det nok slik at det etter gjeldende rett i praksis kreves omfattende innarbeidelse for slike rosende betegnelser, noe saken om registrering av varemerket reMarkable også er et godt eksempel på.

Morten: Ja, i hvert fall etter norsk praksis ... Apropos angivelse av positive egenskaper så ble jo det også delvis utslagsgivende i den litt spesielle saken om varemerket ARCTIC WATER (TOSL-2023-25997). Her ble Mack Ølbryggeri sitt varemerke for mineralvann kjent ugyldig mer enn 20 år etter registrering ettersom betegnelsen «Arctic Water» måtte anses beskrivende. Dette er jo litt spesielt, men merket led dermed samme skjebne som bryggeriets EU-varemerke som tidligere var blitt kjent ugyldig med samme begrunnelse.

Ettersom merket var registrert tilbake i 2001 måtte tingretten reise tilbake i tid for å vurdere forholdene på registreringstidspunktet, inkludert tidligere varemerkelov fra 1961. I sin begrunnelse siterte tingretten blant annet KFIR som uttalte at:

Uansett om man vil tro dette eller ikke, vil ARCTIC fremkalle positive assosiasjoner og følelser hos gjennomsnittsforbrukeren når de møter merket på «mineralvann med og uten kullsyre» i klasse 32. Siden ARCTIC/Arktis assosieres med blant annet hav- og landområder med kaldt klima, iskaldt vann og ren is, er stedsangivelsen egnet til å oppfattes som en indikasjon på at mineralvannet er kaldt og friskt. Stedsangivelsen kan også påvirke forbrukernes valg i kjøpssituasjonen ved at varene assosieres til et sted som vekker de nevnte positive følelsene. Forbindelsen mellom varene og stedet anses etter dette å være tilstrekkelig direkte og har ikke en avledet karakter

Heller ikke tillegget av ordet «water» endret på konklusjonen ettersom ordet «arctic» måtte anses å vise til «water» som var en typisk var gjennomsnittsforbruker ville forbinde med Arktis.

Også denne avgjørelsen er rettskraftig. 

Morten: En veldig interessant sak som også varemerkeinnehavere av denne typen merker bør merke (!) seg. 

Julius: Høhø, det kan du si. Et varemerke det heller ikke gikk glatt for, var det kombinerte merke IS-FRITT (23-097809TVI-TOSL/05). Merket var søkt blant annet for strøsalt, og her skylder vi jo leserne å gjøre oppmerksom på at du representerte innehaver, Morten. I likhet med Patentstyret og KFIR, kom også tingretten til at merket direkte og umiddelbart vil oppleves som en angivelse av varens art eller egenskaper. De figurative elementene var ikke nok til at merket vippet over særpregsterskelen. Det at merket var registrert både i Finland og i Sverige, ble ikke tillagt avgjørende vekt.

Et merke på glattisen?
Bildene er hentet fra Patentstyret
Morten: Du har også sett på det vi mener er en ganske god særpregsvurdering fra underretten i EU, Julius?

Julius: Ja, du sikter vel til avgjørelsen i den såkalte ENDURANCE-saken og avgjørelsen i T-566/22 om det kombinerte merket ENDURANCE. Her viste underretten til at slagord eller ord og uttrykk som gjerne brukes i markedsføringen, også kan ha særpreg, så lenge slagordet ikke bare oppfattes som et markedsføringsuttrykk. Det avgjørende vil være om slagordet er egnet til å vekke en viss undring, eller krever noe fortolkning av omsetningskretsen som møter merket. 

Dernest viste retten til at særpregsvurderingen må først tas i lys av varene/tjenestene merket er søkt vern for, før det ses på hvordan omsetningskretsen vil oppfatte merket anvendt i relasjon til de aktuelle varene/tjenestene. 

Når det gjaldt dette merket, ENDURANCE, kom EU-retten til at omsetningskretsen av sportsvarene merket var søkt beskyttelse for, bare ville oppfatte ordet som et salgsfremmende uttrykk, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse.  

Det var også behov for å friholde merket, slik at andre også kunne bruke uttrykket endurance, ved markedsføring av sine varer, og at det derfor ville være uheldig å la et selskap få enerett til å bruke uttrykket i kommersiell sammenheng. 

Men nå skal vi over til inngrepssaker, forvekslingsfare og alt annet som er gøy, Morten.

Norsk praksis - kollisjonssaker

Morten: Om vi skal Julius, og vi kan begynne med et eksempel på en klassisk forvekslingsfarevurdering fra EU-retten, i T-473/22. Spørsmålet var om merket LAAVA ville krenke varemerkeretten til det eldre merket LAV. Det forelå vareidentitet, men merkene var ikke tilstrekkelig like rent fonetisk, visuelt eller konseptuelt til at det forelå forvekslingsfare. Dommen gir en god oppsummering av momentene til forvekslingsfarevurderingen, og viser at underretten holder en konsistent linje.

Så kan vi hoppe tilbake til Norge, og se på LB-2023-9016 og den såkalte XEON/CEON-saken som gjaldt forvekslingsfare mellom ordmerket XEON og det kombinerte merket CEON.

 XEON var registrert i Norge for varer i klasse 9 som omfatter blant annet databehandlingsutstyr og datamaskiner, operativsystemprogrammer.

Det yngre merket CEON var søkt vern i Norge, og det ble gitt vern for en rekke varer og tjenester, men ikke for varer i klasse 9 eller tjenestene i klasse 38 (Data transmission service). Avgjørelsen fra Patentstyret, og senere KFIR ble anket inn for tingretten, som opprettholdt KFIRs vedtak. Tingrettens dom ble anket inn for lagmannsretten.

I vurderingen av om det forelå forvekslingsfare delte lagmannsrettens seg i et flertall og et mindretall. I vurderingen av kjennetegnslikhet, viste flertallet til at det er lagt til grunn i rettspraksis at omsetningskretsen oftest legger mest merke til begynnelsen av et ord. Dette med en henvisning til en lagmannsrettsdom (LB-2015-201256), der det vises til EU-domstolens praksis.

Her må vil vel bemerke at EU-domstolens underinstans, i en nyere avgjørelse, har advart mot at dette gjøres til en generell sannhet. Underinstansen påpeker at det er merkenes helhetsinntrykk som skal vurderes. Låser man seg på likhet i merkenes begynnelse, kan dette stå i veien for helhetsvurderingen, se sak T-56/20 avsnitt 38.

Når det gjaldt den visuelle likheten mente flertallet at merkene fremstod som visuelt like, ettersom de tre siste bokstavene er identiske. At XEON er et ordmerke og CEON et kombinert merke, var etter flertallets syn ikke et moment av større betydning.

Vedrørende fonetisk likhet, mente lagmannsretten at den norske omsetningskretsen ville uttale merkene identisk. Med det forelå det tjeneste- og vareslagslikhet, samt fonetisk og visuell likhet i tilstrekkelig grad til at det forelå forvekslingsfare, og tingrettens dom ble med det opprettholdt.

Den ankende part hadde imidlertid også vist til at merkene er blitt registrert side om side i 35 land og av EUIPO.

I lys av C-218/01 Henkel, kom Lagmannsretten til at de internasjonale registreringene måtte vektlegges, men hvilken vekt registreringene skulle ha måtte bero på en konkret vurdering. I denne saken kom lagmannsretten til at registreringene i andre jurisdiksjoner ikke kunne tillegges avgjørende vekt.

Julius: Kanskje ikke så overraskende at retten ikke la avgjørende vekt på de utenlandske registreringene i denne sammenhengen heller, Morten. Men jeg mener det burde kunne ha en viss betydning også her.

Men la oss gå over til magiens verden og til lagmannsrettens avgjørelse i HARRY POTTER-saken (LB-2023-13976). Saken stod mellom konsertarrangøren Star som arrangerte musikkkonserter der de spilte musikk fra Harry Potter-filmene. Avgjørelsen er kommentert på IP-trollet tidligere også.

Hovedspørsmålet i saken var om TONO-lisensen ga Star rett til å fremføre bearbeidelser av verket som TONO lisensen gjaldt.

Det varemerkerettslige spørsmålet for lagmannsretten var om Stars bruk av tittelen «The Magical Music of Harry Potter” i markedsføringen av nevnte konserter, krenket Warners varemerkerett til ordmerket HARRY POTTER. Merket var registrert for blant annet innspilt musikk i klasse 9, og lagmannsretten kom til at Stars tjenester hadde klare likhetstrekk med det HARRY POTTER-merkene var registrert for.

Ble eneretten tryllet bort?
(Foto: C.Suthorn (Wikipedia) / cc-by-sa-4.0)


Til tross for at lagmannsretten kom til at det forelå både kjennetegnslikhet og tjenesteslagslikhet, mente lagmannsretten at det ikke forelå forvekslingsfare eller et varemerkeinngrep. Begrunnelsen til lagmannsretten var at bruken av Harry Potter i konserttittelen ville oppfattes som en innholdsreferanse, og ikke som en angivelse av konsertens kommersielle opprinnelse. Lagmannsretten viste altså at omsetningskretsen ikke ville tro at det var Warner som stod bak konserten, alene fordi Warners ordmerket ble brukt i tittelen.

Det kan være grunn til å stoppe opp litt her. For det Warner har en enerett til, det er å bruke merket Harry Potter i kommersiell sammenheng for de aktuelle varer. Og hvis man som dommer vil åpne for at andre bruker dette merket, ja så kan det spørres om det ikke er unntaket i varemerkeloven § 5, som åpner for bruk av andres varemerker i samsvar med god forretningsskikk for visse tilfeller, som da burde anvendes.

Lagmannsretten så det imidlertid ikke slik, og kom til at det ikke forelå forvekslingsfare. Lagmannsretten vurderte også om HARRY POTTER-merket var velkjent, og om det forelå assosiasjonsrisiko, uten at dette endret på konklusjonen i inngrepsspørsmålet.

Lagmannsretten viste til at Navnet Harry Potter utvilsomt er godt kjent i Norge, men at navnet først og fremst er kjent nettopp som navn på en romanfigur og ikke som kjennetegn på noens varer og tjenester. Selv om lagmannsretten påpekte at navnet nok kunne gi assosiasjoner til Warners tjenester og produkter, fant ikke lagmannsretten å kunne legge til grunn at en betydelig del av omsetningskretsen vil oppfatte bruk av navnet Harry Potter som en garanti for at en vare eller tjeneste stammer fra Warner.

Morten: Her har jeg litt sympati med godeste Harry jeg, Julius. Betydningen av varemerkeregistreringen ble liksom bare tryllet bort av lagmannsretten.

Julius: Enig i at denne begrunnelsen var litt overraskende. Før vi forlater kollisjonstilfellene har du sett på enda sak om forvekslingsfare, Morten.

Morten: Ja, og det mellom to parter som nærmest må kunne karakteriseres som et gammelt ektepar, i hvert fall når det gjelder krangling. Man kan kanskje ikke lære en gammel hund nye triks, men som vi skal komme til å se kan Red Bull nekte en rød hund varemerkeregistreringen for drikkevarer i klasse 32, nemlig Monsters varemerke RED DAWG (VM 23/00061).

KFIR kom i likhet med Patentstyret til at RED BULL-merket nøt kodakvern. Patentstyret mente imidlertid at siden hunder og okser er to helt forskjellige dyr var ikke det at begge var røde tilstrekkelig til at det forelå assosiasjonsrisiko. I motsetning til Patentstyret, mente imidlertid KFIR at RED DAWG ville dra fordel av den suksess og goodwill som tilligger RED BULL-merket hvis merket ble brukt på drikkevarer i klasse 32. Med det forelå det assosiasjonsrisiko, og vi kan se det slik at RED BULL ga Monsters registrering for klasse 32 viiiiiinger, slik at den fløy ut av varemerkeregisteret.

Julius: Til slutt i år har vi også fått en nokså spesiell sak som gjelder eierskap til innarbeidelsesvern, nemlig KFIRs avgjørelse om varemerke STRATOS (tenk utested, ikke sjokolade) i VM 23/00007.

Navnet Stratos ble brukt på et legendarisk utested i Oslo (min personlige mening etter noen sene kvelder der). Selskapet By Oslo Group registrerte ordmerket STRATOS I 2021 for utelivsrelaterte tjenester.

Bygningen som huser det (etter sigende) legendariske
utestedet STRATOS (Foto: Quevaal (Wikipedia) /CC BY-SA 3.0)
Youngstorget eiendom, som eide bygården der utestedet lå, mente de hadde en eldre varemerkerett basert på innarbeidelse, og at registreringen til By Oslo Group måtte oppheves fordi registeringen krenket deres eldre varemerkerett.

Det var på det rene at Youngstorget eiendom eide bygget, der det i en årrekke hadde vært en kafé, eller en restaurant eller et utested som hadde navnet Stratos.

Patentstyret avviste kravet fra gårdeier, og viste til at det ikke var dokumentert i noen leieavtaler at eierskapet til varemerket lå hos gårdeier, og heller ikke var bruken av STRATOS-navnet regulert i avtalene.

Etter Klagenemndas syn hadde Youngstorget eiendom dokumentert bruk av Stratos, både som navnet på lokalene på toppen av bygget, og som kjennetegn på den virksomhet som til enhver tid hadde blitt drevet i disse lokalene, slik at det forelå en innarbeidet varemerkerett.

Da KFIR vurderte om man kunne se på innarbeidelse fra tiden før Klager, Youngstorget Eiendom, overtok bygget, skrev de:

«Det foreligger ingen skriftlig avtale som dokumenterer at retten til «Stratos» ble overført fra tidligere grunneier da klager overtok eiendomsretten til bygget i 2001. Det er imidlertid på det rene at det ikke gjelder formkrav ved inngåelse av avtaler etter norsk rett, og at en avtale også kan bygge på for eksempel konkludent adferd og passivitet. Det avgjørende er om den ene parten har handlet slik at medkontrahenten har rimelig grunn til å tro at avtale er inngått, jf. blant annet HR-2011-581-A avsnitt 47 og HR-2017-971-A avsnitt 41. Det skal foretas en konkret helhetsvurdering av omstendighetene i saken.»

Og nettopp etter en slik konkret og skjønnsmessig helhetsvurdering, kom KFIR til at det hadde vært en underforstått avtale om at navnet «Stratos» har fulgt med som en del av overdragelsen av bygget. Dette har sammenheng med at «Stratos» helt siden 30-tallet har vært navnet på det aktuelle lokalet.

Det forelå med det en innarbeidet varemerkerett som var blitt ervervet av Youngstorget eiendom. I forlengelse av dette, var registreringen til By Oslo i strid med Youngstorget eiendoms eldre varemerkerett, og varemerkeregistreringen måtte oppheves.

KFIRs vedtak er nå bragt inn for Oslo tingrett, så denne saken kommer vi nok tilbake til utover året.

Morten: Her er det jo lett å la tankene fly som en enslig drage til Highaskite-avgjørelsen for noen år siden og innlegget om denne.

Julius: Du kan få sagt det, Morten. Men nå har jeg sett at Patentstyret skal øke prisene for søknader om varemerke, patent og design med 30% fra 1. mars, så jeg må nesten løpe og sende inn noen søknader før i morgen.

Morten: God ide, Julius. Takk for praten, vi snakkes neste år!


To IP-troll eller et gammelt ektepar?
(Foto: JUS/Victoria Lillevik Kumwenda)