19 september 2019

After the Kraftwerk ruling: Narrower limitations and exceptions for EU and EEA?

EU-domstolen avsa 29.7.19 dom i C-476/17 Pelham, som omhandlet sampling av to sekunder fra «Metall auf Metall» av den kjente elektronikaduoen Kraf­twerk (tidligere omtalt av Simon Skarstein Waaler her). Alan Hui har tidligere skrevet PhD om opphavsrett og sampling av musikk, og skriver her et gjesteinnlegg om saken

Alan er for tiden postdoktor ved Universitetet i Oslo, hvor han jobber på MASHED-prosjektet ved RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse. Han har tidligere arbeidet som Assistant Director i den australske forvaltningen, hvor han har rådgitt den australske regjeringen om The Copyright Amendment (Online Infringement) Act av 2018 og generelt med modernisering av den australske opphavsrettsloven.


The recent EU Court of Justice’s preliminary ruling in the Kraftwerk case (Pelham v Hütter, C-476/17) clarifies the nature and scope of exceptions and limitations in the EU, and the EOS (EEA) by virtue of the EFTA. Many have discussed the case, including Simon Skarstein Waaler in this blog (see also a Google Translate version in English). Here, we delve deeper into implications for limitations and exceptions beyond remixes and consider how the this ruling should be read with other authorities.

What is “unrecognisable to the ear”?

Ralph Hütter i Kraftwerk
Foto: Miroslav Bolek, CC BY SA 3.0
In the Kraftwerk ruling, the Court of Justice sets out a new test for infringement in relation to a phonogram sample and a phonogram producer’s rights. A sample infringes the phonogram producer’s right unless it is “in a modified form unrecognisable to the ear” (or in German, “in geänderter und beim Hören nicht wiedererkennbarer Form”, C-476/17, 31). But what does this mean? How is it different from other tests in EU copyright and related rights law that separate existing material from new material?

First of all, the test places the burden on the potential user to demonstrate the use is unrecognisable. The Court of Justice chose not to place the burden on rightholder to demonstrate, which could have been achieved with a “recognisable to the ear” test. In doing so, it created a different burden to other threshold tests, such as the “substantial part” test which places the burden on the rights holder to prove that a substantial part has been taken.

A second difference is that the test does not consider the new work as a whole. It only considers the sample taken out of the context of the new work. This contrasts with other concepts, such as parody, independent work and adaptation. For example, the parody test from Deckmyn which includes a requirement to “evoke an existing work while being noticeably different” (C 201/13, 20).

We should also consider, as a third matter, that the words “to the ear” tie the test to human sense and human perception. As the Court of Justice clarified in European Central Bank v Federal Republic of Germany, “Although an interpretation of a provision of an Agreement ‘in the light’ of its legal context is possible in principle to resolve a drafting ambiguity, such an interpretation cannot have the result of depriving the clear and precise wording of that provision of all effectiveness.” (C-220/03, paragraph 31). “To the ear” unambiguously points to the human ear. However, this seems difficult to adapt to the scale and nonhuman nature of automated systems for online platform regulation.  Though audio content identification is increasingly tailored to musical and sonic features which stand out to human perception, it does not enable perfect replication of or substitution for that perception.

Fourthly, it is not yet clear what kind of ear or what kind of listener the test refers to. Is the test attempting an objective standard of what a listener ought to have recognised, or a subjective standard based on a listener’s good faith belief? Is the test based on an expert listener (such as a musicologist or a musician familiar with the relevant styles of music), or a lay listener? Can the listeners be aided by studio monitor speakers, content recognition software or a music sampling?

Despite the test’s complexity, it clearly rules out some uses. This includes certain types of sampling which set out to highlight the sources are “unrecognisable to the ear”. Examples include mashups, long-form DJ mixes and mixes which select the recognisable parts of popular songs on music charts or within a genre. It also rules out unmodified uses, which might be relevant when sampling highly repetitive, minimalist or short phonograms.

Are free use, new work and independent work limitations inconsistent with EU law?

Foto: Zacks/Pixabay
The Court of Justice implies that free use and independent work limitations (such as the German Urheberrechtsgesetz § 24 (1), the Norwegian åndsverklov § 6, the Swedish upphovsrättlag § 4) are not consistent with relevant EU law. It writes, “A Member State cannot, in its national law, an exception or limitation other than those provided for in Article 5 of Directive 2001/29 to the phonogram producer’s right provided for in Article 2(c) of that directive” (C-476/17). The German § 24 (1) provision is such an exception or limitation not provided for in Article 5 of the InfoSoc Directive.

However, a free use or creation of an independent work may nonetheless avoid infringing a phonogram producer’s rights. When considering the phonogram producer’s exclusive right to authorise or prohibit reproduction (2001/29/EC, Article 2(c)), the court says, “where a use, in exercising the freedom of the arts, takes a sound sample from a phonogram in order to use it, in a modified form unrecognisable to the ear, in a new work, it must be held that such use does not constitute ‘reproduction’” (C-476/17, emphasis added).

So, in some circumstances, the use of a sample to make a new work does not infringe the phonogram producer’s exclusive right. In these circumstances, the use is not a reproduction covered by a limitation or exception; it is not a reproduction at all. The Court of Justice helpfully provides one set of circumstances: in exercising the freedom of the arts, modifying a phonogram to the point of unrecognisability to the ear. Perhaps this might extend to modifying other related rights material (such as broadcasts, films, and performances) to the point of unrecognisability for the relevant senses. If “unrecognisable to the ear” is the objective of the test, and the “modifying” is only a means, then other ways of achieving unrecognisability may also suffice. One could take a sample that is unmodified but nonetheless unrecognisable. One could also take an unmodified sample, but place it in a context which makes it recognisable, for example being obscured by other layers of sound, or by syncopation.

There are some circumstances that make a new work, but nonetheless infringe the phonogram producer’s exclusive right. In the Kraftwerk case, use of a sample “as a continuous loop, with minimal modifications and in such a way as to be recognisable, as a rhythm sequence” (Advocate-General’s opinion, C-476/17, 25) was infringing. To give another example, the taking of a photograph of a painting was ruled to be a new and independent work (upphovsrättlagen § 4) by the Swedish Supreme Court in J.L v M.A. (T- 1963-15), as the painting was a criticism of society, while the photograph was a portrait. However, the Kraftwerk court would rule this is infringement as the photograph would not be “unrecognisable to the eye”.

New frontiers or barriers for quotation

The Kraftwerk ruling introduces two interesting tests for determining whether a use qualifies for the quotation exception: “enter into dialogue” and “possible to identify the work”. A use must “enter into dialogue” with the used work, amongst other conditions, to be a quotation. The Court of Justice explains the text means that “the essential characteristics of a quotation are the use, by a user other than the copyright holder, of a work or, more generally, of an extract from a work for the purposes of illustrating an assertion, of defending an opinion or of allowing an intellectual comparison between that work and the assertions of that use” (C-476/17, 71). The court does not specify how or whether these characteristics relate to “criticism or review”, which are the two illustrative purposes set out in the Information Society Directive (InfoSoc Directive, 2001/29/EC, Article 5(3)(d)).

Moses Pelham
Foto: Stefan Brending, CC-BY-SA-3.0
According to the Kraftwerk court, there is only quotation if there is an “intention of entering into dialogue”, and “there can be no such dialogue where it is not possible to identify the work concerned by the quotation at issue” (C-476/17, 72-73). What does “possible to identify the work” mean? Presumably, it sets a different bar what is unrecognisable to the ear. One interpretation is that it is possible by any means, human or otherwise, to identify the work sampled. This may set a lower bar, for it seems that a work is more likely to be identified or recognised if the standard is not tied to the ear.

These additional tests from the Court of Justice ruling make the quotation exception more complex for music sampling artists, and creators of memes and GIFs who also rely on quotation.

Implementing the Kraftwerk ruling

Following the Kraftwerk ruling, EU and EEA states may need to implement changes in their phonogram rights, exceptions and limitations. There are at least two options for national jurisdictions to implement the Kraftwerk ruling: to update the statute or leave implementation for courts. A range of factors could influence a member state’s view about the merits of statutory or case law approaches, including how closely national statutory provisions mirror EU provisions.

Updating the statute could be desirable where statute is unclear on its face, following the Kraftwerk ruling. For example, an independent work or free use exception may be interpreted to cover too broad a range of uses, beyond those specified in EU limitations and exceptions. Amending the statute to clarify how it does not go beyond those specified by EU law would improve the clarity of statute when read as a standalone authority. It would also avoid uncertainty hindering copyright exceptions and limitations, an issue the German Constitutional Court highlighted in its earlier Pelham v Hütter ruling(Bundesverfassungsgericht, Case 1 BvR 1585/13, 31 May 2016, paragraph 100).

Leaving the statute unamended might be appropriate in cases where it is unclear how the Kraftwerk ruling interacts with the statute. Quotation exception statutes provide one set of examples. For example, “in dialogue with [the protected work]” (Kraftwerk ruling, 71) could be read to clarify “quotation” or “purposes such as criticism or review” (InfoSoc Directive, article 5(3)(d)). Given the InfoSoc Directive does not mention “in dialogue with, it may be preferable to leave it out of the statute. If the statute remains unamended, this would leave EU and EEA national courts to decide when it is necessary to consider whether a quotation for purposes such as criticism or review is in dialogue with the protected work. In such cases, waiting until the national courts apply the Kraftwerk ruling’s precedents could be prudent.

Foto: Carlotta Silvestrini/Pixabay
While there is generally some flexibility about whether and how to amend statutes to accommodate the Kraftwerk ruling, this is not the case when it comes to online content-sharing service providers like YouTube and SoundCloud. Here, the path for statutory reform following the Kraftwerk ruling is less certain but arguably more urgent. Ordinarily, a new interpretation of statutory provisions may not require urgent statutory reform and could apply to uses and disputes as they arise. However, EU states must comply with the Digital Single Market Directive by 7 June 2021 (DSM Directive, EU 2019/790, article 29) which require online content-sharing service providers to anticipate uses and avoid disputes by judging the nature of the uses upon upload. EOS states would need to comply in a similar timeframe. The DSM Directive requires authorisation for uses (article 17 (4)(a)) where “no exception or limitation applies” (preamble, paragraph 8). In addition, it requires “best efforts to ensure unavailability” where there is no authorisation (article 17(4)(b)). It also requires states to ensure reliance on certain exceptions and limitations for uses on online content-sharing services (article 17(7)).

Accommodating both the Kraftwerk ruling and the DSM Directive is a large-scale task that brings some challenges. Many content platforms already use automated tools, known as content ID systems, to identify use of popular phonograms in the millions of uploads happening each day and assist with copyright enforcement. Unfortunately, Content ID systems used are not always accurate at detecting use of phonograms and as a French research mission confirms (Copyright Protection on Digital Platforms, page 21), it is not cost-efficient to identify all copyright materials. In the MASHED project at the University of Oslo, we have been interviewing and surveying mashup producers to understand their experience of copyright and platform regulation. We are also speaking with content platforms and content ID providers about how they balance copyright, creativity and the scale of their activities, especially as laws change in this space. Countries and online service providers will need to walk a fine line between underblocking unauthorised and infringing uses and overblocking uses permitted by limitations and exceptions. Some parts of the Kraftwerk ruling which are difficult to translate into automated regulation systems —particularly the “unrecognisable to the ear” test—seem difficult to implement.

Towards harmonisation

The Kraftwerk ruling is another attempt by the EU Court of Justice to harmonise copyright and related rights. Together with the Deckmyn v Vandersteen ruling (that EU copyright and related rights concepts have “autonomous meaning”, C 201/13), it challenges EU and EOS states to adapt their laws to be closer to EU concepts. Because the EU Court of Justice is continuing to articulate and clarify the nature of copyright and related rights, and associated limitations and exceptions, national reforms may continue for some time as gaps are closed and concepts are clarified. Although the Kraftwerk case started with a single music remix in Germany, its future impact will be felt throughout the EU, the EOS and online content platforms.

Alan Hui

22 august 2019

KFIR F 19/7: Foretaksnavn, opphevelse, fristberegning, fisjon og fusjon

Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) har avgjort en sak om fristberegning ved fisjon og fusjon for opphevelse av foretaksnavn. Artigere enn man først skulle trodd (?)

Etter krav om administrativ overprøving fra kravstillende selskap 3-T BYGG AS opphevet Patentstyret foretaksnavnet 3 T BYGG AS, på bakgrunn av forvekslingsfare mellom foretaksnavnene og sistnevntes varemerkeregistrering av dette kombinerte merket:

Hentet fra Patentstyrets avgjørelse
Det var temmelig klart at kravstillers og innehaverens navn er egnet til å forveksles all den tid det bare er en bindestrek som skiller dem, samt at begge navn benyttes for byggevirksomhet.

Etter foretaksnavneloven må imidlertid krav om opphevelse ved administrativ overprøving «fremmes innen 3 år etter at registreringsvedtaket er fattet», jf. § 3-6 første ledd andre punktum.

Det som var det springende punkt i saken da KFIR behandlet den, var når denne fristen skulle begynne å løpe. Innehaveren hadde nemlig registrert to foretak. Det første foretaket ble registrert 10. oktober 2005 og het 3 T BYGG AS. Dette foretaket endret siden navn til 3 T BYGG Holding AS. Det andre foretaket, som også het 3 T BYGG AS, ble registrert så sent som 11. juli 2017. Det avgjørende for om kravet om opphevelse skulle føre frem, var følgelig hvilken dato man skulle legge til grunn for når registreringsvedtaket var fattet.

Etter en naturlig språklig forståelse av foretaksnavneloven § 3-6 første ledd andre punktum, skulle man nok tro at det er datoen for registrering av det aktuelle foretaket som kreves opphevet, som er det avgjørende. Dette la også Patentstyret til grunn. Det aktuelle foretaket var registrert 11. juli 2017 og når kravet om overprøving var kommet inn innen ett år etter at registreringsvedtaket ble fattet, var 3 års-fristen til foretaksnavneloven etter Patentstyrets syn overholdt. Da kunne ikke innehaveren høres med at det aktuelle foretaket ble opprettet som følge av omorganisering, og at virksomheten inkludert foretaksnavnet ble overført fra det eldste foretaket til det nyeste. Selv om foretaksnavnet som kreves overprøvd er det samme som navnet på innehaverens første foretak, var disse selskapene etter Patentstyrets skjønn like fullt to ulike juridiske personer som derfor måtte holdes adskilt.

Innehaveren anførte også at kravstiller hadde opptrådt passivt gjennom ikke å kreve foretaksnavnet opphevet da det ble brukt for det første foretaket, og at kravet på denne bakgrunn måtte avvises. Heller ikke dette var Patentstyret enig i. Når kravet om overprøving var kommet inn innen fristen for det aktuelle foretaket, hadde det altså ikke noe å si at kravstiller hadde akseptert bruken av foretaksnavnet i en årrekke brukt på det første foretaket.

Overfor KFIR gjorde klager gjeldende at Patentstyret ikke hadde vurdert anførselen om at innehaver hadde drevet selskapet sammenhengende i 13 år, og at foretaksnavnet måtte anses som videreført etter foretaksnavneloven § 4-1. Denne bestemmelsen lyder som følger:

«(1) Et foretaksnavn kan overdras sammen med den virksomhet som foretaket driver eller med den vesentligste del av denne.(2) Ved overdragelse av virksomheten eller den vesentligste del av denne går retten til foretaksnavnet over til den nye eier hvis ikke annet er avtalt.»

Etter KFIR syn var det avgjørende for om foretaksnavnet kunne bestå, hvorvidt det hadde blitt foretatt en overdragelse av virksomheten på en slik måte at det måtte være tidspunktet for registrering av det første foretaket fra 2005, som måtte legges til grunn ved vurderingen av 3-års fristen i lovens § 3-6.

Under saksforberedelsen for KFIR ba nemnda innehaveren om å underbygge anførselen om at hele virksomheten, inklusive firmanavnet, ble overdratt i forbindelse med selskapsoverdragelse fra selskapet registrert i 2005 til selskapet som ble registrert i 2017. Som følge av KFIRs anmodning ble det fremlagt en fisjonsplan (ett selskap blir til to), og en fusjonsplan (to eller flere selskaper blir til ett), samt en bekreftelse fra revisjonsselskapet Deloitte som skulle vise at omorganisering med selskapsrettslig kontinuitet hadde funnet sted.

Bekreftelsen fra revisjonsselskapet stadfestet etter KFIRs syn «at det er funnet sted en fisjon av 3 T Bygg AS (org nr. 988 750 174) med overføring av virksomhet til 3 T Bygg Hjelpeselskap AS (org nr. 918 632 689), og påfølgende fusjon mellom 3 T Bygg Hjelpeselskap AS (org nr. 918 632 689) og 3 T Bygg AS (org nr. 918 632 514) med 3 T Bygg AS som overtakende selskap.»  

Det som for Patentstyret fremstod som 2 forskjellige selskaper, fremstod for Klagenemnda som et eldre selskap som var blitt overført til et nyere. I et forsøk på å være pedagogisk, og med fare for å avdekke grunnleggende mangler vedrørende ferdigheter i Paint, vises følgende tegning:

Etter en gjennomgang av forarbeidene påpeker KFIR at foretaksnavneloven §4-1 først og fremst regulerer tilfeller der en virksomhet overdras fra et rettssubjekt til et annet, men at ordet «overdragelse» også omfatter overføringer i form av fisjon og fusjon. Videre viser KFIR til reglene i skatteloven og aksjeselskapsloven om fisjon og fusjon, og til at formålet bak disse reglene «formuerettslig, selskapsrettslig og skattemessig kontinuitet ved oppdeling og sammenslåing av selskaper». Til støtte for dette viser Klagenemnda til teorien, nærmere bestemt Giertsen, 1999, Fusjon og Fisjon, side 27–28 og side 42–43.

Klagenemnda kommer videre til at et slikt kontinuitetsprinsipp også må gjelde for retten til foretaksnavnet, og «Når vesentlige deler av virksomheten er overdratt, omfatter dette også samme rett til firmaet, inkludert navnet, som virksomheten har fri rådighet over i en slik prosess». Til tross for at det var opprettet et nytt selskap i Enhetsregisteret, med et nytt organisasjonsnummer, fant ikke Klagenemnda at dette ga ny adgang til å reise krav om administrativ overprøving. Det ble lagt til grunn «at det i prinsippet er snakk om samme rettssubjekt fordi overtagende selskap av kontinuitetshensyn trer inn i overdragerens rettigheter og forpliktelser». Klagenemnda kom følgelig til motsatt resultat av Patentstyret og foretaksnavnet ble ikke opphevet.

Dette trollets bemerkninger

Det er nok slik at overtakende selskap etter en fisjon eller fusjon trer inn i overdragerens rettigheter og forpliktelser. Dette er også lagt til grunn i nyere teori, f.eks. Liland Fusjon og Fisjon (2016) side 377 flg. KFIR kommer imidlertid til at kontinuitetsprinsippet også må gjelde for retten til «andre immaterielle rettigheter uten at man risikerer å miste prioriteten til en rettighet i en fisjon-/ fusjonsprosess». Dette samsvarer med utgangspunktet om at de formuesgoder som det fusjonerende selskapet eier forut for fusjonen, eies av det overtakende selskapet etter fusjonen.

Uten at KFIRs avgjørelse kan tas til inntekt for det motsatte, må det nok antakelig trekkes en grense mot rettigheter som i utgangspunktet er uoverdragelige – slik som rettigheter etter en lisensavtale. Etter dette trollets syn er det neppe slik at lisensgiver uten videre må akseptere at en uoverdragelig lisensavtale overdras gjennom en fusjon eller fisjon. En slik forståelse finner støtte i forarbeidene til den gamle aksjeloven der det står følgende:
«Det bør ikke hindres at det inngås avtale om at en rettighet ikke skal kunne overføres ved fusjon. Hvordan man skal tolke en avtale som forbyr overdragelse av rettigheten, men uten at fusjonstilfellet er nevnt må overlates til praksis. Dessuten bør det forutsettes at fusjon i enkelte tilfeller vil representere en vesentlig bristende forutsetning. F.eks, kan det være en vesentlig bristende forutsetning for en lisensavtale at lisensrettigheten blir over dratt fra selskap A. til selskap B. I slike tilfeller må det være adgang til å heve avtalen.», se Ot. Prp. Nr. 19 (1974 – 1975) side 202.
Det kan også bemerkes at Høyesterett har slått fast at overføringen av fast eiendom som overføres gjennom selskapsrettslige fisjoner, i tillegg må tinglyses på det nye selskapets blad i grunnboken for å få rettsvern mot det opprinnelige selskapets kreditorer, jf. Rt. 2017 side 33 Forusstranda. Det samme gjelder muligens ved overdragelse av patenter etter ikrafttredelsen av patentloven § 44a, slik at den «nye» eieren etter en fisjon/fusjon må registreres som innehavere i patentregisteret for at vern oppnås mot overdragerens kreditorer. Men dette blir temmelig langt på siden av Kfirs avgjørelse.

En av bidragsyterne til Immaterialrettstrollet, Torger Kielland, er nemndsmedlem i KFIR og har vært med på å avgjøre denne saken. Han har ikke bidratt til utformingen av dette innlegget.

19 august 2019

EU-domstolen i C-476/17 Pelham: Sampling av lydklipp innebærer ikke et inngrep i produsentvernet dersom klippet er endret på en måte så det ikke lenger er gjenkjennelig

EU-domstolen avsa 29.7.19 dom i C-476/17 Pelham, hvor det legges til grunn at sampling av lydopptak som utgangspunkt ikke er tillatt, uavhengig av omfanget av klippet. Det åpnes imidlertid for at sampling ikke innebærer et inngrep i produsentvernet dersom det er «ændret og uigenkendelig for øret». Videre avklarer EU-domstolen at sitatretten forutsetter at det siterte er gjenkjennelig, og at medlems­statene ikke kan innføre andre unntak og innskrenkninger utover det som følger av infosoc-direktivets artikkel 5.

Simon Skarstein Waaler har skrevet masteroppgave om temaet, og kommenterer her dommen.

Moses Pelham
Foto: Stefan Brending, CC-BY-SA-3.0
I 1997 produserte den tyske musikkprodusenten Moses Pelham «Nur Mir» for den tyske artisten Sabrina Setlur. Sangen inneholdt et to sekunders sample fra «Metall auf Metall» av den kjente elektronikaduoen Kraf­twerk (hør sammenligning her). Kraftwerk gikk til søksmål og anførte at bruken av klippet innebar et inngrep i deres produsentrett til lydklippet. Saken har versert i det tyske rettssystemet siden slutten av 90-tallet, og har blant annet vært innom den tyske grunnlovsdomstolen. Her ble det lagt til grunn at et produsentvern av så korte lydklipp kunne innebære et inngrep i retten til kunstnerisk frihet etter den tyske grunnloven. Da saken kom tilbake til tysk høyesterett (Bundesgerichtshof) ble det besluttet å forelegge seks spørsmål for EU-domstolen.

EU-domstolens avgjørelse

Spørsmål 1 og 6: Rekkevidden av produsentvernet etter infosoc-direktivets artikkel 2 bokstav c og forholdet til EU-charteret
Under en samlet behandlingen av spørsmål 1 og 6 stilte EU-domstolen spørsmål om infosoc-direktivet (direktiv 2001/29) artikkel 2 bokstav c, i lys av EU-charteret, skal fortolkes slik at selv en kort reproduksjon av et lydopptak som inkorporeres i et nytt lydopptak omfattes av produsentvernet (avsnitt 26).  

Det legges her til grunn at selv en «meget kort ludprøve af et fonogram i princippet ... betragtes som en ´delvis´ repdroduktion af dette fonogram», og at produsenten av dette i utgangspunktet kan forby slik bruk av korte samples (avsnitt 29).

Videre trekker de frem direktivets overordnede formål som er å «indføre et højt beskyttelseniveau» og understreker at investeringshensynet, og muligheten til å sikre tilfredsstillende avkastning og økonomisk sikkerhet for produsenten, er hovedformålet med produsentvernet (avsnitt 30). 

Produsentvernet må imidlertid avveies opp mot kunstnerisk frihet og ytringsfrihet (avsnitt 34). Man må derfor finne en «rimelig balance» mellom hensynet til kreativ frihet og hensynet til den intellektuelle eiendomsretten (avsnitt 32). Denne avveiningen innebærer at bruken av et i utgangspunktet vernet lydklipp faller utenfor produsentvernet dersom det er endret «i en sådan grad, at denne prøve ikke er genkendelig for øret i det nye værket» (avsnitt 36). En slik bruk av et sample vil ifølge EU-domstolen, ikke berøre denne fremstillers mulidhed for at opnå et tilfredsstillende afkast af sin investering» (avsnitt 38). 

Spørsmål 2: Bruk av korte samples er ikke et «eksemplar» og omfattes ikke av utleiedirektivet
EU-domstolen vurderer under spørsmål 2 hvorvidt vilkåret «eksemplar», som følger av artikkel 9 nr.1 bokstav b i utleiedirektivet 2006/115, skal tolkes slik at bruk av et sample i et nytt lydspor ikke kan anses som et «eksemplar». 

Det fremheves at formålet med bestemmelsen i utleiedirektivet er å sikre produsentens «investering, som denne er gået ind på med henblik på fremstilling af fonogrammer, og som kan vise sig at være særdeles store og risikobehæftede» (avsnitt 44). Bestemmelsen tar sikte på å forhindre piratkopieringer og at produsenten taper inntekter som følge av dette (avsnitt 45). 

Foto: Raph_PH, CC-BY 2.0
Med henvisning til Genève­konvensjonens av 29. oktober 1971 artikkel 2 og artikkel 1, legger EU-domstolen til grunn at utleiedirektivet artikkel 9 nr. 1 b) bare omfatter tilfeller der «alle eller vesentlig del af de på et fonogram optagne lyde, som på grund af deres egenskaber kan erstatte de lovlig eksemplarer af dette» (avsnitt 46). På samme måte som Generaladvokat Szupnar, legger EU-domstolen derfor til at et «fonogram, som indeholder prøver af musik, der er overført fra et andet fonogram, ikke udgør et ´eksemplar´ af dette fonogram i denne bestemmelses forstand, for så vit som det ikke gengiver hele eller en væsentlig del af dette fonogram» (avsnitt 55).

Spørsmål 3: Unntak og innskrenkninger er uttøm­mende regulert i infosoc-direktivet
Under spørsmål 3 spurte Bundesgerichtshof, med henvisning til bestemmelsen i den tyske opphavsrettslov (UrgH) § 24 (1), om medlemsstatene kan innføre bestemmelser som begrenser produsentvernet «på den måde, at et selvstændigt værk, som er skabt ved fri benyttelse af hans fonogram, må udnyttes uden hans samtykke» (avsnitt 25). Bestemmelsen om «fri bruk» etter UrhG § 24 (1) gjelder i utgangspunktet åndsverk og tilsvarer åndsverksloven § 6 (2). Foreleggende domstol har imidlertid lagt til grunn at den tyske bestemmelsen får analogisk anvendelse for produsentvernet (avsnitt 56). 

EU-domstolen tolker det forelagte spørsmålet som et spørsmål «om en medlemstat i sin nationale ret må fastsætte andre undtagelser fra eller indskrænkninger i fonogramfremstillerens ret i henhold til artikel 2, litra c), i direktiv 2001/29 end de i dette direktivs artikel 5 omhandlede» (avsnitt 57). 

Uten nærmere presisering av problemstillingen, og hvordan de tolker og forholder seg til UrgH § 24 (1), går EU-domstolen inn i en overordnet drøftelse av hvorvidt medlemsstater kan innføre andre unntak eller innskrenkninger enn de som er nevnt i infosoc-direktivets artikkel 5. Ikke overraskende, legger EU-domstolen til grunn at dette er tilfellet (avsnitt 65).

Spørsmål 5: Medlemsstater har begrenset skjønnsmargin ved fullstendig harmonisering
I fortsettelsen av dette ønsket Bundesgerichtshof svar på om produsentvernet i infosoc-direktivet artikkel 2 c) innebærer en fullharmonisering. For tysk rett hadde dette særlig betydning for anvendelsen av bestemmelser om grunnleggende rettigheter. Dette henger sammen med at den tyske grunnlovsdomstolen ikke vurderer fullharmoniserte bestemmelser opp mot vernet av slike rettigheter i den tyske grunnloven, men bare opp mot rettigheter i EUs charter for menneskerettigheter.

EU-domstolen påpeker at «den omstændighed, at en medlemsstat påberåber sig bestemmelser i national ret, selv hvis der er tale om forfatningsbestemmelser, ikke ændre EU-rettens virkning på denne stats område» (avsnitt 78). Til tross for at en bestemmelse krever full harmonisering, understreker EU-domstolen at «det dog fortsat [er] muligt for nationale myndigheder og retter at anvende nationale normer til beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, forudsat at denne anvendelse ikke gør indgreb i det beskyttelsesniveau, som er fastsat i chartret, således som dette fortolkes af Domstolen, eller i EU-rettens forrang, enhed og effektive virkning» (avsnitt 80).  

EU-domstolen konkluderer på bakgrunn av dette med at artikkel 2 c) i infosoc-direktivet utgjør «en foranstaltning til en fuldstændig harmonisering af det materielle indhold af den deri omhandlede ret» (avsnitt 86). 

Spørsmål 4: Bruken av samples må både kunne identifiseres og være i samspill med det siterte lydopptaket for å omfattes av sitatretten
Sitatretten har lenge vært trukket frem som et mulig hjemmelsgrunnlag for sampling. Spørsmålet 4 som ble forelagt EU-domstolen var hvorvidt infosoc-direktivet artikkel 5 nr. 3 bokstav d «skal fortolkes således, at begrebet ´citater´ i denne bestemmelse omfatter en situation, hvor det ikke er muligt at identificere det pågærldende værk ved hjælp af det omhandlede citat» (avsnitt 66).

Foto: Zacks/Pixabay
EU-domstolen påpeker at et sitats vesentlige kjennetegn er at en bruker anvender et verk med henblikk på å illustrere et legitimt formål (avsnitt 69), og at brukeren av et beskyttet verk som påberoper seg sitatretten «skal følgelig have til hensigt at indgå i et samspil med dette værk» (avsnitt 71). Forutsetningen for at bruk av et sample kan omfattes av sitatretten, er derfor at bruken «tilsigter at indgå i et samspil med det værk, hvoraf prøven er udtageer i samspill med det siterte verk» (avsnitt 72). 

Et slikt samspill er imidlertid ikke mulig «når det ikke er mulig at identificere det pågæeldende værk, ved hjælp af det omhandlede citatet» (avsnitt 73). Sitatbegrepet i infosoc-direktivet artikkel 5 nr. 3 bokstav d omfatter derfor ikke tilfeller «hvor det ikke er muligt at identificere det pågældende værk ved hjælp af det omhandlede citat» (avsnitt 74).  

Gjestetrollets betraktninger

EU-domstolen legger i sin avgjørelse til grunn at produsentvernet i infosoc-direktivet artikkel 2 c) i utgangspunktet er absolutt, i den forstand at bruk av selv et kort lydklipp innebærer et inngrep i produsentvernet. Det åpnes med andre ord ikke opp for en vurdering av hvorvidt det anvendte lydklippet er et resultat av en «vesentlig investering», som enkelte har argumentert for, sml. åvl. § 24 om eneretter til databaser. 

Dersom klippet som brukes endres i en slik utstrekning at det ikke er mulig å kjenne det igjen, kan det derimot gå klar av produsentvernet. I motsetning til Generaladvokat Szupnar som legger en svært formell og lite fleksibel tilnærming til grunn, tolker EU-domstolen produsentvernet innskrenkende. Ifølge EU-domstolen vil et ubegrenset produsentvern ikke være forenelig med hensynene som begrunner produsentvernet (artikkel 31). 

Det fremstår som rimelig klart at Pelhams bruk av samplet fra «Metall auf Metall» i «Nur Mir», er såpass fremtredende og gjenkjennelig at det vil falle inn under produsentvernet. På generelt grunnlag etterlater derimot EU-domstolens imidlertid flere ubesvarte spørsmål.

EU-domstolens unyanserte syn på sampling og produksjonsteknikk
Både EU-domstolens argumentasjon og konklusjon tilsier at de legger til grunn at all form for produksjon av lydopptak krever investeringer som er «meget betydelige» (avsnitt 30). Dette var muligens tilfelle ved vedtakelse av infosoc-direktivet i 2001, da produksjonen av et lydopptak gjerne krevde bruk av dyrt innspillingsutstyr og kompetent personell. Det stemmer derimot lite overens med dagens teknologiske situasjon og mulighetene til å produsere lydopptak på en rimelig måte. Kan man si at et lydopptak produsert i hjemmestudioet til en tenåring krever investeringer som er «meget betydelige», og at dette krever et høyt beskyttelsesnivå for å sikre avkastning på investeringene som er gjort? Vil ikke et utsnitt på to sekunder fra et lengre lydklipp ofte kreve mindre investeringer sammenlignet med hele lydopptaket? 

Sabrina Setlur
Foto: Manecchino, CC BY-SA 3.0
EU-domstolen går ikke inn i en nærmere drøftelse av i hvilken grad investeringshensynet gjør seg gjeldende ved bruk av korte samples, men det er tydelig at de legger stor vekt på hensynet når de innskrenker produsentvernet til å ikke gjelde i de tilfeller der det aktuelle lydopptaket er «ændret og uigenkendelig for øret». De begrunner dette som ovennevnt med at dette «ikke ville berøre denne fremstillers mulidhed for at opnå et tilfredsstillende afkast af sin investering» (avsnitt 38). Dette er naturligvis et legitimt hensyn ved vurderingen av rekkevidden til produsentvernet, da det er klart at det er de økonomiske investeringen som skal vernes. Det kan virke som at EU-domstolen legger til grunn at all gjenkjennelig reproduksjon vil ramme produsentens økonomiske interesser på en slik måte at det går ut over muligheten for avkastning. Det fremstår imidlertid som lite nyansert å ikke skille mellom hvilke investeringer som kreves for å foreta ulike lydopptak og variert bruk av disse, når en åpenbart trekker det hensynet frem som et avgjørende element ved den innskrenkende tolkningen av produsentvernet. Én del av et lydopptak vil kunne kreve store økonomiske investering, mens resten kan være billig å foreta seg. Alt avhenger av den konkrete situasjonen og hvilken type lydopptak og bruk det er tale om.

En kan spørre seg hvorvidt mulighetene for avkastning av en gjenkjennelig liten del av et lydklipp vil være mye større enn bruk av lengre deler av et lydklipp som er «ændret og uigenkendelig for øret». Videre har heller ikke EU-domstolen eksemplifisert hvilken type avkastning det her er tale om. En konsekvens av reproduksjon av et lydopptak uten samtykke er at reproduksjonen fungerer som et substitutt, og at dette følgelig kan redusere avkastningen til rettighetshaveren. Leser en EU-domstolen i lys av dette, kan det fremstå som at de mener at all gjenkjennelig sampling vil være et substitutt for det opprinnelige lydopptaket. 

Er det slik at enhver bruk av en gjenkjennelig del av et lydopptak vil berøre fremstillerens mulighet til å oppnå en tilfredsstillende avkastning av sin investering? Hva som hadde blitt utfallet i en situasjon der det var påvist at det aktuelle lydopptaket som var samplet ikke hadde krevd investeringer som var «meget betydelige» er usikkert. Vil en da kunne foreta en tilsvarende innskrenkning av produsentvernet, til tross for at det anvendte lydopptaket er gjenkjennelig? Dette blir i så tilfelle svært likt vurderingen etter databasedirektivet, og er en modell EU-domstolen ikke valgte. Samtidig er det vanskelig å se for seg at produsentvernet skal kunne gjøres gjeldende i de tilfeller der de økonomiske interesser ikke er fremtredende, ettersom et produsentvern i et sånt tilfelle neppe vil medføre en «rimelig balance» mellom grunnleggende rettigheter. Et mulig hjemmelsgrunnlag vil da kunne være de-minimis-prinsippet. 

Vag rettstilstand for både rettighetshavere og brukere - når vil et lydopptak være «ændret og uigenkendelig for øret»?
At EU-domstolen har åpnet for at produsentvernet og hensynet til den intellektuelle eiendomsretten ikke er absolutt, er nok av mange ansett som både en svært positiv og riktig tolkning av rettskildebildet. Hensynet til kunstnerisk frihet og ytringsfrihet tilsier at en «rimelig balance» mellom de grunnleggende hensynene ikke ville blitt oppnådd ved en annen tolkning. Samtidig kan man spørre seg hvorvidt rettsregelen EU-domstolen oppstiller er god, og hva den egentlig betyr i praksis. 

EU-domstolen presiserer ikke nærmere hva som ligger i at et lydopptak er «ændret og uigenkendelig for øret». Det vil derfor være opp til rettsanvendere, domstoler og fremtidige avgjørelser fra EU-domstolen å avgjøre innholdet i dette. Måten man bruker samples på er ikke ensformig, og anvendelsesområdene og teknikkene man bruker for å bearbeide et lydklipp er varierte. Hvor mye må man endre et sample før det blir ugjenkjennelig? I mange tilfeller vil et kort sample inngå i en større kontekst, og det vil være vanskelig å adskille det fra de øvrige elementene. Akkurat når vilkåret er oppfylt er vanskelig å forutse, men en pekepinn kan være hvorvidt den aktuelle bruken kan framstå som et substitutt som går ut over inntjeningsmulighetene til produsenten. Det er i hvert fall dette EU-domstolen legger vekt på (avsnitt 38). 

Foto: Carlotta Silvestrini/Pixabay
Et annet spørsmål som også står ubesvart med det nye vilkåret er hvem som skal foreta vurderingen av om noe er «ændret og uigenkendelig for øret». Er det mannen i gate, musikeren, rettighetshaveren, lydteknikeren eller dommeren? De vil naturligvis ha helt ulike utgangspunkt og muligheter for å foreta en slik vurdering, og vil nok mest sannsynlig ha ulike oppfatninger. Et viktig hensyn innen opphavsretten er forutberegnelighet, og muligheten til å kunne forutse om noe er ulovlig eller ikke. For brukerne sin del vil en så vag rettsregel kunne resultere i mindre skapelse og kreativ utfoldelse, noe som naturligvis ikke er ønskelig.

Videre kan det synes som at EU-domstolen legger en opphavsrettslig vurdering til grunn, da vurderingen «ændret og ugienkjennelig» er mistenkelig lik vurderingen av hvorvidt noe er et «selvstendig verk» etter åvl. § 6 (2). Vurderingene har sterke likhetstrekk, selv om ikke EU-domstolen trekker en uttalt parallell til denne vurderingen. Konseptet blir uansett det samme – det er lov til å ta utgangspunkt i noe som allerede eksisterer, så lenge det endres og gjøre ugjenkjennelig. En kan altså bruke et vernet lydopptak som utgangspunkt for skapelsen av et nytt lydopptak, men man er riktignok nødt til å oppfylle kriteriet om at det må ha blitt «ændret og uigenkendelig for øret». 

Uklart hva EU-domstolen mener om retten til å fremstille selvstendige verk
Leser en pressemelding i forbindelse med Pelham kan det synes som at EU-domstolen mener at rettsregler som UrgH § 24 (1), som tilsvarer åvl. § 6 (2), ikke er i tråd med infosoc-direktivet. Pressemeldingen bør tas med en klype salt, men det er ikke rart at dommens svar på spørsmål 3 kan by på misforståelser. 

Det fremgår ikke klart om EU-domstolen egentlig tar stilling til om en bestemmelse som UrgH § 24 (1) er i strid med infosoc-direktivet. Dersom de hadde ment at bestemmelsen ikke er lovlig, ville dette vært en nokså spenstig konklusjon og hadde trengt en mye mer nyansert og utførlig drøftelse. Det eneste EU-domstolen ser ut til å vurdere er hvorvidt medlemsstater kan innføre andre unntak og innskrenkninger enn de som er uttømmende regulert i artikkel 5. Dette legges, ikke overraskende, til grunn. 

Det er på det rene at en vid tolkning av UrgH § 24 (1) vil være i strid med infosoc-direktivets artikkel 5 forutsatt at bestemmelsen ville fått anvendelse på sampling av gjenkjennelige lydopptak. En tolkning av UrgH § 24 (1), som tilsvarer den innskrenkende tolkningen av infosoc-direktivets artikkel 2 c) som ble gjort i spørsmål 1 og 6, vil imidlertid ikke medføre unntak eller innskrenkning av produsentvernet utover tilfellene som er uttømmende regulert i artikkel 5.  Videre er det som ovennevnt svært store likhetstrekk med innskrenkingen av produsentvernet mot sampling lydopptaket er «ændret og uigenkendelig for øret» og reglene om fri bruk og selvstendig verk, jf. UrgH § 24 (1) og åvl. § 6 (2). 

Er infosoc-direktivet fleksibelt nok til å håndtere problemstillinger som den forelagte? 
Ved å foreta en innskrenkede tolkning av produsentvernet, etter en vurdering av hva som utgjør en «rimelig balance» av de grunnleggende hensynene, viser EU-domstolen evnen til å være dynamisk ved å anvende infosoc-direktivet på en fleksibel måte. Dette var gledelige nyheter etter at Generaladvokat Szpunar hadde lagt opp til en særdeles konservativ og lite dynamisk tolkning av regelsettet ved å utelukkende baserer seg på ordlyden og en konservativ oppfatning av at intellektuelle eiendomsretter er urokkelig. Til tross for at dommen har sine svakheter og uklarheter, stenger den ikke for fremtidige fleksible tolkninger av de lovfestede eneretter, unntak og innskrenkninger i Infosoc-direktivet. Hva som blir konsekvensene for produsentvernet i kjølvannet av dommen er uklart, og vil potensielt by på fremtidige diskusjoner av hva som faktisk rammes av vernet.

Simon Skarstein Waaler

12 august 2019

Borgarting lagmannsretts avgjørelse i sak om Norcapes patent: ikke skjerpet beviskrav i saker om muntlige mothold

Borgarting lagmannsrett lener seg på swingballprinsippet i en ny avgjørelse om Norcape Biotechnology AS’ patent for et dyrefôr produsert av avfallsprodukter. Avgjørelsen i saken mellom Norcape og Staten v/ Klagenemnda for Industrielle Rettigheter (KFIR) inneholder også uttalelser om forholdet til EPOs praksis om beviskrav som kan få betydning for tvister hvor EPOs avgjørelser er sentrale rettskilder.

Sak LB-2018-72158-2 gjaldt Norcapes patent NO 320964. Dom ble avsagt 22.7.2019. Patentet beskyttet et hydrolisert marint proteinprodukt og et fôrprodukt omfattende dette, samt en fremgangsmåte for fremstillelse av produktet. Oppfinnelsen foredler avfallsprodukter som ellers ville blitt kastet slik at det blir egnet til bruk som fôr. Dette oppnås ved bruk av en kombinasjon av to rensemetoder. Slik oppnår man å skille ut proteinene man ønsker å bruke som fôr, samtidig som vond lukt og smak unngås.

KFIR hadde opphevet patentet etter begjæring om administrativ overprøving fra en tredjepart. Begjæringen begrunnet kravet med et mothold som ikke var behandlet tidligere i søknadsprosessen. Den 29. april 2004, en knapp måned før inngivelse av patentsøknaden, ble det holdt et foredrag på en konferanse arrangert av Union of Fishmeal and Fishoil Manufactures in The European Community. I foredraget var en prosess for rensing ved kombinasjon av ultrafiltrering og nanofiltrering nevnt. Imidlertid var ikke alle de spesifikke stoffene som skulle skilles ut av filtreringen nevnt i foredraget. KFIR mente at det på grunn av de uønskede stoffenes egenskaper var nærliggende å benytte nanofilter for å skille disse ut. KFIR kjente derfor patentet ugyldig som følge av manglende oppfinnelseshøyde.
Norcapes patenterte metode
Kilde: Patentstyret
Norcape brakte saken inn for Oslo tingrett, som var enige i KFIRs avgjørelse. For lagmannsretten var et viktig tema hvorvidt det gjaldt et skjerpet beviskrav for å bevise at en muntlig presentasjon har funnet sted og hvilket innhold denne hadde. EPO har i rekke avgjørelser gitt utrykk for at et slikt skjerpet beviskrav gjelder (se blant annet sak T 2003/08). Spørsmålet var om dette måtte legges til grunn også for den norske domstolens vurderinger. Domstolen avviste at det var tilfelle. For det første var det usikkert om uttalelsene fra EPO etablerte en generell bevisregel eller om avgjørelsene det ble vist til for å underbygge en høyere terskel bare var uttrykk for konkret bevisvurdering. For det andre gir EPC ingen plikt til å anvende samme bevisregler som EPO. Tingretten hadde derfor korrekt angitt alminnelig sannsynlighetsovervekt som terskel for vurderingen.

Lagmannsrettens tvil om man i EPO anvender en strengere bevisnorm for muntlige foredrag er ubegrunnet. I siste utgave av Case law of the Boards of Appeal, s. 82 flg, sies det klart at “the standard of proof for ascertaining the contents of an oral disclosure is high. What has been said, or to use the terms of Art. 54(2) EPC, what has been "made available to the public" has to be put beyond reasonable doubt.” Selv om det selvsagt gjøres en konkret bevisvurdering i hver enkelt sak er det ikke til å komme forbi at dette må forstås som en strengere standard enn den alminnelige “on the balance of probabilites“.

At et skjerpet beviskrav på bakgrunn av EPOs praksis må legges til grunn er et hyppig brukt argument i norske patentsaker. Praksis fra EPO blir i stadig større utstrekning brukt for å underbygge rettslige argumenter for norske domstoler. Avgjørelsen fra lagmannsretten kan bety at man i fremtiden bør unngå å argumentere for at EPOs bevisregler har betydning i norske saker, og heller vise til de konkrete omstendighetene som gir grunn til å kreve mer informasjon om omstendighetene rundt foredraget. Avgjørelsen kan også brukes som et argument mot relevansen av EPO-praksis i norske saker. En avgjørelse i en sak om nyhet eller oppfinnelseshøyde som avviser bruk av et mothold vil som følge av bevisreglene kunne skille seg så mye fra den norske saken at den blir mindre interessant som veiledning for dommeren.

I den konkrete saken synes dommeren å ha godtatt fremleggelse av en PowerPoint-presentasjon som tilstrekkelig for å klarlegge innholdet i foredraget. I EPO ville man antakelig ha krevd ytterligere dokumentasjon for å fastlegge om PowerPoint-presentasjonen ble brukt i den formen som ble fremlagt, at alle lysbilder ble brukt, og konteksten innholdet ble presentert i. Lagmannsretten synes å være fornøyd med fremleggelse av digital kopi datert noen dager før foredraget ble holdt. Uavhengig av terskelen for bevis man baserer seg på synes dette litt lettvint. Bevisførselen gjaldt forhold 15 år tilbake i tid. På den andre side synes samtidig bruk av ultrafiltrering og nanofiltrering å være hovedtemaet for foredraget. Det er mulig at dette var så sentralt at det ikke var grunn til å tvile på at dette ble formidlet i denne konkrete situasjonen.

Lagmannsretten drøfter så oppfinnelseshøyde. I den konkrete vurderingen av om oppfinnelseshøyde foreligger gjengir lagmannsretten bare KFIRs drøftelse. Lagmannsretten konstaterer at Swingball-prinsippet tilsier at man skal være tilbakeholden med å overprøve patentmyndighetenes konkrete vurderinger. Etter å ha tilbakevist enkelte innvendinger fra Norcapes side, ser retten ingen grunn til å sette til side KFIRs vurdering. KFIRs vedtak ble opprettholdt.

Det er uvanlig at domstolene i så stor grad lener seg på KFIRs vurderinger. Det er etter dette IP-trollets mening uheldig at lagmannsretten ikke foretar en konkret og fullstendig vurdering av oppfinnelseshøyde i saken. Selv om det i mange saker er grunn til å være tilbakeholden med å overprøve forvaltningens vurdering av patentsøknader, er det viktig at KFIRs vedtak blir underlagt en reell prøving av domstolene, og at dette kommer klart frem av domsgrunnene. Det er vanskelig å tenke seg at saken ikke er bedre opplyst etter to runder i retten enn tilfellet var når KFIR traff sitt vedtak. Også der retten er enig i KFIRs vurderinger bør det komme frem hvorfor og hvordan retten har gjennomført sin vurdering.

En av bidragsyterne til Immaterialrettstrollet, Julius Berg Kaasin, representerte Norcape i saken. Han har ikke bidratt til utformingen av dette innlegget.

02 august 2019

EU-domstolen i C-705/17 Hansson: Spikeren i kista for unntaksanmerkninger (disclaimers) i varemerkeregisteret?

Den 12 juni avsa EU-domstolen dom i C-705/17 Hansson – en oppklarende, om ikke nødvendigvis oppsiktsvekkende, avgjørelse om virkningen av unntaksanmerkninger i nasjonale varemerkeregistre ved vurderingen av merkets beskyttelsesomfang. En unntaksanmerkning er en opplysning om at deler av et registrert merke ikke omfattes av eneretten, og har til formål å skape klarhet hos allmenheten rundt varemerkerettens omfang.

Saken for EU-domstolen hadde sin bakgrunn i en varemerkesøknad for ordmerket ROSLAGSÖL som ble innlevert til det svenske Patent- och registreringsverket (PRV) 16 desember 2015, for alkoholfrie drikkevarer i klasse 32 (Nice-klassifikasjonen). 15. juli 2016 ble søknaden imidlertid avslått på grunn av forvekslingsfare med en tidligere registrering fra 2007 for følgende kombinerte merke:
Det tidligere merket var registrert for alkoholholdige drikker i klasse 33, og inneholdt en unntaksanmerkning om at registreringen ikke gir enerett til selve ordet "ROSLAGSPUNCH". Anmerkningen ble i sin tid ansett som påkrevd av PRV da "Roslag" er en region i Sverige og "Punsch" er beskrivende for varer omfattet av klasse 33. Som grunnlag for avslaget ble det vist til at "ROSLAGS" var det dominerende elementet i begge merkene, og at det er tale om likeartede produkter som kan omsettes gjennom de samme salgskanaler, og som til dels retter seg mot den samme omsetningskrets. Avslaget ble bragt inn for Patent- och marknadsdomstolen som ikke anså merkene for å være forvekslbare. Retten kommenterte også at PRV til tross anmerkningen hadde tatt med elementene som var omfattet av denne ved vurderingen av spørsmålet om forvekslingsfare. De aktuelle elementene hadde derfor likevel påvirket PRVs oppfatning av helhetsinntrykket av den eldre registreringen, og dermed dennes beskyttelsesomfang. En slik fremgangsmåte ville være i strid med anmerkningen.

PRV påanket avgjørelsen til Svea hovrätt, Patent- och marklnadsöverdomstolen som valgte å fremme tre spørsmål for EU-domstolen for en prejudisiell uttalelse (noe fritt gjengitt):
  1. Skal artikkel 4(1)(b) i direktiv 2008/95 tolkes slik at en helhetsvurdering av alle relevante faktorer som skal foretas ved vurderingen av om det foreligger fare for forveksling, skal kunne påvirkes av at et element av varemerket uttrykkelig er blitt utelukket fra beskyttelse ved registreringen gjennom en anmerkning? 
  2. Dersom det første spørsmålet besvares bekreftende, skal anmerkningen i så fall påvirke helhetsvurderingen på en måte som gjør at den kompetente myndigheten tar hensyn til det aktuelle elementet, men tillegger dette mindre betydning slik at det ikke anses for å ha særpreg, selv om elementet rent faktisk har særpreg og er dominerende i det eldre varemerket?
  3. Dersom det første spørsmålet besvares bekreftende og det andre benektende, skal anmerkningen likevel på annen måte kunne påvirke helhetsvurderingen?
Domstolen behandlet spørsmålene samlet og starter med å fremheve at artikkel 4(1)(b) skal tolkes slik at den er til hinder for nasjonale ordninger der anmerkninger får den virkning at merkeelementer som er omfattet av anmerkningene ekskluderes fra helhetsvurderingen som skal foretas ved fastsettelsen av om det foreligger forvekslingsfare. Artikkel 4(1)(b) kan heller ikke tolkes slik at det på forhånd, og med permanent virkning, skal kunne bestemmes at et slikt element som er omfattet av en anmerkning uten videre skal tillegges mindre betydning ved vurderingen. 

Roslags punsch
Foto: Systembolaget
Domstolen fremhever viktigheten av et harmonisert beskyttelsesnivå for varemerker i EU, og at hensynet til regelharmoni også gjelder vilkårene for å oppnå varemerkerettigheter. Selv om direktiv 2008/95 ikke inneholder bestemmelser om unntaksannmerkninger, slik at medlemsstatene har en frihet til å innta slike i sine nasjonale regelverk, må en slik regulering ikke påvirke delene av varemerkeretten som er harmonisert gjennom direktivet, blant annet vurderingen av når det foreligger forvekslingsfare etter artikkel 4(1)(b). 

Som fremholdt av domstolen, særlig i avsnittene 48 og 49, er forvekslingsfarevurderingen en svært sammensatt vurdering som ikke kan begrenses til en sammenlikning av enkeltelementer, men som snarere dreier seg om en sammenlikning av de helhetsinntrykket som disse elementene sammen skaper hos den relevante omsetningskretsen.

Det presiseres imidlertid (se avsnitt 55) at det ofte ikke vil bli konstatert forvekslingsfare i tilfeller der et søkt merke er sammenfallende med en bestanddel i et registrert merke som kun har svakt særpreg, eller som er beskrivende. Disse resultatene må imidlertid bygge på konkrete helhetsvurderinger, og ikke på absolutte forhåndsbestemte regler.

Unntaksanmerkninger er heller ikke direkte berørt i EUs nye varemerkedirektiv fra 2015 (2015/2436), og medlemsstatene står derfor i prinsippet fortsatt fritt til å innta egne regler om slike i sine nasjonale regelverk (enkelte kommentatorer har imidlertid stilt spørsmål ved om ikke fortalen til 2015-direktivet kan gi tilstrekkelige holdepunkter for å innfortolke et forbud mot unntaksanmerkninger i medlemsstatenes varemerkeregelverk). I lys av EU-domstolens avgjørelse, fremstår det uansett som tvilsomt om unntaksanmerkningene fortsatt vil ha livets rett i fremtidens nasjonale varemerkeregelverk, all den tid de ikke kan tillegges noen selvstendig betydning ved anvendelsen av det harmoniserte materielle regelverket. Det kan derfor hevdes at unntaksanmerkninger ikke lenger vil være i stand til å oppfylle sine opprinnelige formål om å skape klarhet hos allmenheten rundt varemerkerettens omfang.