12 desember 2017

Underretten opprettholder ugyldighet for Red Bulls fargemerker


Underretten - underinstansen til EU-domstolen - avsa 30. november sin avgjørelse i Red Bull v. EUIPO (forente saker T-101/15 og T-102/15). Underretten opprettholdt avgjørelse fra EUIPOs appellkammer om at to fargemerker registrert av Red Bull var ugyldige. Red Bull hadde for begge varemerker klart å overbevise EUIPO om at det var oppnådd tilstrekkelig særpreg gjennom bruk, men Underretten kom likevel til at fargekombinasjonene ikke kvalifiserte som varemerker etter forordning nr. 207/2009 artikkel 4, fordi angivelsene av varemerkene var for upresise.

I 2002 søkte Red Bull om registrering av varemerket avbildet  til høyre som et EU-varemerke i klasse 32, for energidrikker. Red Bull sendte i etterkant inn følgende beskrivelse av det relevante merket: "protection is claimed for the colours blue (RAL 5002) and silver (RAL 9006). The ratio of the colours is approximately 50%-50%". Merket ble godkjent til registrering i 2005. 
EUTM009417668

I 2010 søkte Red Bull om registrering av varemerket avbildet til venstre, også dette i klasse 32, for energidrikker. Red Bull ble bedt om å presisere proporsjonene mellom fargene og måten disse skulle fremgå på. Red Bull bekreftet at fargene skulle anvendes inntil hverandre og i like proporsjoner. Varemerket ble deretter godkjent til registrering for fargene Pantone 2747C og Pantone 877C, med følgende beskrivelse: "The two colours will be applied in equal proportion and juxtaposed to each other".

Etter at det ble inngitt innsigelse fra Optimum Mark Sp. z o.o i 2013, ble imidlertid begge varemerkene kjent ugyldig av EUIPO, under henvisning til at de manglet den presisjon som er påkrevd etter artikkel 4 i forordning nr. 207/2009 (nå artikkel 4 i forordning 2017/1001). Red Bull anket avgjørelsen til First Board of Appeal - appellkammeret - men fikk ikke medhold. Det ble vist til at bildene og beskrivelsene åpnet for mange ulike kombinasjoner av fargene, og dermed ikke var tilstrekkelig presis. Red Bull anket deretter avgjørelsen videre til Underretten.

Red Bulls anførsler
Red Bulls anke var basert på to grunnlag: (i) ugyldigheten av varemerkene var en krenkelse av artikkel 4 og i strid med prinsippene om proporsjonalitet og likebehandling, og (ii) innebar en krenkelse av prinsippet om berettigede forventninger. 
 
Red Bull anførte at appellkammeret hadde tolket avgjørelsen i Heidelberger Bauchemie (C-49/02) urimelig strengt, noe som resulterte i en uforholdsmessig og diskriminerende behandling av fargemerker i forhold til andre typer varemerker. Det ble anført at Heidelberger-dommen kun fastslo at varemerker som bestod av en kombinasjon av to farger som var angitt å omfatte "every conceivable form", ikke var presist nok. Red Bull mente at deres grafiske fremstilling med beskrivelse av fargene ikke falt i denne kategorien, og dermed tilfredsstilte kravene til presisjon.

Red Bull hevdet også at EUIPO hadde skapt en berettiget forventning om at varemerkene var gyldig registrert, ettersom merkene ble registrert etter at Red Bull hadde imøtekommet anmodningen om nærmere beskrivelse av merkene.

Underrettens avgjørelse
Underretten la til grunn som vilkår for registrering at fargekombinasjoner må oppfylle tre krav; i) de må utgjøre et kjennetegn, ii) de må kunne gjengis grafisk, og iii) de må være egnet til å skille et foretaks varer eller tjenester fra andre foretaks varer og tjenester. Kravet til grafiske gjengivelse var ifølge Underretten sentralt for å sikre opprinnelsesgarantifunksjonen, samt for å sikre at andre markedsaktører og myndigheter har mulighet til å forstå omfanget av tredjeparters rettigheter ved å undersøke selve varemerkeregistreringen. For å oppfylle sin funksjon som varemerke, måtte varemerket derfor fremstå entydig, presist og varig.
 
Underretten konkluderte med at Red Bulls fargekombinasjoner ikke oppfylte kravene. Den grafiske gjengivelsen og beskrivelsen av varemerkene sett i sammenheng, viste kun to farger og et visst størrelsesforhold mellom disse to fargene. Dette tillot en rekke kombinasjoner av fargene med et helt ulikt helhetsinntrykk.

Det ble vist til at Red Bull selv, som ledd i sin  bevisførsel rundt opparbeidelse av tilstrekkelig særpreg for fargekombinasjonene, hadde fremlagt dokumentasjon for at fargekombinasjonene var brukt på en rekke forskjellige måter. Dette underbygget at det fantes en rekke bruksmåter og kombinasjoner av fargene som falt innenfor beskrivelsene for varemerkene.

Dette medførte i følge Underretten at varemerkene ikke utgjorde "et systematisk sammenstilling som forbant fargene på en forhåndsbestemt og enhetlig måte". Dermed var heller ikke opprinnelsesgarantifunksjonen sikret, og kravet til presisjon ikke oppfylt.

Red Bulls argumentasjon for en "what you see is what you get"-tilnærming ble heller ikke akseptert, fordi beskrivelsen av merkene gikk lenger enn det som fremgikk av den grafiske gjengivelsen. Selv om det ikke er noe krav om beskrivelse, la Underretten til grunn at beskrivelsen måtte inngå i vurderingen når den faktisk var inkludert i søknaden. Med henvisning til Libertel (C-104/01), la Underretten også til grunn at en beskrivelse kan være nødvendig for å oppfylle kravene i artikkel 4. 
 
Underretten pekte videre på at det følger av fargekombinasjon-merkers natur, at en tilstrekkelig presis angivelse av beskyttelsesomfanget krever at den grafiske gjengivelsen eller den tilhørende beskrivelsen viser de nøyaktige fargenyansene, samt forholdet mellom dem og deres plassering i forhold til hverandre. Denne graden av presisjon er nødvendig på grunn av merkenes iboende "unøyaktighet". Fargekombinasjonsmerker skiller seg således fra andre typer varemerker i en grad som rettferdiggjør forskjellsbehandling.
 
Underretten fant heller ikke grunnlag for å konstatere at strengere krav til denne typen varemerker var disproporsjonalt, ettersom formålet med kravene særlig er å sikre varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti.

Det kan også være verdt å merke seg at Underretten la til grunn at den nylige endringen i artikkel 4, hvor kravet om grafisk gjengivelse ble fjernet, innebar et mer restriktivt regime. Avgjørelsen gir altså ingen grunn til å tro at saken ville falt annerledes ut under artikkel 4 sin nåværende ordlyd.

Heller ikke Red Bulls anførsel om berettiget forventning fikk gjennomslag. En slik berettiget forventning krevde i følge domstolen at søker kunne vise til spesifikke forsikringer, noe som ikke var tilfellet i nærværende sak. Underretten fant uansett at en registrering av et varemerke ikke kan beskytte innehaveren mot en senere ugyldiggjøring, når selve formålet med ugyldighetsinnsigelser er å rette opp den feilen som ble gjort når det ugyldige varemerket ble godkjent til registrering.
 
Immaterialrettstrollets betraktninger
Underrettens avgjørelse illustrerer hvor vanskelig det er å få registrert fargekombinasjonsmerker. Det er ikke obligatorisk å supplere den grafiske gjengivelsen med en beskrivelse. En slik beskrivelse vil likevel ofte være viktig i forbindelse med håndhevelsen av varemerket og for å unngå at varemerket faller bort som følge av ikke-bruk, fordi den gir nødvendig konkretisering av registreringens rekkevidde. Samtidig viser avgjørelsen at en beskrivelse som åpner for flere bruksmåter, nettopp vil medføre en risiko for at varemerket ikke blir registrert eller senere kjennes ugyldig.

Motviljen mot å opprettholde registreringen av Red Bulls fargemerker fremstår for så vidt velbegrunnet. Registreringen i tråd med Red Bulls grafiske gjengivelse og beskrivelse, ville gitt Red Bull et vern for en rekke forskjellige bruksmåter, som langt på vei kunne fortrenge enhver annen bruk av de aktuelle fargene med samme plassering og forhold til hverandre. Beskrivelsen vil for eksempel kunne omfatte en energidrikk i sølvemballasje med runde eller firkantede elementer som inneholder de aktuelle fargene, plassert inntil hverandre og med omtrent 50/50 fordeling. Dette til tross for at en gjennomsnittsforbruker neppe vil mistenke en felles opprinnelse. Beskrivelsen ville gi begrenset veiledning for tredjeparter som forsøker å avklare sitt handlingsrom.

Underretten gir imidlertid ingen veiledning om hva slags gjengivelse og beskrivelse som eventuelt vil tilfredsstille kravet til "systematisk sammenstilling". Innebærer det at beskrivelsen kun kan åpne for et fåtall bruksmåter og kombinasjoner, eller vil det kun godtas registreringer for en eller to konkrete bruksmåter eller kombinasjoner? Det kan også stilles spørsmål ved om det etter kriteriet "systematisk sammenstilling" er mulig å oppnå beskyttelse for fargekombinasjoner som ikke blir så snever at den av mange vil oppfattes som tilnærmet verdiløs.  

Dette immaterialrettstrollet venter i spenning på (den mulige) fortsettelsen.

06 desember 2017

Borgarting lagmannsrett: RiksTV tilgjengeliggjør musikkverk gjennom sin distribusjon av TV-sendinger gjennom det digitale bakkenettet

Kilde: Rikstv.no
Borgarting lagmannsrett avsa 4. desember dom i sak mellom RiksTV AS og TONO (16-154408ASD-BORG/01).

RiksTV distribuerer tv-sendinger gjennom det digitale bakkenettet. I tillegg til distribusjon av tv-sendinger fra norske kringkastere som NRK og TV2, distribuerer også RiksTV en rekke utenlandske tv-kanaler (som f.eks. MTG og SBS Discovery sine kanaler) til norske tv-seere.

TONO forvalter rettigheter på vegne av rettighetshavere til musikkverk i Norge, og etter gjensidighetsavtaler med tilsvarende organisasjoner i andre land.

Hovedspørsmålet i saken var om RiksTV distribusjon av tv-sendinger fra utlandet til norske seere innebærer tilgjengeliggjøring etter åndsverkloven § 2 eller om slik distribusjon bare innebærer en ren videreformidling av kringkasting som allerede har skjedd i utlandet. Lagmannsretten kom, i likhet med Oslo tingrett, til at RiksTVs distribusjon innebar en selvstendig tilgjengeliggjøring som RiksTV må klarere med TONO.

Retten kom videre til at det foreligger et økonomisk tap for TONO som følge av at RiksTV skulle ha betalt vederlag for denne tilgjengliggjøringen, men ettersom saken er delt tok retten ikke stilling til utmålingsspørsmålet.

TONO har derfor varslet at dersom dommen blir stående vil det bli fremmet erstatningskrav vederlaget som RiksTV skulle ha betalt for slik klarering for perioden 2009 og frem til idag.

RiksTV har på sin side varslet at de vil anke saken til Høyesterett.

24 november 2017

Ny utgave av Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR)


Årets fjerde nummer av Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (4/2017) er nå tilgjengelig (krever abonnement). Nummeret inneholder artikkelen "Fra norsk rettspraksis" av Anja Stensrud Elverum, hvor det redegjøres for Borgarting lagmannsretts dom av 19. desember 2016 (LB-2015-170539 og LB-2015-204605) mellom Pharmaq AS og Intervet International B.V.

I tillegg inneholder nummeret artikler om "Den territoriella begränsningen och domsrätt för immaterialrättsliga intrång" av Mattias Rättzén; "Opphavsrettslig beskyttet materiale til bruk i undervisningen" av Andreas Galtung og Anne Oline Haugen; "Ophavsretten i det digitale indre marked" av Peter Schønning og Lars M. Banke; "Om kompensationsordninger for privat kopiering af digitalt tekstmateriale" av Anders Kristian Rasch og Martin Kyst; "Kollager i ophavsretten: Ufr. 2009.875Ø. En fejlslagen dom" av Mads Marstrand-Jørgensen og "Ur svensk rettspräxis" av Per Jonas Nordell, som redegjør for Högsta domstolens avgjørelse av 13. november 2015 (NJA 2015 s.798).

22 november 2017

Bergen immaterialrettsforum - nytt møtested for immaterialrettere i Bergen og omegn

Vi som jobber med immaterialrett og markedsføringsrett i Bergen har lenge manglet et forum for faglig debatt. Dette har vi bestemt oss for å gjøre noe med gjennom etableringen av «Bergen immaterialrettsforum». Tanken er at dette skal fungere som et møtested for oss som arbeider med immaterialrett i Bergen og omegn, hvor vi med jevne mellomrom vil gi faglig påfyll gjennom foredrag og lignende arrangementer.

Vi sparker det hele i gang den 6.12.17 med foredrag av Bjørn Løtveit fra Universitetet i Tromsø, som skal snakke om sitt doktorgradsprosjekt «Pantsettelse av immaterialrettigheter». Foredraget finner sted kl. 14.15 i Seminarrom 2 i jusbygget på Dragefjellet (Jus-I). 

Det er sendt mail til flere mulige interessenter, men det er sikkert flere av dere der ute. Så hvis du ønsker å stå på liste for å få melding om fremtidige arrangementer, send e-post til torger.kielland@uib.no.

21 november 2017

Oslo tingrett: Varemerket LOTTO ikke ugyldig eller degenerert

Oslo tingrett avsa 2. november 2017 dom og kjennelse i sak(er) mellom spillselskapene Norsk Tipping AS og Play Cherry Ltd angående Norsk Tippings varemerke LOTTO (sak nr. 17-081294TVI-OTIR/04 og 17-055574TVI-OTIR/04). Retten frifant Norsk Tipping for Play Cherrys krav om at varemerket LOTTO måtte kjennes ugyldig, samt krav om sletting som følge av degenerering. Norsk Tipping fikk også medhold i at varemerket LOTTO har kodakvern.

Retten gav imidlertid Norsk Tipping kun delvis medhold i inngrepssaken ved at den forbød Play Cherry å benytte betegnelsene ”lotto” og ”Lotto 6/49”, men ikke betegnelsen ”Dinolotto”, i forbindelse med markedsføringen av spilltjenester på selskapets norskspråklige nettsider. Norsk Tipping fikk heller ikke medhold i sitt krav om fastsettelsesdom for videre krenkelser, ved siden av forbudsdom for utnyttelse av de nevnte betegnelsene. Saken bød på betydelig tvil for retten, og partene måtte derfor bære sine egne saksomkostninger.

Velkent her i riket, ikke bare i Verdal'n. Kilde: NRK
Dette immaterialrettstrollet vil påstå at en skal ha bodd rimelig langt og lenge til fjells her til lands for å ikke ha et forhold til betegnelsen ”lotto” i en eller annen betydning. Siden 1986 har betegnelsen blitt brukt av Norsk Tipping som navn på deres lotterispill. I 2004 ble også betegnelsen registrert som Norsk Tippings ordmerke i klasse 41, blant annet for lotterier, pengespillvirksomhet og spilltjenester tilbudt online.

Selskapet Play Cherry tilbyr pengespill på internett. Selskapet har lisens på Malta og selger tjenester i flere europeiske land. Siden 2011 har Play Cherry drevet norskspråklige spilltjenester på nettstedet eurolotto.com, og siden 2015 også på nettstedet norgesspill.com. På disse to nettsidene finnes blant annet spillene ”LOTTO 6/49” og ”Dinolotto”. Betegnelsene DINOLOTTO (ordmerke) og EUROLOTTO.COM (retten sikter antakelig til et kombinert merke registrert på et selskap tilknyttet selskap Play Cherry) er dessuten registrert som EU-varemerker. Disse har som kjent ikke virkning i Norge.

Som immaterialrettstrollet tidligere har meldt, begjærte Norsk Tipping opprinnelig midlertidig forføyning for Hedmarken tingrett i mars i år for stans av Play Cherrys bruk av betegnelsen ”lotto” i sine spilltilbud. I mai, før forføyningen var behandlet, tok Play Cherry ut stevning for Oslo tingrett hvor gyldigheten av varemerket LOTTO ble bestredet. Norsk Tipping besvarte stevningen med et motkrav om at Play Cherrys bruk av betegnelsen ”lotto” (herunder også i de aktuelle spillnavnene) i sin markedsføring måtte anses som en krenkelse av varemerket, og sakene ble deretter forent til felles behandling for Oslo tingrett.

Oslo tingretts avgjørelse
Før retten tok stilling til hovedspørsmålene i saken sa den seg uenig i Play Cherrys påstand om at en eventuell nektelse av bruk av selskapets EU-varemerker i Norge ville stride mot EØS-avtalens artikkel 36 om fri flyt av tjenester. Retten viste til at EØS-varemerkeretten selv åpnet for ulike løsninger med nasjonale varemerkesystemer i EØS-statene, og at dette da ikke kunne utgjøre brudd på EØS-rettens grunnprinsipper.

Gyldighets- og slettelsesvurderingen
Retten vurderte først om varemerket LOTTO var ugyldig på søknadstidspunktet i 2004 som følge av manglende særpreg jf. varemerkeloven (vml.) § 35, nærmere bestemt om betegnelsen ”Lotto” måtte anses beskrivende jf. vml. § 14 (2) bokstav a) og b) jf. § 2. Retten tok utgangspunkt i at ordet ”lotto” opprinnelig var brukt som et «alminnelig begrep” blant Ola og Kari Nordmann for en type lotterispill (dommens s. 10). Retten bemerket interessant nok at dette ikke lenger var tilfellet i 1986 da Norsk Tipping introduserte sitt spill ”Lotto”. Bruken av betegnelsen på søknadstidspunktet var, etter rettens syn, først og fremst i kombinasjon med andre ord som nærmere beskrev hva slags type spill det var snakk om.

Spørsmålet for retten ble dermed om betegnelsen (for gjennomsnittsforbrukeren) hadde ”fått en annen betydning enn som generisk betegnelse” fra Norsk Tipping tok den i bruk, til den ble registrert som varemerke i 2004.

Etter rettens syn forelå det svært lite informasjon om gjennomsnittsforbrukeren, noe som også var grunnen til at dommen ble avsagt under sterk tvil. Etter en inngående drøftelse av partenes fremlagte dokumentasjon, la retten (i motsetning til Lagmannsrettens avgjørelse i POTETGULL-saken) avgjørende betydning på den langvarige og intensive markedsføringsinnsatsen (innarbeidelsen) Norsk Tipping hadde gjort av sitt spill ”Lotto” i den aktuelle perioden.

I mangel på andre holdepunkter så retten også hen til egne oppfatninger ved bevisvurderingen, og uttalte i den forbindelse at ordet ”lotto”, i motsetning til for eksempel ”potetgull” fra Maarud, hadde opparbeidet en sekundær betydning hos gjennomsnittsforbrukeren som en betegnelse for en bestemt ytelse fra Norsk Tipping.

Retten konkluderte etter dette med at ordmerket LOTTO var gyldig på registreringstidspunktet.

Ved vurderingen av om varemerket måtte slettes som følge av etterfølgende degenerering jf. vml. § 36 bokstav b) uttalte retten at utfallet av særpregsvurderingen ble den samme som for gyldighetsspørsmålet, selv om Norsk Tipping i de senere år hadde fått større konkurranse i spillmarkedet. Varemerket var derfor ikke degenerert.

Norsk Tipping hadde også anført at varemerket LOTTO har såkalt ”kodakvern” etter vml. § 4 (2) (”velkjent her i riket”), noe retten var enig i ( likhet med KFIR i flere avgjørelser, se referanser nedenfor under ”Krenkelsesvurderingen”). Det ble i helhetsvurderingen lagt avgjørende vekt på spillets utbredelse blant den norske befolkning (blant annet TV-gjennom TV-sendinger i beste sendetid), samt Norsk Tippings utstrakte markedsføringen over lang tid.
Spillnettsted drevet av Play Cherry. Kilde: Mynewsdesk

Krenkelsesvurderingen
Ettersom tingretten kom til at LOTTO har kodakvern ble hovedproblemstillingen om det foreligger kjennetegnslikhet mellom LOTTO og betegnelsene brukt av Play Cherry jf. vml. § 4 (2). Retten kom til at betegnelsen ”Dinolotto”, i motsetning til ”lotto” og ”Lotto 6/49” ikke gav den nødvendige assosiasjonen til LOTTO. Retten vurderte ikke betegnelsen ”Eurolotto”, ettersom Norsk Tippings prosessfullmektig i prosedyren, slik retten forstod det, trakk anførselen (både hoved- og forføyningssaken) om stans av Play Cherrys bruk av denne betegnelsen. Dette var angivelig som følge av at spillet ikke lenger tilbys av Play Cherry, og at selskapet hadde tilkjennegitt at det ”ikke ville benytte denne betegnelsen før saken var rettskraftig avgjort” (dommens s. 14).


Ved vurderingen henviste retten til to beslektede avgjørelser fra KFIR vedørende registrerbarheten av betegnelsene ”Youpilotto” (KFIR 2014-84) og ”Lotto 24” (KFIR 2014-83), samt Eidsivating lagmannsretts avgjørelse i Auman-saken (dersom du har satt deg skikkelig til rette i (LOTTO-?)godstolen kan du også klikke innom KFIRs sak 16/00213). I samsvar med disse avgjørelsene konkluderer retten med at betegnelsen ”lotto” kun utgjør et tilstrekkelig dominant element i ”Lotto 6/49”, ved at betegnelsen kommer først, og at elementet ”dino” ikke gjenfinnes overhodet i LOTTO.

Retten fastslo deretter at Play Cherrys bruk av betegnelsene ”lotto” og ”lotto 6/49” ”ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på … (LOTTOs) særpreg eller anseelse (goodwill)”, og konkluderte med at Play Cherrys bruk av betegnelsene ”lotto” og ”Lotto 6/49” krenket varemerket LOTTO.

Norsk Tipping hadde subsidiært anført at dersom Play Cherrys bruk av de aktuelle betegnelsene ikke ble omfattet av varemerkeloven sine bestemmelser, måtte bruken rammes av markedsføringslovens § 25 om god forretningsskikk. Retten var ikke enig i dette, og viste til at betegnelsen ”Dinolotto” ikke kunne rammes av denne bestemmelsen når betegnelsen ikke gav noen assosiasjon med LOTTO.

Endelig hadde Play Cherry ved inngrepsvurderingen subsidiært anført at Norsk Tippings rett til å protestere mot Play Cherrys bruk hadde gått tapt som følge av passitivitet. Retten forstod dette som en anførsel dels basert på varemerkeloven § 8 og alminnelige passivitetsbetraktinger, men avfeide anførselen på begge grunnlag.

Play Cherry ble heller ikke hørt med at bruken av betegnelsene ”lotto” og ”Lotto 6/49” var hjemlet i varemerkeloven § 5.

Av mer prosessuell interesse konkluderte retten også med at Norsk Tipping ikke hadde reelt behov for å få fastsettelsesdom for at Play Cherrys bruk ville utgjøre en krenkelse (for fremtidige krenkelser) jf. vml. § 57, når retten allerede hadde konkludert med at Play Cherrys bruk av betegnelsene krenket varemerket LOTTO (forbudsdom).

Midlertidig forbud og sakskostnader
Ettersom Play Cherry hadde tilkjennegitt at de ville avstå fra å bruke ”lotto” som generell betegnelse inntil saken var rettskraftig avgjort, vurderte retten kun hvorvidt vilkårene for midlertidig forbud mot betegnelsen ”Lotto 6/49” var oppfylt. Inngrepet var allerede sannsynliggjort (ref. omtalen av krenkelsesvurderingen ovenfor), og spørsmålet ble derfor om Norsk Tipping hadde sannsynliggjort noen sikringsgrunn. Retten la her avgjørende vekt på at den økte konkurransen i spillmarkedet også innebar en økt fare for at varemerket LOTTO vil degenereres, og var derfor ikke i tvil om at dette vilkåret var oppfylt.

Som følge av at saken hadde bydd på tvil kom retten til at det var rimelig å pålegge partene å bære sine egne saksomkostninger. Retten gikk derfor ikke videre inn på hvorvidt Norsk Tipping hadde fått medhold ”i det vesentlige” jf. tvisteloven § 20-2 (3) bokstav a).

Dommen er foreløpig ikke rettskraftig.

Stridens kjerne. Kilde: VG
Immaterialrettstrollets betraktninger
Avgjørelsen reiser mange interessante immaterialrettslige problemstillinger. Når det gjelder Play Cherrys anførsel om at en eventuell nektelse av bruk av de aktuelle betegnelsene ville innebære et brudd på EØS-avtalens artikkel 36, så synes det for dette immaterialrettstrollet som at det har blitt helt vel mye konkurranserett i koppen.

Dersom Play Cherry skulle blitt hørt med en slik forståelse av EØS-avtalens artikkel 36, så ville det tilsynelatende undergravet nasjonale varemerkesystemer i samtlige EØS-land. Dette har neppe vært noen tiltenkt følge ved opprettelsen av EU-varemerkesystemet (og EUs varemerkedirektiv), se blant annet punkt 3 i fortalen til EUs varemerkeforodning). De markeds-, språk- og andre kulturmessige ulikhetene mellom EØS-medlemsstatene (som nasjonale varemerkesystemer i større grad er egnet til å ivareta) står i sterk kontrast til en slik forståelse av EØS-avtalen som ble anført av Play Cherry.

Når det gjelder gyldighetsvurderingen så er dette immaterialrettstrollet enig med tingretten i at bruken av betegnelsen ”lotto” har vært mer eksklusivt knyttet til Norsk Tippings spill, enn betegnelsen ”potetgull” for Maaruds… eh, potetgull.

Dette immaterialrettstrollet kan imidlertid ikke helt forstå at konklusjonen rundt gyldigheten av varemerket LOTTO skulle fortone seg som tvilsom for tingretten. Foruten det relativt bestemte inntrykket undertegnede har av betegnelsen som et varemerke for et bestemt spill her til lands, så fremstår det noe underlig at tingretten (hvis i tvil om dette) tilsynelatende ikke har lagt mer vekt på den tilnærmede monopolsituasjonen Norsk Tipping har vært i for spilltjenester i Norge i den aktuelle perioden. Det at Norsk Tipping har vært så å si alene om å tilby spilltjenester her på berget må etter dette immaterialrettstrollets oppfatning kunne sies å ha vært med på å innarbeide en sekundær betydning (særpreg) av ”lotto” som kjennetegn for én bestemt tilbyder. Rettens henvisning til den etterfølgende konkurransesituasjonen ved slettelsesvurderingen kan indikere på at retten likevel har lagt vekt på dette, men det burde i det minste kunne kommet klarere til uttrykk.

Når det gjelder krenkelsesvurderingen, så bemerker dette immaterialrettstrollet at Play Cherry fremdeles markedsfører spill på nettstedet ”Eurolotto.com”, selv om selve spillet ”Eurolotto” er fjernet. I lys av denne bruken er det noe merkelig at anførselen om forbud mot bruk av denne betegnelsen (angivelig) ble tatt ut under Norsk Tippings prosedyre. På bakgrunn av rettens vurdering av ”Dinolotto” er det imidlertid nærliggende å tro at en vurdering av ”Eurolotto” uansett ville fått samme utfall. Samtidig kan det nok argumenteres for at betegnelsen ”euro” i større grad kan gi sterkere assosiasjoner til Norsk Tippings spill, eller en variant av dette (som for eksempel ”Vikinglotto”), enn det mer fantasifulle ”dino”.

Husk å følge IP-trollets Facebookside for enda hyppigere oppdateringer om nyheter på immaterialrettsfronten. Du kan også få automatisk varsling på e-post når vi legger ut nye saker ved å registrere e-postadressen din i margen til høyre (øverst).

17 november 2017

Full seier for Hunderfossen og Aukruststiftelsen i Høyesterett

Høyesterett avsa 15.11.17 dom i Il Tempo Gigante-saken, og la enstemmig til grunn at berg-og-dalbanen «Il Tempo Extra Gigante» ikke innebar et inngrep opphavsretten Caprino Filmcenter har til filmbilen «Il Tempo Gigante». Høyesterett la til grunn Caprino Filmcenters bidrag til filmbilen var begrenset til den kunsthåndverksmessige utformingen av filmbilen. Disse trekkene gjenfinnes imidlertid ikke i «Il Tempo Extra Gigante» og sistnevnte innebar derfor ikke et inngrep i Caprinos bearbeidelse. Caprino kunne heller ikke anses å ha vern for tittelen «Il Tempo Gigante» etter åndsverkloven § 46.

«Il Tempo Gigante» - filmbilen
Kjell Aukrust skapte Flåklypa-universet gjennom tegninger og fortellinger. Han utga flere bøker med skildringer av Flåklypa, og en egen bokserie med Flåklypa Tidende. Den første kjente tegningen av «Il Tempo Gigante» ble publisert i Adresseavisen i 1968 under navnet «Reodor V-20», og skulle forestille Adresseavisens nye budbil (tegning A).

På slutten av 60-tallet kom Aukrust i kontakt med Ivo Caprino, og de avtalte å lage en TV -serie basert på Flåklypauniverset kalt «Flåklypa Radio Norway». Til bruk i TV-serien ble det bygd en 1,5 m. lang tredimensjonal «Il Tempo Gigante». Bilen ble bygd i filmstudioet på Snarøya av Bjarne Sandemose (filmbilen). I 1972 skrinla imidlertid NRK prosjektet.

Etter en ide fra Remo Caprino, avtalte Aukrust og Caprino i stedet å lage en helaftens dukkefilm - «Flåklypa Grand Prix». Manu­skriptet til filmen ble skrevet av Kjell Aukrust, Kjell Syversen, Ivo Caprino og Remo Caprino. Filmen hadde premiere i 1975 og ble en svært stor suksess. I Norge ble det solgt 5,5 millioner kinobilletter, og filmen er oversatt til 13 språk og vist i 30 land. Som et markedsføringstiltak bygget  Caprino Filmcenter også en kjørbar fullskalaversjon av «Il Tempo Gigante» som vakte stor interesse.

I forbindelse med forberedelsene av TV-serien eller filmen tegnet Aukrust en oppdatert versjon av bilen – nå omtalt som «Il Tempo Gigante» (tegning B) Denne fungerte også som rekvisitt i filmen, nærmere bestemt i en scene hvor Solan Gundersen tar med seg tegningen til Ben Redik Fy-Fazan. Kjell Aukrusts opphavsrett er ved hans død overdratt til Aukruststiftelsen.

Hunderfossen Familiepark i Lillehammer bygget på 80-tallet opp en opplevelsespark som i stor grad var basert på Ivo Caprinos troll, figurer og dukker med motiver fra norske eventyr. Ved åpningen i 1984 hadde parken blant annet et 15 meter høyt sittende troll laget av Ivo Caprino. Fullskalamodellen av «Il Tempo Gigante» sto i sommermånedene utstilt i parken. Hunderfossen ønsket på 2000-tallet å lage en mer helhetlig attraksjon rundt «Il Tempo Gigante» blant annet i form av et «Reodors verksted» i forbindelse med bilen. Det var kontakt mellom parken og Caprino i denne forbindelse, men dette  materialiserte seg ikke.

«Reodor V-20» - tegning A
Opprinnelig publisert i Adresseavisen, 1968
Hunderfossen Familiepark tok da uformelt kontakt med Aukruststiftelsen. Denne kontakten resulterte etter hvert i byggingen av berg-og-dalbanen «Il Tempo Extra Gigante», som sto klar til åpningen av parken våren 2014. Banen var 13 meter lang med 14 seter og var dels modellert som «Il Tempo Gigante» foran og bak, blant annet i form av overdimensjonerte eksospotter, radar og lykter på skjermen.

Caprino Filmcenter tok 15.10.2014 ut stevning mot Hunderfossen Familiepark blant annet med påstand om at parken ble forbudt å markedsføre «Il Tempo Extra Gigante». Det ble anført at Caprino hadde opphavsrett til filmbilen «Il Tempo Gigante» og Tegning B sammen med Aukruststiftelsen, og at banen innebar inngrep i denne opphavsretten. I alle tilfelle ble det anført at banen innebar en krenkelse av markedsføringsloven §§ 25 og 30 og brudd på lojalitetsplikt. Aukruststiftelsen trådte inn i saken med krav mot Caprino filmsenter, jf. tvisteloven § 15-3

Sør-Gudbrandsdal tingrett avsa 16.10.2015 dom i saken (omtalt av IPtrollet her), hvor det ble slått fast at «Il Tempo Extra Gigante» ikke innebar inngrep i Caprino Filmsenters opphavsrett til filmbilen «Il Tempo Gigante». Caprino anket til Eidsivating lagmannsrett, som 9.1.2017 avsa dom (omtalt av IPtrollet her) hvor et flertall på to dommere la til grunn at «Il Tempo Extra Gigante» innebar et inngrep i Caprinos opphavsrett til filmbilen. Det ble også lagt til grunn at navnet «Il Tempo Extra Gigante» innebar et inngrep i åndsverklovens (§ 46) tittelvern av «Il Tempo Gigante». Hunderfossen og Aukruststiftelsen anket til Høyesterett, som ved beslutning av 16.5.17 fremmet de opphavsrettslige spørsmålene i saken til behandling.

Høyesteretts avgjørelse

Omfanget av Sandemoses bearbeidelse
Partene var enige om at Aukrusts tegning A var forbilde ved byggingen av filmbilen, og at denne måtte anses som en bearbeidelse av tegning A. Det var heller ikke uenighet om at Bjarne Sandemose tilførte elementer til filmbilen som hadde opphavsrettslig vern som bearbeidelse etter åvl. § 4 (punkt 62). Uenigheten mellom partene knyttet seg til hva som er beskyttet som bearbeidelse i filmbilen (punkt 63).

«Il Tempo Gigante» - tegning B
Førstvoterende tok utgangspunkt i at bearbeideren av et åndsverk har opphavsrett til verket «i denne skikkelse» - altså som bearbeidelse. Lest i sammenheng med åvl. § 1 må dette imidlertid innebære at bearbeiderens opphavsrett er begrenset til resultatet av hans skapende åndsinnsats, og ved denne fastleggelsen må bearbeidelsen avgrenses mot originalverket (punkt 75).

Lagmannsretten hadde i sin vurdering lagt til grunn at det var «helhetsinntrykket av filmbilen som utgjør opphavsretten til ... bearbeidelsen av tegning A, slik også i Rt-2012-1062 (Tripp Trapp) avsnitt 90 som gjengitt ovenfor». Etter flertallet i lagmannsrettens syn var det derfor «heller ikke riktig å gjøre "fradrag" for Kjell Aukrusts bidrag til filmbilen, utover det helhetsinntrykk som fremgår av originalverket (tegning A).» Dette gjaldt «både for enkeltelementer som Aukrust har benyttet i tidligere tegninger, og de idéer som han ga til Bjarne Sandemose i forbindelse med byggingen av filmbilen» (Lagmannsrettens dom s. 43, gjengitt i punkt 80).

Denne tilnærmingen bygget i følge førstvoterende på en uriktig forståelse av åndsverkloven § 4 (punkt 82). Den riktige tilnærmingen for å «fastslå hva som er vernet, er å klarlegge hvilke selvstendige endringer og tillegg bearbeideren har tilført originalverket, og så vurdere om disse fyller kravet til verkshøyde, hver for seg eller etter en helhetsbedømmelse». Ved denne vurderingen må bearbeidelsen «holdes opp mot alle sider av originalverket som er uttrykk for originalopphavsmannens åndsinnsats – detaljer så vel som helhet» (punkt 83).

Aukrusts opphavsrett til tegning A er da ikke begrenset til «helhetsinntrykket» av tegningen (punkt 84). Ved å legge til grunn at bearbeidelsen utgjør «helhetsinntrykket» av filmbilen, tar lagmannsretten «dessuten ikke tilstrekkelig høyde for at Sandemose ikke skal ha vern for ideer og håndverksmessige endringer, og heller ikke for verkselementer og kunstneriske uttrykk som kan tilbakeføres til Aukrust» (punkt 85).

En konsekvens av lagmannsrettens tilnærming er, som førstvoterende riktig påpeker, at «opphavsretten til originalverket blir innskrenket og fortrengt av bearbeidelsen», i strid med  åvl.  § 4 andre ledd, som bestemmer at bearbeideren ikke kan råde over det bearbeidete verk «på en måte som gjør inngrep i opphavsretten til originalverket». Det samme fremgår av Bernkonvensjonen artikkel 2 nr. 3 (punkt 86).

«Il Tempo Gigante» - filmbilen
Ved vurderingen av hvilke elementer i filmbilen som nyter opphavsrettslig vern som bearbeidelse, måtte det ses hen til både enkeltdetaljer, sammenstillingen og helhetsinntrykket av de elementer som Sandemose tilførte filmbilen (punkt 94). Det måtte ved denne vurderingen tas hensyn til hvilke muligheter Sandemose hadde til å ta frie og kreative valg, jf. Rt-2007 s. 1329 (Huldra i Kjosfossen) punkt 44. Når Sandemose skulle bygge en tredimensjonal modell av «Il Tempo Gigante» basert på Aukrusts tegninger i en film som skulle gjenskape Aukrusts Flåklypaunivers, innebar dette at Sandemoses spillerom for original skapende innsats var innsnevret, og at muligheten til å skape noe som har verkshøyde, dermed ble innskrenket (punkt 98).

Ved denne vurderingen måtte det tas hensyn til at flere av enkeltelementene i filmbilen kunne tilbakeføres til Kjell Aukrusts tidligere tegninger. Partene var enige om at dette omfatter tegninger av radar, dioptersikte, lykter med øyelokk, rakettrør og støtfanger. Det var klart at ideen om å bruke disse på filmbilen ikke var opphavsrettsbeskyttet, jf. Rt. 2013 s. 822 (Ambassadør) punkt 49. Sandemose kunne heller ikke få vern for detaljer som gjenga Aukrusts tegninger (punkt 101).

Det var riktignok uenighet mellom partene hvilke øvrige elementer som kunne føres tilbake til Aukrust. Dette gjaldt blant annet en ekstratank med dyrlegesprit, håndbrems med direkte overføring til bremsekloss og blodbank, som var nevnt i manuskriptet til Flåklypa Radio Norway fra 1969. Førstvoterende avviste Caprinos anførsler om at denne passasjen var limt inn i manuskriptet etter at filmbilen var laget, og fant det sannsynlig at disse elementene opprinnelig måtte tilskrives Aukrust.

Førstvoterende la etter denne vurderingen, på samme måte som tingretten, til grunn at Sandemoses bidrag til filmbilen var begrenset til å gi denne en kunsthåndverksmessig utforming (punkt 96 og 97 og 109).

Inngrepsvurderingen
Verneomfanget beror i følge førstvoterende «på hvor originalt og særpreget verket er, og vernet rekker så langt den individuelt skapende innsats når, jf. Rt-2012-1062 (Tripp Trapp) avsnitt 86. Det avgjørende er om de individuelle trekk som beskyttelsen er knyttet til, går igjen på en slik måte at verket kan sies å ha bevart sin identitet, jf. Rognstad, op. cit. side 138» (punkt 113). 

«Il Tempo Extra Gigante»
Foto: Åshild Eidem, Aftenposten
Med dette utgangspunktet fant førstvoterende det passende å dra linjene til saken inntatt i Rt. 1962 s. 694 (Wegners sybord), hvor spørsmålet var om sybordet Bjørg var en krenkelse av Wegners opphavsrett til sitt bord. Høyesterett sluttet seg her til en sakkyndig uttalelse om at «Wegners bord er et forfinet stykke formkunst, mens Bjørg er et robust bruksmøbel, uten denne forfinelse». «Når Wegners opphavsrett [da] bare omfatter selve den kunstneriske utformning av bordet, kan jeg etter dette ikke se at hans rett er blitt krenket ved fremstillingen av sybordet 'Bjørg'.» (punkt 114)

På tilsvarende måte hadde «Il Tempo Extra Gigante» et industrielt preg, som ga et helt annet estetisk inntrykk enn filmbilens forfinete kunsthåndverksmessige uttrykk (punkt 117). «Il Tempo Extra Gigante innebar derfor ikke et inngrep i opphavsretten til Sandemoses bearbeidelse i filmbilen (punkt 118).

Opphavsretten til tegning B
Førstvoterende la, på samme måte som tingretten, videre til grunn at tegning B måtte anses som en bearbeidelse av tegning A, men ikke av filmbilen, og at Aukruststiftelsen alene har opphavsrett til denne (punkt 127).

Etter dette var det for førstvoterende ikke nødvendig å ta stilling til Caprinos anførselen om at filmbilen var et fellesverk etter åndsverkloven § 6, eller Aukruststiftelsen og Hunderfossens subsidiære anførsel om at Caprino Filmcenter ikke har ervervet nødvendige rettigheter fra Bjarne Sandemose (punkt 128).

Tittelvern
Førstvoterende la til grunn at det var Aukrust som laget navnet «Il Tempo Gigante» til manuskriptet til Flåklypa Radio Norway fra 1969. Det ble lagt til grunn at formålet med tittelvernet i åvl. § 46 var å beskytte opphavsmannen mot at andre benytter hans tittel for å dra fordeler av den anseelse som er knyttet til ham eller verket (punkt 134-137). Selv om Caprino Filmcenter først hadde offentliggjort filmen og filmbilen under navnet «Il Tempo Gigante», innebar ikke dette en rett for Caprino som bearbeider å fortrenge Aukrust som opprinnelig opphavsmanns rett til å benytte den tittelen han hadde satt på sitt verk (punkt 138 og 140). Åvl. § 46 ga derfor ikke Caprino Filmcenter rett til å nekte Aukruststiftelsen å bruke tittelen «Il Tempo Gigante» (punkt 141).

Immaterialrettstrollets vurderinger

«Il Tempo Gigante» - bil i full støttelse
Høyesterett klargjør gjennom sin tolkning av åndsverkloven § 4 at vernet av en bearbeidelse ikke rekker lenger enn bearbeiderens skapende innsats til bearbeidelsen. Man kan ikke, som lagmannsretten, legge til grunn at det er helhetsinntrykket av filmbilen som utgjør den bearbeidelsen Caprino har opphavsrett til. Man må derimot klarlegge hvilke selvstendige endringer og tillegg bearbeideren har tilført originalverket, og deretter vurdere om disse oppfyller kravet til verkshøyde. Det er for så vidt ikke oppsiktsvekkende at opphavsrettsvernet ikke rekker lenger enn opphavsmannens originale bidrag. Det er likevel klargjørende å få det presisert av Høyesterett at dette ikke stiller seg annerledes for bearbeidelser som skjer i samarbeid med originalopphavsmannen.

På mange måter passer Caprinos argument om medopphavsrett til filmbilen på grunnlag av en frembringelse som både Aukrust og Sandemose deltok i, bedre inn i åndsverkloven § 6 om fellesverk. Et fellesverk etter åvl. § 6 foreligger når to eller flere opphavsmenn i samarbeid har skapt et verk, uten at den enkeltes ytelser kan skilles ut som særskilte verk. Dette kravet til samarbeid, eller som det formuleres i forslaget til ny åndsverklov - «felles skapende åndsinnsats», har tradisjonelt ikke vært betraktet som særlig strengt. Det har vært ansett tilstrekkelig at opphavsmennene har arbeidet i fellesskap etter en felles idé. Konsekvensen av at det foreligger et verk som på denne måten er frembrakt i samarbeid, er at alle opphavsmennene får opphavsrett til fellesverket uavhengig av om det har bidratt med skapende innsats til alle deler av dette.

I en slik situasjon bør det imidlertid også gjøres fradrag for bidrag den enkelte opphavsmannen har skapt før samarbeidet startet, da slike bidrag ikke kan anses å være del av en «felles skapende åndsinnsats». Sånn sett ville resultatet neppe blitt annerledes om Høyesterett hadde betraktet filmbilen som et fellesverk, og dette er trolig grunnen til at Høyesterett fant at det ikke var nødvendig å ta stilling til spørsmålet. På grunn av samarbeidskarakteren til fellesverk er problemstillingen imidlertid ikke helt parallell til spørsmålet om omfanget av en bearbeidelse. Det hadde derfor vært interessant om Høyesterett hadde tatt separat stilling til dette spørsmålet.

Det bør videre knyttes en kommentar til det faktum lagmannsretten la til grunn i sin behandling, og som Høyesterett også var bundet av i og med at det bare var anket over rettsanvendelsen. Det var også uenighet om dette mellom partene (se punkt 48).

Førstvoterende la til grunn at Høyesterett ved anke over rettsanvendelsen, må bygge på lagmannsrettens bevisbedømmelse, men at lagmannsrettens domsgrunner kan suppleres med kjensgjerninger som er vitterlige eller ubestridte, jf. HR-2015-948-U punkt 5. Det bemerkes spørsmålet i opphavsrettssaker ofte vil være hvilke rettslige slutninger som kan trekkes fra faktum, og at slike vurderinger ikke dreier seg om bevisbedømmelse men om å anvende rettsreglene på det foreliggende faktum (punkt 89). Dette omfatter også estetiske vurderinger som inngår i vurderingen av om et verk er etterlignet (punkt 90).

Lagmannsrettens flertall legger i sin bevisvurdering tilsynelatende at Sandemoses faktiske bidrag til utformingen av filmbilen har vært større enn det tingretten legger til grunn, i alle fall slik dette immaterialrettstrollet leser dommen. I domspremissene kommer dette imidlertid i stor grad til uttrykk i lengre referat fra den såkalte «Brand Valley-rapporten» som flertallet «slutter seg til».


Førstvoterende har derfor sitt på det tørre når han betrakter «Brand Valley-rapporten» som estetiske vurderinger som Høyesterett kan overprøve. Når førstvoterende forkaster denne fordi det «hefter ... klare svakheter» ved den, forkastes også lagmannsrettens eventuelle avvikende bevisvurdering. I den grad lagmannsrettens flertall har lagt til grunn en bevisvurdering som avviker fra tingrettens, kommer dette derfor tilsynelatende ikke godt nok til uttrykk i premissene.