14 oktober 2020

Borgarting lagmannsrett (LB-2019-79865 - SHERLOCK): Nedlasting av programvare og omsetning i bruktmarkedet ikke varemerkebruk

I en nylig avgjørelse (LB-2019-79865) opprettholdt Borgarting lagmannsrett Oslo tingretts avgjørelse om å kjenne Apple, Inc. sitt varemerke SHERLOCK (ordmerke med reg.nr. 222707) ugyldig etter varemerkeloven § 37 på grunn av manglende bruk. Varemerket var registrert i klasse 9 for software/EDB-programvare. Selv om det forekom en viss bruk av merket i brukspliktsperioden (2012-2017), i form av nedlastinger og omsetning av Apple-datamaskiner (med Sherlock-programmet installert) i bruktmarkedet, kvalifiserte dette etter lagmannsretten syn ikke til «reell bruk», og vilkårene for å slette merket var dermed oppfylt.

Ikonet benyttet av Apple for
Sherlock-programmet
(vintagemacmuseum.com)

Dataprogrammet Sherlock er et fil- og søkeprogram som var installert på Apples Macintosh-maskiner i perioden 1991-2007. Navnet stammer naturligvis fra Sir Arthur Conan Doyle's berømte mesterdetektiv, Sherlock Holmes. Sherlock-programmet kan søke både i lokale filer og på internett, men er i senere år erstattet av programmene Spotlight og Dashboard på nyere Mac-maskiner. Sherlock-programmet er fremdeles tilgjengelig for nedlasting til eldre Macintosh-maskiner (til og med 2007).

For lagmannsretten hadde Apple fremlagt dokumentasjon på bruk av Sherlock-programmet gjennom vederlagsfri nedlasting av oppdaterte versjoner av operativsystemet som Sherlock kan brukes sammen med, nedlastinger av dette operativsystemet til norske IP-adresser samt omsetning av Apple-maskiner med operativsystem som Sherlock kan brukes på i bruktmarkedet.

Selv om lagmannsretten var enig i at dette utgjorde en viss faktisk bruk, ble den ikke ansett tilstrekkelig for å «skape eller bevare en markedsandel» for software, slik dette er oppstilt som et minimumskrav for «reell bruk» etter vml. § 37 i Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 68, med videre henvisninger til bl.a. EU-domstolens avgjørelse i C-40/01 Ansul (Minimax). Etter lagmannsrettens syn var bruken av merket i all hovedsak begrenset til visning på skjermen når programvaren Sherlock brukes. Apple hadde heller ikke dokumentert investeringer eller annen nedlagt innsats i programvaren eller markedsføringen av den, utover å gjøre programvaren vederlagsfritt tilgjengelig gjennom mulighet for nedlasting av et operativsystem. Det er var heller ikke påvist noen planer eller markedsføringsaktiviteter med sikte på å relansere varemerket Sherlock for programvare. Apples anførsel om at programvaren var viktig for å opprettholde kontakt med «nerdete» ambassadører ble av lagmannsretten ansett som et initiativ for å bygge goodwill rundt varemerket Apple, og ikke programvaren Sherlock.

Lagmannsretten fant heller ingen rimelige unnlatelsesgrunner for Apples manglende bruk, og kom derfor etter en helhetsvurdering til at vilkårene for å slette merket etter varemerkeloven § 37 var oppfylt.

Avgjørelsen illustrerer at selv om kravet til «reell bruk» av et varemerke ikke er veldig høyt vil ikke enhver kommersiell bruk oppfylle vilkåret. Ved vurderingen av om innehaver har utvist en underliggende kommersiell interesse i merket synes det som at bruk av merket i et dataprogram ikke i seg selv er tilstrekkelig, og at det kreves mer aktive brukshandlinger fra innehaver, f.eks. ved at programmet (og merket) markedsføres eller at det kan nedlastes mot betaling.

Videre slår lagmannsretten også fast at det ved denne helhetsvurdering er det generelle behovet for å gi rom for nye varemerkeregistreringer som står sentralt. I denne forbindelse avviste lagmannsretten Apples anførsel om at direktør hos innsiger i saken, Michael Gleissner, driver kampanje mot Apple og deres varemerker, ettersom brukspliktregelen ikke gir anvisning på en slik konkret interesseavveining.

Dommen er rettskraftig.

07 oktober 2020

What's up med WhatsApp? KFIR nekter registrering av WhatsApps logo i sak 20/99

WhatsApps logo
Det søkte merket mangler den grønne rammen        
What's up med WhatsApp? Ikke nok, ifølge Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)
 som i sak 20/99 har kommet til at teletilbyderens figurmerke ikke kan få varemerkerettslig vern gjennom registrering. Kfir fant at merket verken hadde tilstrekkelig iboende særpreg eller hadde blitt brukt på en slik måte at det hadde slitt seg til det nødvendige særpreg gjennom bruken. 

Det var  søkt om vern for blant annet innen ulike typer programvare i klasse 9, telekommunikasjonstjenester i klasse 38, datatjenester i klasse 42, og sikkerhetstjenester i tilknytning til telekommunikasjon i klasse 45. Merket ble også søkt registrert for annonse- og reklamerelaterte tjenester i klasse 35 og finansielle tjenester i klasse 36.

For at merket skal kunne registreres må det være egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres – det må ha varemerkerettslig særpreg. I vurderingen av om merket hadde tilstrekkelig iboende særpreg, viste Kfir til at bruk av enkle gjengivelser av et telefonrør – mot en kontrasterende bakgrunn – lenge har vært vanlig å bruke som et informasjonsikon som signaliserer hvor man kan finne en telefon. Sett hen til de aktuelle varene og tjenestene, synes dette elementet i Kfirs vurdering å være noe på siden.

Kfir traff imidlertid bedre når de i den videre vurderingen viste til at lignende ikoner også er blitt vanlige å bruke for å signalisere hvor man kan finne relevant kontaktinformasjon til en bedrift eller en organisasjon på dennes nettside, i form av telefonnummer, chat, e-post mv. Bruk av enkle gjengivelser av en snakkeboble er også vanlig brukt i tilknytning til telekommunikasjonsrelaterte varer og tjenester.

Som eksempel fra min egen telefon kan jeg vise til at ikonet jeg må trykke på for å få opp telefonlisten er temmelig lik det søkte figurmerket: 



Klagenemnda konkluderte derfor med at gjennomsnittsforbrukeren ikke ville oppfatte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse og at merket isolert sett ikke var tilstrekkelig særpreget. Klagenemnda gikk så over til å vurdere om det hadde blitt brukt på en slik måte at omsetningskretsen allikevel ville oppfatte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum.

Når nemnda finner det hensiktsmessig å bemerke at dokumentasjonen «som et utgangspunkt bør vise det søkte merket», samt at merket når det først vises ikke samsvarer med merket slik det er søkt, kan det nok antas at ikke all innsendt dokumentasjon var like relevant eller egnet til å vise at merket hadde slitt seg til særpreg gjennom bruk. I den delen av dokumentasjonen der merket fremgikk viser nemnda til at merket alltid vises i kombinasjon med tekstelementet WhatsApp.

 Det ble imidlertid dokumentert at WhatsApp er et globalt selskap med en mye brukt kommunikasjonsapp med om lag 500 millioner brukere globalt og den nest mest brukte «snakkeappen» i Norge per februar 2014. Kfir fant følgelig at appen var mye brukt i Norge, men når dokumentasjonen for øvrig var lite egnet til å vise at den norske gjennomsnittsforbrukeren har møtt merket uten tilknytning til tekstelementet WhatsApp, hjalp det ikke.

Etter nemndas syn var ikke det søkte merket brukt på en slik måte at omsetningskretsen oppfatter det søkte merket som et varemerke for de søkte varer og tjenester, og merket kunne ikke registreres.

 Når nemnda kom til at den norske omsetningskretsen ikke oppfatter merket som et varemerke, hjalp det ikke at merket var registrert i andre jurisdiksjoner.

Det bemerkes at kravet til særpreg generelt sett er svært lavt og at den norske omsetningskretsen kan ha møtt merket uten at tekstelementet fulgte med i større grad enn det som ble dokumentert, slik som her: 

Hentet fra telefonen til IP-troll Julius

Med bedre dokumentasjon ville kanskje saken ha tippet i motsatt retning.

25 september 2020

Huldrapodden Episode 3 – Varemerkelov, piratkopier og Newcastle

Huldra er tilbake fra en lang sommerferie med tredje episode av Huldrapodden. Morten og Torger får med seg Kristina Stenvik og Julius Berg Kaasin for å snakke om de nye endringene i varemerkeloven og tolloven som (trolig) trer i kraft fra nyttår. 

Morten er skeptisk til at Messi får registrert et figurmerke med navnet sitt som varemerke, og vi klarer å snike inn enda en fotballreferanse.

Huldrapodden er tilgjengelig i Apple podcasts, Spotify og Podbean.


Referanser



22 september 2020

Næringslivets Konkurranseutvalg: DNBs “huninvesterer”-kampanje var i strid med god forretningssikk

Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU) har i møte den 1. juli 2020 behandlet klage mot DNBs “huninvesterer”-kampanje, og konkluderte i uttalelse publisert i august med at DNB med sin kampanje opptrådte i strid med god forretningsskikk. Uttalelsen finner du her

DNB var klaget inn av SHE Community AS (SHE Community), en gründervirksomhet innen konsulent- og formidlingstjenester, som arbeider for å fremme likestilling i næringslivet gjennom å arrangere konferanser, nettverksmøter, turer og kurs – både i eget regi og i samarbeid med andre selskaper. Siden 2017 har virksomheten til SHE Community særlig vært rettet mot kvinner som investorer og gründere, markedsført under kjennetegnet SHE Invest og SHE Invests.

DNB og SHE Community hadde historisk hatt et visst samarbeid om konferanser og andre aktiviteter, og partene hadde også hatt en dialog om en større samarbeidsavtale knyttet til tiltak rettet mot kvinnelige gründere og investorer. Dette samarbeidet valgte imidlertid DNB å ikke gå videre med. I stedet lanserte DNB i 2019 sitt eget konsept, #huninvesterer, som hadde til hensikt å få kvinner til å investere i større grad, i første rekke gjennom fond. SHE Community reagerte på navnevalget og klaget DNB inn for NKU med påstand om rettsstridig etterligning etter markedsføringsloven § 30 og opptreden i strid med god forretningsskikk.

NKU fant at betegnelsen SHE Invests var fullt ut beskrivende for virksomhet rettet mot å fremme kvinners investeringer, og SHE Community kunne ikke dokumentere noen omfattende markedsføringsinnsats eller annet som underbygget at kjennetegnet ble oppfattet som SHE Communitys særlige kjennetegn. Markedsføringsloven § 30 var derfor ikke aktuell.

Bilde: Pixy.org (CC0)

NKU fant imidlertid at DNBs opptreden ved avslutningen av samarbeidet, sammenholdt med lanseringen av likeartet virksomhet som klager under den lignende betegnelsen “huninvesterer”, handlet i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25. NKU viste til at tidligere samarbeid og dialogen om et utvidet samarbeid medførte en særlig lojalitetsplikt for DNB når de skulle velge slagord for eget konsept. Denne avstandsplikten ble ytterligere skjerpet ved at DNB, som en stor og veletablert bedrift, ville vinne oppmerksomheten i markedet, til fortrengsel for SHE Community som ikke hadde de samme musklene. Ved å ta i bruk kjennetegnet “huninvesterer” hadde ikke DNB holdt tilbørlig avstand til SHE Community. 

Saken mellom DNB og SHE Community føyer seg inn i rekken av saker de siste årene som addresserer problemene som kan oppstå i møtet mellom startups og etablert næringsliv, og det var fra SHE Community anført at DNB hadde handlet i strid med en etablert bransjepraksis hva gjelder opptreden i samhandling mellom gründermiljøer og etablerte næringsledere”. 

De siste årene har vi sett flere slike tvister, herunder Hipdriver/Telenor-saken (omtalt i årssammendraget for 2017 her) og Neodrill-saken (omtalt her og ble i etterkant forlikt). Sakene kan gi grunn til å stille spørsmål ved om det eksisterer en skjerpet aksomhetsnorm for store, etablerte selskaper i møtet med et mindre ressurssterkt gründerselskap, slik SHE Community hevdet for NKU. 

Foto: Pixy.org (CC0)
Krav til ryddig atferd i forhandlinger gjør seg imidlertid også gjeldende i saker der partenes respektive styrkeforhold ikke er utpreget ulikt. Et godt eksempel finnes i LB-2008-17240, hvor et norsk utviklingsselskap, Flexiped AS, og en tysk produsent, Heinz Kettler GmbH & Co KG, forhandlet om en lisensavtale for treningsapparater utviklet av Flexiped. Flexiped fikk ikke medhold i at Heinz Kettler rettsstridig hadde utnyttet selskapets teknologi, men fikk medhold i brudd på markedsføringsloven § 1 (nå § 25). Lagmannsretten fant det bevist at Heinz Kettler hadde fortsatt å forhandle med Flexiped til tross for at Heinz Kettler hadde besluttet å gå videre med eget produkt. Gjennom å oppholde Flexiped med “god snakk”, hadde Heinz Kettler kommet seg først på markedet med eget produkt, samtidig som de forsinket Flexiped og fratok Flexiped muligheten til å gjenoppta forhandlingene med andre interessenter på et tidspunkt som muliggjorde konkurranse med Heinz Kettler.

Dette trollet mener det er grunn til å stille seg kritisk til en egen atferdsnorm for store aktører i forhandlinger med mindre aktører. Uryddige “retretter” fra forhandlingsbordet bør kunne sanksjoneres under markedsføringsloven § 25 uavhengig av partenes respektive forhandlingsstyrke, og størrelsen og forhandlingsstyrken til en part kan ikke medføre at i utgangspunktet aksepterte handlinger sanksjoneres. Men en parts ressurser vil etter forholdene kunne være en relevant omstendighet i vurderingen, og det er vel nettopp en slik omstendighet NKU peker på når de vektlegger at DNBs størrelse og økonomiske ressurser vil kunne medføre at deres bruk av kjennetegnet #huninvesterer fortrenger bruken til det mindre ressurssterke, SHE Community. Uansett understreker avgjørelsen fra NKU behovet for å spille med “åpne kort” i forhandlinger. Arbeider man parallelt med et eget konsept, eller konkluderer underveis med at man heller ønsker å satse på eget konsept, så bør man informere motparten om dette.

SHE Community var representert av SANDS Advokatfirma, og IP-trollets Kaja Skille Hestnes har ikke bidratt til utformingen av innlegget.

06 august 2020

KFIR VM 19/81 Andalucia: Stedsnavn som varemerker og betydningen av figurativ utforming

Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) avsa 2. juli 2020 avgjørelse i  en sak som særlig gjaldt spørsmålet om registrerbarheten av stedsnavn som varemerker, og betydningen av den figurative utformingen av merket. I avgjørelsen ble det kombinerte merket ANDALUCÍA, nektet virkning i Norge for en rekke varer og tjenester i klassene 9, 16, 35 og 41. Merket ble søkt av er den lokale turistmyndigheten i Andalucía-regionen i Spania. 

Patentstyret hadde opprinnelig nektet merket virkning for samtlige søkte varer og tjenester, da merket ble ansett for å være beskrivende for disse, jf. varemerkeloven  § 14 andre ledd bokstav a. Merket ble dermed også ansett for å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.

Ved vurderingen etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, tok KFIR utgangspunkt i retningslinjene som ble trukket opp av EU-domstolen i de forente sakene C-108/97 og C-109/97, (Windsurfing Chiemsee), som også ble lagt til grunn av Høyesterett i sak HR-2016-2239-A (ROUTE 66). Etter disse retningslinjene må det først vurderes om merket er kjent for omsetningskretsen som en geografisk stedsangivelse. Hvis svaret på dette spørsmålet er bekreftende, må det vurderes om gjennomsnittsforbrukeren vil, eller i fremtiden kan, forbinde egenskaper ved stedet med egenskaper ved de aktuelle varene eller tjenestene, se avsnitt 18 i KFIRs avgjørelse . 

KFIR kom, i likhet med Patentstyret, frem til at Adalucía-regionen er kjent for omsetningskretsen, som både omfattet private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende som en geografisk stedsangivelse. Ved denne vurderingen ble det særlig vist til at det hvert år reiser ca. 1 million nordmenn til Spania og at regionen Andalucía omfatter populære turistmål som både er kjent som destinasjoner for sol- og strandferier, men i økende grad også som kulturelt reisemål. 

Spørsmålet som deretter måtte besvares var om omsetningskretsen, basert på denne kunnskapen, ville forbinde stedsangivelsen Andalucía med egenskaper ved varene og tjenestene som var omfattet av søknaden. Som fremholdt av EU-retten i avsnitt 25 i T-19/04 (Paperlab), må det være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene (se avsnitt 16). En slik forbindelse vil blant annet kunne konstateres dersom gjennomsnittsforbrukeren vil forbinde stedsangivelsen som en angivelse av den geografiske opprinnelsen til de aktuelle varene eller tjenestene, eksempelvis som stedet hvor en vare er, eller kunne ha vært, fremstilt, se C-108/97 og C-109/97 (Windsurfing Chiemsee) avsnitt 36. Forbindelsen mellom den geografiske stedsangivelsen og de aktuelle varene eller tjenestene kan imidlertid også bygge på andre tilknytningsmomenter.

Med henvisning til sin gjennomgang av nyere rettspraksis i VM 19/00091 (Snøhetta) avsnitt 17-19, som blant annet omfatter EU-rettens avgjørelse i T-197/13 (MONACO), la KFIR til grunn at registrerbarheten til geografiske stedsangivelser også vil bero «på hvor sterk stedsnavnets assosiasjonsevne er og i hvilken grad det foreligger en «goodwill» i stedsangivelsen eller ikke. Dermed vil forbindelser mellom stedsnavnet og de aktuelle varene og tjenestene som kan påvirke forbrukerens preferanser, eksempelvis ved å fremkalle positive følelser, rammes av bestemmelsen i varemerkeloven § 14 andre ledd».

I denne vurderingen kom imidlertid KFIR til et annet resultat enn Patentstyret. Mens Patentstyret anså det søkte merket for å være beskrivende for samtlige varer og tjenester som var omfattet av søknaden, foretok KFIR en mer konkret vurdering av de aktuelle varene og tjenestene opp mot omsetningskretsens kunnskap om Andalucía (se avsnitt 21–25). I lys av at KFIR hadde konkretisert omsetningskretsens kunnskap om Andalucía til kunnskap om regionenen som reisemål for sol- og strandferier, samt som kulturdestinasjon, ble merket ikke ansett for å være beskrivende for varer og tjenester som ikke hadde noen naturlig tilknytning til disse særtrekkene ved Andalucía. Et samlet KFIR kom derfor frem til at ANDALUCÍA blant annet kunne gis virkning for ulike tekniske og vitenskapelige instrumenter, diverse elektrovarer, kontorrekvisita, tele- og kringkastingstjenester og lotterivirksomhet. 

For de øvrige varene og tjenestene, særlig typiske suvenirvarer og tjenester som kan gjelde markedsføring av Andalucía som destinasjon, samt en rekke kulturrelaterte tjenester, delte KFIR seg i et flertall og et mindretall. Et samlet KFIR la til grunn at ordet ANDALUCÍA ville være beskrivende for disse gjenværende varene og tjenestene. Uenigheten mellom flertallet og mindretallet gjaldt spørsmålet om den figurative utformingen av merket. Det som ble vurdert var om den figurative utformingen avledet oppmerksomheten fra den språklige betydningen av ordelementet, på en slik måte at merket som helhet formidler et varig inntrykk som gjør det mulig for gjennomsnittsforbrukeren å skille Innehaverens varer og tjenester fra andres, jf. EU-rettens avgjørelser i T-37/16 (CAFFÈ NERO) avsnitt 42, og T-464/08 (Superleggera) avsnitt 31-34.

Flertallets syn

Flertallet kom frem til at den figurative utformingen av merket ikke hadde disse egenskapene, og uttalte med henvisning til avsnitt 27-29 i EU-rettens avgjørelse i T-476/08 (BEST BUY), at det var mer nærliggende «at bruken av farger og skrifttype i større grad vil fremheve det stedsangivende meningsinnholdet i merketeksten, snarere enn å avlede oppmerksomhet vekk», se avsnitt 31. 

Synspunktet blir ikke utdypet nærmere, og det fremstår dermed som uklart hvordan flertallet konkret mente at den figurative utformingen av merketeksten har en slik fremhevende egenskap. Dette trollholdet antar, basert på EU-rettens drøftelsen i avsnitt 27-29 i T-476/08 (BEST BUY), at det er en blikkfangeffekt som KFIR kan ha siktet til i sin uttalelse. Med forbehold om at dette kan være fullstendig skivebom, så kan det være nærliggende å forstå flertallet dit hen at den den figurative utformingen av ANDALUCÍA, på samme måte som BEST BUY, var egnet til å henlede gjennomsnittsbrukerens oppmerksomhet mot merket, og ordelementenes iboende språklige og konseptuelle meningsinnhold, snarere enn å avlede oppmerksomheten fra dette.


Som et støtteargument for sitt syn, viste også flertallet til EUIPOs «Common Communication on the Common Practice of Distinctiveness – Figurative Marks containing descriptive/non-distinctive words» (CP 3), s. 2-5 og 18-22, hvor det fremgår det at bruk av ulike fonttyper eller bruk av farger i merketeksten normalt heller ikke vil tilføre det nødvendige særpreget til et beskrivende tekstelement. Det ble videre vist til følgende eksempel på et ikke-særpreget merke på side 6 i CP 3, som flertallet ikke fant å skille seg nevneverdig fra det søkte merket.

Innehaveren ble heller ikke hørt med at det søkte merket hadde innarbeidet særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum, en anførsel som flertallet avfeier relativt kort ved å bemerke i avsnitt 34 at bruken «av merket som klager har vist, er ikke tilstrekkelig til å endre utfallet av» flertallets vurdering. Dette trollhodet har ikke hatt tilgang til innarbeidelsesdokumentasjonen som ble fremlagt for KFIR av søkeren, og har derfor ikke grunnlag for å ha noen formening om flertallets konkrete vurdering. På generelt grunnlag må det imidlertid kunne sies at terskelen for innarbeidelse av særpreg for kjente stedsnavn må være høy, selv om terskelen i utgangspunktet vil ligge noe lavere enn terskelen for innarbeidelse av varemerkerettslig vern etter § 3 tredje ledd. I Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett 3. utg. fremholdes det blant annet på side 89, med henvisning til avsnitt 47 i EU-rettens avgjørelse i C-108/97 og C-109/97, (Windsurfing Chiemsee) at:

«For de mer kjente stedsnavn må det først være når ordet har oppnådd en annen betydning enn som stedsnavn (sml. Høyesteretts uttalelser om GULE SIDER […]), at det bør bli tale om å godta det til registrering.»   

Flertallet fant heller ikke grunn til å legge avgjørende vekt på at det søkte merket er registrert i EUIPO, og uttalte om dette at:

«Klager har vist til at merket er registrert i EU. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, kan ikke flertallet se at dette kan få avgjørende betydning i denne saken. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor», se avsnitt 35.  

Mindretallets syn

Til forskjell fra flertallet så var imidlertid mindretallet av den oppfatning at den figurative utformingen tilførte merket tilstrekkelig særpreg til å kunne gis virkning, uhindret av varemerkeloven § 14. Dette synspunktet er nærmere begrunnet i avsnitt 37 hvor det heter at:

«Etter mindretallets syn har den konkrete skrifttypen et mer artistisk uttrykk i form av tydelige penselstrøk, og fremstår dermed ikke som en alminnelig standardisert fonttype, men er mer iøynefallende. Sammensetningen av farger fremstår heller ikke tilfeldig, men kan oppfattes som å følge regnbuens fargesammensetning. Mindretallet er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren uten videre vil identifisere dette som regnbuens rekkefølge av farger, hvilket gjør det egnet til å feste seg i bevisstheten i møte med merket, og som dermed vil kunne skille klagers merke fra andres.  Etter mindretallets vurdering vil kombinasjonen av den grafiske utformingen av merketeksten og fargesammensetningen etterlate et inntrykk som er lett å huske hos gjennomsnittsforbrukeren av merket som noe mer enn bare et beskrivende merke, men som en angivelse av en kommersiell opprinnelse.»

Dette trollhodets bemerkninger

Selv om dette trollhodet i og for seg er enig i mindretallet i at den valgte skrifttypen ikke er en standardfont, og at den har et visst artistisk preg, så fremstår ikke den konkrete utnyttelsen av det artistiske spillerommet som slående. Dette trollhodet er også noe usikkert på hvor stor betydning det skal ha for vurderingen etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a at fargevalget ikke fremstår som tilfeldig, all den tid det er omsetningskretsens oppfatning av merket, og ikke prosessen knyttet til merkeinnehaverens utforming av merket, som er det relevante vurderingstemaet etter bestemmelsen. I prinsippet så er også dette trollhodet åpen for en tanke om at fargekombinasjoner kan være egnet til å kommunisere et selvstendig meningsinnhold som kan bidra til særpreg og at regnbuens farger i den aktuelle saken muligens er noe mindre beskrivende enn for eksempel kombinasjonen av rød og gult (det spanske flagget). Bruk av regnbuens farger i markedsføring er imidlertid relativt utbredt, og vanlige konnotasjoner til regnbuen som fred, mangfold, toleranse og kjærlighet er også konnotasjoner som det vil være naturlig å spille på i markedsføringen av reisedestinasjoner, slik som i dette hjemlige eksempelet visit Oslo.

Søksmålsfristen etter varemerkeloven § 52 er ikke utløpt, slik at endelig punktum fortsatt ikke er satt i saken, og immaterialrettstrollet venter i spenning på fortsettelsen. For det tilfelle at søkeren skulle velge å ikke bringe saken inn for domstolene, slik at flertallets ord blir det siste i saken, så vil søkeren eventuelt kunne vurdere om ikke en fellesmerkeregistrering, jf. varemerkeloven § 14 fjerde ledd, jf. § 1 andre ledd vil kunne være en aktuell mulighet.

Som en tilleggsopplysning som neppe er kjent for den norske omsetningskretsen, og som derfor trolig ikke er relevant for den rettslige vurderingen etter varemerkeloven § 14, kan det nevnes at immaterialrettstrollet har en fjern huleboende slektning i Andalucía, nærmere bestemt Indalo fra «Los Letreros» hulen i Almeria. En skikkelig artigkar som var kjent for å vandre rundt med regnbuen over hodet. Ryktene skal ha det til at han er blitt litt av en lokalkjendis siden forrige huletreff, og at han blant stadig avbildes i t-skjorter, kopper, postkort, nøkkelringer og andre suvenirer som selges i regionen. Kanskje tiden snart er inne til å avlegge ham et besøk?


Torger Kielland var del av flertallet i avgjørelsen, og har ikke bidratt til utformingen av innlegget.

02 juli 2020

Huldrapodden: Episode 2 – Med iPhone i fjellrevensekken

Andre episode av Huldrapodden er nå ute. Denne gangen har vi fått besøk av professor Ole-Andreas Rognstad for å snakke om Høyesteretts avgjørelse i iPhone-saken.

Vi omtaler også Borgarting lagmannsretts dom om opphevelse av Fjellrävens varemerke G1000, EU-domstolens dom i C-833/18 Brompton bicycle og Carl Nesjars arvingers søksmål mot Staten for å stoppe riving av Y-blokka. Og sist men ikke minst: Morten leser dikt!

Huldra tar nå sommerferie, men er tilbake i august!

Huldrapodden er tilgjengelig i Apple podcasts, Spotify og Podbean.



Referanser

24 juni 2020

Huldrapodden: Immaterialrettstrollet starter podcast!

Immaterialrettstrollet tar spranget fra tekst til lyd – fra blogg til podcast. I Huldrapodden vil vi ta for oss dagsaktuelle saker fra immaterialrettens verden.

I denne første episoden snakker Kaja Skille Hestnes, Morten Nadheim og Torger Kielland blant annet om Manchester Uniteds varemerkesøksmål mot produsenten av fotballmanagerspillet Football Manager. 
 
Huldrapodden er tilgjengelig i Apple podcaster (tidl. iTunes) og Podbean.
 

23 juni 2020

NIR utlyser forskningsstipend i industrielt rettsvern for høsten 2020

Skal du skrive masteroppgave i immaterialrett i høst? I så fall kan dette være noe for deg!


Man kan søke stipend om man oppfyller ett av følgende kriterier:

  • Student ved et norsk universitet som skal skrive masteravhandling innenfor området for det industrielle rettsvern (patent, varemerkerett, designrett) eller tilgrensede rettsområder.
  • Student fra et norsk universitet som skal ta en mastergrad ved et utenlandsk universitet innenfor området for det industrielle rettsvern eller tilgrensende rettsområder.
  • PhD-student ved et norsk universitet, som skriver PhD-avhandling innenfor området for det industrielle rettsvern eller tilgrensende rettsområder, og som trenger finansieringsstøtte til opphold ved et utenlandsk universitet. 

Søknadsfristen er 1. september 2020.

17 juni 2020

Høyesterett: import av varer med tildekkede varemerker utgjør varemerkeinngrep

Høyesterett har fastslått at import av varer med tildekkede varemerker utgjør varemerkeinngrep etter varemerkeloven § 4. I den såkalte iPhone-saken hadde mobilreparatøren Henrik Huseby importert skjermkomponenter til Apples iPhone 6/6S fra Kina som var påført Apples eplelogo. Selv om varemerkene var tusjet over kom en enstemmig Høyesterett - i likhet med lagmannsretten (men i motsetning til tingretten) – til at det forelå varemerkerettslig relevant bruk etter varemerkeloven § 4 (1) jf. (3), og at importen av skjermene derfor utgjorde inngrep i Apples varemerke etter § 4 (1) bokstav a).

Apples norske varemerkeregistrering 217659
("eplelogoen") bl.a. for mobiletelefoner (klasse 9)
Med avgjørelsen i iPhone-saken har Høyesterett omsider satt punktum for en av de mer omtalte varemerkesakene de siste årene. Saken har også vært en av flere den siste tiden om grensene for varemerkerettslig relevant bruk etter varemerkeloven § 4 (1) jf. (3). Problemstillingene knyttet til bruksvilkåret er mest praktisk der det som utgangspunkt foreligger bruk av et identisk varemerke for tilsvarende varer eller tjenester (såkalt dobbel identitet) etter vml. § 4 (1) bokstav a). Til tross for den tilsynelatende absolutte ordlyden i varemerkedirektivet artikkel 5 (og varemerkeforordningen artikkel 9) har EU-domstolen innfortolket et krav om at den aktuelle bruken må være egnet til å skade minst en av varemerkets funksjoner. Dette kravet har også tilsvarende blitt lagt til grunn av Høyesterett ved anvendelsen av varemerkeloven § 4.

Forholdet i iPhone-saken var at Henrik Huseby (som driver enkeltmannsforetaket PCKompaniet) importerte uoriginale mobiltelefonskjermkomponenter til iPhone-modellene 6 og 6S fra Kina. Skjermkomponentene var merket med Apples eplelogo (norsk varemerkereg. nr. 217659). En slik merking vil som utgangspunkt rammes av bestemmelsen i vml. § 4 (1) bokstav a). 

Ved innførselen var imidlertid logoen dekket til med sprittusj (som det var mulig å fjerne), og spørsmålet i saken var derfor om dette likevel innebar at det ikke forelå varemerkerettslig relevant bruk etter § 4 (1) jf. (3) ettersom varemerkene ikke umiddelbart var synlige. 

Saken havnet til slutt i Oslo tingrett som - om enn under tvil - kom til at den aktuelle bruken ikke utgjorde varemerkerettslig relevant bruk under henvisning til en skjønnsmessig avveining av partenes interesser. Avgjørelsen er omtalt av Immaterialrettstrollet her

Borgarting lagmannsrett kom til motsatt resultat av Oslo tingrett, og slo fast at importen av skjermkomponentene utgjorde varemerkerettslig relevant bruk og følgelig varemerkeinngrep etter vml. § 4. Avgjørelsen er omtalt av Immaterialrettstrollet her.

Huseby anket avgjørelsen til Høyesterett som tillot anken fremmet begrenset til rettsanvendelsen. Selv om det hersker uenighet mellom Huseby og Apple om opphavet til skjermkomponentene, og hvorvidt disse var originale, innebar dette at Høyesterett skulle legge lagmannsrettens bevisvurdering om at skjermene ikke var originale til grunn.

Mobilskjermkomponent nede til venstre (bildet
ikke tatt i anledning saken). 
Wikimedia (CC BY-SA 4.0)
Høyesteretts avgjørelse
Høyesteretts avgjørelse er nokså kort og kontant, og levner liten tvil om resultatet. I premissene vises det svært ofte til Høyesteretts avgjørelse i Ensilox-saken og EU-domstolens avgjørelse i C-129/17 Mitsubishi, omtalt av Immaterialrettstrollet her og her.

Høyesterett viser blant annet til at det i Ensilox-saken ble slått fast at også forhold etter omsetningssituasjonen vil være relevant ved vurderingen av om bruken av et varemerke er egnet til å skade en eller flere av dets funksjoner, se premiss 32-33 og 37-38. Høyesterett presiserer i denne forbindelse at selv om importen utgjør selve brukshandlingen i iPhone-saken så kan en ikke dermed se bort fra skadepotensiale som kan materialisere seg senere. I denne forbindelse vises det blant annet til at senere omsetningsledd eller andre som får tak i skjermene vil kunne ta bort tildekkingen slik at varemerket blir synlig, eksempelvis for å oppnå en høyere pris ved videresalg.

Høyesterett går imidlertid et steg lenger og uttaler at selv om tildekkingen ikke blir tatt bort, så vil skjermkomponentene være identiske med Apple sine originale produkter. Det påpekes også at tildekkingen (tusjen) vil være der Apple sine varemerker normalt er plassert. For den relevante omsetningskretsen av mobilreparatører og andre profesjonelle vil dette alene kunne virke forvirrende med hensyn til komponentenes opphav. En slik uklarhet er etter Høyesteretts syn alene tilstrekkelig for å konstatere fare for skade på opprinnelsesgarantifunksjonen til Apples eplelogo.

Når det gjelder EU-domstolens avgjørelse i Mitsubishi – hvor permanent fjerning av varemerker på Mitsubishis gaffeltrucker før de ble satt på markedet ble ansett som varemerkeinngrep – viser Høyesterett til at det som utgangspunkt ikke kan gjelde noe svakere vern for midlertidig fjerning av varemerker, se premiss 34-36. Høyesterett underbygger dermed sitt standpunkt om at det foreligger varemerkegrep med Mitsubishi-avgjørelsen ut fra en «fra det mer til det mindre»-betraktning.

Til Husebys anførsler om at skjermene kun er kompatible reservedeler som Huseby – også av miljøhensyn – må ha rett til å benytte, påpeker Høyesterett i premiss 39 at dette faller utenfor saken ettersom stansen av importen av skjermkomponentene ikke knytter seg til skjermene som sådan, men til varemerket som er påført dem.

Høyesterett kom etter dette til at det forelå «bruk» i varemerkerettslig forstand jf. vml. § 4 (1) jf. (3) bokstav c), og at det derfor forelå inngrep i Apples varemerke jf. § 4 (1) bokstav a). Husebys anke over lagmannsrettens dom ble dermed forkastet.

Knust skjerm - finnes noe mer irriterende?
© Andrew Mager (CC BY-SA 2.0)
Immaterialrettstrollets betraktninger
Høyesteretts bekreftelse av lagmannsrettens dom innebærer en stadfesting av varemerkeinnehavers sterke vern mot inngrep i varemerket etter vml. § 4, og en viktig korrigering av tingrettens avgjørelse. Som dette Immaterialrettstrollet har vært inne på flere ganger tidligere ville tingrettens avgjørelse i saken langt på vei ha betydd en uthuling av varemerkeinnehavers vern ettersom den aktuelle typen bruk (varemerkeforfalskninger) ligger i kjernen av varemerkebeskyttelsen. Samtidig kan det nok spørres om ikke Høyesterett langt på vei har seg selv å takke for denne oppklaringen når en ser på tingrettens ivrige bruk av den refererte Ensilox-avgjørelsen. I sistnevnte avgjørelse kom Høyesterett blant annet til at feilbruk på en faktura etter omstendighetene ikke utgjør varemerkebruk, noe som etter dette immaterialrettstrollets syn er høyst diskutabelt.

Dette immaterialrettstrollet er enig med Høyesterett både i resultatet og begrunnelsen for dette i iPhone-saken, men finner likevel plass til noen betraktninger. For det første kan det stilles spørsmål ved om Høyesterett går lenger enn det som er nødvendig i sin begrunnelse for at det foreligger fare for varemerkets funksjoner. Høyesterett uttaler i premiss 38 at selv om tildekkingen ikke fjernes vil uklarheten vedrørende produktets opphav som følge av skjermkomponentenes identiske ytre og tusjingens identiske plassering med eplelogoen «i seg sjølv er tilstrekkelig for å konstatere fare for varemerkets funksjoner» (premiss 38, min understrekning). I lys av dette kan Høyesteretts forutgående utlegging i premiss 37 om skadepotensiale ved senere omsetningshandlinger dersom tildekkingen fjernes fremstå overflødig. 

Selv om faren for varemerkets funksjoner primært vil manifestere seg etter at varene har blitt innført kan det nok også rent prinsipielt stilles spørsmål ved om det ved import er nødvendig å begrunne slik fare i senere brukshandlinger når selve importen er å anse som en brukshandling i seg selv jf. vml. § 4 (3) bokstav c). I denne forbindelse skiller også forholdet i Ensilox-saken seg noe fra forholdet i iPhone-saken da skadepotensiale i de etterfølgende handlingene knyttet seg til den samme salgshandlingen og ikke andre typer brukshandlinger (f.eks. innførsel) som Høyesterett legger vekt på i iPhone.

Selv om iPhone-saken ikke gjelder permanent fjerning av varemerker på originale varer (såkalt debranding) bekrefter Høyesterett langt på vei med sine referanser til Mitsubishi-avgjørelsen i premiss 34-36 at også slik fjerning vil utgjøre varemerkebruk og -inngrep også etter norsk rett. Det kan i denne forbindelse være grunn til å minne om at EU-domstolen i Mitsubishi uttalte at skadepotensiale ved permanent fjerning er størst der varene er igjenkjennbare også etter at varemerkene var fjernet, selv om dette ikke nødvendigvis er avgjørende for om fjerning av varemerker utgjør varemerkebruk. Selv om Mitsubishi-avgjørelsen indikerer et sterkt vern for varemerkeinnehaver når det gjelder grensene for varemerkebruk kan det nok også her stilles spørsmål ved om henvisningen til Mitsubishi er nødvendig (og riktig) for å fastslå varemerkeinngrep i iPhone-saken.

Som nevnt i omtalen av lagmannsrettens avgjørelse ville det heller ikke vært anledning til å importere skjermkomponentene til Norge (EØS) dersom de hadde vært originale (slik Huseby hevdet er tilfellet) ettersom dette uten Apples samtykke hadde utgjort ulovlig parallellimport.

Artikkelforfatteren Julius Berg Kaasin arbeider til daglig som advokat i advokatfirmaet GjessingReimers.

04 mai 2020

BGH treffer avgjørelse i Pelham: 2 sekunders lydklipp - 16 år i retten

Bundesgerichtshof traff 30.4.20 avgjørelse i Kraftwerk v. Pelham (se pressemelding her) etter EU-domstolens avgjørelse i C-476/17 Pelham. Det ble her lagt til grunn at bruk av et to sekunders langt sample innebar et inngrep i produsentretten, men bare for tiden etter den tyske gjennomføringen av infosocdirektivet 22.12.2002. Da det ikke var klart om bruken av samplet hadde pågått etter dette tidspunktet, ble saken henvist tilbake til ankedomstolen OLG Hamburg for behandling av dette spørsmålet.

OPPDATERT: BGHs avgjørelse er nå (omsider) tilgjengelig.

Bundesgerichtshof
Foto: Steffen Prößdorf - CC BY-SA
I 1997 produserte den tyske musikkprodusenten Moses Pelham «Nur Mir» for den tyske artisten Sabrina Setlur. Sangen inneholdt et to sekunders sample fra «Metall auf Metall» av den kjente elektronikaduoen Kraf­twerk (hør sammenligning her). I 2004 gikk Kraftwerk til søksmål og anførte at bruken av klippet innebar et inngrep i deres produsentrett til lydklippet. Siden den gang har saken vært behandlet av tysk høyesterett (Bundesgerichtshof, BGH) to ganger og vært innom den tyske grunnlovsdomstolen. Her ble det lagt til grunn at et produsentvern av så korte lydklipp kunne innebære et inngrep i retten til kunstnerisk frihet etter den tyske grunnloven. Da saken kom tilbake til BGH ble det besluttet å forelegge saken for EU-domstolen.

EU-domstolen avsa avsa 29.7.19 dom i C-476/17 Pelham. Det ble her lagt til grunn at sampling av lydopptak som utgangspunkt ikke er tillatt, uavhengig av omfanget av klippet. Det åpnes imidlertid for at sampling ikke innebærer et inngrep i produsentvernet dersom det er «ændret og uigenkendelig for øret». (Saken er tidligere kommentert av Simon Skarstein Waaler her  og av Alan Hui her).

BGH har nå avsagt dom i saken. For bruk av samplet før den tyske gjennomføringen av infosocdirektivet 22.12.2002 la BGH til grunn at bruken av samplet i «Nur Mir» utgjorde et selvstendig verk etter den tyske opphavsrettsloven (UrhG) § 24 (1) (som tilsvarer åvl. § 6). Det ble uttalt at samplet bare inneholdt en rytmesekvens og ikke en melodi, og at unntaket i UrhG § 24 (2) for bruk av musikkverk hvor en gjenkjennelig melodi brukes som grunnlag for et nytt verk, ikke fikk anvendelse. 

En innvending var likevel at det hadde vært mulig for brukeren å selv spille inn et tilsvarende sample. I lys av at den tyske grunnlovsdomstolen i sin behandling i saken hadde fremhevet at en enerett til alle lydopptak ville gripe inn i den kunstneriske friheten, la BGH til grunn at dette ikke utelukket anvendelse av regelen om selvstendige verk i UrhG § 24 (1).

For bruk av samplet etter den tyske gjennomføringen av infosocdirektivet 22.12.2002 måtte produsentretten i UrhG § 85 (1) derimot tolkes i lys av direktivet. Dette innebar en totalharmonisering av produsentretten, og begrensninger skulle da ikke forstås på bakgrunn av den tyske grunnloven og grunnlovsdomstolen avgjørelser, men bare på bakgrunn av EU-retten og de begrensninger som lå i EUs charter for grunnleggende rettigheter.

EU-domstolen hadde i C-476/17 Pelham lagt til grunn at sampling av lydopptak innebærer et inngrep i produsentretten uavhengig av omfanget av klippet. EU-domstolen la videre til grunn at medlemsstatene ikke kunne innføre andre unntak eller innskrenkninger i denne retten enn de som er opplistet i infosocdirektivet artikkel 5. Dette utelukket anvendelse av UrhG § 24.

EU-domstolen legger riktignok til grunn at sampling ikke innebærer et inngrep i produsentvernet dersom det er «ændret og uigenkendelig for øret». Dette anses ikke å være tilfellet med samplet fra «Metall auf Metall», som må anses noe forandret, men likevel gjenkjennbart.

Pelham kunne heller ikke påberope seg sitatretten UrhG § 51 (1) nr. 3 og (2), jf. infosocdirektivet artikkel 5 nr. 3 bokstav d, fordi dette forutsatte at lytteren var i stand til å oppfatte at samplet var hentet fra et annet musikkverk eller lydopptak. Dette var ikke tilfellet for «Nur mir». Bruken av samplet kunne heller ikke anses som underordnet eller tilfeldig etter UrhG § 57 (sml. åvl. § 30), jf. infosocdirektivet artikkel 5 nr. 3 bokstav i. Bruken av samplet i «Nur Mir» kunne heller ikke anses som en parodi, slik at avgrensningen mot parodier som var innfortolket i UrhG § 24 (1), jf. infosocdirektivet artikkel 5 nr. 3 bokstav k, fikk anvendelse. Unntaket for pastisj i infosocdirektivet artikkel 5 nr. 3 bokstav k var heller ikke relevant, fordi et slikt unntak ikke var lovfestet i tysk rett.

Dette innebar at det bruken av samplet fra «Metall auf Metall» i «Nur mir» var rettmessig frem til og med 21.12.2002. Bruken ville derimot innebære et inngrep i Kraftwerks produsentrett fra og med 22.12.2002. BGH hadde med dette truffet sin tredje avgjørelse i saken ette 16 år i det tyske rettssystemet. Saken er imidlertid ikke over med det: Da det ikke var fastlagt om samplet var gjort tilgjengelig for allmennheten i denne perioden, ble saken sendt tilbake til Oberlandesgericht Hamburg for videre behandling av dette spørsmålet.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Moses Pelham
Foto: Stefan Brending - CC BY-SA
I lys av EU-domstolens avgjørelse om at sampling av lydopptak i utgangspunktet omfattes av produsentretten uavhengig av omfanget av klippet, er det ikke overraskende at BGH legger til grunn at «Nur mir» innebærer et inngrep i produsentretten til «Metall auf Metall». BGH legger, ikke overraskende, til grunn at samplet fra «Metall auf Metall» er noe forandret, men likevel gjenkjennbart, og at det derfor omfattes av produsentretten.

Sitatrett er på sin side utelukket fordi brukeren ikke kunne oppfatte at samplet var hentet fra et annet musikkverk eller lydopptak. EU-domstolen avviser i sin avgjørelse at det eksisterer et de minimis-unntak for korte opptak og at produsentvernet i utgangspunktet er absolutt. Begrensningen knyttet til opptak som er endret på en slik måte at det ikke er gjenkjennelig introduseres tilsynelatende for å kompensere for dette, slik at produsentvernet ikke skal være absolutt.

Hensynet bak sitatretten forutsetter at gjengivelsen evner å fungere som en form for referanse til den opprinnelige frembringelsen. Gitt at man ikke kan henvise i musikkverk på samme måte som kan for eksempel kan i litterære verk, forutsetter dette en viss gjenkjennbarhet. Slik gjenkjennbarhet blir vanskelig jo kortere gjengivelsen er. Sett i sammenheng med fraværet av et de minimis-unntak for produsentretten, innebærer dette at det er svært vanskelig å finne et rettmessig grunnlag for gjengivelse av korte samples.  

Et annet interessant spørsmål avgjørelsen. reiser er om denne typen bruk av andres frembringelser kan anses som en pastisj. BGH avviser dette fordi infosocdirektivet artikkel 5 nr. 3 bokstav k bare åpner medlemsstatene kan innføre (eller beholde) et slikt unntak, men at man i tysk rett ikke har benyttet seg av denne muligheten.

Etter digitalmarkedsdirektivet artikkel 17 nr. 7 (2) bokstav b er medlemsstatene derimot forpliktet til å sørge for at «anvendelse med henblik på karikatur, parodi eller pastiche» ikke anses som et opphavsrettsinngrep ved tilgjengeliggjøring av brukergenerert innhold på innholdsdelingstjenester. 

Innholdet av unntaket for pastisjer i infosocdirektivet artikkel 5 nr. 3 bokstav k har ikke vært drøftet av EU-domstolen. (I motsetning til unntakene for parodier, se C 201/13 Deckmyn, og sitater, se C-145/10 Painer og  C-516/17 Spiegel Online)

Det kan imidlertid argumenteres for en relativt vid forståelse av unntaket fra pastisjer, som åpner for ulike former av brukergenerert innhold som innebærer transformativ bruk av andres verk og annet beskyttet materiale (se for eksempel Senftleben, User-Generated Content – Towards a New Use Privilege in EU Copyright Law og uttalelse fra European Copyright Society, 27.,4.20 s. 9-14).

Dette vil i så fall kunne åpne for en videre adgang til bruk av samples i annet materiale når 
disse gjøres tilgjengelig på innholdsdelingstjenester.

PS: Celine Dion har også blitt samplet, blant annet av denne parodiske(?) badsturapen. Men her er det formodentlig betalt for bruken.