11 juli 2019

Registrering av obskøne ord og uttrykk som varemerker – en tur over Atlanteren og en mer nyansert europeisk tilnærming?

Amerikansk høyesterett avsa 24. juni 2019 dom i Iancu v. Brunetti. Det ble her lagt til grunn at nektelse av registrering av varemerket FUCT fordi det ble ansett som «immoral ... or scandalous», måtte oppheves fordi slik nektelse var i strid med ytringsfriheten i det første grunnlovstillegget. En drøy uke senere, den 2. juli, avga Generaladvokat Bobek sin anbefaling i sak C‑240/18, hvor han anbefaler EU-domstolen å oppheve en avgjørelse om å nekte registrering av varemerket FACK JU GÖHTE fordi det var i strid med varemerkeforordningen artikkel 7(1)(f), som forbyr registrering av varemerker som er i strid med «accepted principles of morality».

Gitt dommen i Matal v. Tam fra 2017, hvor amerikansk høyesterett fant at nektelse av registrering av THE SLANTS (en nedsettende betegnelse på asiater) var i strid med det første grunnlovstillegget, er konklusjonen i Iancu v. Brunetti ikke overraskende. Om Generaladvokatens anbefaling i C‑240/18 blir fulgt opp av EU-domstolen, signaliserer den derimot tilsynelatende en mer nyansert europeisk tilnærming til spørsmålet om registrering av støtende varemerker.


Varemerket FUCT i bruk
Foto: Charley Gallay/Getty Image

U.S. Supreme Courts avgjørelse i Iancu v. Brunetti

Klesmerket FUCT ble etablert i 1990. I 2011 søkte innehaver Erik Brunetti om registrering av ordmerket FUCT blant annet for klær, og anførte at FUCT var et akronym for "Friends you can't trust". De amerikanske varemerkemyndighetene (USPTO) lot seg imidlertid ikke lure, og la til grunn at FUCT måtte forstås som en omskriving av ordet «fuck» i preteritum. Registreringen ble derfor avslått fordi merket måtte anses som «immoral ... or «scandalous» etter den amerikanske varemerkeloven § 1052 bokstav a. Dette ble opprettholdt av appellnemnden for patent og varemerkesaker (TTAB). Ankedomstolen, Federal Circuit, var enig i at merket var «vulgar and scandalous», men at nektelse på dette grunnlaget var i strid med ytringsfriheten i det første grunnlovstillegget.

Dette var flertallet i høyesterett på seks dommere enige i. I 2017 hadde høyesterett kommet til tilsvarende resultat i Matal v. Tam. Saken dreide seg om nektelse av registrering av ordmerket THE SLANTS – en nedsettende betegnelse på asiater, som varemerke for et rockeband bestående av medlemmer med asiatisk opprinnelse. Merket var nektet registrert fordi dette ble ansett som «disparaging» etter den amerikanske varemerkeloven § 2. En mer kjent sak om samme bestemmelsen er opphevelsen av flere varemerker tilhørende det amerikanske fotballlaget Washington Redskins, da "redskins" ble ansett som en nedsettende betegnelse på amerikanske indianere.

Høyesterett la i Matal v. Tam til grunn at en lovbestemmelse som nekter av registrering av et varemerke er i strid med ytringsfriheten i det første grunnlovstillegget dersom bestemmelsen er basert på en subjektiv vurdering. Dette var tilfellet for forbudet mot registrering av varemerker som ble ansett som «disparaging». THE SLANTS kunne derfor ikke nektes registrert som varemerke. På tilsvarende måte ble Washington Redskins' varemerker opprettholdt.

Det samme måtte anses å være tilfellet for forbudet mot registrering av varemerker som var «immoral ... or «scandalous». Dette ble blant annet bekreftet av at det amerikanske patentstyrets test for å avgjøre om et merke skal nektes registrert etter bestemmelsen er om «the public would view the mark as «shocking to the sense of truth, decency, or propriety»; «calling out for condemnation»; «offensive»; or «disreputable»» (flertallets vota s. 6, kursivert her). Dette innebar at nektelsen av registrering av ordmerket FUCT måtte oppheves.

Logoen til der amerikanske fotballaget
Wasingtons Redskins
Patentmyndighetene hadde imidlertid argumentert med det var mulig å tolke forbudet mot registrering av varemerker som var «immoral ... or «scandalous» innskrenkende slik at det ikke kom i konflikt med grunnloven. Ved å tolke forbudet slik at det bare rammet «marks that are offensive [or] shocking to a substantial segment of the public because of their mode of expression, independent of any views that they may express» ville ikke dette avhenge av en subjektiv vurdering. Et slikt innskrenket forbud ville primært ramme merker som var «vulgar—meaning lewd, sexually explicit or profane».

Dette argumentet ble avvist av flertallet, da det lå utenfor domstolens kompetanse å tolke en lovbestemmelse som utvilsomt var i strid med grunnloven slik den var formulert, innskrenkende for å unngå konflikt. Kort forklart: «To cut the statute off where the Government urges is not to interpret the statute Congress enacted, but to fashion a new one.» (flertallets votum s. 9)

Dommer Alito, som var del av flertallet, gir i sitt tilleggsvotum imidlertid uttrykk for at selv om varemerkeloven slik den er formulert i dag ikke åpner for en slik innskrenkende tolkning, vil lovgiver kunne vedta et slikt mer innskrenket forbud. Dette vil da kunne brukes til å hindre registrering av merker som FUCT uten å komme i konflikt med grunnloven.

Mindretallet på tre dommere kom til et annet resultat, men med noe ulike begrunnelser som kom til uttrykk gjennom separate vota. Essensen i alle de tre votaene var at forbudet mot «scandalous marks» (men ikke «immoral marks») kunne tolkes innskrenkende slik at det i praksis bare rammet  merker som mer objektivt sett kunne anses som «obscene», «vulgarity» eller «profane» (dommer Sotomayors votum s. 1). En slik innskrenkende tolkning av forbudet ville i følge mindretallet ikke være i strid med beskyttelsen av ytringsfrihet i det første grunnlovstillegget. Dette ville innebære at nektelse av registrering av ordmerket FUCT og lignende merker kunne opprettholdes.


Norsk varemerkesøknad 201703254

Generaladvokatens anbefaling i C‑240/18 FACK JU GÖHTE

Europeisk praksis for registrering av støtende eller obskøne varemerker har tradisjonelt vært strengere enn amerikansk praksis. Fra EUIPO kan nevnes T-526/09 PAKI Logistics v. OHIM (nektelse av registrering av PAKI), T-232/10 Couture Tech v. OHIM (nektelse av registrering av et sovjetisk «våpenskjold»), T-417/10 Cortés del Valle López v. OHIM (nektelse av registrering ¡Que buenu ye! HIJOPUTA som del av et figurmerke for salg av sprit. «Hijoputa» kan grovt sett oversettes til «motherfucker» eller «son of a bitch») og T-54/13 Efag Trade Mark Company v. OHIM (nektelse av registrering av FICKEN LIQUORS)

Norsk praksis er tilsvarende restriktiv. Her kan nevnes ordmerket FUCK CANCER, som er nektet registrert. (Et figurmerke med samme tekst er for øvrig under behandling.)

Av merker som ikke utelukkende er obskøne, men som også har andre elementer som kan virke støtende, kan nevnes et figurmerke med teksten «Jævla homo», som var forsøkt registrert som i tilknytning til et program på NRK. Ellers kan nevnes et figurmerke med teksten «Helvete» hvor bokstaven T står opp ned og er formet som et kors med en korsfestet mannsfigur hengende opp ned. 

Helt konsekvent er praksis imidlertid ikke når det kommer til registrering av banneord. Her er blant annet et figurmerke med teksten «Fucking rockstar» tillatt registrert. Videre er to ordmerker med teksten FCUK tillatt registrert. Tidligere har man også tillatt registrering av tre ordmerker med teksten DE PUTA MADRE (grovt oversatt: «Mora di er ei hore»). Disse er nå opphørt.

I lys av dette er det kanskje ikke overraskende at EUIPO nektet produsentene av en tysk film med samme navn registrering av ordmerket FACK JU GÖHTE. Dette ble opprettholdt av Underretten i T-69/17.

Generaladvokaten legger til grunn at det er ganske klart at hensynet til ytringsfriheten slik dette har kommet til uttrykk i EUs charter for menneskerettigheter (artikkel 11) også får betydning i varemerkeretten (avsnitt 47 og 48). Ved vurderingen av om nektelse av registrering av varemerker som «contrary to public policy or to accepted principles of morality» er i strid med ytringsfriheten, legger Generaladvokaten til grunn at det må sondres mellom «public policy» («offentlig orden») og «morality» («moral»). «Offentlig orden» sikter til «et normativt syn på værdier og mål, som defineres af den relevante offentlige myndighed, og som skal efterstræbes» (avsnitt 76). «Moral» sikter derimot til «værdier og overbevisninger, som et givet samfund for øjeblikket efterlever, og som er opstillet og håndhæves efter den fremherskende sociale konsensus i dette samfund på et givet tidspunkt» (avsnitt 77). Om noe anses å være i strid med «offentlig orden» er dermed en objektiv vurdering av, mens hva som anses å være i strid med «moral» er en vurdering av subjektive verdier, jf. også EFTA-domstolens avgjørelse i Vigeland saken, E-5/16, avsnitt 86 (avsnitt 76).

En slik subjektiv vurdering innebar at man måtte påvise «den fremherskende opfattelse i den pågældende kundekreds godtgøre, hvorfor det mener, at et givet tegn vil krænke denne sædelighed.» Det forutsettes riktignok ikke at EUIPO skal foreta en grundig empirisk undersøkelse. Men det må foretas et «informeret skøn», som skal være forankret i en spesifikk sosial kontekst. Man kan i denne sammenhengen ikke se bort fra bevis som enten bekrefter eller avkrefter EUIPOs egne holdninger om hva som er i strid med «moral» (avsnitt 83).

I denne vurderingen hadde EUIPO og Underretten, ifølge Generaladvokaten, trådt feil. For det første var den relevante omsetningskretsen definert for bredt når denne ikke bare omfattet «den omhandlede films fans fra gymnasierne, men også mennesker, der måske aldrig har hørt om filmen, og som måske forståeligt nok ville blive overrasket over på deres ugentlige indkøbstur at finde et brød (klasse 30) eller tøjvaskeprodukter (klasse 3) med etiketten »Fack Ju Göhte« på hylderne» (avsnitt 86).

For det andre, når man anser den relevante omsetningskretsen primært som tysktalende, vil ikke medlemmene av denne kretsen oppfatte FACK JU GÖHTE støtende på samme måte som en engelsktalende vil kunne oppfatte merket.

For det tredje måtte det tas hensyn til hvordan myndighetene ellers forholdt seg til uttrykket som var søkt registrert. Her var filmen FACK JU GÖHTE ikke nektet vist under dette navnet. Selv om dette ikke var avgjørende, måtte det tas i betraktning at merket i så fall ikke var så støtende at det forhindret at filmen ble markedsført og vist under dette navnet etter tyske regler som regulerte dette.

Generaladvokaten anbefalte derfor at EU-domstolen opphevet EUIPOS nektelse av registrering av merket FACK JU GÖHTE.


Immaterialrettstrollets betraktaktninger

Det er neppe å ta munnen for full å si at man i USA har hatt en mer liberal tilnærming i ytringsfrihetsspørsmål enn hva tilfellet er i Europa. Tradisjonelt har man imidlertid nektet registrering av vulgære og obskøne varemerker også etter amerikansk rett. Fremtredende eksempler her er nektelsen av registrering av MADONNA for vin (In re Riverbank Canning Co., 95 F.2d 327 (C.C.P.A. 1938) og et figurmerke med teksten COCK SUCKER for kjærlighet på pinne formet som en hane («cock») (In re Fox, 702 F.3d 633 (Fed. Cir. 2012)).

Dommen i Matal v. Tam markerte en retningsendring i så måte. Selv om avgjørelsen etterlater flere uløste spørsmål, gir den likevel uttrykk for et ganske klart standpunkt når det kommer til retten til også å registrere støtende varemerker. Flertallets standpunkt i Iancu v. Brunetti er derfor ikke overraskende. Det er snarere mindretallet som tilsynelatende har kommet på bedre (?) tanker, og ønsker å anlegge en mer nyansert tilnærming. 

Det er lett å ha sympati for tanken om at registrering av et støtende varemerke i et offentlig register innebærer at det offentlige gir merket en form for «godkjentstempel», slik justitiarius Roberts gir uttrykk for (justitiarius Roberts votum s. 2). Det er også riktig at nektelse av registrering av et varemerke ikke innebærer et forbud mot å bruke betegnelsen som varemerke bare en nektelse av innføring i et offentlig register, og at det derfor ikke foreligger noen krenkelse av ytringsfriheten (ibid). Det er imidlertid visse problemer med å skulle avgjøre hva som anses som obskøne varemerker på objektivt grunnlag. Selv om bare et mindretall på fire dommere eksplisitt gir uttrykk for det, er det nok likevel et flertall for å godta lovfesting av et mer innskrenket, mer konkret formulert forbud mot obskøne og vulgære varemerker.

Europeisk praksis har som nevnt vært strengere. Dette endres ikke om EU-domstolen skulle legge Generaladvokatens anbefaling til grunn. I motsetning til i amerikansk rett, hvor bestemmelser som utelukker registrering basert på en subjektiv vurdering i utgangspunktet anses å være i strid med grunnloven, vil en slik subjektiv vurdering være en helt legitim nektelsesgrunn etter europeisk rett. 

Problemet med slike subjektive vurderinger basert på vage bestemmelser er imidlertid at saksbehandleren eller dommeren lett blir en smaksdommer, som legger til grunn sin egen oppfatning av hva som strider mot «offentlig orden» eller «moral». Ved å sondre mellom  «offentlig orden», som  er gjenstand for en objektiv vurdering, og «moral», som  er gjenstand for en mer subjektiv vurdering, men hvor denne likevel må begrunnes empirisk, sikrer man imidlertid i det minste at vurderingen til en viss grad er forankret i et faktisk grunnlag, enten i form av offentlig myndighetsbruk eller i form av faktiske oppfatninger hos den relevante gjennomsnittsforbrukeren.

Det finnes riktignok enkeltavgjørelser som anvender en mer nyansert tilnærming (Generaladvokaten nevner appellkammeravgjørelsen i R 519/2015‑4, hvor et band ble tillatt å registrere bandnavnet JEWISH MONKEYS.) Men dette er så vidt bekjent første gang dette gjøres til gjenstand for en mer prinsipiell drøftelse. Etter min oppfatning er dette en god tilnærming, som også EU-domstolen bør legge til grunn.

08 juli 2019

Borgarting lagmannsrett: Tildekking av varemerker på mobilskjermer er varemerkebruk

Rett før fellesferien avsa Borgarting lagmannsrett dom i den såkalte «iPhone»-saken om varemerkebruk (LB-2018-62352). Saken gjaldt krav fra Apple Inc. om destruksjon av importerte iPhone 6/6S-mobiltelefonskjermer som den uautoriserte iPhone-reparatøren PCKompaniet (drevet av saksøkte Henrik Huseby) hadde importert fra Kina. Samtlige deksler var merket med Apples «eplelogo» på innsiden av dekslene, men logoene var tusjet over da tollen beslagla dekslene ved innførsel til Norge. Tildekkingen kunne fjernes med sprit. I motsetning til Oslo tingrett (avgjørelse omtalt av IP-trollet her) konkluderte Borgarting lagmannsrett med at innførselen av disse varene utgjorde varemerkebruk etter varemerkeloven (vml.) § 4, og følgelig varemerkeinngrep. Det ble ikke ansett avgjørende at logoene var tildekket.

Apples norske varemerkeregistrering 217659
("eplelogoen") bl.a. for mobiletelefoner (klasse 9)
Som mange IP-troll der ute vil ha fått med seg var hva som skal anses som varemerkerettslig relevant bruk en av fjorårets mest aktuelle problemstillinger på immaterialrettsområde med flere norske avgjørelser, samt EU-domstolens avgjørelse i den såkalte Mitsubishi-saken (omtalt av IP-trollet her).

Forholdet i iPhone-saken var at Henrik Huseby importerte mobiltelefonskjermkomponenter til iPhone (i dette tilfellet iPhone 6 og 6S) fra Kina. Skjermkomponentene var merket med Apples eplelogo (norsk varemerkereg.nr. 217659, heretter «eplelogoen»). Ved innførselen var imidlertid logoen dekket til med sprittusj (som det var mulig å fjerne). Tolletaten beslagla i 2017 63 slike skjermkomponenter og sendte melding til Apple som krevde destruksjon av skjermene som følge av varemerkeinngrep. Huseby motsatte seg destruksjonen og hevdet at skjermkomponentene ikke gjorde inngrep i eplelogoen fordi det ikke forelå varemerkerettslig relevant bruk ettersom logoen var tildekket. Det hersket uenighet om opphavet til dekslene. Apple hevdet på sin side at det dreide seg om piratkopierte deksler. Huseby hadde ifølge avgjørelsene kommet med til dels ulike forklaringer på opphavet, men hevdet for lagmannsretten at det var snakk om skjermer som var «refurbished», det vil si sammensatt av deler som både kan være nye og brukte, samt originale og uoriginale.

Oslo tingrett konkluderte i februar 2018 med at de tildekkede eplelogoene ikke utgjorde varemerkerettslig relevant bruk etter vml. § 4. Etter tingrettens vurdering forelå det ikke fare for skade på noen av varemerkets funksjoner. Ved vurderingen la retten avgjørende vekt på at logoene ikke var synlig for sluttbrukeren av telefonen, og at Huseby hadde legitime interesser knyttet til de importerte varenes kvalitet og fremgangsmåte ved importen/klargjøringen av skjermene forøvrig.

Lagmannsrettens avgjørelse
I ankesaken var hovedproblemstillingen for Borgarting lagmannsrett altså om det forelå varemerkerettslig relevant «bruk» av eplelogoen på mobilskjermkomponentene etter varemerkeloven § 4 selv om logoen var tildekket. Sentralt for lagmannsretten i denne sammenheng var om Apple måtte anses for å ha samtykket til/autorisert påføringen av logoene.

For lagmannsretten hadde Apple tilsynelatende presisert sin argumentasjon vedrørende omsetningskretsen, og argumenterte for at mobilskjermkomponenter måtte være mobiltelefonreparatører, butikker eller importører av mobiltelefoner. Etter Apples oppfatning var det således ikke relevant om eplelogoen var synlig for sluttbruker av mobiltelefonen, og for så vidt heller ikke overfor den anførte omsetningskretsen ettersom disse umiddelbart må kunne identifisere om komponenten er original eller ikke.

I avgjørelsen tar lagmannsretten utgangspunkt i at varemerkeloven § 4 (herunder bruks- og inngrepsvurderingen) er objektiv, og at saken gjelder et såkalt «dobbel identitets»-tilfelle etter vml. § 4 (1) bokstav a). De påførte tegnene var identiske med Apples eplelogo og de aktuelle varene denne brukes for. Under henvisning til HR-2017-2356 (Lilla) slår lagmannsretten fast at den relevante omsetningskretsen vil være næringsdrivende som for eksempel butikker, importører, forhandlere eller autoriserte reparatører. Etter lagmannsrettens oppfatning vil det derfor være uten betydning om eplelogoen ikke er synlig for sluttbruker, slik Huseby hadde anført og tingretten tilsynelatende anså avgjørende. Dersom påføringen av eplelogoen ikke var gjort med Apples samtykke ville det derfor foreligge varemerkebruk.

Lagmannsretten viser også til at det å stoppe vareforfalskninger ligger i kjernen av de tilfellene vml. § 4 tar sikte på å ramme.

Lagmannsretten går deretter over til en bevisvurdering av hvorvidt mobilskjermkomponentene kan sies å stamme fra Apple (og at varemerkebruken derav kan anses autorisert), eller om de er kopier. Apple hadde blant annet fremlagt en utvidet rapport for lagmannsretten, som konkluderte med at komponentene var forfalskninger. På bakgrunn av denne samt vitneavhør av forfatteren bak rapporten konkluderte lagmannsretten med at det var sannsynlig at mobilskjermkomponentene var kopier.

Etter lagmannsrettens oppfatning forelå det derfor uautorisert «bruk» av eplelogoen etter varemerkeloven § 4.

Lagmannsretten stopper imidlertid ikke der. Under henvisning til Husebys anførsler om at logoen var tildekket, herunder et eksempel fra Clas Ohlsons praksis med tildekning av varemerker på Canon-blekkpatroner, retter lagmannsretten noen bemerkninger til en eventuell innskrenkende tolkning av vml. § 4. Som kjent har EU-domstolen tolket bruksvilkåret innskrenkende slik at må oppstilles et vilkår om at den aktuelle bruken innebærer en fare for skade på minst en av varemerkets funksjoner (typisk opprinnelsesgarantifunksjonen) for at det skal anses somvaremerkebruk. Lagmannsretten viser her til Rt.1975 s. 951 (Fiskå Mølle) som gjaldt et lignende tilfelle der bruk av melsekker med originale varemerker fra en annen leverandør som var tildekket med saksøktes varemerker ble ansett som varemerkebruk. Det ble også vist til tilsvarende uttalelser fra Høyesterett i HR-2018-110-A (Ensilox) (avsnitt 68).

Retten uttaler deretter at det uansett ikke er rom for noen innskrenkende fortolkning i vår sak ettersom tildekningen av eplelogoen kunne fjernes. Under henvisning til Høyesteretts uttalelser i Ensilox-saken (avsnitt i 69 og 70) forelå det etter lagmannsrettens oppfatning en klar fare for skade på opprinnelsesgarantifunksjonen. I denne forbindelse viser også lagmannsretten til EU-domstolens avgjørelse i Mitsubishi, og uttaler at til tross for at denne ikke har direkte overføringsverdi til denne saken (ettersom Mitsubishi gjaldt originale varemerker og produkter) så er den illustrerende for beskyttelsesrekkevidden for varemerkeinnehaver.

Som følge av at mobilskjermkomponentene ble ansett å gjøre inngrep i Apples eplelogo ble Huseby dømt til å destruere samtlige mobilskjermkomponenter, og betale for Tolletatens lager- og destruksjonskostnader, lisensavgift for bruk av eplelogoen etter vml. § 58 samt deler av Apples sakskostnader.

Mobilskjermkomponent nede til venstre (bildet
ikke tatt i anledning saken). 
Wikimedia (CC BY-SA 4.0)
Immaterialrettstrollets betraktninger
Etter dette immaterialrettstrollets oppfatning innebærer lagmannsrettens avgjørelse i denne saken en viktig korrigering av en kurs som etter tingrettens avgjørelse syntes fullstendig på avveie ved vurderingen av varemerkebruk etter vml. § 4.

Tingrettens vurdering ville i realiteten langt på vei uthulet varemerkeinnehaveres mulighet til å motsette seg import av piratkopierte varer etter varemerkeloven § 4. Som utgangspunkt er denne bestemmelsen objektiv, og som lagmannsretten korrekt påpeker ligger vareforfalskninger i kjernen av de tilfeller bestemmelsen tar sikte på å ramme (og i særdeleshet tilfeller av dobbel identitet etter bestemmelsens (1) bokstav a)). Dersom det ikke kan sannsynliggjøres at varemerkeinnehaver har gitt samtykke til bruken (eksempelvis ved tilfeller av lovlig parallellimport), så kan en ikke anlegge en subjektiv tilnærming ved slike spørsmål under henvisning til blant annet den påståtte inngripers «legitime interesser» og domstolens forpliktelse til å ikke innfortolke «ytterligere konkurransehindringer», slik tingretten gjorde i denne saken.

Selv om lagmannsretten viser til Høyesteretts uttalelser i Ensilox-saken (avsagt rett før tingrettens dom) som støtte for sin konklusjon, mener undertegnede likevel at Høyesterett i den nevnte avgjørelsen i det minste har bidratt til den uriktige forståelsen av bruksvilkåret som tingretten har til grunn. I Ensilox-avgjørelsen oppstilte Høyesterett et strengt utgangspunkt for hva som skal anses som varemerkebruk (se bl.a. avsnitt 36, 41 og 68 i dommen, og redegjørelsen for den nærmere fare for skade-vurderingen i pkt. 56 - 65). Etter undertegnedes oppfatning harmonerer dette, samt subsumsjonen av kanne- og containersalget (avsnitt 70-77) dårlig med den etterfølgende konklusjonen i dommens avsnitt 78 om at feilbruk på faktura ved tankbilsalget ikke utgjør varemerkebruk etter bestemmelsen, også på bakgrunn av retningslinjene for en innskrenkende tolkning fra EU-domstolen. Ved tankbilsalg hadde saksøkte ved en feil brukt varemerke til den tidligere leverandøren (saksøker) i stedet for den nye leverandøren. Etter undertegnedes oppfatning innebærer dette en klar fare for skade på flere av varemerkets funksjoner, særlig i etterkant av kjøpssituasjonen som fakturaen gjelder.

Det gis heller ingen nærmere redegjørelse i Ensilox-avgjørelsen for hvorfor kanne- og containersalget ikke skal anses som varemerkebruk, og det kan virke som at Høyesterett har hatt en annen situasjon for øye (videresalg) enn den aktuelle kjøpssituasjonen hvor mottakeren av fakturaen tilhører den relevante omsetningskretsen. Etter undertegnedes syn burde Høyesterett i det minste gitt klarere retningslinjer for bruk av mer subjektive momenter ved vurderingen av vml. § 4 (når de tilsynelatende implisitt gjør bruk av slike «særegne forhold» selv), nettopp for å forebygge avgjørelser som fra Oslo tingrett i iPhone-saken.

Dersom iPhone-saken skulle bli anket vil det etter undertegnedes oppfatning derfor ikke være helt uten interesse om Høyesterett presiserte det nærmere innholdet av den nedre terskelen for fare for skade-vurderingen ved en eventuell innskrenkende tolkning av vml. § 4, særlig i lys av Mitsubishi-avgjørelsen.

Selv om dette IP-trollet er enig i resultatet lagmannsretten kommer til og rettens forståelse av vml. §4, er det imidlertid noen skjær i sjøen (for å bruke en passende metafor i disse ferietider). For det første kan ikke undertegnede se at det er nødvendig å vurdere hvorvidt skjermene faktisk er Apples eller om de er kopivarer som sådan (se bl.a. siste to avsnitt på side 6). Som følge av EØS-avtalen har Norge innført regelen om EØS-regional konsumpsjon. Det fremgår ikke klart av domspremissene hvor i verden de aktuelle skjermkomponentene eventuelt stammer fra, selv om det er opplyst at Huseby selv også sender ødelagte skjermer til Kina for reparasjon. Med mindre det kan påvises (av Huseby) at de aktuelle skjermkomponentene har vært satt på markedet innenfor EØS spiller det liten rolle om Apple har samtykket til salg av disse utenfor dette området (f.eks. Kina) tidligere. Det relevante spørsmålet ved vurderingen av om skjermkomponentene er laget av Apple blir derfor om det kan sannsynliggjøres at de er plassert på EØS-markedet av Apple, ikke hvorvidt Apple overhodet kan sies å ha laget disse slik lagmannsretten tilsynelatende vurderer. I forlengelsen av dette kan det også bli spørsmål om hva som skal til (hvor stor andel av/hvilke deler av mobilskjermkomponentene som tidligere har vært satt på markedet i EØS) for at det skal være tale om reell konsumpsjon av komponentene.

Videre er det innførselen av skjermene som i denne saken utgjør varemerkebruk etter vml. § 4. Selve påføringen av eplelogoen skjer i Kina og er således ikke varemerkebruk her i landet. Også på bakgrunn av poenget med EØS-regional konsumpsjon ovenfor blir det etter dette IP-trollets oppfatning derfor noe upresist når lagmannsretten på side 7 uttaler at «Eplelogoene på disse skjermene i denne saken er identiske med Apples logoer og påført samme sted på skjermene som Apples logoer. Lagmannsretten legger etter dette til grunn at dersom eplelogoene ikke er påført av Apple, men at det dreier seg om piratkopier, foreligger det brudd på varemerkeloven § 4.» (min uthevning).

Endelig gjaldt forholdet i iPhone-saken som nevnt vurdering av varemerkeinngrep mellom to merker med dobbel identitet etter vml. § 4 (1) bokstav a). Ved denne vurderingen er det ikke noe vilkår om forveksling mellom merkene (forveksling kan i slike tilfeller sies å presumeres), noe lagmannsretten selv er inne på når de referer utdraget fra forarbeidene til bestemmelsen i Ot.prp.nr.98 (2008–2009) punkt 14.1.1. I slike tilfeller gjøres det kun unntak for de situasjoner hvor det ikke foreligger varemerkebruk. Det blir derfor i beste fall upresist når lagmannsretten både ved bevisvurderingen av opphavet til kopiskjermkomponentene og bemerkningene til fare for skade-vurderingen begrunner konklusjonene sine med at merkene «i høy grad [er] egnet til forveksling» (side 9, mine understrekninger), og at det vil «foreligge forvekslingsfare» (side 10, min understrekning) mellom eplelogoen påført på Apples mobiltelefoner og kopiskjermkomponentene, dersom sistnevnte tillattes markedsført.

26 juni 2019

Gjennomføring av portabilitetsforordningen i norsk rett 1. august

Kilde: synge.no
Mens de fleste IP-troll der ut gjør seg klare for en etterlengtet sommerferie kommer en gladnyhet fra Kulturdepartementet. Den 1. august trer endringer i åndsverkloven i kraft som implementerer EUs såkalte portabilitetsforordningen (pressemelding fra Kulturdepartementet tilgjengelig her). 

Som omtalt av IP-trollet tidligere vil forordningen gjøre det mulig også for norske abonnenter å benytte strømmetjenester som Netflix og HBO sømløst når de er på kortere opphold innenfor EØS-området. Forordningen har allerede vært i kraft i EU et drøyt års tid.

Forordningen innebærer ikke fri flyt av nettbaserte innholds­tjenester EØS-området, da den er begrenset til abonnement som er tegnet i abonnentens hjemstat. Dette innebærer at man ikke kan tegne et abonnement i en annen EØS-stat (for eksempel fordi dette er billigere eller gir tilgang til bedre innhold) og kreve å få tilgang til dette i sitt hjemland. Plikten til å tilby slik tilgang gjelder dessuten bare for kortere opphold (når man er "temporarily present") utenfor hjemlandet. Plikten til å tilby slik portabilitet gjelder bare for betalingstjenester. Gratistjenester, som YouTube, kan imidlertid velge å tilby slik portabilitet, og de omfattes da av reglene i forordningen.


Forordningen gjennomføres ved inkorporasjon gjennom en henvisningsbestemmelse i åndsverkloven.

14 juni 2019

Oslo tingrett: Fjällrävens ordmerke G 1000 slettes grunnet manglende "reell" bruk

Fredag 7. juli ga Oslo tingrett KFIR medhold i at Fjällrävens ordmerke G 1000 måtte slettes i medhold av varemerkeloven § 37. Etter denne bestemmelsen skal et varemerke slettes dersom «reell bruk av merket ... har vært avbrutt i fem år i sammenheng», jf. bestemmelsens første ledd første punktum. Merket var registrert for blant annet klasse 25-varer (klær, fottøy og hodeplagg). Kravet om sletting ble fremsatt av et selskap som ville ha merket fjernet for å kunne registrere det forvekselbare merke G10 for de samme varer. Regelen om sletting av merker som ikke har vært i bruk i løpet av en femårs periode, bygger på ønsket om å redusere rene defensive registreringer, og forhindre at merker som ikke blir brukt nyter varemerkerettslig vern.

Det artige med denne saken er imidlertid at merket har vært brukt, og påtrykket både jakker, bukser og hodeplagg. Så vel Klagenemnda som Oslo tingrett la følgelig til grunn at merket rent faktisk har vært i bruk i den aktuelle perioden. Spørsmålet var om bruken allikevel kunne anses som «reell» i varemerkeloven § 37s forstand.


Eksempler på bruk
Hentet fra fjellrevenshop.no

Klagenemndas vurdering

Etter en gjennomgang av relevant praksis fra EU-domstolen kom klagenemnda til at det avgjørende for om merket reelt var brukt, var om «bruken har vært i overensstemmelse med varemerkets grunnleggende funksjon, opprinnelsesgarantifunksjonen. Videre må det ha blitt brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de produkter eller tjenester det er snakk om, og ikke bare for å reservere rettighetene til et  varemerke.» Merket G 1000 måtte altså ha blitt brukt på en slik måte at det var egnet til å angi de aktuelle varenes kommersielle opprinnelse. Hensikten med bruken må ha vært å skape eller fastholde en markedsandel for varene klær, sko og hodeplagg.

Et av Fjällrävens varemerker.
Bildet er fra Patentstyrets database
KFIR viste til at merket G 1000 er påtrykket varene, men at det er ordmerket FJÄLLRÄVEN og den stiliserte figuren av en rev, som angir den kommersielle opprinnelse til varene.KFIR bemerker at flere merker på samme produkt kan angi kommersiell opprinnelse, men så var ikke tilfelle her. KFIR skrev følgende:
«Det fremgår tydelig av markedsføringsmaterialet at G 1000 ikke benyttes i markedsføringen som et varemerke som skal garantere for opprinnelsen til klær, sko eller hodeplagg (sluttproduktet), men som en indikasjon på hvilket stoff (delproduktet) varene er tilvirket av.»
Klagenemnda kom følgelig til at merket ikke er brukt for å angi opprinnelsen til varene i klasse 25. Merket G 1000 var bare brukt for å angi en delkomponent av det ferdige sluttproduktet. Merket informerte altså forbrukeren om at varene er tilvirket av en bestemt type stoff. KFIRs forståelse av at merket ble brukt som en indikasjon på hvilket stoff varene ble laget av, ble underbygget av informasjon fra Fjällrävens hjemmeside der det fremgår at G 1000 er selskapets «hjørnesteinsmateriale».

Begge parter hadde vist til EU-rettens sak T-660/11 TEFLON. I denne saken ble det, blant annet, gjort gjeldende at merket TEFLON var tatt i reell bruk som følge av at merket bare var påført tredjemanns ferdigvarer. I dette ligger det at innehaveren av merket TEFLON lisensierte ut merket til andre aktører, som igjen trykket merket på sine ferdige produkter samme med egne merker. Et eksempel til støtte for tanken kan være der Fiskars skriver TEFLON på sine stekepanner.

Etter en konkret vurdering kom retten til at «forbrugeren let kan adskille den handelsmæssige oprindelse for på den ene side det slip-let materiale, som er omfattet af varemærket TEFLON, og på den anden side den færdigvare, som er omfattet af fabrikantens varemærke.»  Merket var følgelig ikke brukt på en slik måte at det anga kommersiell opprinnelse til det ferdige produkt, men bare for «slip-let»-materialet på stekepannens stekeflate.

Klagenemnda fant at den overnevnte problemstillingen i T-660/11 TEFLON ikke var overførbar til nærværende sak, og viste til at det i alle tilfeller måtte foretas en konkret vurdering av faktum der bruken må vurderes opp mot den rådende markedssituasjonen.

Tingrettens vurdering

Etter rutinemessig å ha slått fast at KFIRs vedtak er et lovbundet forvaltningsvedtak som retten kan prøve fullt ut, og at det ikke er grunn til å vise tilbakeholdenhet ved overprøving av KFIRs vedtak, slo tingretten fast at de var enige med KFIR i at det avgjørende måtte være om merket var brukt til å angi kommersiell opprinnelse.

Tingretten viste videre til at Fjällräven hadde brukt merket på en slik måte i markedsføringen at det primært anga stoffkvaliteten på varene. Etter rettens skjønn sa merket G 1000 noe om egenskapene og kvaliteten til tekstilen, og dermed også indirekte noe om egenskapene og kvaliteten ved sluttproduktet. Det at merket primært angir en bestemt kvalitet, var heller ikke etter rettens syn til hinder for at G 1000 også kunne angi kommersiell opprinnelse.

Eksempel på bruk av merket på
støvel fra Hanwags.
Bildet er fra Hanwagshop.no
I motsetning til Patentstyret og KFIR fikk tingretten presentert dokumentasjon som viste at en annen tilbyder, Hanwags, hadde merket G 1000 trykket på sine sko. Dette i tillegg til egne varemerker. Retten viste til at det i Hanwags markedsføring fremgår at de har brukt «Fjellreven´s G-1000 stoff». Om dette skriver retten at når G 1000-merket brukes på skotøy som ikke kommer fra Fjällräven, innebærer det etter rettens vurdering at merket ikke samtidig kan garantere overfor forbrukeren at alle klær, fottøy og hodeplagg i klasse 25 som er merket med G 1000 kommer fra Fjällräven. Videre mente tingretten at det ikke var noe som garanterte for forbrukeren at det ikke kunne komme en jakke i G 1000-materiale fra Bergans neste år. Retten følger derved EU-domstolens vurdering i T-660/11 TEFLON.

Dette trollets vurdering

Etter en gjennomgang av relevant rettspraksis er det ikke tvilsomt at merket må ha blitt brukt i samsvar med opprinnelsesgarantifunksjonen for at bruken skal være «reell» i relasjon til varemerkeloven § 37, jf. blant annet C-689/15 (Gözze) avsnitt 37.

Tingretten kommer først til at merket «ganske klart» er blitt brukt «for å skape eller bevare en markedsandel for de aktuelle varene som merket er påført». Dernest skriver retten avslutningsvis at merket primært blir brukt for å angi kvaliteten på varene, «men likevel er det snakk om en bruk som er kommersielt begrunnet i et ønske om å skape eller beholde omsetning av klærne». 

Sammenholdes det tingretten skriver her med forarbeidene til varemerkeloven § 37 kan det se ut til at Fjällrävens bruk har vært reell i lovens forstand. Av forarbeidene fremgår nemlig følgende:

«For at bruken skal ha vært reell, må varemerket ha blitt brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de produkter eller tjenester det er snakk om, i motsetning til bare for å reservere rettighetene til varemerket.» (Ot. prp. nr. 98 (2008- 2009) side 68) 
Det kan se ut til at tingretten går noe langt i å anerkjenne at Fjällräven har brukt merket i samsvar med opprinnelsesgarantifunksjonen. Det kan spørres hvem tingretten mente bruken av merket skapte eller bevarte markedsandeler for, om det ikke var for innehaveren, Fjällräven. Når bruken først karakteriseres slik, synes dommen noe streng. Til dette kommer at retten mente mye talte for at avveiningen mellom interessene til Fjällräven som vil beholde registreringen, holdt opp i mot interessen til de som ønsker merket slettet, burde falle ut i Fjällrävens favør. I tillegg kommer retten også til at heller ikke formålet bak varemerkeloven § 37 taler for sletting i nærværende sak. Bedre ville det nok vært å holde fast i kursen staket ut av KFIR og heller rolig konkludert med at merket ble brukt for å angi en delkomponent i varen, og at det følgelig ikke anga kommersiell opprinnelse for sluttproduktet. Dette samsvarer også fint med at merket stadig er registrert for «tekstiler og tekstilvarer» i klasse 24.

Det ble ikke dokumentert for KFIR at også andre tilbydere har merket G 1000 på sine varer. Saken, slik den stod for tingretten, minner således mer om den overnevnte saken om varemerket TEFLON, enn da den stod for KFIR. Etter dette trollets syn er det imidlertid en vesensforskjell mellom nærværende sak og TEFLON-avgjørelsen all den tid varemerket TEFLON utelukkende var brukt av andre aktører for de aktuelle varene, og lisensiert ut i et stort omfang. Videre er det nok også en forskjell i hvor godt omsetningskretsen kjenner til henholdsvis TEFLON og G 1000, og hva merkene kommuniserer til omsetningskretsen. Det at merkehaver i liten grad har tillatt andre aktører å bruke merket på sine produkter, bør etter dette trollets syn ikke generelt utelukke at merket oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse når det brukes på innehaverens egne varer. Det er riktig at bruk av merket til å reklamere eller markedsføre en egenskap, ikke er reel bruk etter varemerkeloven § 37. Det at merket er brukt for å markedsføre en viss egenskap i én sammenheng, utelukker imidlertid ikke at merket i en annen situasjon oppfattes av omsetningskretsen som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
Turbukse som kan omgjøres til en frekk shorts. 
G 1000 merket er like over buksens venstre lomme.

Det kan også spørres om ikke Patentstyret så vel som KFIR og tingretten har for mye tiltro til omsetningskretsen. Det er nok slik, som samtlige instanser legger til grunn, at forbrukeren er vant til at klesvarer bærer merker om angir typen eller egenskapen ved stoffet som varen er tilvirket av. At omsetningskretsen rent faktisk oppfatter merkene slik forutsetter imidlertid at forbrukeren forstår at merket nettopp informerer om dette. Undertegnede skal ærlig innrømme at det ikke ble reflekterte nevneverdig over G 1000 merket på en nylig innkjøpt bukse. Om noe ble det nok lagt til grunn at det var tale om en produksjonsserie eller et modellnavn, snarere enn at det var tale om en stofftype. En enslig svale gjør imidlertid ingen sommer.

Vi gjør oppmerksom på at ett av Immaterialrettstrollets øvrige hoder, Yngve Øyehaug Opsvik, er senioradvokat i firmaet som representerte Fjällräven, Advokatfirmaet Gjessing Reimers AS. Han har ikke medvirket til dette innlegget.

15 mai 2019

Avgjørelse fra KFIR om enkle bokstavmerker

Nordic Cinema Group AB's merke
Patentstyret og KFIRs praksis kan nok for mange praktikere oppfattes som streng, og den nedre grensen for særpreg har derfor spesiell interesse for den som rådgir klienter om varemerkestrategier. En nylig avgjørelse fra KFIR kan være et nyttig referansepunkt, fordi den dreier seg om et svært enkelt varemerke, og på grunn av hvordan praksis fra EU håndteres.

Sak 19/15 (1. april 2019) gjaldt et kombinert merke bestående av en rød sirkel og bokstaven F i versal. Merket var søkt registrert for tjenester knyttet til filmvisning og kinodrift i klasse 35, 38, 41 og 43. Patentstyret avslo søknaden for samtlige tjenester, fordi merket ble ansett å savne det tilstrekkelige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 1. ledd.

I nektelsen pekte Patentstyret på at rødnyansene i merket vanskelig kunne skilles fra hverandre, at bokstaven sammen med sirkelen ikke hadde gjenkjennelseseffekt, og at fargen rød var alminnelig brukt i matvare- og restaurantbransjen. Bokstaven F kunne forstås som en forkortelse for «film», «fjernsyn» eller «food» ifølge Patentstyret.

KFIR var uenig, og mente at merket hadde nødvendig særpreg. Patentstyret hadde ikke angitt noen konkret begrunnelse for at bokstaven F hadde betydning som forkortelse for de aktuelle begrepene, for eksempel fra en ordbok. Det ble også lagt noe vekt på at det var benyttet to ulike rødsjatteringer i merket, noe som gav en viss blikkfangereffekt.

I tillegg til å se til avgjørelser fra EU-domstolen og -retten angående merker bestående av en enkeltbokstav la Klagenemnda vekt på registreringspraksis fra EUIPO de siste tre årene. I avgjørelsen gjengis 37 eksempler på registreringspraksis fra EUIPO hvor et ikke-beskrivende enkelttegn har blitt ansett som tilstrekkelig for registrering.
Merket som ble behandlet i sak 2018/10

Denne gjennomgangen av praksis er interessant fordi Patentstyret og KFIR ofte gir uttrykk for at man ikke er bundet av avgjørelser fra EUIPO i enkeltsaker, selv om praksis fra EUIPO anses som relevant. Spørsmålet om hva som utgjør en tilstrekkelig fast praksis til at registreringsmyndigheten vil legge vekt på den har ikke vært klargjort. Denne avgjørelsen viser at KFIR er villig til å la slik praksis få vesentlig betydning for resultatet i en avgjørelse. Mengden eksempler som skulle til her for at KFIR skulle akseptere at det foreligger en noe lempeligere praksis for slike merker kan være retningsgivende for hvor mye man bør hente frem når man argumenterer for at et merke er særpreget i henhold til praksis om lignende merker fra EUIPO.

Avgjørelsen bør sees i sammenheng med 2018/10 og 2018/8, hvor merker bestående av enkeltbokstaven M i én farge ble ansett for å inneha tilstrekkelig særpreg.

10 mai 2019

EU-parlamentet har tiltrådt forslag om eksportunntak for supplerende beskyttelsessertifikater

EU-kommisjonen la 28. mai 2018 frem et forslag til forordning som vil endre reglene for supplerende beskyttelsessertifikater for legemidler (SPC). Etter at Kommisjonen, Rådet og Parlamentet i februar ble enig om en oppdatert tekst (tilgjengelig her), ble forslaget i midten av april formelt godkjent i EU-parlamentet. Den oppdaterte teksten inneholder blant annet et såkalt "stockpiling-unntak". Rådet har allerede signalisert at forslaget vil godkjennes, og de foreslåtte endringene vil dermed etter all sannsynlighet bli en realitet. 

Som Immaterialrettstrollets lesere sikkert er kjent med, kan supplerende beskyttelsessertifikater oppnås for legemidler (eller mer presist et aktivt stoff eller en sammensetning av aktive stoffer i et legemiddel) som er beskyttet av patent, og som har oppnådd markedsføringstillatelse. Beskyttelsessertifikatet gir en forlenget beskyttelse på opptil 5 år. Reglene bunner i en erkjennelse av at utvikling av legemidler ikke bare er kostbart, men også er underlagt offentlige godkjenningsregimer, som medfører at den effektive beskyttelsestiden et patent gir ofte er vesentlig kortere for disse produktene enn for andre patenterte oppfinnelser. Dette innebærer at alminnelig patentbeskyttelse ikke gir like sterke insentiver til utvikling og kommersialisering av legemidler som for andre typer oppfinnelser. Resonnementet gjenspeiles blant annet i gyldighetstiden for et SPC, som beregnes basert på tiden som har gått fra søknaden om patent ble innlevert, til første markedsføringstillatelsen innen EØS ble meddelt, minus 5 år – men likevel slik at gyldighetstiden ikke kan overstige 5 år.

Hensynet til innovasjon og utvikling er imidlertid ikke de eneste relevante hensynene på legemiddelområdet. Andre relevante hensyn er blant annet tilgang til medisiner, arbeidsplasser og produsenter av generiske og biotilsvarende legemidler. Den foreslåtte regelverksendringen er et resultat av en erkjennelse av at sistnevnte ikke har gode nok konkurransebetingelser under nåværende regelverk, noe som blant annet går på bekostning av arbeidsplasser innen legemiddelbransjen i EU.

Formålet med de foreslått endringene er å sikre at europeiske produsenter av generiske legemidler ikke skal ha en dårlige konkurransesituasjon enn sine ikke-europeiske konkurrenter, som følge av at de ikke kan fremstille legemidler vernet ved et supplerende beskyttelsessertifikat for eksport og salg til markeder utenfor EU der det ikke finnes tilsvarende beskyttelse. De foreslåtte endringene går i korthet ut på:

  • Rekkevidden av et beskyttelsessertifikat innskrenkes slik at selskaper lokalisert i EU kan produsere generiske eller biotilsvarende versjoner av beskyttede legemidler mens beskyttelsen fremdeles er gjeldende for (i) eksport til et marked utenfor EU der beskyttelsen enten har gått ut eller aldri har eksistert, samt for (ii) lagring for inntreden på markedet umiddelbart etter at beskyttelsen utløper (såkalt "day-1 entry"). Førstnevnte unntak vil gjelde i hele perioden for SPC-beskyttelse, mens sistnevnte unntak (det såkalte "stockpiling-unntaket") kun vil gjelde de siste 6 månedene av beskyttelsestiden. Unntakene påvirker altså ikke eneretten som det underliggende patentet gir, men gjelder kun i perioden beskyttelsen er hjemlet i et supplerende beskyttelsessertifikat. 
  • Selskaper som ønsker å benytte seg av unntakene er underlagt relativt strenge varslingsplikter. De må varsle både det nasjonale organet som innvilget det supplerende beskyttelsessertifikatet og rettighetshaveren. Dersom produksjon vil finne sted i flere land, vil slikt varsel altså måtte gis til hvert relevante innvilgelsesorgan. Informasjonen skal også publiseres av organet som mottar varselet. Varselet skal gis minst 3 måneder før produksjon er tiltenkt påstartet, og skal blant annet angi formålet med produksjonen, hvor produksjonen vil skje og – i tilfelle eksport til et tredjeland – referansenummeret til markedsføringstillatelsen i slikt tredjeland. Alle endringer må varsles på tilsvarende måte.
  • Ved bruk av unntakene, pålegges også selskapet å informere sin produksjons- og eksportkjede om at produktene er produsert i medhold av eksportunntaket, og hvilke begrensninger dette innebærer - samt å forplikte disse til å overholde begrensningene for unntaket. Oppfylles ikke slike krav - dvs. kan ikke selskapet dokumentere at de har oppfylt disse "due diligence"-forpliktelsene - kan selskapet ikke påberope seg unntaket. 
  • Ved eksport må produktene også merkes med en EU-logo, som avbildet under. 

Fortalen er klar på at forslaget ikke skal påvirke sertifikatinnehaverens enerett innenfor EU-markedet, herunder presiseres det at unntaket ikke dekker produksjon for andre formål eller gjeninnførsel av produkter eksportert under unntaket. Unntakene dekker heller ikke import for ompakking og gjenutførsel.

Ikke overraskende er forslaget godt mottatt av bransjen for produsenter av generiske legemidler, og gjenstand for tilsvarende negativ respons fra bransjen for utvikling av legemidler. Hver dag med enerett kan ha stor økonomisk verdi i legemiddelbransjen. En produksjonslinje opprettet med hjemmel i eksportunntaket, vil kunne benyttes til produksjon for EU-markedet kort tid etter at et supplerende beskyttelsessertifikatet er utløpt. Der man i en 6 måneders periode i tillegg har kunnet produsere for umiddelbar inntreden i det europeiske markedet, vil dette trolig - som jo også er formålet med regelen - medføre at et beskyttelsessertifikatet mister sin effekt fra en dag til en annen. At selv dager og uker kan ha stor økonomisk betydning for rettighetshaver, viser blant annet sak C-471/14 (Seattle Genetics), hvor spørsmålet var om SPC-forordningens henvisning til datoen da markedsføringstillatelsen ble utstedt henviste til selve avgjørelsen, eller tidspunktet da rettighetshaver ble varslet om avgjørelsen. Dette hadde betydning for sertifikatets varighet etter artikkel 13(1), som ville gjelde 5 dager lengre dersom varslingstidspunktet ble lagt til grunn – noe som også ble EU-domstolens konklusjon.

Samtidig er den ekstra beskyttelsen gitt til legemiddelpatenter begrenset oppad til 5 år nettopp av den grunn at rettighetshavers interesser ikke er de eneste legitime interessene som må hensyntas på legemiddelområdet. Etter utløpet av beskyttelsestiden har rettighetshaver strengt tatt ingen legitim grunn til å kreve at de skal nyte fortsatt beskyttelse i en overgangsperiode. Reglene legger også til rette for at rettighetshaver skal ha full kontroll på bruken av unntaket, noe som bør gi gode muligheter for å identifisere og følge opp eventuelt misbruk.

Lobbygruppen Medicines for Europe, har blant annet tatt til orde for at de foreslåtte varslingskravene er så tyngende at de kan true formålet bak reglene, særlig fordi det vil innebære å gi tilgang til forretningssensitiv informasjon. I fortalens punkt 13a er det imidlertid understreket at informasjonen som skal oppgis skal være begrenset til det som er nødvendig for rettighetshaver til å vurdere om deres rettigheter er krenket, og ikke skal inkludere konfidensiell eller forretningssensitiv informasjon. Det kan diskuteres om informasjon om produksjonssted, tiltenkte eksportmarkeder og hva som skal produseres i enkelte settinger kan anses som til dels forretningssensitiv informasjon, spesielt der dette er planer som ligger noe frem i tid. Samtidig fremstår dette som informasjon rettighetshaver har et legitimt behov for å kjenne til, for å kunne ivareta sine rettigheter. Mer tyngende fremstår kanskje varslingsplikten i seg selv, herunder særlig at enhver endring i utgangspunktet skal varsles. Gjøres ikke dette, eller oppfyller ikke varselet kravene, vil man ikke kunne benytte seg av eksportunntaket for det eksportmarkedet hvor varslingen er mangelfull. Gode rutiner fremstår derfor som essensielt for de produsentene som ønsker å benytte seg av unntaket.

En større skuffelse er det imidlertid trolig at endringene ikke vil tre i kraft umiddelbart, men først vil gjelde for beskyttelsessertifikater søkt etter at endringen trer i kraft og beskyttelsessertifikater som ble søkt forut for ikrafttredelsen, men som først får virkning på eller etter 1. juli 2022.

06 mai 2019

Månedsoppsummering: April 2019

Etter en nokså hektisk start på året på immaterialrettsfronten roet det seg noe ned i april. Noen interessante avgjørelser og saker kom likevel, og vi begynner med Oslo tingretts dom av 16. april i den såkalte JALLASPRITE-saken (TOSLO-2018-149601-2). Som de fleste har fått med seg gjelder saken O. Mathiesens bruk av betegnelsene JALLA JALLASPRITE og JALLA JALLAXXXXXX på sin sitronbrus. The Coca Cola Company hevdet at det opprinnelige JALLASPRITE-navnet gjorde inngrep i deres varemerke SPRITE, og krevde at O. Mathiesen fjernet dette, noe O. Mathiesen etterhvert gjorde. Coca Cola var imidlertid ikke fornøyd med O. Mathiesens endring til JALLAXXXXXX-navnet, som etter deres oppfatning henspilte på en sensur av JALLASPRITE-navnet som var i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25.

JALLA JALLAXXXXXX fra bryggeriet O.Mathiesen
Foto: O. Mathiesen (fra Vårt Oslo)
Da hovedsaken kom opp for Oslo tingrett hadde Coca Cola tidligere fått medhold av tingretten i forføyningssaken (omtalt av IP-trollet her) i at JALLAXXXXXX-navnet utgjorde en krenkelse etter mfl. § 25, men ikke i at det forelå sikringsgrunn for tilbakekalling av de flaskene som bar JALLASPRITE-navnet (eller av flasker der dette navnet ikke var synlig) og som fremdeles var i omsetning. Tingrettens kjennelse ble i hovedsak opprettholdt av Borgarting lagmannsrett.

For Oslo tingrett i hovedsaken var det også anført at bruken av det opprinnelige JALLASPRITE-navnet innebar en krenkelse av varemerket SPRITE etter varemerkeloven § 4 (1) og (2). Tingretten konkluderte først med at JALLASPRITE-navnet utgjorde en krenkelse av Coca Colas velkjente varemerke SPRITE etter vml. § 4 (2). O. Mathiesen måtte derfor forbys å bruke merket etter vml. § 57. Coca Cola fikk også medhold i at O. Mathiesen må merke om flasker påført JALLASPRITE-navnet samt fjerne gjenstående flasker som bærer navnet fra handelen og destruere frittstående JALLASPRITE-etiketter og markedsføringsmateriell etter vml. § 59. Retten konkluderte også med at bruken av JALLAXXXXXX-navnet utgjør en krenkelse av Coca Colas vern etter mfl. § 25. Ved denne vurderingen ble det særlig lagt vekt på måten O. Mathiesen på en illojal måte hadde søkt å oppnå og vinkle medieoppmerksomhet rundt saken. O. Mathisen ble derfor pålagt å fjerne samtlige flasker og markedsføringsmateriell merket med JALLAXXXXXX-navnet fra handelen samt destruere alle frittstående etiketter og markedsføringsmateriell merket med navnet, etter analogisk anvendelse av varemerkeloven § 59. O. Mathiesen ble endelig dømt til å betale erstatning til Coca Cola etter varemerkeloven § 58 (3) og markedsføringsloven § 48b (1) bokstav a) jf. siste ledd med kr 281 329,-. Det er foreløpig ikke kjent om avgjørelsen ankes.

Det kombinerte merket APPEAR TV (reg.nr. 251877)
Kilde: Patentstyret
Den 5. april kom også Borgarting lagmannsretts avgjørelse i den såkalte Appear TV-saken (LB-2017-174735). Oslo tingrett kom i 2017 til at registreringen av ordmerket APPEAR måtte kjennes ugyldig, og at Telenor Digital AS’/Video Communication Services AS’ domenenavn appear.in og varianter av dette ikke gjorde inngrep i Appear TV AS’ kombinerte merke som også inneholdt betegnelsen «Appear TV» (avgjørelsen omtalt av IP-trollet her).

Lagmannsretten var ikke enig med tingretten i gyldighetsspørsmålet og kom til at både ordmerket APPEAR og det kombinerte merket APPEAR TV (tilsynelatende nokså klart) måtte opprettholdes. Videre kom lagmannsretten til at Telenor/Video Communication Services bruk av domenenavnene appear.in og appear.no var forvekselbare både med ordmerket APPEAR og det kombinerte merket APPEAR TV, og derfor utgjorde varemerkeinngrep etter varemerkeloven § 4 (1) bokstav b). Appear TV fikk også medhold i kravet om at domenenavnene appear.in og appear.no må overføres til selskapet etter varemerkeloven § 59. Telenor/Video Communication Services ble også dømt til å betale erstatning tilsvarende en rimelig lisensavgift etter varemerkeloven § 58 (1) bokstav a). Det er foreløpig ikke kjent om avgjørelsen ankes.

Lyktestopler ved Rådhusplassen i Oslo med
sokkel og pynteringer fra Arne Nystrøm.
Kilde: NKU
Den siste saken som omtales fra norske domstoler denne måneden er Søre Sunnmøre tingretts (det er på Sunnmøre og i Oslo det skjer om dagen!) avgjørelse i saken mellom Nystrøm Design AS og Vik Ørsta AS (18-152597TVI-SOSU). Forholdet var at Vik Ørsta, etter noe forutgående dialog med Nystrøm Design tilbake på slutten av 90-tallet, hadde produsert pyntesokler og pynteringer til lysmaster. Nystrøm Design hevdet at disse produktene var etterligninger av deres produkter, og klaget i første omgang inn Vik Ørsta for Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU) for brudd på markedsføringsloven §§ 25 og 30. NKU (NKU sak 3/18) var uenig med Nystrøm Design i at Vik Ørstas produkter utgjorde ulovlige etterligninger etter § 30 ettersom det etter deres oppfatning ikke forelå noen forvekslingsfare. NKU uttalte imidlertid at Vik Ørstas etterligninger av Arne Nystrøms tegninger av sokler og pynteringer uten å innhente samtykke fra Nystrøm etter forholdene var i strid med god forretningsskikk etter § 25.

Etter noe etterfølgende dialog mellom partene tok Nystrøm Design ut søksmål med påstand om at Vik Ørstas produksjon av de aktuelle soklene og pyntelistene var i strid med god forretningsskikk. Tingretten mente Vik Ørsta hadde utøvd sin variasjonsplikt i så stor grad at det ikke forelå noen forvekslingsfare. Retten mente heller ikke de konkrete omstendighetene ved kontakten mellom partene tilsa at det eksisterte et tillitsforhold eller samarbeid mellom partene som tilsier at Vik Ørsta har opptrådt illojalt ved produksjonen av de aktuelle produktene, og frifant derfor Vik Ørsta for brudd på god forretningsskikk etter § 25. Det er også interessant at tingretten velger å frita Nystrøm Design for Vik Ørsta saksomkostninger, blant annet under henvisning til at de vant frem i NKU (og derfor hadde god grunn til å få saken prøvet) og styrkeforholdet mellom partene.

Vik Ørstas sokler og pynteringer med
vakre Sunnmøre i bakgrunnen.
Kilde: NKU
I tillegg har det kommet et knippe avgjørelser fra KFIR i patent- og kjennetegnssaker i måneden som har gått.

I EU har Rådet godkjent digitalmarkedsdirektivet. Dette innebærer at direktivet er endelig vedtatt, og medlemsstatene er dermed forpliktet til å gjennomføre direktivet i nasjonal lovgivning. Direktivet er EØS-relevant, og Norge er derfor forpliktet til å gjøre det til en del av EØS-avtalen og endre åndsverkloven i samsvar med direktivet.

Midt i påsken ble også den foreslåtte endringen av forordningen om supplerende beskyttelsessertifikater (SPC) godkjent av EU-parlamentet. Den foreslåtte endringen går i hovedsak ut på å innføre en såkalt «manufacturing waiver» for SPCer i kraft, slik at produsenter av generiske og biosimilære legemidler får adgang til å produsere disse i EU utelukkende for eksport til tredjeland samt lagre slike produkter i EU de siste 6 månedene før SPCet utløper. Bakgrunnen for forslaget er de konkurransemessige ulempene forbudet etter nåværende SPC-forordning skaper for slike produsenter etablert i EU sammenlignet produsenter etablert utenfor unionen. Endringen må formelt godkjennes av Rådet før den kan tre i kraft.

Foto: Softeis - CC BY-SA 3.0
Den 8. april henviste EPOs president to spørsmål om patenterbarheten av produkter som er resultatet av eller som er definert av tradisjonelle fremgangsmåter for fremstilling av planter, dvs. gjennom normal foredling og formering til behandling i EPOs utvidede appellkammer (omtalt av IP-trollet her). Bakgrunnen for henvisningen er et av EPOs tekniske appellkamres avgjørelse i T 1063/18 SYNGENTA/Extreme dark green, blocky peppers, hvor det legges til grunn at EPC regel 28 andre ledd, som forbyr patentering av «plants or animals exclusively obtained by means of an essentially biological process», er i strid med EPC artikkel 53 bokstav b. Saken reiser interessante spørsmål både om de materielle reglene om patentering av produkter som er resultatet av foredling, EPOs administrative råds kompetanse til å utfylle EPC gjennom forskriftene og forholdet mellom EPO og EU.

Av andre nyhetssaker har vi kunnet lese at transportselskapet VY (nei, det er neppe nødvendig med noen nærmere introduksjon her) har henvendt seg til mannen bak Twitterkontoen VyNotTravel, Jonas Ali Ghanizadeh, og angivelig bedt han fjerne Vys logo fra kontoens profilbilde, samt avslutte kontoen. VY var også tidligere i måneden i medienes søkelys etter at andre selskaper som allerede benytter betegnelsen «VY» i sine foretaksnavn har varslet mulig søksmål for brudd på god forretningsskikk etter varemerkeloven § 15.

I påsken ble det også kjent at Helly Hansen har saksøkt den amerikanske klesprodusenten Off-White for varemerkeinngrep i USA. Helly Hansen hevder at Off-White gjør inngrep i deres stripebånd-varemerke (blant annet brukt langs ermene på en del Helly Hansen-produkter). Off-White har forøvrig registrert sitt eget stripebånd-varemerke i USA, som også står sentralt i saken.

Like før påske ble også det rendyrkede IP-advokatfirmaet GjessingReimers startet opp i Oslo. Firmaet består foreløpig av tidligere ansatte i Grettes IP-avdeling, herunder IP-trollets Yngve Øyehaug Opsvik.

Immaterialrettstrollet 5 år!
© Theodor Kittilsen (i det fri)
April er også måneden for en del faste årlige innslag og markeringer, og den første er bokstavelig talt aprilsnarr på 1. april. IP-trollet kunne i år melde narre om at EPO innfører egne krav for patentsøknader fra kvinnelige oppfinnere, for å få opp andelen av kvinnelige patentsøkere og i «større grad hensynta det annet kjønns særegenheter». Den 23. april gikk verdens bok- og opphavsrettsdag av stabelen i regi av UNESCO (FN). I år var 24. gang denne dagen ble markert, og dagen brukes til å promotere lesing generelt, særlig i vanskeligstilte områder. Den 25. april markerte også Immaterialrettstrollet 5-årsjubileum.

Det ligger også an til å skje mye i mai, med blant annet flere interessante avgjørelser ventet (dom i Kristoffersen-saken ventet allerede i dag 6. mai). I tillegg arrangeres Bergen Immaterialrettsforum 8. mai kl. 14.15 på Dragefjellet. Denne gangen er det Merete Endestad (UiB) som holder foredrag om opphavsrett i konkurs, et emne hun nylig disputerte for ph.d.-graden. Den 23. mai avholdes andre samling av NIR Ung hos Advokatfirmaet BAHR i Oslo, og temaet denne gang er IPR-prosess. Dagen etter (24. mai) avholdes den stjernespekkede European Copyright Society-konferansen med temaet «A copyright for authors and perfomers» i regi av ECS og Universitetet i Oslo. En fullstendig oversikt over IP-arrangementer i mai finner du i arrangementskalenderen og nede i menyen til høyre.

OBS! Husk at du også kan få nyhetsoppdateringer fortløpende gjennom måneden ved å følge Immaterialrettstrollet på Facebook og LinkedIn.