The (not so) Ancient History of Intellectual Property Rights

Intellectual property law is one of our newest legal innovations. The systems for protection of patents, trademarks, designs and copyright as we know them today are no older than the 17^th or 18^th century, arising out of the English monopoly laws and quickly evolving to the legal concepts we know today. The main philosophical reasoning for granting rights to intellectual works seems inextricably tied to the enlightenment and thinkers such as John Locke. However, ancient parallels are often recounted in articles and textbooks. Some examples are the Norwegian textbook on Patent law by Are Stenvik (Patentrett, 4. ed. p. 17), the IPKat and The Stanford Encyclopedia of Philosophy. You may have heard of a Greek city who granted patents for great dishes, plagiarism at the library of Alexandria or the “battle of the book” in 6^th century Ireland. But is there any real evidence that legal protection for intellectual property actually existed in ancient times?

Ancient Romans discussing something other than IP law (AI-generated art by Dall-E 3)

Patents for Dishes in Ancient Greece?

Many IP interested people will have heard of an alleged patent law in the city of Sybaris, an ancient Greek city in what is now southern Italy. This information is, however, simply not reliable. The only reference to such a law in ancient manuscripts is in Athaneaus’ Deipnosophistae (the Dinner Philosophers), an exceedingly long and strange dialogue written sometime in the 3^rd century AD. In book XII 20. (p. 835 at the link) a long list of the excesses of the Sybarites is listed. Among these excesses, Athaneaus claims that in Sybaris, any cook that invented a new dish was granted and exclusive right to the dish and all proceeds from the sale of it, for one year. This is often cited as the first instance of a kind of patent law. There are several problems with this account.

To start, the source for Athaneaus’ claim is Phylarchus, a Greek historian writing in the 3^rd century BC, some 400 years before the likely date of Athaneaus’ work. All of Phylarchus’ works have been lost, and so we cannot understand the context of the claim. In any event, Sybaris ceased to exist in 445 BC, about 200 years before even Phylarchus’ time.

An ancient feast on greek pottery

In any event, Phylarchus is not a reliable source. He was criticized by his near contemporaries for being an unreliable narrator who embellished and invented his "Histories”. Polybius, writing a historical work almost 100 years later, remarks that Phylarchus’ “opinions are opposed in many points and their statements contradictory”, and seems to have considered him a sensationalist more interested in drama than factual history. Plutarch, while drawing on Phylarchus in his Lives, also seems to think that Phylarchus is untrustworthy, and says of one account (Life of Themistocles, XXXII) that it is so overly dramatic and staged that “anyone can see [it]is untrue”.

Athaneaus himself is not very accurate when citing his sources either. There are many instances of Athaneaus being more interested in making a point than in accurately reproducing his sources. To take just one, Athaneaus claims that the Sybarite Smindyrides had an entourage of a thousand slaves and other servants, citing Herodotus. But Herodotus gives no such figures.

Atheneaus’ claims on Sybaris are clearly exaggerations intended to present a caricature of the excesses of luxury. Among other things, Atheneaus claims that the Sybarites taught their horses to dance, and that food and wine flowed in rivers to or through their city. The Sybarites  seem to be stock characters in other works of Greek literature as well, to whom any thinkable and unthinkable decadent practices could be attributed to make a point. In modern English, “Sybarite” remains an expression for a decadent person.

Frontpage from a 1657 edition of
The Deipnosophists

The story of the exclusive rights to recipes must be seen in this context. It is one of many unbelievable anecdotes in a caricature of excess, listed by a writer who clearly exaggerates he accounts of his sources. The original source of the claim is from 400 years before, by an unreliable author, which writes about a city state that had then not existed for hundreds of years.

In sum, there is little reason to think that the Sybarites had any sort of proto-intellectual property right related to novel dishes. The story is more suited to show how alien a concept of exclusive right to a recipe was to the ancients, indicating that no concept of the individual’s right to technical contributions existed in their society. Still, it is fascinating that Phylarchus immediately identifies the incentives such a legal rule would give to innovate.

Criminal Sanctions for Plagiarists in Hellenistic Egypt?

What then about copyright? It is well known that both the Greek and the Roman elites produced a large volume of written works that were circulated in the upper strata of society, and that such works were highly valued. Many writers were part of the most elite part of society, including Caesar, Plato, Cicero, Aristotle and Vergil. Despite this, there are no credible records of any legal action to enforce an author’s right to his works.

We do have one example of a story of something resembling this. In his monumental work De Architectura, written in 25-30 BCE, Vitruvius sets out the most comprehensive account of ancient architecture. While you may not have heard of Vitruvius, you have certainly seen Leonardo Da Vinci’s Vitruvian Man, which invokes the name of Vitruvius for an image of the dimensions of the human body as an architectural drawing. Beyond architecture, the prefaces to the chapters of De Archtectura includes a number of anecdotes. In the introduction to Book VII, where Vitruvius emphasizes the importance of the ideas of those who came before us, he recounts a story of what could be the first legal proceedings following plagiarism. 

The Vitruvian man

The story is about the Pharaoh Ptolemy, who wanted to inaugurate the newly built Library of Alexandria with a poetry contest. Seven judges were chosen: Six citizens and the librarian Aristophanes. The six citizen judges wanted to award the poets who had received the biggest applause for their poetry recitals. Aristophanes disagreed and said that the award should be given to a poet who had not received much of a reaction. He declared that only that poet was a real poet, while the others were not the original authors of their submissions. And he could prove it: His knowledge of the library enabled him to point out exactly where the would-be poets had stolen their poems from. The Pharaoh was enraged and sentenced the plagiarists for theft. Aristophanes was awarded with generous gifts and was put in charge of the library, where he eventually invented the comma, colon and period.

There are several reasons to doubt this story as well. First, the Library of Alexandria was not built by Ptolemy, but by his successor, Ptolemy the second. Second, Aristophanes would not be available at the opening of the library, which is believed to have been established between 285-246 BCE. Aristophanes was likely born in Byzantium (modern day Istanbul) around 257 BCE so would be at most 10 years at the opening. He is known to have been appointed as head librarian at age 60, i.e. circa 197 BCE. At that point, two other pharaohs, Ptolemy III and IV, would have come and gone and Ptolemy V would have been king.

Photo of a modern edition of De Architectura - Photo by Mark Pellegrini CC BY-SA 2.5

Aristophanes was a well-known scholar, and the library of Alexandria was already surrounded by myths and legends when Vitruvius wrote his work. While Vitruvius could be forgiven from messing up the number of his Ptolemy, and he may well have heard or read the story somewhere, this should not be taken as proof that anyone was ever tried for plagiarism in ancient Greece. The story is presented as an anecdote to make a point about how one should draw on one’s predecessors but not appropriate their work. The story is more likely to be an apocryphal anecdote along the lines of the Egg of Columbus or the Gordian knot. It is also notable that charging a plagiarist with theft is a novelty deserving of a special mention, rather than a general concept invoked to illustrate Vitruvius’ message.

Actions for Ancient Roman Poets?

On the other hand, our term “plagiarism”, originally meaning something like “to kidnap a slave”, was coined for appropriating another’s work by Roman poet Martial in the first century CE. In Epigrams 1.52, complaining to a patron that another presents Martial’s work as his own, the last line reads “Inpones plagiario pudorem” – “Shame on the plagiarist”). Martial also refers to others (especially someone named Fidentinus) reciting his work as though it was their own, in several of his other epigrams (e.g. 1.20, 1.66, 2.20). In other places, Martial describes reciting his poems without paying him as “theft” (1.53, 12.63). While other writers also complain about plagiarism (perhaps the earliest being Theognis, then much later e.g. Horace Ep. 1.3.15-20, Pliny the younger, Cicero), only Martial goes as far as to characterize it as a criminal act. The others discuss it as a nuisance or as something that brings shame to the plagiarist. Martial, in the end, shies away from any need of the courts to enforce his claim. In 1.53 he states: “No need for an accuser or a judge for my books, your page stands up for itself and says, "You're a thief”.

Portrait of Martial, contemplating his plagiarists

The Roman literary economy was very different from our own, with its reliance on a system of patronage and the unavailability of modern printing. We have no indication of any actual court cases, nor any actio similar to intellectual property claims in Roman law. The choice of metaphor here underlines the lack of legal protection for an author’s work, as no other legal metaphor is apparently available. Martial’s admonitions against his imitators should therefore not be read literally, but rather as literary metaphors for what is merely a socially unacceptable appropriation of other’s work. For an excellent and more in-depth article on this topic, see J. Mira Seo Plagiarism and Poetic Identity in Martial, The American Journal of Philology Vol. 130, No. 4 (Winter, 2009), pp. 567-593, from which I have borrowed the above translations.

Our most solid foundation for ancient roman law, Codex Justinianus, does not say anything about the ownership of ideas, textual or artistic works. The Digesta (a summary of authoritative legal scholarship)(41.1.9.2) cites Gaius and states that the boards for painting, unlike letters on parchment, “yields to the painting” (lat. “Sed non uti litterae chartis membranisve cedunt, ita solent picturae tabulis cedere, sed ex diverso placuit tabulas picturae cedere.”) In other words, the boards could not be reclaimed by the debtor once they were painted without paying the artist for the painting. Parchment remains the property of the owner, even if someone else has written on it. These are questions of private property law; ownership of a thing. Here, the value of a painting (and writing) is implicitly acknowledged, but only as a commodity, not as intellectual property.

Was there a Battle of the Book in the early Middle Ages?

A final story often cited is from the very earliest time of the Middle Ages in Ireland. A conflict about a copy of a book is said to have led to a trial and a subsequent battle. The copier was St. Columba, an important monk working in Ireland and Scotland. St. Columba founded the monastery of Iona in 563 and was central in the conversion of Scotland to Christianity. He also, according to a 7^th century source, met a monster in the river Ness, which starts at the Loch Ness, and banished it to the depths. Before his work in Scotland, however, he worked and studied in Ireland.

It was here that he copied a Psalter belonging to another monk, Finnen of Druim. Columba asked to borrow a book, and copied it in secret. When Finnen found out, he thought it against the law to copy his book without consent, and brought the case to the High King of Erin for adjudication. The King, Diarmaid, decided for Finnen, against Columba’s protestation that “The book of Finnen is none the worse for me copying it”, and, in a sort of early fair use defense, claimed that he only wanted to spread the holy word.  Diarmad’s judgement was that “To every eow her young cow, that is, her calf, and to every book its transcript”. Diarmad thus decided by analogy to private property law, in which it was an established principle that the calf of a cow belonged to the cow’s owner, even if someone else cared for it at the time. While at first this may seem as a dispute over a copy of a work which in itself would undoubtably be in the public domain, as the promulgation of the Holy Texts were a prime concern of all biblical monks. However, H. J. Lawlor, E. C. R. Armstrong and W. M. Lindsay argues in The Cathach of St. Columba, Proceedings of the Royal Irish Academy: Archaeology, Culture, History, Literature Vol. 33 (1916/1917), pp. 241-443, that it is likely that Finnen’s psalter was a copy of the new Latin translation of the bible, St. Jerome’s Vulgate, which would explain St. Columba’s eagerness to make a copy.

A page from St. Columbas Catach

St. Colomba was outraged of this (and also that the king had killed a prince which was under the Saint’s protection), and induced the clans of Connall and Eogan to attack the King of Erin at the battle of Druim Cilab. This battle has been dubbed “The Battle of the Book” in some later accounts.

 While we know that this battle took place, we have little reason to think that the account about the copying of the book is factual. For one, our only source of this story is Manus O’Donnel’s 1532 Betha Colaim Chille, written about 1000 years after the alleged events. A source much closer in time, The Life of Saint Columba by Adamnan, written about a hundred years after St. Columba’s death, mentions the battle but not the book. The account is also typical of medieval saint’s lives, including many improbable details, such as a crane plucking out the eyes of a spying agent of Finnen, the eyes later magically restored, Columba copying the work at night, with holy light emanating from his fingertips, and the angel Michael watching over the battle. With all these improbabilities, there is no reason to believe that O’Donnels late account is right when it comes to the alleged copying of the book.

The Cumdach, a receptacle in which St. Columba's book was later kept.
Photo by Wikimedia user Sailko, CC BY-SA 4.0

The myths debunked

These stories about an ancient origin for intellectual property are often recounted in introductions to textbooks and similar texts. They all fall apart under scrutiny. While there may have been literati who scoffed at plagiarism or alterations to their work, there is no trace of any verifiable legal case on the grounds of anything we can identify with modern intellectual property. The accounts we do have of actions resembling intellectual property rights are all presented as novel events and in the form of legends. Instead of appealing to ancient curiosities as a justification for a universal concept of intellectual property rights, it is time to acknowledge that the concept of IP law is a modern one. Our understanding of IP law is best served by accepting that the first examples of anything resembling legal protection for intellectual work are laws such as the Venetian Patent Statute of 1474, the Papal Priveliges and the Statute of Anne, all from after the beginning of the modern age in the mid 1400s.

Swingball-doktrinen: Livet, lyset og veien videre

I dette innlegget skal det gis noen betraktninger om Swingball-doktrinen i lys av tingrettens avgjørelse vedrørende patentet til Neste Oyj (tosl-2023-108997) og lagmannsrettens avgjørelse om patentet til Welltec (22-180344ASD-BORG/02).

Kort om Swingball-doktrinen

Swingball-doktrinen så dagens lys i Høyesteretts avgjørelse inntatt i Rt. 1975 s. 603. Høyesterett kom til at domstolen burde vise tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets avgjørelser i patentsaker, og dette ble begrunnet med Patentstyrets «spesielle sakkunnksap og det brede erfaringsgrunnlaget som Styret sitter med». 

I artikkelen Domstolsprøving av Patenstyrets avgjørelser av Kleppestø fra tidlig i 2008, ble det vist til at underettspraksis ikke viste særlig tilbakeholdenhet (Lov og Rett vol 47 utgave 2). Kleppestø mer enn antydet at Høyesterett nok burde revurdere sitt standpunkt fra Swingball-dommen.

Høyesterett gjør som Høyesterett vil, og sluttet seg imidlertid til Swingball-doktrinen, i den såkalte Biomar-dommen (Rt. 2008 s. 1555). I relasjon til patentloven § 2s og vurderingen av oppfinnelseshøyde, skrev Høyesterett der følgende:

«Avgjørelsen av et patentkrav vil etter dette bero på et faglig skjønn. Etter loven har oppfinneren krav på å bli tilkjent patent når først vilkårene for patent foreligger. Det dreier seg derfor om et lovbundet skjønn, der domstolene har full prøvingsadgang. Skjønnets fagtekniske karakter tilsier likevel at domstolene viser tilbakeholdenhet ved den rettslige prøvingen. Dette er kommet klart til uttrykk i praksis, jf. Rt-1975-603, Swingball»

For Høyesterett ble det argumentert for at Swingball-doktrinen ikke nødvendigvis hadde livets rett lengre, ettersom Oslo tingrett var blitt tvungent verneting. Videre ble det vist til at tingretten så vel som lagmannsretten vil settes med fagkyndige meddommere som gjerne var enda bedre tilpasset saken, enn det Patentstyrets medarbeidere er. Til dette bemerket Høyesterett følgende:

«Uansett om dette i seg selv skulle være korrekt, peker jeg på at grunnen for domstolenes tilbakeholdenhet ikke minst ligger i at Patentstyret vil ha et bredt erfaringsgrunnlag knyttet til hvor grensene går for de ulike patentvilkår, jf. det jeg har sitert fra Swingball. Jeg finner ikke grunnlag for å fravike den forutsetningen om domstolenes tilbakeholdenhet ved overprøving av Patentstyrets vedtak, som kom til uttrykk i Swingball-saken.»

I teorien er essensen av doktrinen beskrevet slik:

«Selv om avgjørelsen om patent skal meddeles, er et lovbundet forvaltningsvedtak, og det i utgangspunktet er full prøving for domstolene, vil retten imidlertid være varsom med å fravike patentmyndighetenes faglige skjønn, i alle fall i avslagssaker.», se Kristina Stenvik i boken Markedsrett side 95.

Når det gjelder andre vedtak fra Kfir og Patentstyret, gjelder det ikke en tilsvarende doktrine. Med fare for å bruk et forslitt uttrykk, må det anses som sikker rett, at domstolene ikke skal vise tilsvarende tilbakeholdenhet ved å overprøve vedtak fra Patentstyret eller KFIR på design-, varemerke eller planteforedlerrettens område.

Swingball-doktrinen i TOSL-2023-108997 Dieselblanding

I en fersk avgjørelse fra tingretten fastholdt tingretten KFIRs vedtak som gikk ut på å oppheve patentet til Patentinnehaver Neste Oyj. Neste er et selskap som blant annet produserer bærekraftig drivstoff. Neste søkte og ble meddelt produkt- og fremgangsmåtepatent for en dieselblanding. Etter at det hadde kommet inn to rettidige innsigelser, leverte Neste et endret kravsett til Patentstyret. Etter en muntlig høring ble patentet oppretthold i endret form. Vedtaket om å opprettholde patentet i endret form ble klaget inn for KFIR. KFIR mente at oppfinnelsen ikke hadde oppfinnelseshøyde, og opphevet patentet.

Neste bragte KFIR vedtak inn for tingretten. For tingretten argumenterte Neste for at Swingball-doktrinen burde føre til at tingretten la mer vekt på Patentstyrets avgjørelse, enn på KFIRs avgjørelse.

Etter en konkret vurdering av oppfinnelsen og det nærmeste motholdet, kom tingretten til at det frembragte ikke hadde oppfinnelseshøyde. Tingretten var i så måte enig med KFIR og kom til at vedtaket var gyldig.

Når det gjelder Nestes anførsel om at Swingball-doktrinen tilsa at tingretten heller burde vektlegge Patentstyrets avgjørelse enn KFIRs avgjørelse, viste tingretten både til Swingball-dommen og Biomar-dommen. Tingretten skrev følgende:

«Tingretten nevner avslutningsvis at den ikke finner avgjørende bidrag til sakens løsning i Swingball-doktrinen om å vise «tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets avgjørelser i betraktning av den spesielle sakkunnskap og det brede erfaringsgrunnlag som Styret sitter inne med». Både Swingball- og Biomar-dommene gjaldt nektelses-saker der både Patentstyrets første og annen avdeling (i dag KFIR) hadde funnet at oppfinnelseshøyde manglet. Doktrinen omfatter ikke situasjonen der oppfinnelseshøyden er bedømt ulikt av Patentstyret og KFIR slik som her. Det kan være uklart i hvilken retning Swingball-doktrinen eventuelt skulle gis betydning der patentmyndighetene har bedømt oppfinnelseshøyden ulikt. Så vidt vites er en Swingball-doktrine verken artikulert eller praktisert som rettsprinsipp i noe annet EPC-land enn Norge»

Både Swingball- og Biomar-dommene gjaldt nektelsessaker der både Patentstyrets første og annen avdeling (i dag KFIR) hadde funnet at oppfinnelseshøyde manglet. Doktrinen omfatter ikke situasjonen der oppfinnelseshøyden er bedømt ulikt av Patentstyret og KFIR, slik som her. 

Det siterte kan forstås som at hensynene bak Swingball-doktrinen først gjør seg gjeldende med full tyngde dersom domstolen skal prøve vedtak der både Patentstyret og KFIR er kommet til at det frembragte manglet oppfinnelseshøyde. 

Siste punktum i det siterte, kan forstås som at det settes et lite spørsmålstegn ved hvorvidt doktrinen bør opprettholdes, sett hen til at vurderingen av om en frembringelse har oppfinnelseshøyde må vurderes på tilsvarende vis som i andre land som har sluttet seg til den Europeiske patentkonvensjonen. 

Et av IP-trollets hoder, Vincent Tsang, har sett nærmere på hvorvidt domstolene i Tyskland og USA har en tilsvarende doktrine, i sin LLM-avhandling fra 2011. I Tyskland ser det ut til at det gjaldt en svak presumpsjon om at patentmyndighetenes vurdering er riktig i inngrepssaker hvor ugyldighet er blitt anført, samt i saker om midlertidig forføyning (hvor retten eventuelt kan stanse behandlingen av forføyningssaken), mens det i USA gjaldt et krav til "clear and convincing evidence" for å kjenne et tildelt patent ugyldig, men dette kan nevnte Vincent mer om. Vi andre får bare håpe dette vekket skrivekløen, og dersom noen masterstudenter vil gjøre en komparativ studie om dette er det bare å ta forbindelse.

Dette trollet vil bemerke at dersom Patentstyrets eller KFIRs avgjørelser ikke er i samsvar med konvensjonen og EPOs praksis, må domstolen anvende jussen slik den er. Det at Patentstyret og KFIR eventuelt skulle trå feil, innebærer klarligvis ikke at domstolen skal gjøre det samme, og Swingball-doktrinen kan ikke være en hvilepute. I så måte er ikke det at andre EPC-land ikke har en tilsvarende doktrine i seg selv et argument for at doktrinen ikke lengre har livets rett i Norge.

Europafisering av Swingballdoktrinen – 22-180344ASD-BORG/02

Helt på slutten av 2023, kom lagmannsretten til at patentet til oljeserviceselskapet Welltec måtte opprettholdes. I motsetning til Biomar-dommen og Swingball-dommen, som begge gjaldt situasjonen der patentmyndigheten hadde komme til at det frembragte manglet oppfinnelseshøyde, var spørsmålet lagmannsretten måtte ta stilling til om hvorvidt et meddelt patent var gyldig. Med henvisning til Biomar-dommen og Swingball-dommen skrev lagmannsretten følgende

«Selv om begge disse avgjørelsene gjaldt patentmyndighetens avslag på patentsøknad, er uttalelsene om domstolenes prøvingsrett generelt formulert, og lagmannsretten kan ikke se at det foreligger grunn til sterkere prøvingsintensitet der spørsmålet er om et meddelt patent er gyldig.»

Et av spørsmålene lagmannsretten måtte ta stilling til var hvorvidt patentet kunne opprettholdes i begrenset form. Det norske patentet var blitt godkjent som et europeisk patent av EPO. Under søknadsprosessen for EPO, foreslo en av EPOs saksbehandlere at det ble inntatt en presisering. Da saken stod for domstolen, ble det anført at denne endringen, innebar at patentet omfattet noe mer enn det som fremgikk av søknaden da den ble inngitt, og at patentet måtte kjennes ugyldig etter patentloven § 52. Etter denne bestemmelsen kan patentet kjennes ugyldig dersom det omfatter noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt, jf. patentloven § 52 (1) nr. 3.

Lagmannsretten kom til endringen var lovlig, og i samsvar med patentloven § 52. I vurderingen av om endringen var lovlig eller ikke, skrev lagmannsretten følgende:

«Lagmannsretten legger også vekt på at endringen ble foreslått av saksbehandleren i EPO og at patentet er godkjent av EPO, jf. prinsippene om domstolens prøvingsintensitet i Rt-1975-603 (Swingball) og HR-2008-1991-A (Biomar). Endringen ble gjort etter at to forslag fra Welltec til ordlyd i kravet, for å uttrykke den ønskede begrensningen, var blitt avvist. Saksbehandlingshistorikken viser derfor at det er gjort en grundig vurdering av hvordan denne begrensningen kunne uttrykkes i patentkravet med tilstrekkelig dekning i søknaden. Retten bør derfor være tilbakeholden med å overprøve denne vurderingen.»

Lagmannsretten tok altså Swingball-doktrinen til inntekt for at domstolen burde vise tilbakeholdenhet i de tilfeller der saksbehandler har foreslått endringene som domstolen senere skal prøve lovligheten av. I forlengelse av dette, kan det spørres om Swingball-doktrinen kan, eller bør, tas til inntekt for at domstolen skal vise tilbakeholdenhet ved å overprøve ethvert faglig skjønn fra patentmyndigheten, uavhengig av om det er den norske eller den europeiske patentmyndigheten som står bak det faglige skjønnet, og uavhengig av om man står overfor en vurdering av oppfinnelseshøyde eller en vurdering av lovligheten av en endring.  

Det at domstolen bør vektlegge at EPO har godkjent tilsvarende endringer i europeiske patenter som er identiske med det norske patentet kunne, etter dette trollets syn, like gjerne underbygges med harmoniseringshensyn, og ønske om at patentlovens bestemmelser som tilsvarer EPC bør praktiseres på tilsvarende vis i Norge som av EPO. En slik forståelse finner støtte i Biomar-dommen, der Høyesterett skrev følgende:

«Ankemotparten har også understreket den vekt som bør tillegges at Biomar er tilkjent europeisk patent, selv om dette ikke er bindende for Norge, som ratifiserte EPC med virkning fra 1. januar 2008. Følgelig kunne ikke patentsøknaden omfatte Norge. Men jeg er enig i at også i en situasjon som i saken her er det av stor betydning at utviklingen innen Europa er preget av ensartede regler og praktisering innenfor patentområdet. Likevel må det bero på en selvstendig vurdering og ikke minst på hvilken instans i EPO som har truffet avgjørelsen, hvilken vekt denne skal tillegges. Jeg er enig med Patentstyret i at det europeiske patentet ikke bør tillegges avgjørende vekt i denne saken.»

Det kan argumenteres for at det ikke er nødvendig å forankre tilbakeholdenheten med å overprøve vurderingen gjort av EPO i Swingballdoktrinen, slik lagmannsretten gjorde.

Veien videre

Etter dette trollets syn er det stadig plass til Swingball-doktrinen i norsk rett. De hensyn som begrunner Swingball-doktrinen gjør seg gjeldende også i relasjon til EPOs vurderinger av oppfinnelseshøyde – også saksbehandlerne der har et omfattende erfaringsgrunnlag og må, på tilsvarende vis som Patentstyrets saksbehandlere, antas å ha god kontroll på hvor terskelen for oppfinnelseshøyde ligger i praksis. Om man velger å forankre tilbakeholdenheten i Swingball-doktrinen, eller i ønske om harmonisering er således kanskje ikke avgjørende, men det er verdt å påpeke at dersom avgjørelsen bygger på ønske om ensartet praksis i EPC-landene, burde domstolene være åpne om dette.

Vincent Tsang og Torger Kielland har bidratt med verdifulle innspill til dette innlegget, tusen takk!

Saken om kjennetegnet til det legendariske utestedet Stratos

Oslo tingrett har vurdert gyldigheten av KFIRS vedtak i en tvist som opprinnelig stod mellom Youngstorget eiendom og ByOslo. Saken gjaldt varemerkeregistreringen av ordmerket STRATOS for restaurant- og utelivsrelaterte tjenester, og berører spørsmål om etableringen av varemerkerettslig vern gjennom innarbeidelse, og eierskap til innarbeidelsesvernet.

I 2011 kjøpte selskapet By Oslo opp selskapet som siden hadde leid lokalet øverst i Folketeaterbygningen. Lokalene ble så brukt som utested og selskapslokale frem til leieforholdet opphørte i 2021. Lokalene omtales av tingretten som Stratos-lokalene, og var i en årrekke blitt brukt som serveringssted/utested under navnet STRATOS. Youngstorget Eiendom eide de utleide lokalene.

Like før leieavtalen utløp, søkte By Oslo varemerket STRATOS registrert hos Patentstyret for blant annet restaurantdrift. Søknaden ble tatt til følge og merket registrert. Gårdeier – Youngstorget Eiendom – innga en innsigelse i medhold av varemerkeloven § 26, og krevde at registreringen måtte oppheves. Youngstorget Eiendom anførte at de var innehavere en eldre varemerkerett til Stratos-merket, oppnådd gjennom innarbeidelse, og at ByOslos varemerkeregistrering var i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a. I Tillegg ble det anført at By Oslos varemerkesøknad var inngitt i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b, slik denne lød på søknadstidspunktet.

Bygningen som huser det (etter sigende) legendariske
utestedet STRATOS (Foto: Quevaal (Wikipedia) /CC BY-SA 3.0)

Patentstyret opprettholdt registreringen, men KFIR ga Youngstorget eiendom fult medhold og kom til at varemerkeregistreringen måtte oppheves. KFIR mente at når forskjellige leietakerne fra 1935 og frem til i dag hadde brukt kjennetegnet STARTOS på virksomheten i lokalene, hadde kjennetegnet blitt innarbeidet i varemerkeloven § 3 tredje ledds forstand. Videre mente KFIR at denne varemerkeretten lå hos gårdeier – Youngstorget Eiendom. Det var dette vedtaket Oslo tingrett prøvde gyldigheten av.

For tingretten gjorde ByOslo gjeldende at det ikke var dokumentert at det hadde oppstått noen varemerkerett til STRATOS-merket gjennom innarbeidelse. For det tilfelle det hadde oppstått en varemerkerett gjennom innarbeidelsesvernet rett, lå innarbeidelsesvernet hos dem. Det ble vist til at det var selskapet ByOslo som hadde nedlagt de investeringer og den innsats som eventuelt hadde resultert i at STRATOS-merket hadde oppnådd vern gjennom innarbeidelse. Da måtte innarbeidelsesvernet ligge hos dem som leietaker, og ikke hos Youngstorget Eiendom som gårdeier.

Tingrettens vurdering

Tingretten oppstilte to hovedspørsmål, for det første måtte det vurderes om det hadde oppstått en varemerkerett gjennom innarbeidelse og dernest måtte det vurderes hvor dette innarbeidelsesvernet eventuelt lå.

Innarbeidelse

For at et varemerke skal oppnå vern gjennom innarbeidelse, må merket være brukt på en slik måte at det er godt kjent av omsetningskretsen som noens kjennetegn for de aktuelle tjenestene, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd. 

Tingretten viste til at STRATOS var brukt som navn på restauranten på toppen av Folketeaterbygningen siden 1935 og frem til 1986. I tillegg viste tingretten til at navnet var blitt brukt av byggets eiere og leietakere på 1990-tallet, og av leietakere på 2000-tallet. Videre viste tingretten til en underskriftskampanje der flere engasjerte seg for å sikre at lokalene ikke ble omgjort til kontorbygg, og at Aftenposten i en artikkel skrev at det skulle være «Stratos-fest på stratos», uten at journalisten anså det nødvendig å komme med en nærmere stedsangivelse. I tillegg ble det vektlagt at By Oslo også valgte å bruke Stratos-navnet da de overtok retten til lokalet.

Oslo tinghus
Foto: Bjoertvedt – CC BY-SA 3.0

Etter tingrettens syn var det dokumentert at det var etablert en varemerkerett gjennom innarbeidelse, og tingretten gikk over til å vurdere hvor eiendomsretten til innarbeidelsesvernet lå. Merket ble ansett innarbeidet på søknadstidspunktet i 2021. 

Vurderingen av hvem som var innehaver av det innarbeidede merket 

I tråd med By Oslos anførsler, la tingretten til grunn at rettighetene til et innarbeidet varemerke som utgangspunkt ligger hos den som har nedlagt den nødvendige innsats og de nødvendige investeringene til at innarbeidelsesvernet oppstod. Tingretten kom til at det var leietakerne som hadde stått for innarbeidelsen. Dernest påpekte tingretten at det ville kreve forankring i en avtale for at innarbeidelsesvernet skulle gå over fra leietakeren til gårdeier.

Det var på det rene at rettighetene til varemerket ikke var regulert i noen skriftlig avtale mellom de forskjellige leietakerne og de forskjellige gårdeierne. Tingretten formulerte det sentrale spørsmålet som om «Youngstorget har betinget seg rett til Stratos-navnet, selv om dette ikke er forankret i noen skriftlige avtaler.

ByOslo hadde i sin argumentasjon vist til KFIRs avgjørelse i HIGHASAKITE-saken, der flertallet kom til at registrerte eller innarbeidede varemerkerettigheter ikke kunne erverves «på annen måte enn ved uttrykkelig avtale». 

Tingretten viste til at en slik betraktning som KFIRs flertall der la til grunn, savnet forankring i rettskildene, og påpekte at de alminnelige reglene om formfrihet også måtte gjelde på varemerkerettens område. Med henvisning til høyesterettspraksis og teori, kom tingretten til at det som måtte vurderes «var hvilke berettigede forventninger som er blitt etablert gjennom interaksjonen mellom partene.»

Slik dette trollet forstår det gjengitte, mener tingretten at det som må vurderes er hvorvidt de forskjellige leietakerne som gjennom sin innsats og sine investeringer har stått for innarbeidelsen, har opptrådt på en slik måte at gårdeier har hatt en berettiget forventning om at innarbeidelsesvernet skulle tilfalle dem.

Til støtte for at leietakerne hadde opptrådt på en slik måte at gårdeier hadde fått en slik berettiget forventning om at rettighetene til et eventuelt innarbeidet varemerke skulle ligge hos gårdeier, skrev tingretten følgende:

«Selv om det har vært drevet ulike type virksomheter derfra, har driverne hatt én ting til felles: De har benyttet seg av navnet når de har drevet virksomhet fra Stratos-lokalene, og de har latt det ligge igjen når leieforholdet har løpt ut, uten å protestere på at nye leietakere har gjenopptatt bruken av det. Dette gir etter rettens syn en klar indikasjon på at det har vært en felles forståelse mellom de involverte aktører om at Stratos-navnet har tilhørt gårdeieren. Hos gårdeier må denne faste og tilsynelatende omforente praksisen ha skapt en forventning om uten videre å fortsette.»

Videre skrev tingretten:

«Spørsmålet er om en slik forventning var synlig for ByOslo, slik at de hadde en oppfordring til å reagere hvis de var av en annen oppfatning da de selv tok Stratos-navnet i bruk.»

Tingretten kom dernest til at By Oslo var kjent med at Stratos-navnets status da de tok navnet i bruk, og da hadde By Oslo – etter tingrettens syn – en sterk oppfordring til å avklare rettighetsforholdet med Youngstorget Eiendom, og tydelig gjøre gjeldende at de anså seg berettiget til å bruke STRATOS-navnet også etter endt leieforhold, og på lignende næringsvirksomhet fra andre lokaler.

Retten konkluderte så med at «det foreligger en stilltiende og bindene avtalepraksis om at leietakerne fikk bruke Stratos som kjennetegn på virksomheten de drev i Stratos-lokalene, men uten å få egne rettigheter til merket.» Tingretten kom, i likhet med KFIR, til at leietakernes bruk av navnet Stratos på virksomheten i de leide lokalene skjedde på gårdeiers nåde og var betinget av et aktivt leieforhold.

Dette trollets syn

Etter dette trollets syn treffer tingretten godt når det vises til at det er de alminnelige avtalerettslige prinsippene om formfrihet og avtalebinding som kommer til anvendelse. Det er fint at tingretten så uttrykkelig parkerer KFIRs flertalls vurdering i HIGHASAKITE-saken, omtalt her. Det kan bemerkes at hvorvidt det er gitt samtykke i varemerkelovens forstand, fort vil måtte vurderes i lys av EU-domstolens tolkning av uttrykket «consent» i varemerkeforordningen og i varemerkedirektivet, sml. blogginnlegget Unilever mot Lilleborg - en varemerkerettslig ... såpeopera, men dette har ikke nødvendigvis betydning i nærværende sak.

Slik dette trollet forstår tingretten, mente tingretten at gårdeier hadde innarbeidet rett til varemerket Stratos forut for at ByOslo tok navnet i bruk på sin virksomhet.

Tingretten påpeker imidlertid at ByOslo hadde en sterk oppfordring til å avklare eierskapet til navnet med Youngstorget Eiendom da de selv tok Stratos-navnet i bruk, og da de ikke gjorde dette ga de Youngstorget Eiendom en berettiget forventning om at de ville oppgi bruken av Stratos-navnet da leieforholdet utløp. Tingretten kan forstås dit hen at de mente at avtalebindingen og overføringen av innarbeidelsesvernet fra leietakerne til gårdeier først fant sted da denne berettigete forventningen ble etablert.

Hvis retten til Stratos som varemerke under innarbeidelse alt lå hos gårdeier da ByOslo påbegynte sitt leieforhold, slik tingretten tilsynelatende også la til grunn, vil ikke ByOslos unnlatelser av å klargjøre eierforholdet påvirke hvor eierskapet til innarbeidelsesvernet lå. Det ville først vært hvis ByOslo klart ga uttrykk for at de anså seg som eiere av Stratos-navnet samtidig som Youngstorget Eiendom over en viss periode unnlot å protestere mot dette, at eierforholdet kunne ha blitt påvirket.

I så måte var det fornuftig at Youngstorget Eiendom å reagere såpass raskt etter at de ble kjent med at varemerkesøknaden ble inngitt.

Denne saken viser i alle tilfeller viktigheten av å bevissthet rundt virksomheters immaterialrettigheter, og viktigheten av å regulere eierskap og bruksrett uttrykkelig i avtaler. Sett hen til at innarbeidelsesvernet først lå hos leietakerne, måtte det gjøres et solid stykke arbeid for å dokumentere at eierskapet til det påbegynte innarbeidelsesvernet så gikk over til gårdeier gjennom passivitet og konkludent adferd fra leietakernes side. Vurdering av om passivitet og konkludent adferd skal gis løftevirkninger må bli svært konkret, og selv om tingrettens dom er godt fundert, kunne partenes manglende bevissthet rundt innarbeidelsesvernet og eierskapet til innarbeidelsesvernet, ha ført til en avgjørelse som bygget på utgangspunktet om at ren passivitet ikke har løftevirkninger.

Resultatet i saken var på ingen måte åpenbart, og saken viser med all tydelighet viktigheten av at man avklarer rettighetsforholdet til kjennetegnet, før man påbegynner bruken og før man nedlegger innsats og investeringer for å styrke omsetningskretsens kjennskap til kjennetegnet.

For praktikerne er det også verdt å bemerke at tingretten åpnet for at Youngstorget Eiendom kunne kreve dekket sakskostnader som ble pådratt under KFIRs behandling av saken. Det avgjørende, mente tingretten, er om det tidligere nedlagte arbeidet kommer til nytte når saken bringes inn for domstolen, og om det tidligere arbeidet reduserer behovet for timepådrag under tingrettens behandling.

YOSEMITE – varemerket som besteg KFIR

Sommeren er på hell, og du har kanskje spekulert mye på om stedene du har besøkt i år kunne vært registrert som varemerke? Ikke det? Neivel, men stedsnavn som varemerker er uansett en «klassiker» i varemerkeretten, og registreringspraksis får stadig bryne seg på nye problemstillinger innenfor dette temaet.

Før sommeren kom Klagenemda for industrielle rettigheter («KFIR»), i motsetning til Patentstyret, til at ordmerket YOSEMITE kunne registreres som varemerke. Innehaver av merket er Biltema Holding B.V., representert ved Onsagers AS. KFIR fant at YOSEMITE oppfyller kravet til særpreg og ikke er beskrivende for de utpekte varene i klasse 9, 12, 18, 25 og 28. Forbindelsen mellom varene og stedet Yosemite ble ansett tilstrekkelig avledet, og gjennomsnittsforbrukeren ville derfor ikke oppfatte merket som en angivelse av varenes geografiske opprinnelse.

Yosemite

Yosemite er en nasjonalpark i California i USA, som på grunn av en rekke særegne fjell blant annet er berømt for fjellklatring. Flere av oss kjenner kanskje til stedet gjennom filmen "Free Solo" fra 2018, hvor vi kunne følge soloklatreren Alex Honnold forberede sin klatretur opp El Capitan i Yosemite uten sikkerhetsutstyr. Yosemite er også inntatt på UNESCOs verdensarvliste og besøkes av rundt fire millioner mennesker hvert år.

Foto: DAVID ILIFF, CC BY-SA 3.0

Sakens hovedspørsmål

Spørsmålet i saken var om ordmerket YOSEMITE kunne registreres som varemerke for disse varene:

Klasse 9: Ridehjelmer; beskyttelseshjelmer; sykkelhjelmer; visir til hjelmer; hodeplagg i form av beskyttelseshjelmer; ansiktsskjold til beskyttelseshjelmer.

Klasse 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; sykler; sykkelstyrer; skvettlapper til sykler; kjedehjul til sykler; sykkelkranker; sykkelpedaler; sykkelhjul; sykkeltilhengere; barnesykler; støttehjul til sykler; sykkelstøtter; sykkelbremser; sykkelseter; sykkeldekk; sykkelrammer; ringeklokker til sykler; sykkelgafler; sykkelkjeder; sykkelmotorer; elektriske sykler; gir til sykler; bremsekabler til sykler; bremsesko til sykler; hydrauliske skivebremser til sykler; terrengsykler.

Klasse 18: Lær og lærimitasjoner; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker; pisk, seletøy og salmakervarer; halsbånd, lenker og klær for dyr; bager; drikkebelter; seletøytilbehør; turstokker; sportsbager; trengingsbager for alle formål; bager til treningstøy; sportsvesker med snøring.

Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg; sportsjakker; sportsgensere, sportssingletter; sportskjorter; sportssokker; sportsbh; sportssko; sportstøy; støvler til sport; våtdrakter for overflatevannsport.

Klasse 28: Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt; sportsballer; sportsnett; sleder [sportsartikler]; baller til racketsporter; armbeskyttere [sportsartikler]; leggbeskyttere [sportsartikler]; halsbeskyttere til sportsbruk; håndputer til sportsbruk; håndleddsbeskyttere [sportsartikler]; knebeskyttere [sportsartikler]; springbrett [sportsartikler]; kroppsbeskyttere til sportsbruk; baseballkøller; baseballhansker; manualer; fiskekroker; fiskesnører; golfbager, med og uten hjul; golfkøller; hockeykøller; nett til ballsport; racketer; rugbyballer; skibindinger; ski; snowboard; bordtennisballer; bordfotballbord; tennisballer; tennisnett; yogablokker; yogastropper.

Kort om Patentstyrets vedtak

Patentstyret anså merket beskrivende og at det manglet særpreg for de aktuelle varene. Merket var blant annet søkt registrert for tur- og fritidsrelaterte varer, og Patentstyret fant at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen i møte med YOSEMITE vil få slike fordelaktige assosiasjoner til stedet at det er en tilstrekkelig forbindelse mellom stedet og varene. Patentstyret fant også at stedsangivelsen Yosemite skiller seg fra stedsnavnet Santa Cruz på flere måter og at Santa Cruz-avgjørelsen ikke var overførbar. I Santa Cruz-avgjørelsen ble stedsnavnet ansett registrerbart av lagmannsretten, se IP-trollets omtale av saken her.

KFIRs avgjørelse

I den konkrete vurderingen av om YOSEMITE kunne registreres som varemerke for de aktuelle varene viser KFIR til den grunnleggende avgjørelsen om hvordan merker som består av stedsnavn skal vurderes – C-108/97 og C-109/97 Chimsee. Avgjørelsen er fulgt opp i senere EU-praksis og Høyesterett i Route 66-saken. Vurderingen foretas i to trinn:

1) Er merket kjent for omsetningskretsen som en geografisk stedsangivelse?

2) Vil – eller kan i fremtiden – omsetningskretsen forbinde stedsangivelsen med egenskaper ved de aktuelle varene og tjenestene?

I vurderingen av om Yosemite er kjent for omsetningskretsen som en geografisk stedsangivelse, legger KFIR til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren har forholdsvis god kjennskap til USA, amerikansk kultur og geografi. KFIR trekker også frem at stedet er inntatt på verdensarvlisten, som betyr at stedet er ansett å ha en helt unik naturhistorisk betydning for menneskeheten og derfor ansett bevaringsverdig. Videre er stedet gjort kjent gjennom flere reiseaktører, som omtaler stedet som et sted med flott natur og mange turmuligheter. På denne bakgrunn kom KFIR til at gjennomsnittsforbrukeren kjenner til Yosemite som en geografisk stedsbetegnelse.

KFIR kom imidlertid til at det ikke er sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil forbinde Yosemite med egenskaper ved de aktuelle varene. Avgjørende synes å være at Yosemite er en nasjonalpark og et verdensarvområde uten industri og menneskelig aktivitet bortsett fra turisme. Det finnes derfor ingen produksjon, design eller utvikling av de aktuelle varene på stedet eller ved grensen til nasjonalparken. Klagenemnda kom derfor til at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil tro at varene har sitt geografiske opphav i Yosemite nasjonalpark, selv om parken er kjent for sin vakre og uberørte natur. Det har ikke avgjørende betydning at varene kan brukes i natur og terreng lik den man finner i Yosemite. Den norske gjennomsnittsbrukeren vil derfor ikke direkte og umiddelbart oppfatte merket YOSEMITE som en angivelse av varenes geografiske opprinnelse eller andre egenskaper når vedkommende møter merket i handelen. Til dette blir forbindelsen mellom varene og stedet tilstrekkelig avledet. Videre fant KFIR at merket innehar det nødvendige særpreg.

KFIR bemerker avslutningsvis at KFIRs syn er i samsvar med EU-domstolens avgjørelse i C-488/16 P Neuschwanstein, hvor EU-domstolen fant merket NEUSCHWANSTEIN registrerbart. I avgjørelsen ble det lagt vekt på at Neuschwanstein er et slott og et museum hvor hovedoppgaven ikke er å produsere suvenirer eller tilby tjenester, men å bevare kulturarv. Slottet var heller ikke berømt for de suvenirene som ble solgt. KFIR anså dette synspunktet overførbart til YOSEMITE, ettersom stedet er en nasjonalpark og et verdensarvområde uten vareproduksjon.

KFIR kom etter dette til at YOSEMITE kan registreres som varemerke for de aktuelle varene.

IP-trollets betraktninger

Dette IP-trollet leser avgjørelsen fra KFIR som en liten retningsendring i registreringspraksis om stedsangivende merker. KFIR distanserer seg fra tidligere praksis i sakene 19/00091 Snøhetta og 18/00085 Folgefonna. I Snøhetta-avgjørelsen kom KFIR, i motsetning til Patentstyret, til at SNØHETTA ikke kunne registreres for ulike typer drikker. Begrunnelsen var at merket både var beskrivende og manglet særpreg for disse varene. På grunn av at Snøhetta har egenskaper og kvaliteter som folk forbinder med rent og naturlig kildevann, kom KFIR til at det vil fremkalle positive følelser og fordelaktige assosiasjoner hos gjennomsnittsforbrukeren når de møter merket på ulike drikkevarer som inneholder vann. Tilsvarende argument, om at stedsnavnet gir slike positive assosiasjoner var for øvrig også sentralt i ARCTIC WATER-avgjørelsen, både i tingrettens dom og i KFIRs avgjørelse. 

I Folgefonna-avgjørelsen kom KFIR, også delvis i motsetning til Patentstyret (men på et annet grunnlag), til at FOLGEFONNA ikke oppfylte særpregskravet. KFIR fant det klart at FOLGEFONNA var kjent for gjennomsnittsforbrukeren som en geografisk stedsangivelse, og videre at FOLGEFONNA på grunn av å være en kjent destinasjon og reisemål for ulike friluftsaktiviteter ville ha en assosiasjonsevne som ga klar forbindelse mellom merket og varene i klasse 18, 21, 25 og 28.

KFIR begrunner at avgjørelsene i Snøhetta og Folgefonna ikke får avgjørende betydning i YOSEMITE-saken fordi EU-domstolens praksis er å anse som en høyere rettskilde enn tidligere saker fra KFIR. Begrunnelsen kunne med fordel vært noe mer utførlig, særlig ettersom Neuschwanstein-avgjørelsen fra EU-domstolen ble avsagt i september 2018, mens både Snøhetta- og Folgefonna-avgjørelsene ble avsagt i desember 2019.

En ting som uansett blir spennende er å se hvordan KFIR vil håndtere de neste sakene om stedsangivende merker. I løpet av høsten (kanskje?) skal KFIR behandle Patentstyrets nektelse av RØROS TWEED som ordmerke for klasse 24 (pledd; ullpledd). En åpenbar likhet mellom Yosemite og Røros er at de begge stedene har stor betydning både for kultur og natur, begge steder har vakre fjell og snødekte vintre, er populært for turister og begge steder er inntatt på UNESCOS verdensarv-liste. Men, det gjenstår vel å se om noe av dette vil ha avgjørende betydning for KFIRs vurdering ... 

To be continued!

Sjokoladekrigen: Orkla vs. Mondelez, Stratos vs. Freia Boble

 Oslo tingrett avsa den 7. juni 2024 dom i saken mellom Orkla Confectionery & Snacks Norge AS og Mondelez Norge AS som omhandlet emballasjen på Mondelez' produkt, Freia Boble. Tingretten kom til at fargen Pantone 2144 C, som Orkla benytter i emballasjen til sitt produkt Stratos, hadde opparbeidet seg beskyttelse etter varemerkeloven og at Freia Boble grep inn i denne beskyttelsen, samt at Mondelez ved utformingen av emballasjen til Freia Boble hadde brutt markedsføringsloven § 25. Mondelez ble dømt til å betale 20 MNOK i vederlag til Orkla.

Bakgrunn

Foto: Orkla/Mondelez via dn.no

Nidar introduserte Stratos i 1936. I 1975 introduserte Nidar Stratoskua i en blåfarge som er ca. den samme som blåfargen som brukes i dag, Pantone 2144 C. Stratos ble samtidig profilert som "den blå melkesjokoladen". I 1985 fikk hele emballasjen samme blåfarge som kua. Siden den tid er emballasjen brukt også i markedsføring, reklameeffekter, osv. På markedet for sjokoladeplater har Stratos hatt en varierende markedsandel rundt 10 %, mens for porøs sjokolade har Stratos hatt en tilnærmet 100 % markedsandel i mange år, foruten de årene Mondelez sist solgte Freia Boble. 

Freia har lansert porøse melkesjokolader flere ganger tidligere, blant annet Melkesjokolade Porøs i 2002 og Melkesjokolade Boble i flere varianter i perioden 2012-2017. Det var først da sjokoladen ble relansert i 2023 at sjokoladen ble en virkelig suksess, omtalt av Mondelez som "tidenes mest vellykkede lansering for Freia".

Er Pantone 2144 C innarbeidet som opprinnelsesmerke for Stratos?

Det første spørsmålet tingretten behandler er om Pantone 2144 C er innarbeidet som opprinnelsesmerke for Stratos, jf. varemerkeloven §§ 2, jf. 3 (3). Orkla anførte at dette var tilfellet, gjennom langvarig, omfattende og vellykket markedsføring, dokumentert av en fremlagt markedsundersøkelse. Mondelez, på sin side, mente at blåfargen ikke har iboende særpreg og at den fremlagte markedsundersøkelsen ikke understøttet noen annen tolkning. Mondelez mente fargegjenkjennelsen knytter seg til Stratoskua, ikke fargen på emballasjen som sådan. Mondelez viste også til at KFIR pekte på at friholdelsesbehovet i denne saken er "eksepsjonelt stort" da KFIR behandlet varemerkespørsmålet, og at Freia Boble hovedsakelig har en gul emballasje, med noen blå innslag.

Tingretten påpeker at farger kan "slite seg til nødvendig distinktivitet gjennom innarbeidelse", men at terskelen er høy, med henvisning til Lilla-dommen (HR-2017-2356-A). Tingretten påpeker at det ikke er et vilkår for å oppnå innarbeidelsesvern etter varemerkeloven at omsetningskretsen kjenner til hvem som er innehaver av det aktuelle merket, kun at de vet at det tilhører "noen". Merket må imidlertid være "godt kjent" i omsetningskretsen som noens særlige kjennetegn. Dette beror på en helhetsvurdering der flere ting har betydning, herunder varemerkets markedsandel, intensiteten, den geografiske utstrekningen og varigheten i bruken, størrelsen på investeringer nedlagt for å fremme merket, osv.

Hvorvidt et merke et tilstrekkelig innarbeidet som et særlig kjennetegn i omsetningskretsen er et ordinært bevisspørsmål. Begge parter hadde fremlagt sakkyndige rapporter som i varierende grad behandlet dette spørsmålet. Orklas rapport omhandlet hvorvidt respondentene oppfattet Pantone 2144 C som opprinnelsesmerke for Stratos. Rapporten konkluderte med at 71 % av alle respondenter og 73 % av de som kjøper sjokolade hyppig knytter Pantone 2144 C til Stratos/Nidar/Orkla.

Mondelez' rapporter omtales begge som Brand Asset Valuator-analyser, som typisk foretas for å evaluere en merkevare i forhold til de øvrige merkevarene på markedet. Disse behandlet andre spørsmål enn hvorvidt Pantone 2144 C var innarbeidet som et særlig kjennetegn for Stratos i omsetningskretsen.

Tingretten gjennomgår også Orklas søknader om varemerkeregistrering av Pantone 2144 C for "sjokolade", før den går over i den konkrete vurderingen.

I den konkrete vurderingen finner tingretten det sannsynliggjort at Pantone 2144 C var innarbeidet som opprinnelsesmerke for Stratos. Det ble særlig vektlagt at

(i)              Pantone 2144 C verken beskriver eller følger av porøs eller annen sjokolades art, egenskaper eller funksjon, jf. vml. § 2 (2). Tingretten peker på at det er fargen brun som er naturlig for sjokolade. Den tilknytningen omsetningskretsen har mellom blåfargen og sjokoladen krever opplæring,

(ii)             Orkla hadde kun anført at blåfargen var innarbeidet for "porøs sjokolade", ikke "sjokolade" som i søknaden for Patentstyret og at friholdelsesbehovet reduseres ved at innarbeidelsen ikke begrenser nåværende eller fremtidige tilbydere av porøs sjokolade i å få tilgang til markedet kun fordi de ikke kan bruke den eksakte blåfargen,

(iii)           Resultatene i Orklas fremlagte rapport understøtter at en stor del av omsetningskretsen anser blåfargen som godt kjent som Stratos/Nidar/Orklas kjennetegn,

(iv)           Ingen av rapportene Mondelez hadde fremlagt svekket, etter tingrettens mening, bevisvekten at Orklas fremlagte rapport, og

(v)             Summen av Stratos' markedstiltak og -kostnader underbygger troverdigheten av den rapporten Orkla fremla som konkluderte med at 73 % av hyppige sjokoladekjøpere knytter Pantone 2144 C til nettopp Stratos/Nidar/Orkla hva gjelder sjokolade.

Har Mondelez ved utformingen av Freia Boble brutt markedsføringsloven § 25?

Tingretten behandler først hvorvidt markedsføringsloven § 25 kan anvendes selvstendig ved siden av spesialbestemmelsene. Tingretten var enige med Orkla i at Mondelez' subjektive forhold ved selve utformingen av emballasjen til Freia Boble faller utenfor innarbeidelsesspørsmålet etter varemerkeloven, som tilsier at § 25 kan få selvstendig betydning i denne saken.

Foto: Oslo tingretts dom

Mondelez hadde engasjert det engelske designbyrået BulletProof til å bistå ved emballasjeutformingen. Utformingsarbeidet foregikk i flere runder, hvor Mondelez i den første runden ble presentert flere alternativer, herunder blå som "en utfordring av [Mondelez'] hovedkonkurrent", brun eller en serie sterke, overraskende og "unge" farger. Mondelez svarte at de foretrakk den blå fargen fordi den var etablert for porøs sjokolade og reflekterte produktets luftinnhold, men man ønsket ikke samme blåsjattering som Stratos.

Mondelez involverte også reklamebyrået Try i utviklingsarbeidet. Try støttet Mondelez' valg av blått, fordi det gir assosiasjoner til Stratos. BulletProof presenterte flere alternative emballasjer, alle i blått og gult. Mondelez valgte det omstridte designet 13. mars 2023. BulletProof brukte ikke Pantone-farger, men blåfargen som ble brukt i emballasjen ville være Pantone 2145 C.

Tingretten fant at Mondelez' bruk av blånyanse på emballasjen var brukt i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom jf. mfl. § 25. Det ble særlig vektlagt at

(i)               Emballasjefarge er et sentralt og kanskje dominerende navigasjonselement for forbrukere som i en travel og overveldende handlesituasjon skal finne frem til et ønsket produkt, og i en slik situasjon finner tingretten det sannsynliggjort at forbrukere prioriterer farge, form og innpakning fremfor varemerkenavn,

(ii)             Mondelez hadde ikke oppfylt variasjonsplikten, særlig med hensyn til at Stratos var enetilbyder av porøs sjokolade i Norge i mange år, og tingretten mener Mondelez bevisst valgte en blåfarge som lå svært nær Pantone 2144 C for å utnytte at omsetningskretsen var lært opp til å assosiere denne fargen med Stratos' porøse sjokolade, selv om de stod fritt til å velge en hvilken som helst annen farge,

(iii)           Det anførte ønsket om å velge blått for å kommunisere luftbobler gjør ikke valget av blått rettmessig, særlig fordi et vitne fra BulletProof forklarte at for ham lå fargene hvitt og lyseblått nærmere til å symbolisere luft, men markedsdirektør i Mondelez forklarte at lyseblått ikke var tilgjengelig for Boble, fordi dette var en farge kundene assosierte med Firkløver, som er et Freia-produkt.

I sum fant tingretten at Mondelez hadde illojalt utnyttet Stratos' langvarige innsats og resultater, utsatt Stratos' særegne farge for risiko for å degenerere, og feilaktig gitt omsetningskretsen inntrykk av at Freia Boble er et kommersielt samarbeid mellom Freia og Nidar/Stratos, slik som Freia Melkesjokolade Kvikk-Lunch og Daim.

Griper Freia Bobles emballasje inn i Stratos' innarbeidelsesvern etter varemerkeloven?

Tingretten vektlegger i denne vurderingen at det er full vareslagslikhet mellom Stratos og Freia Boble, samtidig som porøs sjokolade er en smal og spisset produktkategori med få tilbydere.

I lys av det vide vernet et innarbeidet fargemerke gir, var spørsmålet videre om Freia Bobles emballasje enten bruker den samme blåfargen som Stratos eller en blånyanse hvor forskjellene er så små at de kan bli oversett av en gjennomsnittsforbruker i selve handlesituasjonen. Tingretten var ikke i tvil om at det var tilfellet.

Hva er rettsfølgene av tingrettens konklusjoner?

Tingretten kom til at Mondelez forbys å markedsføre og selge Freia Boble med dagens emballasje. Tingretten fant det videre både rimelig og forholdsmessig at Mondelez må tilbakekalle Freia Boble med dagens emballasje fra butikkene, med særlig henvisning til at det er enkelt gjennomførbart for Mondelez og Mondelez valgte å lansere Freia Boble etter Orkla sendte prosessvarsel, noe Mondelez må bære risikoen for selv.

Hva gjelder pengekravet tar tingretten stilling til både rimelig lisensavgift, erstatning for påført skade, vederlag svarende til inngripers oppnådde vinning, og dobbel lisensavgift ved forsett eller grov uaktsomhet. Orkla hadde anført alle fire utmålingsalternativer og nedlagt påstand om erstatning eller vederlag "etter rettens skjønn".

Tingretten peker på og vektlegger i bevisbedømmelsen at Mondelez, tross rettskraftig kjennelse, valgte å ikke fremlegge regnskapsdokumentasjon som viser fortjeneste og eventuelle oppnådde besparelser.

Tingretten fant at det forelå klar sannsynlighetsovervekt for at Mondelez' bruk av Pantone 2145 C på Freia Bobles emballasje har bidratt til å øke sjokoladens salg på en slik måte at det har påført Orkla et økonomisk tap, men det forelå ikke tilstrekkelig grunnlag for å utmåle erstatning for Orklas fortjenestetap.

Hva gjelder Mondelez' oppnådde vinning peker tingretten på at det ikke går an å skille hvilken andel av Mondelez' fortjeneste som knytter seg til emballasjen, og hvilken andel som knytter seg til sjokoladen. Tingretten fant klar sannsynlighetsovervekt for at bruken av blåfargen har bidratt til å øke salget, og at det var bedre holdepunkter for å anslå størrelsen av Mondelez' vinning enn av Orklas tap. I mangel av konkrete tall fra Mondelez tar tingretten utgangspunkt i naturlige tolkninger av fremlagt dokumentasjon, både hva gjelder antall plater solgt og salgsverdien av hver plate. Dette tilsa en vinning i størrelsesorden ca. 15 MNOK. I tillegg kommer urettmessig fremtidsfortjeneste fordi Mondelez vellykket klarte å introdusere Freia Boble på markedet ved hjelp av Pantone 2144 C.

Til slutt vurderer tingretten dobbel lisensavgift. Tingretten fant at et markeds- eller bransjemessig grunnlag for fastsettelse av rimelig lisensavgift mangler helt. Det er ikke uvanlig ettersom det er helt hypotetisk at en innehaver av et varemerke vil gi lisens til en konkurrent for bruk av slikt varemerke, jf. også Kystgjerde-dommen. Tingretten viser videre til RG-2013-833 Norma der satsen ble satt til 17 % av brutto omsetning for et sterkt varemerke med høy markedsandel og peker på at det gir veiledning også i denne saken. 17 % lisensavgift av en omsetning frem til tingrettens dom på ca. 75 MNOK tilsier et vederlag på 12,75 MNOK. Tingretten finner at Mondelez hadde opptrådt forsettlig og at vilkårene for dobbel lisensavgift var oppfylt.

Tingretten konkluderte med at Orklas vederlag etter både oppnådd vinning og dobbel rimelig lisensavgift passende kunne fastsettes til 20 MNOK.

Noen betraktninger fra dette trollet

Endelig har vi fått en ny dom hva gjelder fargemerker! Det gleder et IP-troll som dettes hjerte. Saken er både prinsipiell og viktig for dagligvarebransjen, hvor man i større og større grad ser lik bruk av farger, trolig langt utover det som må kunne kalles et kategorispråk. Ikke minst er saken utrolig interessant – hvor viktig er egentlig farge når vi kjøper sjokolade? Og hva er konsekvensene av at Orkla nå har fått dette vernet?

Dette trollet er enig med tingretten i at det var sannsynliggjort at Pantone 2144 C var innarbeidet som Stratos' varemerke for porøs sjokolade og resultatet er etter dette trollets syn slik sett helt korrekt. Konsekvensene av vernet fremstår imidlertid litt uavklart. Retten synes å legge avgjørende vekt på at det bare er anført innarbeidelse for porøs sjokolade – betyr det at en vanlig sjokolade kan bruke "Stratosblå"? Eller kan den mer generelt sies å være forvekselbar hvis denne blåfargen brukes? I den parallelle saken for KFIR kom KFIR til at Pantone 2144 C ikke var innarbeidet for sjokolade. Når man ser tingrettens avgjørelse i lys av KFIRs avgjørelse, er det uklart hvor langt vernet strekker seg. På den annen side vil dette uansett ikke være avgjørende i denne saken ettersom Freia Boble uansett er porøs.

Dette trollet savner videre en litt grundigere vurdering av markedsføringsloven § 25 og en tettere drøftelse opp mot Bank Norwegian-dommen (omtalt her) selv om de to sakene skiller seg ved at det her ble etablert varemerkeinngrep. På den annen side er mange av elementene i saken allerede vurdert under varemerkeloven, men retten kom først til selve subsumsjonen i vurderingen av § 25 ettersom redegjørelsen for anvendelsen av § 25 kommer før inngrepsvurderingen av fargemerket – en litt snodig rekkefølge.

Endelig synes dette trollet det er litt underlig at det ikke virker å være anført av Mondelez at de to blåfargene fremstår noe mer ulike i virkeligheten enn på de rene fargeprøvene, all den tid emballasjen på Freia Boble er mattere enn Stratos – uten at dette trolig hadde fått betydning for utfallet.

Mondelez har, ifølge media, allerede varslet at saken vil ankes, så dette er neppe det siste vi har hørt om dette lille sjokoladeeventyret… To be continued!

* Disclaimer: Orkla var representert av GjessingReimers hvor ett av trollene bak denne bloggen jobber. Vedkommende troll var ikke involvert i denne oppsummeringen.