01 mars 2018

Oslo tingrett: Bruk av varemerker på mobilskjermer som ikke er synlig for sluttbruker er ikke varemerkebruk

Oslo tingrett avsa den 2. februar i år dom i den såkalte «iPhone»-saken om varemerkebruk (17-151334TV1-OTIR/04). Overordnet gjaldt saken et krav fra Apple Inc. om destruksjon av importerte iPhone 6/6S-mobiltelefonskjermer, som den uautoriserte iPhone-reparatøren PCKompaniet (drevet av saksøkte Henrik Huseby) hadde importert fra Kina. Samtlige deksler var merket med Apples «eplelogo» på innsiden av dekslene, men logoene var tusjet over da tollen beslagla dekslene ved innførsel til Norge. Til tross for at tusjingen kunne fjernes med sprit, konkluderte Oslo tingrett med at innførselen ikke utgjorde varemerkebruk (og følgelig heller ikke noe varemerkeinngrep). Ved vurderingen la retten avgjørende vekt på at logoene ikke var synlig for sluttbrukeren av telefonen, og at Huseby hadde legitime interesser knyttet til de importerte varenes kvalitet og fremgangsmåte ved importen/klargjøringen av skjermene forøvrig. Avgjørelsen inneholder også interessante uttalelser om spørsmål om EØS-regional konsumpsjon.

Finnes det noe mer irriterende? Kilde: tek.no
- KNAS! Du har kanskje hørt lyden av mobiltelefonen din som dundrer i gulvet, og den etterfølgende følelse av små glassbiter som fester seg til tommelen når du innser at skjermen er knust? Det å bytte skjerm gjennom autoriserte forhandlere kan være en relativt dyr affære, og her har blant andre Henrik Huseby sett en forretningsmulighet utenfor Apples autoriserte forhandler- og reparatørnettverk.

I denne saken hadde Huseby importert 63 mobiltelefonskjermer til iPhone 6 og 6S fra Kina. Dekslene var merket med Apples eplelogo (norsk varemerkereg.nr. 217659, heretter «eplelogoen»). Ved innførselen var imidlertid logoen dekket til med sprittusj (som det var mulig å fjerne), og når skjermen var montert var logen ikke synlig for sluttbrukeren. Det hersket uenighet om opphavet til dekslene. Apple hevdet på sin side at det dreide seg om piratkopierte deksler. Huseby hadde ifølge avgjørelsen kommet med til dels ulike forklaringer på dette, men hevdet at det mest sannsynlig var snakk om skjermer som var såkalt «refurbished» (et produkt bestående av brukte, originale deler satt sammen med nyproduserte deler).

Hovedspørsmålet for retten var om denne ikke-permanente (og skjulte) merkingen av mobilskjermene med eplelogoen utgjorde relevant varemerkebruk etter varemerkeloven § 4.
Tingretten slår innledningsvis fast at uenigheten rundt skjermenes opphav ikke var avgjørende ved denne vurderingen. Skjermene var importert fra Kina, og etter varemerkeloven § 6 er det kun produkter som er lovlig brakt på markedet innenfor EØS-området som kan videreselges i Norge uten samtykke fra merkehaver. Som utgangspunkt krevdes derfor Apples samtykke ved innføring av skjermene påført eplelogoen.

Retten påpeker imidlertid at «[n]orske myndigheter er gjennomgående positive til import av prisgunstige varer fra områder utenfor EØS». Det vises i denne forbindelse til prosessen rundt Norges tilslutning til regelen om EØS-regional konsumpsjon, og at myndighetene nølte med dette ettersom det innebar et brudd på det norske prinsippet om internasjonal/global konsumpsjon. Tingretten argumenterer for at denne tilbakeholdenheten, og det bakenforliggende «hensynet til forbruker og internasjonal priskonkurranse», må tilsi at regelverket må fortolkes på en måte som ikke «bidrar til å skape større begrensninger på konkurransen enn det som er nødvendig» (se nærmere omtale av dette under «Immaterialrettstrollets betraktninger» nedenfor).
  
Retten foretar deretter en konkret vurdering av hvorvidt bruken av eplelogoen kunne innebære en fare på en eller flere av varemerkets funksjoner (tilsynelatende opprinnelsesgaranti- og/eller kvalitetsgarantifunksjonene).

Retten viser her til Høyesteretts avgjørelse i Ensilox-saken (nylig omtalt av IP-trollet her), og slår fast at Høyesteretts uttalelser ved vurderingen av om bruk utgjør et inngrep også vil være retningsgivende ved vurderingen av om som skal anses som relevant varemerkebruk.
Deretter konkluderer tilsynelatende retten med at håndhevingshensyn tilsier at slik midlertidig tildekkingen av varemerker må anses som bruk etter varemerkeloven § 4 også før tildekkingen er fjernet.

Apples eplelogo (norsk varemerkereg.nr.: 217659).
Kilde: Patentstyret 
Så blir det interessant. Tingretten trekker inn eplelogoens plassering og størrelse ved vurderingen, og viser til at de svært små logoene befinner seg på innvendige deler av skjermene, med andre ord er skjult for sluttbrukeren av telefonene. Dette vil være tilfellet også dersom den midlertidige tildekkingen blir fjernet. I lys av dette, og at Apple angivelig har andre måter å skille originale fra uoriginale deler/produkter på, uttaler retten at den ikke kan se at noen av varemerkets funksjoner settes i fare ved den aktuelle bruken.

På bakgrunn av dette fremhever tingretten Husebys «legitime interesser» i å kunne importere mobilskjermene når eplelogoen er (midlertidig) fjernet. Retten viser her særlig til Husebys kvalitetsmessige utfordringer ved å bruke andre importkanaler enn den aktuelle kinesiske kanalen. Det legges også vekt på at eplelogen er fjernet der dette er fysisk mulig, og at tusj er eneste måten å fjerne eplelogoen (der denne fremdeles er synlig) uten å ødelegge komponentene. Til tross for at Huseby opererte med til dels avvikende forklaringer, samt var lite villig til å fremlegge informasjon om importen (av frykt for å sette leverandøren i konflikt med Apple), kom retten til at Husebys interesser i saken er «fullt ut legitime».

Under særlig henvisning til eplelogens plassering og funksjon, samt partenes interesser forøvrig, konkluderer retten (under tvil) med at den aktuelle bruken av eplelogoen ikke utgjør varemerkebruk etter varemerkeloven § 4.

Immaterialrettstrollets betraktninger
Tvister om varemerkebruk er i vinden om dagen, men kanskje noe overraskende så er det mer tradisjonell bruk (og ikke bruk knyttet til bruk på nett eller andre digitale plattformer) som har stjålet overskriftene så langt dette året.

I iPhone-avgjørelsen synes det igjen som at sondringen mellom en objektiv og en subjektiv tilnærming til varemerkeretten, og særlig inngrepsvurderingen, er det underliggende og sentrale. Som omtalt tidligere i år synes dette IP-trollet at Høyesterett i Ensilox-avgjørelsen ikke valgte en helt konsekvent linje i denne forbindelse. I lys av Oslo tingretts svært subjektive tilnærming til bruksvilkåret (grunnvilkåret ved inngrepsvurderingen) i iPhone-saken, er det i hvert fall grunn til å stille spørsmål ved om vi allerede nå ser uheldige konsekvenser av Høyesteretts uttalelser tidligere i år.

Gammel skjermkomponent, telefonkomponent
og ny skjermkomponent (bildene stammer ikke
fra saken).
Kilde: tek.no
Tingrettens avgjørelse i iPhone-saken bærer etter dette immaterialrettstrollets syn preg av et (for så vidt legitimt) forsøk på å opprettholde et sekundærmarked for ikke-autoriserte reservedeler for mobiltelefoner (her kan det skytes inn at det er alminnelig adgang til å gjøre lojal bruk av et varemerke for å angi bruksformål ved salg av slike reservedeler etc. jf. varemerkeloven § 5 (2) bokstav c), noe som også kan sies å følge motsetningsvis av varemerkeloven § 4 (2)). For dette immaterialrettstrollet fremstår tingrettens argumentasjon ganske fragmentarisk og løsrevet fra varemerkeretten, blant annet gjennom betraktninger rundt lovgivers opprinnelige syn ved innføringen av den EØS-regionale konsumpsjonsregelen (mer om dette nedenfor) og saksøktes «legitime interesser».

Det sentrale i iPhone-saken etter dette trollets oppfatning er hvorvidt plasseringen (og til en viss grad størrelsen) av varemerkene tilsier at det ikke foreligger noen fare for skade på noen av varemerkets funksjoner. Tingrettens overordnede problemstilling om hvorvidt midlertidig tildekking må anses som bruk synes derfor ikke veldig presis, selv om plasseringen og størrelsen trekkes inn som moment ved vurderingen. I tillegg skiller saken seg fra Ensilox-saken ettersom den aktuelle bruken her skjedde allerede ved innførselen av varene (mer om dette nedenfor).

Det klare utgangspunktet må være at midlertidig tildekking av et varemerke utgjør varmerkebruk etter varemerkeloven § 4 (1) (i denne saken jf. (3) bokstav a) og c)), også før den midlertidige tildekkingen fjernes. Noe annet vil gjøre det svært vanskelig, og i mange tilfeller umulig, for varemerkeinnehavere å effektivt beskytte seg mot piratkopier og annen uautorisert bruk av sine varemerker. Tingretten er tilsynelatende av samme oppfatning på side 10 andre avsnitt i dommen.

Ved den konkrete vurderingen av hvorvidt bruken (plasseringen og størrelsen og øvrige relevante hensyn tatt i betraktning) så er det grunn til å stille spørsmål om tingretten burde valgt en mer objektiv tilnærming til bruksvurderingen ved rettsanvendelsen. Som Høyesterett utleder av relevant EU-praksis (blant annet Arsenal og Google) i Ensilox er det «bare bruk som kan skade varemerkeinnehaverens interesser knyttet til varemerkets funksjoner som er ulovlig» (Google: «affects or is liable to affect the functions of the trademark»). Terskelen her er ikke høy, og det er tilstrekkelig at det foreligger en mulighet for skade. Det synes derfor noe misvisende når tingretten tilsynelatende vurderer hvor «stor fare» den aktuelle bruken utgjør (dommens side 10).

Hvilke følger vil praksis Oslo tingrett legger opp til kunne få i
andre bransjer, som for eksempel i bilindustrien? Kilde: bilnorge.no
Uavhengig av hvilken rettsanvendelse som er lagt til grunn mener dette immaterialrettstrollets at det er sannsynlig at den aktuelle bruken vil kunne skade en eller flere av eplelogoens varemerkefunksjoner i denne saken. Som nevnt ovenfor så foreligger den aktuelle bruken på skjermkomponentene allerede på innførselstidspunktet. At innføring av varer som er påført varemerker skal anses som varemerkebruk er eksplisitt angitt i varemerkeloven § 4 (3) bokstav c), og ligger derfor i kjernen av bruk som varemerkeloven § 4 tar sikte på å regulere. Ved (uautorisert) import som i dette tilfellet tilsier håndhevingshensyn at det kan konstateres mulighet for skade for i hvert fall opprinnelsesgaranti- og kvalitetsgarantifunksjonene slik. Selv om den uttalte intensjonen er at komponentene skal monteres på en måte som gjør at de er skjult for sluttbruker, har merkeinnehaver ingen kontroll på om de faktisk brukes på denne måten. Det er heller ikke gitt hvor slike varer ender opp, eller hvilken hensikt mottaker av slike varer har med dem, også med tanke på promotering av varene og ved videresalg.

Tingretten fokuserer tilsynelatende hovedsakelig på faren for skade etter montering av skjermen. Her kan det stilles spørsmål ved om det ville vært naturlig å knytte denne vurderingen (i det minste mer eksplisitt) opp mot varemerkeloven § 4 (3) bokstav b) («å tilby varer for salg eller på annen måte bringe dem på markedet, lagre eller levere dem under tegnet …»). Også etter montering kan det etter dette trollets syn foreligger det en mulighet for skade på en eller flere av eplelogoens varemerkefunksjoner, selv om logoen ikke er tilgjengelig for sluttbruker. Eksempelvis vil dette kunne være tilfellet når andre reparatører, fagkyndige og over gjennomsnittet tekniske sluttbrukere vil kunne åpne og utføre vedlikehold/reparasjon av telefonen (… eller mindre kyndige sluttbrukere som mister den i bakken). Det er svært vanskelig å komme unna at dette vil kunne skade opprinnelsesgarantifunksjonen. Dersom skjermene også holder lavere kvalitet enn Apple sine skjermer, vil bruken i tillegg kunne skade eplelogoens kvalitetsgarantifunksjon.

Ut over disse mer tradisjonelle varemerkefunksjonene kan det dessuten stilles spørsmål ved om det ikke er varemerkets investeringsfunksjon som først og fremst kan bli skadelidende ved bruken i iPhone-saken (som tilfellet var i blant annet Arsenal og L’Oréal and Others). For særlig velkjente varemerker som eplelogoen vil det ved denne typen utnyttelse, som i større grad tar sikte på å nyttiggjøre seg av varemerkets egenverdi enn dets verdi som opprinnelses- og/eller kvalitetsangivelse (all den tid det er midlertidig skjult), være investeringsfunksjonen som blir skadet.

På bakgrunn av dette, og de sterke interesser av å kunne håndheve urettmessig bruk av eplelogoen som dermed gjør seg gjeldende for Apple i denne saken, synes Husebys interesser av mindre betydning ved vurderingen, legitime eller ei.

Til slutt skal det rettes noen bemerkninger til tingrettens bruk av praksis forut for implementeringen av den EØS-regionale konsumpsjonsregelen i varemerkeloven §6 som tolkningsfaktor ved varemerkebruksvurderingen. Etter varemerkeloven §6 er det som nevnt kun produkter som er lovlig brakt på markedet innenfor EØS-området som kan videreselges i Norge uten samtykke fra merkehaver (såkalt parallellimport).

Konsumpsjon eller ikke konsumpsjon?
Kilde: velgekte.no/Thinkstock
Når Norge ved å ta del i EØS-samarbeidet har valgt å innføre en slik regel om EØS-regional konsumpsjon, så fremstår tingrettens betraktninger og argumentasjon rundt lovgivers motvillighet mot regelen som ganske kunstig all den tid det er tale om et nokså klart tilfelle av varer som importeres til EØS. Det er for så vidt et legitimt standpunkt at domstolene ikke skal innfortolke ytterligere konkurransehindringer (innenfor tolkningsrommet av regelen). Denne tolkningsfaktoren må imidlertid ikke brukes til å fravike lovens klare regel, noe det kan fremstå som tingretten gjør i lys av vektleggingen av Husebys «legitime interesser» i saken.

Avgjørelsen var mandag 26. februar foreløpig ikke anket. Ettersom saken ble behandlet etter regler om småkravprosess er det uansett tvilsomt om en slik anke vil få lagmannsrettens samtykke til behandling etter tvisteloven § 29-13 (1).