Designrettsåret 2023

Tradisjon tro oppsummerer vi Immateriallrettsåret som har gått, og først ut er designretten. IP-trollet Kaja Skille Hestnes har dette året fått med seg gjestetroll Henriette Wiker, advokat i SANDS, for å oppsummere designrettsåret 2023. Heller ikke i år har det vært særlig stor aktivitet på designrettens område, men vi har fått et knippe avgjørelser fra både KFIR, Oslo tingrett og EU-domstolen. I tillegg er det aktivitet på lovgivningsfronten.

Nytt fra lovgivningfronten – revisjonen av designdirektivet ruller videre

Som vist til i oppsummeringen av designrettsåret 2022 foreslår EU revideringer i både designdirektivet (designdirektivet (Dir. 98/71/EF) og forordningen (Reg. (EC) No 6/2002). Hovedformålet med revisjonen er blant annet å skape et rammeverk tilpasset den digitale tidsalderen og forenkle administrasjon- og registreringsprosedyrer. Kommisjonens forslag finnes her.

 

Regjeringen publiserte sitt foreløpige posisjonsnotat den 13. juni 2023, Det fremgår av notatet at forslaget vil medføre endringer i den norske designloven, som vil ha en "positiv betydning for brukerne av designsystemet og utgjør en forenkling for næringslivet ved at det blir en større grad av felles regler i de europeiske landene". Videre fremgår det at "Forslaget er EØS-relevant, fremstår i all hovedsak akseptabelt og vil medføre en positiv endring av det norske regelverket".

 

EU-rådets pressemelding fra 25. september 2023 oppsummerer EU-rådets standpunkter til den foreslåtte revisjonen. Rådet støtter hovedmålene med endringene, men har foreslått noen konkrete endringer/forbedringer. Pressemeldingen kan leses her. 5. desember 2023 kom pressemeldingen om at Rådet og Europaparlamentet har kommet til en foreløpig avtale om revisjon av de to lovforslagene til designpakken. Pressemeldingen kan leses her. Den foreløpige avtalen må nå godkjennes og formelt vedtas av begge institusjonene. 

 

KFIR – Er Starco helt på felgen?

Det hører til sjeldenhetene at KFIR avsier designrettsavgjørelser. Men i 2023 har vi i det minste fått én. KFIR-2023-3 er avsagt i kjølvannet av at Borgarting lagmannsrett i 2022 behandlet spørsmålet om felgene til Starco Norge AS (DM/212217) gjorde inngrep i Audi AG sin eldre designregistrering (DM/203217) etter designloven § 9. Saken har tidligere vært omtalt av IP-trollet her og her. Lagmannsretten kom, som tingretten, til at felgene til Starco Norge AS ikke gjorde inngrep i Audi AG sin eldre designregistrering fordi de ga et annet helhetsinntrykk.

I påvente av domstolsbehandlingen hadde Patentstyret satt sin prøving av gyldigheten av Starco Norge As’ sin designregistrering i bero. Da lagmannsrettens dom forelå, la Patentstyret denne uprøvd til grunn i sin vurdering. Fordi lagmannsretten mente felgene til Starco Norge AS ga et annet helhetsinntrykk enn Audis felger, la Patentstyret til grunn at designet til Starco Norge AS dermed også hadde individuell karakter etter designloven § 3 (3). Patentstyret begrunnet dette med at vurderingen av helhetsinntrykk og individuell karakter er sammenfallende. Spørsmålet for KFIR var om lagmannsrettens avgjørelse var bindende for Patentstyret, eller om Patentstyret i stedet skulle ha gjort en selvstendig vurdering av kravene til nyhet og individuell karakter, jf. designloven § 3, jf. § 25.

KFIR konkluderte med at lagmannsrettens avgjørelse ikke har rettskraftsvirkning for Patentstyrets behandling av kravet om oppheving av Starcos designregistrering.  Derfor er saken nå sendt tilbake til Patentstyret for ny behandling. Med det fortsetter felge-føljetongen for Starco Norge AS og Audi AG. Det er her verdt å merke at EUIPOs Board of Appeal i juni 2023 kom til at Starco Norge AS’ EU-design var ugyldig - motsatt resultat av hva Borgarting lagmannsrett kom til. Det blir derfor interessant å se hvilken betydning Patentstyret kommer til å tillegge EU-domstolens avgjørelse.   

Norske domstoler – en ny dimensjon av tilskjæring av bevis

Oslo tingrett avgjorde i mai 2023 (TOSL-2022-75615) spørsmålet om sekkene til Frii of Norway AS gjorde inngrep i Beckmann AS sin designregistrering i Norge (reg.nr. 087095) og EU (reg.nr. 008563787-0001/008563787-0002). Siden sekkene til Frii of Norway AS kun hadde blitt solgt på det asiatiske markedet, reiste saken også spørsmål om blant annet lovvalg, verneting og rettslig interesse. I tillegg var det anført brudd på markedsføringsloven §§ 30 og 25, samt Taiwanske regler om illojal konkurranse. I vår oppsummering begrenser vi oss til de designrettslige spørsmålene.

Beckmanns sekk	Frii of Norways sekk

Ved behandlingen av spørsmålet om designinngrep, anvendte retten den tradisjonelle firetrinnsmodellen. Med utgangspunkt i en vurdering av produktgruppen, den informerte bruker og designerens frihet, gjorde retten en sammenligning av designene for å vurdere om sekkene til Frii of Norway AS ga et annet helhetsinntrykk enn sekkene til Beckmann AS. Retten tok i den forbindelse hensyn til at designerens grad av frihet var noe begrenset på grunn av sekkens funksjonsbestemte elementer.

Begrenset designfrihet var imidlertid ikke nok til å la Starco gå fri for ansvar. Beckmann AS hadde i anledning saken skåret opp sekkene og fremlagt de enkelte bestanddelene som realbevis for retten. Realbevisene viste at sekkenes bestanddeler var av nøyaktig lik størrelse og form. Basert på disse likhetene mente tingretten at Frii of Norway AS ikke hadde utnyttet de tilgjengelige variasjonsmulighetene ved sekkenes utforming. Fordi Beckmann AS’ designregistrering var i svart hvitt, så retten i tillegg helt bort fra ulikheter i sekkenes farge, figurer eller tegninger. 

Retten konkluderte på den bakgrunn med at sekkenes helhetsinntrykk ikke var tilstrekkelig forskjellig og at det forelå inngrep etter designloven § 9.

Avgjørelsen viser at en sort hvitt-registrering kan gi et bredere vern enn fargeregistreringer. Fordelen med bredt vern må likevel avveies mot at en sort hvitt-registrering ofte vil ha lavere grad av individuell karakter enn en med farger. Det gjelder særlig der designen for øvrig er funksjonelt bestemt, som for eksempel i den nedenfor nevnte EU-avgjørelsen C-684/21, Papierfabriek Doetinchem. 

EU-domstolen - "details matter" - så lenge du kan se dem ved «normal bruk»

16. februar 2023 avsa EU-domstolen avgjørelse i sak Case C-472/21. Saken handler om vilkårene for å oppnå beskyttelse av design der produktet som det aktuelle designet brukes på utgjør en komponent i et sammensatt produkt. I slike tilfeller er det innført visse tilleggsvilkår i artikkel 3 nr. 3 og nr. 4 i designdirektivet (Dir. 98/71), som lyder slik:

3.   A design applied to or incorporated in a product which constitutes a component part of a complex product shall only be considered to be new and to have individual character:

(a)	if the component part, once it has been incorporated into the complex product, remains visible during normal use of the latter, and

 

(b)	to the extent that those visible features of the component part fulfil in themselves the requirements as to novelty and individual character.

4.   ‘Normal use’ within the meaning of paragraph (3)(a) shall mean use by the end user, excluding maintenance, servicing or repair work.

Bestemmelsen tilsvarer den norske designloven § 4.

Saken gjaldt et design for seter til sykler og motorsykler. Designet var registrert med en enkel illustrasjon av undersiden av setet: 

Bilde av designet
Hentet fra dommen

Innehaveren av designet er det tyske selskapet Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG (heretter «Monz»).

Spørsmålet for EU-domstolen var hvordan tilleggsvilkårene i artikkel 3 nr. 3 og nr. 4 skulle forstås.

EU-domstolen kom til at vilkåret om at bestanddelen i et sammensatt produkt må være synlig for å oppnå rettslig beskyttelse etter artikkel 3 nr. 3, må tolkes i lys av hva som anses som normal bruk av det sammensatte produktet. Vurderingen skal basere seg på om bestanddelen er synlig etter at den er inkorporert i det sammensatte produktet ved «normal bruk», og vurderingen skal foretas i forhold til sluttbrukeren av produktet, alternativt en tredjeperson som observerer bruken.

Med «normal bruk» siktes det til handlinger som utføres ved den primære bruken av det sammensatte produktet, og andre handlinger som utføres i forbindelse med en slik bruk, herunder de som utføres før eller etter at produktet har utfylt sin hovedfunksjon, som for eksempel lagring og transport av det produktet. Vedlikehold og reparasjon faller utenfor, hvilket følger direkte av unntakene i bestemmelsen. Sluttbrukerens «normale bruk» av produktet vil som et utgangspunkt sammenfalle med den bruken av produktet som er tiltenkt av produsenten eller designeren av produktet. Det kan likevel ikke alene legges vekt på det formålet som produsenten har tiltenkt produktet eller komponenten. Lovgivers formål med ordlyden om at det er sluttbrukerens bruk som utgjør normal bruk, er å utelukke bruk i andre handelsledd og dermed hindre en omgåelse av vilkåret om synlighet. Videre kan vilkåret om «normal bruk» tolkes vidt ettersom bestemmelsen ikke presiserer hva slags bruk som anses som normal bruk.  

I tillegg har EU-domstolen avsagt én prejudisiell avgjørelse på designrettsområdet, C-684/21, Papierfabriek D oetinchem. Saken gjaldt gyldigheten av en EU-registrert design for en innpakningsanordning (reg.nr. 001344022-0006). Ett av spørsmålene som ble forelagt EU-domstolen, var hvilken betydning det ville ha for registrerbarheten at innehaver allerede hadde designrett til en rekke andre design som løste samme funksjon. Gjennom disse øvrige designene kunne innehaver bevise å ha brukt tilgjengelige variasjonsmuligheter ved utformingen av designet. EU-domstolen konkluderte med at eksistensen av andre design er relevant, men ikke er avgjørende, i vurderingen av individuell karakter. Avgjørelsen følger opp slik sett opp C-395/16 Doceram, der domstolen forkastet den såkalte «multiplicity of forms»-tilnærmingen, som åpnet for registrerbarhet så lenge innehaver kunne påvise minst én annen utforming egnet til å realisere samme funksjon.

Et annet spørsmål som ble forelagt domstolen i samme sak, var hvilken betydning det ville ha for registrerbarheten av designet at produktets utforming muliggjorde flere farger. Spørsmålet kom på spissen fordi selve registreringen var gjort i sort hvitt. EU-domstolen konkluderte med at det, i tilfeller der innehaver har søkt om sort hvitt-registrering, ikke er adgang til å se hen til muligheten for bruk av ulike farger i vurderingen av individuell karakter. Avgjørelsen er et eksempel på at ikke alle design er egnet for svart hvitt-registrering, selv om det i mange tilfeller vil kunne gi et bredere vern enn fargeregistrering. 

Kaja Skille Hestnes var ansatt som dommerfullmektig i Oslo tingrett da Beckmann-saken ble avsagt. Hun har ikke vært involvert i avgjørelsen. Takk til studenttroll Alina Ahmed for gode innspill på oppsummeringen av C-472/21.