10 august 2021

CJEU in C-597/19 Mircom: Users of P2P networks might be infringing the right of making works available to the public

On 17 June 2021, the CJEU delivered its judgment in C-597/19 Mircom. It has been established that (automatic) uploading of pieces of a file containing a protected work on P2P networks infringes the making available right under article 3(1) and (2) of the Copyright Directive when a user actively chooses to use sharing software after having been duly informed of its characteristics. Further, a contractual holder of IP rights may in principle benefit from measures under the Enforcement Directive irrespective of actual use of the rights. Last but not least, systematic recording of IP addresses of users of P2P networks allegedly engaging in infringing activity for the purpose of bringing a claim for damages is in line with the GDPR and the Privacy and Electronic Communications Directive.

Javier Domínguez Ferreiro, CC BY-NC-SA 2.0

Mircom is a company holding licenses for communicating to the public erotic films on P2P networks and internet file-sharing platforms. Under those licenses Mircom is required to investigate acts of infringement of film producers’ rights and take legal actions against infringers, passing on 50% of compensation to the film producers.

Mircom (with the help of a third party) collected IP addresses of users whose Internet connection was used to share the files in question on P2P networks. The company then brought an action before the Belgian court seeking that internet service providers provide identification data of its customers based on the collected IP addresses; internet service providers challenged the claim. The Belgian court stayed the proceedings and referred a couple of questions to the CJEU. Those questions relate to the scope of exclusive rights under the Copyright Directive, the admissibility of Mircom’s request under the Enforcement Directive, and the lawfulness of processing of personal data under the GDPRboth in the context of an initial gathering of the IP addresses and request for identifying individuals based on collected IP addresses.

Findings

Communication to the public by users of P2P networks

The first question (as customary, reformulated by the CJEU) was whether uploading via P2P network pieces of a media file containing a protected work, which happens automatically when running sharing software, constitutes making available of that work to the public under the Copyright Directive article 3 (1) and (2), hence, requiring authorisation from the right holder.

First, the CJEU held that there is no de minimis threshold in the P2P context and that the fact that transmitted pieces form a part of a file and are unusable in themselves is irrelevant. What is made available through transmission, the Court reasoned, is a file containing a work, hence, a work in digital format [para. 43]. Even if an individual user might not be possessing or sharing the entire file, he or she contributes to the situation in which users participating in P2P networks have access to the complete file [para 45].

Next, the Court found there an act of making available taking place, as it is sufficient that a work is made available in a way that the public may access it irrespective if they avail themselves to that opportunity [para 47]. The finding was also confirmed by referring to the previous C-610/15 Ziggo (The Pirate Bay) case concerning P2P networks, where operating a platform indexing metadata of torrent files was performing an act of communication to the public [para. 52]. The existence of the public in the present case was further confirmed through a considerable number of persons using the P2P network (as per the list of IP addresses provided by Mircom), able to access protected works at any time and simultaneously [paras 54-55].


"Seeding"
Foto: Pxfuel

Finally, the Court took a stand on the relevance of users’ knowledge of the consequences of using sharing software, namely that such software automatically uploads downloaded pieces of files. The AG in his opinion took the view that the actual knowledge of the consequences was not relevant in the present case as it concerned not an intermediary but rather users performing initial and autonomous communication [paras 54-61]. The CJEU, on the other hand, held that it is for the referring court to determine that the relevant users gave their consent to use the software after having been duly informed of its characteristics [para 49]. Once an active consent is established, the Court held, the deliberate nature of the conduct is confirmed regardless of the fact that uploading is started automatically by the software [49].


Benefiting from measures under the Enforcement Directive without actually using the rights

The second question, slightly reformulated by the CJEU, was whether a contractual holder of IP rights who herself does not use the rights may benefit from measures provided under the Enforcement Directive. The CJEU held that Mircom could have standing as either a contractual holder of the rights or as a person authorised to use IP, which would be for the national court to verify [paras 66-69]. Further, the fact that the party does not use IP rights but merely brings an action does not exclude it from the benefits of the measures provided under the Directive as it would be contrary to the objective of the high level of protection of IP; consequently, non-use cannot affect nature of the rights infringed [paras 74-77].

Lastly, the Court held that the request for information such as that by Mircom could not be regarded as inadmissible on the sole ground that Mircom does not make serious use of the rights. Rather, it would be for the national court to determine whether the request as specifically formulated by Mircom is well-founded and whether Mircom has abused measures, which could lead to a refusal of the request [78-93]. Hence, in principle, the contractual holder of IP rights not using them herself may benefit from the measures under the Enforcement Directive unless it is established, on the basis of a detailed assessment, that a request is abusive, unjustified or disproportionate [para. 96].

Balance between IP enforcement and safeguarding respect for private life and data protection

The third question (in essence, reformulated third and fourth questions) was whether the systematic registration of IP addresses of users on P2P networks who allegedly were involved in an infringement of IP rights and communication of names and postal addresses of those users to right holders or third parties, enabling them to bring a claim for damages, is precluded under the GDPR. The CJEU found that upstream processing, meaning the gathering of IP addresses of P2P network users by a third party on behalf of Mircom could be regarded as lawful for the purposes of filing a request for disclosure of the names and postal addresses. However, it would be for the national court to ascertain such processing under the national law and whether it runs contrary to the Privacy and Electronic Communications Directive protecting the confidentiality of users of electronic communications [paras 102-119].

When it comes to the downstream processing, meaning the request to provide names and addresses for identified IP addresses, the CJEU stated that it is consistent with the objective of striking a fair balance between IP and personal data protection rights and that processing names and addresses cannot, in principle, be classified as a serious interference [paras 120-121]. Although internet services providers do not have an obligation under the GDPR to communicate personal data (here traffic data) to third parties for the purpose of prosecuting for copyright infringements, they could be obliged to communicate data on the basis of the Privacy and Electronic Communications Directive if Member State adopted measures for retention of data for a limited period [paras 126-127]. Hence, if measures for retention of data are in place in a Member State, and if Mircom has legal standing and its request is justified, proportionate and not abusive (all for the national court to investigate), such processing of data must be regarded as lawful under the GDPR [para. 131].

Comment

After the  C-610/15 Ziggo (Pirate Bay) ruling on the management of an online sharing platform indexing torrent files, it was only a matter of time until the CJEU had to rule whether users of P2P networks make works available to the public, even if they do not possess a complete file. In the line of previous development, the Mircom judgment allows finding an infringement of copyright where users of P2P networks use sharing software automatically uploading pieces of files containing a protected work. However, it must be established that that user has actively chosen to use that software by giving consent after being duly informed of its characteristics. Hence, a user ought to be informed in some way about the consequences of using such sharing software, i.e. that upload of already downloaded pieces takes place automatically.  


It is noteworthy that the Court did not follow AG, who proposed to rule that users make a work available to the public by automatically uploading pieces of a file on P2P networks irrespective of the knowledge of the consequences of that act. In this author’s view, the Court’s answer provides a more balanced approach. Even if many internet users would associate the use of P2P networks with piracy or infringing activities and also potentially have knowledge of the automatic uploading feature of such software, it seems too far-reaching to assume a particular level of digital literacy from virtually any internet user. Holding users liable for using software sharing pieces of a file containing a work potentially without them having knowledge of it would set a precedent for targeting individual users unintentionally engaging in some kind of infringing activity.

In the aftermath of the judgment, it remains to be seen how the parties will argue for the presence or absence of user’s active choice to use software in full knowledge of its characteristics, as it would possibly require a case-by-case assessment of a particular situation, analysis of the terms of use and of the notion of duly informed. Could it lead to (another) knowledge presumption for particular user groups or software involved in infringing the exclusive rights?The right holders are likely to argue for knowledge presumption in P2P context, as it would otherwise be difficult to prove an infringement on the sole basis of collected IPs.  Furthermore, the national court’s view on the presence of consent and notion of being duly informed would influence the presence of an alleged infringement and, in turn, grounds for the processing of personal data for the purpose of identifying individuals, such as gathering IP addresses.

The use of a third party for gathering IP addresses in this case is also noteworthy given the CJEU judgment in C-264/19 Constantin Film Verleih, holding that the concept of address under the Enforcement Directive does not cover IP or email addresses. Consequently, right holders can request service providers to disclose only names and postal addresses of alleged infringers unless the national law allows disclosure of further data such as IP or email addresses. In the present case, Mircom had used a third party to collect IP addresses and then, in line with Constantin Film Verleih, requested an internet service provider to match them to a name and address. Whereas such a solution is possible for tracking down infringers in the context of P2P networks through tracking down peers, monitoring, for instance, YouTubes upload traffic is hardly feasible.

Bilde: Marco Verch, CC BY 2.0

Further, on the question of copyright trolls and the possibility to invoke the measures under the Enforcement Directive by the right holder or licensee who does not use the rights herself, the Court rightfully did not concentrate on who suffered prejudice as a result of the alleged infringement, as it is up to the right holder to decide how to assign and exploit the rights. It also appears well-founded not to take the line of AG, according to whom the Directive ought to be interpreted as not allowing parties not exploiting the rights to benefit from measures under the Directive, whereas the Member States remain free to attribute the claims to an assignee. Instead, in principle, the Directive does not preclude the contractual holder from benefiting from the measures, but it is for the national court with all the details at hand to examine whether the request is abusive, unjustified or disproportionate.

In the answer to the last question, the Court stated that collection and matching of IP addresses to names and addresses constitute lawful processing of personal data resulting in no substantial interference when it is done for a legitimate purpose such as to enable raising a claim for damages from allegedly infringing users. However, there needs to be a lawful basis for retaining such data (here IP addresses) by internet service providers under the national law. The fact that it is up to the Member States to adopt measures providing a lawful basis for retaining data by internet service providers highlights that the enforcement of IP is relying heavily on the national law provisions and that Member States have leeway in sanctioning retention of traffic data for a reasonable period which is also in line with the GDPR. It remains to be seen if the Member States will see a need to adopt special measures on the retention of traffic data in the aftermath of the Mircom case to the extent such measures are not already in place.

Liliia Oprysk er førsteamanuensis ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen

18 juni 2021

Tingrettens avgjørelse i saken mellom Gyldendal og Lydbokforlaget mot Jørn Lier Horst og Sandnes Media

30. april falt dommen som ga forfatteren Jørn Lier Horst medhold i at de kunne si opp avtalen med Lydbokforlaget, og at lydbokrettighetene gikk tilbake til Horst som følge av oppsigelsen. Saken reiser spennende spørsmål om kontraktstolkning på opphavsrettens område, og avgjørelsen gir grunnlag til noen refleksjoner rundt spesialitetsprinsippet i åndsverkloven § 67 andre ledd. Avgjørelsen er etter sigende anket, og mens vi venter på lagmannsrettens vurdering av saken kan vi nytte tiden til å dvele litt ved tingrettsdommen. 

Faktum

Horst overdro utgiverrettighetene til flere av sine barnebøker til Gyldendal forlag. Ved rettighetsoverdragelsen benyttet partene en standardavtale kalt «Normalkontrakt for skjønnlitteratur for barn og ungdom». Etter avtalen overdro Horst enerett til å fremstille, mangfoldiggjøre og utgi de angitte barnebøker i ulike former. Noen av utnyttelsesformene er regulert i normalkontrakten, mens andre utnyttelsesformer forutsettes at det inngås en egen avtale som angir vilkårene for utnyttelsen. 

En slik avtale om lydbokrettigheter ble inngått mellom Horst og Lydbokforlaget, et datterselskap av Gyldendal. Begge avtalene var standardavtaler fremforhandlet av Forleggerforeningen og Forfatterforeningen, og partene i saken var forpliktet til å bruke disse avtalene. Lydbokavtalen ble utformet i 2009, lenge før strømming var et alternativ til de tradisjonelle lydbøkene på CD-plate eller lydfil. 

En av Horsts bøker, med et artig ordspill. Bildet er 
er hentet her

I tillegg inngikk Lydbokforlaget i 2016 en midlertidig avtale med Horst om strømming av bøkene, som kunne sies opp med tre måneders varsel. Gjennom strømmeavtalen fikk Lydbokforlaget enerett til å tilby lydbøkene i egen strømmetjeneste, kalt Fabel.   Lydbokforlaget fikk ikke til en avtale med den største tilbyderen av strømmetjeneste av lydbøker -  Storytel, og Horst var etter sigende misfornøyd med at bøkene ikke ble gjort tilgjengelig på hele strømmemarkedet. I 2020 sa han opp både lydbokkontrakten og strømmekontrakten.

Hovedspørsmålet i saken er om vilkårene for oppsigelse av lydbokkontrakten var oppfylt. Oppsigelsesklausulen lyder slik: 

«Avtalen kan etter at det er gått minst fem år fra den ble undertegnet sies opp av hver av partene med et halvt års varsel med mindre det er solgt minst 300 eksemplarer det siste året.»

Lydbokforlaget mente at antall lytt i deres strømmetjeneste måtte telles med, og at vilkårene for å si opp avtalen ikke var oppfylt. Det var på det rene at dersom antall lytt i strømmetjeneste skulle omfattes av måltallet, var ikke vilkårene for heving oppfylt. Like klart var det at vilkårene for å si opp var oppfylt, hvis antall lytt i strømmetjesten ikke skulle regnes med.  

Partenes anførsler

Lydbokforlaget viste til at det dreier seg om samme verk og samme lydkilde, og for brukere er verket de hører identisk. 

Videre ble det argumentert for at avtalen måtte tolkes dynamisk og i tråd med formålet. Formålet med oppsigelsesklausulen og måltallet på 300 eksemplarer var å sørge for at forlaget gjorde sitt for at verket skulle spres og inntekt genereres. Når strømmetjenesten Fabel genererte store inntekter for Horst så kunne ikke avtalen sies opp mente forlaget. 

Horst bestred alle anførslene, og argumenterte for at måltallet på 300 i lydbokkontrakten ikke gjaldt annet enn stykksalg av fysiske CD-plater og nedlastbare lydfiler. Videre ble det anført at formålet med måltallet på 300 eksemplarer ikke kunne føre til et annet resultat enn det som kan utledes av ordlyden. Horst mente videre at det ville vært inkonsekvent å beholde samme oppsigelsesgrense hvis strømming skulle omfattes. Dette fordi inntektspotensialet i strømmemarkedet er mye høyere enn i stykkprissalgsmarkedet. Endelig ble det anført at ordlyden i oppsigelsesklausulen var klar, og at en utvidende tolkning vil være i strid med spesialitetsprinsippet i åndsverkloven § 67.

Rettens vurdering

Tingretten gikk rett på en tolkning av oppsigelsesklausulens ordlyd og kom til at ordet «eksemplarer» tilsa at måltallet i klausulen ikke omfattet strømming. Etter rettens syn var det «kunstig å omtale det som salg av et eksemplar av lydboken når den blir lyttet til (strømmet).» 

Oslo tingrett, bildet er hentet her

Videre viste retten til at lytting via strømmetjeneste ikke utløste noen betalingsplikt for sluttbruker, dette i motsetning til ved kjøp av lydbøker på CD eller lydfil. Når ordlyden tilsa at antall lytt i strømmetjenesten ikke skulle medregnes, måtte det ette rettens syn «sterke grunner til» for at det skal kunne legges en annen forståelse av avtalen til grunn. Retten var et stykke på vei enig med Lydbokforlaget i at formålet med oppsigelsesklausulen er å sikre at forlagene jobber for å generere inntekt for forfatterne, og at strømmeinntektene kom i stedet for inntektene fra stykksalg av lydbøker. Det var imidlertid for stor forskjell mellom strømming og stykksalg til at oppsigelsesklausulen kunne anses å omfatte lytt i strømmetjenesten. Når det gjaldt spesialitetsprinsippet i åndsverkloven § 67, påpekte retten følgende: 

«Dersom strømmeinntektene skulle bli medregnet i det avtalte minstesalgsnivået, vil det medføre at oppsigelsesretten blir snevret inn og gjøre det mulig for Lydbokforlaget å hindre Lier Horst og Sandnes Media i å utnytte sine opphavsrettigheter på et område som ikke var kjent da kontrakten ble inngått. En slik rettighetsavståelse må komme klart til uttrykk i lydbokkontrakten for å bli lagt til grunn, jf. åndsverklovens § 67 annet ledd. Det gjør den ikke.»

Etter rettens syn var vilkårene i oppsigelsesklausulen oppfylt, og da gjenstod det bare å vurdere om lydbokrettighetene gikk tilbake til Horst, eller om de gikk tilbake til Gyldendal. 

Gjennom den overnevnte normalkontrakten hadde Horst overdratt en tidsbegrenset enerett til å utgi de aktuelle bøkene som lydbøker til Gyldendal. Gyldendal anførte at lydbokrettighetene ble lisensiert til Lydbokforlaget, og at Horsts oppsigelse innebar at rettighetene gikk tilbake til Gyldendal. Retten viste imidlertid til at avtalen med Lydbokforlaget, etter sin ordlyd, var inngått av Gyldendal, men på vegne av Horst. Etter rettens syn var altså ikke Gyldendal part i avtalen. Like fult kom retten til at Gyldendal hadde overdratt lydbokrettighetene til Lydbokforlaget, og at det ikke var tale om et lisensforhold. Når så var tilfelle gikk lydbokrettighetene tilbake til Horst, og ikke til Gyldendal.

Morten mener: 

Det er en god og grundig dom, men det er allikevel rom for et par bemerkninger. 

For det første kan det spørres om ikke retten har hatt en for snever tilnærming ved tolkningen av avtalen. Rett nok var det vilkårene i oppsigelsesklausulen som var stridens kjerne, men klausulens vilkår og uttrykk må tolkes i lys av avtalen som helhet, jf. Rt. 2010 side 748 avsnitt 39, der det står «Ordlyden er likevel ikkje det einaste tolkingsgrunnlaget. Også samanhengen med andre punkt i avtalen og omstenda ved den vil kunne ha innverknad på forståinga», i samme retning, Rt. 2010 side 961, samt Lilleholt Kontraktsrett og Obligasjonsrett 2017 side 108. 

Etter avtalens punkt 1.1 fremgår det at det som overdras til Lydbokforlaget er en enerett til å la forfatterens verk «innleses på lydbånd, lydplate eller annet lydbærende medium, samt å fremstille, mangfoldiggjøre og utgi verket i slik form og i det antall eksemplarer forlaget bestemmer.» Det kan argumenteres for at Horst etter dette hadde gitt Lydbokforlaget rett til å tilby bøkene også gjennom en strømmetjeneste, og at oppsigelsesklausulen burde tolkes i lys av hva som var overdratt. 

Bøker som hører på lyd, bildet er hentet her
Det kan imidlertid også argumenteres for at partene ikke mente at lydbokkontrakten verken ga rett til eller regulerte strømming av lydbøkene. Dette finner støtte i at partene inngikk en egen strømmeavtale året før bøkene ble tilgjengelig vis strømmetjenesten Fabel. Retten la kort til grunn at strømmeavtalen ble inngått fordi strømming «falt utenfor rammen av lydbokkontrakten». Hvis lydbokkontrakten ikke regulerer strømming overhodet, omfattes neppe strømming av oppsigelsesklausulens måltall. Med fare for å spekulere i faktum, kan det nok tenkes at partene ikke er like enige om bakgrunnen for inngåelsen av strømmeavtalen, som det man kan få inntrykk av når man leser dommen. 

Jeg skulle også ønske meg at retten hadde et noe mer reflektert syn på hvorvidt spesialitetsprinsippet i åndsverkloven § 67 andre ledd kommer til anvendelse i denne saken.  Bestemmelsen lyder som følger: «Ved overdragelse av opphavsrett skal opphaveren ikke anses for å ha overdratt en mer omfattende rett enn det avtalen klart gir uttrykk for». 

Det kan være fristende å bruke spesialitetsprinsippet til å tolke enhver klausul i favør av opphaveren, men etter bestemmelsens ordlyd kommer bestemmelsen bare til anvendelse når det som er uklart er rettighetsoverdragelsens omfang. I nærværende sak var det ikke tvilsomt at lydbokrettighetene og rett til å tilby bøkene gjennom strømmetjeneste var overdratt, og etter mitt skjønn er det ikke gitt at prinsippet bør anvendes ved tolkningen av oppsigelsesklausulen. 

I alle tilfeller kunne man ønske seg en vurdering av spesialitetsprinsippets rolle ved tolkning av avtaler inngått mellom jevnbyrdige interesseorganisasjoner. Avtalen som tolkes her er fremforhandlet mellom Forleggerforeningen og Forfatterforeningen. Begrunnelsen bak spesialitetsprinsippet er å beskytte opphaveren som den antatt svakere part, og denne begrunnelsen gjør seg ikke gjeldende for avtaler som er fremforhandlet mellom jevnbyrdige parter, sml. Rognstad Opphavsrett 2019 side 453 og Prop. 104 L (2016-2017) side 229-230. 

Videre virker det noe eiendommelig at retten tilsynelatende kom til at Gyldendal først hadde fått lydbokrettighetene overdratt gjennom normalkontrakten, og at rettighetene så var overdratt til Lydbokforlaget gjennom en avtale Gyldendal selv ikke var part i. Det er på ingen måte dermed sagt at resultatet er feil, men det er grunn til å håpe at lagmannsretten går noe mer nyansert til verks på disse punktene.

02 juni 2021

Borgarting lagmannsrett: Bank Norwegians kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord i søkemotorer ikke i strid med god forretningsskikk

Borgarting lagmannsrett har avsagt dom i den såkalte Bank Norwegian-saken (LB-2019-36567) om kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord på Google og andre søkemotorer. De tre bankene Ikano Bank, Monobank og Komplett Bank hadde anket dommen fra Asker og Bærum tingrett der Bank Norwegian ble frikjent for brudd på markedsføringslovens generalklausul om god forretningsskikk (§ 25). Selv om lagmannsretten karakteriserte bruken som snylting, mente de at denne ikke var i strid med god forretningsskikk, og landet derfor på samme resultat som tingretten (men motsatt av NKU). Avgjørelsen inneholder interessante uttalelser om forholdet mellom varemerkeretten og markedsføringsretten, samt anvendelsesområdet for markedsføringslovens generalklausul.

Mer enn to år etter at Asker og Bærum tingretts avgjørelse (omtalt av IP-trollet her), kom omsider Borgarting lagmannsretts avgjørelse i Bank Norwegian-saken den 15. april. Overordnet gjelder saken i hvilken utstrekning virksomheter kan håndheve kjennetegnene sine på nett etter markedsføringsrettslige regler, nærmere bestemt om varemerkeinnehavere kan nekte konkurrenter å kjøpe deres varemerker som søkeord på søkemotorer.

Bank Norwegians varemerkeregistrering
nummer 283386 (Patentstyret)
EU-domstolen har tidligere uttalt at praksisen med kjøp av andres varemerker som søkeord ikke utgjør varemerkeinngrep som sådan (se særlig C-323/09 Interflora), men at det må bero på en nærmere vurdering av om et eller flere av varemerkets funksjoner utsettes for skade. Dette er typisk tilfelle der varemerket benyttes i konkurrentens annonse som kommer opp som treff på det betalte søkeordet, slik at det oppstår forvekslingsfare. Der varemerket ikke fremgår av selve annonsen, som i Bank Norwegian-saken, har utgangspunktet langt på vei vært at det ikke konstateres varemerkeinngrep (og bruken må evt. vurderes etter andre nasjonale regler, som markedsføringsretten). Hensyn til sunn og lojal konkurranse står sterkt i slike tilfeller, og EU-domstolen har lagt særlig vekt på at praksisen gir internettforbrukere et bredere spekter av tilbud av de aktuelle tjenestene gjennom alternativer til varemerket de søker på.

I varemerkerettslig sammenheng er det også verdt å nevne at Oslo tingrett før jul avsa dom i saken mellom Norgesgjerdet AS og Kystgjerde AS (19-192181TVI-OTIR/06). Her ble både annonser hvor varemerket ble, og ikke ble benyttet, ansett å utgjøre varemerkeinngrep, noe som er utfordrende å forene med avgjørelsene fra EU-domstolen. Avgjørelsen er anket og ankeforhandlingen berammet 10. – 12 november 2021.

Med dette som bakteppe er spørsmålet i Bank Norwegian-saken om praksisen med kjøp av konkurrenters varemerker som søkeord er i strid med god forretningsskikk. Foruten påstand om forvekslingsfare har det i denne sammenhengen vært fremholdt at praksisen fører til svært høye priser for å komme høyt opp i søkemotorer ved søk på eget varemerke, noe som angivelig favoriserer store og ressurssterke aktører. Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU) har i en rekke uttalelser (bl.a. i 12/2012 Teppeabo6/2017 Bank Norwegian (omtalt av IP-trollet her), 10/2018 Kondo­meriet og senest i 10/2020 Netpower) kommet til at denne praksisen er i strid med generalklausulen i markedsføringsloven § 25, som forbyr handlinger i strid med god forretningsskikk. Markedsføringslovens regler har ikke vært gjenstand for tilsvarende harmonisering på europeisk nivå som varemerkeretten, og generalklausulen tar dessuten sikte på en mer skjønnsmessig vurdering av både subjektive og objektive elementer i saken. Begrunnelsen for NKUs avgjørelser har vært at praksisen utgjør en form for snylting på varemerkene, som både medfører forvekslingsfare og svært høye priser for varemerkeinnehavere dersom de ønsker å komme øverst blant treffene for søkeordene.

Skjermbilde fra søk på "ikano bank" (Google). Eksempel på betalt treff markert med rødt,
organiske treff markert med grønt.

Lagmannsrettens avgjørelse

Lagmannsretten konkluderte i likhet med tingretten at Bank Norwegians praksis ikke utgjør en handling i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25. For lagmannsretten var det imidlertid den visuelle utformingen av annonsene på forskjellige enheter som PC, nettbrett og mobil som ble gjenstand for vurdering, ikke selve teksten i annonsene.

I avgjørelsen drøfter lagmannsretten først EU-domstolens avgjørelse i Interflora og hvilken betydning dette får for bruken av generalklausulen i markedsføringsloven § 25 i det konkrete tilfellet. Etter lagmannsrettens vurdering må en i norsk rett være forsiktig med å anvende den skjønnsmessige generalklausulen hvor forholdet ikke rammes av spesiallovgivningen. Dette utgangspunktet oppstiller et nokså snevert anvendelsesområde for generalklausulen når forholdet ligger i kjernen av de tilfellene reglene om varemerkeinngrep tar sikte på å regulere. Lagmannsretten viser i denne sammenheng til EU-domstolens uttalelser om at praksisen både promoterer sunn og lojal konkurranse (ved at forbrukerne blir informert om andre tilsvarende tjenester fra andre tilbydere), og at den i seg selv ikke kan anses å medføre forvekslingsfare hos den gjennomsnittlige internettbrukeren (fordi denne evner å skille mellom betalte og organiske treff).

Med dette utgangspunktet går lagmannsretten videre og ser på hvilket rom det er for å anvende generalklausulen i det konkrete tilfellet. Selv om lagmannsretten uttaler at praksisen innebærer en form for snylting, så er graden av denne ikke sterk nok til å være i strid med god forretningsskikk. Lagmannsretten viser i denne sammenheng også til at NKUs faste praksis i tilsvarende saker ikke har vært grundig nok begrunnet, særlig når det gjelder avveiningen mot hensyn til lojal og sunn konkurranse i varemerkeretten som EU-domstolen har gitt anvisning på i lignende saker (Interflora m.fl.). Uttalelsene fra NKU ble derfor ikke tillagt avgjørende betydning i saken.

Lagmannsretten konkluderte deretter med at Bank Norwegians praksis ikke er i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25.

Ikano Bank, Komplett Bank og Monobank har anket avgjørelsen til Høyesterett.

Immaterialrettstrollets bemerkninger

Dette immaterialrettstrollet har tidligere uttalt seg kritisk til tingrettens avgjørelse i denne saken, blant annet fordi tingretten så ut til å legge for mye vekt på varemerkerettslige elementer ved den konkrete vurderingen etter markedsføringsloven § 25.

Etter dette trollets oppfatning er lagmannsrettens avgjørelse mer balansert når det gjelder avveiningen mellom de varemerkerettslige elementene og de øvrige (subjektive) elementene som vurderingen etter markedsføringsloven § 25 legger opp til. Likevel mener undertegnede at også lagmannsretten tilsynelatende mister enkelte av disse tilleggselementene av syne, særlig det fortrengende ved at en (stor eller ressurssterk) konkurrent kan sørge for at kostnadene for bruk av egne kjennetegn ved kanskje den viktigste markedsføringskanalen blir svært høye. Betydningen av dette elementet tilsier også etter dette immaterialrettstrollets syn et større nedslagsfelt for markedsføringsloven § 25 (ved siden av varemerkerettslige regler) enn det lagmannsretten tilsynelatende utleder i sin avgjørelse. Det er ikke noe vilkår om forvekslingsfare etter markedsføringsloven § 25. Det kan også fremdeles stilles spørsmål ved om det legges vel mye i den gjennomsnittlige internettforbrukerens oppmerksomhetsnivå.

Avgjørelsen illustrerer i det minste at det er vanskelig å trekke opp klare grenser mellom varemerkeretten og markedsføringsretten. Selv om lagmannsretten tilsynelatende kun var i tvil når det gjaldt den visuelle utformingen av annonsene på mobil (ikke PC og nettbrett), tror dette immaterialrettstrollet at avgjørelsen i det minste vil kunne etterlate en viss tvil. Foruten det som er nevnt ovenfor er også lagmannsrettens karakteristikk av Bank Norwegians praksis som «snylting» noe uklar. Ettersom snylting ligger i kjernen av det som er ment å rammes av markedsføringslovens bestemmelser fremstår denne begrepsbruken litt underlig når praksisen ikke fører til fellelse.

06 mai 2021

Opphavsrettsåret 2020

Sent, men godt kommer vår siste gjennomgang av immaterialrettsåret som gikk – gjennomgangen av opphavsrettsåret 2020. Om du ikke allerede har gjort det, bør du også lese våre oppsummeringer av markedsførings­rett, kjennetegnsrett og designrett og patentrett.

 

Norsk og europeisk lovgivning

 

Theodor Kittelsen - "Soria Moria"

Kulturdepartementet fort­setter sin gjennomføring av nye direktiver og konven­sjoner på opphavs­retts­området. 20. november 2020 ble Prop 53 L (2020-2021) om Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv.sendt til Stortinget. Loven gjennom­fører EUs direktiv om kollektiv forvaltning (2014/26/EU), og regulerer hvordan kollektive forvaltningsorganisasjoner, eks. TONO og Kopinor, skal forvalte opphavsrett og nærstående rettigheter etter fullmakt fra rettighetshaverne. Lovforslaget stiller blant annet krav til forvaltningsorganisasjonenes styring, åpenhet og innsyn, forvaltning av rettighetsvederlag og medlemmenes medbestemmelsesrett, og skal også legge til rette for og forenkle klarering av musikkrettigheter over landegrensene, for eksempel til nettbaserte tjenester.

Da ny åndsverklov trådte i kraft 1. juli 2018 var dette uten ny forskrift. På denne siden av årsskiftet (17.3.21) sendte Kulturdepartementet ny forskrift til åndsverkloven på høring. Høringsfrist er 25.5.21.

 

EU-kommisjonen la 15.12.21 frem forslag til forordning om et indre marked for digitale tjenester (Digital Services Act). Forslaget følger opp forslaget til Digital Markets act, og innebærer blant annet en revisjon av e-handelsdirektivets regler om ansvarsfritak. 

 

Rundt om i Europa fortsetter gjennomføringen av digitalmarkedsdirektivet. Frist for gjennomføring er satt til 7.6.2021  men det er vel allerede gitt at dette er en frist som kommer til å bli oversittet. Dette henger ikke bare sammen med kompleksiteten i gjennomføringen av direktivet, særlig artikkel 17 om platformansvar. Det har også sammenheng med sak C-401/19, hvor Polens har anlagt søksmål mot EU-parlamentet og EU-kommisjonen knyttet til gyldigheten av artikkel 17.

 

Norsk praksis

 

Praksis om opphavsrett fra norske domstoler i 2020 har vært begrenset. Det er imidlertid avsagt to avgjørelser av interesse.

 

VG publiserte fra februar 2020 en rekke artikler om advokatfirmaet Rogstad, blant annet knyttet til firmaets eierstruktur og store utgifter til tolking (se oversikt her). I flere av disse artiklene ble det brukt portrettbilder av advokater i firmaet hentet fra firmaets hjemmeside. VG påberopte seg sitatretten i åvl. § 29 som grunnlag for gjengivelse av bildene.

 

Oslo tingrett la til grunn at gjengivelsen av bildene måtte anses som sitater i samsvar med «god skikk», jf. åvl. § 29. Dette begrunnes i at bildene inngikk i et forsvarlig journalistisk arbeid av offentlig interesse, og at gjengivelsen av bildene ikke gikk lenger enn formålet med artiklene tilsa.

 

Forholdet til åvl. § 36, som gir anledning til gjengivelse av åndsverk i forbindelse med «dagshending», drøftes ikke, ut over en bemerkning om at bildene også kunne ha vært gjengitt etter § 36 andre ledd, som gir rett til gjengivelse av kunstverk og fotografier som «har tilknytning til [en dagshending]». Fordi sitat av bilder ofte forutsetter gjengivelse av hele eller vesentlige deler av verket, vil slik gjengivelse ofte være i strid med god skikk (se Ot.prp. nr. 15 (1994–95) s. 127). Sitatretten til bilder har derfor tradisjonelt ansett å være ganske begrenset. Dette er derfor et forhold som burde ha vært drøftet.

 

Det er på ingen måte gitt at dette burde ført til et annet resultat. Det setter imidlertid fingeren på det faktum at fribruksregelen i § 36 første ledd er ganske begrenset, fordi den krever at verket «inngår» i dagshendingen. (Militærrapportene i C-469/17 Funke Medien, ville for eksempel neppe kunne gjengis med grunnlag i åvl. § 36 første ledd, fordi de bare dokumenterer en dagshending, se Prop 104 L (2016-2017) s. 147.) Dette gjør at man i større grad må gripe til sitatretten i § 29 der ytringsfrihetshensyn tilsier rett til vederlagsfri gjengivelse.

 

En annen sak, som har gått runden i Immaterialrettstrollets årsoppsummeringer denne våren, er den såkalte Retriever-saken mellom Dagens Næringsliv (DN) og Retriever Norge AS (Retriever) (se markedsføringsrettsoppsummeringen for mer om sakens bakgrunn). DN serverte retten et koldtbord av rettslige anførsler. For det første om referatene innebar opphavsrettsinngrep i artiklene som ble refererte, for det andre om referatene innebar inngrep i DNs databasevern, for det tredje om bruk av utdrag fra DN i medieanalyserapporter kunne begrunnes i sitatretten, for det fjerde om bruk av DNs logo etc. innbar et varemerkeinngrep, for det femte at bruken innebar brudd på flere eldre avtaler og for det sjette at bruken innebar en overtredelse av mfl. § 25. (Se om den varemerkerettslige anførselen her og de markedsføringsrettslige anførslene her).

 

Tingretten ga Retriever medhold i de opphavsrettslige, den varemerkerettslige og den avtalerettslige anførselen, men fant likevel at Retrievers opptreden samlet sett innebar en overtredelse av mfl. § 25. Det er forholdvis lett å forstå at innkjøp av papirutgaver av DN og skriving av sammendrag fra artikler fra disse, ikke innebar et inngrep i DNs databaserett og at lenker til artikler som ligger åpent tilgjengelig på nett ikke innebærer opphavsrettsinngrep. Slik faktum gjengis i dommen, er det heller ikke vanskelig å forstå at tingretten konkluderer som den gjør i spørsmålet om referatene utgjør opphavsrettsinngrep.

 

Derimot er det vanskeligere å få grep på opphavsrettens plass i tingrettens argumentasjon knyttet til markedsføringsloven § 25, hvor det at Retrievers virksomhet bevisst har lagt seg nært inn mot DNs opphavsrett blir et argument for krenkelse av § 25.

 

Europeisk praksis

 

Selv om EU-domstolen i året som gikk ikke har avsagt dom i en troika av saker i storkammer, har domstolen likevel ikke ligget på latsiden på opphavsrettsområdet. 

 

Bromptons sammenleggbare sykkel

Bakgrunnen for C-833/18 Brompton Bicycle var sykkelprodusenten Bromptons sammenleggbare sykkel. Funksjonen som muliggjorde dette var opprinnelig patentert, men patentet hadde utløpt. En annen produsent - Get2Get – begynte å produsere lignende sammenleggbare sykler. Brompton gikk til sak og anførte at Get2Gets sykkel innebar et inngrep i opphavsretten til Bromptons sykkel.

 

For EU-domstolen var spørsmålet om og i så fall hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at en form som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat kan opphavsrettsbeskyttes. EU-domstolen la til grunn at opphavsrettsbeskyttelse for delvis funksjonelt betingede produkter ikke var utelukket, forutsatt at produktet er originalt. Dette innebærer at opphavsrettsbeskyttelse for funksjonelle frembringelser ikke er utelukket. Funksjonaliteten vil imidlertid begrense frembringers mulighet til å gjøre kreative valg, og gjøre det vanskeligere å oppfylle kravet til originalitet. I enkelte tilfeller vil utformingen i så stor grad være bestemt av tekniske hensyn at det ikke er plass for kreative valg, slik at ideen og uttrykket blir sammenfallende (se avsnitt 31, hvor EU-domstolen gir uttrykk for en form for «merger doctrine»). EU-domstolens følger med dette opp det som er lagt til grunn i flere tidligere avgjørelser, senest i C-683/17 Cofemel.

 

Den nasjonale domstolen hadde bemerket at EU-domstolen i C‑395/16 Doceram (omtalt av IP-trollet her), hadde lagt til grunn at det ved vurderingen av om et design kunne registreres til tross for sin tekniske funksjon, skulle legges vekt på om den tekniske funksjonen kunne oppnås gjennom en annen utforming. Det ble derfor stilt spørsmål om en tilsvarende tilnærming kunne ha betydning for opphavsrettsvernet til funksjonelle utforminger. 

 

EU-domstolen kommenterer ikke dette direkte, men avviser i praksis denne tilnærmingen gjennom sin tilnærming hvor en teknisk funksjon begrenser frembringers valgmuligheter. For funksjonelle design har det etter C‑395/16 Doceram betydning om en teknisk funksjon kan oppnås på andre måter, fordi utformingen da ikke nødvendigvis «bare» er bestemt av en teknisk funksjon, jf. designdirektivet artikkel 7 nr. 1 (dsl. § 8. nr. 1). For opphavsrettsbeskyttelsen er derimot muligheten til å oppnå det samme gjennom en annen utforming uten betydning, fordi den utformingen frembringer selv har valgt uansett vil begrense hans egne valgmuligheter.

 

C-753/18 Fleetmanager omhandlet spørsmålet om utleie av leiebiler med radio innebar en tilgjengeliggjøring til allmennheten av opphavsrettsbeskyttet musikk som leier av bilen kunne få tilgang til ved å bruke radioen. Spørsmålet er ikke ukjent i Norge, hvor Borgarting lagmannsrett i 2014 kom til at slik utleie ikke kunne anses som fremføring etter åvl. 1961 § 45b, jf. § 2.

 

Leiebil?

EU-domstolen kom på samme måte til at bilutleie ikke innebar en overføring til allmennheten etter infosoc-direktivet artikkel 3 nr. 1 og utleiedirektivet artikkel 8 nr. 1. Dette begrunnes i at den rene tilrådighetsstillelse av fysiske midler som muliggjør overføring, etter fortalen til infosoc-direktivet punkt 27 i seg selv ikke anses som en overføring (avsnitt 33), og at utleie av biler bare kan anses som en slik tilrådighetsstillelse (avsnitt 34). Det var da ikke nødvendig å ta stilling til om utleien innebar overføring til en «allmennhet» (avsnitt 38). 

 

EU-domstolen går ikke særlig langt inn på grensedragningen mellom ren tilrådighetsstillelse og overføring, men fremhever i avsnitt 32 betydningen av brukers rolle og om hans handlinger er bevisste. Utleie av biler med radio skiller seg derfor fra det å bevisst installere TVer og radioapparater, for eksempel på et rehabiliteringssenter, slik at ens kunder får tilgang til innholdet som sendes, jf. C-117/15 Reha Training (avsnitt 35). Det kan riktignok spørres hvor veiledende dette er. En forskjell ligger muligens i at de fleste biler er utstyrt med radio, og at utleier i så fall må gjøre noe aktivt for å forhindre tilgang, mens innehaveren av et rehabiliteringssenter eller et hotell aktivt installerer TVer og radioapparater.  
 

På den annen side vil det være tilfeller hvor man ganske bevisst har gitt tilgang til utstyr som muliggjør overføring av verk, men hvor man vil vike tilbake for å kalle det en overføring til allmennheten. De norske forarbeidene nevner for eksempel at det å gi allmennheten tilgang til en datamaskin som gir tilgang til internett på et offentlig bibliotek, ikke innebærer en overføring av alle verk på internett. Spørsmålet er om man i stedet må vurdere brukers bevissthet i relasjon til å gi mottaker verkstilgang, og hvorvidt dette er et hovedformål eller bare en underordnet følge. Et moment her bør, i samsvar med EU-domstolens øvrige praksis, være om virksomheten har profittformål, og viktigere, i hvilken grad dette profittformålet knyter seg til verksformidlingen

 

I dette perspektivet vil det å gi pubgjester og pasienter på et rehabiliteringssenter tilgang til fotballkamper og andre TV-sendinger, anses som overføringer til allmennheten, mens det å gi leier av en leiebil og besøkende på et bibliotek tilgang til en bil med radio og en datamaskin med tilgang til internett, ikke gjør det.

 

C-637/19 BY omhandlet spørsmålet om sending av et opphavsrettsbeskyttet fotografi per post og e-post som bevis i en sivil sak for domstolene, innebar spredning og overføring til «allmennheten».

 

EU-domstolen la som i sin tidligere praksis til grunn at tilgjengeliggjøring skjer til en «allmennhet» når den skjer til et betydelig, ubestemt antall mottakere. På bakgrunn av dette ble tilgjengeliggjøring i forbindelse med en sivil rettsak, som i den foreliggende saken, ansett å skje til en klart definert lukket krets av personer, ikke til et ubestemt antall potensielle mottakere. Tilgjengeliggjøring til domstolen og andre parter i saken ble derfor ikke ansett som en tilgjengeliggjøring til «allmennheten».

 

EU-domstolen tok med dette ikke stilling til det særdeles interessante spørsmålet om hva som utgjør en «allmennhet» skal vurderes annerledes for spredning etter infosocdirektivet artikkel 4 enn for overføring etter artikkel 3 nr. 1. I norsk rett har det vært argumentert for at det bør stilles strengere krav til hva som anses som en «allmennhet» der mottaker gis en mer varig verks­tilgang, for eksempel ved spred­ning av fysiske eksemplarer. Dette bør være et standpunkt som kan opprettholdes inntil EU-domstolen eventuelt gir uttrykk for noe annet. 

 

Flere interessante saker forventes avgjort inneværende år. EU-domstolen har allerede avgjort C-392/19 VG Bild-Kunst. Det ble her lagt til grunn at inline-lenking til (embedding av) bilder som er lagt ut med tekniske begrensninger for å hindre slik lenking, innebærer opphavsrettsinngrep, selv om bildene er lagt ut med rettighetshaver samtykke.

 

Forente saker C‑682/18 og C‑683/18 YouTube og Cyando omhandler spørsmålet om YouTube foretar en selvstendig overføring til allmennheten etter infosoc-direktivet artikkel 3 når de legger til rette for brukernes opplasting på sin plattform. Spørsmålet er særlig interessant i relasjon til gjennomføringen av digitalmarkedsdirektivet artikkel 17, som regulerer dette spørsmålet: Dersom spørsmålet besvares benektende, kan artikkel 17 ikke anses som en kodifisering av gjeldende rett, men som en ny lex specialis regulering av innholdsplattformer. Generaladvokaten har i sin anbefaling besvart spørsmålet benektende.


C-13/20 Top System omhandler spørsmålet om rett til dekompilering av datamaskinprogrammer for å rette feil i programmet. Programvaredirektivet artikkel 6 gir rett til dekompilering, men bare for å oppnå funksjonelt samvirke med andre programmer. Spørsmålet som er stilt til EU-domstolen er om en rett til dekompilering for å rette feil likevel kan utledes av direktivets artikkel 5. Generaladvokaten har i sin anbefaling besvart spørsmålet bekreftende.

 

Og sist, men ikke minst, C-597/19 Mircom, hvor spørsmålet er om «seeding» av torrentfiler som muliggjøre nedlasting av opphavsrettsbeskyttet materiale innebærer en overføring til allmennheten. Generaladvokaten har i sin anbefaling besvart spørsmålet bekreftende.

 

Ymist anna

 

"Fiskerne" på Y-blokka før riving
Foto: Helge Høifødt - CC BY-SA

"I trettende time" fremmet arvingene etter arkitekten Erling Viksjø og kunstneren Carl Nesjar søksmål mot staten for å hindre riving av Y-blokka. Det ble anført at de to hadde medopphavsrett til frisene «Fiskerne» og «Måken», og at riving ville innebære en krenkelse av denne opphavsretten.

 

Y-blokka ble imidlertid revet, og «Fiskerne» og «Måken» ble skåret ned og satt på lager for å stilles ut på nytt i et nytt regjeringskvartal. Søksmålet går så vidt dette immaterialrettstrollet forstår, imidlertid videre.

 

Det er ikke oppgitt hva de opphavsrettslige anførslene nærmere består i. Men trolig kan det være at utstilling på et annet sted enn som del av den opprinnelige Y-blokka, innebærer ny tilgjengeliggjøring som trenger samtykke og at utstilling på et nytt sted innebærer en krenkelse av respekten for verket etter åvl. § 5.

 

Staten har tidligere tilsynelatende lagt til grunn at det bare er Picasso som har opphavsrett til frisene. Selv om det nok kan argumenteres for at «Fiskerne» og «Måken» ikke er en del av et fellesverk med Y-blokka som sådan, slik at arkitekten Erling Viksjø ikke har medopphavsrett, er det nok vanskeligere å argumentere for at kunstneren Carl Nesjar ikke har slik medopphavsrett.

 

Så vil det vise seg om frisene blir stående på lager eller blir utstilt som en del av et nytt regjeringskvartal.

 

Koronapandemien og påfølgende økt forekomst av digital undervisning, har vekket diskusjonen universitets- og høyskoleansattes opphavsrett til live igjen. Spørsmålet har ikke bare dreid seg om universitetenes og høyskolenes rett til å bruke ansattes forelesningsopptak, men også til rett til (gjen)bruk av undervisningsmateriale mer generelt. Diskusjonen knyttet seg til et forslag til endring av NTNUs retningslinjer om ansattes immaterialrettigheter, men det har også vært lignende saker også ved andre institusjoner. Av omtale av saken kan nevnes et utvalg av artikler fra Universitetsavisa (3.9.213.9.2122.10.21) og en kommentar fra Olav Torvund i Khrono. Dette immaterialrettstrollet har selv deltatt i debatten, blant annet med en velplassert(?) metafor om uvøren bilkjøring.

09 april 2021

Borgarting lagmannsrett: Olav Thon ikke enerett til «Stortorvets Gjæstgiveri»

I en dom avsagt 23. mars 2021 (19-076871ASD-BORG/01) kom Borgarting lagmannsrett til at bruken av navnet «Stortorvet Gjestgiveri» på Hamar verken krenket varemerkerettigheter eller vern etter markedsføringsloven for Oslo-restauranten «Stortorvets Gjæstgiveri» som innehas av Olav Thon. Thon hadde anført at Hamar-restauranten både gjorde inngrep i registrert og innarbeidet varemerke etter varemerkeloven § 4, samt brudd på restaurantens vern etter markedsføringsloven §§ 30 og 25. Lagmannsretten delte seg i et flertall og et mindretall når det gjaldt spørsmålet om vernet for Olav Thons registrerte varemerke. Flertallet kom til at betegnelsen «Stortorvets Gjæstgiveri» verken hadde iboende særpreg eller var innarbeidet alene. I motsetning til tingrettens konklusjon forelå det etter lagmannsrettens flertalls syn heller ikke andre momenter som tilsa at Hamar-restauranten hadde handlet i strid med markedsføringslovens § 25, eller § 30.  

Norsk varemerkereg.nr. 300006
(Borgarting lagmannsrett)
De fleste av oss som bor eller arbeider i Oslo har nok i mer alminnelige tider vandret både sultne og tørste over Stortorvet på vei hjem fra jobb eller andre steder. Kanskje har du til og med kastet et lengselsfullt blikk mot plassens nordre hjørne og den gule bygningen som huser Olav Thons «Stortorvets Gjæstgiveri» og sett at restaurantens gjester allerede hadde kastet seg over middagstallerkenene. Oslo-restaurantens historie som serveringssted går tilbake til 1700-tallet, og det var først i 1978 Olav Thon kjøpte restauranten og gav den en kraftig ansiktsløftning. Etter mange års drift fikk Thon i 2018 også registrert et kombinerte varemerke for blant annet ulike restaurant- og serveringstjenester i klasse 43 (reg. nr. 300006).

Oslo-restauranten har også benyttet følgende logo i sin markedsføring:

Bildet er hentet fra lagmannsrettens avgjørelse.

 I 2015 etablerte selskapet Madriku AS og eieren Erik Jacobsen restauranten «Stortorvet Gjestgiveri» på Hamar. Hamar-restauranten benytter følgende logo i sin markedsføring (som for øvrig også ble varemerkesøkt):

Bildet er hentet fra lagmannsrettens avgjørelse.

Etter at innehaveren av Oslo-restauranten angivelig ble oppmerksom på noen feilbestillinger som følge av sammenblanding med Hamar-restauranten, saksøkte Olav Thon innehaveren av Stortorvet Gjestgiveri med påstand om varemerkeinngrep i rettigheter tilhørende Stortorvets Gjæstgiveri og krenkelse av deres vern etter markedsføringsloven. 

 

Tingretten var ikke enig med Thon i at det forelå inngrep i verken registrerte eller innarbeidede varemerkerettigheter, men kom til at Hamar-restaurantens bruk av navnet Stortorvet Gjestgiveri var i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25 (avgjørelsen omtalt av IP-trollet her). Innehaveren av Hamar-restauranten anket deretter avgjørelsen til lagmannsretten.

 

Borgarting lagmannsrett delte seg i et flertall og mindretall ved spørsmålet om inngrep i Olav Thons registrerte varemerke for Stortorvets Gjæstgiveri (reg. nr. 300006) etter varemerkeloven § 4 (1) bokstav a) og b). Ettersom restaurantnavnene og utformingen av disse er nokså like var spørsmålet om betegnelsen «Stortorvets Gjæstgiveri» og den visuelle utformingen av denne (slik den fremgår i det registrerte varemerket ovenfor) er særpreget. Flertallet pekte her på at det var snakk om et kombinert merke, og at det i hovedsak var restaurantens fasade og merkets figurative utforming som var vernet. Betegnelsen «Stortorvets Gjæstgiveri» og den visuelle utformingen av denne måtte anses uten særpreg, ettersom den var beskrivende for serveringssteder som ligger ved en slik plass, og derfor ikke er beskyttet. Mindretallet pekte på at kravet til særpreg er lavt, og at den gammeldagse måten å skrive Stortorvets Gjæstgiveri på i gotisk skrift, oppfylte minimumskravet til særpreg.

 

Lagmannsrettens flertall vurderte deretter om betegnelsen STORTORVETS GJÆSTGIVERI var innarbeidet som Olav Thons varemerke etter varemerkeloven § 3 (3)  også for Hamar-regionen (slik dette IP-trollet leser avgjørelsen synes det som at flertallet lang på vei mener det foreligger innarbeidelse for Oslo). For lagmannsretten var det blant annet lagt frem en markedsføringsundersøkelse, men etter rettens oppfatning kunne denne ikke ilegges avgjørende betydning i retning av at den relevante omsetningskretsen oppfattet STORTORVETS GJÆSTGIVERI som et «særmerke» for Olav Thons restaurant. Etter flertallets syn forelå det heller ikke innarbeidelsesdokumentasjon utenfor Oslo som tilsier at betegnelsen var innarbeidet utenfor dette området, som for eksempel Hamar-regionen.

 

Når det gjaldt spørsmålet om bruken av restaurantnavnet Stortorvet Gjestgiveri krenket Stortorvets Gjæstgiveri sitt vern etter markedsføringsloven viste lagmannsrettens kort til at det ikke forelå tilleggsmomenter som tilsa at lovens §§ 30 eller 25 fikk anvendelse. Det ble i denne forbindelse særlig vist til at restaurantene holdt til i ulike deler av landet, og at kundegrunnlaget var ulikt.

 

Anken fra innehaveren av Hamar-restauranten Stortorvet Gjestgiveri ble dermed tatt til følge, og Olav Thon ble også dømt til å betale motpartens sakskostnader for begge instanser. Etter dette IP-trollets syn er saken interessant varemerkerettslig fordi den omhandler et merke som, uavhengig av om en følger lagmannsrettens flertall eller mindretalls syn, befinner seg på den nedre delen av særpregsskalaen. Avgjørelsen viser at det for stedsangivende merker som kan sies å være av mer generisk karakter (dvs. ikke stedsbestemte som for eksempel Oslo) skal lite til for at merket oppfattes som beskrivende (uten særpreg). Innehavere av virksomheter med et slikt generisk stedsnavn må derfor anses å ta en bevist risiko når det gjelder registrerbarheten av slike betegnelser som varemerker, og håndhevelsen av slike betegnelser etter andre relevante regler, til tross for innarbeidelse i sin egen region over generasjoner.