29 januar 2018

Borgarting lagmannsretts dom i RiksTV-saken ("You boys have had your fun. Now pay for it" )

Den 4. desember 2017 avsa Borgarting lagmannsrett dom i saken mellom RiksTV og TONO om RiksTVs distribusjon av tv-sendinger fra utlandet til norske seere gjennom det digitale bakkenettet innebærer en selvstendig tilgjengeliggjøring av opphavsrettsbeskyttet innhold etter åndsverkloven § 2. Tv-sendingene som RiksTV distribuerer mottar Riks-TV via krypterte signaler direkte fra tv-selskapene (kringkasterne) og distribusjonen skjer samtidig med tv-selskapenes kringkasting. Den alternative betraktningsmåten som forgjeves ble anført av RiksTV var at RiksTVs formidling av tv-signalene kun var en del av kringkastingsselskapenes kringkasting av de samme tv-signalene som alt er rettet mot allmennheten, uten at RiksTVs distribusjon medfører overføring til noen "new public", jfr. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-306/05 Rafael Hotels, forente saker C‑403/08 og C‑429/08 Football Association Premier League and Others og C-117/15 Reha Training. Ifølge denne alternative betraktningsmåten, var det kringkasterne som hadde ansvaret for klarering av rettighetene til tv-signalenes innhold med rettighetshaverne og eventuelle økonomiske krav skulle derfor vært fremmet mot dem, og ikke mot RiksTV.

Borgarting lagmannsrett støttet seg på Høyesteretts obiter i saken mellom Norwaco og GET (HR-2016-562-A) som gjaldt om GETs distribusjon av tv-sendinger etter en liknende modell som RiksTV innebar en sekundærbruk (videresending) av kringkastingssendinger som falt inn under åndsverkloven § 34  Høyesterett la den gang til grunn at GETs distribusjon utgjorde en del av den primære kringkastingen, men både flertallet og mindretallet uttalte i respektive slengbemerkninger at den distribusjon som GET stod for, var et forhold som var omfattet av åndsverkloven § 2  jfr. dommens avsnitt 54 og 64. Det solidaransvaret som Høyesterett etablerte i Norwaco-dommen ble formulert slik av Høyesteretts flertall i avsnitt 54:
"Imidlertid er det ingen tvil om at i den grad GET AS distribuerer tv-kanaler som inneholder beskyttede verk, fordrer det at GET AS sikrer at bruken er klarert. I avtalene mellom SBS og GET AS er det forutsatt at SBS skal klarere alle opphavsrettigheter for utsendelsen i kabel. GET AS har et selvstendig ansvar og vil bli ansvarlig overfor opphavsmennene hvis SBS ikke oppfyller denne forpliktelsen".
Høyesteretts mindretall var ikke mindre klare i sin formulering i avsnitt 64:
"I den grad rettighetene til kabeldistribusjonen ikke allerede er klarert av SBS, er det Get som plikter å klarere disse. Get er en kommersiell aktør som selger ulike kanalpakker til sine abonnenter. Partene er enige om at Gets fremføring ikke er begrenset til å yte SBS teknisk krinkastingsbistand. De avtalene SBS og Get måtte ha inngått om hvilket selskap som skal forestå rettighetsklareringen, er følgelig ikke avgjørende i forholdet mellom Get og rettighetshaverne."
På bakgrunn av disse uttalelsene, gjorde Borgarting lagmannsrett relativt kort prosess med RiksTVs argumenter og kom frem til at RiksTVs distribusjon innebar en selvstendig tilgjengeliggjøring etter åvl. § 2  som RiksTV måtte klarere med TONO.

Immaterialrettstrollets slengbemerkninger
Selv om trollet i og for seg har adskillig sans for lagmannsrettens resultat, sett i lys av rettighetshavernes inntektsbortfall i takt med den tekniske utdateringen av videresendingsretten etter åndsverkloven § 34,  er ikke trollet sikkert på om begrunnelsen er soltett, selv om denne har klar støtte i Høysteretts slengbemerkninger i Norwaco-saken. Spørsmålet som trollet stiller seg er om Høyesteretts slengbemerkninger ikke fremstår som noe dårlig begrunnede. En tanke om at en videreformidling av en kringkastingssending fra utlandet som finner sted her i Norge skal kunne være gjenstand for rettighetshaveres enerett etter åndsverkloven § 2 er ikke uten videre uproblematisk i relasjon til sendelandprinsippet i EUs satellitt- og kabeldirektiv (93/83/EC) som slår fast at de opphavsrettslig relevante handlingene knyttet til en kringkastingssending ene og alene skal anses for å finne sted i kringkastingssendingens «country of origin». Direktivet har nylig vært gjenstand for høring og Kommisjonens "report on the public consultation on the review of the EU Satellite and Cable Directive" kan leses her.

Når det er sagt, synes imidlertid dette trollhodet (som er gammelt nok til å huske videokassettenes glansdager) at Høyesterett og Borgarting lagmannsretts linje gir vage assosiasjoner til EU-domstolens tilnærming i sak C-200/96 (Metronome Music). Saken gjaldt i korte trekk spørsmålet om lovligheten av den eksklusive utleieretten som ble etablert med EUs utleiedirektiv (92/100/EEC), og som gikk på tvers av tradisjonelle opphavsrettslige betraktninger om konsumpsjon av åndsverk. Tanken om at opphavsmannen skulle få vederlag for utleie av et fysisk eksemplar av et åndsverk som hadde blitt lovlig solgt, og hvor opphavsmannen alt hadde fått vederlag i forbindelse med salget, var ikke ukontroversielt. I dommens avsnitt 15 og 16, uttaler EU-domstolen at:
“However, as the Court pointed out in Case 158/86 Warner Brothers and Metronome Video v Christiansen [1988] ECR 2605, literary and artistic works may be the subject of commercial exploitation by means other than the sale of the recordings made of them. That applies, for example, to the rental of video-cassettes, which reaches a different public from the market for their sale and constitutes an important potential source of revenue for makers of films.

In that connection, the Court observed that, by authorising the collection of royalties only on sales to private individuals and to persons hiring out video-cassettes, it is impossible to guarantee to makers of films a remuneration which reflects the number of occasions on which the video-cassettes are actually hired out and which secures for them a satisfactory share of the rental market. Laws which provide specific protection of the right to hire out video-cassettes are therefore clearly justified on grounds of the protection of industrial and commercial property pursuant to Article 36 of the Treaty (Warner Brothers and Metronome Video, cited above, paragraphs 15 and 16)".
På samme måte som utleie av videokasetter skapte et nytt marked for kommersiell utnyttelse av fysiske eksemplarer av åndsverk som alt hadde blitt satt ut på markedet med opphavsmannens samtykke, skaper RiksTVs forretningsmodell AS et nytt marked for kommersiell utnyttelse av TV-sendinger som på mange måter erstatter de videresendingene etter åndsverkloven § 34  Slik utleiernes virksomhet førte til en mer utstrakt bruk av de berørte åndsverkene, fører også RiksTVs distribusjon til en mer utstrakt tilgjengeliggjøring og bruk av opphavsrettsbeskyttet innhold i tv-sendinger. At rettighetshaverne i en slik situasjon skal kunne ha mulighet til å fremforhandle et vederlagsnivå med RiksTV som gjenspeiler den faktiske bruken og inntektsgenereringen av de berørte åndsverkene fremstår ikke nødvendigvis som urimelig. Opphavsretten handler tross alt ikke først og fremst om å detaljregulere tekniske spissfindigheter i vår stadig mer kompliserte underholdningshverdag, men om å sikre rettighetshavere et rimelig vederlag som svarer til den kommersielle bruken av åndsverk.
Dommen er anket til Høyesterett og det gjenstår å se om Høyesterett ønsker å ta seg tid til å reflektere over sine slengbemerkninger fra 2016.

Opphavsrettsåret 2017

Vi fortsetter oppsummeringen av immaterialrettsåret 2017 med en gjennomgang av opphavsretten. (Les også oppsummeringene i varemerkerett, patentrettdesignrett og markedsføringsrett.) Og det har vært et begivenhetsrikt opphavsrettsår! Vedtak av ny åndsverklov snublet på oppløpssiden. EUs arbeid med etableringen av et digitalt indre marked fortsetter. Norsk rettspraksis har i året som gikk vært preget av en racerbil og en berg-og-dalbane som kjørte hele veien til Høyesterett. Høyesterett har videre trukket opp visse grenser for muligheten til å få utlevert abonnementsopplysninger når man har avdekket piratkopiering. Spørsmålet om den opphavsrettslige reguleringen av kringkasting gjennom kabel fortsetter, og Økokrim har forsøkt å beslaglegge og inndra et popcornrelatert domenenavn i en sak som har gått som en jo-jo i rettssystemet. På europeisk nivå har EU-domstolen blant annet fortsatt sin utpensling av eneretten til overføring til allmennheten. 

Nasjonal og europeisk lovgivning 
Kilde: Flicr - CC BY
Alt lå til rette for at Stortinget skulle få vedtatt ny åndsverklov i løpet av vårsesjonen 2017 når stortings­propo­si­sjonen til loven ble fremlagt like før påske. Så enkelt var det imidlertid ikke. Det opprinnelige forslaget i Høringsnotatet inneholdt i § 5-6 første ledd et forslag til lovfesting av den såkalte «Knophs maksime», hvor opphavsretten til åndsverk som er skapt i arbeidsforhold går over til arbeids­giver «i den utstrekning det er nødvendig for at ansett­elses­for­holdet skal nå sitt formål». I proposisjonen ble bestemmelsen renummerert til § 71 og ordlyden endret til «i den utstrekning arbeidsforholdet forutsetter at det skapes åndsverk, og slik overgang er nødvendig og rimelig for at arbeidsforholdet skal nå sitt formål». I tillegg ble det i proposisjonen foreslått et nytt § 71 andre ledd om at første ledd «gjelder tilsvarende i oppdragsforhold, og i lignende tilknytningsforhold hvor verket skapes på bestilling og opphaveren er uten økonomisk risiko for resultatet av det som skapes».

Dette fikk flere av kunstnerorganisasjonene til å reagere, da man var redd for at en lovfesting av opphavsrettens overgang i oppdragsforhold kunne gjøre at verk skapt av selvstendige oppdragstakere ville gå over til oppdragsgiver i større grad enn tilfellet er i dag (se for eksempel her, her og her).  Regjeringen forsøkte riktignok å oppklare at forslaget bare var ment å kodifisere det som allerede var gjeldende rett. Enden på visa ble at imidlertid regjeringen trakk forslaget til § 71 i sin helhet, inkludert forslaget til lovfesting av opphavsrettens overgang i arbeidsforhold. Stortinget utsatte deretter behandlingen av loven. Familie- og kulturkomiteen har nå satt frist til 1.2.2018 for utenforstående til å sende inn det som betegnes som et «høringsnotat»,hvorpå det vil bli avholdt en åpen høring den 5.2.2018. Stortinget tar med dette sikte på å få vedtatt ny åndsverklov i løpet av vårsesjonen. Om loven blir vedtatt vil den etter sigende tre i kraft 1.1.2019.

Kilde: Wikimedia
EU-kommisjonens gjennomføring av strategien for etablering av et «digitalt indre marked» går fremover. Som Immaterial­retts­trollets lesere sikkert er kjent med ble det i 2016 fremlagt et forslag til direktiv omopphavsrett i det digitale indre marked (COM(2016) 593 final). Direktivforslaget inneholdt blant annet forslag til regler om en naborett for pressepublikasjoner («snippets») i artikkel 11, en regel om en form for ansvar for tilbydere av nettjenester i artikkel 13 samt unntak for rett til datautvinning («data mining») i artikkel 3, et unntak for undervisningsbruk i artikkel 4 og et unntak for eksemplarfremstilling i kulturinstitusjoner i artikkel 5. Forslaget er etter dette blitt behandlet i parlamentet, og det estiske presidentskapet la like før jul frem et konsolidert endringsforslag. De mest omdiskuterte bestemmelsene i direktivforslaget – «presseretten» i artikkel 11 og ansvarsbestemmelsen i artikkel 13 – ser foreløpig ut til å bli beholdt.

I slutten av 2015 la EU-kommisjonen også frem forslag tilforordning om portabilitet av digitalt innhold («geoblocking»-forordningen) (COM(2015)627 final). Formålet med forordningen er å redusere såkalt «geoblocking», hvor innhold på nett bare gjøres tilgjengelig i enkelte land, men ikke i andre. Forordningen foreslo en regel om portabilitet, hvor borgere med domisil i en medlemsstat skulle kunne benytte digitalt innhold de abonnerte på i denne staten også når de midlertidig oppholder seg i andre medlemsstater. Et endringsforslag ligger nå etter sigende klart til første lesing i EU-parlamentet. Sammenlignet med det opprinnelige forslaget snevres blant annet regelen om midlertidig opphold inn ved at den er gitt en tidsbegrensning. Hva som utgjør domisilstaten og bekreftelsen av at borgeren faktisk har sitt domisil i denne staten er også nærmere presisert.

Norsk praksis
«Il Tempo Gigante» - filmbilen
Som de fleste har fått med seg har norsk opphavsrett i året som gikk vært preget av en racerbil og berg-og-dalbanen som ble bygget på grunnlag av denne. Kjell Aukrust skapte Flåklypa-universet, blant annet en tegning av racerbilen «Il Tempo Gigante». Denne ble i samarbeid med Ivo Caprino og Caprino Filmcenter til filmbilen «Il Tempo Gigante» i filmen «Flåklypa Grand Prix» i 1975. I 2014 oppførte Hunderfossen familiepark berg-og-dalbanen «Il Tempo Extra Gigante» etter avtale med Aukruststiftelsen. Caprino Filmcenter saksøkte da Hunderfossen da de anførte at «Il Tempo Extra Gigante» innebar et opphavsrettsinngrep i filmbilen «Il Tempo Gigante». Aukruststiftelsen trådte også inn som part i saken.

Hunderfossen og Aukruststiftelsen fikk i fullt medhold i Sør-Gudbrandsdals tingretts dom fra oktober 2015 (omtalt av IP-trollet her). I dom av 9.1.2017 (omtalt av IP-trollet her)  la flertallet i Eidsivating lagmannsrett derimot til grunn at Caprino hadde en langt mer omfattende opphavsrett til filmbilen «Il Tempo Gigante», og at berg-og-dalbanen «Il Tempo Extra Gigante» innebar et inngrep i denne opphavsretten. Det ble også lagt til grunn at navnet «Il Tempo Extra Gigante» innebar et inngrep i åndsverklovens (§ 46) tittelvern av «Il Tempo Gigante», som Caprino ble ansett å ha rettigheter til.

«Il Tempo Extra Gigante»
Foto: Åshild Eidem, Aftenposten
Høyesterett kom i sin dom av 15.11.17 (omtalt av IP-trollet her) til motsatt resultat, og la enstemmig til grunn at berg-og-dalbanen «Il Tempo Extra Gigante» ikke innebar et inngrep opphavsretten Caprino Filmcenter har til filmbilen «Il Tempo Gigante». Det ble lagt til grunn at Caprino Filmcenters bidrag til filmbilen var begrenset til den kunst­håndverksmessige ut­form­ingen av filmbilen. Disse trekkene fantes imidlertid ikke i «Il Tempo Extra Gigante», og sistnevnte innebar derfor ikke et inngrep i Caprinos bearbeidelse. Caprino kunne heller ikke anses å ha vern for tittelen «Il Tempo Gigante» etter åndsverkloven § 46.

Høyesterett klargjør gjennom sin tolkning av åndsverkloven § 4 at vernet av en bearbeidelse ikke rekker lenger enn bearbeiderens skapende innsats til bearbeidelsen. Man kan ikke, som lagmannsretten, legge til grunn at det er helhetsinntrykket av filmbilen som utgjør den bearbeidelsen Caprino har opphavsrett til. Man må derimot klarlegge hvilke selvstendige endringer og tillegg bearbeideren har tilført originalverket, og deretter vurdere om disse oppfyller kravet til verkshøyde. Det er for så vidt ikke oppsiktsvekkende at opphavsrettsvernet ikke rekker lenger enn opphavsmannens originale bidrag. Det er likevel klargjørende å få det presisert av Høyesterett at dette ikke stiller seg annerledes for bearbeidelser som skjer i samarbeid med opprinnelig opphavsmann.
  
I HR-2017-833-A (Scanbox) hadde rettighetshaveren til filmen «The Captive» (en film som ikke er i nærheten av samme regissørs «The Sweet Hereafter») begjært utlevering av abonnementsopplysninger til IP-adressene til åtte abonnenter som hadde lastet ned hele eller deler av filmen gjennom BitTorrent-fildelingsnettverk. Lagmannsretten hadde ikke tatt begjæringen til følge, og Høyesterett i avdeling kom til samme resultat. Høyesterett uttalte at det ved vurderingen etter åvl. § 56b tredje ledd må foretas en konkret vurdering, hvor personvernhensyn veies mot rettighetshaverens interesser, og at lagmannsrettens kjennelsesgrunner måtte forstås slik at den var oppmerksom på at personvernhensyn måtte trekkes inn i vurderingen. Det var heller ikke uttrykk for feil lovforståelse når lagmannsretten hadde lagt vekt på at det ikke var ført bevis for at krenkelsen var av «et visst omfang».

Lagmannsretten hadde lagt til grunn at det ikke var sannsynliggjort deling ut over den saksøker hadde avdekket gjennom sin etterforskningsprogramvare - dvs. den deling som hadde skjedd mens etterforskningsprogramvaren var en av flere som var koblet opp og lastet ned den delte filen. Som Høyesterett påpeker, viser imidlertid lagmannsrettens kjennelsesgrunner «at lagmannsretten har vært oppmerksom på at deltakelse i nettverk som benytter BitTorrent-protokollen, lett kan føre til vesentlig spredning av verket», selv om dette «ikke ble tillagt avgjørende vekt så lenge det ikke er ført konkret bevis for "et visst omfang"». Dette antyder at Høyesterett mener at lagmannsretten hadde tatt høyde for slik ytterligere tilgjengeliggjøring når den likevel kon til at hensynene som taler for utlevering ikke veide veier tyngre enn hensynet til taushetsplikten, og at dette er en rettsanvendelse Høyesterett ikke mener bygger på en uriktig lovtolkning. Dette må innebære at nedlasting og deling av én enkelt film normalt ikke vil oppfylle vilkårene for utlevering av abonnementsopplysninger etter åvl. § 56b selv om slik nedlasting medfører risiko for en viss videre tilgjengeliggjøring av den nedlastede filmen. Det samme må muligens gjelde for nedlasting av et svært begrenset antall åndsverk.

Spørsmålet om den opphavsrettslige reguleringen av kringkasting gjennom kabel fortsetter. I  den såkalte Norwaco-saken kom Høyesterett som kjent til at distribusjon av TV-kanaler som kabelselskapet hadde mottatt gjennom en kryptert fiberforbindelse, ikke innebar videresending etter åvl. § 34 som gjorde at innholdet som ble distribuert måtte klareres med Norwaco. En ikke ulik sak har i flere år versert mellom RiksTV og TONO (omtalt av IP-trollet her). Hovedspørsmålet i saken er om RiksTVs distribusjon av tv-sendinger fra utlandet til norske seere gjennom det digitale bakkenettet, innebærer tilgjengeliggjøring etter åndsverkloven § 2 eller om slik distribusjon i rettslig henseende må anses som samme handling som kringkastingen som allerede har skjedd i utlandet. Den 4.12.17 avsa Borgarting lagmannsrett dom i saken, hvor man, i likhet med Oslo tingrett, kom til at RiksTVs distribusjon innebar en selvstendig tilgjengeliggjøring etter åvl § 2 som RiksTV måtte klarere med TONO. Saken er anket til Høyesterett, men det er ennå ikke besluttet om den vil bli sluppet inn.

Ut over dette har Økokrim i året som har gått ufordrødent jobbet for å beslaglegge og inndra et domenenavn  lenket til sider hvor man kunne laste ned et program som gjorde det mulig å strømme film og serier.

Popcorn Time er et program i forskjellige versjoner som, ved bruk av BitTorrent-teknologi, gjør det mulig å strømme filmer og serier tilnærmet på samme måte som kommersielle strømmetjenester som Netflix og HBO. Innholdet man får tilgang til i programmet vil primært være lagt ut uten rettighetshavernes samtykke, men teknologien er ikke begrenset til slik bruk.

Foreningen IMCASREG8 er innehaver av domenenavnet popcorn-time.no. Siden inneholdt lenker til andre nettsteder hvor ulike versjoner av programmet Popcorn Time og instruksjoner om hvordan programmet skulle installeres og brukes. Etter en ransaking hos selskapet Internet Marketing Consults, som delte adresse med IMCASREG8, besluttet Økokrim 8.2.17 å ta beslag i bruksretten til popcorn-time.no med sikte på en senere inndragning. Follo tingrett avsa 3.2.17 kjennelse hvor begjæringen om opphevelse av beslagene ikke ble tatt til følge. Etter anke opphevet Borgarting lagmannsrett den 4.5.17 tingrettens kjennelse på grunn av manglende kjennelsesgrunner. Follo tingrett behandlet saken på ny, og avsa 28.8.17 ny kjennelse hvor beslaget ble opprettholdt. 18.10.17 avsa Borgarting ny kjennelse hvor anken dels hevet (fordi dokumentinnsyn hadde blitt gitt) og dels forkastet. Høyesteretts ankeutvalg forkastet 22.11.17 anke over Borgartings kjennelse.

13.9.17 utferdiget Økokrim forelegg med inndragning av bruksretten til popcorn-time.no. 12.1.18 avsa Follo tingrett dom hvor IMCASREG8 ble dømt til slik inndragning. IMCASREG8s advokat har meddelt at saken vil bli anket.

Europeisk praksis
EU-domstolen har i året som har gått fortsatt utviklingen av kravet til overføring til allmennheten i infosoc­direktivet artikkel 3 nr. 1. I C-527/15 Filmspeler (omtalt av IP-trollet her) slo EU-domstolen fast  at salg av avspillingsutstyr som gjør at bruker lett kan strømme ulovlig materiale innebærer et opphavsrettsinngrep i form av overføring til allmennheten i infosoc­direktivet artikkel 3 nr. 1. Domstolen slo videre fast at slik strømming i seg selv utgjør en ulovlig midlertidig eksemplarfremstilling etter opphavsretts­direktivet artikkel 5 nr. 1, noe som innebærer at strømming av ulovlig innhold i seg selv må anses som et opphavsrettsinngrep.

Dette ble fulgt opp i C‑610/15 Ziggo, hvor EU-domstolen la til grunn at indeksering av torrentfiler og det å gi mulighet til å søke i disse gjennom nettstedet The Pirate Bay måtte anses som en overføring til allmennheten.

Årets tredje og siste avgjørelse om overføring til allmennheten er C-265/16 VCAST (omtalt av IP-trollet her). Saken var opprinnelig formulert som et spørsmål om rekkevidden av unntaket for lovlig privatkopiering, og i hvilken grad en tjeneste som på kundens forespørsel gjorde opptak av kringkastingssendinger og gjorde disse tilgjengelig for kunden var omfattet av dette. EU-domstolen slo fast at unntaket for lovlig privat eksemplarfremstilling i infosocdirektivet artikkel 5 nr. 2 bokstav b ikke omfatter tilfeller hvor formålet med eksemplarfremstilling er tilgjengeliggjøring for allmennheten som ikke har rettighetshavers samtykke. VCASTs tjeneste, hvor kunden valgte det programmet som skulle tas opp og VCAST hentet det aktuelle TV-signalet og tok opp programmet på kundens skylagringstjeneste slik at kunden kunne se på programmet når han ønsket, innebar en uautorisert overføring til allmennheten fordi kunden på denne måten fikk tilgang til programmer den ellers ikke nødvendigvis ville ha hatt tilgang til. Dette innebar at eksemplarfremstillingen av programmene som var nødvendig for å gjennomføre denne overføringen derfor ikke innebar lovlig privatkopiering etter artikkel 5 nr. 2 bokstav b.

Med avgjørelsene i C-527/15 Filmspeler og C‑610/15 Ziggo følger EU-domstolen opp avgjørelsene i C-466/12 Svensson, C- 348/13 BestWater og C-160/15 GS Media, hvor det legges til grunn at lenking til verk som er gjort tilgjengelig på Internett innebærer overføring til allmennheten etter opphavsretts­direktivet artikkel 3 nr. 1. I Filmspeler og Ziggo går imidlertid EU-domstolen ett skritt lenger, idet både det å tilby en mediespiller med lenker og det å indeksere torrentfiler og å gi mulighet til å søke i disse anses som en mer avledet handling enn det å legge lenker direkte ut på nett. Dette innebærer en ganske klar utvidelse av hva som anses som overføring til allmennheten etter infosocdirektivet artikkel 3 nr. 1.

Det er særlig to ting som peker seg ut som sentrale ved de to avgjørelsene. For det første synes EU-domstolen tilsynelatende å lette på kravet til at overføringen må innebære en «indispensable intervention» som gjør at sluttbruker får tilgang til verket. Dette kravet fremheves særlig i C‑403/08 and C‑429/08 Football Association Premier League and Others, hvor EU-domstolen fremhever at en slik «intervention is not just a technical means to ensure or improve reception of the original broadcast in the catchment area, but an act without which those customers are unable to enjoy the broadcast works, although physically within that area». EU-domstolen i både Filmspeler og Ziggo påpeker riktignok i sin generelle gjennomgang at det i vurderingen av om det foreligger en overføring til allmennheten, skal tas hensyn til om mottaker ville hatt tilgang dersom brukeren ikke hadde foretatt handlingen (punkt 31). I den konkrete subsumsjonen synes det derimot å være tilstrekkelig at salget av «Filmspeler» gir mottaker direkte tilgang til verkene.

For det andre fremhever EU-domstolen betydningen av kunnskap om lovligheten av det materialet man gir tilgang til. Tradisjonelt har de opphavsrettslige enerettene vært betraktet som objektive normer, hvor inngripers skyld først kom i betraktning ved spørsmålet om sanksjoner. I EU-domstolens avgjørelse i C-160/15 GS Media introduseres imidlertid et krav om kunnskap til om materialet det lenkes til er lagt ut på Internett med rettighetshavers samtykke. Dersom den som lenker vet eller burde vite at dette er tilfellet innebærer lenkingen en overføring til allmennheten.

Dette kravet videreføres både i Filmspeler og Ziggo, hvor det som en del av vurderingen av om det foreligger en overføring for allmennheten. EU-domstolen unnlater imidlertid å oppstille samme presumpsjon for kunnskap man gjorde i GS Media, hvor en kommersiell aktør må forventes å undersøke om materialet det lenkes til er lagt ut med rettighetshavers samtykke og i praksis forventes å ha kunnskap om dette dersom det er tilfellet. En slik generell presumpsjon ville imidlertid også ha vært problematisk sett i sammenheng med ehandelsdirektivets regler om «safe harbour»  for tjenestetilbydere på nett.

I den grad man antok at dette kunnskapskravet bare gjaldt for lenking, er nok det en oppfatning som må revurderes. Det er likevel åpent hva som er det nærmere innholdet av et slikt kunnskapskrav for andre former for tilgjengeliggjøring.

C-265/16 VCAST utgjør på mange måter et mer ordinært spørsmål om tjenesten innebærer at brukerne får tilgang til innhold de ellers ikke ville ha hatt tilgang til og om det i så fall foreligger tilgjengeliggjøring for et nytt publikum. Spørsmålet om lovligheten av skytjenester er imidlertid mer mangfoldig enn VCASTs opptaksløsning, og mye kan tyde på at EU-domstolen kommer til å få flere henvisninger av spørsmål knyttet til skylagring i fremtiden.

Av andre opphavsrettsavgjørelser fra EU-domstolen i året som gikk kan tre avgjørelser om kringkasting kort nevnes. C-138/16 AKM slår fast at retransmisjon av kringkastingssendinger til mottakere som allerede kan ta inn den opprinnelige overføringen ikke kan anses som en overføring til et nytt publikum, fordi rettighetshaver allerede hadde tatt disse mottakerne i betraktning ved den opprinnelige overføringen. Retransmisjonen innebar da ingen overføring til allmennheten etter infosocdirektivet artikkel 3 nr. 1. C-275/15 ITV Broadcasting slår fast at infosocdirektivet artikkel 9, som angir at direktivet ikke påvirker regler om «adgang til radio-og tv-spredningstjenesters kabel», ikke innebærer at strømming av kringkastingssendinger over nett ikke omfattes av direktivet artikkel 3. Og til sist C-641/15 Hotel Edelweiss, som slår fast at det vederlaget som betales for et hotellrom ikke gjør hotellrommet til et sted hvor det er «offentlig adgang mod betaling» i artikkel 8 nr. 3 i utleiedirektivet (dir. 2006/115)

Ellers kan nevnes C-367/15 OTK v SFP, som slår fast at håndhevelsesdirektivet (direktiv 2004/58) ikke forhindrer medlemsstatene fra å ha nasjonal lovgivning som gir rettighetshaver rett til oppreisningserstatning. For norsk rett er dette uansett en akademisk problemstilling, da norske myndigheter presterte det kunststykket å ikke anse håndhevelsesdirektivet for å være EØS-relevant.

Annet
Ut over dette har NFF, NTF og Fotball Media vært i tottene på TV2 om retten til å sende utdrag av fotballkamper fra den norske Eliteserien (omtalt av IP-trollet her). Discovery kjøpte i 2015 medierettighetene til Eliteserien og OBOS-ligaen i Norge for perioden 2017-2022. TV2 påberopte seg imidlertid de såkalte «nyhetsretten» i åvl. § 45a femte ledd som grunnlag for å sende høydepunkter fra kampene. NFF, NTF og Fotball Media reagerte imidlertid på omfanget av disse høydepunktene. Det ble også reagert på tidspunktet og hyppigheten av sendingen av høydepunktene, da TV2 avbrøt sine FotballXtra-sendinger med på forhånd innlagte sportssendinger hvor høydepunktene fra Eliteserien ble vist. NFF & Co. stevnet derfor TV2, og det lå an til et oppgjør i retten. Partene ble imidlertid enige om å legge ned våpnene for denne gangen og saken ble stanset.

Ellers har den mye omtalte saken om apen som tok selfie av seg selv (omtalt av IP-trollet her) fått en foreløpig slutt, da fotografen inngikk forlik med PETA som hadde saksøkt ham på vegne av apen. District Court of the Northern District of California avviste opprinnelig saken fordi dyr ikke kan være innehaver av opphavsrett. PETA anket imidlertid avgjørelsen. Dette immaterialrettstrollet mener det er ganske åpenbart at dyr ikke kan være innehaver av opphavsrett, hverken etter amerikansk eller europeisk rett, og at saken derfor minner mer om et utpressingsforsøk enn en reell tvist. Det er samtidig forståelig at fotografen har ønsket å avslutte saken for å ikke pådra seg flere utgifter. Saken er nødvendigvis ikke avsluttet riktig enda, da ryktene vil ha det til at fotografen visstnok planlegger å saksøke Wikipedia for opphavsrettsinngrep.

25 januar 2018

Designrettsåret 2017

Vi fortsetter oppsummeringen av immaterialrettsåret 2017 med en gjennomgang av designretten. (Les også oppsummeringene i varemerkerett, opphavsrett, patentrett og markedsføringsrett.) Fra et norsk perspektiv har det imidlertid vært et rolig designrettsår. KFIR har ikke behandlet noen designsaker i 2017, og det har, så vidt Immaterialrettstrollet er kjent, heller ikke kommet ny relevant underrettspraksis om designloven. (Snusbokssakene fra 2015 (lenker her, her og her) er faktisk de eneste designsakene KFIR noensinne har behandlet.) På europeisk nivå har det derimot kommet flere interessante avgjørelser fra EU-domstolen, blant annet om verneting, rettsvalg, reparasjon og designsitat samt en uttalelse fra Generaladvokaten om det evige spørsmålet om funksjonelt design.

EU-domstolen har i året som gikk vært ganske opptatt av felger, nærmere bestemt BMWs, Audis og Porsches designregistrerte felger. Det italienske selskapet Acacia produserte felger som i mange tilfeller var rene kopier av disse designregistrerte felgene. Dette resulterte i tre saker for EU-domstolen – én om verneting og to om reparasjonsklausulen i designforordningen artikkel 110.

Europeisk designreg. nr. 000010442-0002
I C-433/16 BMW v. Acacia hadde Acacia reist negativt fastsettelsessøksmål ved byretten i Napoli for å få fastslått at deres felger ikke innebar inngrep i BMWs design samt at BMWs opptreden innebar misbruk av dominerende stilling. BMW bestred rettens stedlige kompetanse, og ved anke til italiensk høyesterett ble flere spørsmål i saken henvist til EU-domstolen.

EU-domstolen la til grunn at designforordningen artikkel 82 måtte tolkes slik at et søksmål om designinngrep i et EU-design må reises ved domstol i saksøktes domisil (her: Tysland), unntatt der det er inngått avtale om verneting etter artikkel 23 eller saksøkte møter frivillig etter artikkel 24 i Brüsselforordningen. EU-domstolen bekrefter med dette at designforordningen på samme måte som varemerkeforordningen, er lex specialis i forhold til Brüsselforordningen.

EU-domstolen avviste videre at saksøker likevel kunne komme inn under Brüsselforordningen regler om at søksmål skal anlegges på stedet for en skadegjørende handling har inntruffet eller vil inntreffe (forordning 44/2001 artikkel 5, nr. 3, nå konsolidert forordning 1215/2012 artikkel 7 nr. 2) ved å anlegge et negativt fastsettelsessøksmål. Saksøker hadde heller ikke noen valgrett mellom verneting etter Brüsselforordningen eller verneting etter designforordningen.

Til sist avviste EU-domstolen at en sak om inngrep etter designforordningen var regulert av Brüsselforordningen fordi det i samme søksmål ble reist krav relatert til misbruk av dominerende stilling.

Forente saker C‑397/16 og C‑435/16 Acacia v. Audi og Porsche omhandlet den såkalte reparasjonsklausulen i designforordningen artikkel 110 (som tilsvarer designdirektivet artikkel 14) som angir at «[d]esign, der udgør en del af et sammensat produkt, som ... er fremstillet eller bruges med det formål at give mulighed for at reparere et sammensat produkt med henblik på at genskabe dets oprindelige udseende, er ikke omfattet af beskyttelse som EF-design, før der på forslag af Kommissionen træder ændringer i kraft i forhold til denne forordning». Spørsmålet om reservedeler var omstridt ved forberedelsen av designforordningen og designdirektivet, og hverken direktivet eller forordningen er endret på dette punktet siden vedtakelsen i 1998 2002.
  
Med sammensatt produkt menes et produkt som består av flere bestanddeler som kan skiftes ut, slik at produktet kan tas fra hverandre og settes sammen igjen (jf. forordningen artikkel 3 c), direktivet artikkel 1 c) og dsl. § 2 nr. 3), typisk et produkt som har deler som kan byttes ut med reservedeler. EU-domstolen slo kort fast at reparasjonsklausulen i artikkel 110 ikke var begrenset til komponenter som er spesielt tilpasset et bestemt produkt, for eksempel et bilpanser som er tilpasset en bestemt bil, men omfatter alle sammensatte produkter, for eksempel felger, hvor det man i prinsippet kan benytte hvilken som helst felg. En felg måtte videre anses som en komponent i det sammensatte produktet bilen utgjorde.

Dette åpner tilsynelatende døren på vidt gap for fremstilling og salg av designbeskyttede reservedeler. EU-domstolen forsøker imidlertid å avhjelpe dette gjennom pålegg om at produsenter og tilbydere av slike reservedeler informerer sine kunder om at disse bare kan benyttes til reparasjon og forplikte kjøper gjennom kontrakt til å begrense bruken av delene til slik bruk. I tillegg må produsent og selger unnlate å selge dersom de vet eller burde vite at reservedelen vil bli brukt på annen måte. Dette immaterialrettstrollet synes det er betimelig å stille spørsmålet om i hvilken grad slike forpliktelser vil ha særlig stor effekt.

Forente saker C‑24/16 og C‑25/16 Nintendo v. Big Ben omhandlet selskapet Big Ben, som fremstiller fjernkontroller og annet tilbehør som er kompatibelt med Nintendos Wii. Disse ble markedsført blant annet på selskapets hjemmeside, og i den forbindelse anvendes det bilder av produkter som svarer til Nintendos registrerte EU-design. Nintendo begjærte blant annet midlertidig forføyning mot Big Bens selskaper både i Tyskland og Frankrike ved Landgericht Düsseldorf. Saken reiste tre hovedspørsmål.

Det første spørsmålet var om Big Bens franske selskap hadde verneting i Tyskland. EU-domstolen la her til grunn designdirektivet utpekte verneting på det sted hvor inngrepet har funnet sted, og at en saksøkt som ikke har sitt domisil på dette stedet (her: Big Bens franske selskap) kan saksøkes sammen med noen som har det (her: Big Bens tyske selskap) etter den tidligere Brüsselforordningen (forordning 44/2001) artikkel 6 nr. 1 (nå forordning 1215/2012 artikkel 8 nr. 1). Dette forutsetter riktignok en viss sammenheng mellom kravene som fremmes. Der dette var tilfellet hadde den tyske domstolen i så fall pan-europeisk jurisdiksjon i saken, og kunne treffe avgjørelse om for eksempel midlertidig forføyning med virkning i alle EUs medlemsstater.

Det andre spørsmålet var i hvilken grad intern tysk rett, i tillegg til designforordningen var anvendelig i en sak hvor varer som ble påstått å innebære inngrep ble tilbudt fra en nettside som også rettet seg mot andre medlemsland og varer ble sendt til andre medlemsstater. Dette avhenger av en tolkning av Rom II-forordningen artikkel 8 nr. 2 om hva som utgjør stedet «in which the act of infringement was committed” to be determined in cases in which the infringer». EU-domstolen la til grunn at dette berodde på en sammensatt vurdering av saksøktes handlinger. Domstolen kunne på grunnlag av dette identifisere det landet hvor inngrepet hadde sitt utspring, typisk landet for distribusjon og markedsføring ble organisert fra. For salg og markedsføring over nett var dette det stedet hvor prosessen med å gjøre tilbud om salg tilgjengelig på nett ble igangsatt.

Kilde: Venturebeat.com
Det tredje spørsmålet var hvorvidt et registrert design kan gjengis (siteres) i form av bilder av designet i forbindelse med lovlig salg av produkter med det formål å illustrere at det solgte produktet kan brukes sammen med det designregistrerte produktet etter designforordningen artikkel 20 nr. 1 bokstav c (som tilsvarer designloven § 10 nr. 3). EU-domstolen la til grunn at dette var tilfellet forutsatt at sitatet er i samsvar med god forretningsskikk, noe som er tilfellet dersom sitatet er gjort på en måte som ikke kan gi inntrykk av at det eksisterer en forretningsmessig forbindelse mellom den som siterer og designhaver, sitatet ikke gir inntrykk av at produktet som selges er en imitasjon eller kopi av det designregistrerte produktet og sitatet ikke utgjør en utilbørlig utnyttelse av designhavers forretningsmessige renommé, jf. C-228/03 Gillette. I tillegg er det en forutsetning at sitatet ikke skader den normale utnyttelsen av designet i urimelig omfang og at kilden angis.

I norsk litteratur har designloven § 10 nr. 3 blitt sett i sammenheng med den opphavsrettslige sitatretten i åndsverkloven § 22 (se Lassen og Stenvik, Designrett 2006 s. 111 og Manshaus i Rettsdata, kommentar til dsl. § 10, note 55). Og kravet til «god forretningsskikk» har i samsvar med dette blitt sett på som en parallell til kravet til «god skikk» i åvl. § 22. Kravet til kildeangivelse har på tilsvarende måte blitt ansett å ha en viss nærhet til opphavsretten, idet forarbeidene legger til grunn at kravet «bygger på den såkalte «farskapsretten» i opphavsretten» (Ot.prp.nr.2 (2002-2003) s. 79). Avgjørelsen i Nintendo v. Big Ben bekrefter imidlertid at dette ikke er tilfellet, og at kravene til sitat i samsvar med «god forretningsskikk» og kildeangivelse snarere er markedsmessige krav som skal beskytte designhavers markedsposisjon enn krav som skal beskytte designeren som frembringer av et design.

Easy Sanitary Solutions registrerte design
Forente saker C‑361/15 P og C‑405/15 P Easy Sanitary Solutions omhandlet blant annet spørsmålet om betydning av hvilken produktkategori et design var registrert i. Easy Sanitairy Solutions søkte i 2003 om registrering av design under betegnelsen «Douchegoot» («dusjavløp»). Designet ble registrert, men i forbindelse med fornyelse ble det fremmet innsigelse mot registreringen. Som mothold fremmet innsiger blant annet et tidligere kjent industrielt avløp. EUIPOs innsigelsesavdeling tok innsigelsen til følge og opphevet registreringen. EUIPOs Board of Appeal opphevet denne avgjørelsen. Underretten kom til motsatt resultat og opphevet Board of Appeals avgjørelse. EU-domstolen forkastet deretter ankene mot Underrettens avgjørelse.

EU-domstolen bekrefter i avgjørelsen det som lenge har vært antatt – at produktangivelsen i en designsøknad, inkludert Locarno-klassifikasjonen, hverken begrenser relevante mothold ved vurderingen av et designs gyldighet eller påvirker inngrepsvurderingen. Dette endres ikke av henvisningen til design som ikke er kjent i «circles specialised in the sector concerned» i forordningen artikkel 7 nr. 1. Denne bestemmelsen har bare betydning som et snevert unntak fra hovedregelen om at design som er gjort tilgjengelig for allmennheten utgjør relevante mothold.

EU-domstolen bekrefter videre, slik den også gjorde i C345/13 Karen Millen Fashions, at kravet til individuell karakter skal vurderes mothold for mothold, og at det derfor ikke er anledning til å benytte såkalte «mosaikkmothold».

Sist, men ikke minst, avga Generaladvokat Saugmandsgaard Øe sin anbefaling i sak C‑395/16 Doceram (omtalt av Immaterialrettstrollet her). Spørsmålet om betydningen av at et design er (delvis) funksjonelt betinget har vært et omstridt spørsmål i praksis både før og etter vedtakelsen av designforordningen og designdirektivet Dette er nå regulert i designforordningen artikkel 8 nr. 1, som angir at et EU-design ikke opprettholdes «for de elementer af et produkts udseende, der alene er bestemt af produktets tekniske funktion». Bestemmelsen tilsvarer designdirektivet artikkel 7 nr. 1, som er gjennomført i designloven § 8 første ledd nr. 1.

I praksis har det utkrystallisert seg to tilnærminger til tolkningen av disse bestemmelsene. Den ene tilnærmingen, kjent som «multiplicity of forms», legger til grunn at unntaket bare omfatter utseendetrekk som er nødvendige for å oppnå en teknisk funksjon, dvs. trekk der den tekniske funksjonen ikke kan oppnås på andre måter. Dette innebærer at det er tilstrekkelig for å gå klar av unntaket for funksjonell design at designeren kan påvise minst én annen form som er egnet til å realisere samme funksjon. Denne tilnærmingen vil derfor gjøre at unntaket for funksjonelle trekk blir svært snever. Den andre tilnærmingen, av og til benevnt som «no aesthetical considerations», legger til grunn at alle utseendetrekk som utelukkende er valgt ut fra behovet for å oppnå en teknisk funksjon uten at estetiske overveielser har hatt innvirkning på utformingen. Generaladvokaten la i sin anbefaling den siste tilnærmingen til grunn og fant at denne tilnærmingen hadde støtte både i forordningens forhistorie og formål.

Dette immaterialrettstrollet tenker umiddelbart at ganske mange design vil ha både funksjonelle og estetiske trekk og at de to skisserte tilnærmingene utgjør vel unyanserte løsninger på spørsmålet om funksjonelt design. Det bør derfor være rom for en mellomløsning, hvor det ikke er tilstrekkelig å peke på en annen form som er egnet til å realisere samme funksjon (jf. «multiplicity of forms»), men hvor man ikke nødvendigvis ikke utelukker alle utseendetrekk som utelukkende er valgt ut fra behovet for å oppnå en teknisk funksjon (jf. «no aesthetical considerations).

Vi får muligens svar når EU-domstolen skal ta stilling til saken senere i år.

23 januar 2018

Varemerkerettsåret 2017

Immaterialrettstrollet presenterer i år oppsummeringer med de viktigste nyhetene og sakene fra året som gikk innenfor de fremste immaterialrettsjangrene (opphavsrett, patentrett, designrett, varemerkerett og markedsføringsrett). I disse årsoppsummeringene vil de ulike immaterialrettstrollene hovedsaklig gjøre et selektivt tilbakeblikk på de viktigste endringene på lovgivningssiden, samt de viktisgte sakene fra norsk og internasjonal rettspraksis. Ettersom dette er første året vi gjennomfører denne gjennomgangen mottar vi gjerne innspill og tips til hvordan gjøre spalten bedre ved fremtidige årsoppsummeringer. Disse kan rettes til undertegnede eller til iptrollet@gmail.com.

Et svært innholdsrikt varemerkerettsår er bak oss med flere høydepunkter både på lovgivnings- og rettspraksissiden, blant annet prinsipielle avgjørelser om rene fargemerker fra norsk Høyesterett (Seretide) og grenseflaten mellom opphavsrett- og varemerkebeskyttelse fra EFTA-domstolen og KFIR (Vigeland). I denne artikkelen tas et tilbakeblikk på noen av disse høydepunktene, men av naturlige årsaker er det ikke mulig å dekke alle saker eller prinsipielle spørsmål i disse. Det er derfor gjort et selektivt utvalg med hovedvekt av sakenes og spørsmålenes prinsipielle betydning i tiden fremover, med hovedvekt på norsk praksis.

Blant hovedtrekk i utviklingen det siste året synes det som at bruken av enkelte sekundære (avledede) rettskilder som EUIPOs Guidelines (siste utgave tilgjengelig her) har skutt ytterligere fart i kjølvannet av Høyesteretts uttalelser i Pangea-saken fra 2016. Det er ingen tvil om at bruk av slike retningslinjer kan gi spesifikk anvisning løsningen på en rekke rettsspørsmål, og samtidig sørge for harmonisering av EØS-statens praksis på varemerkerettens område. På den andre siden bør det etter dette immaterialrettstrollets syn utvises noe forsiktighet ved anvendelsen av slike rettskilder, særlig der primære rettskilder gir anvisning på løsningen.

En annet hovedtrekk synes å være at domstolene blir stadig mer kritiske til partenes fremlagte markedsundersøkelser. Slike undersøkelser kan som kjent være godt egnet for blant annet å vise kjennskap til et merke i flere sammenhenger, og tilstedeværelse eller fravær av forvekslingsrisikomellom to merker hos den relevante omsetningskretsen. Etter dette immaterialrettstrollets oppfatning ser domstolene ut til å innta en stadig mer selvstendig tilnærming til både metode og spørsmålsstilling og resultater fra slike undersøkelser på bakgrunn av de konkrete faktiske forhold i saken(e).

Kilde: Stortinget.no
Nasjonal og internasjonal lovgivning
Rett før sommeren la Regjeringen v/Justis- og beredskapsdepartementet frem et høringsnotat om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern. I høringsnotat drøfter departementet blant annet om det skal åpnes for prejudisiell prøving av ugyldighetsinnsigelser i varemerkesaker, uten å fremsette noe konkret lovforslag. Idag er saksøkte tvunget til å gå til motsøksmål for å få avgjort gyldigheten av et varemerke (design eller patent) i en inngrepssak. Dersom det åpnes for prejudisiell prøving i inngrepssaker vil dette ikke lenger være nødvendig, noe som blant annet vil kunne tenkes å få betydning i spørsmål om tilkjenning av og utmåling av sakskostnader.

Av varemerkerettslig interesse foreslår departementet også å endre vilkårene for adgangen til å få en varemerkesak behandlet etter fristoversittelse overfor Patentstyret fra det skjønnsmessige aktsomhetskravet («aktsomhet som med rimelighet kan forventes») som gjelder i dag, til et krav om at fristoversittelsen må være utilsiktet (ikke forsettlig).

Det arbeides også med et høringsnotat om innlemmelse av EUs varemerkedirektiv (2015/2436) i EØS-avtalen. Saken har vært behandlet i Spesialutvalget for immaterialrett, og er nå til vurdering hos EFTA. Innlemmelse av direktivet krever samtykke fra Stortinget og gjennomføringsfristen er 14. januar 2019 (med unntak for å få på plass ordning med administrativ overprøving av om varemerkeregistreringer er ugyldige og kan slettes, jf. direktivets artikkel 45).

I høst trådte også en rekke endrings- og tilleggsreguleringer til EUs varemerkefordning (for EU-varemerker) i kraft. Endringene tar sikte på ytterligere harmonisering av EU-varemerkeordningen, og innebærer blant annet at kravet om grafisk gjengivelse er fjernet som følge av at det blir stadig mer relevant for ulike aktører å søke alternative varemerker (f.eks. farge, lukt og lydmerker). Søker av et varemerke må nå også spesifisere varene og tjenestene mer presist, og varemerkeinnehavers rettigheter for å stanse varer i transitt og for å iverksette tiltak mot innledende inngrepshandlinger styrkes. I tillegg er avgiftssystemet endret (grunnavgiften dekker nå kun en klasse), og det introduseres en ordning med såkalte EU sertifiseringsmerker. 

Av mer formelle endringer endres det offisielle navnet på EU-varemerker fra "Community Trademark" ("fellesskapsmerker") til "European Union Trade Mark" ("EU-varemerke"), og "Office for Harmonisation in the Internal Market" (OHIM) til "European Union Intellectual Property Office" (EUIPO). 

Varemerkesøknad 201207491A (nå henlagt)
Norsk rettspraksis
En skal kanskje være forsiktig med å kåre årets viktigste avgjørelse, men om en ser på omfang av omtale og internasjonal oppmerksomhet er ihvertfall KFIRs avgjørelse i Vigeland-saken en klar vinner (les IP-trollets tidligere omtale av saken her). På bakgrunn av EFTA-domstolens avgjørelse i våres (se omtale av denne nedenfor) opprettholdt KFIR Patentstyrets nektelse av registering av flere av Gustav Vigelands verker som varemerker i en rekke klasser som hadde mer eller mindre direkte tilknytning til utnyttelse av verkene som kunstverk (registrering ville for eksempel i praksis gitt Oslo kommune enerett til å selge statuetter og postkort av Sinnataggen).

KFIR gikk imidlertid lengre, og nektet registrering av alle søknadene for tegn som retter seg mot åndsverk som har falt i det fri, fordi registreringene ville stride mot offentlig orden etter varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a. Dette ble begrunnet i at Vigelands verker må anses å være av helt spesiell kulturell verdi for det norske samfunnet og fordi begrensningen av den opphavsrettslige vernetiden etter åndsverkloven skal ivareta grunnleggende samfunnsmessige hensyn.

Oslo kommune uttalte i ettertid at de ikke vil anke avgjørelsen, og de resterende varemerkesøknadene basert på Vigelands verker (som ikke var omfattet av denne saken) er foreløpig ikke behandlet. På bakgrunn av utfallet i denne saken er det imidlertid svært trolig at Oslo kommunes resterende varemerkesøknader om registrering av Vigelands verker, og de tilsvarende søknadene om registrering av Edvard Munchs malerier, ikke vil føre frem.

Spørsmålet om rene farger kan registreres som varemerker etter norsk rett var for første gang oppe til behandling i Høyesterett i Seretide-saken (omtalt av IP-trollet her). Høyesterett konkluderte med at to nyanser av fargen lilla ikke var innarbeidet av GlaxoSmithKline (GSK) som deres varemerke for astma- og KOLS-inhalatorer. I likhet med tingrett og lagmannsrett fant Høyesterett det bevist at det forelå et uformelt fargekodesystem for slike produkter, noe som synes å ha vært avgjørende for at for at nyansen mørk lilla (Pantone 2587C) ikke var innarbeidet som GSKs «særlige» kjennetegn etter varemerkeloven § 3 (3) første setning for de aktuelle varene.

Pantone 2587C. Kilde: Twitter (@Pantone_colors)
Avgjørelsen må også leses slik at der en bestemt nyanse av en farge ikke har vært brukt av den som påberoper seg innarbeidelse (noe som var tilfellet for den andre fargenyansen), så vil innarbeidelse i utgangspunktet være utelukket.

I forbindelse med markedsundersøkelsene og tilhørende anførsler som var fremmet av GSK, uttalte Høyesterett at det ikke kan legges til grunn en alminnelig akseptert metode ved gjennomføringen av markedsundersøkelser (i dette tilfellet fra Gule Sider-avgjørelsen), men at betydningen av disse må avgjøres konkret ut fra om undersøkelsen er egnet til å illustrere at et merke er kjent som noens særlige kjennetegn.

I Ensilox-saken hadde distributøren (Halfdan L. Solberg AS) av et ensileringsmiddel brukt feil varemerke (ENSILOX) etter et bytte fra leverandøren av ENSILOX (Addcon Nordic AS) til en ny leverandør. Kundene var informert om leverandørbyttet, men ENSILOX ble likevel brukt av Solberg på emballasje, fakturaer og hjemmeside, mens følgeseddelen inneholdt korrekt inneholdt navn på ny leverandør. Etter en innskrenkende tolkning av varemerke(feil)bruk etter varemerkeloven § 4 (blant annet med henvisning til EU-domstolens avgjørelse i Arsenal), kom lagmannsretten i likhet med tingretten til at (feil)bruken ikke var egnet til å skade leverandørens berettigede interesser (varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon) og frifant derfor Solberg. Ved denne vurderingen la lagmannsretten særlig vekt på at det var tale om salg mellom næringsdrivende i et begrenset marked. Det ble også lagt vekt på at det ikke forelå forvekslingsfare ettersom kundene var orientert på forhånd om leverandørbyttet, og det ikke var tale om ytterligere omsetningsledd fra disse.

Høyesteretts ankeutvalg tillot senere Addcon Nordics anke fremmet for Høyesterett, og saken ble behandlet der 10. og 11. januar i år. IP-trollet kommer tilbake til en nærmere omtale av Høyesteretts avgjørelse når denne foreligger.

Lottomillionærer ikke helt som andre (lotteri)millionærer?
Kilde: NRK
I Lotto-avgjørelsen (sak nr. 17-081294TVI-OTIR/04 og 17-055574TVI-OTIR/04, omtalt av IP-trollet her) hadde spillselskapet Play Cherry AS anlagt søksmål med krav om at Norsk Tipping AS’ registrerte ordmerke LOTTO måtte kjennes ugyldig på grunn av manglende særpreg på registreringstidspunktet, eller slettes som følge av etterfølgende degenerering. Norsk Tipping hadde på sin sitt anlagt motsøksmål med påstand om at nærmere angitte betegnelser brukt av Play Cherry gjorde inngrep i varemerket LOTTO.

Tingretten frifant under tvil Norsk Tipping i gyldighetssaken, og var også enige med Norsk Tipping i at varemerket hadde oppnådd kodakvern. Retten gav imidlertid Norsk Tipping kun delvis medhold i inngrepssaken ved at den forbød Play Cherry å benytte betegnelsene ”lotto” og ”Lotto 6/49”, men ikke betegnelsen ”Dinolotto”, i forbindelse med markedsføringen av spilltjenester på selskapets norskspråklige nettsider. Norsk Tipping fikk heller ikke medhold i sitt krav om fastsettelsesdom for videre krenkelser, ved siden av forbudsdom for utnyttelse av de nevnte betegnelsene. Ettersom saken bød på betydelig tvil for retten, måtte partene bære sine egne saksomkostninger. 

Avgjørelsen er nå rettskraftig.

"velkjent"
Kilde: thebodyshop.com.au
Spørsmålet om kodakvern ble også behandlet av Oslo tingrett i The Face Shop-saken (17-003904TVI-OTIR/03). Selskapet The Face Shop Co Ltd hadde saksøkt staten v/KFIR med påstand om at KFIRs vedtak om å kjenne merket ugyldig som følge av kjennetegnslikhet med hud- og kroppspleiekjeden The Body Shop Co Ltds registrerte ordmerke THE BODY SHOP (kodakvern) måtte kjennes ugyldig.

Oslo tingrett gav The Face Shop medhold og opphevet KFIRs vedtak. Etter tingrettens syn var registreringen THE BODY SHOP «velkjent» etter varmerkeloven § 4 (2), men kom til at det ikke forelå noen urimelig utnyttelse av merket til tross for vareslagslikheten. Ved denne vurderingen la retten avgjørende vekt på at det forelå visse visuelle og konseptuelle forskjeller, samt de sterke friholdelsesbehovene som gjorde seg gjeldende. Det forelå etter rettens syn heller ingen forringelse av merkets goodwillverdi.

Retten konkluderte for øvrig også med at det ikke forelå forvekslingsfare etter varemerkeloven § 4 (1) bokstav b). Ved denne vurderingen visste retten særlig til at THE BODY SHOP manglet iboende særpreg, men hadde ervervet dette gjennom innarbeidelse. Slik innarbeidelse har imidlertid ikke betydning ved forvekselbarhetsvurderingen.

Saken er anket og skal opp for Borgarting lagmannsrett i februar 2019(!).

Det kombinerte merket 
APPEAR TV (reg.nr. 251877). Kilde: Patentstyret
Den såkalte Appear-saken (16-183118TVI-OTIR/07) (omtalt av IP-trollet her) gjaldt spørsmålet om Telenor Digital AS bruk av navnet og domenet "appear.in" krenket Appear TV AS registrerte ordmerke APPEAR og det kombinerte merket APPEAR TV. Telenor Digital anla motsøksmål med krav om at begge de registretre merkene måtte kjennes ugyldig (beskrivende) for telekommunikasjonstjenester og apparater til overføring og gjengivelse av lyd og bilder, databærere og databehandlingsutstyr.

Oslo tingrett gav Telenor Digital medhold i ordmerket APPEAR måtte kjennes ugyldig, og viste ved vurderingen særlig til ordet «Appear» er et vanlig ord på engelsk, og at det må anses beskrivende for det som skjer når et nytt bilde kommer fram. Friholdelsesbehovet i den konkrete saken tilsa derfor, etter rettens syn, at Appear TV ikke kunne ha enerett til APPEAR. Vurderingen må sees i lys av at tingretten konkluderte med at den relevante omsetningskretsen snakket flytende i engelsk, og at alt av APPEAR TVs markedskommunikasjon foregikk på engelsk. Engelske ord ble således sidestilt med norske.

Appear TVs kombinerte merke ble ikke kjent ugyldig, men retten fant ikke at Telenor Digitals bruk av «appear.in» utgjorde noe inngrep i dette.

Avgjørelsen inneholder også relativt utstrakt bruk av EUIPOs Guidelines under henvisning til Høyesteretts uttalelser i Pangea-saken, og det vises til IP-trollets tidligere omtale av avgjørelsen vedrørende dette.

Appear TV har anket saken.

Europeisk praksis
I EFTA-domstolens rådgivende uttalelse i Vigeland-saken (se IP-trollets omtale av avgjørelsen her) slo domstolen fast at registrering av et tegn som består av verk i det fri som varemerke, ikke i seg selv er i strid med offentlig orden eller moral etter varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f). En slik registrering kan imidlertid subjektivt sett være egnet til å «vekke forargelse», for eksempel ved at registreringen kan anses som misbruk eller vanhelligelse av en kunstners verk. Registrering av et kunstverk som har falt i det fri kan også anses å stride mot hensynet til offentlig orden, forutsatt at tegnet som søkes registrert utelukkende består av et verk som er falt i det fri, og registreringen av dette utgjør en reell og tilstrekkelig alvorlig trussel mot en grunnleggende samfunnsinteresse.

KFIR hadde også forelagt EFTA-domstolen spørsmål angående eventuell registreringsnekt for (figur)merker som er beskrivende gjennom sin form. EFTA-domstolen svarte imidlertid ikke på disse spørsmålene, men viste i stedet til EU-domstolens uttalelse i Postkantoor, hvor det slås fast at «[e]t merke som er beskrivende for varer eller tjenesters egenskaper ... nødvendigvis [mangler] særpreg ... tjenester etter artikkel 3 nr. 1 bokstav b)» (punkt 136). Det slås deretter fast at om merket ikke er beskrivende kan det likevel ha særpreg, og at dette må vurderes ut «fra varene og tjenestene som dekkes av merket, og ut fra de antatte forventninger hos den relevante gruppe personer, det vil si en gjennomsnittsforbruker av den aktuelle kategori varer og tjenester, som er rimelig velinformert, oppmerksom og forsiktig» (punkt 139).

"La Milla de Tro", Et geografisk sted, som her i Madrid?
Kilde: oneshothotels.com
I La Milla de Oro-saken hadde de spanske innehaverne av varemerket LA MILLA DE ORO («Den gyldne mil»), som var registrert for vin, gått til søksmål i Spania med påstand om varemerkeinngrep som følge av forvekslingsfare mot selskapet Abadia Retuerta SA for bruk av merket "El Pago de la Milla de Oro" på deres vinetikette(r). Abadia Retuerta gikk til motsøksmål med krav om at LA MILLA DE ORO måtte kjennes ugyldig som følge av at betegnelsen er en geografisk opprinnelsesangivelse.

Den spanske ankedomstolen referte to prejudisielle spørsmål til EU-domstolen. For det første spurte de om et merke, som refererer til en vares eller tjenestes egenskap, og som består av at varen eller tjeneste finnes i rikelige mengder på ett og samme sted med en høy grad av verdi og kvalitet, må ansees beskrivende. Dernest spurte ankedomstolen om et tegn med de nevnte egenskapene må anses å være en angivelse av geografisk opprinnelse, så lenge varen eller tjenesteytelsen altid er konsentreret innenfor et bestemt fysisk område.

Til det siste spørsmålet bemerket EU-domstolen at LA MILLA DE ORO ikke er en angivelse av et geografisk sted, ettersom denne betegnelsen kan assosieres med ulike områder med høy konsentrasjon av produkter eller tjenester med et høyt kvalitetsnivå (”den gyldne mil”). Det ble videre uttalt at LA MILLA DE ORO (og lignende uttrykk) må anses som salgsfremmende uttrykk som henviser til nevnte assosiasjon (egenskap). Som veiledning til den spanske ankedomstolens særpregsvurdering i den konkrete saken, gav EU-domstolen anvisning på at det ikke må anvendes strengere kriterier ved vurderingen av salgsfremmende uttrykk enn ellers. Videre tilsier ikke det at LA MILLA DE ORO var salgsfremmende at det ikke kan være egnet til å oppfylle opprinnelsesgarantifunksjonen.
EUTM009417668, ett av to fargemerker som foreløpig nektes
registrering. Kilde: EUIPO

I Red Bull v. EUIPO (omtalt av IP-trollet her) opprettholdt Underretten (i EU) avgjørelsen fra EUIPOs appellkammer om at to fargemerker registrert av Red Bull var ugyldige. Red Bull hadde for begge varemerker klart å overbevise EUIPO om at det var oppnådd tilstrekkelig særpreg gjennom bruk. Underretten kom likevel til at fargekombinasjonene ikke kvalifiserte som varemerker etter artikkel 4 i EUs (tidligere og nåværende) varemerkeforordning, fordi angivelsene av varemerkene var for upresise når det kun var angitt at forhold mellom fargene var 50/50.

I Irish Dairy Board hadde selskapet Ornua Co-Operative Ltd (tidligere The Irish Dairy Board Co-Operative Ltd), innehaver av varemerket KERRYGOLD for melkeprodukter, saksøkt den spanske distributøren av en margarin under varemerket KERRYMAID, Tindale & Stanton Ltd Espana SL for varemerkeinngrep i Spania. Merkene hadde eksistert ved siden av hverandre både i Storbritannia og Irland, og Tindale & Stanton mente derfor at det ikke forelå noen forvekslingsfare ettersom det var elementene ”Gold” og ”Maid” som omsetningskretsen festet seg ved. I denne sammenheng skal det også nevnes at ”Kerry” er et navn på et fylke i Irland som er velkjent for husdyrhold. Den spanske førsteinstansdomstolen var enig med Tindale & Stanton i at det ikke forelå forvekslingsfare, og viste i denne forbindelse også til sameksistensen i de nevnte land og et EU-varemerkes enhetlige karakter.
Kilde: legacy.pitchengine.com

Ornua Co-Operative anket avgjørelsen og den spanske ankedomstolen refererte tre spørsmål til EU-domstolen vedrørende sameksistens mellom et EU-varemerke og nasjonale varemerker. Av prinsipiell interesse uttalte EU-domstolen at til tross for et EU-varemerkes enhetlige karakter, så kan et nasjonalt varemerke gjøre inngrep i EU-varemerke i et EU-land selv om de samme merkene har sameksistert i et annet EU-land. I det konkrete tilfellet uttalte EU-domstolen at det vil være relevant ved vurderingen å se hen til sameksistensen for merkene i Storbritannia og Irland ved forvekslingsfarevurderingen for de samme merkene i Spania dersom markedsforholdene og de sosiokulturelle forholdene i landene ikke er betydelige forskjellige. Her vil det kunne være av særlig betydning at merkene består av engelske ord, og hvorvidt betegnelsen ”kerry” har den samme (geografiske) betydningen i Spania som i Irland (og muligens Storbritannia). Videre uttalte EU-domstolen at lovlig sameksistens i Storbritannia og Irland ikke vil kunne gi grunnlag for slik sameksistens i Spania dersom KERRYMAID ellers ville blitt ansett for å gjøre inngrep i KERRYGOLD.

Et fremtidig immaterialrettslig klenodium?
Kilde: Sportsbransjen.no
Annet
Også i år har det vært en flere profilerte saker av varemerkerettslig relevanse som har blitt løst utenfor rettsystemet. Den mest omtalte av disse var den såkalte Norrøna-saken (16-206026TV1-OT|R/04) der sportsutstyrsleverandøren Norrøna Sport AS hadde saksøkt Alfa Sko AS angivelig både for inngrep i deres registrerte varemerke(r), og brudd på markedsføringsloven ved lansering av en skokolleksjon under navnet «Norrøna». Alfa hevdet på sin side at de hadde rett til å bruke varemerket, og viste til bruk av merket og varemerkeregistreringer fra langt tilbake i tid av daværende Norrøna Skofabrikk (som ble kjøpt av Alfa på 90-tallet), samt en avtale fra 1996 som angivelig gav Alfa rett til å markedsføre sko under betegnelsen «Norrøna» for all fremtid.

Da partene omsider møttes til hovedforhandling i Oslo tingrett i slutten av august ble det inngått forlik under denne. Detaljene i forliket er ikke kjent, men i hovedssak gikk det ut på at Norrøna Sport kjøpte Alfas rettigheter til varemerket NORRØNA for sko m.v. Kolleksjonen forsvant fra Alfas hjemmesider kort tid etter at forliket kom i stand (undertegnede angrer fremdeles bittert på at han ikke sikret seg et immaterialrettslig klenodium fra Alfas «Norrøna»-kolleksjon i salgsteltet på Vinjerock i slutten av juli!).

Også i fjor foretok det britiske konsulentselskapet Brand Finance en rangering av de mest verdifulle varemerkene i verden. For første gang på fem år mistet Apple førsteplassen på listen, som denne gangen ble inntatt av Google. Ifølge rapporten var årsaken til Apples tilbakegang mangelen på nye produkter som har blitt salgssuksesser. På plassene bak Google og Apple følger Amazon, AT&T og Microsoft på Topp 5. I Norden er det ikke overraskende IKEA som leder an, etterfulgt av H&M, Statoil, Lego og Telenor.

En gang så ukjent for verden... Kilde: Businessinsider.com