EFTA-domstolens avgjørelse i E-5/16 Vigeland – varemerkeregistrering av åndsverk som har falt i det fri

Varemerkesøknad
201207491A

Som immaterialrettstrollet tidligere har skrevet om (her og her) har Oslo kommunes søkt om vare­merke­registrering av en rekke gjengivelser av Gustav Vigelands kunst. Vigeland døde i 1943, noe som innebar at hans verker opphavsrettslig sett falt i det fri fra og med 1. januar 2014. Søknadene ble delvis avslått av Patentstyret, og etter klage til KFIR besluttet nemnda å stille flere spørsmål i saken til EFTA-domstolen.

EFTA-domstolen har nå avsagt dom i saken, hvor det blant annet slås fast at registrering av et tegn som består av verk i det fri som varemerke, ikke i seg selv er i strid med offentlig orden eller moral etter varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f). En slik registrering kan imidlertid subjektivt sett være egnet til å «vekke forargelse», for eksempel ved at registreringen kan anses som misbruk eller vanhelligelse av en kunstners verk. Registrering av et kunstverk som har falt i det fri kan også anses å stride mot hensynet til offentlig orden, forutsatt at tegnet som søkes registrert utelukkende består av et verk som er falt i det fri, og registreringen av dette utgjør en reell og tilstrekkelig alvorlig trussel mot en grunnleggende samfunnsinteresse.

Bakgrunnen for saken var at Oslo kommune i 2013 søkte om varemerkeregistrering av om lag 90 gjengivelser av Gustav Vigelands kunst, blant annet «Sinnataggen» og flere avbildninger av deler av utsmykningen på støpjernsporten ved inngangen til Frognerparken. Oslo kommune også har søkt registrert flere merker som gjengir Edvard Munchs malerier, blant annet «Skrik» og «Vampyr». Disse sakene reiser tilsvarende spørsmål som Vigeland-søknadene, og disse er derfor satt i bero inntil Vigeland-sakene er endelig avgjort.

Patentstyret tillot i sin behandling av saken i hovedsak registrering i klasser hvor utnyttelsen av avbildningene som kunstverk er mer perifer, men nektet registrering i klasser som innebærer en mer direkte utnyttelse av de aktuelle kunstverkene. For registreringen av svart-hvitt-bildet av «Sinnataggen» innebar dette for eksempel at merket blant annet er tillatt registrert i klasse 28 for spill og leketøy, men blant annet nektet registrert i klasse 6 for varer av uedelt metall, klasse 14 for varer av edle metaller og klasse 16 for papir og trykksaker. Dersom dette blir opprettholdt vil dette innebære at Oslo kommune blant annet ikke får enerett til å selge statuetter og postkort av «Sinnataggen».

Etter klage til KFIR, kom nemnda til at det ville benytte seg av adgangen til å forelegge saken for EFTA-domstolen for en rådgivende uttalelse i saken. Den 22.3.16 stilte KFIR derfor følgende spørsmål til EFTA-domstolen:

1. Kan varemerkeregistrering av åndsverk, for hvilke vernetiden er utløpt, under nærmere omstendigheter, komme i konflikt med forbudet i varemerkedirektivet art. 3(1)(f) mot registering av varemerker som strider mot «public policy or … accepted principles of morality»?
2. Hvis ja på spørsmål 1, vil det ha betydning for vurderingen at åndsverket er velkjent og har stor kulturell verdi?
3. Hvis ja på spørsmål 1, kan andre momenter eller kriterier enn de som er nevnt i spørsmål 2 ha betydning i vurderingen, og i så fall hvilke?
4. Kan direktiv 2008/95/EF 3(1)(e) tredje alternativ anvendes på todimensjonale avbildninger av skulpturer?
5. Kan direktiv 2008/95/EF art. 3(1)(c) anvendes som hjemmelsgrunnlag for å nekte varemerker som to- eller tredimensjonalt gjengir varens form eller utseende?
6. Hvis ja på spørsmål 5, skal Rådsdirektiv 2008/95/EF artikkel 3 (1) (b) og (c) forstås slik at den nasjonale registreringsmyndighet må anvende vurderingstemaet om den aktuelle utformingen avviker betydelig fra normen eller bransjesedvanen når den vurderer varemerker som to- eller tredimensjonalt gjengir varens form eller utseende, eller kan en nektelse begrunnes med at et slikt merke er beskrivende for varens form eller utseende?

Spørsmål 1-3 – Registringsnekt fordi registrering strider mot «offentlig orden eller moral»

Varemerkesøknad
201303786

De tre første spørsmålene relaterer seg til om varemerkeregistrering av åndsverk som har falt i det fri under visse omstendigheter kan komme i konflikt med forbudet i varemerkedirektivet art. 3 nr. 1 bokstav f) mot registrering av varemerker som strider mot «offentlig orden eller moral» («public policy or … accepted principles of morality»), og i så fall hvilke kriterier som skal tas i betraktning i denne vurderingen (punkt 46).

EFTA-domstolen la til grunn at registrering av et tegn som består av verk i det fri som varemerke, ikke i seg selv er i strid med offentlig orden eller egnet til å vekke forargelse etter varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f). (punkt 88) Et slikt merke kan imidlertid subjektivt sett være egnet til å «vekke forargelse». Hvorvidt dette er tilfellet påvirkes av omstendighetene i den EØS-staten hvor det aktuelle publikum befinner seg (punkt 89).

Bestemmelsene i direktivet og den tilsvarende bestemmelsen i varemerkeforordningen har har riktignok primært fått anvendelse på tegn som i seg selv betraktes som støtende av fornuftige forbrukere med alminnelige grenser for følsomhet og toleranse. (jf. for eksempel T-526/09 PAKI Logistics v. OHIM, om registrering av ordmerket PAKI) EFTA-domstolen la derfor til grunn at tegnene i Vigeland-saken ikke kunne anses å være støtende for en forbruker med alminnelige grenser for følsomhet og toleranse.

Det ble imidlertid påpekt at visse kunstverk kunne ha en særskilt status som fremtredende deler av en nasjons kulturarv, for eksempel som et symbol på uavhengighet eller på nasjonens grunnlag og verdier. En varemerkeregistrering kan også bli oppfattet som misbruk eller vanhelligelse av en kunstners verk, særlig dersom den innvilges for varer eller tjenester som strider mot kunstnerens verdier eller mot budskapet som kommuniseres gjennom det aktuelle kunstverk. Det kunne derfor ikke utelukkes at varemerkeregistrering av et kunstverk kan bli oppfattet som støtende av den gjennomsnittlige forbruker i den aktuelle EØS-stat, og dermed egnet til å vekke forargelse (punkt 92).

Hva angikk det andre alternativet – hensynet til offentlig orden – påpekte EFTA-domstolen at begrunnelser basert på hensynet til offentlig orden etter fast praksis bare kan påberopes når det foreligger en reell og tilstrekkelig alvorlig trussel mot en grunnleggende samfunnsinteresse, jf. sak E-12/10 ESA v. Island, punkt 56 (punkt 95). På bakgrunn av dette la EFTA-domstolen til grunn at det bare er under særlige omstendigheter at varemerkeregistrering av et tegn kan nektes fordi det er i strid med offentlig orden etter varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f). Dette kan være tilfellet der registrering av et kunstverk i det fri anses å utgjøre en reell og tilstrekkelig alvorlig trussel mot visse grunnleggende verdier, eller der behovet for å sikre allmennheten tilgang, anses å utgjøre en grunnleggende samfunnsinteresse i seg selv. (punkt 96)

For verk som primært er frembrakt for å tjene som kjennetegn, foreligger det ingen slik trussel, fordi frembringelse av kjennetegnet i slike tilfeller bare har som formål å angi en kommersiell opprinnelse. Det at slike tegn også kan oppnå opphavsrettsbeskyttelse er da av underordnet betydning (punkt 97). Det samme vil gjelde for kjennetegn som bare er basert på et verk som har falt i det fri, typisk ved at man har lagt til ytterligere elementer til det opprinnelige verket for å skape et nytt verk (punkt 98). For at disse ytterligere elementer skal være relevante, må tegnet imidlertid avvike betydelig fra det opprinnelige kreative innhold, slik at en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet forbruker ikke vil kunne forveksle tegnet med verket (punkt 98).  

Registrering av et tegn som utelukkende består av et verk som har falt i det fri med grunnlag i unntaket for offentlig orden, kunne da bare skje når registreringen utgjør en reell og tilstrekkelig alvorlig trussel mot en grunnleggende samfunnsinteresse (punkt 100).

Spørsmål 4 – registreringsnekt for tegn som består utelukkende av formen som tilfører varene en betydelig verdi

T‑508/08 Bang & Olufsen v. OHIM

Det fjerde spørsmålet relaterer seg til om bestemmelsen om registreringsnekt for tegn som består utelukkende av formen som tilfører varene en betydelig verdi i varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii kan anvendes på todimensjonale avbildninger av skulpturer.

Formålet med bestemmelsen er å utelukke merker hvis formgivningen gir varen et eksklusivt og derigjennom verdifullt utseende, fra registrering. Underretten har for eksempel nektet registrering av Bang & Olufsens «blyanthøyttaler» som varemerke fordi formen på varen ble ansett å tilføre varen betydelig verdi. (T‑508/08 Bang & Olufsen v. OHIM)

EFTA-domstolen fant det relativt klart at dette spørsmålet måtte besvares bekreftende, da  varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii ikke skiller mellom tredimensjonale former, todimensjonale former og todimensjonale avbildninger av tredimensjonale former (punkt 112). 

Spørsmål 5 og 6 – registreringsnekt for beskrivende tegn 

Varemerkesøknad 201315782

Med det femte og sjette spørsmålet søkte KFIR tilsynelatende svar på om et tegn som gjengir en vares form eller utseende kan ansees beskrivende etter varemerkedirektivet artikkel 3(1)(c), og om man i denne vurderingen i så fall skal ta i betraktning om den aktuelle utformingen avviker betydelig fra norm eller sedvane i bransjen eller om en nektelse utelukkende kan begrunnes med at et slikt merke er beskrivende for varens form eller utseende. Vurderingstemaet er hentet fra særpregsvurderingen etter varemerkedirektivet artikkel 3(1)(b), hvor man har lagt til grunn at varemerket må avvike betydelig fra hva som er normen i bransjen for at et tredimensjonal form skal anses å ha særpreg, jf. blant annet C-97/12 P Louis Vuitton (punkt 135).

EFTA-domstolen svarer imidlertid ikke på dette spørsmålet, men slår i stedet, med henvisning til C-363/99POSTKANTOOR, fast at «[e]t merke som er beskrivende for varer eller tjenesters egenskaper ... nødvendigvis [mangler] særpreg ... tjenester etter artikkel 3 nr. 1 bokstav b)» (punkt 136). Det slås deretter fast at om merket ikke er beskrivende kan det likevel ha særpreg, og at dette må vurderes ut «fra varene og tjenestene som dekkes av merket, og ut fra de antatte forventninger hos den relevante gruppe personer, det vil si en gjennomsnittsforbruker av den aktuelle kategori varer og tjenester, som er rimelig velinformert, oppmerksom og forsiktig» (punkt 139).

Her overser man imidlertid at en tredimensjonal form i prinsippet alltid vil være beskrivende i den grad formen gjengir formen til varer i de søkte klassene, og at det KFIR søker svar på er om en tredimensjonal form likevel kan anses ikke å være beskrivende dersom den avviker betydelig fra normen i bransjen.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Varemerkesøknad
201400304

EFTA-domstolens dom bærer etter Immaterialrettstrollets oppfatning preg av å være relativt generelt formulert, uten at man i særlig grad går inn i den konkrete problemstillingen i saken – friholdelsesbehovet til et åndsverk som har falt og hvordan dette skal vurderes når et slikt verk søkes registrert som varemerke.

Listen EFTA-domstolen legger for at et verk som har falt i det fri skal nektes registrert som varemerke etter varemerkedirektivet artikkel art. 3(1)(f) synes imidlertid å være relativt høy. At registrering av et varemerke anses som misbruk eller vanhelligelse av en kunstners verk vil nok forholdsvis sjelden være tilfellet, og dette unntaket vil derfor være forbeholdt tilfeller særlige tilfeller.

Vurderingstemaet for om registrering av et åndsverk som har falt i det fri som varemerke skal anses å være i strid med «offentlig orden» synes derimot å være mer åpent formulert, og man vil her i større grad kunne ta hensyn til offentlighetens interesse i at et verk som har falt i det fri fritt bør kunne utnyttes av alle. Det skal imidlertid tilsynelatende en del til for at en slik registrering skal anses å utgjøre en reell og tilstrekkelig alvorlig trussel mot en grunnleggende samfunnsinteresse.

EFTA-domstolens svar på de tre siste spørsmålene synes på sin side ikke å gi særlig mer veiledning enn det som allerede følger av EU-domstolens praksis på området. Det blir dermed opp til KFIR å vurdere om formen på de søkte merkene i Vigeland-saken tilfører varene i de søkte klassene en betydelig verdi og om blant annet den omstendighet at markedet allerede kjenner flere av de merkene som kunstverk gjør at disse må anses som beskrivende eller mangler særpreg.

Et annet av Immaterialrettsrollets hoder, Vincent Tsang, har vært prosessfullmektig for Oslo kommune for EFTA-domstolen. Han har ikke vært involvert i utarbeidelsen av dette innlegget.