Snart punktum i debatten om private sponsoravtaler?

Alle vintersportentusiaster går en spennende tid i møte med blant annet alpin-VM i Åre (5. - 17. februar), ski-VM i Seefeld (19. februar - 3. mars) og skiskytings-VM i Östersund (7. - 17. mars). Skistjernenes (og andre idrettsutøveres) rett til å kunne profilere private sponsorer har vært et omdiskutert tema de siste årene, også i immaterialrettslig sammenheng. Vi har vært så heldige å få Kaja Skille Hestnes (advokatfullmektig i SANDS) til å redegjøre for EFTA-domstolens rådgivende uttalelse i Kristoffersen-saken, som kom like før jul. Kaja har tidligere blant annet skrevet masteroppgave om emnet med tittelen "Idrettsutøveres markedsrettigheter - Retten til å bruke sitt navn i kommersiell sammenheng, herunder som varemerke". Over til Kaja (som forøvrig har lovet å komme tilbake med en omtale av den kommende tingrettsavgjørelsen når den tid kommer).

                Sakens kjerne: Red Bull-hjelmen

                             (VG/NTB Scanpix)

Debatten om private sponsoravtaler er stadig et hett tema i idretts-Norge. Henrik Kristoffersen og Norges Skiforbund («NSF») kom ikke til enighet, og om under to måneder møtes partene i Oslo tingrett for å avgjøre hvorvidt Norges Skiforbund kan nekte Henrik Kristoffersen å inngå sponsoravtale med Red Bull om plassering av Red Bulls logo på hjelm og hodeplagg. 

EFTA-domstolen avsa den 16. november 2018 rådgivende uttalelse i saken. Den rådgivende uttalelsen er svar på spørsmålene forelagt av Oslo tingrett. Avgjørelsen i Oslo tingrett kan ha stor betydning for hvordan idrettens regelverk blir praktisert i tiden fremover, herunder fremtidig finansiering av norsk idrett. 

NSF begrunner sin nektelse i at de allerede har solgt plassen til landslagets sponsor Telenor. Saken har de siste årene blitt viet stor medieoppmerksomhet. Det er blant annet skrevet at rettsaken kan få så store konsekvenser at flere av regjeringens medlemmer har engasjert seg. Videre er det omtalt at EU-kommisjonen som et innspill til EFTA-domstolen forkaster Kristoffersens “Svindal-argument”. Sistnevnte har sitt utspring i et spørsmål i saken, om hvorvidt Aksel Lund Svindal og Kristoffersen forskjellsbehandles fordi Svindal allerede har fått tillatelse til en slik avtale med Red Bull. Oslo tingrett tok stilling til spørsmålet om mulig forskjellsbehandling i sakens første møte med rettssystemet: en midlertidig forføyning som ble avvist. 

Henrik Kristoffersen har signert en standard utøveravtale med NSF for å kunne delta på alpinlandslaget. Dette innebærer at han er underlagt Norges idrettsforbunds regelverk. Dette gjestetrollet har tidligere skrevet om idrettsutøverens rett til å bruke sitt navn i kommersiell sammenheng. I korte trekk innebærer regelverket at individuelle sponsoravtaler forutsetter godkjenning fra NSF. Det gjøres unntak fra kravet til forhåndsgodkjenning dersom utøveren inngår individuelle sponsoravtaler med utstyrsleverandører som allerede er i NSFs «skipool» (en utstyrs-poolordning som er åpen for utvalgte leverandører). Unntaket har imidlertid ikke stor betydning i denne saken, bortsett fra at det til en viss grad kan vektlegges i forholdsmessighetsvurderingen som må foretas.

Henrik Kristoffersen, Marcel Hirscher og de andre
slalomspesialistene ska kjempe om edelt metall i Åre.
(Visit Åre)

Kristoffersen innga stevning til Oslo tingrett 17. oktober 2016.  I november samme år ble det avholdt muntlige forhandlinger mellom partene i spørsmålet om hvorvidt Kristoffersen skulle gis midlertidig tillatelse til å profilere Red Bull på hjelmen. Kristoffersen fikk ikke medhold i den midlertidige forføyningen, og må derfor avvente eventuell profilering til saken er endelig avgjort. Oslo tingrett valgte i denne forbindelse å rette spørsmål til EFTA-domstolen, som nesten to år senere avsa rådgivende uttalelse.    

Det første EFTA-domstolen uttaler er at saken gjelder tjenestefriheten, og ikke etableringsfriheten. Forhåndsgodkjenning av individuelle sponsoravtaler vil ikke påvirke utøvernes adgang til å etablere seg som profesjonelle skiløpere (den virksomhet markedsaktiviteten, altså sponsoravtalene, utledes fra). Forhåndsgodkjenningen gjelder i det vesentlige adgangen en profesjonell skiløper har til å yte tjenester, i form av å inngå egne sponsoravtaler for å yte markedsføringstjenester.

Videre var det et spørsmål for EFTA-domstolen om saken skulle vurderes etter EØS-avtalen artikkel 36 eller tjenestedirektivet. EFTA-domstolen kom til at tjenestedirektivet ikke kom til anvendelse i denne saken. Tjenestedirektivet gjelder ikke for krav som pålegges en tjenesteyter av EØS-staten der tjenesteyteren er etablert. Ordningen med forhåndsgodkjenning av individuelle sponsoravtaler skal derfor vurderes etter EØS-avtalen artikkel 36. Bestemmelsen forbyr restriksjoner på tjenestefriheten i EØS. Vurderingstemaet er om tiltaket hindrer, eller gjør utøvelsen av en grunnleggende frihet (her: tjenestefriheten), mindre interessant. 

Det må i denne forbindelse avgrenses mot regler av rent sportslig art. Slike regler anses ikke å være restriksjoner. Reglene om forhåndsgodkjenning har riktignok et sportslig innslag fordi de gjelder adgangen for en idrettsutøvers kommersielle utnyttelse av eget navn. På den andre siden er det klart at de ikke er å anse som rent sportslige. De har et klart økonomisk aspekt og vil derfor falle inn under EØS-avtalen. Etablert rettspraksis viser at ordninger med forhåndsgodkjenning utgjør en restriksjon på adgangen til å yte tjenester. EFTA-domstolen fremholder derfor at ordningen kan være egnet til å gjøre utøvelsen av Kristoffersens markedsaktivitet mindre attraktiv. Dette er imidlertid opp til den anmodende domstol å vurdere. Oslo tingrett må derfor ta stilling til dette spørsmålet når saken skal opp for retten i mars. 

I og med at det er tilstrekkelig at ordningen gjør tjenesteytelsen mindre attraktiv er min oppfatning at det skal en del til før Oslo tingrett vil komme til at en slik forhåndsgodkjenning ikke utgjør en restriksjon. NSFs ordning med forhåndsgodkjenning er en begrensning på idrettsutøverens mulighet til å fritt kunne utnytte sitt eget navn i kommersiell sammenheng. Det vil dermed gjøre markedsaktiviteten mindre attraktiv fordi den er vanskeligere tilgjengelig og kan ta lengre tid før avtaler blir signert. Kristoffersen-eksempelet er illustrerende, grunnet den tid det har tatt før Kristoffersen eventuelt kan signere en slik avtale. En idrettsutøver vil være et mer attraktivt sponsorobjekt i eksempelvis konkurransesesongen, og utsatt signering av avtalene kan derfor medføre at utøveren er mindre attraktiv på et senere tidspunkt.    

En restriksjon kan imidlertid rettferdiggjøres. De øvrige spørsmålene for EFTA-domstolen omhandler hvorvidt ordningen med forhåndsgodkjenning kan rettferdiggjøres på bakgrunn av allmenne hensyn innenfor idretten. Det er nærliggende å anta at det er her slaget vil stå i saken som skal opp for Oslo tingrett. 

Ordningen med forhåndsgodkjenning for individuelle sponsoravtaler vil være tillatt dersom ordningen søker å oppnå et legitimt mål, forutsatt at ordningene er egnet og ikke går lenger enn nødvendig for å oppnå formålet. EFTA-domstolen fremholder hvilke faktorer som bør tas i betraktning ved vurderingen av lovligheten av restriksjonen. Vurderingen av ordningens legitimitet må bygge på en rimelig avveining av NSFs interesser og de profesjonelle utøveres interesser. NSF og Kristoffersens interesser må dermed avveies for å vurdere legitimiteten ved de mål det omtvistede tiltaket søker å nå. Utelukkende økonomiske mål, eksempelvis økt fortjeneste, rettferdiggjør ikke en restriksjon på adgangen til å yte tjenester. 

EFTA-domstolen er imidlertid av den oppfatning at ordningen med forhåndsgodkjenning er å sikre et stabilt grunnlag for NSFs virksomhet. Det er opplyst for domstolen at markedsinntektene utgjør over 70 % av NSFs midler, og er den viktigste inntektskilden NSF har. Hvilket mål ordningen faktisk har overlater imidlertid EFTA-domstolen til Oslo tingrett å avgjøre. NSF må derfor sannsynliggjøre overfor retten at inntektene fra markedsavtalene har som mål å sikre et stabilt grunnlag for utøverne – både på topp- og breddenivå. Det er vel neppe omtvistet at kontroll med utøvernes sponsoravtaler har som formål å sikre markedsinntekter til NSF selv. Spørsmålet er videre om ordningen med forhåndsgodkjenning er egnet og nødvendig for å oppfylle målet. 

Siden det restriktive tiltaket søker å bidra til å sikre at NSF er i stand til å fortsette sine aktiviteter innenfor skiidretten, må det vurderes om det finnes andre, mindre inngripende tiltak som ville ha vært egnet til å sikre et sammenlignbart ressursnivå.  Videre fremholdes at det er NSF som har bevisbyrden for at tiltaket er nødvendig og står i forhold til målet som søkes oppnådd. EFTA-domstolen tar ikke stilling til hvorvidt tiltaket er tilstrekkelig nødvendig for å oppnå formålet. Likevel sies det at vurderingen må ta for seg det gjensidige avhengighetsforholdet mellom NSF og utøvere. Sponsoravtalenes markedsverdi må derfor komme både utøver og NSF til gode. Ordningen må videre sikre at utøverne mottar en rimelig andel av inntektene av sponsoravtalene. For sistnevnte fremholder EFTA-domstolen at det kan ha betydning for vurderingen at alle utøvere på landslaget har mulighet til å inngå sponsoravtaler med leverandører fra skiforbundets skipool. 

Kristoffersen fikk ikke medhold i sin begjæring
om midlertidig forføyning etter forrige gang partene
møttes i retten (Hegnar/NTB).

Gjestetrollets betraktninger

EFTA-domstolen gir i uttalelsen få føringer for hvordan Oslo tingrett skal foreta interesseavveiningen. De nøyer seg med å vise til hvilke motstridende interesser som kan vektlegges i vurderingen. Likevel er min oppfatning at uttalelsen går noe i favør av NSF, og at ordningen er tillatt etter EØS-avtalen. Bakgrunnen for min oppfatning er måten EFTA-domstolen viser til de ulike momentene i vurderingen, så som at det kan ha betydning at utøverne allerede har mulighet til å velge utstyr fra skipoolen og at det allerede forelå en kollektiv sponsoravtale om hjelm og hodeplagg med NSFs hovedsponsor Telenor. Til tross for at det fremholdes at det er opp til den anmodende domstol å vurdere, er momentene som trekkes frem i favør av NSF dersom de vektlegges. EFTA-domstolen kunne i forlengelsen av å si at det må finnes andre, mindre inngripende tiltak som er egnet til å sikre et sammenlignbart ressursnivå fremlagt eksempler som også vil være i favør av utøverne. Eksempelvis kan et mindre inngripende, og mer forutsigbart, tiltak være at NSF tar en viss prosentandel av utøvernes private sponsoravtaler eller at utøverne kan inngå avtale med et gitt antall private sponsorer. Sistnevnte er tiltak som benyttes innenfor andre idretter, eksempelvis fotball. 

Dersom NSF klarer å vise til at inntektene fra sponsoravtalen er nødvendig for deres virksomhet, taler mye for at forhåndsgodkjenning av utøvernes sponsoravtaler er en legitim og forholdsmessig restriksjon. Dersom Oslo tingrett legger til grunn et slikt resultat med denne begrunnelse er det nærliggende at avgjørelsen kan vekke liv i en ny diskusjon om offentlig finansiering av idretten. Vil det være slik at større bidrag fra det offentlige i så fall kan medføre at utøverne får en større kommersiell frihet, fordi utøvernes markedsavtaler ikke lenger er nødvendig for den delen av idrettsforbundets virksomhet som finansieres offentlig? Jeg lar spørsmålet stå åpent, og venter i spenning på Oslo tingretts avgjørelse i saken. 

Av Kaja Skille Hestnes

***

Et av Immaterialrettsrollets hoder, Yngve Øyehaug Opsvik, arbeider for Advokatfirmaet Grette som bistår Henrik Kristoffersen i denne saken. Han har ikke vært involvert i utarbeidelsen av dette innlegget.

EFTA-domstolen i E-5/17 Merck Sharp & Dohme: Negativ varighet forhindrer ikke utstedelse av supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler

Kilde: Flickr

EFTA-domstolen avga den 21.12.17 rådgivende uttalelse i sak  E-5/17 Merck Sharp & Dohme. Uttalelsen svarte på spørsmål forelagt av islandsk høyesterett om tolkningen av forordning nr. 1768/92 om innføring av et supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (den såkalte «SPC- forordningen»).

Vernetiden for patenter i Europa er 20 år fra og med tidspunktet man søker patent. For legemidler vil imidlertid en del av denne tiden gå med til å søke om markedsførings­tillatelse, noe som gjør at den reelle tiden en oppfinnelse kan omfattes av patentrettens enerett vil bli vesentlig kortere enn 20 år. Innenfor EU og EØS har man derfor etablert et system for supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler. Dette gir mulighet til å søke om form for forlengelse av den eneretten patentet gir for å kompensere for tiden det tar å få markedsførings­tillatelse. Etter SPC-forordningen artikkel 13 nr. 1 skal varigheten til et beskyttelsessertifikat svare til tidsrommet mellom søknadstidspunktet og tidspunktet for den første markedsførings­tillatelsen i EØS, fratrukket fem år. Et beskyttelsessertifikat kan i alle tilfeller ikke ha en varighet som overstiger fem år, jf. forordningen artikkel 13 nr. 2

I september 2007 søkte Merck Sharp & Dohme Corp. om supplerende beskyttelsessertifikat hos det islandske patentstyret. Basispatentet som dannet grunnlag for søknaden var inngitt i juli 2002, mens den første markedsførings­tillatelsen var gitt i mars 2007. Det islandske patentstyret avslo søknaden fordi et supplerende beskyttelsessertifikat ville hatt en negativ varighet på 106 dager og således være uten funksjon. Etter avslag også i klagenemnda for industrielle rettigheter, ble vedtaket bragt inn for islandske domstoler. Da saken sto for islandsk høyesterett ble det forelagt spørsmål til EFTA-domstolen om forordningen ga anledning til å utstede beskyttelsessertifikater med negativ varighet.

Merck argumenterte med at pediatriforordningen (nr. 1901/2006) og den konsoliderte SPC-forordningen (nr 469/2009), som åpner for en seks måneders forlengelse for beskyttelsessertifikater for pediatriske legemidler, ga SPC-er med negativ varighet en funksjon. EU-domstolen hadde i sak C-125/10 Merck Sharp & Dohme lagt til grunn at muligheten til å få utstedt en forlengelse for pediatriske legemidler ga grunnlag for å utstede beskyttelsessertifikater med negativ varighet. De to forordningene var imidlertid ikke gjort til en del av EØS-avtalen på på tidspunktet da søknaden ble avslått. (Pediatriforordningen ble innlemmet i EØS-avtalen den 5.5.2017. I motsetning til Island valgte norske patentmyndigheter ikke å avslå søknader tilsvarende den islandske, men satte behandlingen av disse i bero da det hadde vært ventet siden 2009 at pediatriforordningen ville bli innlemmet i EØS-avtalen på et eller annet tidspunkt, se punkt 42 i rapporten fra den muntlige høringen for EFTA-domstolen.)

EFTA-domstolen la til grunn at et krav om at et beskyttelsessertifikat skulle ha positiv varighet ikke kunne utledes av vilkårene i SPC-forordningen artikkel 3 og artikkel 7 til 9 (punkt 51). Det var heller ingenting i bestemmelsen om et beskyttelsessertifikats lengde i artikkel 13 som tilsa at forordningen utelukket sertifikater med negativ varighet (punkt 51). Det ble videre påpekt at formålet med SPC-forordningen om at patenthaver skal gis enerett som varer i 15 år fra første markedstillatelse tilsa at han har krav på å få utstedt et beskyttelsessertifikat med negativ varighet, fordi et slikt sertifikat uansett ikke overstiger denne tiden (punkt 54).

EFTA-domstolen la derfor til grunn at et beskyttelsessertifikat med negativ varighet er tillatt under SPC-forordningen og at patentmyndighetene ikke kan avslå en søknad utelukkende fordi sertifikatet vil ha negativ varighet (punkt 52). Det ble understreket at dette resultatet var basert på en tolkning av SPC-forordningen som sådan, og at det var uten betydning at pediatriforordningen og den konsoliderte SPC-forordningen ikke var gjort til en del av EØS-avtalen på det aktuelle tidspunktet.

EFTA-domstolens avgjørelse i E-5/16 Vigeland – varemerkeregistrering av åndsverk som har falt i det fri

Varemerkesøknad
201207491A

Som immaterialrettstrollet tidligere har skrevet om (her og her) har Oslo kommunes søkt om vare­merke­registrering av en rekke gjengivelser av Gustav Vigelands kunst. Vigeland døde i 1943, noe som innebar at hans verker opphavsrettslig sett falt i det fri fra og med 1. januar 2014. Søknadene ble delvis avslått av Patentstyret, og etter klage til KFIR besluttet nemnda å stille flere spørsmål i saken til EFTA-domstolen.

EFTA-domstolen har nå avsagt dom i saken, hvor det blant annet slås fast at registrering av et tegn som består av verk i det fri som varemerke, ikke i seg selv er i strid med offentlig orden eller moral etter varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f). En slik registrering kan imidlertid subjektivt sett være egnet til å «vekke forargelse», for eksempel ved at registreringen kan anses som misbruk eller vanhelligelse av en kunstners verk. Registrering av et kunstverk som har falt i det fri kan også anses å stride mot hensynet til offentlig orden, forutsatt at tegnet som søkes registrert utelukkende består av et verk som er falt i det fri, og registreringen av dette utgjør en reell og tilstrekkelig alvorlig trussel mot en grunnleggende samfunnsinteresse.

Bakgrunnen for saken var at Oslo kommune i 2013 søkte om varemerkeregistrering av om lag 90 gjengivelser av Gustav Vigelands kunst, blant annet «Sinnataggen» og flere avbildninger av deler av utsmykningen på støpjernsporten ved inngangen til Frognerparken. Oslo kommune også har søkt registrert flere merker som gjengir Edvard Munchs malerier, blant annet «Skrik» og «Vampyr». Disse sakene reiser tilsvarende spørsmål som Vigeland-søknadene, og disse er derfor satt i bero inntil Vigeland-sakene er endelig avgjort.

Patentstyret tillot i sin behandling av saken i hovedsak registrering i klasser hvor utnyttelsen av avbildningene som kunstverk er mer perifer, men nektet registrering i klasser som innebærer en mer direkte utnyttelse av de aktuelle kunstverkene. For registreringen av svart-hvitt-bildet av «Sinnataggen» innebar dette for eksempel at merket blant annet er tillatt registrert i klasse 28 for spill og leketøy, men blant annet nektet registrert i klasse 6 for varer av uedelt metall, klasse 14 for varer av edle metaller og klasse 16 for papir og trykksaker. Dersom dette blir opprettholdt vil dette innebære at Oslo kommune blant annet ikke får enerett til å selge statuetter og postkort av «Sinnataggen».

Etter klage til KFIR, kom nemnda til at det ville benytte seg av adgangen til å forelegge saken for EFTA-domstolen for en rådgivende uttalelse i saken. Den 22.3.16 stilte KFIR derfor følgende spørsmål til EFTA-domstolen:

1. Kan varemerkeregistrering av åndsverk, for hvilke vernetiden er utløpt, under nærmere omstendigheter, komme i konflikt med forbudet i varemerkedirektivet art. 3(1)(f) mot registering av varemerker som strider mot «public policy or … accepted principles of morality»?
2. Hvis ja på spørsmål 1, vil det ha betydning for vurderingen at åndsverket er velkjent og har stor kulturell verdi?
3. Hvis ja på spørsmål 1, kan andre momenter eller kriterier enn de som er nevnt i spørsmål 2 ha betydning i vurderingen, og i så fall hvilke?
4. Kan direktiv 2008/95/EF 3(1)(e) tredje alternativ anvendes på todimensjonale avbildninger av skulpturer?
5. Kan direktiv 2008/95/EF art. 3(1)(c) anvendes som hjemmelsgrunnlag for å nekte varemerker som to- eller tredimensjonalt gjengir varens form eller utseende?
6. Hvis ja på spørsmål 5, skal Rådsdirektiv 2008/95/EF artikkel 3 (1) (b) og (c) forstås slik at den nasjonale registreringsmyndighet må anvende vurderingstemaet om den aktuelle utformingen avviker betydelig fra normen eller bransjesedvanen når den vurderer varemerker som to- eller tredimensjonalt gjengir varens form eller utseende, eller kan en nektelse begrunnes med at et slikt merke er beskrivende for varens form eller utseende?

Spørsmål 1-3 – Registringsnekt fordi registrering strider mot «offentlig orden eller moral»

Varemerkesøknad
201303786

De tre første spørsmålene relaterer seg til om varemerkeregistrering av åndsverk som har falt i det fri under visse omstendigheter kan komme i konflikt med forbudet i varemerkedirektivet art. 3 nr. 1 bokstav f) mot registrering av varemerker som strider mot «offentlig orden eller moral» («public policy or … accepted principles of morality»), og i så fall hvilke kriterier som skal tas i betraktning i denne vurderingen (punkt 46).

EFTA-domstolen la til grunn at registrering av et tegn som består av verk i det fri som varemerke, ikke i seg selv er i strid med offentlig orden eller egnet til å vekke forargelse etter varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f). (punkt 88) Et slikt merke kan imidlertid subjektivt sett være egnet til å «vekke forargelse». Hvorvidt dette er tilfellet påvirkes av omstendighetene i den EØS-staten hvor det aktuelle publikum befinner seg (punkt 89).

Bestemmelsene i direktivet og den tilsvarende bestemmelsen i varemerkeforordningen har har riktignok primært fått anvendelse på tegn som i seg selv betraktes som støtende av fornuftige forbrukere med alminnelige grenser for følsomhet og toleranse. (jf. for eksempel T-526/09 PAKI Logistics v. OHIM, om registrering av ordmerket PAKI) EFTA-domstolen la derfor til grunn at tegnene i Vigeland-saken ikke kunne anses å være støtende for en forbruker med alminnelige grenser for følsomhet og toleranse.

Det ble imidlertid påpekt at visse kunstverk kunne ha en særskilt status som fremtredende deler av en nasjons kulturarv, for eksempel som et symbol på uavhengighet eller på nasjonens grunnlag og verdier. En varemerkeregistrering kan også bli oppfattet som misbruk eller vanhelligelse av en kunstners verk, særlig dersom den innvilges for varer eller tjenester som strider mot kunstnerens verdier eller mot budskapet som kommuniseres gjennom det aktuelle kunstverk. Det kunne derfor ikke utelukkes at varemerkeregistrering av et kunstverk kan bli oppfattet som støtende av den gjennomsnittlige forbruker i den aktuelle EØS-stat, og dermed egnet til å vekke forargelse (punkt 92).

Hva angikk det andre alternativet – hensynet til offentlig orden – påpekte EFTA-domstolen at begrunnelser basert på hensynet til offentlig orden etter fast praksis bare kan påberopes når det foreligger en reell og tilstrekkelig alvorlig trussel mot en grunnleggende samfunnsinteresse, jf. sak E-12/10 ESA v. Island, punkt 56 (punkt 95). På bakgrunn av dette la EFTA-domstolen til grunn at det bare er under særlige omstendigheter at varemerkeregistrering av et tegn kan nektes fordi det er i strid med offentlig orden etter varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f). Dette kan være tilfellet der registrering av et kunstverk i det fri anses å utgjøre en reell og tilstrekkelig alvorlig trussel mot visse grunnleggende verdier, eller der behovet for å sikre allmennheten tilgang, anses å utgjøre en grunnleggende samfunnsinteresse i seg selv. (punkt 96)

For verk som primært er frembrakt for å tjene som kjennetegn, foreligger det ingen slik trussel, fordi frembringelse av kjennetegnet i slike tilfeller bare har som formål å angi en kommersiell opprinnelse. Det at slike tegn også kan oppnå opphavsrettsbeskyttelse er da av underordnet betydning (punkt 97). Det samme vil gjelde for kjennetegn som bare er basert på et verk som har falt i det fri, typisk ved at man har lagt til ytterligere elementer til det opprinnelige verket for å skape et nytt verk (punkt 98). For at disse ytterligere elementer skal være relevante, må tegnet imidlertid avvike betydelig fra det opprinnelige kreative innhold, slik at en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet forbruker ikke vil kunne forveksle tegnet med verket (punkt 98).  

Registrering av et tegn som utelukkende består av et verk som har falt i det fri med grunnlag i unntaket for offentlig orden, kunne da bare skje når registreringen utgjør en reell og tilstrekkelig alvorlig trussel mot en grunnleggende samfunnsinteresse (punkt 100).

Spørsmål 4 – registreringsnekt for tegn som består utelukkende av formen som tilfører varene en betydelig verdi

T‑508/08 Bang & Olufsen v. OHIM

Det fjerde spørsmålet relaterer seg til om bestemmelsen om registreringsnekt for tegn som består utelukkende av formen som tilfører varene en betydelig verdi i varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii kan anvendes på todimensjonale avbildninger av skulpturer.

Formålet med bestemmelsen er å utelukke merker hvis formgivningen gir varen et eksklusivt og derigjennom verdifullt utseende, fra registrering. Underretten har for eksempel nektet registrering av Bang & Olufsens «blyanthøyttaler» som varemerke fordi formen på varen ble ansett å tilføre varen betydelig verdi. (T‑508/08 Bang & Olufsen v. OHIM)

EFTA-domstolen fant det relativt klart at dette spørsmålet måtte besvares bekreftende, da  varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii ikke skiller mellom tredimensjonale former, todimensjonale former og todimensjonale avbildninger av tredimensjonale former (punkt 112). 

Spørsmål 5 og 6 – registreringsnekt for beskrivende tegn 

Varemerkesøknad 201315782

Med det femte og sjette spørsmålet søkte KFIR tilsynelatende svar på om et tegn som gjengir en vares form eller utseende kan ansees beskrivende etter varemerkedirektivet artikkel 3(1)(c), og om man i denne vurderingen i så fall skal ta i betraktning om den aktuelle utformingen avviker betydelig fra norm eller sedvane i bransjen eller om en nektelse utelukkende kan begrunnes med at et slikt merke er beskrivende for varens form eller utseende. Vurderingstemaet er hentet fra særpregsvurderingen etter varemerkedirektivet artikkel 3(1)(b), hvor man har lagt til grunn at varemerket må avvike betydelig fra hva som er normen i bransjen for at et tredimensjonal form skal anses å ha særpreg, jf. blant annet C-97/12 P Louis Vuitton (punkt 135).

EFTA-domstolen svarer imidlertid ikke på dette spørsmålet, men slår i stedet, med henvisning til C-363/99POSTKANTOOR, fast at «[e]t merke som er beskrivende for varer eller tjenesters egenskaper ... nødvendigvis [mangler] særpreg ... tjenester etter artikkel 3 nr. 1 bokstav b)» (punkt 136). Det slås deretter fast at om merket ikke er beskrivende kan det likevel ha særpreg, og at dette må vurderes ut «fra varene og tjenestene som dekkes av merket, og ut fra de antatte forventninger hos den relevante gruppe personer, det vil si en gjennomsnittsforbruker av den aktuelle kategori varer og tjenester, som er rimelig velinformert, oppmerksom og forsiktig» (punkt 139).

Her overser man imidlertid at en tredimensjonal form i prinsippet alltid vil være beskrivende i den grad formen gjengir formen til varer i de søkte klassene, og at det KFIR søker svar på er om en tredimensjonal form likevel kan anses ikke å være beskrivende dersom den avviker betydelig fra normen i bransjen.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Varemerkesøknad
201400304

EFTA-domstolens dom bærer etter Immaterialrettstrollets oppfatning preg av å være relativt generelt formulert, uten at man i særlig grad går inn i den konkrete problemstillingen i saken – friholdelsesbehovet til et åndsverk som har falt og hvordan dette skal vurderes når et slikt verk søkes registrert som varemerke.

Listen EFTA-domstolen legger for at et verk som har falt i det fri skal nektes registrert som varemerke etter varemerkedirektivet artikkel art. 3(1)(f) synes imidlertid å være relativt høy. At registrering av et varemerke anses som misbruk eller vanhelligelse av en kunstners verk vil nok forholdsvis sjelden være tilfellet, og dette unntaket vil derfor være forbeholdt tilfeller særlige tilfeller.

Vurderingstemaet for om registrering av et åndsverk som har falt i det fri som varemerke skal anses å være i strid med «offentlig orden» synes derimot å være mer åpent formulert, og man vil her i større grad kunne ta hensyn til offentlighetens interesse i at et verk som har falt i det fri fritt bør kunne utnyttes av alle. Det skal imidlertid tilsynelatende en del til for at en slik registrering skal anses å utgjøre en reell og tilstrekkelig alvorlig trussel mot en grunnleggende samfunnsinteresse.

EFTA-domstolens svar på de tre siste spørsmålene synes på sin side ikke å gi særlig mer veiledning enn det som allerede følger av EU-domstolens praksis på området. Det blir dermed opp til KFIR å vurdere om formen på de søkte merkene i Vigeland-saken tilfører varene i de søkte klassene en betydelig verdi og om blant annet den omstendighet at markedet allerede kjenner flere av de merkene som kunstverk gjør at disse må anses som beskrivende eller mangler særpreg.

Et annet av Immaterialrettsrollets hoder, Vincent Tsang, har vært prosessfullmektig for Oslo kommune for EFTA-domstolen. Han har ikke vært involvert i utarbeidelsen av dette innlegget.

KFIRs spørsmål til EFTA-domstolen vedrørende varemerkeregistrering av Vigeland

Varemerkesøknad: 201400304

Som tidligere omtalt har KFIR besluttet å forelegge sak om varemerkeregistrering av gjengivelser av Gustav Vigelands kunst for EFTA-domstolen. Spørsmålene ble oversendt domstolen 22.3.16, og er nå offentlige:

1. May trademark registration of copyright works, for which the protection period has expired, under certain circumstances, conflict with the prohibition in Article 3(1)(f) of the Trade Marks Directive on registering trademarks that are contrary to 'public policy or ... accepted principles of morality'?
2. If question 1 is answered in the affirmative, will it have an impact on the assessment that the copyright work is well-known and of great cultural value?
3. If question 1 is answered in the affirmative, may factors or criteria other than those mentioned in question 2 have a bearing on the assessment, and, if so, which ones? 
4. Is Article 3(1)(e)(iii) of Directive 2008/95/EC applicable to two- dimensional representations of sculptures?
5. Is Article 3(1)(c) of Directive 2008/95/EC applicable as legal authority for refusing trademarks that are two or three- dimensional representations of the shape or appearance of the goods?
6. If question 5 is answered in the affirmative, is Article 3(1)(b) and (c) of Directive 2008/95/EC to be understood to mean that the national registration authority, in assessing trademarks that consist of two or three-dimensional representations of the shape or appearance of the goods, must apply the assessment criterion of whether the design in question departs significantly from the norm?

Som det fremgår relaterer spørsmålene seg til om registrering av et varemerke som ikke lenger har opphavsrettsbeskyttelse er i strid med offentlig orden og moral, anvendelsen av unntaket for form som gir varen en særlig verdi på todimensjonale representasjonen av skulpturer, og anvendelsen av unntaket for  beskrivende merker på to- og tredimensjonale gjengivelser av form mv. 

Vigeland til EFTA-domstolen

Varemerkesøknad
201207491A

Oslo kommune søkte i 2013 om varemerkeregistrering av om lag 90 gjengivelser av Gustav Vigelands kunst, blant annet «Sinnataggen» og flere avbildninger av deler av utsmykningen på støpjernsporten ved inngangen til Frognerparken.

Da mange av sakene stilte lignende spørsmål, ble syv av sakene avgjort av Patentstyret og deretter påklaget til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). De øvrige sakene ble satt i bero inntil de påklagede sakene er endelig avgjort.

Patentstyret har i hovedsak tillatt registrering i klasser hvor utnyttelsen av avbildningene som kunstverk er mer perifer, men nektet registrering i klasser som innebærer en mer direkte utnyttelse av de aktuelle kunstverkene. For registreringen av svart-hvitt-bildet av Sinnataggen innebærer dette for eksempel at merket blant annet er tillatt registrert i klasse 28 for spill og leketøy, men blant annet nektet registrert i klasse 6 for varer av uedelt metall, klasse 14 for varer av edle metaller og klasse 16 for papir og trykksaker. Dersom dette blir opprettholdt vil dette innebære at Oslo kommune blant annet ikke får enerett til å selge statuetter og postkort av Sinnataggen.

Det skal bemerkes at Oslo kommune også har søkt registrert flere merker som gjengir Edvard Munchs malerier, blant annet «Skrik» og «Vampyr». Disse sakene reiser tilsvarende spørsmål, og der derfor også satt i bero inntil de øvrige sakene er endelig avgjort.

KFIR har nå kommet til at de vil benytte seg av adgangen til å forelegge saken for EFTA-domstolen for en rådgivende uttalelse i saken. Saken er nå oversendt søker og Patentstyret for uttalelse om den nærmere formulering av spørsmålene til domstolen. KFIR vurderer det slik at spørsmålene ikke bare bør knytte seg til spørsmålet om merkene har tilstrekkelig særpreg etter vml. § 14, men også til spørsmålet om registrering vil stride mot «offentlig orden eller moral» (vml. § 15 første ledd bokstav a) eller er av en slik art at den «tilfører varen en betydelig verdi» (vml. § 2 andre ledd tredje alt.)