Oslo tingrett: Ordmerket APPEAR beskrivende for telekommunikasjonstjenester, samt apparater til overføring og gjengivelse av lyd og bilder, databærere og databehandlingsutstyr

Som kjent er ikke troll særlig glade i sollys, så etter en (svært) lang ferie har Immaterialrettstrollet omsider våknet fra sommerdvalen. Etter en intens vinter og vår på immaterialrettsfronten, har det naturlig nok/heldigvis vært noe roligere på nyhetsfronten gjennom sommermånedene.Rett før fellesferien slo inn for alvor avsa imidlertid Oslo tingrett dom i den såkalte ”Appear”-saken (16-183118TVI-OTIR/07). Retten kom til at ordmerket APPEAR (reg. nr. 277648) måtte kjennes ugyldig for telekommunikasjonstjenester (klasse 38) og apparater til overføring og gjengivelse av lyd og bilder, databærere og databehandlingsutstyr (klasse 9).

En av stridens kjerner, det kombinerte merket
APPEAR TV (reg.nr. 251877) (kilde: Patentstyret)

Opprinnelig gjaldt saken et søksmål fra selskapet Appear TV AS (”Appear TV”) mot Telenor Digital AS (”Telenor Digital”) der det ble påstått at sistnevnte krenket APPEAR TVs ordmerke APPEAR og det kombinerte merket APPEAR TV (reg.nr. 251877) gjennom bruk av kjennetegnet og domenenavnet appear.in og variasjoner av dette. Subsidiært ble også brudd på markedsføringsloven §25 (god forretningsskikk) anført, men denne delen av avgjørelsen omtales ikke nærmere her.

Telenor Digital avviste dette under henvisning til at bruken var både fonetisk og visuelt forskjellig fra Appear TVs varemerker. Telenor Digital anla dessuten motsøksmål med krav om at ordmerket APPEAR og det kombinerte merket APPEAR TV begge måtte kjennes ugyldig for de nevnte vare-og tjenesteklasser på grunn av manglende særpreg (beskrivende), noe de altså kun fikk delvis medhold i (kombinert merke opprettholdt).

Oslo tingrett var dermed uenige med KFIR, som i en avgjørelse fra 2013 kom til at tekstelementet APPEAR hadde særpreg. Det skal for ordens skyld nevnes at denne avgjørelsen ikke gjaldt saken mellom Appear TV og Telenor Digital, men et krav fra Appear TV om sletting av foretaksnavnregistreringen APPEAR AS.

Ugyldighetsvurderingen av ordmerket APPEAR

Tingretten tar først stilling til hvorvidt ordmerket APPEAR er egnet til å skille Appear TVs telekommunikasjonstjenester og apparater til overføring og gjengivelse av lyd og bilder, databærere og databehandlingsutstyr fra andre tilbydere av tilsvarende varer og tjenester.

En situasjon der det ene nye bildet kommer frem etter det andre
(kilde: tu.no)

Dette spørsmålet blir besvart benektende under særlig henvisning til at ”Appear” er et ”vanlig brukt ord på engelsk”, og at ordet videre er ”beskrivende for det som skjer når et nytt bilde kommer fram”. Friholdelsesbehovet tilsier derfor, etter rettens oppfatning, at registreringen av ordmerket av APPEAR må kjennes ugyldig for telekommunikasjonstjenester (klasse 38) og apparater til overføring og gjengivelse av lyd og bilder, databærere og databehandlingsutstyr (klasse 9.

I forkant av denne vurderingen bemerker også retten at den relevante omsetningskretsen av den aktuelle typen varer og tjenester (i hvert fall fra Appear TV og Telenor Digital) behersker flytende engelsk, ettersom all markedskommunikasjon fra selskapene skjer på engelsk. Dette synes også å ha hatt indirekte betydning under subsumsjonen.

Ved vurderingen av det kombinerte merket APPEAR TV bemerker retten kort at de to elementene ”Appear” og ”TV” lett ville kommet i samme situasjon som alene (noe annet ville vel vært direkte selvmotsigende), men at tekstelementene og det visuelle uttrykket samlet sett innehar distinktivitet. Registreringen ble derfor opprettholdt.

Inngrepsvurderingen

Ved vurderingen av om bruken av ordet og domenet appear.in og hvor variasjoner av dette inngår krenker det kombinerte merket APPEAR TV, kom retten til at det ikke foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet, og dermed ingen krenkelse (side 12).

Retten nøyer seg her med å vise til uttalelsene om ordet ”appear” ovenfor og friholdelsesbehovet, og konkluderer med at det ikke foreligger tilstrekkelig forvekslingsrisiko uten noen inngående drøftelse av dette.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Dette immaterialrettstrollet synes det er interessant å merke seg rettens rettskildebruk under gyldighetsvurderingen av ordmerket APPEAR. Høyesterett gjentok senest i den såkalte ”Pangea”-avgjørelsen (HR-2016-1993-A) at  EUIPOs ”Guidelines for Examination” også er relevant i norsk rett av hensyn til harmonisering innenfor varemerkeretten i Europa. Selv om det kan reises spørsmål ved dette prinsipielle utgangspunktet, særlig ved vurderingen av nasjonale varemerker, synes det som at retten i Appear-saken uansett trekker anvendelsen og vektingen av disse retningslinjene et skritt lenger enn i Pangea-avgjørelsen.

Dette immaterialrettstrollet mener det er betenkelig at retten i det minste ikke redegjør nærmere for hvorfor en går rett til en gjengivelse av EUIPOS retningslinjer ved denne vurderingen, særlig når flere av utgangspunktene som utledes herfra like gjerne kan utledes av mer primære rettskilder. Dette fremstår særlig betenkelig i lys av den svært omfattende bruken retten gjør i Appear-saken av EUIPOs retningslinjer ved en ugyldighetsvurdering av et norsk varemerke. Når det er sagt er det antakelig bare å merke seg denne utviklingen, særlig i de tilfeller hvor EUIPOs retningslinjer gir mer konkret veiledning enn mer primære rettskilder.

Immaterialrettstrollet undrer seg også over om ordet ”appear” virkelig er ”beskrivende for det som skjer når et nytt bilde kommer fram” (side 11). Ordet må utvilsomt oversettes til ”komme til syne”, ”dukke opp” og lignende. Et spørsmål er imidlertid om ikke dette fremstår som såpass avledede karakteristikker for gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varer og tjenester, at ordet ”appear” snarere spiller på egenskaper ved disse (suggestivt). Det redegjøres imidlertid ikke nærmere i dommen for denne nærhetsvurderingen mellom betegnelsen APPEAR og varene og tjenestene det er registrert for. I lys av den rettskildebruken som er omtalt ovenfor, har i hvert fall dette immaterialrettstrollet problemer med å se at dette blir riktig.

Et annet spørsmål er hvilken betydning det har ved særpregsvurderingen at noe er et ”vanlig brukt ord på engelsk” (side 11). Det er som kjent betydningen av ordet ift. de varer og tjenester merket er registrert/skal registreres for som er det sentrale ved denne vurderingen. Avgjørelsen fremstår her i beste fall som knapp når det konkluderes med at ”Ordet aleine er ikke egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres” (ibid). En bredere særpregsvurdering hadde vært på sin plass. 

Appear TV har anket avgjørelsen.

En annen relasjon hvor ting "dukker opp" og hvor ordet "appear" må anses beskrivende
for visse typer varer og tjenester? (kilde: Den Norske Opera & Ballett)