Høyesteretts avgjørelse i Ensilox-saken: Feilbruk etter gjennomført salg er også varemerkebruk

Den 17. januar avsa Høyesterett dom i den såkalte «Ensilox»-saken. I motsetning til tidligere instanser konkluderte Høyesterett med at deler av ensileringsmiddeldistributøren Halfdan L. Solbergs AS’ bruk av Addcon Nordic AS’ varemerke ENSILOX utgjorde et varemerkeinngrep. Dette til tross for at varemerkebruken angivelig hadde skjedd ved en feil (etter at leverandøravtalen med Addcon Nordic var sagt opp), at bruken fant sted etter at salg var gjennomført, og selv om Solbergs faste kundekrets var orientert om leverandørskiftet forut for den aktuelle bruken. Høyesterett presiserte også, under henvisning til EU-praksis, at det i kravet til varemerkebruk (som innehaver kan motsette seg) etter varemerkeloven § 4 (2) må innfortolkes et krav om at bruken må forårsake fare for skade på minst en av varemerkets funksjoner.

Et utvalg ensileringsmidler levert på kanne.
Kilde: gardsdrift.no

Dette trollet er overhodet ingen ekspert på ensileringsmidler, men har forstått såpass at det dreier seg om et middel for å konservere blant annet avfall og biprodukter fra fiskeindustrien. Solberg informerte sine kunder om leverandørbyttet fra Addcon Nordic til Helm. Solberg brukte likevel Addcon Nordics varemerke ENSILOX på emballasje, fakturaer, hjemmeside og følgesedler etter byttet, selv om det var visse forskjeller i denne bruken avhengig av leveringsmåte (som jeg kommer tilbake til). Bruken opphørte umiddelbart etter at Addcon Nordic gjorde Solberg oppmerksom på forholdet, men Solberg bestred at det forelå noe varemerkeinngrep.

Addcon Nordic saksøkte deretter Solberg, men fikk ikke medhold i at det forelå noe varemerkeinngrep verken i Oslo tingrett eller i Borgarting lagmannsrett (avgjørelse tidligere oppsummert av IP-trollet her).

I inngrepssaken vurderte Høyesterett forholdet med utgangspunkt i varemerkeloven § 4 (1) bokstav a) som etter ordlyden tilsynelatende innebærer et absolutt forbud mot bruk (som eksemplifisert i § 4 (3)) av identiske tegn. Ettersom tegnet Solberg hadde brukt var identisk, ble spørsmålet for Høyesterett om det forelå relevant varemerkebruk.

Høyesterett viste til den tilsvarende bestemmelsen i EUs varemerkedirektiv - artikkel 5 (1) bokstav a) og etterfølgende praksis fra EU-domstolen (blant annet Arsenal, Google og Hölterhoff), hvor det har blitt innfortolket et krav om at det må foreligge «a clear possibility» for at en av varemerkets funksjoner (i dette tilfellet opprinnelses- og kvalitets­garanti­funksjonene) vil bli skadet gjennom den aktuelle bruken.

Kilde: agriculture-xprt.com

Høyesterett slo også fast at varemerkebruk i etterkant av en salgssituasjon (i likhet med bruk forut for/under en slik situasjon) vil kunne være relevant bruk i denne sammenhengen. Det ble i denne forbindelse blant annet vist til den tenkelige situasjonen hvor en vare som er påført et uriktig varemerke viser seg å ha en mangel som på grunn av feilmerkingen knyttes til varemerkeinnehaveren.

Ved subsumsjonen pekte Høyesterett på at Solbergs uberettigede bruk av ENSILOX under omstendighetene gjorde det uklart hvor varen stammer fra. Etter Høyesteretts syn måtte dette generelt anse å innebære en fare for skade i hvert fall på varemerkets opprinnelses­garanti­funksjon og kvalitets­garanti­funksjon.

I motsetning til de tidligere instansene la ikke Høyesterett avgjørende vekt på de særegne forholdene i saken. Det at ensileringsmiddelet ikke var ment for videresalg (Solbergs kunder var sluttkunder), kunne etter Høyesteretts syn ikke utelukke fare for skade, for eksempel gjennom at næringsdrivende låner og kjøper av hverandre. Høyesterett fant det heller ikke godtgjort at samtlige av Solbergs ansatte og kunder var infomert om leverandørbyttet, og til enhver tid husket at varene stammet fra Helm, selv om varene var merket med ENSILOX. Dette var etter Høyesteretts oppfatning særlig tilfelle ved likeverdige produkter, og der det ikke spiller noen nevneverdig betydning for brukeren hvor varen kommer fra, som i denne saken.

Endelig tok heller ikke Høyesterett Solbergs anførsel om at formålet med merkingen utelukkende var å oppfylle kravet om sikkerhetsmerking til følge. Dette kunne etter Høyesteretts syn i alle tilfeller ikke legitimere en ellers uhjemlet varemerkebruk.

Høyesterett kom etter dette til at det forelå varemerkeinngrep for de varene som ble levert i spesielle containere og i kanner.

Ensilering i praksis. Kilde: Addcon Nordic

For ensileringsmiddel levert direkte til sluttkundene med tankbil kom derimot Høyesterett til at det ikke forelå relevant varemerkebruk. Forskjellen her var at varene, av naturlige årsaker, ikke var levert med emballasje (følgeseddelen kunden kvitterte på ved levering var imidlertid påtegnet riktig ensileringsmiddel). Ved disse leveringene var det kun (feilaktig) angitt ENSILOX på fakturaen som kundene mottok etter levering. Høyesterett nøyer seg her med å slå kort fast at faren for skade på en eller flere av varemerkets funksjoner her var fjern til at den kan tillegges vekt. Etter Høyesteretts syn forelå det derfor ikke relevant varemerkebruk for dette salget.

Addcon Nordic ble etter dette tilkjent vederlag og erstatning som følge av Solbergs urettmessige bruk av ENSILOX i forbindelse med salg av ensileringsmiddel i containere og kanner.

Immaterialrettstrollets bemerkninger

Etter dette immaterialrettstrollets syn er Høyesteretts konklusjon vedrørende container- og kannesalget et utslag av en nokså streng objektiv tilnærming til varemerkeretten og hva som utgjør relevant varemerkebruk. De immaterialrettslige inngrepsnormene har tradisjonelt vært betraktet som objektive normer hvor subjektiv skyld er uten betydning (selv om dette kan synes å være i endring innenfor enkelte immaterialrettsdisipliner som for eksempel opphavsrett).

Det kan argumenteres for at denne tilnærmingen må velges for å sikre en konsistent, effektiv og forutsigbar rettstilstand på området. I motsatt retning kan det anføres av tingrettens og lagmannsrettens mer subjektive tilnærming vil kunne være bedre i stand til å fange opp tilfeller av mer unnskyldelig varemerkebruk som lovgiver(ne) ikke har tatt sikte på ved utformingen av bestemmelsen (uten referanse for øvrig med forholdet i denne saken). Tingretten og lagmannsretten refererte i denne sammenhengen til varemerkeinnehaverens «berettigede interesser», og bygget tilsynelatende dels på at det var lite å laste Solberg for.

Nettopp på bakgrunn av denne tilsynelatende objektive tilnærmingen skurrer det i dette immaterialrettstrollets hode når Høyesterett – nærmest i en bisetning – kommer til at faren for skade på en eller flere av varemerkets funksjoner er for fjern i forbindelse med salg direkte til sluttkundene via tankbil. Det kan synes som at Høyesterett her har tenkt på faren for skade på varemerkets funksjoner ved videresalg, og at denne (sprednings)faren ikke er nevneverdig ettersom flytende ensileringsmiddel som leveres direkte via tankbil ikke kan påklistres ENSILOX på samme måte som containere og kanner.

I Arsenal uttalte EU-domstolen at det må foreligge «a clear possibility» for slik fare (avsnitt 57), og i Google at bruken i det minste må «affect or [be] liable to affect the functions of the trade mark» (avsnitt 75) (mine understrekninger). Til Høyesteretts forsvar omfattes ikke enhver (konsekvens av) bruk, men kravet synes heller ikke å være særlig høyt.

Varemerkebruk på faktura ingen fare for skade på
et eller flere av varemerkets funksjoner?
Kilde: Credicare.no

Dette immaterial­retts­trollet har vanskelig for å skjønne at bruken av ENSILOX på disse ikke innebar fare for verken opprinnelses­garanti­funksjonen eller kvalitets­garanti­funksjonen til varemerket. Etter dette immaterial­retts­trollets syn finnes det sterke argumenter for at bruk av feilaktig betegnelse på spesi­fika­sjonen i en faktura (som det må antas at kontrolleres forholdsvis nøye av en næringsdrivende, til forskjell fra for eksempel en privatpersons mer tilfeldige observasjon av et skilt i en supporterbod hastende til fotballkamp) kunne innebære en fare for en av disse funksjonene. Dette gjelder særlig for varer hvor det ikke er mulig å påtegne riktig betegnelse på selve varen (som for eksempel ensileringsmiddel eller drivstoff), selv om et leverandørbytte av den aktuelle varen er varslet på forhånd. Det er mulig at Høyesteretts tanke her er at kunden var opplyst om byttet av leverandør, men da er en i så fall i realiteten inne i en forvekselbarhetsvurdering som ikke hører hjemme i varemerkeloven § 4 (1) bokstav a), men i bokstav b).

I likhet med de situasjonene som Høyesterett selv trekker frem som eksempler på fare for skade tidligere i avgjørelsen, kan det tenkes situasjoner hvor også etterfølgende varemerkebruk på faktura kan få til dels alvorlige konsekvenser, særlig for kvalitetsfunksjonen (dersom det eksempelvis viser seg at varen fra den nye leverandøren ikke viste seg å inneha samme kvalitet, eller er mangelfull).

Det hadde i det minste vært interessant om Høyesterett hadde gått nærmere inn på hvorfor de anså denne faren for fjern ved direktesalget via tankbil. Interessant nok kan det også nevnes at lagmannsretten i denne forbindelse uttalte at «Man må uten videre kunne utelukke et skadepotensial for de noe over 130 tonn av det omstridte salget som ble kjørt til kunden med tankbil».