Borgarting lagmannsrett: Tildekking av varemerker på mobilskjermer er varemerkebruk

Rett før fellesferien avsa Borgarting lagmannsrett dom i den såkalte «iPhone»-saken om varemerkebruk (LB-2018-62352). Saken gjaldt krav fra Apple Inc. om destruksjon av importerte iPhone 6/6S-mobiltelefonskjermer som den uautoriserte iPhone-reparatøren PCKompaniet (drevet av saksøkte Henrik Huseby) hadde importert fra Kina. Samtlige deksler var merket med Apples «eplelogo» på innsiden av dekslene, men logoene var tusjet over da tollen beslagla dekslene ved innførsel til Norge. Tildekkingen kunne fjernes med sprit. I motsetning til Oslo tingrett (avgjørelse omtalt av IP-trollet her) konkluderte Borgarting lagmannsrett med at innførselen av disse varene utgjorde varemerkebruk etter varemerkeloven (vml.) § 4, og følgelig varemerkeinngrep. Det ble ikke ansett avgjørende at logoene var tildekket.

Apples norske varemerkeregistrering 217659

("eplelogoen") bl.a. for mobiletelefoner (klasse 9)

Som mange IP-troll der ute vil ha fått med seg var hva som skal anses som varemerkerettslig relevant bruk en av fjorårets mest aktuelle problemstillinger på immaterialrettsområde med flere norske avgjørelser, samt EU-domstolens avgjørelse i den såkalte Mitsubishi-saken (omtalt av IP-trollet her).

Forholdet i iPhone-saken var at Henrik Huseby importerte mobiltelefonskjermkomponenter til iPhone (i dette tilfellet iPhone 6 og 6S) fra Kina. Skjermkomponentene var merket med Apples eplelogo (norsk varemerkereg.nr. 217659, heretter «eplelogoen»). Ved innførselen var imidlertid logoen dekket til med sprittusj (som det var mulig å fjerne). Tolletaten beslagla i 2017 63 slike skjermkomponenter og sendte melding til Apple som krevde destruksjon av skjermene som følge av varemerkeinngrep. Huseby motsatte seg destruksjonen og hevdet at skjermkomponentene ikke gjorde inngrep i eplelogoen fordi det ikke forelå varemerkerettslig relevant bruk ettersom logoen var tildekket. Det hersket uenighet om opphavet til dekslene. Apple hevdet på sin side at det dreide seg om piratkopierte deksler. Huseby hadde ifølge avgjørelsene kommet med til dels ulike forklaringer på opphavet, men hevdet for lagmannsretten at det var snakk om skjermer som var «refurbished», det vil si sammensatt av deler som både kan være nye og brukte, samt originale og uoriginale.

Oslo tingrett konkluderte i februar 2018 med at de tildekkede eplelogoene ikke utgjorde varemerkerettslig relevant bruk etter vml. § 4. Etter tingrettens vurdering forelå det ikke fare for skade på noen av varemerkets funksjoner. Ved vurderingen la retten avgjørende vekt på at logoene ikke var synlig for sluttbrukeren av telefonen, og at Huseby hadde legitime interesser knyttet til de importerte varenes kvalitet og fremgangsmåte ved importen/klargjøringen av skjermene forøvrig.

Lagmannsrettens avgjørelse

I ankesaken var hovedproblemstillingen for Borgarting lagmannsrett altså om det forelå varemerkerettslig relevant «bruk» av eplelogoen på mobilskjermkomponentene etter varemerkeloven § 4 selv om logoen var tildekket. Sentralt for lagmannsretten i denne sammenheng var om Apple måtte anses for å ha samtykket til/autorisert påføringen av logoene.

For lagmannsretten hadde Apple tilsynelatende presisert sin argumentasjon vedrørende omsetningskretsen, og argumenterte for at mobilskjermkomponenter måtte være mobiltelefonreparatører, butikker eller importører av mobiltelefoner. Etter Apples oppfatning var det således ikke relevant om eplelogoen var synlig for sluttbruker av mobiltelefonen, og for så vidt heller ikke overfor den anførte omsetningskretsen ettersom disse umiddelbart må kunne identifisere om komponenten er original eller ikke.

I avgjørelsen tar lagmannsretten utgangspunkt i at varemerkeloven § 4 (herunder bruks- og inngrepsvurderingen) er objektiv, og at saken gjelder et såkalt «dobbel identitets»-tilfelle etter vml. § 4 (1) bokstav a). De påførte tegnene var identiske med Apples eplelogo og de aktuelle varene denne brukes for. Under henvisning til HR-2017-2356 (Lilla) slår lagmannsretten fast at den relevante omsetningskretsen vil være næringsdrivende som for eksempel butikker, importører, forhandlere eller autoriserte reparatører. Etter lagmannsrettens oppfatning vil det derfor være uten betydning om eplelogoen ikke er synlig for sluttbruker, slik Huseby hadde anført og tingretten tilsynelatende anså avgjørende. Dersom påføringen av eplelogoen ikke var gjort med Apples samtykke ville det derfor foreligge varemerkebruk.

Lagmannsretten viser også til at det å stoppe vareforfalskninger ligger i kjernen av de tilfellene vml. § 4 tar sikte på å ramme.

Lagmannsretten går deretter over til en bevisvurdering av hvorvidt mobilskjermkomponentene kan sies å stamme fra Apple (og at varemerkebruken derav kan anses autorisert), eller om de er kopier. Apple hadde blant annet fremlagt en utvidet rapport for lagmannsretten, som konkluderte med at komponentene var forfalskninger. På bakgrunn av denne samt vitneavhør av forfatteren bak rapporten konkluderte lagmannsretten med at det var sannsynlig at mobilskjermkomponentene var kopier.

Etter lagmannsrettens oppfatning forelå det derfor uautorisert «bruk» av eplelogoen etter varemerkeloven § 4.

Lagmannsretten stopper imidlertid ikke der. Under henvisning til Husebys anførsler om at logoen var tildekket, herunder et eksempel fra Clas Ohlsons praksis med tildekning av varemerker på Canon-blekkpatroner, retter lagmannsretten noen bemerkninger til en eventuell innskrenkende tolkning av vml. § 4. Som kjent har EU-domstolen tolket bruksvilkåret innskrenkende slik at må oppstilles et vilkår om at den aktuelle bruken innebærer en fare for skade på minst en av varemerkets funksjoner (typisk opprinnelsesgarantifunksjonen) for at det skal anses somvaremerkebruk. Lagmannsretten viser her til Rt.1975 s. 951 (Fiskå Mølle) som gjaldt et lignende tilfelle der bruk av melsekker med originale varemerker fra en annen leverandør som var tildekket med saksøktes varemerker ble ansett som varemerkebruk. Det ble også vist til tilsvarende uttalelser fra Høyesterett i HR-2018-110-A (Ensilox) (avsnitt 68).

Retten uttaler deretter at det uansett ikke er rom for noen innskrenkende fortolkning i vår sak ettersom tildekningen av eplelogoen kunne fjernes. Under henvisning til Høyesteretts uttalelser i Ensilox-saken (avsnitt i 69 og 70) forelå det etter lagmannsrettens oppfatning en klar fare for skade på opprinnelsesgarantifunksjonen. I denne forbindelse viser også lagmannsretten til EU-domstolens avgjørelse i Mitsubishi, og uttaler at til tross for at denne ikke har direkte overføringsverdi til denne saken (ettersom Mitsubishi gjaldt originale varemerker og produkter) så er den illustrerende for beskyttelsesrekkevidden for varemerkeinnehaver.

Som følge av at mobilskjermkomponentene ble ansett å gjøre inngrep i Apples eplelogo ble Huseby dømt til å destruere samtlige mobilskjermkomponenter, og betale for Tolletatens lager- og destruksjonskostnader, lisensavgift for bruk av eplelogoen etter vml. § 58 samt deler av Apples sakskostnader.

Mobilskjermkomponent nede til venstre (bildet

ikke tatt i anledning saken). 

Wikimedia (CC BY-SA 4.0)

Immaterialrettstrollets betraktninger

Etter dette immaterialrettstrollets oppfatning innebærer lagmannsrettens avgjørelse i denne saken en viktig korrigering av en kurs som etter tingrettens avgjørelse syntes fullstendig på avveie ved vurderingen av varemerkebruk etter vml. § 4.

Tingrettens vurdering ville i realiteten langt på vei uthulet varemerkeinnehaveres mulighet til å motsette seg import av piratkopierte varer etter varemerkeloven § 4. Som utgangspunkt er denne bestemmelsen objektiv, og som lagmannsretten korrekt påpeker ligger vareforfalskninger i kjernen av de tilfeller bestemmelsen tar sikte på å ramme (og i særdeleshet tilfeller av dobbel identitet etter bestemmelsens (1) bokstav a)). Dersom det ikke kan sannsynliggjøres at varemerkeinnehaver har gitt samtykke til bruken (eksempelvis ved tilfeller av lovlig parallellimport), så kan en ikke anlegge en subjektiv tilnærming ved slike spørsmål under henvisning til blant annet den påståtte inngripers «legitime interesser» og domstolens forpliktelse til å ikke innfortolke «ytterligere konkurransehindringer», slik tingretten gjorde i denne saken.

Selv om lagmannsretten viser til Høyesteretts uttalelser i Ensilox-saken (avsagt rett før tingrettens dom) som støtte for sin konklusjon, mener undertegnede likevel at Høyesterett i den nevnte avgjørelsen i det minste har bidratt til den uriktige forståelsen av bruksvilkåret som tingretten har til grunn. I Ensilox-avgjørelsen oppstilte Høyesterett et strengt utgangspunkt for hva som skal anses som varemerkebruk (se bl.a. avsnitt 36, 41 og 68 i dommen, og redegjørelsen for den nærmere fare for skade-vurderingen i pkt. 56 - 65). Etter undertegnedes oppfatning harmonerer dette, samt subsumsjonen av kanne- og containersalget (avsnitt 70-77) dårlig med den etterfølgende konklusjonen i dommens avsnitt 78 om at feilbruk på faktura ved tankbilsalget ikke utgjør varemerkebruk etter bestemmelsen, også på bakgrunn av retningslinjene for en innskrenkende tolkning fra EU-domstolen. Ved tankbilsalg hadde saksøkte ved en feil brukt varemerke til den tidligere leverandøren (saksøker) i stedet for den nye leverandøren. Etter undertegnedes oppfatning innebærer dette en klar fare for skade på flere av varemerkets funksjoner, særlig i etterkant av kjøpssituasjonen som fakturaen gjelder.

Det gis heller ingen nærmere redegjørelse i Ensilox-avgjørelsen for hvorfor kanne- og containersalget ikke skal anses som varemerkebruk, og det kan virke som at Høyesterett har hatt en annen situasjon for øye (videresalg) enn den aktuelle kjøpssituasjonen hvor mottakeren av fakturaen tilhører den relevante omsetningskretsen. Etter undertegnedes syn burde Høyesterett i det minste gitt klarere retningslinjer for bruk av mer subjektive momenter ved vurderingen av vml. § 4 (når de tilsynelatende implisitt gjør bruk av slike «særegne forhold» selv), nettopp for å forebygge avgjørelser som fra Oslo tingrett i iPhone-saken.

Dersom iPhone-saken skulle bli anket vil det etter undertegnedes oppfatning derfor ikke være helt uten interesse om Høyesterett presiserte det nærmere innholdet av den nedre terskelen for fare for skade-vurderingen ved en eventuell innskrenkende tolkning av vml. § 4, særlig i lys av Mitsubishi-avgjørelsen.

Selv om dette IP-trollet er enig i resultatet lagmannsretten kommer til og rettens forståelse av vml. §4, er det imidlertid noen skjær i sjøen (for å bruke en passende metafor i disse ferietider). For det første kan ikke undertegnede se at det er nødvendig å vurdere hvorvidt skjermene faktisk er Apples eller om de er kopivarer som sådan (se bl.a. siste to avsnitt på side 6). Som følge av EØS-avtalen har Norge innført regelen om EØS-regional konsumpsjon. Det fremgår ikke klart av domspremissene hvor i verden de aktuelle skjermkomponentene eventuelt stammer fra, selv om det er opplyst at Huseby selv også sender ødelagte skjermer til Kina for reparasjon. Med mindre det kan påvises (av Huseby) at de aktuelle skjermkomponentene har vært satt på markedet innenfor EØS spiller det liten rolle om Apple har samtykket til salg av disse utenfor dette området (f.eks. Kina) tidligere. Det relevante spørsmålet ved vurderingen av om skjermkomponentene er laget av Apple blir derfor om det kan sannsynliggjøres at de er plassert på EØS-markedet av Apple, ikke hvorvidt Apple overhodet kan sies å ha laget disse slik lagmannsretten tilsynelatende vurderer. I forlengelsen av dette kan det også bli spørsmål om hva som skal til (hvor stor andel av/hvilke deler av mobilskjermkomponentene som tidligere har vært satt på markedet i EØS) for at det skal være tale om reell konsumpsjon av komponentene.

Videre er det innførselen av skjermene som i denne saken utgjør varemerkebruk etter vml. § 4. Selve påføringen av eplelogoen skjer i Kina og er således ikke varemerkebruk her i landet. Også på bakgrunn av poenget med EØS-regional konsumpsjon ovenfor blir det etter dette IP-trollets oppfatning derfor noe upresist når lagmannsretten på side 7 uttaler at «Eplelogoene på disse skjermene i denne saken er identiske med Apples logoer og påført samme sted på skjermene som Apples logoer. Lagmannsretten legger etter dette til grunn at dersom eplelogoene ikke er påført av Apple, men at det dreier seg om piratkopier, foreligger det brudd på varemerkeloven § 4.» (min uthevning).

Endelig gjaldt forholdet i iPhone-saken som nevnt vurdering av varemerkeinngrep mellom to merker med dobbel identitet etter vml. § 4 (1) bokstav a). Ved denne vurderingen er det ikke noe vilkår om forveksling mellom merkene (forveksling kan i slike tilfeller sies å presumeres), noe lagmannsretten selv er inne på når de referer utdraget fra forarbeidene til bestemmelsen i Ot.prp.nr.98 (2008–2009) punkt 14.1.1. I slike tilfeller gjøres det kun unntak for de situasjoner hvor det ikke foreligger varemerkebruk. Det blir derfor i beste fall upresist når lagmannsretten både ved bevisvurderingen av opphavet til kopiskjermkomponentene og bemerkningene til fare for skade-vurderingen begrunner konklusjonene sine med at merkene «i høy grad [er] egnet til forveksling» (side 9, mine understrekninger), og at det vil «foreligge forvekslingsfare» (side 10, min understrekning) mellom eplelogoen påført på Apples mobiltelefoner og kopiskjermkomponentene, dersom sistnevnte tillattes markedsført.