En sak som har fått en del oppmerksomhet den siste tiden, er striden rundt bandnavnet og varemerket HIGHASAKITE. Tvisten ble nylig avgjort av KFIR som både i resultat og i deler av vurderingen delte seg i et flertall og et mindretall. I denne avgjørelsen kommer flertallet overraskende til at etablerte industrielle rettigheter kun kan gå over til andre etter uttrykkelig avtale.
Sakens bakgrunn
Bakgrunnen for striden slik den er gjengitt i media, kan kort oppsummeres slik: Vokalisten Håvik gjorde tilnærmet umiddelbart suksess under navnet HIGHASAKITE sammen med kjæresten Bersu, i 2010. Tre andre musikere hjalp sporadisk til, og ble etter hvert invitert til å delta i bandet. Fra 2013 fremstod HIGHASAKITE som et band med fem faste medlemmer, Håvik, Bersu, Lo, Eberson og Skar. Etter hvert som suksessen økte og tilbudene stod i kø, fant bandet det hensiktsmessig å etablere firmaet Highasakite DA, i slutten av 2013. Bandet spilte en rekke konserter, og omsetningen så vel som populariteten steg. Angivelig uten å ha snakket med de øvrige bandmedlemmer, skal vokalisten Håvik ha søkt og fått varemerket HIGHASAKITE registrert i sitt navn i januar 2017. Litt senere i 2017 gikk Lo, Eberson og Skar ut av bandet. Deretter leverte disse tre på vegne av Highasakite DA innsigelse til Patentstyret, og krevde det nå registrerte varemerket overført til selskapet, i medhold av varemerkeloven § 28. Etter denne bestemmelsen skal en innsiger få registreringen overført til seg dersom «retten til varemerket blir godtgjort».
 |
| Enslig høy drage Bildet er hentet her |
Det var ingen avtale mellom partene som eksplisitt regulerte varemerkerettigheten til bandnavnet. Patentstyret fant allikevel at varemerkeretten til bandnavnet HIGHASAKITE skulle overføres til selskapet, og begrunnet dette blant annet med at bandet var et fellesprosjekt drevet for felles regning og risiko. Vokalisten Håvik klaget Patentstyrets avgjørelse inn til KFIR.
Enkelte immaterialrettshoder tenker nok på stridighetene rundt bandnavnene The Blacksheeps og Gorgoroth som fant sin løsning i tingretten, henholdsvis (TINFI-2011-19521) og (TOSLO-2008-140784). I disse to sakene bygget dommerne på rimelighetsbetraktninger og kom til at navnene tilhørte bandet og deltakerne sammen. Det som skiller disse sakene fra nærværende sak, er at i denne saken hadde vokalisten innarbeidet en varemerkerettighet før de øvrige medlemmene ble invitert med i bandet. Rettigheten hadde altså på ett eller annet tidspunkt kun tilhørt vokalisten.
Avgjørelsen
Både flertallet og mindretallet var enige om at vokalisten Håvik opprinnelig var innehaver av varemerkerettigheten til bandnavnet. Når så var tilfelle var det også enighet om at varemerkeretten må ha gått over fra vokalisten Håvik til selskapet, for at selskapet skulle ha bedre rett til merket enn vokalisten. Både mindretallet og flertallet adresserte dette som et avtalerettslig spørsmål.
Mindretallets utgangspunkt
Etter å ha vist til prejudikater der det fremgår at det er formfrihet i norsk rett ved inngåelse av avtaler, og at avtale kan anses å ha oppstått uten at dette fremgår uttrykkelig, lot mindretallet det være avgjørende om vokalisten Håvik, «–etter en samlet vurdering av omstendighetene i saken – har opptrådt slik at det ga de øvrige bandmedlemmene «en rimelig grunn til å tro» at de hadde fått del i retten til HIGHASAKITE». Det ble vist til HR-2017-971-A og Rt-2001-1288 (Gate Gourmet).
Etter en konkret og skjønnsmessig helhetsvurdering kom mindretallet til at selskapet hadde «godtgjort» at de hadde en bedre rett til varemerket, enn vokalisten og at merket skulle overføres til selskapet jf. varemerkeloven § 28. En slik vurdering er det vanskelig å mene noe godt om med mindre man har de bevis mindretallet la vekt på klart for seg.
Flertallets utgangspunkt
Der mindretallet gikk konkret til verks, hadde flertallet en mer firkantet tilnærming.
Flertallet skrev følgende:
«Opparbeidelse av medeierskap (sameie), hel- eller delvis erverv av etablerte industrielle rettigheter – registrerte eller innarbeidede rettigheter – kan etter flertallets syn ikke forekomme på annen måte enn ved uttrykkelig avtale. Det betyr at man etter forholdene ikke stilltiende kan erverve sameie i etablerte industrielle rettigheter som sådan. En anførsel om at man har en berettiget forventning om å bli medeier i et varemerke fordi man som her – bidrar med arbeid og kunstnerisk innsats i alminnelige bandaktiviteter - kan ikke føre frem.», se avsnitt 31.
Kravet om særskilt avtale ble også gjentatt i avsnitt 39:
«Flertallet finner heller ikke holdepunkter for at det å drive virksomhet for felles regning og risiko skal endre rettighetsbildet for varemerket HIGHASAKITE uten særskilt avtale. Slike holdepunkter finner man heller ikke spor av i immaterialretten når en rettighet er etablert forut for etablering/stiftelse av felles virksomhet.»
Det avgjørende for flertallet var at det ikke forelå dokumentbevis i saken som uttrykkelig viste at rettigheten ble overført fra vokalisten til selskapet. Når det ikke forelå dokumentbevis, hadde ikke selskapet «godtgjort» at de hadde en bedre rett til merket enn vokalisten Håvik, etter varemerkeloven § 28, og klagen ble tatt til følge.
Dette trollets syn
Flertallets utgangspunkt bryter med prinsippet om formfrihet. Selv om passivitet som det klare utgangspunkt ikke danner grunnlag for løftevirkninger, vil kontraktsforhandlinger eller et varig kontraktsforhold kunne utvikle seg slik at en part blir bundet selv uten uttrykkelig avtale. I slike situasjoner blir det avgjørende om den andre part med rette kunne oppfatte handlingene eller passiviteten som et uttrykk for enighet eller aksept, se også Lilleholt (2017) side 50 med videre henvisninger.
Uenighet om jussen og dissenser kan i utgangspunktet være vel og bra, i hvertfall fra et akademisk perspektiv. Det er imidlertid underlig at flertallet i denne avgjørelsen verken begrunner eller forankrer sitt syn om at etablerte industrielle rettigheter bare kan gå over til andre gjennom en uttrykkelig avtale. Dette står i kontrast til mindretallet som på sin side viser til klar og fast Høyesterettspraksis til støtte for sitt utgangspunkt.
Etter varemerkeloven § 53 kan varemerker overdras. Bestemmelsen gir ikke etter sin ordlyd grunnlag for å anta at slik rett bare kan overdras gjennom uttrykkelig avtale. Dersom lovgiver hadde ment å gjøre unntak fra utgangspunktet om formfrihet, burde dette ha fremgått av varemerkeloven direkte eller av forarbeidene.
Etter varemerkeloven § 28 kan en varemerkerettighet overføres fra den registrerte innehaveren til en innsiger dersom innsigeren har «godtgjort» retten til varemerket. Det er ingen tvil om at terskelen skal være høy, og at man står sterkest dersom man har en avtale som uttrykkelig sier at rettigheten har gått over til innsigeren. Etter forarbeidene må det føres «klare beviser for den bedre rett», det stilles krav om «mer enn vanlig bevisovervekt», og det må legges frem «klar dokumentasjon» for den bedre rett, jf. henholdsvis NOU 2001:08 side 82 og Ot.prp.nr.98 side 56. Verken ordlyd eller forarbeider gir imidlertid grunnlag for å konkludere med at uttrykkelig avtale er den eneste måten å dokumentere bedre rett på. Det som må bevises, er at innsiger har en bedre rett til merket, og slik bedre rett må i situasjoner som i nærværende sak, kunne godtgjøres også på annet vis enn gjennom uttrykkelig avtale.
Den eneste antydningen til et formkrav jeg har funnet som kan trekke i retning av at overdragelser av varemerkerett kun kan skje gjennom uttrykkelig avtale, er varemerkeforordningen artikkel 17. Der fremgår det at avtaler om overdragelse av EF-varemerker må være skriftlige. Forordningen er ikke bindende for Norge, og i nærværende sak er det ikke tale om et EF-varemerke. Det er også tvilsomt om skriftlighetskravet har virkning på forholdet mellom partene.
I en så vidt jeg kan se samstemt nordisk teori, er det antatt at spørsmålet om avtaleinngåelse på immaterialrettens område må avgjøres etter avtalerettens regler. Dette innebærer at avtaler om overdragelse av industrielle rettigheter kan skje stilltiende, ved passivitet og konkludent adferd. I svensk teori er det antatt at en patentlisensavtale kan anses inngått mellom parter som har en forretningsforbindelse, uten at patenthaver har avgitt uttrykkelig aksept. Terskelen skal være høy og avtalerettslig binding forutsetter at patenthaveren har kjent til utnyttelsen og «på något sätt» har indikert sin «godkännande av nyttjandet», se Domeij (2010) side 34.
I dansk teori er det videre lagt til grunn at alle immaterialrettigheter kan overdras «i kraft av mundtlige eller stiltiende aftaler i overensstemmelse med almindelig kontraktsret», se Schovsbo,Rosenmeier og Petersen (2018) side 613-614.
Også for norsk retts del er det antatt at overdragelse av industrielle rettigheter, herunder patentrett og inngåelse av patentlisensavtaler kan skje formfritt. Om dette skrev Knoph følgende «Det kreves ingen former for å overdra patentrett. For den saks skyld kan det også skje stilltiende», jf. Knoph (1936) side 302 og 304, samt Ørstavik om formfrihet ved inngåelse av lisensavtaler i, Ørstavik (2011) side 147.
Terskelen for overføring av varemerkerett skal være høy, og det kan tenkes at flertallets resultat er riktig. Det er imidlertid vanskelig å se for seg hensyn som skal begrunne flertallets utgangspunkt om at industrielle rettigheter kun kan over til andre gjennom uttrykkelig avtale. Når dette utgangspunktet verken begrunnes eller forankres i rettskildefaktorer bør man etter dette trollets syn være forsiktig med å bygge på flertallets utgangspunkt i andre saker. I den anledning skulle jeg gjerne sett at KFIR gjennom Regjeringsadvokaten, måtte redegjøre for sitt syn i tingretten. Det er dessverre slik at avgjørelser om overføring av registreringer ikke kan bringes inn for domstolen, og Highasakite DA må saksøke innehaveren selv, og ikke KFIR.
En av bidragsyterne til Immaterialrettstrollet, Kaja Skille Hestnes, jobber i advokatfirmaet SANDS som representerer Highasakite DA i denne saken, hun har ikke bidratt til utformingen av dette innlegget.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar