Harry Potter-saken: Warner Bros. og Star Entertainment i trollmannsduell i Oslo tingrett

"Harry Potter og de forheksede rettighetene"?
Foto: CC BY-SA 4.0

Den 18. november 2022 avsa Oslo tingrett dom og kjennelse i den såkalte Harry Potter-saken. Tvisten stod mellom filmgiganten Warner Bros. (Warner) og det noe mindre tyske underholdnings­selskapet Star Entertainment GmbH (Star). Tvisten gjaldt hvorvidt Stars konserter og markedsføringen av disse gjorde inngrep i Warners immaterial­rettigheter, og om Star hadde opptrådt i strid med god forretningsskikk.

Innledning og tvistens faktum

Det er Warner som står bak Harry Potter-filmene, etter å ha kjøpt filmrettighetene til bokserien fra forfatteren J.K. Rowling. Filmusikken i Harry Potter-filmene er komponert av forskjellige komponister, og etter inngåtte komponistavtaler er det Warner som har enerett til all filmusikken.

Star har tidligere holdt tre konserter som fant sted i Norge i 2021, der det ble spilt musikk fra Harry Potter-filmene. Star innhentet aldri samtykke til bruken fra Warner, verken knyttet til opphavsretten eller bruken av ordsammenstillingen Harry Potter i markedsføringen av konsertrekken. TONO ga tillatelse til de ulike konsertene, og Star betalte det vederlag TONO krevde.

Warner og Star har angivelig vært i dialog om Harry Potter-konsertene til Star og Stars markedsføring av disse. Slik tingretten forstod dialogen, har Warner kommet med innvendinger mot at Stars konserter ligger for tett på det som betegnes for «Harry Potter-universet», som Warner mener de har en enerett til.

Star planla deretter en ny vårturné i Norge i 2022, med oppsetningen kalt «The Magical Music of Harry Potter – live in concert».

I desember i 2021 begjærte Warner midlertidig forføyning mot Star. Forføyningskravet gikk ut på å få stanset Stars planlagte konserter i Norge i 2022. Begjæringen førte frem og Star ble nektet å avholde konsertene inntil hovedsaken var rettskraftig avgjort. Begrunnelsen for forføyningen, var at Star ikke hadde sannsynliggjort at de ville få tillatelse fra TONO til å gjennomføre konsertene.

Star anket forføyningskjennelsen, men lagmannsretten kom under dissens til at anken skulle forkastes. Lagmannsrettens flertall kom til at konserten kunne forbys på opphavsrettslig grunnlag. Dette fordi konsertene innebar en bearbeidelse av musikkverkene fra Harry Potter-filmene, som etter lagmannsrettens syn falt utenfor det TONO kunne gi samtykke til.

Konsertene ble avlyst, og sommeren 2022 fremsatte Star krav om erstatning for tapene avlysningen innebar. 

Partenes anførsler

Oslo tingrett  Foto: Mahlum

Oslo tingrett 

Foto: Mahlum

Warner anførte at selv om musikkverkene var overdratt til TONO for kollektiv forvaltning, ga ikke TONOs fremføringslisens noen rett til å fremføre arrangementer som utgjør en bearbeidelse etter åndsverkloven § 6. Videre ble det anført at Stars markedsføring utgjorde inngrep i Warners vare­merke­rett, og at Stars handlinger samlet sett var i strid med god forretningsskikk etter markeds­førings­loven § 25.

I tillegg ble det anført at partiturene (noteheftene) som Star brukte, var ulovlige eksemplarfremstillinger i strid med Warners enerett.

Saksøkte Star anførte på sin side at konsertene verken innebar inngrep i Warners opphavsrett eller varemerkerett, samt at de heller ikke hadde opptrådt i strid med god forretningsskikk etter markeds­førings­lovens generalklausul. De bestrid ikke at Warner hadde de økonomiske rettighetene til filmusikken, men det ble anført at når Star betalte konsertlisens til TONO, var alt i sin skjønneste orden.

Når det gjaldt grensen for hva TONO kunne gi samtykke til, anførte Star at denne gikk ved de ideelle rettighetene etter åndsverkloven § 5, og ikke ved bearbeidelser etter § 6. I forlengelse av dette ble det argumentert for at TONOs konsertlisens omfattet enhver form for konsertfremførelser av Warners musikkverk, herunder også fremføring av bearbeidelser av disse. Dette så fremt bearbeidelsen ikke var krenkende, jf. åndsverkloven § 5 andre ledd.

Vedrørende anførselen om partiturene (noteheftene), viste Star til at disse var fremstilt utenfor Norge, og at det ikke forelå noen ulovlig eksemplarfremstilling i Norge. Star anførte at innførsel og egenbruk av uautoriserte partiturer ikke er en opphavsrettslig relevant handling, samt at musikernes egen bruk av notene ikke innebærer at notene som sådan spres til allmennheten.

Rettens begrunnelse – opphavsretten og rammene for TONOs konsertlisens og forvaltningsfullmakt

Organisasjonen TONO driver kollektiv rettighetsforvaltning av medlemmers rettigheter i Norge, og Warner har inngått en forvaltnings­avtale med TONOs søster­organisasjon i USA. TONO og søster­organisa­sjonen har inngått en gjensidighets­avtale, noe som innebærer at Warners musikkverk inngår i det repertoaret som TONO kan gi lisens til i Norge.

I vurderingen av om konsertene innebar en krenkelse av Warners opphavsrett, viste retten innledningsvis til at Star hadde endret argumentasjon i etterkant av forføyningssaken. I forføyningssakene var begge parter enige om at TONO ikke kunne gi tillatelse til fremføring av bearbeidelse av Warners musikkverk. Partene bygget sin forståelse på den såkalte «Phantom of the Opera»-avgjørelsen fra Indre Follo namsrett fra 1992. I denne saken hadde TONO gitt et musikkorps tillatelse til å spille nærmere angitte musikkverk, men i tillatelsen ble det lagt til grunn at tillatelsen ikke gjaldt bearbeidelse av beskyttet musikk, og at bearbeidelse måtte klareres med rettighetshaver direkte.

Begge parter påberopte seg denne dommen til støtte for sitt syn, men tingretten stilte spørsmålstegn ved hvor fruktbart det er å diskutere forståelsen av vilkårene i en TONO-lisens fra 1992 så lenge dagens blankofullmakter fra TONO ikke ser ut til å oppstille de samme eksplisitte vilkårene. Retten var videre enige med Star i at TONO også kan gi samtykke til bearbeidelser.

Dette ble begrunnet i at det ikke finnes «spor av noen begrensning knyttet til bearbeidelser i TONOs vedtekter, i standardavtalene som inngås med rettighetshaverne eller i standardtillatelsen som utstedes til konsertarrangørene». Warner anførte at fraværet av henvisning til bearbeidelser må innebære at avtalen mellom rettighetshaveren og TONO må tolkes som at TONOs fullmakter ikke omfatter retten til å fremføre bearbeidelser. Retten var ikke enig i dette.

Retten viste videre til at det som var overdratt til TONO, var forvaltningen av de økonomiske rettighetene etter åndsverkloven § 3, jf. TONOs vedtekter kapittel 3 § 7 første ledd. Etter åndsverkloven § 3 siste ledd gjelder eneretten for åndsverket i «opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller annen bearbeidelse». Når det var de økonomiske rettighetene etter åndsverkloven § 3 som var overdratt til forvaltning hos TONO, var det rettens syn at det var begrensninger som måtte avtales særskilt, og ikke det motsatte.

En slik forståelse fant også støtte i det tingretten kalte «hensynet til regelens godhet». Når rettighetshaveren mottar TONO-vederlag og samtidig er vernet mot fremføringer som strider mot respektretten, kunne ikke retten se at Warner skulle ha behov for et selvstendig vern mot bearbeidelser. For den utøvende konsertmusiker eller arrangør vil det å legge en slik begrensning i TONO-tillatelsen kunne «virke hemmende på den kunstneriske friheten», noe som igjen ville være en ulempe for musikerne og for det konsertsøkende publikum, mente tingretten. Etter rettens syn ga det videre liten mening å skulle tillate fremføringer av verk som er endret på en så tilfeldig og lite kreativ måte at endringene ikke oppfyller kravet til verkshøyde, samtidig som man skulle sette foten ned mot endringer «av kunstnerisk kvalitet». I lys av sammenhengen forstår dette trollet uttrykket «kunstnerisk kvalitet» som en angivelse av endringer som innebærer at bearbeidelsen får verkshøyde.

Warner viste til at TONOs forhandlingsdirektør, i sin vitneforklaring, fortalte at bearbeidelser etter hans syn faller utenfor TONOs fullmakter. Tingretten la ikke særlig vekt på forhandlingsdirektørens syn, og viste til at TONO ikke ville komme med en offisiell uttalelse i saken.

Etter dette kom tingretten til at TONOs konsertlisens også gir lisenstaker rett til å fremføre bearbeidede musikkverk.

Rettens begrunnelse vedrørende partiturer (notehefter)

Når det gjaldt Stars bruk av partiturene og vurderingen av om innførsel og bruk var i strid med åndsverkloven, viste tingretten til at det avgjørende måtte være om partiturene, gjennom bruken, kunne anses tilgjengeliggjort i Norge, etter åndsverkloven § 3 første ledd bokstav b, sml. straffebestemmelsen i åndsverkloven § 79. Retten bemerket at partiturene ikke vises frem for publikum og at disse tas med videre når orkesteret forlater Norge. Når selve konserten var lovlig med hjemmel i TONOs konsertlisens, hjemlet ikke åndsverkloven noen mulighet til å forby orkestrene å bruke partiturene.

Rettens vurdering av de varemerkerettslige problemstillinger

Retten viste først til at Warner hadde registrert ordmerket Harry Potter isolert sett, men for andre vare- og tjenesteklasser enn den som omfatter konsertfremføringer. Konsertfremføringer omfattes av vareklasse 41, og for denne vareklassen hadde Warner bare registrert ordmerket HARRY POTTER: WIZARDS UNITE og HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN. Når Star bare hadde brukt ordene HARRY POTTER i sin markedsføring forelå det ikke risiko for direkte forveksling etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a.

I vurderingen av om det forelå indirekte forvekslingsfare etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b, og om Stars markedsføring kunne innebære at omsetningskretsen ville tro at det forelå en kommersiell forbindelse mellom konsertene og merkeinnehaver, bemerket tingretten at ingen av partene hadde ført bevis for hva omsetningskretsen forbinder med navnet Harry Potter. Retten måtte da legge vekt på egne oppfatninger, og etter rettens oppfatning ville omsetningskretsen først og fremst oppfatte Harry Potter som en angivelse av en romanfigur. Retten trodde med det ikke at omsetningskretsen vil tenke at Warner er delaktig i Stars konserter bare fordi navnet Harry Potter brukes i markedsføringen av konsertene. Mot denne bakgrunn kunne ikke retten se at det forelå noen indirekte forvekslingsfare etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

Dernest gikk retten over til å vurdere hvorvidt navnet Harry Potter er innarbeidet etter varemerkeloven § 3 tredje ledd, som Warners kjennetegn for underholdningstjenester. Retten kom til at omsetningskretsen nok kjenner til navnet Harry Potter, men fant ikke at navnet vil forbindes med varer eller tjenester fra en bestemt produsent. Retten var imidlertid mer i tvil om Warner kunne sies å ha innarbeidet Harry Potter skrevet med lynskrift. Retten viste til at Harry Potter har vært skrevet med lynskrift på Harry Potter-bøkene, men at bokserien ikke er utgitt av Warner. Under noe tvil kom retten da til at Warner ikke hadde innarbeidet noen enerett til å bruke navnet Harry Potter skrevet i lynskrift.

Når retten hadde kommet til at Harry Potter ikke var innarbeidet som Warners kjennetegn, hadde heller ikke Warner oppnådd kodakvern etter varemerkeloven § 4 andre ledd.

Rettens vurdering av markedsføringsloven § 25

Tingretten gikk først gjennom høyesterettspraksis, der det fremgår at det avgjørende for om markedsføringsloven § 25 kan supplere immaterialrettslovgivingen, vil være om det foreligger elementer i saken som ikke fanges opp av immaterialrettslovene. Etter retten syn forelå det særlig omstendigheter i nærværende sak, som tilsa at Warner burde ha krav på et bredere vern enn det de hadde etter åndsverkloven og varemerkeloven. Grunnen til at spesiallovgivingen ikke ga et tilstrekkelig bredt vern i denne saken, var etter rettens syn «innretningen på det kollektive forvaltningssystemet som Warners musikkrettigheter inngår i og som danner grunnlaget for Stars fremføringsrett».

Retten viste til at ordningen med kollektiv klarering av musikkrettigheter innebærer at Warner må finne seg i at musikken deres fremføres av aktører de egentlig ikke vil gi tillatelse til. Retten påpekte at kollektiv klarering av musikkrettigheter er samfunnsmessig nyttig, men at reglene burde innrettes slik at det ikke oppleves for byrdefullt for rettighetshaverne å være med i ordningen. Mot denne bakgrunn kom retten til følgende:

«Både hensynet til en sunn konkurranse og de hensynene som begrunner kollektive ordninger for klarering av opphavsrettigheter tilsier at en rettighetshaver i TONO må kunne motsette seg framføringer som samlet sett ligger svært tett på rettighetshavers eget konsept, selv om framføringen er tillatt etter åndsverkloven og ikke bryter med noen varemerkerett. Etter rettens syn foreligger det derfor behov for supplerende beskyttelse etter markedsføringsloven § 25.»

I den samlede vurderingen som ledet frem til det retten karakteriserer som brudd på markedsføringsloven § 25, ble det særlig vektlagt at

• Markedsføringen av konsertene og konsertprogrammet hadde et formspråk som ligner veldig på formspråket brukt i Harry Potter filmene.
• Stars orkester heter London Philharmonic & Symphonic Film Orchestra, som er nesten det samme som orkesteret som fremførte den originale filmusikken (London Symphony Orchestra)
• Stars konferansier var også en av skuespillerne i Harry Potter filmene. (Retten nevner ikke hvem dette er, men markedsføringen avslører at det nok var noen fra Weasley-familien.)

Vederlag

Foto: Nick Youngson, CC BY-SA 3.0

Samlet sett og sett hen til fraværet av tydelig kjennetegn som skiller konsertene fra Harry Potter-universet, innebar disse tre momentene at Star hadde opptrådt i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25. Overtredelsen innebar ingen soning i Azkaban, og sett hen til at Star allerede hadde betalt TONO-lisens, kom retten til at Star kun måtte betale 100 000,- som tilleggsvederlag til Warner som følge av bruddet på markedsføringsloven § 25.

Retten kunne imidlertid ikke finne det sannsynliggjort at Star i fremtiden vil begå tilsvarende brudd på god forretningsskikk, og det kunne med det ikke nedlegges noe forbud mot nye konserter. Sammen med dommen, ble det også avsagt kjennelse om at den tidligere midlertidige forføyningen opphørte.

Dette immaterialrettstrollet bemerkninger

Når det gjelder de opphavsrettslige spørsmålene forstår dette trollet det slik at tvisten dypest sett omhandler hvorvidt den fullmakt Warner kan sies å ha gitt til TONO, også gir TONO rett til å gi andre tillatelse til å fremvise bearbeidelser. Når spørsmålet er i hvilket omfang de økonomiske rettighetene er overdratt fra rettighetshaveren til TONO, er det dette trollets syn at spesialitetsprinsippet i åndsverkloven § 67 andre ledd kommer til anvendelse. Bestemmelsen lyder som følger:

«Ved overdragelse av opphavsrett skal opphaveren ikke anses for å ha overdratt en mer omfattende rett enn det avtalen klart gir uttrykk for»

Etter sigende skal det ha vært prosedert på spesialitetsprinsippet fra Warners side, og det er rart at prinsippet ikke adresseres tydelig i dommen. Retten skriver at «Dersom en overdragelse av rettighetshavers økonomiske rettigheter ikke er ment å være altomfattende, er det begrensningene som etter rettens syn må avtales særskilt og ikke motsatt.» Det synes imidlertid å ha vært en temmelig bred oppfatning i bransjen om at TONOs fullmakter ikke innebærer at de kan gi andre tillatelse til å bearbeide musikkverk, og dette har også vært oppfatningen til forhandlingsdirektøren i TONO.

Når den som går i forhandlinger på vegne av TONO, ikke mener at TONO har rett til å gi andre tillatelse til å fremføre bearbeidede musikkverk, kan det neppe sies at avtalen mellom rettighetshaverne og TONO «klart gir uttrykk for» at fullmakten TONO gis er så vidtrekkende som det tingretten la til grunn. På den annen side kan det imidlertid argumenteres for at vi her er utenfor de typetilfellene som spesialitetsprinsippet har som siktemål. Tingretten burde uansett ha adressert problemstillingen, og tatt stilling til spesialitetsprinsippets rekkevidde. 

Etter dette trollets syn kan det uansett ikke være avgjørende at det ikke finnes spor av en begrensning i de avtaler som lisenstakerne utleder fra TONO. Hvor vide fullmakter TONO har må avgjøres etter en tolkning av avtale mellom rettighetshaverne og TONO.

TONOs forhandlingsdirektør redegjorde også for at han var kjent med at svært mange artister og konsertarrangører i praksis gjør bearbeidelser i TONO-lisensierte musikkverk. Etter dette trollets syn viser dette behovet for at TONO klargjør sine vedtekter, og viktigheten av at rettighetshaverne selv tar ansvar for å håndheve sine rettigheter der lisenstakerne innretter seg i større utstrekning enn det TONO-lisensen gir rettslig grunnlag for.

Når det gjelder de varemerkerettslige aspektene må det bemerkes at Warner hadde registrert ordmerkene HARRY POTTER: WIZARDS UNITE og HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN for underholdningstjenester i klasse 41 som også omfatter konsertfremføringer, i god tid før Star gjennomførte sin markedsføring. Dette er etter mitt skjønn noe underkommunisert i dommen.

Det avgjørende for om Star krenker Warners varemerkerett etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b, vil være om omsetningskretsen for tjenester i klasse 41 oppfatter at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom den som markedsfører konsertene, og innehaveren av de overnevnte varemerker, sml. blant annet Rt. 2008 s. 1268 (Søtt + Salt) avsnitt 41. I dommen finner vi ikke noen forsøk på å definere omsetningskretsen, men når markedsføringen til Star synes å rette seg mot Harry Potter-entusiaster, bør dette vektlegges i vurderingen av hvordan omsetningskretsen oppfatter markedsføringen.

Det kan spørres om det ikke er navnet Harry Potter som omsetningskretsen vil oppfatte som det mest særpregete elementet både i markedsføringen og i varemerkeregistreringene. Både i markedsføringen til Star og i Warners registrerte ordmerker har de andre ordene enn Harry Potter et mer informativt innhold. Tingretten synes imidlertid å legge avgjørende vekt på at omsetningskretsen ikke vil tro at Warner er delaktig i konsertene til Star, bare fordi Harry Potter navnet brukes. Dette trollet vil bemerke at det i spørsmålet om forvekslingsrisiko ikke er avgjørende om omsetningskretsen har noen forestilling om hvem som er innehaver av merket, jf. Lassen/Stenvik Kjennetegnsrett (2011) s. 318. Det avgjørende er om omsetningskretsen vil tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom aktører som markedsfører varer og tjenester med ordsammenstillingen Harry Potter.

Når tingretten først konkluderer som den gjør i vurderingen av de opphavsrettslige og varemerkerettslige spørsmålene, gir det etter dette trollets syn god mening å la markedsføringsloven § 25 komme til anvendelse i dette tilfellet. En mindre streng forståelse av de opphavsrettslige og varemerkerettslige problemstillingene, ville fort ført til man ikke trengte å gripe etter generalklausulen.

Dommen er anket, og med det kan både immaterialrettsentusiaster og Harry Potter-entusiaster se frem til nok en trollmannsduell med kappekledde aktører.

Hordaland tingrett: Ingen ulovlig etterlikning av vintersko

Den 28. april 2022 avsa Hordaland tingrett dom i saken mellom TBL Licensing LLC (Timberland) og Sport Outlet AS (sak 21-032741TVI-THOD/TVI). Saken gjaldt spørsmål om ulovlig etterlikning av flere skomodeller og handlinger i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven §§ 30 og 25, samt motkrav om erstatning. Retten kom til at det verken forelå etterlikning, forvekslingsfare eller brudd på god forretningsskikk.

Skrevet av gjestetroll Karna Fog (advokatfullmektig, Brækhus)

Bakgrunn

Saksøker TBL Licensing LLC er søsterselskap av Timberland LLC (heretter Timberland). Timberland ble grunnlag i USA i 1952 og er en kjent produsent og tilbyder av sko, klær og annet tilbehør innen sport og fritid. De er spesielt kjent for sin «Yellow Boots» eller «The Original 6-Inch Boot» som ble lansert I 1973. Skoen har senere kommet i flere farger, men modellen har sett mer eller mindre lik ut siden lansering.  

Timberlands "Yellowbooth"
(Wikipedia, CC BY-SA 4.0 )

Saksøkte Sport Outlet er en norsk sportslavpriskjede etablert i 2012 med en rekke utsalg forskjellige steder i landet.

Timberland begjærte 7. desember 2020 midlertidig forføyning overfor Sport Outlet med krav om at sistnevnte forbys å importere, markedsføre og produsere ti oppgitte skomodeller. Timberland mente at disse utgjorde inngrep i deres produkter. Et sammenliknende eksempel er tilgjengelig her.

Begjæringen ble tatt til følge av Hordaland tingrett. Retten avsa 16. desember 2020 kjennelse på at Sport Outlet måtte tilbakekalle produktene fra alle forhandlere i Norge og på internett. Etter etterfølgende muntlig forhandling ble kjennelsen opprettholdt for fire av skomodellene.

Den 1. mars 2021 tok Timberland ut stevning med krav om forbud av salg og markedsføring av alle de påståtte etterligningene. Sport Outlet påsto seg frifunnet og gikk til motkrav med krav om erstatning for tapt omsetning som følge av forbudet i den midlertidige forføyningen.  

Tingrettens avgjørelse

For tingretten anførte Timberland at saksøkte har begått illojale konkurransehandlinger i strid med markedsføringsloven §§ 25 og 30 ved systematisk å ha gått til innkjøp av etterlikninger for å utnytte Timberlands kommersielle suksess gjennom 50 år. Saksøker anførte at helhetsinntrykket av skoene var identiske og at dette medfører forvekslingsfare.

Spørsmålet for retten var hvorvidt det forelå en ulovlig etterlikning av saksøkers sko etter markedsføringsloven § 30 og hvorvidt saksøkte har handlet i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25. Tingretten viste innledningsvis til at hensynet til innovasjon og nyskaping oppstiller som utgangspunkt at etterlikninger av andres produkter er tillatt, men at etterlikningsvernet i markedsføringsloven §§ 25 og 30 skal beskytte mot illojale og urimelige utnyttelser av andres investeringer og innsats.

Retten kom til at det ikke forelå ulovlige etterlikninger av noen av skomodellene. Til tross for at det var klare likheter mellom skoene var det ikke sannsynliggjort at Timberlands sko var benyttet som forbilde for de påståtte kopiene. Retten uttalte at Timberlands design kan ha vært beskyttet på et tidligere tidspunkt, men at utviklingen i markedet har ført til mange liknende skomodeller i kategorien. Timberland har ikke enerett til å benytte lys brun i kombinasjon med kontrastfarger, et design som ifølge retten «oversvømmer markedet». Produktoriginaliteten kan derfor ikke anses å være spesielt høy i dag.

Store deler av designet er funksjonelt betinget og variasjonsmulighetene er derfor begrenset. Saksøkte har etter rettens syn benyttet de variasjonsmulighetene som finnes blant annet ved at «detaljer i forhold til former, sømmer, overlapping osv. er forskjellig», og konkluderte med at det ikke forelå en etterlikning.

 

Retten fant det heller ikke sannsynliggjort at innkjøpene har søkt å utnytte Timberlands markedsposisjon på en urimelig måte. Det påpekes blant annet at de tolv produktene er kjøpt fra fire ulike aktører, over en periode på fire år.

 

Videre forelå det etter rettens oppfatning ikke forvekslingsfare. Timberlands målgruppe anses merkebevisst og det er derfor høyst tvilsomt at det er fare for forveksling med saksøktes produkt. I vurderingen ble pris, kvalitet og bruk av merkevare vektlagt som momenter som tilsa at det ikke forelå forvekslingsfare. Saksøkers produkter selges ikke av saksøkte og skoene er markedsført under egne merkevarer som ikke kan forveksles med Timberlands logo. Samtlige sko og skoesker er merket med disse. Retten mente derfor at det «åpenbart» ikke forelå ulovlige etterligninger av Timberlands sko.

 

Etter rettens syn forelå det heller ikke andre forhold som tilsa at markedsføring og salg av de påståtte kopiskoene utgjorde handlinger i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25.

Timberlands krav ble derfor avvist og Sport Outlet frifunnet for brudd på markedsføringsloven.

Sport Outlets erstatningskrav på ca. kr. 16,5 millioner kroner som følge av tapt fortjeneste, ble imidlertid heller ikke ansett sannsynliggjort. Den fremlagte dokumentasjonen ble ansett å være for overfladisk og generell til å danne et forsvarlig grunnlag for et krav av denne størrelsen. Etter en konkret vurdering fant retten det sannsynliggjort at Sport Outlet hadde lidt et tap på 5 millioner kroner som Timberland ble dømt til å erstatte.

Noen bemerkninger

I sin vurdering synes retten til en viss grad å vektlegge at saksøker ikke har gått til sak mot andre produsenter og distributører av liknende skomodeller.

Med dette synes retten å legge til grunn at et mulig beskyttelsesverd kan bortfalle eller minke ved manglende aktivitet. Det er imidlertid ingen aktivitetsplikt for å oppnå vern etter markedsføringsloven § 30. At det i et trendbilde kan oppstå mange liknende produkter på markedet og at beskyttelsen av den grunn kan bli snevrere er en annen sak. Et selskap må imidlertid selv ha anledning til å vurdere hvor aggressiv en skal være i beskyttelsen av eget produkt, uten at det skal få betydning for hvorvidt det foreligger vern etter markedsføringsloven.

Det er heller ikke gitt at en slik aktivitet vil utspille seg i offentligheten. Det kan tenkes at saksøker har vurdert produktene, men konkluderte med at likheten ikke er tilstrekkelig, eller av andre grunner har kommet til at prosessrisikoen er for høy eller ulempene ved å forfølge for store. Likefullt kan det være inngått minnelige løsninger som ikke er offentlig kjent. Det kan derfor stiller spørsmål ved hvor langt Hordaland tingrett har gått i å vektlegge dette momentet.

Saken er anket og ankesaken gikk for Gulating lagmannsrett 12. – 14. desember 2022.

Markedsføringsrettsåret 2020

Immaterialrettstrollet fortsetter oppsummeringen av immaterialrettsåret 2020 med en gjennomgang av sakene på markedsføringsrettens område (se også våre oppsummeringer av kjennetegnsrett og designrett). I årsoppsummeringen gjennomgår vi et utvalg av fjorårets avgjørelser fra norske domstoler og Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU), lovforslag og andre begivenheter fra året som gikk.

Nytt på lovgivningsfronten

På lovgivningsfronten ble den mye omtalte lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden vedtatt i 2020 og trådte i kraft 1. januar 2021. Loven er en offentligrettslig regulering av dagligvareaktørenes kommersielle forhandlinger, og det uttalte formålet med loven er å redusere konfliktnivået i dagligvarebransjen gjennom å sikre ryddigere forhandlinger og mer forutsigbare avtaler mellom aktørene. Loven gjelder for forhandlinger og avtaler mellom leverandører og videreforhandlere i dagligvarebransjen, samt dagligvareaktørers innkjøp for videresalg til andre deler av virksomheten, eksempelvis storkjøkken – den kommer ikke til anvendelse for avtaleforholdet mellom primærprodusenter og industriaktører, eller næringsdrivende og forbrukere. Tilsynsmyndighet under den nye loven er lagt til det nyopprettede Dagligvaretilsynet.

Loven inneholder blant annet en generalklausul om god handelsskikk (§ 3) og et vern mot etterligninger (§ 9). Bestemmelsene er til forveksling like markedsføringsloven §§ 25 og 30, og i forarbeidene bekreftes det også at praksis etter §§ 25 og 30 vil være relevant så lenge forholdet faller inn under lovens virkeområde. Det blir spennende å se samspillet mellom disse to regelsettene i tiden fremover.

Loven oppstiller også flere konkrete plikter for partene, herunder formkrav til avtalene - som må være skriftlige og fullstendige – samt flere bestemmelser som knytter seg til lojalitet i kontraktsforhandlinger. 

Det kan også nevnes at lov om forretningshemmeligheter (endelig) trådte i kraft 1. januar 2021. Loven erstatter de tidligere bestemmelsene i markedsføringsloven §§ 28 og 29. Immaterialrettstrollet har tidligere omtalt lovforslaget her. 

Norsk rettspraksis

Bergen tingrett avsa i November dom i saken mellom Loen Skylift AS mot Voss Gondol AS og Voss Resort AS. Loen Skylift har siden mai 2017 drevet gondolen med samme navn. Taubanen som i dag kalles Voss Gondol ble flyttet, ombygd og gjenåpnet sommeren 2019, med Voss Gondol AS som driftsselskap. Loen Våren 2019 ble Loen Skylift gjort oppmerksomme på at Voss Gondol brukte et kjennetegn i markedsføringen, som etter deres skjønn var for lik det kjennetegnet de selv brukte. Voss Gondal etterkom imidlertid ikke Loen Skylifts krav om å opphøre med bruken av den omtvistede logoen og saken endte i Bergen tingrett. 

Loen Skylifts kjennetegn med tekst

For Bergen tingrett anførte Loen Skylift at bruken av Voss Gondols kjennetegn var i strid med markedsføringsloven § 30. I tillegg ble det anført brudd på markedsføringsloven § 25, da Loen Skylift mente Voss Gondol også hadde etterlignet animasjonseffekter i sine markedsføringsvideoer og at slagordet «sommerens letteste topptur» var for likt Loen Skylifts slagord, «Norges letteste topptur». Bergen tingrett ga Loen Skylift fullt medhold og kom til at Voss Gondol måtte betale vederlag tilsvarende den vinningen som var oppnådd ved overtredelsen etter  markedsføringsloven § 48 b.

Voss Gondols fire kjennetegn

Saken har fått kritikk fra flere hold, blant annet av IP-trollets egen Morten Smedal Nadheim i månedsoppsummeringen for november. Han peker blant annet på at tingretten tilsynelatende har lagt til grunn at Voss Gondols kjennetegn var en etterligning, uten først å vurdere særskilt om det yngre kjennetegnet etterlignet det eldre. I stedet har tingretten gått rett til vurderingen av mulig forvekslingsfare.

I vurderingen av om det foreligger forvekslingsfare finner tingretten heller ikke grunn til å vektlegge at Patentstyret tidligere hadde registrert både kjennetegnet til Loen Skylift og Voss Gondol for identiske tjenester, herunder taubanevirksomhet og transport med taubane i klasse 39.

Professor Tore Lunde har også kritisert avgjørelsen i en artikkel publisert på rett24.no.

Saken skal i følge Avisa Hordaland være anket, så vi krysser fingrene for at Morten får sitt juleønske for 2021 oppfylt med en avgjørelse fra lagmannsretten i god tid før neste årsoppsummering.

I løpet av året som gikk har vi også fått en avgjørelse av anken i den såkalte Monster-saken. Saken gjaldt både spørsmål om varemerkeinngrep og om brudd på markedsføringsloven §§ 30 og 25 – og det er naturlig nok de to sistnevnte spørsmålene som er mest relevant for denne årsoppsummering.

Monster og Manimals respektive bokser 

Monster Energy Company reiste i 2018 søksmål mot Manimal Energy AS med krav om at Manimal skulle forbys å bruke kjennetegnet «Unleash the instinct within you», samt forbys å markedsføre og selge selskapets energidrikker i med den emballasje som avbildet under. Monster har registrert varemerket «UNLEASH THE BEAST!» (samt flere andre varemerker med ordene «UNLEASH» og «BEAST»), og bakgrunnen for kravet etter markedsføringsloven var særlig Manimals bruk av ordet «Unleash» i kombinasjon med likheter i fargebruk og layout på emballasje og i markedsføring/kommunikasjon.

Tingretten ga i 2019 Manimal medhold fullt ut, og lagmannsretten kom til samme resultat.

Under markedsføringsloven § 30 sa lagmannsretten seg i hovedsak enig i Manimals anførsler om ulikhetene mellom produktenes emballasje. Monster og Manimals produkt hadde forskjellig navn, som var plassert tydelig på boksenes forside og navnene hadde forskjellig farge og forskjellige skrifttyper. Manimals boks hadde bilde av et panter- og menneskehode og en tegning av et panterhode, mens Monsters boks ikke hadde bilde av verken dyr eller mennesker. Plassering av slagord var heller ikke lik, og boksene hadde også ulik størrelse. Det som gjensto da var fargene, hvor lagmannsretten var enig i at det var likhet. Så forskjellige som boksene ellers var, fant imidlertid ikke lagmannsretten at fargebruken alene kunne medføre forvekslingsfare.

Også i denne saken kan det fremstå som at retten ikke vurderer spørsmålet om det foreligger en etterligning isolert fra spørsmålet om forvekselbarhet. Om dette er fordi retten fant det åpenbart eller valgte å «hoppet over gjerdet der det var lavest» er uklart.

Om markedsføringsloven § 25 nøyer retten seg med å vise til at det ikke finnes elementer i saken som ikke fanges opp av markedsføringsloven § 30 og varemerkeloven § 4. Monster fikk altså heller ikke medhold her.

Mot slutten av året i fjord fikk vi også dom i den såkalte Retriever-saken mellom Dagens Næringsliv (DN) og Retriever Norge AS (Retriever). DN tok i juli 2018 ut stevning mot Retriever med påstand om at de skulle forbys å skrive sammendrag eller resymé, levere mediearkivtjenester eller medieanalyse av innhold publisert i DNs papirutgaver, nettsteder og apper, samt krav om erstatning. Som grunnlag for sin påstand viste DN til både krenkelse av opphavsrett, varemerkerett og bruk i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25. Tingretten ga Dagens Næringsliv medhold i sistnevnte, men fant ikke at Retrievers bruk av DNs innhold var i strid med eneretten i åndsverkloven eller DNs varemerkerett (som er omtalt her).

Retriever leverer en medieovervåkingstjeneste, der kundene blant annet kan få en oversikt over når deres virksomhet er omtalt i media. DN og Retriever hadde siden tidlig 2000-tallet hatt ulike avtaler knyttet til bruk av DNs innhold i slike tjenester. Etterhvert som mediemarkedet endret seg, ble imidlertid mer og mer av innholdet gjort tilgjengelig på internett. Dagens Næringsliv hadde eksklusivt stoff i papiravisen og bak betalingsmur på dn.no, men mente at det ble billigere for avislesere å kjøpe tilgang til fulltekstinnhold gjennom medieovervåkere som Retriever enn å kjøpe direkte fra DN. Partene ble følgelig ikke enig om noen ny avtale og fra og med sommeren 2017 hadde ikke Retriever rett til å bruke DNs innhold i egne tjenester. Retriever fortsatte imidlertid å leverer overvåkning av DN ved å skrive sammendrag av artiklene fra DN. Det var dette DN reagerte på og som resulterte i søksmål sommeren 2018.

Som de fleste lesere vil kjenne til, er den generelle oppfatningen at markedsføringsloven § 25 kan anvendes uavhengig av om tilfellet saklig sett også reguleres av en spesialbestemmelse, men først og fremst om det foreligger elementer i saken som ikke fanges opp av spesialbestemmelsen og som hensynet til sunn konkurranse tilsier at bør gis et vern utover det som følger av spesialbestemmelsen. Dette var også tingrettens utgangspunkt, som deretter la til grunn at vurderingen måtte gjøres konkret og innenfor den standard eller forretningsskikk som eksisterte i bransjen.

I den konkrete vurderingen viste tingretten til at det i bransjen hadde vært vanlig med avtaler for utnyttelse av stoff i mediearkiv, medieanalyse og medieovervåkning. Retriever hadde dermed, når de tilbød medieovervåkning av DN uten avtale, opptrådt i strid med en etablert bransjepraksis. Det problematiske lå ikke nødvendigvis i den manglende avtalen som sådan, men at Retriever - ved tilgjengeliggjøring av sammendrag og nedlastning av åpent innhold – bevisst hadde lagt seg helt opp til grensen for opphavsrettsbrudd. Det var her en skjerpende faktor at Retriever valgte denne løsningen etter et langvarig forretningsmessig samarbeid med DN, og med full kunnskap om endringen av pengestrømmen i mediebransjen. Retten la også en viss vekt på det de mente var en klar kvalitetsforringelse fra avisartiklene i Retrievers sammendrag.

Saken illustrerer hvordan markedsføringsloven § 25 kan supplere de egentlige immaterialrettslovene, ved at generalklausulen åpner for en bredere og mer skjønnsmessig helhetsvurdering der mer subjektive forhold også kan spille inn. Dette vil kunne gi et annet utfall enn de mer objektive reglene som karakteriserer enerettsposisjonene i de egentlige immaterialrettslovene. Uten at det tas stilling til om og hvordan dette eventuelt ville påvirket resultatet, er det imidlertid flere momenter som gjerne kunne vært utdypet i tingrettens vurdering. Et av tingrettens hovedargumenter er tilsynelatende at Retriever bevisst har lagt seg opp mot grensen for det lovlige fra et opphavsrettsperspektiv - altså en form for omgåelseshensikt - men likevel slik at man har holdt seg innenfor opphavsrettens grenser. Tingretten utdyper ikke hvordan dette argumentet står seg opp mot utgangspunktet om at det må foreligge elementer i saken som ikke fanges opp av spesiallovgivningen. Tingretten legger også (tilsynelatende) det de opplever som bransjepraksis til grunn uten nærmere vurdering av innholdet i denne og hvordan den står seg i forhold til opphavsretten. Dette kunne med fordel vært forklart nærmere. 

Et utvalg av saker fra Næringslivets Konkurranseutvalg

Vi har som vanlig også fått en rekke uttalelser fra NKU i året som har gått. Et utvalg vil gjennomgås her, men av naturlige årsaker kan ikke alle omtales.

En av sakene som fikk mye mediedekning i året som gikk, er saken mellom DNB og SHE Community (sak 5/2020). DNB var klaget inn av SHE Community AS, en gründervirksomhet innen konsulent- og formidlingstjenester, som arbeider for å fremme likestilling i næringslivet. Siden 2017 hadde virksomheten til SHE Community særlig vært rettet mot kvinner som investorer og gründere, markedsført under kjennetegnet SHE Invest og SHE Invests. 

Bilde: Pixy.org (CC0)

DNB og SHE Community hadde historisk hatt et visst samarbeid, og hadde også hatt en dialog om en større samarbeidsavtale knyttet til tiltak rettet mot kvinnelige gründere og investorer, men DNB valgte å ikke gå videre med dette. I stedet lanserte DNB i 2019 sitt eget konsept, #huninvesterer, som hadde til hensikt å få kvinner til å investere mer. SHE Community reagerte på navnevalget og klaget DNB inn for NKU med påstand om rettsstridig etterligning etter markedsføringsloven § 30 og opptreden i strid med god forretningsskikk.

NKU fant at betegnelsen SHE Invests var fullt ut beskrivende for virksomhet rettet mot å fremme kvinners investeringer, og markedsføringsloven § 30 kunne derfor ikke komme SHE Community til unnsetning. NKU fant imidlertid at DNBs opptreden ved avslutningen av samarbeidet, sammenholdt med lanseringen av lignende virksomhet under den lignende betegnelsen “huninvesterer”, var i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25. NKU vektla særlig det tidligere samarbeidet og dialogen om utvidet samarbeid, samt DNBs posisjon som stor og veletablert bedrift som lett ville kunne fortrenge den langt mindre, SHE Community. Ved å ta i bruk kjennetegnet “huninvesterer” hadde ikke DNB utvist tilstrekkelig lojalitet - de holdt ikke tilbørlig avstand til SHE Community. Saken er tidligere omtalt av Immaterialrettstrollet her, og skal nå være forlikt.

NKU behandlet i løpet av året som gikk også flere etterligningssaker begrunnet i emballasjedesign. En av disse var sak 4/2020 mellom Nortura SA og Nordfjord Kjøtt AS. Nortura hadde klaget inn Norfjord for etterligning av deres emballasjedesign for Gilde karbonader, kjøttboller og kjøttkaker etter markedsføringsloven § 30. 

Nortura og Norfjords emballasje

NKU fant at Norturas emballasjedesign hadde begrenset vern, da det besto av en sammenstilling av generiske elementer. Produktene ble imidlertid solgt i stort omfang i alle landets dagligvarebutikker, og markedsandel og omsetningen var derfor så høy at Nortura likevel hadde en beskyttelsesverdig interesse knyttet til emballasjedesignet.

NKU fant videre at Nordfjord ikke hadde utnyttet variasjonsmulighetene i tilstrekkelig grad. Nordfjords tidligere emballasjer og posedesign, samt øvrige aktørers design, underbygget at det var mulig å lage et design som holdt større avstand til Norturas design, selv om Nordfjord hadde benyttet de samme generiske elementene. I stedet for å lage et eget uttrykk hadde Nordfjord lagt seg tett på den store markedslederen, og utvalget fant dermed at etterligningshensikt var bevist.

Utvalget fant også at det forelå forvekslingsfare. NKU pekte på at det dreide seg om dagligvareprodukter som ble handlet uten nevneverdig overveielse i kjøpsøyeblikket. Da hjalp det ikke at begge posene var tydelig merket med leverandørenes varemerke.

For emballasjen til kjøttkakene fant imidlertid utvalget (under dissens) at det ikke forelå forvekslingsfare. Valg av en annen grunnfarge, og den sentrale plasseringen av varemerket, var tilstrekkelig til å skape et annet helhetsinntrykk.

NKU har de siste årene tilsynelatende lagt mye vekt på tydelig og innarbeidet kjennetegn i vurderingen av forvekslingsfare. Som eksempel kan nevnes to Orkla-saker for NKU, mot henholdsvis Unil AS (10/2016)* og Maarud AS (6/2018), hvor godt synlige og kjente varemerker tilsynelatende var ett av hovedargumentene for å konstatere at det ikke foreslå forvekslingsfare. Saken mellom Nortura og Nordfjord utgjør kanskje ikke et tydelig brudd med denne praksisen, men det kan tyde på at NKU fremover vil legge noe mindre vekt på kjente og synlige kjennetegn i forvekselbarhetsvurderingen dersom øvrige forhold tilsier at det er en risiko for forveksling.

En viss støtte for dette finnes også i flertallets uttalelse i sak 7/2020 hvor Mills AS hadde klaget inn Coop Norge AS for etterligning av emballasjen til Melange. Coop lanserte sin Coop-margarin i ny forpakning (som avbildet under) og under navnet Bak & stek. 

Coops omstridte margarinforpakning og Mills Melange-emballasje

Flertallet fant at det forelå en etterligning. De pekte på at Melange margarin, som markedsleder innenfor segmentet margarin, gjennom en årrekke hadde innarbeidet sitt design. Selv om dette ikke ga Mills en enerett til fargevalget – gull, grønt og rødt – var måten Coop hadde anvendt disse fargene en etterligning. Det ble blant annet vist til at andre konkurrenter – Tine – anvendte samme fargekombinasjonen uten å gå Mills for nær.

Det forelå også forvekslingsfare. Coop hadde tilført visse atskillende elementer, men disse fremsto i følge flertallet som mer stilistiske sjablonger og ikke som adskillende elementer - i den grad man festet seg ved dem, ville de bringe assosiasjoner til andre meieriprodukter, og ikke skape en adskillende identitet for Bak & stek. Det var i følge flertallet heller ikke tilstrekkelig at Coop hadde anvendt sin Coop-logo på produktet. Det mest iøynefallende navnet var Bak & stek, og bruk av et så generisk uttrykk gjorde det vanskelig for forbruker å forstå at dette var et eget merke. 

Emballasjeutformingen var etter flertallets syn også en urimelig utnyttelse av en originalleverandørs unike posisjon oppnådd gjennom langvarig markedsføring og konsistent emballasjeuttrykk. Det var et skjerpende moment at en dagligvarekjede introduserte et kopiprodukt som lå i hyllen ved siden av originalen. Det forelå dermed brudd på markedsføringsloven § 30 (men ikke § 25 da ingen særlige forhold forelå).  

Mindretallet kom imidlertid til motsatt resultat under henvisning til at det ikke forelå forvekslingsfare, blant annet under henvisning til at gjennomsnittsforbrukeren ville savne Mills’ velkjente logo Melange, og gjenkjenne Coops røde logo, og dermed forstå at det er dagligvarekjedens eget merke. Mindretallet legger altså tilsynelatende ikke bare vekt på tilstedeværelsen av Coops logo, men også fraværet av Mills velkjente logo – en linje som synes å være mer i tråd med NKUs «gamle praksis».

Dette trollet mener det er gode grunner for å ikke legge så stor vekt på velkjente kjennetegn i etterligningssaker som NKU tilsynelatende har gjort i enkelte tidligere saker. Dette vil i praksis kunne uthule etterligningsvernet for de mest kjente aktørene – en konkurrent vil (satt på spissen) kunne legge seg nærmere et design supplert med et godt kjent kjennetegn, enn de kan for mindre kjente aktører og kjennetegn. Dette fremstår ikke som godt forankret i en bestemmelse hvis formål i bunn og grunn er å hindre «snylting» på andres innsats og investeringer. At et godt synlig kjennetegn er et element i vurderingen kommer man nok ikke unna, men det bør ikke være dette som er det avgjørende argumentet på vektskålen. 

NKU har også behandlet etterligningssaker utenfor dagligvarebransjen i året som har gått. Et eksempel på dette er saken mellom Izipizi S.A.S. og BA Optikk AS (sak 3/2020). Spørsmålet i saken var om innklagede, BA Optikk, hadde lagt seg for nærme Izipizi med sin produktserie av lavt prisede lesebriller solgt under kjennetegnet SEE CLEAR. Izipizi på sin side er et fransk foretak som siden etableringen i 2010 hadde blitt en internasjonal produsent og distributør av lese- og solbriller i et rimelig prissjikt. Izipizi hadde i frem til 2017 benyttet kjennetegnet SEE CONCEPT, men endret dette til IZIPIZI i starten av 2017. 

NKU delte seg i et flertall og mindretall, hvor flertallet fant at det forelå en etterligning i strid med § 30.

Flertallet viste til at klager hadde valgt en emballasje som i det norske markedet representerte noe nytt. Selv om formspråket var enkelt, fant flertallet at den likevel fungerte som et tiltalende blikkfang. Flertallet la til grunn at den som tar en internasjonal trend til Norge, normalt ikke kan forvente etterligningsvern. Izipizi hadde imidlertid bearbeidet markedet og fått en beskyttelsesverdig markedsposisjon for ferdige lesebriller i attraktiv design. Når innklagede hadde valgt et utseende hvor flere elementer viste påfallende likhet med Izipizis design, var det grunnlag for å konstatere etterligningshensikt. Det ble også vist til likhet i utseendet til eskenes innhold, samt valg av kjennetegn – SEE CLEAR – som var likt klagers tidligere kjennetegn SEE CONCEPT. Dette underbygget at innklagede ikke hadde noe ønske om å tydeliggjøre at dette var et annet produkt enn Izipizis produkt.

BA Optikks og Izipizis brilleemballasje 

Likhetene var store nok til at flertallet mente det forelå forvekslingsfare når brillene ikke ble solgt i de samme butikkene. Dermed var det også kort vei til å konstatere urimelig utnyttelse og § 30 ble ansett overtrådt. Det forelå imidlertid ikke ytterligere forhold som bragte forholdet inn under markedsføringslovens § 25.  

Mindretallet fant på sin side at emballasjen til Izipizi var gitt en så vidt enkel utforming at den kun hadde et snevert etterlikningsvern. Mindretallet fant det også bevist at presentasjon av briller i eske var uttrykk for en trend benyttet av flere aktører utenfor Norge, som klager ikke kunne kreve å få være alene om. Mindretallet fant derfor at det verken forelå brudd på markedsføringsloven § 30 eller § 25.

Nyhetssaker

Det har også skjedd saker og ting på nyhetsfronten i år, som ikke har endt opp i domstolene. En av sakene var tvisten mellom Cisco og Neat og fire tidligere ansatte. Cisco hadde i januar 2020 tatt ut søksmål med påstand om Neat systematisk hadde rekruttert tidligere Cisco-ansatte, samt at to tidligere ansatte hadde kopiert med seg forretningshemmeligheter før de sluttet i Cisco. Før saken rakk og komme opp til behandling i Asker og Bærum tingrett ble den imidlertid forlikt. Innholdet i forliket er ukjent. Saken er blant annet omtalt av Shifter her. 

*For ordens skyld nevnes at artikkelforfatter på dette tidspunktet arbeidet i Advokatfirmaet Selmer som representerte Orkla Foods Norge AS og var involvert i den omtalte saken mot Unil AS.  

Næringslivets Konkurranseutvalg: DNBs “huninvesterer”-kampanje var i strid med god forretningssikk

Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU) har i møte den 1. juli 2020 behandlet klage mot DNBs “huninvesterer”-kampanje, og konkluderte i uttalelse publisert i august med at DNB med sin kampanje opptrådte i strid med god forretningsskikk. Uttalelsen finner du her. 

DNB var klaget inn av SHE Community AS (SHE Community), en gründervirksomhet innen konsulent- og formidlingstjenester, som arbeider for å fremme likestilling i næringslivet gjennom å arrangere konferanser, nettverksmøter, turer og kurs – både i eget regi og i samarbeid med andre selskaper. Siden 2017 har virksomheten til SHE Community særlig vært rettet mot kvinner som investorer og gründere, markedsført under kjennetegnet SHE Invest og SHE Invests.

DNB og SHE Community hadde historisk hatt et visst samarbeid om konferanser og andre aktiviteter, og partene hadde også hatt en dialog om en større samarbeidsavtale knyttet til tiltak rettet mot kvinnelige gründere og investorer. Dette samarbeidet valgte imidlertid DNB å ikke gå videre med. I stedet lanserte DNB i 2019 sitt eget konsept, #huninvesterer, som hadde til hensikt å få kvinner til å investere i større grad, i første rekke gjennom fond. SHE Community reagerte på navnevalget og klaget DNB inn for NKU med påstand om rettsstridig etterligning etter markedsføringsloven § 30 og opptreden i strid med god forretningsskikk.

NKU fant at betegnelsen SHE Invests var fullt ut beskrivende for virksomhet rettet mot å fremme kvinners investeringer, og SHE Community kunne ikke dokumentere noen omfattende markedsføringsinnsats eller annet som underbygget at kjennetegnet ble oppfattet som SHE Communitys særlige kjennetegn. Markedsføringsloven § 30 var derfor ikke aktuell.

Bilde: Pixy.org (CC0)

NKU fant imidlertid at DNBs opptreden ved avslutningen av samarbeidet, sammenholdt med lanseringen av likeartet virksomhet som klager under den lignende betegnelsen “huninvesterer”, handlet i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25. NKU viste til at tidligere samarbeid og dialogen om et utvidet samarbeid medførte en særlig lojalitetsplikt for DNB når de skulle velge slagord for eget konsept. Denne avstandsplikten ble ytterligere skjerpet ved at DNB, som en stor og veletablert bedrift, ville vinne oppmerksomheten i markedet, til fortrengsel for SHE Community som ikke hadde de samme musklene. Ved å ta i bruk kjennetegnet “huninvesterer” hadde ikke DNB holdt tilbørlig avstand til SHE Community. 

Saken mellom DNB og SHE Community føyer seg inn i rekken av saker de siste årene som addresserer problemene som kan oppstå i møtet mellom startups og etablert næringsliv, og det var fra SHE Community anført at DNB hadde handlet i strid med en “etablert bransjepraksis hva gjelder opptreden i samhandling mellom gründermiljøer og etablerte næringsledere”. 

De siste årene har vi sett flere slike tvister, herunder Hipdriver/Telenor-saken (omtalt i årssammendraget for 2017 her) og Neodrill-saken (omtalt her og ble i etterkant forlikt). Sakene kan gi grunn til å stille spørsmål ved om det eksisterer en skjerpet aksomhetsnorm for store, etablerte selskaper i møtet med et mindre ressurssterkt gründerselskap, slik SHE Community hevdet for NKU. 

Foto: Pixy.org (CC0)

Krav til ryddig atferd i forhandlinger gjør seg imidlertid også gjeldende i saker der partenes respektive styrkeforhold ikke er utpreget ulikt. Et godt eksempel finnes i LB-2008-17240, hvor et norsk utviklingsselskap, Flexiped AS, og en tysk produsent, Heinz Kettler GmbH & Co KG, forhandlet om en lisensavtale for treningsapparater utviklet av Flexiped. Flexiped fikk ikke medhold i at Heinz Kettler rettsstridig hadde utnyttet selskapets teknologi, men fikk medhold i brudd på markedsføringsloven § 1 (nå § 25). Lagmannsretten fant det bevist at Heinz Kettler hadde fortsatt å forhandle med Flexiped til tross for at Heinz Kettler hadde besluttet å gå videre med eget produkt. Gjennom å oppholde Flexiped med “god snakk”, hadde Heinz Kettler kommet seg først på markedet med eget produkt, samtidig som de forsinket Flexiped og fratok Flexiped muligheten til å gjenoppta forhandlingene med andre interessenter på et tidspunkt som muliggjorde konkurranse med Heinz Kettler.

Dette trollet mener det er grunn til å stille seg kritisk til en egen atferdsnorm for store aktører i forhandlinger med mindre aktører. Uryddige “retretter” fra forhandlingsbordet bør kunne sanksjoneres under markedsføringsloven § 25 uavhengig av partenes respektive forhandlingsstyrke, og størrelsen og forhandlingsstyrken til en part kan ikke medføre at i utgangspunktet aksepterte handlinger sanksjoneres. Men en parts ressurser vil etter forholdene kunne være en relevant omstendighet i vurderingen, og det er vel nettopp en slik omstendighet NKU peker på når de vektlegger at DNBs størrelse og økonomiske ressurser vil kunne medføre at deres bruk av kjennetegnet #huninvesterer fortrenger bruken til det mindre ressurssterke, SHE Community. Uansett understreker avgjørelsen fra NKU behovet for å spille med “åpne kort” i forhandlinger. Arbeider man parallelt med et eget konsept, eller konkluderer underveis med at man heller ønsker å satse på eget konsept, så bør man informere motparten om dette.

SHE Community var representert av SANDS Advokatfirma, og IP-trollets Kaja Skille Hestnes har ikke bidratt til utformingen av innlegget.

Markedsføringsrettsåret 2019

Immaterialrettstrollet fortsetter oppsummeringen av immaterialrettsåret 2019 med en gjennomgang av markedsføringsretten (se også våre oppsummeringer av opphavsrett,, kjennetegnsrett, designrett og patentrett). Her gjennomgår vi et utvalg av fjorårets avgjørelser. Vi gir et tilbakeblikk på et representativt utvalg av norsk domstolspraksis, saker fra Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU), lovforslag og andre begivenheter fra året som gikk.

Nytt på lovgivningsfronten:

Justis- og beredskapsdepartementet la 18. oktober frem forslag om lov om vern av forretningshemmeligheter (Prop. 5 LS 2019-2020). Lovforslaget er tidligere omtalt av her. Loven er nå ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd, men har foreløpig ikke trådt i kraft.

Norsk domstolspraksis fra året som har gått:

Kilde: Patentstyret

Vi begynte året med Bank Norwegian-saken. Saken ble nevnt i års­opp­summeringen i fjor, men har gjort seg fortjent til en kort omtale også i årets oppsummering. Spørsmålet i saken var om Norwegians kjøp av Ikano, Monobank og Komplett Banks kjennetegn som såkalte "adwords" var i strid med god forretnings­skikk etter markedsføringsloven § 25, noe tingretten fant at ikke var tilfellet. Tingretten gikk altså motsatt vei av NKU, som i flere saker har konkludert med at slik bruk er i strid med § 25. 

NKU opprettholdt sitt opprinnelige syn  så sent som i mars 2019, i sak mellom Norgesgjerdet AS og Vindex AS mot Kystgjerdet AS. NKU pekte på at dommen fra Asker og Bærum tingrett var anket, og dermed ikke rettskraftig. Det var i saken også andre forhold som understøttet brudd på markedsføringsloven, herunder hadde innklagde, Kystgjerdet, også hadde brukt et slagord i sine annonser som lå så nærme klagernes slagord at det ble ansett som "unødvendig innpåslitent". NKU var imidlertid helt tydelige på at de fortsatt var av den oppfatning at generalklausulen favner videre enn varemerkets funksjon i varemerkerettslig forstand, og fastholdt derfor sitt syn om at slik bruk av andres varemerke som søkeord var i strid med § 25. 

Tingretten tok på sin side utgangspunkt i at generalklausulen i § 25 kan supplere "de egentlige immaterialrettslovene", men pekte blant annet på at varemerkelovgivningen i stor utstrekning tillater slik bruk av konkurrenters kjennetegn som "adword". Tingretten fant verken forvekslingsfare, eller at praksisen på noen annen måte var illojal eller subjektivt klanderverdig. Saken er anket og ankeforhandling var i utgangspunktet berammet til slutten av mars. En mer utførlig omtale av Bank Norwegian-saken finner du her.

I mars og april fikk vi også den endelige avslutningen på to saker som har versert for norske domstoler i lang tid: I mars fikk sagaen om "Il Tempo Extra Gigante" sin endelige avslutning, da Høyesterett forkastet Caprino Filmcenters anke over Eidsivating lagmannsretts dom om de markedsføringsrettslige og kontraktsrettslige sidene av saken om berg-og-dalbanen "Il Tempo Extra Gigante". Dette innebærer at saken mellom Caprino Filmcenter og Hunderfossen familiepark og Aukruststiftelsen endelig er avsluttet.

Den endrede etiketten - Jalla JALLAXXXXXX
Foto: O. Mathiesen

I april avsa Oslo tingrett dom i saken mellom Coca Cola og O. Mathiesen (tilgjengelig her og her) om bruk av merkene JALLASPRITE og JALLAXXXXXX (midlertidig forføyning i saken har tidligere vært behandlet i både tingretten og lagmannsretten. Lagmannsrettens avgjørelse er tilgjengelig her). Tingretten skulle ta stilling til om O. Mathiesens bruk av navnet JALLASPRITE innebar et inngrep i Coca Colas rettigheter til varemerket SPRITE etter varemerkeloven § 4(2), samt om den etterfølgende bruken av JALLAXXXXXX var i strid med markedsføringsloven § 25. Coca Cola hadde også krevd erstatning i form av en rimelig lisensavgift. Tingretten konkluderte bekreftende på begge spørsmål og idømte O. Mathiesen erstatning tilsvarende rimelig lisensavgift med kr 281 329 samt saksomkostninger med kr 200 000.

For spørsmålet om inngrep i Coca Colas varemerke, fant tingretten at det var nærliggende å anta at JALLA-elementet ville bli oppfattet som en humoristisk beskrivelse av produktet som uekte vare, mens SPRITE-elementet som en angivelse av produktet som sitronbrus. Når det i tillegg var full vareslagslikhet mellom de to merkene, fant retten at risikoen for assosiasjon var tilstede. I og med at det dreide seg om et sterkt innarbeidet varemerke, fant retten videre at O. Mathiesens bruk var en urimelig utnyttelse av SPRITE-merkets goodwill. Tingretten pekte også på at O. Mathiesens bruk kunne skade SPRITE-merkets særpreg, fordi det var naturlig å oppfatte bruken av SPRITE i navnet JALLASPRITE som en generisk betegnelse for sitronbrus.

Tingretten var videre enig med lagmannsrettens vurdering i for­føynings­saken, og fant at O. Mathiesens etterfølgende bruk av JALLAXXXXXX var i strid med god forretnings­skikk etter markeds­førings­loven § 25. Retten fant det sann­synlig­gjort at navnet ble valgt for å opprettholde assosiasjonen til SPRITE og signalisere at O. Mathiesen var utsatt for sensur av den større aktøren, Coca Cola. Som tidligere instanser, la tingretten tilsynelatende også stor vekt på det tingretten anså som medvirkning fra O. Mathiesen til medieomtalen av saken – begrunnet i de lojalitetshensyn som ligger til grunn for markedsføringsloven § 25.

Kilde: Patentstyret

I mars avsa Oslo tingrett dom i saken mellom Olav Thon og Madriku AS. Saken gjaldt sistnevntes bruk av navnet "Stortorvet Gjestgiveri" på sin Hamar-restaurant. Dette mente Olav Thon stred mot hans kombinerte merke for Stortorvet Gjæstgiveri, alternativt mot markedsføringsloven § 25. Olav Thon eier restauranten "Stortorvet Gjæstgiveri" som skal ha eksistert i Oslo i flere hundre år, mens Stortorvet Gjestgiveri på Hamar skal ha åpnet i 2015.

Kilde: Patentstyret

Oslo tingrett kom frem til at varemerket ikke ga vern for selve navnet, som ble ansett som beskrivende. Tingretten fant at Olav Thon heller ikke hadde noen innarbeidet rett til navnet. Tingretten ment imidlertid at bruken av navnet Stortorvet Gjestgiveri var i strid med god forretningsskikk. Det ble vist til at aldersforskjellen på partenes restaurantdrift under de omstridte navnene var over 100 år, og at Olav Thon over 40 år hadde lagt ned et betydelig arbeid i å holde bygget og restaurantene i hevd. Innehaver i Madriku, Erik Jacobsen, erkjente videre at han kjente til Stortorvet Gjæstgiveri når han valgte navn til sin restaurant på Hamar – og tingretten anså på denne bakgrunn navnevalget som illojalt. Stedsangivelsen i logoen for Stortorvet Gjestgiveri var ikke tilstrekkelig til å gå klar av § 25. Retten mente det kunne oppfattes som en beskrivelse av en filial av restauranten i Oslo, og det hadde også vært flere tilfeller av faktisk forveksling.

Olav Thon krevde rimelig lisensavgift fastsatt til 5 %, jf. markedsføringsloven § 48b første ledd bokstav a. Han hadde imidlertid ikke ført tilstrekkelig bevis for hvilket nivå lisensavgifter ligger på i restaurantbransjen, og tingretten falt derfor ned på en skjønnsmessig sum på NOK 75 000, dvs. 25 000 per år navnet hadde blitt brukt. Erik Jacobsen som eneaksjonær, daglig leder og styreleder i Madriku, ble holdt solidarisk ansvarlig for summen. Saken er anket og var i utgangspunktet berammet til slutten av mars.

Neste sak ut er saken mellom Jeanette Karsten Arkdeko AB og Scoop AS fra juni. Saken gjelder i all hovedsak opphavsrettslig vern, men markedsføringsloven § 30 var også anført. Lagmannsretten kom til at "InsideOut"-produktene til Jeanette Karsten Arkdeko hadde opphavsrettslig vern og at dette var krenket ved saksøkte Scoops "Alice"-serie – men fant at det ikke var sannsynliggjort noe tap, og tilkjente ikke erstatning.

Jeanette Karsten hadde også anført brudd på markedsføringsloven § 30 - og krevd erstatning også i medhold av den bestemmelsen – men dommen inneholder ingen nærmere vurdering av om det foreligger overtredelse av markedsføringsloven § 30 eller noen vurdering av erstatningsansvar etter markedsføringsloven § 48 b. Lagmannsretten nøyer seg med å vise til at vurderingen av økonomisk tap blir den samme for de øvrige grunnlag for erstatning som er gjort gjeldende. Markedsføringsloven § 48 b åpner imidlertid for vederlag uavhengig av økonomisk tap. Saksøker hadde riktignok vist til økonomisk tap i forbindelse med anførslene knyttet til erstatning etter markedsføringsloven, men det kan likevel stilles spørsmålstegn ved at bestemmelsen overhodet ikke er vurdert av lagmannsretten. Saken er tidligere omtalt av Kristina Stenvik for IP-trollet her.

Camelbacks "Better Bottle" (til venstre) og
Handelkompaniets "Texas-flaske"

I oktober 2019 avsa Agder lagmannsrett kjennelse om midlertidig forføyning for tilbakeholdelse av varer under tollmyndighetens kontroll mellom Handelskompaniet AS og Camelbak Products LLC. Spørsmålet var om Handelskompaniet ved sin "Texas-flaske" hadde etterlignet CamelBaks "Better Bottle". Handelskompaniet hadde blant annet anført at det ikke var relevant å vurdere opp mot nettopp "Better Bottle", fordi denne ikke lenger var i salg. Lagmannsretten fant imidlertid at etterlikningsvernet i markedsføringsloven § 30 ikke er begrenset til produkter som fremdeles produseres og omsettes - selv om det kunne ha betydning for lovens øvrige krav (forvekslingsfare og urimelighet). All den tid produktene fremsto som identiske, fant lagmannsretten at det forelå en etterligning – og etterligningen innebar en urimelig utnyttelse av CamelBaks selvstendig arbeidsinnsats. Lagmannsretten pekte på at Handelskompaniet ikke kunne gjemme seg bak at også andre aktører solgte flasker som kunne krenke etterligningsvernet.

Handelskompaniet anførte at det faktum at "Better Bottle" ikke lenger ble produsert, utelukket forvekslingsfare. CamelBak kunne imidlertid dokumentere flaskene ble solgt i annenhåndsmarkedet. Lagmannsretten fant at så lenge flaskene var godt kjent i omsetningskretsen – noe som ble understøttet av salg i annenhåndsmarkedet – ville det kunne foreligge forvekslingsfare. Lagmannsretten støttet seg her også på det faktum at flaskene var nær identiske, samt at flaskene enkeltvis hadde begrenset verdi og at kundekretsen hadde begrenset profesjonalitet og bevissthet. Lagmannsretten fant at derfor at det forelå en rettsstridig etterligning, og det var grunnlag for midlertidig forføyning.

Monsters (til venstre) og Manimals bokser for energidrikk

I den såkalte Monster-saken kom Oslo tingrett til at Manimals slagord «Unleash the instinct within you» ikke gjorde inngrep i Monsters registrerte UNLEASH-ordmerker, herunder slagordet UNLEASH THE BEAST som benyttes av den amerikanske energidrikkprodusenten Monster. Saken reiste også spørsmål om hvorvidt markedsføringen var i strid med markedsføringsloven §§ 30 og 25. Monster hadde anført at Manimals produkt ligner på Monsters hovedprodukt etter så mange sammenligningskriterier at summen av likheter blir for stor. Dette knyttet seg dels til bruken av ordet «Unleash» i slagordet, dels om fargebruk og layout, dels om navn og dels om markedsføring/kommunikasjon. Retten kom til at Manimals markedsføring ikke innebar noen ulovlig produktetterligning etter markedsføringsloven § 30, men at selskapets handlinger lå nær grensen for hva som kunne aksepteres. Retten la særlig vekt på at slagordet «Unleash the instinct within you», i kombinasjon med øvrig produktlikhet, innebar at Manimal nærmet seg grensen for hva som ville utgjøre en krenkelse. 

Retten kunne heller ikke se at det var elementer ved Manimals handlinger som ikke var fanget opp av den helhetsvurderingen som allerede var foretatt under § 30, og kom derfor til at handlingen heller ikke utgjorde et brudd på markedsføringsloven § 25.

Vi går videre til en sak fra Kristiansand tingrett. Parter i saken var Umoe Mandal AS mot Esna AS, Skomeldal og Halvorsen. To ansatte i Umoe Mandal sa opp sine stillinger og startet anført konkurrerende virksomhet i Esna. Saken gjaldt påstått overtredelse av mfl. §§ 25, 26, 28 og 30. Det ble anført at de to tidligere ansatte rettsstridig hadde utnyttet forretningshemmeligheter knyttet til såkalte «SES-skip», samt foretatt en ulovlig etterlikning av disse.

Avgjørelsen inneholder innledningsvis en interessant redegjørelse om rettslig interesse knyttet til om retten kunne avsi fastsettelsesdom for at de saksøkte hadde brutt markedsføringsloven § 25, § 26, § 28 og § 30:

«Det er imidlertid vanskelig å se at en ren fastsettelsesdom for brudd på de aktuelle bestemmelsene vil få praktiske konsekvenser av noen særlig betydning for Umoe. Umoe oppnår sine ønskede rettslige konsekvenser dersom man får medhold i påstandene om forbud mot videre salg og markedsføring av Tern, samt i erstatningskravet. Ved siden av dette har Umoe ikke anført at fastsettelsesdom vil få noen betydning, utover den signaleffekten en slik dom vil sende til markedet ved å konstatere at Umoes produkt er å anse for originalen, mens ESNAs er en kopi. Retten kan ikke se at denne signaleffekten kan veie særlig tungt, særlig ettersom en eventuell konstatering av brudd på bestemmelsene i markedsføringsloven uansett vil fremgå av premissene som grunnlag for erstatnings- og forbudskravet.»

Retten kom derfor til at Umoe ikke hadde et reelt behov til å få avgjort kravene gjennom en fastsettelsesdom. Avgjørelsen underbygger viktigheten av å reise sak når krenkelsen er aktuell og pågående, dersom påstanden er et krav om fastsettelsesdom for brudd på mfl.  Likevel måtte retten ta stilling til hvorvidt det var brudd på markedsføringsloven, da dette utgjorde grunnlaget for erstatningskravet og kravet om forbudsdom.

Retten kom til at det ikke forelå en krenkelse av markedsføringslovens bestemmelser, hverken hva gjaldt utnyttelse av bedriftshemmeligheter eller etterligning. Når det gjaldt etterligning var det av betydning at produktet kombinerer kjente løsninger, hvilket hever terskelen for å konkludere med urimelighet. Det ble lagt vekt på hensynet til fri konkurranse og det samfunnsmessig fornuftige i at næringsdrivende bygger videre på kjente løsninger.

Lysmast fra Nystrøm Design AS.

Kilde: NKU.  

Videre tar vi for oss en sak fra Sunnmøre tingrett mellom Nystrøm Design AS og Vik Ørsta AS. Spørsmålet var om Vik Ørsta AS hadde etterlignet Nystrøm Design AS' sokler og pynteringer for lysmaster og lysarmaturer. Saken har tidligere vært hos NKU, og er omtalt i markedsføringsrettsåret 2018. NKU fant at det forelå etterligning, men ingen forvekslingsfare; Det var ikke forbipasserende sin mulige forvirring som var avgjørende, men profesjonelle innkjøpere i kjøpssituasjonen, og det var ikke sannsynlig at en profesjonell innkjøper ville ta feil. Markedsføringsloven § 25 var imidlertid overtrådt da Vik Ørsta hadde etterlignet mottatte tegninger og "i stillhet" igangsatte egen produksjon av tilsvarende produkter.

Saken for tingretten gjaldt kun spørsmålet om brudd på markedsføringsloven § 25. Tingretten kom til at det ikke var sannsynliggjort at Vik Ørsta brukte Nystrøm Designs tegning som mal for egen produktutvikling og pynteringer. Til støtte for dette ble det vist til at hovedformen på pyntesoklene og pynteringene gir seg selv på grunn av produktets funksjon.

Spørsmålet ble derfor om Vik Ørsta ved dekoreringen av produktet hadde oppfylt sin variasjonsplikt. Retten fant at Vik Ørsta sin pyntesokkel og pynteringer var mykere i formen enn Nystrøm Design sin pyntesokkel og pynteringer. Retten var dermed enig med NKU i at det ikke forelå forvekslingsfare, og videre at variasjonsplikten var oppfylt. I motsetning til NKU kom tingretten til at det ikke hadde forekommet en slik forutgående kontakt mellom partene slik at det kunne sies å ha oppstått et tillitsforhold eller et samarbeid. Det ble lagt vekt på at begge parter var profesjonelle innenfor sitt område, og at begge parter i verste fall hadde vært noe uryddige i sin kontakt med den andre.  Retten kom til at det ikke forelå brudd på markedsføringsloven § 25.

   

Et utvalg av saker fra NKU

Technogyms SKILLMILL (til venstre) 

og BodyGyms "AirRunner"

NKU har også behandlet etterligningssaker i året som har gått. I sak 4/2019 var spørsmålet om de innklagedes markedsføring og salg av tredemøller var ulovlige etterlikninger i strid med markedsføringsloven § 30 og i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom etter markedsføringsloven § 25. Klager Technogym S.p.A hadde klaget inn tre andre aktører i bransjen: Celsus AS /«Bodygym», In Shape AS og Gymtool AS.  Saken omhandlet tredemøllen «SKILLMILL», som er en kurvet tredemølle. Spørsmålet var hvorvidt de innklagedes kurvede tredemøller utgjorde en krenkelse av SKILLMILL. NKU kom til at det var en krenkelse av mfl. § 30. NKU uttaler riktignok at mange elementer på en tredemølle vil i det vesentlige være et resultat av funksjon. Likevel vil tredemøllen kunne ha designmessige elementer som gir dem et særpreg utover de rent funksjonsbestemte trekkene. Det var disse designmessige elementene som etter NKUs vurdering var etterlignet av de tre innklagede. Det ble også lagt vekt på at Technogym S.p.A hadde lagt ned en ikke ubetydelig markedsinnsats for å innarbeide SKILLMILL i markedet.

Liten norsk familiebedrift vant over netthandelgigant i plagiatsak, skrev DN om sak 5/2019. Saken var mellom Levangerbedriften Easygrow AS og Nordens største nettbutikk innen babyprodukter, Jollyroom AB. Saken gjaldt om markedsføring og salg av vognpose var i strid med markedsføringslovens § 30, eller for øvrig ulovlig etter generalklausulen i markedsføringsloven § 25. NKU kom til at til at innklagedes vognpose både hva gjaldt det anvendte flettemønster, fasong, materialer og utførelse for øvrig med plassering av tverrgående sømlinjer, halvmåneformen i puten og glidelåslukningen var til forveksling lik klagers vognpose. Alle disse elementene var ettergjort ut over det som var nødvendig for at vognposen kunne fylle sin funksjon. Det ble også vektlagt at Jollyroom tidligere har forhandlet Easygrows produkt, og derfor måtte ha kjent til vognposen.  Det ble likevel presisert av NKU at dette ikke medførte at det forelå et nært forhold mellom partene, da Jollyroom forhandler en rekke produkter av denne typen fra ulike leverandører. NKU la også vekt på at Jollyroom hadde kjøpt Easygrows varemerke som betalt søkeord og at det trolig var innklagedes strategi å etterligne klagers produkter. Det var anført at dette også hadde skjedd ved andre anledninger.

Kilde: NKU

Sak 7/2019 var mellom klager Funksjonell Mat AS og innklagede Fjordbox AS. Spørsmålet var om innklagedes emballasje for produktet SUKKR Gull var en ulovlig etterlikning av klagers Sukrin Gold i strid med markedsføringsloven § 30 eller § 25. NKU kom til at forskjellene mellom Sukrin gold og SUKKR GULL var mer fremtredende enn likhetene, og at likheten i stor grad kunnen tilskrives bruken av sort farge som grunnfarge på emballasjen. Kjenne­tegns­bruken av hen­holds­vis SUKKR og Sukrin var også noe som bidro til å adskille emballasjene. Inn­klagede hadde vært tro mot sin designlinje, da SUKKR GULL hadde likt design som den øvrige produkt­linjen. NKU kom derfor til at til tross for at fargevalg og en del elementer var likeartede, var helhetsinntrykket av produktene forskjellig. Det var derfor ikke en krenkelse av mfl. § 30 eller § 25.

I sak 8/2019 hadde Extra Leker AS klaget inn Coop Norge SA med påstand om brudd på mfl. §§ 30 og 25 for etterligning av Extra lekers slagord «EXTRA STORT UTVALG – EXTRA LAVE PRISER». Coop benytter slagordet «EXTRA STORT UTVALG TIL EXTRA LAVE PRISER». NKU uttalte at slagordet er beskrivende for en lavprisbutikk med bredt utvalg, og at Extra Leker ikke har dokumentert at de har innarbeidet slagordet på en slik måte at det har fått en goodwill i markedet som utnyttes på en urimelig eller illojal måte gjennom etterlikningen. Videre ble det vektlagt at Coop har benyttet slagordet i 4,5 år før Extra Leker reagerte. I den utstrekning det er knyttet en goodwill til slagordet, kan det per i dag vel så gjerne gjelde for Coops egen innarbeidelse. Det kunne derfor ikke anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater å fortsette å anvende det slagord som allerede er benyttet i 4,5 år. NKU kom til at bruk av slagordet ikke var i strid med mfl. § 30 eller 25.

Det har også vært nyhetssaker knyttet til markedsføringsloven, uten at sakene har vært behandlet i domstolene. Kommunikasjonsbyrået Vy vurderte søksmål mot NSB fordi de mente at NSBs registrering av VY som varemerke strider mot god forretningsskikk, begrunnet i at det ville føre til en klar svekkelse av Vy Communications varemerke og identitet. I desember ble det imidlertid kjent at partene hadde inngått forlik i saken.

DNBs kvinnekampanje #huninvesterer er blitt anklaget for brudd på markedsføringsloven for å ha kopiert navn og deler av konseptet SHE Invests til gründer Heidi Aven i SHE Community AS.

I en kampanje fra PepsiCo og Ringnes ble det presentert resultater fra en smakstest som angivelig er utført som en blindtest. Testen viste at to av tre velger Pepsi Max fremfor CocaCola. Forbrukertilsynet var imidlertid ikke overbevist og mente at kampanjen kunne være villedende og derfor i strid med markedsføringsloven. 

En av artikkelforfatterne, Kaja Skille Hestnes,  er ansatt i SANDS Advokatfirma DA, som representerer SHE Community AS i saken mot DNB. Julius Berg Kaasin representerte videre Monster i saken mot Manimal. Øvrige immaterialrettstroll som har vært involvert i de gjennomgåtte sakene har ikke medvirket til denne oppsummeringen.

Kaja Skille Hestnes og Kristine Juell Johnsen