Oslo tingrett: Varemerket "ELTORQUE" mangler distinktivitet for enkelte varer og tjenester

 Saken gjaldt gyldigheten av registreringsnektelser fra KFIR for ordmerket "ELTORQUE" og det tilhørende kombinerte merket. I dom av 7. juni 2023 kom Oslo tingrett til at varemerket "ELTORQUE" – både ordmerke og kombinert merke – ikke kunne registreres for alle de søkte varer og tjenester i klasse 7, 9, 35, 37 og 42. Oslo tingrett konkluderte imidlertid med at merkene var distinktive for flere varer og tjenester enn KFIR aksepterte.

Sakens bakgrunn

Eltorque er et norsk selskap som driver med utvikling, produksjon og salg av aktuatorer og styringssystemer til den maritime industrien. Varemerket ELTORQUE har vært benyttet siden oppstarten i 1996. Den 2. november 2020 innleverte Eltorque to søknader om registrering av ordmerket ELTORQUE og det kombinerte merket (illustrasjon nedenfor) i klasse 7, 9, 35, 37 og 42.

Illustrasjonsbilde av Eltorques logo

For å få registrert et varemerke er det et grunnleggende vilkår at varemerket har "særpreg som kjennetegn for slike varer eller tjenester som [merket] gjelder", og at det derfor ikke kan være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14. Kravet til særpreg – eller distinktivitet – har sin bakgrunn i at et varemerkes sentrale funksjon er at det skal fungere som en garanti for kommersiell opprinnelse. Det vil si at man skal vite hvem varene stammer fra.  

Patentstyret mente de to merkene til Eltorque var beskrivende og manglet særpreg for deler av varefortegnelsen. Ettersom Eltorque ikke ville godta den varefortegnelsen Patentstyret kunne akseptere, ble søknaden avslått i sin helhet og registrering nektet. Eltorque klaget til KFIR,som konkluderte med at merkene måtte nektes registrert for deler avvarefortegnelsen. KFIR tillot imidlertid en noe bredere registrering enn Patentstyret, særlig hva gjaldt det kombinerte merket. Eltorque var uenig i de faktiske og rettslige vurderingene KFIR baserte sitt vedtak på, og tok ut to separate stevninger for Oslo tingrett, som senere ble forent til felles behandling og avgjørelse. 

Tingrettens avgjørelse

Tingretten kom til at gjennomsnittsforbrukeren vil forstå merket som en sammenstilling av 'el' og 'torque', hvor 'el' indikerer elektrisitet og 'torque' betyr 'dreiemoment' eller 'dreiekraft'.

På samme måte som KFIR fant tingretten at ordmerket og det kombinerte merket ELTORQUE må anses beskrivende for ‘motorer for kjøretøyer, fartøyer og maskiner’, ‘elektriske motorer’, ‘motorer for styring’, ‘drivkraftmekanismer’ og ‘koblinger og anordninger for overføring av drivkraft’ i klasse 7 samt ‘ventiler og aktuatorer’, ‘dataprogramvare for styring av motordeler’, ‘dataprogramvare for styring av aktuatorer’ og ‘dataprogramvare for styring av ventiler’ i klasse 9. 

I motsetning til KFIR fant tingretten at merkene ikke anses beskrivende for hydrauliske og pneumatiske aktuatorer i klasse 9, fordi disse drives av trykk og ikke elektrisk kraft, og heller ikke for lineære aktuatorer, da disse ikke utfører en roterende bevegelse og ‘Eltorque’ leder omsetningskretsen hen til nettopp rotasjon og dreiekraft. Tingretten fant heller ikke at merkene var beskrivende for 'innsugsmanifolder for motorer' fordi slike varer styrer luftinntaket inn i sylindrene i en motor, og benyttes kun i forbrenningsmotorer som drives av bensin eller diesel – ikke elektrisitet.

Merkene kunne heller ikke anses beskrivende for ‘apparater og instrumenter knyttet til styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet’ eller ‘dataprogrammer for styring av elektrisitet’ i klasse 9, da dreiekraft ikke kunne anses som en sentral egenskap eller et sentralt kjennetegn ved disse. 

Merkene kunne da heller ikke anses beskrivende for salg (klasse 35) og installasjon, reparasjon og vedlikehold (klasse 37) av slike varer. 

Det var fremlagt ytterligere dokumentasjon for tingretten, som fant at ELTORQUE-merkene måtte anses innarbeidet for ‘aktuatorer’, inkludert ‘elektriske aktuatorer’, samt ‘ventiler’ i klasse 7, og ‘dataprogramvare for styring av ventiler’, ‘apparater og instrumenter for kontroll og styring av framdrift og ballast’ og ‘apparater for styring av og manøvrering av skip, skipsutstyr og offshoreutstyr’ i klasse 9. 

Oslo tingrett påpeker videre at det ikke var avgjørende for tingretten at Patentstyret tidligere hadde ment at merket er distinktivt for enkelte av de varene som det nå ble søkt registrert for. Varemerkeregistrering i EU ble heller ikke vektlagt, og tingretten peker særlig på at EUIPOs registreringsvedtak ikke var begrunnet.

KFIRs avgjørelse ble etter dette opphevet. Det ble ikke tilkjent saksomkostninger. 

Eltorque anket saken til Borgarting lagmannsrett. I kjennelse 5. oktober 2023 avviste lagmannsretten anken fordi anken var fremsatt for sent. Det forelå heller ingen spesielle omstendigheter som kunne unnskylde fristoversittelsen.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Avgjørelsen føyer seg inn i rekken av avgjørelser hvor norske domstoler konkluderer med registreringsnektelse, selv om de samme varemerkene er registrert i EU og eventuelt andre jurisdiksjoner. På lik linje med Zerovision- og Trustshop-avgjørelsene pekes det på at det er krevende å skulle forklare hva som er forskjellig når EUIPOs registreringsvedtak ikke var begrunnet.

Dette immaterialrettstrollet mener likevel at resultatet blir lite tilfredsstillende, når registreringsspørsmålet slår ulikt ut innenfor EU, uten at man kan peke på en konkret begrunnelse. I denne saken er det, i likhet med Zerovision-saken, snakk om en sammensetning av engelskspråklige ord, hvor det igjen fremstår som at rettsanvender ikke har lagt til grunn til grunn den samme tolkningen av varemerkedirektivet og det felles rettskildematerialet. Dette vil nok aktørene kunne oppleve som en ubegrunnet forskjellsbehandling som det er vanskelig å forholde seg til. Ettersom mange aktører opererer i flere land innenfor EU er dette en aktuell problemstilling for mange. 

I tillegg mener dette immaterialrettstrollets at tingretten muligens tillegger gjennomsnittsforbrukeren en litt for høy grad av bevissthet, ved å anta at gjennomsnittsforbrukeren av denne type varer og tjenester vil forstå "Eltorque" utelukkende som elektrisk dreiekraft. Dette gjelder særlig det kombinerte merket.

Hordaland tingrett: Ingen ulovlig etterlikning av vintersko

Den 28. april 2022 avsa Hordaland tingrett dom i saken mellom TBL Licensing LLC (Timberland) og Sport Outlet AS (sak 21-032741TVI-THOD/TVI). Saken gjaldt spørsmål om ulovlig etterlikning av flere skomodeller og handlinger i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven §§ 30 og 25, samt motkrav om erstatning. Retten kom til at det verken forelå etterlikning, forvekslingsfare eller brudd på god forretningsskikk.

Skrevet av gjestetroll Karna Fog (advokatfullmektig, Brækhus)

Bakgrunn

Saksøker TBL Licensing LLC er søsterselskap av Timberland LLC (heretter Timberland). Timberland ble grunnlag i USA i 1952 og er en kjent produsent og tilbyder av sko, klær og annet tilbehør innen sport og fritid. De er spesielt kjent for sin «Yellow Boots» eller «The Original 6-Inch Boot» som ble lansert I 1973. Skoen har senere kommet i flere farger, men modellen har sett mer eller mindre lik ut siden lansering.  

Timberlands "Yellowbooth"
(Wikipedia, CC BY-SA 4.0 )

Saksøkte Sport Outlet er en norsk sportslavpriskjede etablert i 2012 med en rekke utsalg forskjellige steder i landet.

Timberland begjærte 7. desember 2020 midlertidig forføyning overfor Sport Outlet med krav om at sistnevnte forbys å importere, markedsføre og produsere ti oppgitte skomodeller. Timberland mente at disse utgjorde inngrep i deres produkter. Et sammenliknende eksempel er tilgjengelig her.

Begjæringen ble tatt til følge av Hordaland tingrett. Retten avsa 16. desember 2020 kjennelse på at Sport Outlet måtte tilbakekalle produktene fra alle forhandlere i Norge og på internett. Etter etterfølgende muntlig forhandling ble kjennelsen opprettholdt for fire av skomodellene.

Den 1. mars 2021 tok Timberland ut stevning med krav om forbud av salg og markedsføring av alle de påståtte etterligningene. Sport Outlet påsto seg frifunnet og gikk til motkrav med krav om erstatning for tapt omsetning som følge av forbudet i den midlertidige forføyningen.  

Tingrettens avgjørelse

For tingretten anførte Timberland at saksøkte har begått illojale konkurransehandlinger i strid med markedsføringsloven §§ 25 og 30 ved systematisk å ha gått til innkjøp av etterlikninger for å utnytte Timberlands kommersielle suksess gjennom 50 år. Saksøker anførte at helhetsinntrykket av skoene var identiske og at dette medfører forvekslingsfare.

Spørsmålet for retten var hvorvidt det forelå en ulovlig etterlikning av saksøkers sko etter markedsføringsloven § 30 og hvorvidt saksøkte har handlet i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25. Tingretten viste innledningsvis til at hensynet til innovasjon og nyskaping oppstiller som utgangspunkt at etterlikninger av andres produkter er tillatt, men at etterlikningsvernet i markedsføringsloven §§ 25 og 30 skal beskytte mot illojale og urimelige utnyttelser av andres investeringer og innsats.

Retten kom til at det ikke forelå ulovlige etterlikninger av noen av skomodellene. Til tross for at det var klare likheter mellom skoene var det ikke sannsynliggjort at Timberlands sko var benyttet som forbilde for de påståtte kopiene. Retten uttalte at Timberlands design kan ha vært beskyttet på et tidligere tidspunkt, men at utviklingen i markedet har ført til mange liknende skomodeller i kategorien. Timberland har ikke enerett til å benytte lys brun i kombinasjon med kontrastfarger, et design som ifølge retten «oversvømmer markedet». Produktoriginaliteten kan derfor ikke anses å være spesielt høy i dag.

Store deler av designet er funksjonelt betinget og variasjonsmulighetene er derfor begrenset. Saksøkte har etter rettens syn benyttet de variasjonsmulighetene som finnes blant annet ved at «detaljer i forhold til former, sømmer, overlapping osv. er forskjellig», og konkluderte med at det ikke forelå en etterlikning.

 

Retten fant det heller ikke sannsynliggjort at innkjøpene har søkt å utnytte Timberlands markedsposisjon på en urimelig måte. Det påpekes blant annet at de tolv produktene er kjøpt fra fire ulike aktører, over en periode på fire år.

 

Videre forelå det etter rettens oppfatning ikke forvekslingsfare. Timberlands målgruppe anses merkebevisst og det er derfor høyst tvilsomt at det er fare for forveksling med saksøktes produkt. I vurderingen ble pris, kvalitet og bruk av merkevare vektlagt som momenter som tilsa at det ikke forelå forvekslingsfare. Saksøkers produkter selges ikke av saksøkte og skoene er markedsført under egne merkevarer som ikke kan forveksles med Timberlands logo. Samtlige sko og skoesker er merket med disse. Retten mente derfor at det «åpenbart» ikke forelå ulovlige etterligninger av Timberlands sko.

 

Etter rettens syn forelå det heller ikke andre forhold som tilsa at markedsføring og salg av de påståtte kopiskoene utgjorde handlinger i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25.

Timberlands krav ble derfor avvist og Sport Outlet frifunnet for brudd på markedsføringsloven.

Sport Outlets erstatningskrav på ca. kr. 16,5 millioner kroner som følge av tapt fortjeneste, ble imidlertid heller ikke ansett sannsynliggjort. Den fremlagte dokumentasjonen ble ansett å være for overfladisk og generell til å danne et forsvarlig grunnlag for et krav av denne størrelsen. Etter en konkret vurdering fant retten det sannsynliggjort at Sport Outlet hadde lidt et tap på 5 millioner kroner som Timberland ble dømt til å erstatte.

Noen bemerkninger

I sin vurdering synes retten til en viss grad å vektlegge at saksøker ikke har gått til sak mot andre produsenter og distributører av liknende skomodeller.

Med dette synes retten å legge til grunn at et mulig beskyttelsesverd kan bortfalle eller minke ved manglende aktivitet. Det er imidlertid ingen aktivitetsplikt for å oppnå vern etter markedsføringsloven § 30. At det i et trendbilde kan oppstå mange liknende produkter på markedet og at beskyttelsen av den grunn kan bli snevrere er en annen sak. Et selskap må imidlertid selv ha anledning til å vurdere hvor aggressiv en skal være i beskyttelsen av eget produkt, uten at det skal få betydning for hvorvidt det foreligger vern etter markedsføringsloven.

Det er heller ikke gitt at en slik aktivitet vil utspille seg i offentligheten. Det kan tenkes at saksøker har vurdert produktene, men konkluderte med at likheten ikke er tilstrekkelig, eller av andre grunner har kommet til at prosessrisikoen er for høy eller ulempene ved å forfølge for store. Likefullt kan det være inngått minnelige løsninger som ikke er offentlig kjent. Det kan derfor stiller spørsmål ved hvor langt Hordaland tingrett har gått i å vektlegge dette momentet.

Saken er anket og ankesaken gikk for Gulating lagmannsrett 12. – 14. desember 2022.

Oslo tingrett: Equinors Cap-X-teknologi krenket Neodrills patentrettigheter og vern etter markedsføringsloven

Oslo tingrett avsa torsdag 21. juni 2018 dom i saken mellom Neodril og Equinor (tidligere Statoil). Saken gjaldt i hovedsak gyldighet og krenkelse av tre av Neodrills patenter relatert til sugeanker som brønnfundament ved oljeboring, samt Neodrills vern mot urettmessig utnyttelse av forretningshemmeligheter, tekniske spesifikasjoner og handlinger i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven. Tingretten gav Neodrill medhold i at Equinor ved bruk (og forberedelse til bruk) av sin såkalte «CAP-X»-teknologi krenket Neodrills patenter og vern etter markedsføringsloven, og at Neodrill som følge av dette hadde krav på erstatning fra Equinor.

Equinor hadde på sin side krevd at Neodrills patenter måtte kjennes ugyldige, men dette ble ikke tatt til følge av tingretten, foruten et fremgangsmåtekrav i et av patentene (Støttelement-patentet).

Sugeanker fra Neodrill til venstre
og fra Equinor til høyre.
Kilde. Teknisk Ukeblad

Partene og sakens bakgrunn

Saksøkerne Equinor ASA (tidligere Statoil ASA) og Equinor Energy AS (tidligere Statoil Petroleum AS), er henholdsvis et petroleumsselskap  energiselskap som historisk har fokusert på olje- og gassutvinning, og et datterselskap som innehar de fleste av Equinor ASAs utvinnings- og teknologirettigheter, herunder immaterielle rettgheter. I fortsettelsen vil saksøkerne i fellesskap omtales som Statoil i den historiske gjennomgang rett nedenfor, og forøvrig som Equinor.

Statoil lanserte i 2016 et konsept for havbunnsutbygginger kalt «Cap-X». Konseptet skal gjøre det enklere og mer lønnsomt å etablere brønner ved grunne oljereservoarer. Dette er karakteristisk blant annet for Barentshavet, hvor noen av Statoils aktuelle operasjoner i denne saken var gjennomført/planlagt.

Saksøkte Neodrill AS er et teknologiutviklingsfirma som leverer brønnfundamenter og løsninger knyttet til topphullsbrønnskonstruksjoner og operasjoner for oljeutvinning. Selskapet har blant annet blitt meddelt 3 patenter knyttet til sin såkalte CAN-teknologi («Conductor Anchor Note»), herunder Senterrør-patentet (NO 3340 658 BI), Støttelement-patentet (NO 331 978 BI) og Støtteramme-patentet (NO 340 947 BI), som alle benytter sugeanker som brønnfundament ved oljeboring. Statoil eier nærmere 30% av Neodrill gjennom sitt datterselskap Statoil Technology Invest AS.

Statoil og Neodrill inngikk i 2001 et utviklingssamarbeid basert på en såkalt «LUP»-avtale («LeverandørUtviklingsProgram»). Etter lengre tids samarbeid, parallell utvikling, og kommersielle forhandlinger knyttet til sine sugeankerkonsepter, begjærte Neodrill i mai 2017 midlertidig forføyning for Stavanger tingrett med krav om at Statoil blant annet skulle forbys å bruke fem sugefundamenter, basert på Statoils Cap-X-teknologi, som var bygget i Barentshavet.

Stavanger tingrett gav 24. mai 2017 Neodrill medhold i begjæringen uten forutgående muntlig forhandling. Avgjørelsen ble senere opprettholdt etter muntlige forhandlinger i kjennelse av 31. juni 2017, hvor Statoil også ble pålagt å ikke markedsføre ytterligere brønnfundamenter med Cap-X teknologi. Ettersom Neodrill ikke lyktes med å stille den nødvendige sikkerheten, gjennomførte Statoil hele det planlagte boreprogrammet for 2017-sesongen.

Statoil tok 19. mai 2017 ut stevning for Oslo tingrett med krav om at Neodrills Støtteelement-patentet skulle kjennes ugyldig på grunnlag av manglende nyhet og oppfinnelseshøyde etter patentloven § 2 (etter det IP-trollet forstår var også Senterrør- og Støttteramme-patentene gjenstand for dette kravet), og at Statoil var berettiget til å utnytte konseptet Cap-X.

Neodrill på sin side la ned påstand om full frifinnelse i ugyldighetssaken, og gikk til motsøkssmål med påstand om at Statoils bruk, og forberedelse av bruk, av Cap-X-teknologien gjorde inngrep i Neodrills tre patenter etter patentloven § 3, samt krenket Neodrills vern vern etter markedsføringsloven mot urettmessig utnyttelse av forretningshemmeligheter (§ 28), tekniske spesifikasjoner (§ 29) og handlinger i strid med generalklausulen om god forretningsskikk (§ 25), og følgelig måtte forbys.

I tillegg var det fremsatt krav fra Statoil om at vilkårene for judisiell patentbegrensning ikke var oppfylt for Støtteramme-patentet (og at det ihvertfall etter begrensningen ikke forelå inngrep), i tillegg til ulike pengekrav partene mellom.

Neodrill-gründer Harald Sunde under
hovedforhandlingen i Oslo tingrett i mars 2018.
Kilde: Dagens Næringsliv

Oslo tingretts avgjørelse

Oslo tingrett avsa 21. juni 2018 en relativt omfattende avgjørelse i saken. Patentdelen av avgjørelsen er strukturert rundt Neodrills tre patenter. Oppsummeringsvis opprettholdt tingretten gyldigheten av disse, med unntak for Støtteelement-patentets fremgangsmåtekrav 6 som til forskjell fra de uselvstendige krav 7 – 9 krever å ha anvendelse også for støtteelementer som ikke er «understøttende».

Equinor hevdet fagpersonen måtte bestå av et team, med noe ulik sammensetning ved vurderingen av de ulike patentene. Tingretten var kun delvis enig med Equinor når det gjaldt Støtteramme-patentet, hvor fagmannen måtte anses å være en «tverrfaglig gruppe med utdannelse på siv. ing.- eller mastergradsnivå med noen års arbeidserfaring innen disiplinene brønnhodestruktur og materialfasthet/materialkunnskap». For Senterrør-patentet og Støttelementet-patentet kom tingretten til at fagmannen er henholdsvis èn «person med praktisk boreerfaring og erfaring med utførelse og beregning av maskintekniske konstruksjoner», og èn «brønnhodeingeniør med strukturell forståelse for beregning og håndtering av krefter, momenter og laster i undersjøiske brønnhodekonstruksjoner».

Med dette som utgangspunkt kom tingretten til at de anførte motholdene verken var nyhetshindrende hver for seg, eller satte fagmannen i stand til å utøve oppfinnelsen i kombinasjon med andre anførte mothold eller fagets alminnelige kunnskap forøvrig, på prioritetstidspunktene.

Tingretten konkluderte med at Equinor begikk inngrep i Senterrør- og Støtteramme-patentet etter patentloven § 3 ved fremstillingen av de fem Cap-X sugeankrene som ble benyttet i Barentshavet 2017. Tingretten konkluderte også med at Equinor hadde foretatt en vesentlig forberedelseshandling for å gripe inn i Støtteelement-patentets fremgangsmåtekrav 7-9 etter patentloven § 56 a.

Equinor ble derfor idømt forbud mot slik utnyttelse og fortsatte forberedelseshandlinger i henhold til Neodrills påstand.

Tegning fra Støttelement-patentet.
Kilde: Patentstyret

Tingretten vurderte deretter de påberopte markedsføringsrettslige grunnlagene, og fant det bevist med «klar sannsynlighetsovervekt» at NeoDrills hemmelige støtteramme-teknologi ble benyttet av Equinor som sådan ved utviklingen av Cap-X. Tingretten var heller ikke enige med Equinor om at de hadde «invent[ed] around» Neodrills offentligjorte Støtteramme-patentsøknad, men at denne omgåelsen knyttet seg til tidligere utleverte forretningshemmeligheter fra Neodrill. Det forelå dermed brudd på markedsføringsloven § 28 som verner urettmessig utnyttelse av forretningshemmeligheter.

De ovennevnte forhold var etter tingrettens oppfatning også omfattet av markedsføringsloven § 29 som verner urettemssig utnyttelse av tekniske speifikasjoner.

Den delen av avgjørelsen som har vekket mest oppmerksomhet i media (se blant annet her og her) har utvilsomt vært tingrettens uttalelser i spørsmålet om Equinor opptreden i saken var i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25. Bestemmelsen tar som kjent sikte på å ramme typetilfeller av illojale konkurransehandlinger som ikke omfattes av spesialbestemmelsene i lovens kapittel 6, herunder §§ 28 og 29, samt de grovere ovetredelsene av disse bestemmelsene.

Med dette som utgangspunktet gjenga tingretten Birger Stuevold Lassens læresetning om at de sistnevnte grovere typetilfellene etter hans syn måtte kunne karakteriseres uaksetable, tarvelige og lumpne, for at § 25 skulle komme til anvendelse. Det ble også vist særlig til Lassens uttalelser om at «Næringsdrivende som står i kontraktsforhold med hverandre, eller har gjort det, eller forhandler om å gjøre det, må vise større hensyn enn den utenforstående. Den som er vist tillit, får en særlig plikt til å vise hensyn».

Tingretten konkluderte deretter med at Equinors opptreden ovenfor Neodrill rettferdiggjorde bruk av en lassensk karakteristikk (... og ifølge komiker Atle Antonsen vel så det), og at opptredenen var i strid med god forretningsskikk næringsdrivende mellom etter markedsføringsloven § 25.

Ved erstatningsutmålingen konkluderte tingretten med at Equinor måtte betale erstatning til Neodrill tilsvarende dobbel lisensavgift etter patentloven § 58 (2). Tingretten poengterte i denne forbindelse at det var lite tvilsomt at Equnors inngrep i Neodrills patentrettigheter i alle fall måtte betegnes som grovt uaktsomt. Den doble lisensavgiften ble etter en nærmere vurdering satt til 40 millioner kroner.

Tingretten avviste imidlertid Neodrills krav om tilleggserstatning, som følge av at en avtale med en tredjepart om å kjøpe NeoDrill for 60 millioner kroner, samt et egenkapitalinnskudd på 20 millioner kroner, falt bort.

Kilde: Dreamstime.com

Immaterialrettstrollets betraktninger

Saken illustrerer hvor komplekst og sammensatt rettighetsbildet mellom to samarbeidspartnere kan bli i etterkant av et kommersielt samarbeid som skjærer seg. Avgjørelsen understreker samtidig at terkselen for hva som skal til for å konstatere illojale konkurransehandlinger etter markedsføringsloven i slike sammenhenger, vil kunne påvirkes av dette og derfor være noe lavere enn hva tilfellet vil kunne være ellers.

Equinor fikk som nevnt kraftig kritikk for sin opptreden i saken. Dette immaterialrettstrollet har verken rettens forutsetninger eller innsikt i saksdokumentene til å kunne bekrefte eller avkrefte kritikken. Avgjørelsen understreker likevel i det minste viktigheten for virksomheter, kanskje særlig de små og nyetablerte, av å aktivt beskytte rettighetene og forretningssensitiv informasjon. Konflikter som i denne saken vil etter omstendighetene kunne være svært ressurs- og kostnadskrevende å føre, noe som særlig vil kunne være utslagsgivende i møtet mellom små gründerbedrifter og større konsern. Nyhetsbildet inneholder dessvere stadig eksempler på samarbeid mellom slike virksomheter som skjærer seg, uten at rettighetsforhold tilsynelatende er tilstrekkelig avklart og konkretisert (se for eksempel her og her).

Etter Oslo tingretts fremstilling av denne saken å dømme synes Neodrill å ha hatt et nokså bevisst forhold til dette, blant annet gjennom å aktivt å søke beskyttelse for sine rettighetsposisjoner samt bevisstgjøring rundt forretningssensitiv informasjon overfor samarbeidspartnere/avtalemotparter.

Oslo tingrett: Bruk av varemerker på mobilskjermer som ikke er synlig for sluttbruker er ikke varemerkebruk

Oslo tingrett avsa den 2. februar i år dom i den såkalte «iPhone»-saken om varemerkebruk (17-151334TV1-OTIR/04). Overordnet gjaldt saken et krav fra Apple Inc. om destruksjon av importerte iPhone 6/6S-mobiltelefonskjermer, som den uautoriserte iPhone-reparatøren PCKompaniet (drevet av saksøkte Henrik Huseby) hadde importert fra Kina. Samtlige deksler var merket med Apples «eplelogo» på innsiden av dekslene, men logoene var tusjet over da tollen beslagla dekslene ved innførsel til Norge. Til tross for at tusjingen kunne fjernes med sprit, konkluderte Oslo tingrett med at innførselen ikke utgjorde varemerkebruk (og følgelig heller ikke noe varemerkeinngrep). Ved vurderingen la retten avgjørende vekt på at logoene ikke var synlig for sluttbrukeren av telefonen, og at Huseby hadde legitime interesser knyttet til de importerte varenes kvalitet og fremgangsmåte ved importen/klargjøringen av skjermene forøvrig. Avgjørelsen inneholder også interessante uttalelser om spørsmål om EØS-regional konsumpsjon.

Finnes det noe mer irriterende? Kilde: tek.no

- KNAS! Du har kanskje hørt lyden av mobiltelefonen din som dundrer i gulvet, og den etterfølgende følelse av små glassbiter som fester seg til tommelen når du innser at skjermen er knust? Det å bytte skjerm gjennom autoriserte forhandlere kan være en relativt dyr affære, og her har blant andre Henrik Huseby sett en forretningsmulighet utenfor Apples autoriserte forhandler- og reparatørnettverk.

I denne saken hadde Huseby importert 63 mobiltelefonskjermer til iPhone 6 og 6S fra Kina. Dekslene var merket med Apples eplelogo (norsk varemerkereg.nr. 217659, heretter «eplelogoen»). Ved innførselen var imidlertid logoen dekket til med sprittusj (som det var mulig å fjerne), og når skjermen var montert var logen ikke synlig for sluttbrukeren. Det hersket uenighet om opphavet til dekslene. Apple hevdet på sin side at det dreide seg om piratkopierte deksler. Huseby hadde ifølge avgjørelsen kommet med til dels ulike forklaringer på dette, men hevdet at det mest sannsynlig var snakk om skjermer som var såkalt «refurbished» (et produkt bestående av brukte, originale deler satt sammen med nyproduserte deler).

Hovedspørsmålet for retten var om denne ikke-permanente (og skjulte) merkingen av mobilskjermene med eplelogoen utgjorde relevant varemerkebruk etter varemerkeloven § 4.

Tingretten slår innledningsvis fast at uenigheten rundt skjermenes opphav ikke var avgjørende ved denne vurderingen. Skjermene var importert fra Kina, og etter varemerkeloven § 6 er det kun produkter som er lovlig brakt på markedet innenfor EØS-området som kan videreselges i Norge uten samtykke fra merkehaver. Som utgangspunkt krevdes derfor Apples samtykke ved innføring av skjermene påført eplelogoen.

Retten påpeker imidlertid at «[n]orske myndigheter er gjennomgående positive til import av prisgunstige varer fra områder utenfor EØS». Det vises i denne forbindelse til prosessen rundt Norges tilslutning til regelen om EØS-regional konsumpsjon, og at myndighetene nølte med dette ettersom det innebar et brudd på det norske prinsippet om internasjonal/global konsumpsjon. Tingretten argumenterer for at denne tilbakeholdenheten, og det bakenforliggende «hensynet til forbruker og internasjonal priskonkurranse», må tilsi at regelverket må fortolkes på en måte som ikke «bidrar til å skape større begrensninger på konkurransen enn det som er nødvendig» (se nærmere omtale av dette under «Immaterialrettstrollets betraktninger» nedenfor).

  

Retten foretar deretter en konkret vurdering av hvorvidt bruken av eplelogoen kunne innebære en fare på en eller flere av varemerkets funksjoner (tilsynelatende opprinnelsesgaranti- og/eller kvalitetsgarantifunksjonene).

Retten viser her til Høyesteretts avgjørelse i Ensilox-saken (nylig omtalt av IP-trollet her), og slår fast at Høyesteretts uttalelser ved vurderingen av om bruk utgjør et inngrep også vil være retningsgivende ved vurderingen av om som skal anses som relevant varemerkebruk.

Deretter konkluderer tilsynelatende retten med at håndhevingshensyn tilsier at slik midlertidig tildekkingen av varemerker må anses som bruk etter varemerkeloven § 4 også før tildekkingen er fjernet.

Apples eplelogo (norsk varemerkereg.nr.: 217659).
Kilde: Patentstyret 

Så blir det interessant. Tingretten trekker inn eplelogoens plassering og størrelse ved vurderingen, og viser til at de svært små logoene befinner seg på innvendige deler av skjermene, med andre ord er skjult for sluttbrukeren av telefonene. Dette vil være tilfellet også dersom den midlertidige tildekkingen blir fjernet. I lys av dette, og at Apple angivelig har andre måter å skille originale fra uoriginale deler/produkter på, uttaler retten at den ikke kan se at noen av varemerkets funksjoner settes i fare ved den aktuelle bruken.

På bakgrunn av dette fremhever tingretten Husebys «legitime interesser» i å kunne importere mobilskjermene når eplelogoen er (midlertidig) fjernet. Retten viser her særlig til Husebys kvalitetsmessige utfordringer ved å bruke andre importkanaler enn den aktuelle kinesiske kanalen. Det legges også vekt på at eplelogen er fjernet der dette er fysisk mulig, og at tusj er eneste måten å fjerne eplelogoen (der denne fremdeles er synlig) uten å ødelegge komponentene. Til tross for at Huseby opererte med til dels avvikende forklaringer, samt var lite villig til å fremlegge informasjon om importen (av frykt for å sette leverandøren i konflikt med Apple), kom retten til at Husebys interesser i saken er «fullt ut legitime».

Under særlig henvisning til eplelogens plassering og funksjon, samt partenes interesser forøvrig, konkluderer retten (under tvil) med at den aktuelle bruken av eplelogoen ikke utgjør varemerkebruk etter varemerkeloven § 4.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Tvister om varemerkebruk er i vinden om dagen, men kanskje noe overraskende så er det mer tradisjonell bruk (og ikke bruk knyttet til bruk på nett eller andre digitale plattformer) som har stjålet overskriftene så langt dette året.

I iPhone-avgjørelsen synes det igjen som at sondringen mellom en objektiv og en subjektiv tilnærming til varemerkeretten, og særlig inngrepsvurderingen, er det underliggende og sentrale. Som omtalt tidligere i år synes dette IP-trollet at Høyesterett i Ensilox-avgjørelsen ikke valgte en helt konsekvent linje i denne forbindelse. I lys av Oslo tingretts svært subjektive tilnærming til bruksvilkåret (grunnvilkåret ved inngrepsvurderingen) i iPhone-saken, er det i hvert fall grunn til å stille spørsmål ved om vi allerede nå ser uheldige konsekvenser av Høyesteretts uttalelser tidligere i år.

Gammel skjermkomponent, telefonkomponent
og ny skjermkomponent (bildene stammer ikke
fra saken).
Kilde: tek.no

Tingrettens avgjørelse i iPhone-saken bærer etter dette immaterialrettstrollets syn preg av et (for så vidt legitimt) forsøk på å opprettholde et sekundærmarked for ikke-autoriserte reservedeler for mobiltelefoner (her kan det skytes inn at det er alminnelig adgang til å gjøre lojal bruk av et varemerke for å angi bruksformål ved salg av slike reservedeler etc. jf. varemerkeloven § 5 (2) bokstav c), noe som også kan sies å følge motsetningsvis av varemerkeloven § 4 (2)). For dette immaterialrettstrollet fremstår tingrettens argumentasjon ganske fragmentarisk og løsrevet fra varemerkeretten, blant annet gjennom betraktninger rundt lovgivers opprinnelige syn ved innføringen av den EØS-regionale konsumpsjonsregelen (mer om dette nedenfor) og saksøktes «legitime interesser».

Det sentrale i iPhone-saken etter dette trollets oppfatning er hvorvidt plasseringen (og til en viss grad størrelsen) av varemerkene tilsier at det ikke foreligger noen fare for skade på noen av varemerkets funksjoner. Tingrettens overordnede problemstilling om hvorvidt midlertidig tildekking må anses som bruk synes derfor ikke veldig presis, selv om plasseringen og størrelsen trekkes inn som moment ved vurderingen. I tillegg skiller saken seg fra Ensilox-saken ettersom den aktuelle bruken her skjedde allerede ved innførselen av varene (mer om dette nedenfor).

Det klare utgangspunktet må være at midlertidig tildekking av et varemerke utgjør varmerkebruk etter varemerkeloven § 4 (1) (i denne saken jf. (3) bokstav a) og c)), også før den midlertidige tildekkingen fjernes. Noe annet vil gjøre det svært vanskelig, og i mange tilfeller umulig, for varemerkeinnehavere å effektivt beskytte seg mot piratkopier og annen uautorisert bruk av sine varemerker. Tingretten er tilsynelatende av samme oppfatning på side 10 andre avsnitt i dommen.

Ved den konkrete vurderingen av hvorvidt bruken (plasseringen og størrelsen og øvrige relevante hensyn tatt i betraktning) så er det grunn til å stille spørsmål om tingretten burde valgt en mer objektiv tilnærming til bruksvurderingen ved rettsanvendelsen. Som Høyesterett utleder av relevant EU-praksis (blant annet Arsenal og Google) i Ensilox er det «bare bruk som kan skade varemerkeinnehaverens interesser knyttet til varemerkets funksjoner som er ulovlig» (Google: «affects or is liable to affect the functions of the trademark»). Terskelen her er ikke høy, og det er tilstrekkelig at det foreligger en mulighet for skade. Det synes derfor noe misvisende når tingretten tilsynelatende vurderer hvor «stor fare» den aktuelle bruken utgjør (dommens side 10).

Hvilke følger vil praksis Oslo tingrett legger opp til kunne få i
andre bransjer, som for eksempel i bilindustrien? Kilde: bilnorge.no

Uavhengig av hvilken rettsanvendelse som er lagt til grunn mener dette immaterialrettstrollets at det er sannsynlig at den aktuelle bruken vil kunne skade en eller flere av eplelogoens varemerkefunksjoner i denne saken. Som nevnt ovenfor så foreligger den aktuelle bruken på skjermkomponentene allerede på innførselstidspunktet. At innføring av varer som er påført varemerker skal anses som varemerkebruk er eksplisitt angitt i varemerkeloven § 4 (3) bokstav c), og ligger derfor i kjernen av bruk som varemerkeloven § 4 tar sikte på å regulere. Ved (uautorisert) import som i dette tilfellet tilsier håndhevingshensyn at det kan konstateres mulighet for skade for i hvert fall opprinnelsesgaranti- og kvalitetsgarantifunksjonene slik. Selv om den uttalte intensjonen er at komponentene skal monteres på en måte som gjør at de er skjult for sluttbruker, har merkeinnehaver ingen kontroll på om de faktisk brukes på denne måten. Det er heller ikke gitt hvor slike varer ender opp, eller hvilken hensikt mottaker av slike varer har med dem, også med tanke på promotering av varene og ved videresalg.

Tingretten fokuserer tilsynelatende hovedsakelig på faren for skade etter montering av skjermen. Her kan det stilles spørsmål ved om det ville vært naturlig å knytte denne vurderingen (i det minste mer eksplisitt) opp mot varemerkeloven § 4 (3) bokstav b) («å tilby varer for salg eller på annen måte bringe dem på markedet, lagre eller levere dem under tegnet …»). Også etter montering kan det etter dette trollets syn foreligger det en mulighet for skade på en eller flere av eplelogoens varemerkefunksjoner, selv om logoen ikke er tilgjengelig for sluttbruker. Eksempelvis vil dette kunne være tilfellet når andre reparatører, fagkyndige og over gjennomsnittet tekniske sluttbrukere vil kunne åpne og utføre vedlikehold/reparasjon av telefonen (… eller mindre kyndige sluttbrukere som mister den i bakken). Det er svært vanskelig å komme unna at dette vil kunne skade opprinnelsesgarantifunksjonen. Dersom skjermene også holder lavere kvalitet enn Apple sine skjermer, vil bruken i tillegg kunne skade eplelogoens kvalitetsgarantifunksjon.

Ut over disse mer tradisjonelle varemerkefunksjonene kan det dessuten stilles spørsmål ved om det ikke er varemerkets investeringsfunksjon som først og fremst kan bli skadelidende ved bruken i iPhone-saken (som tilfellet var i blant annet Arsenal og L’Oréal and Others). For særlig velkjente varemerker som eplelogoen vil det ved denne typen utnyttelse, som i større grad tar sikte på å nyttiggjøre seg av varemerkets egenverdi enn dets verdi som opprinnelses- og/eller kvalitetsangivelse (all den tid det er midlertidig skjult), være investeringsfunksjonen som blir skadet.

På bakgrunn av dette, og de sterke interesser av å kunne håndheve urettmessig bruk av eplelogoen som dermed gjør seg gjeldende for Apple i denne saken, synes Husebys interesser av mindre betydning ved vurderingen, legitime eller ei.

Til slutt skal det rettes noen bemerkninger til tingrettens bruk av praksis forut for implementeringen av den EØS-regionale konsumpsjonsregelen i varemerkeloven §6 som tolkningsfaktor ved varemerkebruksvurderingen. Etter varemerkeloven §6 er det som nevnt kun produkter som er lovlig brakt på markedet innenfor EØS-området som kan videreselges i Norge uten samtykke fra merkehaver (såkalt parallellimport).

Konsumpsjon eller ikke konsumpsjon?
Kilde: velgekte.no/Thinkstock

Når Norge ved å ta del i EØS-samarbeidet har valgt å innføre en slik regel om EØS-regional konsumpsjon, så fremstår tingrettens betraktninger og argumentasjon rundt lovgivers motvillighet mot regelen som ganske kunstig all den tid det er tale om et nokså klart tilfelle av varer som importeres til EØS. Det er for så vidt et legitimt standpunkt at domstolene ikke skal innfortolke ytterligere konkurransehindringer (innenfor tolkningsrommet av regelen). Denne tolkningsfaktoren må imidlertid ikke brukes til å fravike lovens klare regel, noe det kan fremstå som tingretten gjør i lys av vektleggingen av Husebys «legitime interesser» i saken.

Avgjørelsen var mandag 26. februar foreløpig ikke anket. Ettersom saken ble behandlet etter regler om småkravprosess er det uansett tvilsomt om en slik anke vil få lagmannsrettens samtykke til behandling etter tvisteloven § 29-13 (1).

Oslo tingrett: Søknad om supplerende beskyttelsessertifikat kan endres uten hindring av patentforskriften § 81

Oslo tingrett avsa 13.12.2017 dom i sak om gyldigheten av avslag om endring av en søknad om supplerende beskytt­elses­sertifikat. Det ble her lagt til grunn at patent­forskriften § 81, som begrenser adgangen til å endre søknad om beskytt­elses­sertifikat, måtte tolkes på bakgrunn av de materielle reglene om meddelelse av slikt sertifikat i SPC-forordningen. Når for­ordningen ikke begrenset søkers adgang til å få meddelt beskytt­elses­sertifikat på den endrede søknaden, kunne en slik begrens­ning heller ikke følge av forskriften.

Merck Sharp & Dohme fikk i 1999 innvilget norsk produktpatent NO 304886 "Benzoksazinoner som inhibatorer av en HIV- revers transkriptase". Den 29.1.2008 ga Statens lege­middel­verk markeds­førings­tillatelse for lege­middelet Atripla, som besto av en kombi­nasjon av virke­stoffene Efi­va­renz, Emtri­cita­bin og Teno­fo­vir­dis­proksyl. Den 12.6.2008 søkte Merck om beskytt­elses­­sertifikat med hen­visning til patentet og markeds­førings­tillatelsen. I søknaden ble virke­stoffet i Atripla beskrevet som en «[k]ombinasjon av efavirenz, emtricitabin eller et farmasøytisk akseptabelt salt eller ester derav, og tenofovir eller et farmasøytisk akseptabelt prolegemiddel, salt eller ester derav, særlig tenofovirdisoproksilfumarat».

EU-domstolens avgjørelse av 24.11.2001 i sak C-322/10 Medeva gjorde det imidlertid nødvendig å endre søknaden. Avgjørelsen la til grunn at virkestoffet i produktet det søkes beskytt­elses­­sertifikat for må være identifisert i patentkravene i basispatentet. Det var ikke bestridt at dette ikke var tilfellet for det tredje virkestoffet i Atriplia – Tenofovir, og at det etter avgjørelsen C-322/10 Medeva derfor ikke kunne meddeles beskytt­elses­­sertifikat med den opprinnelige definisjonen av virkestoff. Merck endret derfor defini­sjonen av virkestoff til en «kombinasjon av efavirenz og emtri­cita­bin». I søknaden var det angitt at «Efavirenz er ... dekket av krav 1 i patentet. Emtri­cita­bin er en nucleosid analog som har biologisk aktivitet mot HIV-revers transkriptase og kombinasjonen er således dekket av kombinasjonskravet, krav 6.»

Patentstyret avslo søknaden under henvisning til patentforskriften § 81 hvor det fremgår at en søknad om beskyttelses­sertifikat ikke kan endres «slik at sertifikatet søkes for et annet produkt eller annet basispatent». Avgjørelsen ble påklaget til KFIR som ikke tok klagen til følge.

Oslo tingrett tok utgangspunkt i at patenthaver etter SPC-forordningen har krav på å få utstedt beskyttelses­sertifikat dersom visse vilkår er oppfylt. Forordningen er inntatt i EØS-avtalen vedlegg XVII, punkt 6, og er gjennomført i norsk rett gjennom henvisning i patentloven § 62a. (Den konsoliderte endringsversjonen av forordningen – nr. 469/2009 – ble innlemmet i EØS-avtalen i mai 2017 og trådte i kraft fra 1.9.2017.) Dette innebærer at forskrifter fastsatt i henhold patentloven § 62a fjerde ledd må tolkes slik at de er i samsvar med loven, jf. HR-2016-1993-A (Pangea) punkt 39 til 46. Patentforskriften § 81 må derfor fortolkes slik at den ikke innskrenker muligheten til å oppnå forlenget beskyttelse dersom vilkårene for dette i forordningen er oppfylt. 

Efavirenz, emtricitabine og tenofovir
Kilde: Wikipedia - CC0

Spørsmålet ble da om patentforskriften § 81 som angir at «en søknad om sertifikat kan ikke endres slik at sertifikatet søkes for et annet produkt eller for et annet basispatent» måtte forstås slik at endringen av søknaden var i strid med forskriften og i så fall om forskriften hadde til strekkelig hjemmel i loven og forordningen. 

KFIR hadde lagt til grunn at «annet produkt» i patentforskriften § 81 måtte forstås i samsvar med forordningen artikkel 1 som definerer «product» som «the active ingredient or combination of active ingredients of a medicinal product» (KFIRs avgjørelse punkt 12), og at «produktet» da var selve legemiddelet det var søkt beskyttelsessertifikat for – Atripla (KFIRs avgjørelse punkt 13). Endringen av søknaden til bare å gjelde en kombinasjon av efavirenz og emtricitabin var etter denne forståelsen i strid med § 81.

Tingretten la derimot til grunn at spørsmålet om en endring av søknaden var i strid med patentforskriften § 81 primært måtte besvares ut fra hva som beskyttes av forordningen. Både patentloven § 61 andre ledd og forordningens artikkel 18 gir riktignok hjemmel til å utforme nærmere saksbehandlingsregler. Slike regler kan imidlertid ikke gå ut over de materielle vilkårene for å få utstedt et besrkyttelsessertifikat (s. 13). Artikkel 4 i forordningen ga klart uttrykk for at basispatentet utgjør grunnlaget for den beskyttelse et supplerende beskyttelsessertifikat gir. EU-domstolens saker C-392/97 Farmitalia, C-322/10 Medeva og C-422/10 Georgetown gir uttrykk for at denne beskyttelsen strekker seg til det som har støtte i patentkravene (s. 12). Dette var tilfellet for kombinasjonen av efavirenz og emtricitabin, da denne fremgikk av krav 1 og 6 i basispatentet. 

Det var da ikke avgjørende at forarbeidene tilsynelatende ga uttrykk for noe annet, da disse var skrevet før EU-domstolens avgjørelser i C-392/97 Farmitalia, C-322/10 Medeva og C-422/10 Georgetown (s. 13). Det ble videre fremhevet at tilsvarende endring av den aktuelle søknaden var godkjent i Tyskland, Danmark, Irland, Slovenia og Ungarn (s. 13). KFIRs avgjørelse ble etter dette kjent ugyldig.

Oslo tingrett legger med dette til grunn at en søknad om supplerende beskyttelsessertifikat som utgangspunkt kan endres i den grad den kan meddeles beskyttelsessertifikat for den endrede søknaden. En forutsetning vil imidlertid forutsatt være at den endrede søknaden relaterer seg til samme grunnpatent og samme markedsføringstillatelse. Selv om forordningen forutsetter at man vil ha nasjonale saksbehandlingsregler, kan disse ikke begrense den materielle retten til å få meddelt et supplerende beskyttelsessertifikat.

Danmark hadde tidligere en tilsvarende regel som patentforskriften § 81 i den danske patentforskriftens av 2009 § 87. I ny forskrift av 18. januar 2013 er regelen derimot gitt følgende ordlyd i § 72:

«En ansøgning om et certifikat må ikke ændres således at certifikatet søges med et annet grundpatetent eller med en annen markedsføringstillatelse end den, der en nævnt i forordningens artikkel 3, stk 1, litra b.»

Om dommen blir stående bør man vurdere å gjøre tilsvarende endring i patentforskriften § 81.

Oslo tingrett: Varemerket LOTTO ikke ugyldig eller degenerert

Oslo tingrett avsa 2. november 2017 dom og kjennelse i sak(er) mellom spillselskapene Norsk Tipping AS og Play Cherry Ltd angående Norsk Tippings varemerke LOTTO (sak nr. 17-081294TVI-OTIR/04 og 17-055574TVI-OTIR/04). Retten frifant Norsk Tipping for Play Cherrys krav om at varemerket LOTTO måtte kjennes ugyldig, samt krav om sletting som følge av degenerering. Norsk Tipping fikk også medhold i at varemerket LOTTO har kodakvern.

Retten gav imidlertid Norsk Tipping kun delvis medhold i inngrepssaken ved at den forbød Play Cherry å benytte betegnelsene ”lotto” og ”Lotto 6/49”, men ikke betegnelsen ”Dinolotto”, i forbindelse med markedsføringen av spilltjenester på selskapets norskspråklige nettsider. Norsk Tipping fikk heller ikke medhold i sitt krav om fastsettelsesdom for videre krenkelser, ved siden av forbudsdom for utnyttelse av de nevnte betegnelsene. Saken bød på betydelig tvil for retten, og partene måtte derfor bære sine egne saksomkostninger.

Velkent her i riket, ikke bare i Verdal'n. Kilde: NRK

Dette immaterialrettstrollet vil påstå at en skal ha bodd rimelig langt og lenge til fjells her til lands for å ikke ha et forhold til betegnelsen ”lotto” i en eller annen betydning. Siden 1986 har betegnelsen blitt brukt av Norsk Tipping som navn på deres lotterispill. I 2004 ble også betegnelsen registrert som Norsk Tippings ordmerke i klasse 41, blant annet for lotterier, pengespillvirksomhet og spilltjenester tilbudt online.

Selskapet Play Cherry tilbyr pengespill på internett. Selskapet har lisens på Malta og selger tjenester i flere europeiske land. Siden 2011 har Play Cherry drevet norskspråklige spilltjenester på nettstedet eurolotto.com, og siden 2015 også på nettstedet norgesspill.com. På disse to nettsidene finnes blant annet spillene ”LOTTO 6/49” og ”Dinolotto”. Betegnelsene DINOLOTTO (ordmerke) og EUROLOTTO.COM (retten sikter antakelig til et kombinert merke registrert på et selskap tilknyttet selskap Play Cherry) er dessuten registrert som EU-varemerker. Disse har som kjent ikke virkning i Norge.

Som immaterialrettstrollet tidligere har meldt, begjærte Norsk Tipping opprinnelig midlertidig forføyning for Hedmarken tingrett i mars i år for stans av Play Cherrys bruk av betegnelsen ”lotto” i sine spilltilbud. I mai, før forføyningen var behandlet, tok Play Cherry ut stevning for Oslo tingrett hvor gyldigheten av varemerket LOTTO ble bestredet. Norsk Tipping besvarte stevningen med et motkrav om at Play Cherrys bruk av betegnelsen ”lotto” (herunder også i de aktuelle spillnavnene) i sin markedsføring måtte anses som en krenkelse av varemerket, og sakene ble deretter forent til felles behandling for Oslo tingrett.

Oslo tingretts avgjørelse

Før retten tok stilling til hovedspørsmålene i saken sa den seg uenig i Play Cherrys påstand om at en eventuell nektelse av bruk av selskapets EU-varemerker i Norge ville stride mot EØS-avtalens artikkel 36 om fri flyt av tjenester. Retten viste til at EØS-varemerkeretten selv åpnet for ulike løsninger med nasjonale varemerkesystemer i EØS-statene, og at dette da ikke kunne utgjøre brudd på EØS-rettens grunnprinsipper.

Gyldighets- og slettelsesvurderingen

Retten vurderte først om varemerket LOTTO var ugyldig på søknadstidspunktet i 2004 som følge av manglende særpreg jf. varemerkeloven (vml.) § 35, nærmere bestemt om betegnelsen ”Lotto” måtte anses beskrivende jf. vml. § 14 (2) bokstav a) og b) jf. § 2. Retten tok utgangspunkt i at ordet ”lotto” opprinnelig var brukt som et «alminnelig begrep” blant Ola og Kari Nordmann for en type lotterispill (dommens s. 10). Retten bemerket interessant nok at dette ikke lenger var tilfellet i 1986 da Norsk Tipping introduserte sitt spill ”Lotto”. Bruken av betegnelsen på søknadstidspunktet var, etter rettens syn, først og fremst i kombinasjon med andre ord som nærmere beskrev hva slags type spill det var snakk om.

Spørsmålet for retten ble dermed om betegnelsen (for gjennomsnittsforbrukeren) hadde ”fått en annen betydning enn som generisk betegnelse” fra Norsk Tipping tok den i bruk, til den ble registrert som varemerke i 2004.

Etter rettens syn forelå det svært lite informasjon om gjennomsnittsforbrukeren, noe som også var grunnen til at dommen ble avsagt under sterk tvil. Etter en inngående drøftelse av partenes fremlagte dokumentasjon, la retten (i motsetning til Lagmannsrettens avgjørelse i POTETGULL-saken) avgjørende betydning på den langvarige og intensive markedsføringsinnsatsen (innarbeidelsen) Norsk Tipping hadde gjort av sitt spill ”Lotto” i den aktuelle perioden.

I mangel på andre holdepunkter så retten også hen til egne oppfatninger ved bevisvurderingen, og uttalte i den forbindelse at ordet ”lotto”, i motsetning til for eksempel ”potetgull” fra Maarud, hadde opparbeidet en sekundær betydning hos gjennomsnittsforbrukeren som en betegnelse for en bestemt ytelse fra Norsk Tipping.

Retten konkluderte etter dette med at ordmerket LOTTO var gyldig på registreringstidspunktet.

Ved vurderingen av om varemerket måtte slettes som følge av etterfølgende degenerering jf. vml. § 36 bokstav b) uttalte retten at utfallet av særpregsvurderingen ble den samme som for gyldighetsspørsmålet, selv om Norsk Tipping i de senere år hadde fått større konkurranse i spillmarkedet. Varemerket var derfor ikke degenerert.

Norsk Tipping hadde også anført at varemerket LOTTO har såkalt ”kodakvern” etter vml. § 4 (2) (”velkjent her i riket”), noe retten var enig i ( likhet med KFIR i flere avgjørelser, se referanser nedenfor under ”Krenkelsesvurderingen”). Det ble i helhetsvurderingen lagt avgjørende vekt på spillets utbredelse blant den norske befolkning (blant annet TV-gjennom TV-sendinger i beste sendetid), samt Norsk Tippings utstrakte markedsføringen over lang tid.

Spillnettsted drevet av Play Cherry. Kilde: Mynewsdesk

Krenkelsesvurderingen

Ettersom tingretten kom til at LOTTO har kodakvern ble hovedproblemstillingen om det foreligger kjennetegnslikhet mellom LOTTO og betegnelsene brukt av Play Cherry jf. vml. § 4 (2). Retten kom til at betegnelsen ”Dinolotto”, i motsetning til ”lotto” og ”Lotto 6/49” ikke gav den nødvendige assosiasjonen til LOTTO. Retten vurderte ikke betegnelsen ”Eurolotto”, ettersom Norsk Tippings prosessfullmektig i prosedyren, slik retten forstod det, trakk anførselen (både hoved- og forføyningssaken) om stans av Play Cherrys bruk av denne betegnelsen. Dette var angivelig som følge av at spillet ikke lenger tilbys av Play Cherry, og at selskapet hadde tilkjennegitt at det ”ikke ville benytte denne betegnelsen før saken var rettskraftig avgjort” (dommens s. 14).

Ved vurderingen henviste retten til to beslektede avgjørelser fra KFIR vedørende registrerbarheten av betegnelsene ”Youpilotto” (KFIR 2014-84) og ”Lotto 24” (KFIR 2014-83), samt Eidsivating lagmannsretts avgjørelse i Auman-saken (dersom du har satt deg skikkelig til rette i (LOTTO-?)godstolen kan du også klikke innom KFIRs sak 16/00213). I samsvar med disse avgjørelsene konkluderer retten med at betegnelsen ”lotto” kun utgjør et tilstrekkelig dominant element i ”Lotto 6/49”, ved at betegnelsen kommer først, og at elementet ”dino” ikke gjenfinnes overhodet i LOTTO.

Retten fastslo deretter at Play Cherrys bruk av betegnelsene ”lotto” og ”lotto 6/49” ”ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på … (LOTTOs) særpreg eller anseelse (goodwill)”, og konkluderte med at Play Cherrys bruk av betegnelsene ”lotto” og ”Lotto 6/49” krenket varemerket LOTTO.

Norsk Tipping hadde subsidiært anført at dersom Play Cherrys bruk av de aktuelle betegnelsene ikke ble omfattet av varemerkeloven sine bestemmelser, måtte bruken rammes av markedsføringslovens § 25 om god forretningsskikk. Retten var ikke enig i dette, og viste til at betegnelsen ”Dinolotto” ikke kunne rammes av denne bestemmelsen når betegnelsen ikke gav noen assosiasjon med LOTTO.

Endelig hadde Play Cherry ved inngrepsvurderingen subsidiært anført at Norsk Tippings rett til å protestere mot Play Cherrys bruk hadde gått tapt som følge av passitivitet. Retten forstod dette som en anførsel dels basert på varemerkeloven § 8 og alminnelige passivitetsbetraktinger, men avfeide anførselen på begge grunnlag.

Play Cherry ble heller ikke hørt med at bruken av betegnelsene ”lotto” og ”Lotto 6/49” var hjemlet i varemerkeloven § 5.

Av mer prosessuell interesse konkluderte retten også med at Norsk Tipping ikke hadde reelt behov for å få fastsettelsesdom for at Play Cherrys bruk ville utgjøre en krenkelse (for fremtidige krenkelser) jf. vml. § 57, når retten allerede hadde konkludert med at Play Cherrys bruk av betegnelsene krenket varemerket LOTTO (forbudsdom).

Midlertidig forbud og sakskostnader

Ettersom Play Cherry hadde tilkjennegitt at de ville avstå fra å bruke ”lotto” som generell betegnelse inntil saken var rettskraftig avgjort, vurderte retten kun hvorvidt vilkårene for midlertidig forbud mot betegnelsen ”Lotto 6/49” var oppfylt. Inngrepet var allerede sannsynliggjort (ref. omtalen av krenkelsesvurderingen ovenfor), og spørsmålet ble derfor om Norsk Tipping hadde sannsynliggjort noen sikringsgrunn. Retten la her avgjørende vekt på at den økte konkurransen i spillmarkedet også innebar en økt fare for at varemerket LOTTO vil degenereres, og var derfor ikke i tvil om at dette vilkåret var oppfylt.

Som følge av at saken hadde bydd på tvil kom retten til at det var rimelig å pålegge partene å bære sine egne saksomkostninger. Retten gikk derfor ikke videre inn på hvorvidt Norsk Tipping hadde fått medhold ”i det vesentlige” jf. tvisteloven § 20-2 (3) bokstav a).

Dommen er foreløpig ikke rettskraftig.

Stridens kjerne. Kilde: VG

Immaterialrettstrollets betraktninger

Avgjørelsen reiser mange interessante immaterialrettslige problemstillinger. Når det gjelder Play Cherrys anførsel om at en eventuell nektelse av bruk av de aktuelle betegnelsene ville innebære et brudd på EØS-avtalens artikkel 36, så synes det for dette immaterialrettstrollet som at det har blitt helt vel mye konkurranserett i koppen.

Dersom Play Cherry skulle blitt hørt med en slik forståelse av EØS-avtalens artikkel 36, så ville det tilsynelatende undergravet nasjonale varemerkesystemer i samtlige EØS-land. Dette har neppe vært noen tiltenkt følge ved opprettelsen av EU-varemerkesystemet (og EUs varemerkedirektiv), se blant annet punkt 3 i fortalen til EUs varemerkeforodning). De markeds-, språk- og andre kulturmessige ulikhetene mellom EØS-medlemsstatene (som nasjonale varemerkesystemer i større grad er egnet til å ivareta) står i sterk kontrast til en slik forståelse av EØS-avtalen som ble anført av Play Cherry.

Når det gjelder gyldighetsvurderingen så er dette immaterialrettstrollet enig med tingretten i at bruken av betegnelsen ”lotto” har vært mer eksklusivt knyttet til Norsk Tippings spill, enn betegnelsen ”potetgull” for Maaruds… eh, potetgull.

Dette immaterialrettstrollet kan imidlertid ikke helt forstå at konklusjonen rundt gyldigheten av varemerket LOTTO skulle fortone seg som tvilsom for tingretten. Foruten det relativt bestemte inntrykket undertegnede har av betegnelsen som et varemerke for et bestemt spill her til lands, så fremstår det noe underlig at tingretten (hvis i tvil om dette) tilsynelatende ikke har lagt mer vekt på den tilnærmede monopolsituasjonen Norsk Tipping har vært i for spilltjenester i Norge i den aktuelle perioden. Det at Norsk Tipping har vært så å si alene om å tilby spilltjenester her på berget må etter dette immaterialrettstrollets oppfatning kunne sies å ha vært med på å innarbeide en sekundær betydning (særpreg) av ”lotto” som kjennetegn for én bestemt tilbyder. Rettens henvisning til den etterfølgende konkurransesituasjonen ved slettelsesvurderingen kan indikere på at retten likevel har lagt vekt på dette, men det burde i det minste kunne kommet klarere til uttrykk.

Når det gjelder krenkelsesvurderingen, så bemerker dette immaterialrettstrollet at Play Cherry fremdeles markedsfører spill på nettstedet ”Eurolotto.com”, selv om selve spillet ”Eurolotto” er fjernet. I lys av denne bruken er det noe merkelig at anførselen om forbud mot bruk av denne betegnelsen (angivelig) ble tatt ut under Norsk Tippings prosedyre. På bakgrunn av rettens vurdering av ”Dinolotto” er det imidlertid nærliggende å tro at en vurdering av ”Eurolotto” uansett ville fått samme utfall. Samtidig kan det nok argumenteres for at betegnelsen ”euro” i større grad kan gi sterkere assosiasjoner til Norsk Tippings spill, eller en variant av dette (som for eksempel ”Vikinglotto”), enn det mer fantasifulle ”dino”.

Husk å følge IP-trollets Facebookside for enda hyppigere oppdateringer om nyheter på immaterialrettsfronten. Du kan også få automatisk varsling på e-post når vi legger ut nye saker ved å registrere e-postadressen din i margen til høyre (øverst).