Soveromsmøbler og andre møbler – Borgarting beslutter delvis sletting av varemerket SVANE

Borgarting lagmannsrett avsa 6.11.20 dom i 20-020389ASD-BORG/01, som gjaldt spørsmålet om bruksplikt for Ekornes’ varemerke SVANE. Lagmannsretten la til grunn at bruk av merket for typiske soveromsmøbler ikke oppfylte bruskplikten for overkategorien «møbler», og merket ble derfor delvis slettet.

Svanes logo. 
Saken gjaldt ordmerket SVANE 
(reg. 70442)

Det norske møbelfirmaet Ekornes produserer og selger blant annet lenestolen Stressless og flere typer (soveroms)møbler under varemerket SVANE. Merket er registrert som varemerke i klasse 20 for 

"Madrasser for senger, herunder rammemadrasser og spiralfjærmadrasser; senger, sengebunner og -rammer, fot- og hodegavler for senger; møbler, herunder soveromsmøbler i form av puffer og nattbord, alle de forannevnte soveromsmøbler med unntak av slike møbler for barn." 

Det danske selskapet TMK markedsfører og selger blant annet kjøkkeninnredninger under kjennetegnet SVANE KJØKKENET. TMK har siden 2012 forsøkt å registrere SVANE KJØKKENET og SVANE som varemerke i Norge og for EUIPO blant annet i klasse 42 for design av kjøkken-, badeværelses-, garderobe-, skyvedørsinnretningsløsninger mv., men har etter innsigelser bare delvis lykkes med dette. TMK begjærte derfor delvis sletting av varemerket SVANE. Oslo tingrett frifant Ekornes og saken ble anket til lagmannsretten. 

 

Lagmannsretten la til grunn at Ekornes ikke hadde dokumentert bruk av varemerket SVANE for andre varer enn typiske soveromsmøbler, som senger, sengegavler, nattbord og madrasser samt for oppbevaringspaller og puffer som er ment plassert foran eller bak sengen. Spørsmålet var derfor om denne bruken kunne anses å oppfylle bruksplikten for kategorien «møbler» generelt. Borgarting la til grunn at dette ikke var tilfellet.

 

Formålet med bruksplikten er å unngå defensivregistreringer, og dette vil også gjelde hvor et merke bare er brukt for enkelte varer innenfor et større overbegrep i en klasse. Lagmannsretten finner støtte for dette i praksis fra Førsteinstansretten og EU-domstolens avgjørelser i T-126/03 Aladin (som lagmannsretten riktignok omtaler som en avgjørelse fra EU-domstolen) og C-714/18 TAIGA, hvor det legges til grunn at der en overkategori kan deles inn i flere underkategorier, må varemerkehaver oppfylle kravet til reell bruk i alle underkategoriene. Dersom en oppdeling vil være vilkårlig, har varemerkevarer derimot vern for varer i samme kategori som ikke skiller seg vesentlig fra de varene som merket har vært reelt brukt for.

 

EU-domstolen har riktignok lagt til grunn at dersom det foreligger en forbindelse mellom de varene merket er brukt for og de øvrige varene i den registrerte klassen. Lagmannsretten viser her til C-40/01 Minimax, hvor bruk av et varemerke for reservedeler og vedlikeholdstjenester for brannslukkingsapparater også kunne anses som reell bruk for brannslukkingsapparater.

 

I dom LB-2003-364 (Tripp Trapp, RG 2004 s. 187) anså Borgarting riktignok at varemerket TRIPP TRAPP hadde oppfylt bruksplikten for «møbler» selv om det bare hadde vært brukt for barnestoler. Avgjørelsen ble avsagt før hoveddelen av nyere praksis fra EU-domstolen, og lagmannsretten la derfor til grunn at avgjørelsens uttalelser om oppfyllelse av bruksplikt når bruken av merket hadde vært avgrenset til en del av en overkategori, ikke var representativ for gjeldende rett.

 

Registreringen av SVANE måtte derfor delvis slettes slik at registreringen for «møbler» ble erstattet med «soveromsmøbler» i kategori 20, men hvor puffer og paller ble tilføyd som egne kategorier.

 

Immaterialrettstrollets betraktninger

Svane 
(Pixabay)

Borgartings avgjørelse i SVANE-saken følger EU-domstolens nyere praksis, hvor det legges til grunn at i tilfeller hvor et merke er registrert i en overordnet kategori som kan deles inn i en flere underkategorier, så må varemerkehaver oppfylle kravet til reell bruk i alle underkategoriene, men at dette likevel kan anses oppfylt dersom det foreligger en forbindelse mellom de varene merket er brukt for og de øvrige varene i den registrerte klassen.

 

Dette bekreftes av EU-domstolens dom i C-720/18 Ferrari, som ble avsagt etter at forhandlingene for lagmannsretten var avsluttet (omtalt av IP-trollet i podcast og månedsoppsummering). Det ble her lagt til grunn at Ferraris bruk av et figurmerke med teksten «Testarossa» for reservedeler til biler, også oppfylte bruksplikten for biler fordi gjennomsnittsforbrukeren forbinder varene i klassen med hverandre.

 

Dette legger opp til en mer stringent vurdering enn den eldre norske tilnærmingen, hvor spørsmålet om bruksplikten er oppfylt beskrives som en «interesseavveining, der spørsmålsstillingen er om det knytter seg slike merkantile interesser til det registrerte varemerket, at innehaveren har et rimelig krav på å få opprettholde varemerkeretten eller om hans interesser tvert imot er så ubetydelige at de bør vike for interessene til den tredjemann som ønsker å ta merket i bruk» (Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett 2010 s. 209). Spørsmålet om hvilke varer bruksplikten skal anses oppfylt for beskrives på samme måte slik at merket bør opprettholdes for de varer og tjenester «merkehaveren har demonstrert at han har reelle merkantile interesser knyttet til» (op. cit. s. 216).

 

EU-domstolens tilnærming er imidlertid heller ikke fri for denne typen skjønnsmessige avveininger. Hva som anes som en separat underkategori er ikke nødvendigvis helt enkelt å avgjøre. På samme måte er vurderingen av om det foreligger en forbindelse mellom varene merket er brukt for og de øvrige varene i den registrerte klassen, nødvendigvis bli skjønnsmessig. Sett under ett er det likevel ikke tvilsomt at EU-domstolens tilnærming er strengere enn den eldre norske tilnærmingen.

 

En annen sak er at en sletting av varemerket SVANE for overkategorien møbler ikke nødvendigvis innebærer at andres registrering av SVANE for møbler (eller kjøkkenløsninger mv.), da dette avhenger av om slik registrering er forvekselbar med SVANES registrering for soveromsmøbler.

 

Julius Berg Kaasin og Yngve Øyehaug Opsvik er ansatt i advokatfirmaet GjessingReimers som har representert TMK i saken. De har ikke medvirket til dette innlegget.

Borgarting lagmannsrett: Tildekking av varemerker på mobilskjermer er varemerkebruk

Rett før fellesferien avsa Borgarting lagmannsrett dom i den såkalte «iPhone»-saken om varemerkebruk (LB-2018-62352). Saken gjaldt krav fra Apple Inc. om destruksjon av importerte iPhone 6/6S-mobiltelefonskjermer som den uautoriserte iPhone-reparatøren PCKompaniet (drevet av saksøkte Henrik Huseby) hadde importert fra Kina. Samtlige deksler var merket med Apples «eplelogo» på innsiden av dekslene, men logoene var tusjet over da tollen beslagla dekslene ved innførsel til Norge. Tildekkingen kunne fjernes med sprit. I motsetning til Oslo tingrett (avgjørelse omtalt av IP-trollet her) konkluderte Borgarting lagmannsrett med at innførselen av disse varene utgjorde varemerkebruk etter varemerkeloven (vml.) § 4, og følgelig varemerkeinngrep. Det ble ikke ansett avgjørende at logoene var tildekket.

Apples norske varemerkeregistrering 217659

("eplelogoen") bl.a. for mobiletelefoner (klasse 9)

Som mange IP-troll der ute vil ha fått med seg var hva som skal anses som varemerkerettslig relevant bruk en av fjorårets mest aktuelle problemstillinger på immaterialrettsområde med flere norske avgjørelser, samt EU-domstolens avgjørelse i den såkalte Mitsubishi-saken (omtalt av IP-trollet her).

Forholdet i iPhone-saken var at Henrik Huseby importerte mobiltelefonskjermkomponenter til iPhone (i dette tilfellet iPhone 6 og 6S) fra Kina. Skjermkomponentene var merket med Apples eplelogo (norsk varemerkereg.nr. 217659, heretter «eplelogoen»). Ved innførselen var imidlertid logoen dekket til med sprittusj (som det var mulig å fjerne). Tolletaten beslagla i 2017 63 slike skjermkomponenter og sendte melding til Apple som krevde destruksjon av skjermene som følge av varemerkeinngrep. Huseby motsatte seg destruksjonen og hevdet at skjermkomponentene ikke gjorde inngrep i eplelogoen fordi det ikke forelå varemerkerettslig relevant bruk ettersom logoen var tildekket. Det hersket uenighet om opphavet til dekslene. Apple hevdet på sin side at det dreide seg om piratkopierte deksler. Huseby hadde ifølge avgjørelsene kommet med til dels ulike forklaringer på opphavet, men hevdet for lagmannsretten at det var snakk om skjermer som var «refurbished», det vil si sammensatt av deler som både kan være nye og brukte, samt originale og uoriginale.

Oslo tingrett konkluderte i februar 2018 med at de tildekkede eplelogoene ikke utgjorde varemerkerettslig relevant bruk etter vml. § 4. Etter tingrettens vurdering forelå det ikke fare for skade på noen av varemerkets funksjoner. Ved vurderingen la retten avgjørende vekt på at logoene ikke var synlig for sluttbrukeren av telefonen, og at Huseby hadde legitime interesser knyttet til de importerte varenes kvalitet og fremgangsmåte ved importen/klargjøringen av skjermene forøvrig.

Lagmannsrettens avgjørelse

I ankesaken var hovedproblemstillingen for Borgarting lagmannsrett altså om det forelå varemerkerettslig relevant «bruk» av eplelogoen på mobilskjermkomponentene etter varemerkeloven § 4 selv om logoen var tildekket. Sentralt for lagmannsretten i denne sammenheng var om Apple måtte anses for å ha samtykket til/autorisert påføringen av logoene.

For lagmannsretten hadde Apple tilsynelatende presisert sin argumentasjon vedrørende omsetningskretsen, og argumenterte for at mobilskjermkomponenter måtte være mobiltelefonreparatører, butikker eller importører av mobiltelefoner. Etter Apples oppfatning var det således ikke relevant om eplelogoen var synlig for sluttbruker av mobiltelefonen, og for så vidt heller ikke overfor den anførte omsetningskretsen ettersom disse umiddelbart må kunne identifisere om komponenten er original eller ikke.

I avgjørelsen tar lagmannsretten utgangspunkt i at varemerkeloven § 4 (herunder bruks- og inngrepsvurderingen) er objektiv, og at saken gjelder et såkalt «dobbel identitets»-tilfelle etter vml. § 4 (1) bokstav a). De påførte tegnene var identiske med Apples eplelogo og de aktuelle varene denne brukes for. Under henvisning til HR-2017-2356 (Lilla) slår lagmannsretten fast at den relevante omsetningskretsen vil være næringsdrivende som for eksempel butikker, importører, forhandlere eller autoriserte reparatører. Etter lagmannsrettens oppfatning vil det derfor være uten betydning om eplelogoen ikke er synlig for sluttbruker, slik Huseby hadde anført og tingretten tilsynelatende anså avgjørende. Dersom påføringen av eplelogoen ikke var gjort med Apples samtykke ville det derfor foreligge varemerkebruk.

Lagmannsretten viser også til at det å stoppe vareforfalskninger ligger i kjernen av de tilfellene vml. § 4 tar sikte på å ramme.

Lagmannsretten går deretter over til en bevisvurdering av hvorvidt mobilskjermkomponentene kan sies å stamme fra Apple (og at varemerkebruken derav kan anses autorisert), eller om de er kopier. Apple hadde blant annet fremlagt en utvidet rapport for lagmannsretten, som konkluderte med at komponentene var forfalskninger. På bakgrunn av denne samt vitneavhør av forfatteren bak rapporten konkluderte lagmannsretten med at det var sannsynlig at mobilskjermkomponentene var kopier.

Etter lagmannsrettens oppfatning forelå det derfor uautorisert «bruk» av eplelogoen etter varemerkeloven § 4.

Lagmannsretten stopper imidlertid ikke der. Under henvisning til Husebys anførsler om at logoen var tildekket, herunder et eksempel fra Clas Ohlsons praksis med tildekning av varemerker på Canon-blekkpatroner, retter lagmannsretten noen bemerkninger til en eventuell innskrenkende tolkning av vml. § 4. Som kjent har EU-domstolen tolket bruksvilkåret innskrenkende slik at må oppstilles et vilkår om at den aktuelle bruken innebærer en fare for skade på minst en av varemerkets funksjoner (typisk opprinnelsesgarantifunksjonen) for at det skal anses somvaremerkebruk. Lagmannsretten viser her til Rt.1975 s. 951 (Fiskå Mølle) som gjaldt et lignende tilfelle der bruk av melsekker med originale varemerker fra en annen leverandør som var tildekket med saksøktes varemerker ble ansett som varemerkebruk. Det ble også vist til tilsvarende uttalelser fra Høyesterett i HR-2018-110-A (Ensilox) (avsnitt 68).

Retten uttaler deretter at det uansett ikke er rom for noen innskrenkende fortolkning i vår sak ettersom tildekningen av eplelogoen kunne fjernes. Under henvisning til Høyesteretts uttalelser i Ensilox-saken (avsnitt i 69 og 70) forelå det etter lagmannsrettens oppfatning en klar fare for skade på opprinnelsesgarantifunksjonen. I denne forbindelse viser også lagmannsretten til EU-domstolens avgjørelse i Mitsubishi, og uttaler at til tross for at denne ikke har direkte overføringsverdi til denne saken (ettersom Mitsubishi gjaldt originale varemerker og produkter) så er den illustrerende for beskyttelsesrekkevidden for varemerkeinnehaver.

Som følge av at mobilskjermkomponentene ble ansett å gjøre inngrep i Apples eplelogo ble Huseby dømt til å destruere samtlige mobilskjermkomponenter, og betale for Tolletatens lager- og destruksjonskostnader, lisensavgift for bruk av eplelogoen etter vml. § 58 samt deler av Apples sakskostnader.

Mobilskjermkomponent nede til venstre (bildet

ikke tatt i anledning saken). 

Wikimedia (CC BY-SA 4.0)

Immaterialrettstrollets betraktninger

Etter dette immaterialrettstrollets oppfatning innebærer lagmannsrettens avgjørelse i denne saken en viktig korrigering av en kurs som etter tingrettens avgjørelse syntes fullstendig på avveie ved vurderingen av varemerkebruk etter vml. § 4.

Tingrettens vurdering ville i realiteten langt på vei uthulet varemerkeinnehaveres mulighet til å motsette seg import av piratkopierte varer etter varemerkeloven § 4. Som utgangspunkt er denne bestemmelsen objektiv, og som lagmannsretten korrekt påpeker ligger vareforfalskninger i kjernen av de tilfeller bestemmelsen tar sikte på å ramme (og i særdeleshet tilfeller av dobbel identitet etter bestemmelsens (1) bokstav a)). Dersom det ikke kan sannsynliggjøres at varemerkeinnehaver har gitt samtykke til bruken (eksempelvis ved tilfeller av lovlig parallellimport), så kan en ikke anlegge en subjektiv tilnærming ved slike spørsmål under henvisning til blant annet den påståtte inngripers «legitime interesser» og domstolens forpliktelse til å ikke innfortolke «ytterligere konkurransehindringer», slik tingretten gjorde i denne saken.

Selv om lagmannsretten viser til Høyesteretts uttalelser i Ensilox-saken (avsagt rett før tingrettens dom) som støtte for sin konklusjon, mener undertegnede likevel at Høyesterett i den nevnte avgjørelsen i det minste har bidratt til den uriktige forståelsen av bruksvilkåret som tingretten har til grunn. I Ensilox-avgjørelsen oppstilte Høyesterett et strengt utgangspunkt for hva som skal anses som varemerkebruk (se bl.a. avsnitt 36, 41 og 68 i dommen, og redegjørelsen for den nærmere fare for skade-vurderingen i pkt. 56 - 65). Etter undertegnedes oppfatning harmonerer dette, samt subsumsjonen av kanne- og containersalget (avsnitt 70-77) dårlig med den etterfølgende konklusjonen i dommens avsnitt 78 om at feilbruk på faktura ved tankbilsalget ikke utgjør varemerkebruk etter bestemmelsen, også på bakgrunn av retningslinjene for en innskrenkende tolkning fra EU-domstolen. Ved tankbilsalg hadde saksøkte ved en feil brukt varemerke til den tidligere leverandøren (saksøker) i stedet for den nye leverandøren. Etter undertegnedes oppfatning innebærer dette en klar fare for skade på flere av varemerkets funksjoner, særlig i etterkant av kjøpssituasjonen som fakturaen gjelder.

Det gis heller ingen nærmere redegjørelse i Ensilox-avgjørelsen for hvorfor kanne- og containersalget ikke skal anses som varemerkebruk, og det kan virke som at Høyesterett har hatt en annen situasjon for øye (videresalg) enn den aktuelle kjøpssituasjonen hvor mottakeren av fakturaen tilhører den relevante omsetningskretsen. Etter undertegnedes syn burde Høyesterett i det minste gitt klarere retningslinjer for bruk av mer subjektive momenter ved vurderingen av vml. § 4 (når de tilsynelatende implisitt gjør bruk av slike «særegne forhold» selv), nettopp for å forebygge avgjørelser som fra Oslo tingrett i iPhone-saken.

Dersom iPhone-saken skulle bli anket vil det etter undertegnedes oppfatning derfor ikke være helt uten interesse om Høyesterett presiserte det nærmere innholdet av den nedre terskelen for fare for skade-vurderingen ved en eventuell innskrenkende tolkning av vml. § 4, særlig i lys av Mitsubishi-avgjørelsen.

Selv om dette IP-trollet er enig i resultatet lagmannsretten kommer til og rettens forståelse av vml. §4, er det imidlertid noen skjær i sjøen (for å bruke en passende metafor i disse ferietider). For det første kan ikke undertegnede se at det er nødvendig å vurdere hvorvidt skjermene faktisk er Apples eller om de er kopivarer som sådan (se bl.a. siste to avsnitt på side 6). Som følge av EØS-avtalen har Norge innført regelen om EØS-regional konsumpsjon. Det fremgår ikke klart av domspremissene hvor i verden de aktuelle skjermkomponentene eventuelt stammer fra, selv om det er opplyst at Huseby selv også sender ødelagte skjermer til Kina for reparasjon. Med mindre det kan påvises (av Huseby) at de aktuelle skjermkomponentene har vært satt på markedet innenfor EØS spiller det liten rolle om Apple har samtykket til salg av disse utenfor dette området (f.eks. Kina) tidligere. Det relevante spørsmålet ved vurderingen av om skjermkomponentene er laget av Apple blir derfor om det kan sannsynliggjøres at de er plassert på EØS-markedet av Apple, ikke hvorvidt Apple overhodet kan sies å ha laget disse slik lagmannsretten tilsynelatende vurderer. I forlengelsen av dette kan det også bli spørsmål om hva som skal til (hvor stor andel av/hvilke deler av mobilskjermkomponentene som tidligere har vært satt på markedet i EØS) for at det skal være tale om reell konsumpsjon av komponentene.

Videre er det innførselen av skjermene som i denne saken utgjør varemerkebruk etter vml. § 4. Selve påføringen av eplelogoen skjer i Kina og er således ikke varemerkebruk her i landet. Også på bakgrunn av poenget med EØS-regional konsumpsjon ovenfor blir det etter dette IP-trollets oppfatning derfor noe upresist når lagmannsretten på side 7 uttaler at «Eplelogoene på disse skjermene i denne saken er identiske med Apples logoer og påført samme sted på skjermene som Apples logoer. Lagmannsretten legger etter dette til grunn at dersom eplelogoene ikke er påført av Apple, men at det dreier seg om piratkopier, foreligger det brudd på varemerkeloven § 4.» (min uthevning).

Endelig gjaldt forholdet i iPhone-saken som nevnt vurdering av varemerkeinngrep mellom to merker med dobbel identitet etter vml. § 4 (1) bokstav a). Ved denne vurderingen er det ikke noe vilkår om forveksling mellom merkene (forveksling kan i slike tilfeller sies å presumeres), noe lagmannsretten selv er inne på når de referer utdraget fra forarbeidene til bestemmelsen i Ot.prp.nr.98 (2008–2009) punkt 14.1.1. I slike tilfeller gjøres det kun unntak for de situasjoner hvor det ikke foreligger varemerkebruk. Det blir derfor i beste fall upresist når lagmannsretten både ved bevisvurderingen av opphavet til kopiskjermkomponentene og bemerkningene til fare for skade-vurderingen begrunner konklusjonene sine med at merkene «i høy grad [er] egnet til forveksling» (side 9, mine understrekninger), og at det vil «foreligge forvekslingsfare» (side 10, min understrekning) mellom eplelogoen påført på Apples mobiltelefoner og kopiskjermkomponentene, dersom sistnevnte tillattes markedsført.

EU-domstolen i sak C-129/17 Mitsubishi: Fjerning av varemerker er varemerkeinngrep

EU-domstolen avsa 25. juli i år dom i sak C-129/17 Mitsubishi. Domstolen konkluderte med at fjerning av opprinnelige og påføring av nye varemerker (såkalt «debranding» og «rebranding») på originale varer, utgjorde et varemerkeinngrep etter varemerkedirektivet artikkel 5 og varmerkeforordningen artikkel 9. EU-domstolen kom dermed til motsatt konklusjon av Generaladvokat Campos Sánchez-Bordona, som i sin anbefaling konkluderte med at slik aktivitet ikke utgjorde relevant varemerkebruk. Avgjørelsen styrker rekkevidden av varemerkeinnehavers enerett, og vil kunne få betydning for hva som skal anses som varemerkebruk og således er omfattet av eneretten, også i norsk rett.

Gaffeltruck fra Mitsubishi med opprinnelige kjennetegn
Kilde: Mitsubishi

De saksøkte belgiske selskapene Duma Forklifts NV (Duma) og G.S. International BVBA (GSI) driver import av originale Mitsubishi gaffeltrucker fra et selskap i det japanske Mitsubishi-konsernet til EØS. Gaffeltruckene er opprinnelig (som seg hør bør) påført en rekke kjennetegn fra Mitsubishi, blant annet deres trekantede logo bestående av tre stjerner. Både logoen og ordmerket MITSUBISHI er registrert som varemerker både i EU og Benelux.

Før gaffeltruckene ble sendt ut på det europeiske markedet ble de imidlertid sendt til et tollpakkhus der de under den såkalte «customs warehousing procedure» ble strippet for kjennetegnene fra Mitsubishi, og påført nye kjennetegn tilhørende de saksøkte (samt satt opp i henhold til EUs krav og standarder for slike varer forøvrig). Gaffeltruckene ble deretter markedsført og solgt både innenfor og utenfor EØS-markedet.

Mitsubishi likte dette mildt sagt svært dårlig, og saksøkte Duma og GSI i Belgia (saken gjaldt opprinnelig også spørsmål om parallelimporterte gaffeltrucker hvor Mitsubishis kjennetegn ikke var fjernet og erstattet). Belgisk førsteinstans gav ikke Mitsubishi medhold i at de- og rebrandingen utgjorde varemerkeinngrep, og Mitsubishi anket derfor til ankedomstolen Hof van beroep te Brussel, som i sin tur henviste spørsmålet til EU-domstolen.

Generaladvokaten hadde i sin anbefaling lagt til grunn at den aktuelle bruken ikke utgjorde relevant varemerkebruk verken i direktivet eller forordningens forstand, under særlig henvisning til at varene ved de- og rebrandingen enda ikke hadde entret det europeiske markedet. Bruken måtte derfor vurderes på samme måte som om de- og rebrandingen hadde skjedd utenfor EØS-området. Denne argumentasjonen er også i hovedsak i samsvar med de saksøktes argumentasjon.

Mitsubishi på sin side anførte at dersom de ikke kunne motsette seg slik «aktiv» bruk, og dermed kontrollere når varene skulle plasseres på EØS-markedet første gang, ville det skade flere av varemerkets sentrale funksjoner, herunder både opprinnelses- og kvalitetsgarantifunksjonene, samt reklame- og investeringsfunksjonene. Det ble også pekt på at gaffeltruckene var gjennkjennbare for forbrukerne som Mitsubishi-gaffeltrucker etter de- og rebrandingen da truckene ble plassert på markedet.

EU-domstolen var enig med Mitsubishi. For å sikre at varmerkeinnehavers enerett til å bestemme når varer påført beskyttede varemerker skal plasseres på markedet etter varemerkedirektivet artikkel 5 og varemerkeforordningen artikkel 9, må dette etter domstolens oppfatning nødvendigvis også omfatte selve produktet der dette har vært gjenstand for en aktiv handling som å fjerne merkene. Etter avgjørelsen synes det også av mindre betydning om de- og rebrandingen skjer før eller etter at varene er plassert på markedet, og hvorvidt de opprinnelige varemerkene erstattes med andre. Dersom varemerkeinnehaver ikke har kontroll på når varene først plasseres på markedet vil dette innebære en uopprettelig skade av varemerkets sentrale funksjoner. I et slikt scenario vil forbrukerne kunne assosiere varene med en annen tilbyder før den virkelige tilbyderen får lansert sine varer under sine kjennetegn, noe som særlig kan sies å ville gå utover de investeringer varemerkeinnehaver har gjort i varemerket (investeringsfunksjonen). EU-domstolen pekte også på at det i denne sammenheng ikke er avgjørende dersom varene, til tross for fjerningen av varemerkene, fremdeles er gjenkjennbare for forbrukerne. I slike tilfeller vil imidlertid skadepotensiale være enda større.

Endelig pekte EU-domstolen i sin begrunnelse på at Duma og GSIs de- og rebranding undergravet et av varemerkereglenes overordnede formål, å sørge for fri og uforstyrret konkurranse i markedet.

Mitsubishis trekantede logo.
Kilde: Patentstyret

Immaterialrettstrollets betraktninger

EUs avgjørelse i Mitsubishi gir tilsynelatende varemerkeinnehavere grunn til å juble ettersom avgjørelsen bekrefter at eneretten til varemerke går lenger enn der et varemerke faktisk brukes. Det kan riktignok stilles spørsmål ved rekkevidden av avgjørelsen, nærmere bestemt om avgjørelsen må begrenses til å kun gjelde tilfeller av fjerning av opprinnelige varemerker på originale varer som tidligere ikke er plassert på EØS-markedet. Ellers vil en kunne tenke seg at avgjørelsen også vil kunne få betydning blant annet der opprinnelige varemerker fjernes fra varer som er lovlig satt på markedet i EØS. Forhåpentligvis vil avgjørelsen i Mitsubishi gi foranledning til nærmere avklaringer rundt dette og andre relaterte problemstillinger i tiden som kommer.

Så langt dette immaterialrettstrollet kan huske er dette også første gang EU-domstolen fremhever varemerkeinnehavers rett til å kunne kontrollere første spredning av selve produktet, ikke bare produktet med varemerket (jf. «under that sign» i varmerkedirektivet artikkel 5 (3) b) og varemerkeforordningen artikkel 9 (2) b). I avgjørelsen foretar EU-domstolen også en av de mest inngående redegjørelsene til nå av varemerkets reklame- og investeringsfunksjoner.

Enkelte har hevdet at EU-domstolens avgjørelse i denne saken er overraskende, noe dette immaterialrettstrollet har litt vanskelig for å forstå (til tross for motstridende tidligere avgjørelser i enkelte EU-land). Avgjørelsen harmonerer godt med den objektive tilnærmingen til bruks- og inngrepsvurderingen som tradisjonelt har vært praktisert av EU-domstolen (og andre europeiske domstoler), samt domstolens brede definisjon av varemerkebruk. Riktignok gjelder ikke saken varemerkebruk i tradisjonell forstand (ettersom varemerkene fjernes), men hensynene bak EU-reglene om relevant varemerkebruk tilsier heller ingen skarp avgrensning mot slik bruk, så lenge det sentrale ved vurderingen er hvorvidt det foreligger en klar fare for at minst en av varemerkets funksjoner kan bli skadet. Etter dette immaterialrettstrollets oppfatning er dette relativt klart i denne saken, uavhengig om varemerkene fjernes før eller etter at varene plassers på EØS-markedet.

Et interessant spørsmål er om avgjørelsen og EU-domstolens relativt objektive tilnærming til inngrepsvurderingen er på kollisjonskurs med nyere norsk rettspraksis om varemerkebruk. I Oslo tingretts avgjørelse i den såkalte «iPhone»-saken (omtalt av IP-trollet her), ble bruk av varemerker på mobilskjermer som ikke er synlig for sluttbruker ikke ansett som varemerkebruk. Denne saken gjaldt også varer (mobilskjermer) som ikke hadde vært plassert på det europeiske markedet som sådan (selv om det var uklart om enkelte av komponentene som inngikk i skjermene hadde vært det). Etter EU-domstolens avgjørelse i Mitsubishi har dette immaterialrettstrollet vanskelig for å se at hvorvidt varemerket er synlig for forbrukeren kan anses som særlig tungtveiende ved varemerkebruksvurderingen. Avgjørelsen i iPhone-saken er forøvrig anket.

I Høyesteretts avgjørelse i Ensilox (omtalt av IP-trollet her) ble det lagt til grunn at angivelig feilbruk (etter et leverandørskifte) av varemerker på containere og kanner med ensileringsmidler utgjorde relevant varemerkebruk, til tross for at sluttkundene var orientert om leverandørskiftet i forkant. For ensileringsmiddel levert direkte fra tankbil (uten innpakning) kom imidlertid Høyesterett til at det ikke var snakk om varemerkebruk ettersom den feilaktige bruken av tidligere leverandørs varemerker her var begrenset til spesifikasjonen på den etterfølgende fakturaen. Etter EU-domstolen avgjørelse i Mitsubishi, kan det synes som at tidspunktet for varemerkebruken (i forhold til levering) er av mer underordnet betydning ved vurderingen av hvorvidt det foreligger en klar fare for at minst en av varemerkets funksjoner kan bli skadet.

Oslo tingrett: Bruk av varemerker på mobilskjermer som ikke er synlig for sluttbruker er ikke varemerkebruk

Oslo tingrett avsa den 2. februar i år dom i den såkalte «iPhone»-saken om varemerkebruk (17-151334TV1-OTIR/04). Overordnet gjaldt saken et krav fra Apple Inc. om destruksjon av importerte iPhone 6/6S-mobiltelefonskjermer, som den uautoriserte iPhone-reparatøren PCKompaniet (drevet av saksøkte Henrik Huseby) hadde importert fra Kina. Samtlige deksler var merket med Apples «eplelogo» på innsiden av dekslene, men logoene var tusjet over da tollen beslagla dekslene ved innførsel til Norge. Til tross for at tusjingen kunne fjernes med sprit, konkluderte Oslo tingrett med at innførselen ikke utgjorde varemerkebruk (og følgelig heller ikke noe varemerkeinngrep). Ved vurderingen la retten avgjørende vekt på at logoene ikke var synlig for sluttbrukeren av telefonen, og at Huseby hadde legitime interesser knyttet til de importerte varenes kvalitet og fremgangsmåte ved importen/klargjøringen av skjermene forøvrig. Avgjørelsen inneholder også interessante uttalelser om spørsmål om EØS-regional konsumpsjon.

Finnes det noe mer irriterende? Kilde: tek.no

- KNAS! Du har kanskje hørt lyden av mobiltelefonen din som dundrer i gulvet, og den etterfølgende følelse av små glassbiter som fester seg til tommelen når du innser at skjermen er knust? Det å bytte skjerm gjennom autoriserte forhandlere kan være en relativt dyr affære, og her har blant andre Henrik Huseby sett en forretningsmulighet utenfor Apples autoriserte forhandler- og reparatørnettverk.

I denne saken hadde Huseby importert 63 mobiltelefonskjermer til iPhone 6 og 6S fra Kina. Dekslene var merket med Apples eplelogo (norsk varemerkereg.nr. 217659, heretter «eplelogoen»). Ved innførselen var imidlertid logoen dekket til med sprittusj (som det var mulig å fjerne), og når skjermen var montert var logen ikke synlig for sluttbrukeren. Det hersket uenighet om opphavet til dekslene. Apple hevdet på sin side at det dreide seg om piratkopierte deksler. Huseby hadde ifølge avgjørelsen kommet med til dels ulike forklaringer på dette, men hevdet at det mest sannsynlig var snakk om skjermer som var såkalt «refurbished» (et produkt bestående av brukte, originale deler satt sammen med nyproduserte deler).

Hovedspørsmålet for retten var om denne ikke-permanente (og skjulte) merkingen av mobilskjermene med eplelogoen utgjorde relevant varemerkebruk etter varemerkeloven § 4.

Tingretten slår innledningsvis fast at uenigheten rundt skjermenes opphav ikke var avgjørende ved denne vurderingen. Skjermene var importert fra Kina, og etter varemerkeloven § 6 er det kun produkter som er lovlig brakt på markedet innenfor EØS-området som kan videreselges i Norge uten samtykke fra merkehaver. Som utgangspunkt krevdes derfor Apples samtykke ved innføring av skjermene påført eplelogoen.

Retten påpeker imidlertid at «[n]orske myndigheter er gjennomgående positive til import av prisgunstige varer fra områder utenfor EØS». Det vises i denne forbindelse til prosessen rundt Norges tilslutning til regelen om EØS-regional konsumpsjon, og at myndighetene nølte med dette ettersom det innebar et brudd på det norske prinsippet om internasjonal/global konsumpsjon. Tingretten argumenterer for at denne tilbakeholdenheten, og det bakenforliggende «hensynet til forbruker og internasjonal priskonkurranse», må tilsi at regelverket må fortolkes på en måte som ikke «bidrar til å skape større begrensninger på konkurransen enn det som er nødvendig» (se nærmere omtale av dette under «Immaterialrettstrollets betraktninger» nedenfor).

  

Retten foretar deretter en konkret vurdering av hvorvidt bruken av eplelogoen kunne innebære en fare på en eller flere av varemerkets funksjoner (tilsynelatende opprinnelsesgaranti- og/eller kvalitetsgarantifunksjonene).

Retten viser her til Høyesteretts avgjørelse i Ensilox-saken (nylig omtalt av IP-trollet her), og slår fast at Høyesteretts uttalelser ved vurderingen av om bruk utgjør et inngrep også vil være retningsgivende ved vurderingen av om som skal anses som relevant varemerkebruk.

Deretter konkluderer tilsynelatende retten med at håndhevingshensyn tilsier at slik midlertidig tildekkingen av varemerker må anses som bruk etter varemerkeloven § 4 også før tildekkingen er fjernet.

Apples eplelogo (norsk varemerkereg.nr.: 217659).
Kilde: Patentstyret 

Så blir det interessant. Tingretten trekker inn eplelogoens plassering og størrelse ved vurderingen, og viser til at de svært små logoene befinner seg på innvendige deler av skjermene, med andre ord er skjult for sluttbrukeren av telefonene. Dette vil være tilfellet også dersom den midlertidige tildekkingen blir fjernet. I lys av dette, og at Apple angivelig har andre måter å skille originale fra uoriginale deler/produkter på, uttaler retten at den ikke kan se at noen av varemerkets funksjoner settes i fare ved den aktuelle bruken.

På bakgrunn av dette fremhever tingretten Husebys «legitime interesser» i å kunne importere mobilskjermene når eplelogoen er (midlertidig) fjernet. Retten viser her særlig til Husebys kvalitetsmessige utfordringer ved å bruke andre importkanaler enn den aktuelle kinesiske kanalen. Det legges også vekt på at eplelogen er fjernet der dette er fysisk mulig, og at tusj er eneste måten å fjerne eplelogoen (der denne fremdeles er synlig) uten å ødelegge komponentene. Til tross for at Huseby opererte med til dels avvikende forklaringer, samt var lite villig til å fremlegge informasjon om importen (av frykt for å sette leverandøren i konflikt med Apple), kom retten til at Husebys interesser i saken er «fullt ut legitime».

Under særlig henvisning til eplelogens plassering og funksjon, samt partenes interesser forøvrig, konkluderer retten (under tvil) med at den aktuelle bruken av eplelogoen ikke utgjør varemerkebruk etter varemerkeloven § 4.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Tvister om varemerkebruk er i vinden om dagen, men kanskje noe overraskende så er det mer tradisjonell bruk (og ikke bruk knyttet til bruk på nett eller andre digitale plattformer) som har stjålet overskriftene så langt dette året.

I iPhone-avgjørelsen synes det igjen som at sondringen mellom en objektiv og en subjektiv tilnærming til varemerkeretten, og særlig inngrepsvurderingen, er det underliggende og sentrale. Som omtalt tidligere i år synes dette IP-trollet at Høyesterett i Ensilox-avgjørelsen ikke valgte en helt konsekvent linje i denne forbindelse. I lys av Oslo tingretts svært subjektive tilnærming til bruksvilkåret (grunnvilkåret ved inngrepsvurderingen) i iPhone-saken, er det i hvert fall grunn til å stille spørsmål ved om vi allerede nå ser uheldige konsekvenser av Høyesteretts uttalelser tidligere i år.

Gammel skjermkomponent, telefonkomponent
og ny skjermkomponent (bildene stammer ikke
fra saken).
Kilde: tek.no

Tingrettens avgjørelse i iPhone-saken bærer etter dette immaterialrettstrollets syn preg av et (for så vidt legitimt) forsøk på å opprettholde et sekundærmarked for ikke-autoriserte reservedeler for mobiltelefoner (her kan det skytes inn at det er alminnelig adgang til å gjøre lojal bruk av et varemerke for å angi bruksformål ved salg av slike reservedeler etc. jf. varemerkeloven § 5 (2) bokstav c), noe som også kan sies å følge motsetningsvis av varemerkeloven § 4 (2)). For dette immaterialrettstrollet fremstår tingrettens argumentasjon ganske fragmentarisk og løsrevet fra varemerkeretten, blant annet gjennom betraktninger rundt lovgivers opprinnelige syn ved innføringen av den EØS-regionale konsumpsjonsregelen (mer om dette nedenfor) og saksøktes «legitime interesser».

Det sentrale i iPhone-saken etter dette trollets oppfatning er hvorvidt plasseringen (og til en viss grad størrelsen) av varemerkene tilsier at det ikke foreligger noen fare for skade på noen av varemerkets funksjoner. Tingrettens overordnede problemstilling om hvorvidt midlertidig tildekking må anses som bruk synes derfor ikke veldig presis, selv om plasseringen og størrelsen trekkes inn som moment ved vurderingen. I tillegg skiller saken seg fra Ensilox-saken ettersom den aktuelle bruken her skjedde allerede ved innførselen av varene (mer om dette nedenfor).

Det klare utgangspunktet må være at midlertidig tildekking av et varemerke utgjør varmerkebruk etter varemerkeloven § 4 (1) (i denne saken jf. (3) bokstav a) og c)), også før den midlertidige tildekkingen fjernes. Noe annet vil gjøre det svært vanskelig, og i mange tilfeller umulig, for varemerkeinnehavere å effektivt beskytte seg mot piratkopier og annen uautorisert bruk av sine varemerker. Tingretten er tilsynelatende av samme oppfatning på side 10 andre avsnitt i dommen.

Ved den konkrete vurderingen av hvorvidt bruken (plasseringen og størrelsen og øvrige relevante hensyn tatt i betraktning) så er det grunn til å stille spørsmål om tingretten burde valgt en mer objektiv tilnærming til bruksvurderingen ved rettsanvendelsen. Som Høyesterett utleder av relevant EU-praksis (blant annet Arsenal og Google) i Ensilox er det «bare bruk som kan skade varemerkeinnehaverens interesser knyttet til varemerkets funksjoner som er ulovlig» (Google: «affects or is liable to affect the functions of the trademark»). Terskelen her er ikke høy, og det er tilstrekkelig at det foreligger en mulighet for skade. Det synes derfor noe misvisende når tingretten tilsynelatende vurderer hvor «stor fare» den aktuelle bruken utgjør (dommens side 10).

Hvilke følger vil praksis Oslo tingrett legger opp til kunne få i
andre bransjer, som for eksempel i bilindustrien? Kilde: bilnorge.no

Uavhengig av hvilken rettsanvendelse som er lagt til grunn mener dette immaterialrettstrollets at det er sannsynlig at den aktuelle bruken vil kunne skade en eller flere av eplelogoens varemerkefunksjoner i denne saken. Som nevnt ovenfor så foreligger den aktuelle bruken på skjermkomponentene allerede på innførselstidspunktet. At innføring av varer som er påført varemerker skal anses som varemerkebruk er eksplisitt angitt i varemerkeloven § 4 (3) bokstav c), og ligger derfor i kjernen av bruk som varemerkeloven § 4 tar sikte på å regulere. Ved (uautorisert) import som i dette tilfellet tilsier håndhevingshensyn at det kan konstateres mulighet for skade for i hvert fall opprinnelsesgaranti- og kvalitetsgarantifunksjonene slik. Selv om den uttalte intensjonen er at komponentene skal monteres på en måte som gjør at de er skjult for sluttbruker, har merkeinnehaver ingen kontroll på om de faktisk brukes på denne måten. Det er heller ikke gitt hvor slike varer ender opp, eller hvilken hensikt mottaker av slike varer har med dem, også med tanke på promotering av varene og ved videresalg.

Tingretten fokuserer tilsynelatende hovedsakelig på faren for skade etter montering av skjermen. Her kan det stilles spørsmål ved om det ville vært naturlig å knytte denne vurderingen (i det minste mer eksplisitt) opp mot varemerkeloven § 4 (3) bokstav b) («å tilby varer for salg eller på annen måte bringe dem på markedet, lagre eller levere dem under tegnet …»). Også etter montering kan det etter dette trollets syn foreligger det en mulighet for skade på en eller flere av eplelogoens varemerkefunksjoner, selv om logoen ikke er tilgjengelig for sluttbruker. Eksempelvis vil dette kunne være tilfellet når andre reparatører, fagkyndige og over gjennomsnittet tekniske sluttbrukere vil kunne åpne og utføre vedlikehold/reparasjon av telefonen (… eller mindre kyndige sluttbrukere som mister den i bakken). Det er svært vanskelig å komme unna at dette vil kunne skade opprinnelsesgarantifunksjonen. Dersom skjermene også holder lavere kvalitet enn Apple sine skjermer, vil bruken i tillegg kunne skade eplelogoens kvalitetsgarantifunksjon.

Ut over disse mer tradisjonelle varemerkefunksjonene kan det dessuten stilles spørsmål ved om det ikke er varemerkets investeringsfunksjon som først og fremst kan bli skadelidende ved bruken i iPhone-saken (som tilfellet var i blant annet Arsenal og L’Oréal and Others). For særlig velkjente varemerker som eplelogoen vil det ved denne typen utnyttelse, som i større grad tar sikte på å nyttiggjøre seg av varemerkets egenverdi enn dets verdi som opprinnelses- og/eller kvalitetsangivelse (all den tid det er midlertidig skjult), være investeringsfunksjonen som blir skadet.

På bakgrunn av dette, og de sterke interesser av å kunne håndheve urettmessig bruk av eplelogoen som dermed gjør seg gjeldende for Apple i denne saken, synes Husebys interesser av mindre betydning ved vurderingen, legitime eller ei.

Til slutt skal det rettes noen bemerkninger til tingrettens bruk av praksis forut for implementeringen av den EØS-regionale konsumpsjonsregelen i varemerkeloven §6 som tolkningsfaktor ved varemerkebruksvurderingen. Etter varemerkeloven §6 er det som nevnt kun produkter som er lovlig brakt på markedet innenfor EØS-området som kan videreselges i Norge uten samtykke fra merkehaver (såkalt parallellimport).

Konsumpsjon eller ikke konsumpsjon?
Kilde: velgekte.no/Thinkstock

Når Norge ved å ta del i EØS-samarbeidet har valgt å innføre en slik regel om EØS-regional konsumpsjon, så fremstår tingrettens betraktninger og argumentasjon rundt lovgivers motvillighet mot regelen som ganske kunstig all den tid det er tale om et nokså klart tilfelle av varer som importeres til EØS. Det er for så vidt et legitimt standpunkt at domstolene ikke skal innfortolke ytterligere konkurransehindringer (innenfor tolkningsrommet av regelen). Denne tolkningsfaktoren må imidlertid ikke brukes til å fravike lovens klare regel, noe det kan fremstå som tingretten gjør i lys av vektleggingen av Husebys «legitime interesser» i saken.

Avgjørelsen var mandag 26. februar foreløpig ikke anket. Ettersom saken ble behandlet etter regler om småkravprosess er det uansett tvilsomt om en slik anke vil få lagmannsrettens samtykke til behandling etter tvisteloven § 29-13 (1).

Høyesteretts avgjørelse i Ensilox-saken: Feilbruk etter gjennomført salg er også varemerkebruk

Den 17. januar avsa Høyesterett dom i den såkalte «Ensilox»-saken. I motsetning til tidligere instanser konkluderte Høyesterett med at deler av ensileringsmiddeldistributøren Halfdan L. Solbergs AS’ bruk av Addcon Nordic AS’ varemerke ENSILOX utgjorde et varemerkeinngrep. Dette til tross for at varemerkebruken angivelig hadde skjedd ved en feil (etter at leverandøravtalen med Addcon Nordic var sagt opp), at bruken fant sted etter at salg var gjennomført, og selv om Solbergs faste kundekrets var orientert om leverandørskiftet forut for den aktuelle bruken. Høyesterett presiserte også, under henvisning til EU-praksis, at det i kravet til varemerkebruk (som innehaver kan motsette seg) etter varemerkeloven § 4 (2) må innfortolkes et krav om at bruken må forårsake fare for skade på minst en av varemerkets funksjoner.

Et utvalg ensileringsmidler levert på kanne.
Kilde: gardsdrift.no

Dette trollet er overhodet ingen ekspert på ensileringsmidler, men har forstått såpass at det dreier seg om et middel for å konservere blant annet avfall og biprodukter fra fiskeindustrien. Solberg informerte sine kunder om leverandørbyttet fra Addcon Nordic til Helm. Solberg brukte likevel Addcon Nordics varemerke ENSILOX på emballasje, fakturaer, hjemmeside og følgesedler etter byttet, selv om det var visse forskjeller i denne bruken avhengig av leveringsmåte (som jeg kommer tilbake til). Bruken opphørte umiddelbart etter at Addcon Nordic gjorde Solberg oppmerksom på forholdet, men Solberg bestred at det forelå noe varemerkeinngrep.

Addcon Nordic saksøkte deretter Solberg, men fikk ikke medhold i at det forelå noe varemerkeinngrep verken i Oslo tingrett eller i Borgarting lagmannsrett (avgjørelse tidligere oppsummert av IP-trollet her).

I inngrepssaken vurderte Høyesterett forholdet med utgangspunkt i varemerkeloven § 4 (1) bokstav a) som etter ordlyden tilsynelatende innebærer et absolutt forbud mot bruk (som eksemplifisert i § 4 (3)) av identiske tegn. Ettersom tegnet Solberg hadde brukt var identisk, ble spørsmålet for Høyesterett om det forelå relevant varemerkebruk.

Høyesterett viste til den tilsvarende bestemmelsen i EUs varemerkedirektiv - artikkel 5 (1) bokstav a) og etterfølgende praksis fra EU-domstolen (blant annet Arsenal, Google og Hölterhoff), hvor det har blitt innfortolket et krav om at det må foreligge «a clear possibility» for at en av varemerkets funksjoner (i dette tilfellet opprinnelses- og kvalitets­garanti­funksjonene) vil bli skadet gjennom den aktuelle bruken.

Kilde: agriculture-xprt.com

Høyesterett slo også fast at varemerkebruk i etterkant av en salgssituasjon (i likhet med bruk forut for/under en slik situasjon) vil kunne være relevant bruk i denne sammenhengen. Det ble i denne forbindelse blant annet vist til den tenkelige situasjonen hvor en vare som er påført et uriktig varemerke viser seg å ha en mangel som på grunn av feilmerkingen knyttes til varemerkeinnehaveren.

Ved subsumsjonen pekte Høyesterett på at Solbergs uberettigede bruk av ENSILOX under omstendighetene gjorde det uklart hvor varen stammer fra. Etter Høyesteretts syn måtte dette generelt anse å innebære en fare for skade i hvert fall på varemerkets opprinnelses­garanti­funksjon og kvalitets­garanti­funksjon.

I motsetning til de tidligere instansene la ikke Høyesterett avgjørende vekt på de særegne forholdene i saken. Det at ensileringsmiddelet ikke var ment for videresalg (Solbergs kunder var sluttkunder), kunne etter Høyesteretts syn ikke utelukke fare for skade, for eksempel gjennom at næringsdrivende låner og kjøper av hverandre. Høyesterett fant det heller ikke godtgjort at samtlige av Solbergs ansatte og kunder var infomert om leverandørbyttet, og til enhver tid husket at varene stammet fra Helm, selv om varene var merket med ENSILOX. Dette var etter Høyesteretts oppfatning særlig tilfelle ved likeverdige produkter, og der det ikke spiller noen nevneverdig betydning for brukeren hvor varen kommer fra, som i denne saken.

Endelig tok heller ikke Høyesterett Solbergs anførsel om at formålet med merkingen utelukkende var å oppfylle kravet om sikkerhetsmerking til følge. Dette kunne etter Høyesteretts syn i alle tilfeller ikke legitimere en ellers uhjemlet varemerkebruk.

Høyesterett kom etter dette til at det forelå varemerkeinngrep for de varene som ble levert i spesielle containere og i kanner.

Ensilering i praksis. Kilde: Addcon Nordic

For ensileringsmiddel levert direkte til sluttkundene med tankbil kom derimot Høyesterett til at det ikke forelå relevant varemerkebruk. Forskjellen her var at varene, av naturlige årsaker, ikke var levert med emballasje (følgeseddelen kunden kvitterte på ved levering var imidlertid påtegnet riktig ensileringsmiddel). Ved disse leveringene var det kun (feilaktig) angitt ENSILOX på fakturaen som kundene mottok etter levering. Høyesterett nøyer seg her med å slå kort fast at faren for skade på en eller flere av varemerkets funksjoner her var fjern til at den kan tillegges vekt. Etter Høyesteretts syn forelå det derfor ikke relevant varemerkebruk for dette salget.

Addcon Nordic ble etter dette tilkjent vederlag og erstatning som følge av Solbergs urettmessige bruk av ENSILOX i forbindelse med salg av ensileringsmiddel i containere og kanner.

Immaterialrettstrollets bemerkninger

Etter dette immaterialrettstrollets syn er Høyesteretts konklusjon vedrørende container- og kannesalget et utslag av en nokså streng objektiv tilnærming til varemerkeretten og hva som utgjør relevant varemerkebruk. De immaterialrettslige inngrepsnormene har tradisjonelt vært betraktet som objektive normer hvor subjektiv skyld er uten betydning (selv om dette kan synes å være i endring innenfor enkelte immaterialrettsdisipliner som for eksempel opphavsrett).

Det kan argumenteres for at denne tilnærmingen må velges for å sikre en konsistent, effektiv og forutsigbar rettstilstand på området. I motsatt retning kan det anføres av tingrettens og lagmannsrettens mer subjektive tilnærming vil kunne være bedre i stand til å fange opp tilfeller av mer unnskyldelig varemerkebruk som lovgiver(ne) ikke har tatt sikte på ved utformingen av bestemmelsen (uten referanse for øvrig med forholdet i denne saken). Tingretten og lagmannsretten refererte i denne sammenhengen til varemerkeinnehaverens «berettigede interesser», og bygget tilsynelatende dels på at det var lite å laste Solberg for.

Nettopp på bakgrunn av denne tilsynelatende objektive tilnærmingen skurrer det i dette immaterialrettstrollets hode når Høyesterett – nærmest i en bisetning – kommer til at faren for skade på en eller flere av varemerkets funksjoner er for fjern i forbindelse med salg direkte til sluttkundene via tankbil. Det kan synes som at Høyesterett her har tenkt på faren for skade på varemerkets funksjoner ved videresalg, og at denne (sprednings)faren ikke er nevneverdig ettersom flytende ensileringsmiddel som leveres direkte via tankbil ikke kan påklistres ENSILOX på samme måte som containere og kanner.

I Arsenal uttalte EU-domstolen at det må foreligge «a clear possibility» for slik fare (avsnitt 57), og i Google at bruken i det minste må «affect or [be] liable to affect the functions of the trade mark» (avsnitt 75) (mine understrekninger). Til Høyesteretts forsvar omfattes ikke enhver (konsekvens av) bruk, men kravet synes heller ikke å være særlig høyt.

Varemerkebruk på faktura ingen fare for skade på
et eller flere av varemerkets funksjoner?
Kilde: Credicare.no

Dette immaterial­retts­trollet har vanskelig for å skjønne at bruken av ENSILOX på disse ikke innebar fare for verken opprinnelses­garanti­funksjonen eller kvalitets­garanti­funksjonen til varemerket. Etter dette immaterial­retts­trollets syn finnes det sterke argumenter for at bruk av feilaktig betegnelse på spesi­fika­sjonen i en faktura (som det må antas at kontrolleres forholdsvis nøye av en næringsdrivende, til forskjell fra for eksempel en privatpersons mer tilfeldige observasjon av et skilt i en supporterbod hastende til fotballkamp) kunne innebære en fare for en av disse funksjonene. Dette gjelder særlig for varer hvor det ikke er mulig å påtegne riktig betegnelse på selve varen (som for eksempel ensileringsmiddel eller drivstoff), selv om et leverandørbytte av den aktuelle varen er varslet på forhånd. Det er mulig at Høyesteretts tanke her er at kunden var opplyst om byttet av leverandør, men da er en i så fall i realiteten inne i en forvekselbarhetsvurdering som ikke hører hjemme i varemerkeloven § 4 (1) bokstav a), men i bokstav b).

I likhet med de situasjonene som Høyesterett selv trekker frem som eksempler på fare for skade tidligere i avgjørelsen, kan det tenkes situasjoner hvor også etterfølgende varemerkebruk på faktura kan få til dels alvorlige konsekvenser, særlig for kvalitetsfunksjonen (dersom det eksempelvis viser seg at varen fra den nye leverandøren ikke viste seg å inneha samme kvalitet, eller er mangelfull).

Det hadde i det minste vært interessant om Høyesterett hadde gått nærmere inn på hvorfor de anså denne faren for fjern ved direktesalget via tankbil. Interessant nok kan det også nevnes at lagmannsretten i denne forbindelse uttalte at «Man må uten videre kunne utelukke et skadepotensial for de noe over 130 tonn av det omstridte salget som ble kjørt til kunden med tankbil».