Supreme Court avviser anke i Oracle v. Google: Funksjonelt opphavsrettslig vern for Javas APIer består i amerikansk rett

Den 9.5.2014 avsa Federal Circuit dom i Oracle v. Google. (Omtalt av Immaterialrettstrollet her) Saken omhandlet spørsmålet om Javas APIer er opphavsrettslig beskyttet, og Federal Circuit kom til at dette var tilfellet.

Avgjørelsen ble anket til Supreme Court, som nå har nektet anken fremmet. Dette innebærer at Federal Circuits avgjørelse blir stående, og saken sendes tilbake til førsteinstansdomstolen, som må ta stiling til om Googles bruk av Oracles APIer utgjør et opphavsrettsinngrep og om bruken i så fall utgjør «fair use».

«Fair use» er et lovfestet unntak fra opphavsretten i den amerikanske opphavsrettsloven § 107, som tillater «rimelig» («fair») bruk av et åndsverk uten samtykke fra opphavsmannen, til bruk blant annet (men ikke begrenset) til kritikk, journalistikk og undervisning. Ved vurderingen av om en bestemt bruk av et opphavsrettsbeskyttet verk utgjør «fair use» skal man blant annet ta i betraktning 1) formålet med og karakteren av bruken, herunder om bruken er kommersiell; 2) karakteren til det opphavsrettsbeskyttede verket; 3) hvor stor del av det opphavsrettsbeskyttede verket som er utnyttet; 4) hvordan bruken påvirker den reelle eller potensielle markedsverdien til det opphavsrettsbeskyttede verket. For APIer vil det særlig være karakteren av disse som verktøy for interoperabilitet (2) som tilsier at bruken av disse kan utgjøre «fair use».

Selv om det er fullt mulig å argumentere for at visse typer bruk av  en opphavsrettsbeskyttet API utgjør slik «fair use» av et opphavsrettsbeskyttet datamaskinprogram, er dette et argument det kan være vanskelig å nå frem med; og som det uansett vil være kostbart å få prøvd rettslig.

Den amerikanske opphavsrettsbeskyttelsen av funksjonelle elementer i datamaskinprogrammer skiller seg ganske markant fra den europeiske tilnærmingen til tilsvarende spørsmål. I C-406/10 SAS v. World Programming legger EU-domstolen nemlig til grunn at hverken et programs funksjonalitet, filformater eller det programm­erings­språk programmet uttrykkes i, utgjør opphavs­rettslig beskyttede elementer i et datamaskinprogram. 

SAS var innehaver av programvare­systemet SAS analytical software system - et integrert sett av programmer som lot brukeren utføre en rekke av databehandlingsoppgaver, hovedsakelig i form av statistisk analyse. Sentralt i dette program­vare­systemet lå «Base SAS», som lot brukeren skrive og kjøre egne bruker-programmer («scripts») for å lettere kunne behandle data. Disse var skrevet i et eget programnmeringsspråk – «SAS language».

Uten å ha tilgang til koden til SAS analytical system, hverken i form av den originale kildekoden eller gjennom dekompilert maskinkode, utviklet World Programming sitt eget program for statistisk analyse - World Programming System (WPS). Dette ble gjort gjennom å studere dokumentasjonen og gjennom å analysere hvordan SAS analytical system fungerte. WPS hadde tilsvarende funksjonalitet som SAS analytical system, og tillot på samme måte brukeren å skrive egne programmer i SAS’ programmeringsspråk.

EU-domstolen slo fast at opphavsrettsvernet av datamaskinprogrammer etter program­vare­direktivet omfattet kildekoden, maskinkoden og dokumentasjonen til programmet. (punkt 35 og 37) Dersom vernet også skulle utstrekkes til å omfatte funksjon¬elle elementer, ville dette derimot innebære en mulighet til å monopolisere ideer, noe som kunne hemme den tekniske utviklingen. (punkt 41)

Java Jawa

EU-domstolen påpekte at en av de fremhevede fordelene ved opphavsrettslig beskyttelse av datamaskinprogrammer i kommi­sjonens direktivforslag, nettopp var at opphavsrettsvernet er begrenset til den konkrete utformingen av et program og dermed ikke forhindrer andre fra å frem­bringe tilsvarende eller identiske programmer så lenge det ikke skjer gjennom en direkte kopiering av det opphavs­retts­beskyttede programmer. (punkt 41) EU-domstolen la derfor til grunn at «hverken et edb-programs funktion­alitet eller det programmeringssprog og det datafilformat, der anvendes i et edb-program til at udnytte visse af dets funktioner, udgør en form, hvori dette edb-program udtrykkes, hvorfor det ikke i kraft heraf er ophavsretlig beskyttet som edb-program». (punkt 46)

EU-domstolen tok riktignok ikke stilling til om dette også gjaldt når man ikke bare hadde skrevet et tilsvarende program med samme funksjonalitet, men også (som Google i Oracle v. Google) hadde kopiert den «deklarerende» koden til et API. Skal man følge EU-domstolens resonnement vil det imidlertid være nærliggende å si at denne koden utelukkende gir uttrykk for et data­maskin­programs funksjonalitet på et abstrakt nivå, og derfor ikke er opphavsrettsbeskyttet.

«With great power comes great responsibility» - U.S. Supreme Court avstår fra å bruke sine superkrefter: Ingen royalties etter patenttidens utløp for tidligere innehaver av patent på Spider-Mans «web shooters»

U.S. Supreme Court avsa 22.6.2015 dom i Kimble v. Marvel Entertainment, LLC, hvor man opprettholdt et tidligere prejudikat – Brulotte v. Thys Co. – hvor det ble lagt til grunn at det ikke er anledning til å kreve royalties for utnyttelse av en oppfinnelse etter patenttidens utløp.

Stephen Kimble fikk med prioritet fra 1990, meddelt patent på et leketøy som, på samme måte som Spider-Mans «web shooters» skyter ut «spindelvev» (i realiteten en form for skum satt under trykk) fra en persons håndledd.

Marvel Entertainment, som er innehaver av rettighetene til tegneseriefiguren Spider-Man, begynte etter hvert å selge sin egen «Web Blaster», som fungerte på samme måte som Kimbles oppfinnelse. Marvel inngikk til slutt en avtale med Kimble, hvor Marvel fikk overdratt Kimbles patent mot en engangsutbetaling på om lag $ 500.000 og 3% royalty på fremtidig salg av «Web Blaster» og tilsvarende produkter. Det ble ikke satt noen sluttdato for avtalen.

Da patenttiden løp ut stoppet imidlertid Marvel Entertainment utbetalingene. Kimble gikk til sak for å få utbetalt royalties også etter utløpet av patenttiden, men tapte i to instanser. Flertallet i Supreme Court, anført av dommer Kagan, kom til samme resultat, i et votum med flere superheltreferanser:

«Patents endow their holders with certain superpowers, but only for a limited time. In crafting the patent laws, Congress struck a balance between fostering innovation and ensuring public access to discoveries. While a patent lasts, the patentee possesses exclusive rights to the patented article – rights he may sell or license for royalty payments if he so chooses.» (slip. op. s. 3)  

US Patent 5072856 A

Når patenttiden er utløpt står patenthaver imidlertid tilbake som en vanlig mann uten superkrefter. Han kan da heller ikke lengre kreve betalt for utnyttelsen av oppfinnelsen. Dette var lagt til grunn i Supreme Courts avgjørelse Brulotte v. Thys Co., hvor det uttales at «a patentee's use of a royalty agreement that projects beyond the expiration date of the patent is unlawful per se». (379 U.S. 32, kursivert i orig.) 

Dette ble begrunnet i at den amerikanske patentloven fastsatte en begrenset lengde for patentvernet, og at en forpliktelse til å betale royalties ut over denne perioden ville innebære «[a] conflict with patent law’s policy of establishing a «post-expiration ... public domain» in which every person can make free use of a formerly patented product» (slip. op. s. 5) Begrunnelsen er i realiteten konkurranserettslig (basert på såkalt patent misuse), idet patenthaver gjennom en avtale om betaling av royalties etter patenttiden skaffer seg en sterkere posisjon i markedet på grunnlag av den eneretten patentet gir ham en han ellers ville ha hatt.

Flertallet erkjenner imidlertid at slike avtaler kunne ha visse fordeler, særlig for lisenstaker, som dermed i større grad kan fordele betalingen royalties over en lengre periode og for eksempel gjøre disse avhengig av salg og lignende, fremfor å måtte betale hele lisensbeløpet med en gang eller i løpet av patenttiden. (slip. op. s. 5)

Flertallet erkjenner også at det ville være mulig å komme rundt et slikt forbud mot å kreve royalties etter utløpet av patenttiden, for eksempel ved å beregne royalties på grunnlag av salg i patenttiden, men forlenge plikten til utbetaling i en lengre periode ut over denne. (slip. op. s. 6)

Marvels "Web Blaster"

Selv om det derfor var gode grunner for å fravike Burlotte, var flertallet likevel tilbakeholdne med å anvende sine egne superkrefter. Det ble fremhevet at den amerikanske prejudikatslæren (stare decisis) nødvendigvis forutsatte at man opprettholdt gale avgjørelser. Dette gjaldt særlig avgjørelser som direkte angikk lovtolkning, da lovgiver i disse tilfellene var nærmest til å endre loven. I slike tilfeller bør domstolen være tilbakeholden med å fravike eldre avgjørelser. («En kræftbyld av igår den kan du trygt la skjære. Men er den mæt av år bør helst du la den være.» som Peter Wessel Zapffe så pent har sagt det.) Eller i mer moderne språkdrakt - «With great power comes great responsibility»:

«What we can decide, we can undecide. But stare decisis teaches that we should exercise that authority sparingly. Cf. S. Lee and S. Ditko, Amazing Fantasy No. 15: «Spider- Man» p. 13 (1962) («[I]n this world, with great power there must also come – great responsibility»). Finding many reasons for staying the stare decisis course and no «special justification» for departing from it, we decline Kimble’s invitation to overrule Brulotte.» (slip. op. s. 18, kursivert i orig.)

Mindretallet, dommerne Alito og Thomas og justitiarius Roberts, la derimot til grunn at avgjørelsen i Brulotte ikke var basert på en tolkning av patentloven, men snarere på en økonomisk teori som senere var tilbakevist. Når avgjørelsen i tillegg grep inn i partenes avtalefrihet, var det ingen grunn til å opprettholde denne som et prejudikat.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Elena Kagan - nå også kjent som Oracle?

Ved første øyekast virker avgjørelsen fornuftig. Vernetiden for et patent er begrenset, blant annet fordi incentivene som er nødvendig for å frembringe nye oppfinnelser bare tilsier at patenthaver gis enerett i en denne perioden. Patenthaver bør da ikke kunne forlenge denne gjennom avtale. Ved nærmere ettersyn er imidlertid en absolutt regel om at det ikke er anledning til å kreve royalties for utnyttelse av en oppfinnelse etter patenttidens utløp en dårlig regel. Den omstendighet at det i praksis er mulig å avtale seg rundt et forbud mot å innkreve lisens etter patenttidens utløp, tilsier alene at en slik regel ikke bør oppstilles. Regelen blir da bare en felle for lisensgivere som ikke er klar over regelen (slik tilfellet var i Kimble v. Marvel).

Det er heller ikke vanskelig å ha sympati for mindretallets standpunkt om at det er liten grunn til å opprettholde dårlige avgjørelser ved å dytte dette ansvaret over på lovgiver, i alle fall når det – som her – ikke er snakk om lovtolkning, men en domstolskapt regel. Det kan vel også påpekes at Supreme Court har hatt et ganske liberalt forhold til egne tidligere avgjørelser i patentretten for øvrig. (Et poeng som understrekes med vel bred penn av IPWatchdog) 

Fra et norsk ståsted er det heller ingen grunn til å oppstille en absolutt regel om at det ikke kan kreves lisens etter utløpet av patenttiden. Selv om utgangspunktet er at en oppfinnelse fritt kan utnyttes etter utløpet av patenttiden, kan ikke dette forhindre at partene avtaler at det skal betales vederlag også for utnyttelse som finner sted etter patenttidens utløp. Hensynet til avtalefriheten tilsier at partene selv bør kunne vurdere seg i mellom om tilgang til oppfinnelsen i patenttiden også er verdt å betale lisens også etter utløpet av denne.

Spider-ManPig

Dersom avtalen utvikler seg i svært negativ retning for lisenstaker i løpet av patenttiden, eller patenthaver på grunn av sin stilling som enerettshaver har vært i stand til å presse frem vilkår som er særlig tyngende for lisenstaker, vil avtalen eventuelt kunne lempes eller kjennes ugyldig etter avtaleloven § 36. 

Dersom avtalen er resultatet av at patenthaver har en stilling på markedet som gjør at han er i stand til å diktere urimelige vilkår, vil innkreving av lisens etter patenttidens utløp etter omstendighetene også kunne anses som misbruk av dominerende stilling etter konkurranseloven § 11. Dersom patenthaver oppstiller slike vilkår for å gi lisens, vil det også etter omstendighetene kunne meddeles tvangslisens etter patentloven § 49.

U.S. Supreme Courts avgjørelse i Alice v. CLS Bank – er amerikansk patentrett på vei mot et krav til teknisk karakter etter europeisk modell?

Amerikansk patentrett har til nå godtatt patentering av forretningsmetoder som er implementert på en datamaskin, uavhengig av om oppfinnelsens nyhet ligger i selve forretningsmetoden. I dommen i Alice Corp. v. CLS Bank International, avsagt 19.6.2014, slår U.S. Supreme Court imidlertid enstemmig (9-0) fast at en generisk dataimplementering ikke er tilstrekkelig til å gjøre en abstrakt idé innholdsmessig patenterbar. 

Kilde: Wikimedia Commons

Saken omhandlet en fremgangsmåte for finansiell trading, hvor oppgjøret ble gjennomført via en tredjemann, slik at risikoen for betalingsmislighold ble redusert. Opp­finnelsen var patentert i fire patenter, som krevde opprinnelsen i form av flere frem­gangsmåte­krav, som utførte frem­gangs­måten på en datamaskin, flere system­krav, som rettet seg mot et datasystem som utførte frem­gangs­måten og flere programkrav, som rettet seg mot et datamaskinprogram som utførte frem­gangs­måten som var lagret på et fysisk medium.

CLS Bank tok i bruk tilsvarende fremgangsmåter i 2002, og inngikk etter hvert i forhandlinger med Alice Corp. om lisensiering av patentene. Da disse forhandlingene ikke førte frem, gikk CLS i 2007 til sak mot Alice Corp. med påstand om fastsettelsesdom på at patentene var ugyldige, samt at CLS ikke hadde gjort inngrep i dem. Alice Corp. gikk til motsøksmål med påstand om at CLS’ anvendelse utgjorde inngrep i patentene.

United States District Court for the District of Columbia avsa i 2011 dom hvor patentene ble kjent ugyldige etter den amerikanske patentloven § 101, fordi de rettet seg mot “an abstract idea” i form av et "basic business or financial concept", og at "a computer system" som bare var "configured to implement an abstract method” ikke var mer patenterbar enn "an abstract method that is simply ‘electronically’ implemented"

Saken ble anket til United States Court of Appeals for the Federal Circuit, som i 2012, under dissens 2-1, kom til motsatt resultat. Det ble her slått fast at en informasjonsteknologisk oppfinnelse er innholdsmessig patenterbar etter den amerikanske patentloven § 101 såfremt det ikke «manifestly evident that a claim is directed to a patent ineligible abstract idea» (s. 1352).

Saken ble tatt opp til fornyet behandling ved Federal Circuit i plenum (en banc), hvor retten i grove trekk delte seg 5-5. Avgjørelsen fra District Court, hvor patentene ble kjent ugyldige, ble derfor stadfestet. Saken ble deretter anket til U.S. Supreme Court.

Supreme Courts avgjørelse i Alice Corp. v. CLS Bank International
Etter den amerikanske patentloven § 101 skal patent meddeles til enhver som "invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof". Dette innebærer at en fysisk gjenstand, for eksempel en datamaskin, i prinsippet anses innholdsmessig patenterbar som et "product" etter § 101, uavhengig av hva maskinen gjør. Amerikanske domstoler har imidlertid lenge lagt til grunn at i alle fall "laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas" er utelukket fra patentbeskyttelse etter amerikansk rett. (slip. op. s. 5)

Clarence Thomas

Supreme Court, anført av dommer Thomas, tok utgangspunkt i sin tidligere avgjørelse i Mayo v. Prometheus, som omhandlet spørsmålet om en fremgangsmåte for dosering av medisiner ved måling av pasienters stoffskifte var patenterbar etter § 101. Det legges her til grunn at man ved spørsmålet om en oppfinnelse er patenterbar etter § 101 først skal (1) ta stilling til om patentkravene retter seg mot et noe som er unntatt fra patenterbarhet, typisk et naturlig fenomen eller en abstrakt idé, for deretter å (2) ta stilling til om kravene inneholder et oppfinnerisk konsept som omformer naturfenomenet eller den abstrakte ideen til en innholdsmessig patenterbar anvendelse av disse.

Mayo v. Prometheus – kriterium (1) – «abstract idea»
Hva angikk det første kriteriet, la Supreme Court til grunn at «[t]he abstract ideas category embodies the longstanding rule that an idea of itself is not patentable». (slip op. s. 7) Dette omfattet blant annet matematiske algoritmer (jf. Gottschalk v. Benson fra 1972 og Parker v. Flook fra 1978) og fremgangsmåter for finansiell «hedging» (jf. Bilski v. Kappos fra 2010). Patenthaver, Alice Corp., argumentert riktignok med at «abstrakte ideer» var begrenset til «preexisting, fundamental thruths that exist in principle apart from any human action (slip op. s. 10) Supreme Court fant imidlertid at dette sto i direkte motstrid til den tidligere avgjørelsen i Bilski v. Kappos, hvor en fremgangsmåte for finansiell «hedging» ble ansett som en abstrakt idé, selv om det her var snakk om «a method of organizing human activity» og ikke «a truth about the natural world that has always existed». (slip op. s. 10) Ut over dette fant Supreme Court ikke grunn til å ta nærmere stilling til hva som utgjorde en «abstrakt idé», ut over å konstatere at Bilskis fremgangsmåte for «hedging» måtte anses som «a fundamental economic practice». Alice Corps fremgangsmåte for oppgjør gjennom tredjemann skilte seg ikke vesentlig fra denne, da begge fremgangsmåtene falt «squarely within the realm of abstract ideas as we have used that term». (slip op. s. 10)

Mayo v. Prometheus – kriterium (2) – «inventive concept»
Hva angikk det andre kriteriet, la Supreme Court, med støtte i Mayo v. Prometheus, til grunn at et krav «that recites an abstract idea must include additional features features to ensure that the claim is more than a drafting effort designed to monopolize an abstract idea”. (slip. op. s. 11) Anvendelsen av en datamaskin kunne imidlertid i seg selv ikke gjøre en abstrakt idé til et oppfinnerisk konsept.

Supreme Court fant støtte for dette i tre tidligere avgjørelser. I Gottschalk v. Benson, som omhandlet en datamaskinstyrt fremgangsmåte for konvertering av binært kodede desimaltall til rene binærtall. Denne fremgangsmåten ble ansett som abstrakt idé, og anvendelsen av denne måtte derfor innebære en «new and useful application». Datamaskinimplementeringen av fremgangsmåten kunne imidlertid «be carried out in existing computers long in use»,  og bidro derfor ikke tilstrekkelig til et oppfinnerisk konsept. (slip. op. s. 11-12)

Det samme var tilfellet i avgjørelsen i Parker v. Flook, som omhandlet en fremgangsmåte for å anvende en matematisk formel for å beregne grenseverdier (relatert for eksempel til temperatur og trykk) som signaliserte ineffektivitet eller farlige nivåer i en katalysator. Den matematiske formelen ble også her ansett som en abstrakt idé hvor  datamaskinimplementeringen var helt konvensjonell. (slip. op. s. 11)

I avgjørelsen i Diamond v. Diehr ble derimot en datamaskinstyrt fremgangsmåte for vulkanisering av syntetisk gummi ansett innholdsmessig patenterbar. Dette ble gjort ved at den ubehandlede gummien ble plassert i en form som ble satt under trykk, og deretter varmebehandlet inntil gummien var vulkanisert. Denne prosessen ble tidligere utført ved at formen ble åpnet manuelt på bestemte tidspunkt, på grunnlag av en kjent matematisk algoritme. Dette var imidlertid ikke uproblematisk, fordi åpningen av formen gjorde målingen av temperatur som lå til grunn for beregningen, unøyaktig. Den patentsøkte oppfinnelsen løste dette problemet ved å måle temperaturen inne i formen, og programmerte en datamaskin til automatisk å åpne formen på riktig tidspunkt i henhold til algoritmen. Dette gjorde at fremgangsmåten matte anses som en oppfinnerisk anvendelse av den matematiske algoritmen. Annerledes formulert: “[T]he claims in Diehr were patent eligible because they improved an existing technological process, not because they were implemented on a computer.” (slip op. s. 13, kursivert her)

Dette innebar at “the mere recitation of a generic computer cannot transform a patent-ineligible abstract idea into a patent-eligible invention”. (slip op. s. 13) Man måtte da vurdere om “the claims … do more than simply instruct the practitioner to implement the abstract idea of intermediated settlement on a generic computer”. (slip op. s. 14) Dette var ikke tilfellet for fremgangsmåtekravene, da “the function performed by the computer at each step of the process” måtte anses som “purely conventional”. Bruk av en datamaskin for å “create and maintain shadow records amounts to electronic recordkeeping – one of the most basic functions of a computer. På samme måte matte “the use of a computer to obtain data, adjust account balances and issue automated instructions” anses som “computer functions” som var “well-understood, routine, conventional activites previously known in the industry”. Hvert skritt i fremgangsmåten gjorde da ikke noe annet enn å “require a generic computer to perform feneric computer functions” (slip op. s 15)

Det samme var tilfellet for systemkravene og programkravene, da disse på samme måte som fremgangsmåtekravene måtte anses å «add nothing of substance to the underlying abstract idea». (slip op. s 17) Alle kravene i saken ble da ansett ikke-patenterbare etter den amerikanske patentloven § 101, og Federal Circuits avgjørelse i saken ble stadfestet.

Hva er egentlig en «abstrakt idé» - innebærer Alice v. CLS et unntak for forretningsmetoder?
Det som  er klart etter Alice v. CLS Bank, er at implementering på en datamaskin ikke er tilstrekkelig til å gjøre en abstrakt idé innholdsmessig patenterbar. Dommen etterlater imidlertid flere ubesvarte spørsmål. Det første er hva som egentlig utgjør en «abstrakt idé». Supreme Court definerer ikke dette nærmere, men nøyer seg med å vise til tidligere avgjørelser som unntar matematiske metoder og en fremgangsmåte for finansiell «hedging» fra patenterbarhet som abstrakte ideer. Dette reiser spørsmål om forretningsmetoder mer generelt må anses som «abstrakte ideer» som er unntatt fra patenterbarhet.

Begrunnelsen for at Bilskis fremgangsmåte for «hedging» og Alices fremgangsmåte for oppgjør gjennom tredjemann utgjør en «abstrakt idé» synes imidlertid å være at disse utgjør «fundamental economic practices». Forstått på denne måten er det tilsynelatende fremgangsmåtenes altomfattende karakter, i den forstand at de omfatter så å si alle former for «hedging» og alle former for oppgjør gjennom tredjemann, som gjør dem til abstrakte ideer.

Flertallet av dommerne i Supreme Court synes også å være skeptiske til å trekke unntaket for abstrakte ideer så langt at det innebærer et forbud mot patentering av forretningsmetoder. I Bilski v. Kappos, avviste dommerne Kennedy, Roberts, Thomas og Alito et slikt unntak, og ga samtidig uttrykk for at slike metoder stort sett ville være innholdsmessig patenterbare. Dommerne Stevens, Ginsburg, Breyer og Sotomayor ville på sin side knesette et kategorisk unntak for forretningsmetoder. (Dommer Scalia gikk ikke inn for et slikt unntak, men gikk ikke fullt så langt som de fire førstnevnte dommerne i å anse forretningsmetoder patenterbare.) Dommerne Sotomayor, Ginsburg og Breyer, gjentar i sin tilleggsbemerkning i Alice v. CLS standpunktet om at «any claim that merely describes a method of doing business does not qualify as a process under § 101». Lest i sammenheng med Bilski v. Kappos, er dette åpenbart et standpunkt de øvrige dommerne ikke fullt ut kan slutte seg til.

Omforming fra abstrakt idé til oppfinnerisk konsept som et form for krav til teknisk karakter?
Det andre steget i Mayo-tilnærmingen – omformingen fra en abstrakt idé til et oppfinnerisk konsept – er, om mulig, enda mer uavklart. Det som er klart at implementeringen av en abstrakt idé på en datamaskin i seg selv, ikke er tilstrekkelig til å gjøre en oppfinnelse innholdsmessig patenterbar. Man må da ta stilling til hva som skal til ut over en ren implementering på en datamaskin.

Én måte å forstå kravet til omforming til et oppfinnerisk konsept, er som en forutsetning om at patentkravene ikke skal «uttømme» utnyttelsen av en abstrakt idé, og dermed gi patenthaver en enerett til å utnytte den abstrakte ideen. Det vil da muligens være tilstrekkelig at utnyttelsen av en abstrakt idé er begrenset til visse former for utnyttelse på en datamaskin, for eksempel utnyttelse på en bestemt datamaskinarkitektur. Et slikt krav fremstår imidlertid noe vilkårlig, da det er vanskelig å forstå hvorfor for eksempel begrensning til implementering på en x86-arkitektur utgjør noen reell begrensning. Man må i så fall kreve en mer omfattende begrensning.

"When I use the word "technical", it means just
what I choose it to mean - neither more nor less."

Henvisningen til at oppfinnelsen i Diamond v. Diehr ble ansett patenterbar fordi den forbedret «an existing technological process» leder imidlertid tankene i retning av et form for krav til teknisk karakter etter europeisk modell. Av amerikanske kommentarer til Alice v. CLS Bank, argumenterer blant annet Chisum for en slik forståelse av dommen. Hva dette egentlig vil innebære, er imidlertid uklart. I og med at det neppe er meningen å utelukke alle forretningsmetoder fra patenterbarhet, må "a technological process" nødvendigvis være noe mer enn en ren datateknisk implementering. Når man tar i betraktning vanskelighetene ved å fastlegge hva som anses som "teknisk" i europeisk praksis, er dette muligens en vurdering man i amerikansk rett vil være bedre tjent med å gjøre uavhengig av begreper som "technological" og "teknisk".

Dette reiser imidlertid et tredje spørsmål, relatert til forholdet mellom innholdsmessige kravene og de kvalitative kravene til patenterbarhet. For at en patentsøkt frembringelse skal være patenterbar, må den ikke bare oppfylle kravene til innholdsmessig patenterbarhet i den amerikanske patentloven § 101 og EPC artikkel 52. Frembringelsen må også kvalitativt sett være ny og skille seg vesentlig fra det som er kjent på søknadstidspunktet, jf. den amerikanske patentloven §§ 102 og 103 og EPC artikkel 54 og 56.

Både oppbygningen av den amerikanske patentloven og EPC legger tilsynelatende opp til en trinnvis vurdering, hvor man først vurderer om en patentsøkt frembringelse er innholdsmessig patenterbar etter § 101 og artikkel 52, og deretter vurderer om denne er ny og har oppfinnelseshøyde etter §§ 102 og 103 og artikkel 54 og 56. Dette kan man betegne som en helhetstilnærming, da begge vurderingene foretas for oppfinnelsen som helhet.

Ved å legge vekt på at implementeringen av fremgangsmåten for oppgjør via tredjemann «merely require generic computer implamentation» trekker Supreme Court tilsynelatende en nyhetsvurdering inn i vurderingen av om oppfinnelsen er innholdsmessig patenterbar etter § 101. (se tilsvarende uttalelsene om at implementeringen var «conventional», slip op. s. 11, 12 og 15) Man forutsetter med dette tilsynelatende at implementeringen i seg selv må være ny og ha oppfinnelseshøyde.

Amerikansk rett har imidlertid lenge vært skeptisk til denne typen utelukkelsestilnærminger, hvor man forutsetter at bare deler av en patentsøkt frembringelse kan bidra til nyhet og oppfinnelseshøyde. Problemet er imidlertid at et substansielt krav til implementering av en abstrakt idé på en datamaskin på mange måter vil forutsette en reell vurdering av hva implementeringen består i. Dersom man forutsetter at implementeringen skal være noe mer en generisk eller konvensjonell implementering på en datamaskin, kan det imidlertid være vanskelig å komme unna en vurdering av om implementeringen er ny og har oppfinnelseshøyde.

Ut over å slå fast at implementering av en abstrakt idé på en datamaskin i seg selv ikke er tilstrekkelig, er Alice v. CLS imidlertid så åpent formulert at den videre utviklingen kan bli alt fra en forsiktig justering av dagens praksis til en mer radikal endring i europeisk retning. Immaterialrettstrollet heller i retning av det første, men rettstilstanden som Supreme Court etterlater seg er likevel såpass uavklart at han ikke vil bli overrasket om domstolen får en ny sak om informasjonsteknologiske oppfinnelser til behandling innen tre-fire år.

Oracle v. Google: Federal Circuit tilkjenner funksjonelt opphavsrettslig vern for Javas APIer

Den 9.5.2014 avsa Federal Circuit dom i Oracle v. Google. Saken omhandlet spørsmålet om Google gjennom operativsystemet Android hadde gjort inngrep i opphavsretten til en rekke av APIer knyttet til Oracles programmeringsspråk Java. Federal Circuit behandlet bare spørsmålet om Javas APIer var opphavsrettslig beskyttet (og ikke spørsmålet om inngrep), og kom til at dette var tilfellet.

Sun Microsystems, som senere ble kjøpt opp av Oracle, offentliggjorde i 1996 programmerings­platformen Java. Denne platformen og det til­hørende programmerings­språket med samme navn, tillater brukerne å skrive "platform­uavhengige" pro­grammer, som kan kjøres på eks­empel­­vis flere for­skjellige operativ­systemer uten at man behøver å skrive programmet på nytt for hver plat­form. Dette kommer til uttrykk i Javas slagord "Write once, run anywhere".

Data­maskin­programmer skrives i kilde­kode, som normalt sett kompileres til maskin­kode som deretter kjøres på maskinen. Programmer skrevet i Java kompileres derimot først til byte­kode, en mellom­ting mellom kilde­kode og maskin­kode, som deretter inter­preteres fort­løpende på en virtual machine, som er til­passet den enkelte platformen. Dette kan illustreres som vist til høyre.

Javas APIer er en del av disse virtuelle maskinene. API er en forkortelse for "Application Pro­gramm­ing Interface", og betegner et grense­snitt i en program­vare som gjør at spesifikke deler av denne kan kjøres fra annen programvare. Noe forenklet kan man sammenligne en API med utformingen av en stikkontakt, hvor alle ledninger som skal kobles til denne må ha et plugg som er utformet til å passe i stikkontakten.

Javas APIer  definerer klasser av funksjoner (metoder), som er organisert i "pakker" i form av en rekke APIer. Sun utviklet frem til 2008 i alt 166 slike APIer. Hver API besto av to typer kildekode: (1) "declaring code", som identifiserer de forhåndsdefinerte klassene og metodene på en presis måte, og (2) "implementing code", som implementerer den konkrete funksjonen APIen tilbyr, for eksempel for å lese og skrive filer i zip-formatet (java.util.zip).

Google forhandlet i 2005 med Sun om å anvende Java-platformen i sitt operativsystem for mobile platformer (mobiltelefoner og nettbrett) - Android - og gi Google lisens til å bruke Javas APIer. Forhandlingene brøt imidlertid sammen da Google ikke ville gjøre  implementeringen av sine programmer for Android kompatible med Javas virtual machine, noe Sun anså å være i strid med grunnfilosofien om "write once, run anywhere".

Google utformet deretter sin egen virtual machine tilpasset Android ("the Dalvik virtual machine"). Formålet med dette var å utforme en platform der tredjepartsprogrammerere som var kjente med Java, lett kunne skrive progragmmer for Android. I denne prosessen kopierte Google ordrett "declaring code" fra 37 av Javas APIer. I tillegg til kopiering av den skrevne koden, innebar dette også at Google kopierte den underliggende strukturen og organiseringen av klassene og metodene i APIene. Google skrev imidlertid sin egen "implementing code" for alle de 37 APIene (med unntak av Oracles rangeCheck-funksjon (som besto av ni linjer kode) og åtte dekompilerte sikkerhetsfiler).

Juryen som behandlet saken i første instans, kom, under forutsetning av at APIene hadde opphavsrettsbeskyttelse, til at Googles bruk av disse innebar et inngrep i Oracles opphavsrett. Juryen kom imidlertid ikke til enighet om spørsmålet om Googles bruk av APIene utgjorde fair use. Spørsmålet om APIene i det hele tatt var beskyttet av opphavsretten ble deretter behandlet av Northern District of California, som kom til at de 37 APIene, i form av både den skrevne "declaring code" og strukturen og organiseringen av funksjonene i denne, ikke var opphavsrettslig vernet. 

Saken ble anket, og Federal Circuit kom til at både den skrevne koden og de underliggende strukturene denne ga uttrykk for, var opphavsrettslig beskyttet.

Google og Oracle var enige om at den skrevne "declaring code" oppfylte kravet til originalitet. District Court hadde imidlertid, på bakgrunn av den såkalte merger doctrine, lagt til grunn at den skrevne koden måtte anses som en idé som ikke hadde opphavsrettsbeskyttelse. Merger doctrine angir at det i de tilfeller det bare er et begrenset antall måter å uttrykke en idé på, smelter denne sammen ("merges") med det konkrete uttrykket, hvorpå dette uttrykket anses å være unntatt fra opphavsrettsbeskyttelse. For datamaskinprogrammer innebærer dette at "when specific [parts of the code], even though previously copyrighted, are the only and essential means of accomplishing a given task, their later use by another will not amount to infringement".

District Court la til grunn at deklareringen av metodene i "declaring code" måtte anses som APIenes underliggende idé, mens måten disse ble skrevet på ble ansett som APIenes uttrykk. (s. 29). Da District Court la til grunn at det bare var én måte å skrive disse metodene på, ga den skrevne kildekoden bare uttrykk for en ídé som var unntatt fra opphavsrettsbeskyttelse.

Federal Circuit la derimot til grunn at Sun på tidspunktet da APIene ble skrevet, hadde et ubegrenset antall valgmuligheter med hensyn til hvordan de konkrete funksjonene skulle uttrykkes i kildekode innenfor rammene av Java som programmeringsspråk. (s. 30) Det var for eksempel ingenting i veien for at klassen "java.lang.math.max" kunne kalles "Math.maximum" eller "Arith.larger". Det forelå da ingen sammensmelting mellom ideen bak programmet og det skrevne uttrykket i form av kildekoden, som kunne frata denne opphavsrettsbeskyttelse.

Federal Circuit avviste videre District Courts argument om at "[w]ords and short phrases such as names, titles and slogans ... are not subject to copyright protection", og at dette gjorde at kildekoden som var skrevet med slike korte fraser var unntatt fra opphavsrettsbeskyttelse. (s. 33-35)

Federal Circuit avviste til sist Googles argument om at den skrevne koden i Javas APIer måtte anses unntatt fra opphavsrettsbeskyttelse etter den såkalte scenes a faire doctrine, fordi "programmers have become accustomed to and comfortable using the groupings in the Java API packages, those groupings are so commonplace as to be indispensable to the expression of an acceptable programming platform". (s. 36-37) Googles kopiering av den skrevne "declaring code" ble derfor ansett som et opphavsrettsinngrep.

Federal Circuit la til grunn at opphavsretten til datamaskinprogrammers understruktur måtte vurderes på bakgrunn av den såkalte "abstraction-filtration-comparison" test slik denne hadde kommet til uttrykk blant annet i Computer Associates Inc v. Altai (2nd Cir. 1992) og Sega Enters. Ltd. v. Accolade, Inc. (9th Cir. 1992). (s. 23-25) Denne består av tre trinn, der man på det første trinnet – «abstraction» – deler programmets kildekode analytisk inn i enkelte strukturelle elementer på ulike abstraksjonsnivåer. Deretter foretas en «filtration» av alle de elementer som ikke har opphavs rettslig beskyttelse. Dette innebærer en utskilling av idéer og elementer uten verkshøyde. Til sist foretas en «comparison» – en sammenligning mellom det vernede programmet og programmet det påstås at det er gjort inngrep i, for å fastslå om det er tilstrekkelig likhet mellom de vernede elementene og de gjengitte elementene.

District Court hadde lagt til grunn at APIenes understrukturer var original. Strukturene var imidlertid funksjonelle, og måtte derfor utelukkes fra opphavsrettsbeskyttelse som "[a] system or method of operation" etter den amerikanske opphavsrettsloven § 102 (b). (s. 37-38) 

Federal Circuit la til grunn at dette resonnementet ville innebære at funksjonelle elementer var fullstendig unntatt fra opphavsrettsbeskyttelse, noe som var i strid med "abstraction-filtrarion-comparison" test.  (s 40) Datamaskinprogrammer er per definisjon funksjonelle i den forstand at de er skrevet for å utføre en bestemt funksjon. Etter District Courts argumentasjon ville derfor datamaskinprogrammer være utelukket fra opphavsrettsbeskyttelse. Federal Circuit la derfor til grunn at den amerikanske opphavsrettsloven § 102 ikke utelukket APIene fra opphavsrettsbeskyttelse bare fordi de utførte funksjoner.

Google hadde videre argumenter med at Java hadde utviklet seg til en form for bransjestandard, og at hensynet til interoperabilitet tilsa at Javas APIer måtte kunne kopieres i den grad dette var nødvendig for å oppnå slik interoparabilitet. Dette argumentet ble imidlertid bare ansett relevant for spørsmålet om Googles bruk av Oracles APIer utgjorde fair use. Da Federal Circuit ikke hadde tilstrekkelige opplysninger for å ta stilling til dette, ble spørsmålet imidlertid henvist tilbake til District Court for videre behandling. 

Immaterialrettstrollets betraktninger

Avgjørelsen er problematisk, fordi den underspiller betydningen APIer har som grensesnitt for å sikre interoperabilitet mellom datamaskinprogrammer. Et for sterkt opphavsrettsvern av slike grensesnitt vil ikke bare innebære et vern av et opphavsrettslig beskyttede datamaskinprogrammer, men også begrense mulighetene for å skrive programmer som er kompatible med slike programmer.

Federal Circuit betrakter derimot Javas APIer som et hvilket som helst datamaskinprogram, noe som innebærer at kildekoden, og til en viss grad også de underliggende strukturene denne gir uttrykk for, er opphavsrettslig beskyttet. Kopiering av koden vil da innebære et inngrep i opphavsretten. Google vil riktignok kunne benytte en lignende struktur, forutsatt at de skriver sin egen kode som uttrykker denne strukturen. Forutsetningen for å oppnå interoperabilitet er imidlertid ikke bare at man benytter en lignende struktur, men også at man kopierer den underliggende kildekoden og de konkrete funksjonene som kommer til uttrykk i denne. Spørsmålet om interoperabilitet overlates med Federal Circuits avgjørelse til den mer skjønnsmessige vurderingen om Googles bruk av Javas APIer utgjør "fair use".

På bakgrunn av amerikansk praksis om opphavsretten til datamaskinprogrammer er det riktignok vanskelig å komme unna konklusjonen om at Oracles kode er opphavsrettslig beskyttet. Som enkelte kommentarer påpeker, hadde en mulighet muligens vært å anerkjenne opphavsrett for kildekoden og den underliggende strukturen til Javas APIer, men likevel ikke anse Googles bruk av kildekoden som et inngrep i opphavsretten, fordi denne bruken var nødvendig for å oppnå interoperabilitet.

Google vil trolig anke avgjørelsen inn for Federal Circuit i plenum eller videre inn for Supreme Court. Disse vil forhåpentligvis ta større hensyn til den betydning APIer har for interoperabilitet mellom programmer.

Apple v. Samsung II: Jury i California tilkjenner Apple $119,6 millioner for patentinngrep

En jury ved United States District Court for the Northern District of California tilkjente den 2.5.2014 Apple erstatning fra Samsung på $119,6 millioner, for inngrep i tre av Apples patenter. (Erstatnings­summen vil trolig stige til over $120 mill., som følge av en mindre feil som må korrigeres.) Søksmålet omhandlet flere av Samsungs telefoner og nettbrett fra "forrige generasjon", blant annet Samsung Galaxy S III og Galaxy Note II. Samsung ble i et motsøksmål tilkjent $158,400 fra Apple for inngrep i et av Samsungs patenter.

Saken kommer i kjølvannet av Apple v. Samsung I fra 2012, som gjaldt tidligere generasjoner av telefoner og nettbrett. Apple ble her tilkjent erstatning på $1,05 millarder, noe som senere ble redusert til $930 millioner. Denne er fortsatt under behandling.

Kort oppsumert omhandlet Apple v. Samsung II følgende patenter:

Apple:

• US 5,946,647 - System and method for performing an action on a structure in computer-generated data - Fremgangsmåte for såkalte "quick links": Inngrep

• US 8,046,721 - Unlocking a device by performing gestures on an unlock image  - fremgangsmåte for å åpne en mobil enhet ved å dra en finger over skjermen (Apples såkalte "slide-to-unlock"-patent): Inngrep for enkelte av Samsungs telefoner og nettbrett, men ikke alle.

• US 8,074,172 - Method, system, and graphical user interface for providing word recommendations - fremgangsmåte for "autocomplete": Inngrep allerede konstatert i en tidligere summarisk avgjørelse.

• US 6,847,959 - Universal interface for retrieval of information in a computer system - Fremgangsmåte for såkalt "unified search": Ikke inngrep.

• US 7,761,414 - Asynchronous data synchronization amongst devices - fremgangsmåte for bakgrunnssynkronisering: Ikke inngrep.

Samsung:

• US 5,579,239 - Remote video transmission system - system for overføring av video: Ikke inngrep

• US 6,226,449 - Apparatus for recording and reproducing digital image and speech - utstyr for opptak og lagring av levende bilder og tale: Inngrep

Avgjørelsen fremstår som noe av pyrrhosseier for Apple, som bare fikk medhold i omlag 1/20 av sitt krav på over $2 millarder. Spørsmålet er nå om Apple kan oppnå et forbud mot salg og markedsføring av de aktuelle telefonene og nettbrettene, noe som fremstår som tvilsomt.

Immaterialrettstrollet lurer på om dette bare er nok et slag i patentkrigen mellom Apple og Samsung, eller om han kjenner et snev av mulighet for et større forlik i luften.