BGH: Lindts sjokoladebjørner innpakket i gullpapir innebærer ikke inngrep i Haribos ordmerke GOLDBÄREN

Bundesgerichtshof avsa 23.9.2015 dom hvor det ble slått fast at salg og markedsføring av Lindts sjokoladebjørner innpakket i gullpapir ikke innebærer inn­grep i Haribos ord­merke GOLDBÄREN. (Dommen er ennå ikke tilgjengelig, men BGH har sendt ut en pressemelding)

Haribo selger og markedsfører vingummibjørner under navnet GOLDBÄREN, og er innehaver av ordmerkene GOLDBÄR (gullbjørn) og GOLDBÄREN (gullbjørner). Lindt selger og markedsfører sjokoladefigurer innpakket i gullpapir. Mest kjent er muligens sjokoladekaninene, men Lindt selger også sjokoladebjørner i gullpapir.

Deler av nyhetsdekningen av saken (eks. BBC) kan gi det feilaktige inntrykk at saken dreier seg om forvekslbarhet mellom Haribos gul(l)fargede vingummibjørner og Lindts bjørner pakket i gullpapir. Dette er ikke riktig. Hovedspørsmålet i saken var om det forelå  forvekslbarhet mellom Haribos registrerte ordmerke GOLDBÄREN og Lindts sjokoladebjørner pakket i gullpapir – altså en sammenligning mellom et ord, og de assosiasjoner dette gir, og en tredimensjonal figur. Dette innebar at den relevante sammenligningen måtte foretas mellom figuren og ordmerket, ikke mellom figuren og produkter som ble solgt under merket GOLDBÄREN, typisk gule  vingummibjørner.

Sammenligning bjørn v. bjørn er uten betydning for
inngrepsvurderingen for ordmerket GOLDBÄREN.

BGH la til grunn at en forvekslbarhet mellom et ordmerke og en tredimensjonal figur måtte bestå i forvekslbarhet knyttet til meningsinnholdet. («Ähnlichkeit im Bedeutungsgehalt») Dette innebar at det registrerte ordmerket var den nærliggende betegnelsen på den påståttt inngripende figuren. Her måtte man imidlertid anvende en streng standard, fordi et ordmerke ellers kunne innebære et monopol på en hel produktgruppe.

Dette var ikke tilfellet, da de mest nærliggende betegnelsene på Lindts sjokoladebjørn snarere var «teddy», «sjokoladebjørn» og «sjokolade-teddy». Haribo hadde riktignok også registrerte merket GOLD-TEDDY. Dette var imidlertid gjort etter at Haribo ble klar over at Lindt var i ferd med å lansere sin sjokoladebjørn på markedet. Å håndheve dette merket overfor Lindt ville derfor være i strid med god forretningsskikk (wettbewerbswidrige Behinderung), jf. den tyske Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) § 4 nr. 10. (som tilsvarer den norske markedsføringsloven)

Haribos registrerte figurmerke

Haribo hadde også registrert et figurmerke, bestående av en gul bjørn. Men heller ikke denne kunne anses forvekslbar med Lindts sjokoladebjørn. Til sist hadde Haribo fremmet krav etter UWG § 4 nr. 9 (som dels tilsvarer den norske markedsføringsloven § 30) om at Lindts sjokoladebjørn utgjorde en produktetterligning av med Haribos gule vingummibjørn.  Heller ikke dette kravet nådde frem.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Avgjørelsen er egnet til å illustrere at også sammenligningsvurderingen i varemerkeretten – i likhet med de øvrige immaterialrettighetene – forutsetter en form for abstraksjonsvurdering. Registrering eller innarbeidelse av et ordmerke verner for eksempel ikke bare mot identisk eller forvekslbar utnyttelse av et registrert ordmerke i form av andre ord eller sammensetninger av ord, men også andre tegn som omfattes av meningsinnholdet til dette ordet. I norsk rett har dette særlig vært drøftet knyttet til spørsmål om motivbeskyttelse, dvs. knyttet til beskyttelse av motiv gjengitt i figurmerker eller kombinerte merker, for eksempel Pumas puma. (se for eksempel Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett 2011 s. 404-407) 

Som BGH også påpeker, er det imidlertid grunn til å utvise forsiktighet når det gjelder forveksling med tredimensjonale figurer. I motsatt fall vil et halvveis beskrivende merke som GOLDBÄREN innebære et monopol på en hel produktgruppe. I så fall må det være snakk om et sterkere merke en GOLDBÄREN, og hvor risikoen for forveksling er mer åpenbar.

Mer (rettslig) moro med LEGO - everything is awesome!

Mange LEGO-entusiaster opplevde nok en tung dag den 14. september 2010 da EU-domstolen slo fast i C-48/09 P at den klassiske "doble firern" fra LEGO ikke kunne registreres som varemerke da merket hadde en form som ble ansett som nødvendig for å oppnå et teknisk resultat, jfr. varemerkeforordningens artikkel 7(1)(e)(ii). Den samme registrerings­hindringen ble forsøkt gjort gjeldende av Best-Lock for å få slettet vare­merke­registreringen som LEGO hadde oppnådd ved OHIM for de velkjente legofigurene.

Kravet om sletting ble imidlertid ikke tatt til følge og den 16. juni 2015 avsa EUs General Court sin dom i saken (T‑396/14) i OHIMs (og således LEGOs) favør. Domstolens tilnærming er interessant i den forstand at vurderingen tok utgangspunkt i LEGO-figurens "essensielle karakteristika". Disse bestod av utformingen av figurens hode, kropp og lemmer som ga figuren en menneskelig form, men som ikke i seg selv var bestemt av et ønske om å oppnå et teknisk resultat.

Selv om figurens hode og ben hadde formelementer som gjorde i stand til å feste seg til andre LEGO-komponenter, var disse elementene av underordnet betydning i forhold til figurens helhetsinntrykk.

Avgjørelsen fremstår ikke som overraskende for trollet og det er fristende å karakterisere saken som noe i retning av en "planke" (eventuelt en "flat dobbel åtter"). Det ble for øvrig også gjort gjeldende at merket var registrert i strid med varemerkeforordningens artikkel 7(1)(e)(i), da merket angivelig hadde en form som var bestemt av varens art. Denne anførselen ble imidlertid raskt forkastet av domstolen som tilnærmet udokumentert.

EU-domstolen i C-445/13: Voss of Norways tredimensjonale varemerke bestående av en sylinderformet vannflaske opphevet grunnet manglende distinktivitet

CTM No. 3156163

EU-domstolen traff 7.5.2015 avgjørelse i sak C 445/13 Voss of Norway v. OHIM, hvor Underrettens avgjørelse om å oppheve Voss' tredimensjonale varemerke bestående av en sylinderformet vannflaske, ble opprettholdt. Domstolen la til grunn at Underretten ikke hadde foretatt en uriktig rettslig vurdering når det ble lagt til grunn at det i seg selv ikke var tilstrekkelig til å gi særpreg når et tredimensjonalt varemerke bare består av en «variant» av kjente vareformer innenfor den aktuelle bransjen.

Den 3.12.2004 fikk Voss of Norway ASA av OHIM meddelt varemerke nr. 3156163, bestående av en sylinderformet flaske uten tekst. Merket ble registrert i klasse 32: ikke-alkoholholdig drikke, vann og klasse 33: alkoholholdig drikke (unntatt øl). 17.10.2008 begjærte Nordic Spirit merket kjent ugyldig fordi det ikke hadde tilstrekkelig særpreg etter varemerke­forordningen artikkel 7. Begjæringen ble avvist av OHIMs annuleringsavdeling, men etter klage til OHIMs appellkammer ble merket kjent ugyldig. Denne avgjørelsen ble opprettholdt av Underretten i T-178/11 av 28.5.2013.

Voss anket til EU-domstolen, og fremmet seks argumenter til støtte for anken:

De to første anførslene (1) og (2) angikk spørsmålet om OHIMs appellkammer feilaktig hadde snudd bevisbyrden ved å pålegge Voss å påvise at et allerede registrert merke hadde tilstrekkelig særpreg, og om Underretten hadde begått en feil ved å unnlate å undersøke dette og ved å selv snu bevisbyrden. Dette ble avvist av EU-domstolen, som la til grunn at både appellkammeret og Underretten hadde gjennomført en selvstendig analyse av om det registrerte merket hadde tilstrekkelig særpreg, og at denne ikke innebar at Voss ble pålagt bevisbyrden for dette.

Voss Vann - angivelig fra det kommunale vannverket i Iveland kommune ...

Det to mest sentrale anførslene  var likevel den tredje og fjerde anførselen. For det tredje gjorde Voss gjeldende at (3) Underretten hadde tolket varemerke­forordningen art. 7 nr. 1 bokstav b feil da den fant at merket manglet tilstrekkelig særpreg uten først å ha definert hvilke normer som lå til grunn for slikt særpreg i den aktuelle bransjen.

EU-domstolen la, med støtte i  C-136/02 Mag Instrument v. OHIM, punkt 31 og C-98/11 Lindt & Sprüngli v. OHIM, punkt 42, til grunn at det bare er tredimensjonale varemerker som avviker betydelig fra normen eller bransjestandarden for formen av en vare eller innpakningen av denne, som kan anses å oppfylle sin grunnleggende opprinnelsesfunksjon og dermed ikke mangler særpreg etter forordningen artikkel 7 nr. 1 bokstav b. (punkt 81)

Underretten hadde lagt til grunn som en kjensgjerning at de fleste flasker på markedet har en sylindrisk del. (punkt 83, jf. T-178/11, punkt 51) Underretten hadde deretter lagt til grunn at det også var en kjensgjerning at mange flasker ble lukket med et lokk eller en kort som er fremstilt i et annet materiale og i en annen farge enn flaskekroppen. (punkt 84, jf. T-178/11, punkt 52) På grunnlag av dette hadde Underretten konstatert at den omstendighet at flaskelokkets diameter var det samme som flaskekroppens diameter, bare «udgør en variant af de eksisterende former og ikke kan anses for i betydelig grad at afvige fra den nævnte branches normer og sædvaner, selv om det antages, at det er anerkendt, at dette element frembyder en vis originalitet». punkt 85, jf. T-178/11, punkt 53) Underretten hadde med dette vurdert hvordan Voss' varemerke forholdt seg til normene og bransjestandarden innenfor sektoren for alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer. (punkt 86)

... og ikke fra en "artesisk kilde".

Det var videre argumentert med at Underretten hadde begått en feil med å ta utgangspunkt i dikotomien mellom en form som bare utgjorde en «simpel variant» og en form som innebar en «betydelig afvigelse» sammenlignet med gjeldende bransjenormer, i stedet for å undersøke om det registrerte merket skilte seg fra de former som vanligvis anvendes ved omsetning av alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer i et slikt omfang at gjennom­snitts­forbrukeren var i stand til å tillegge dette betydning. (punkt 87)

EU-domstolen påpekte at særpregsvurderingen for tredimensjonale varemerker ikke er annerledes enn særpregsvurderingen for andre typer varemerker, men at gjennom­snitts­forbrukerens oppfatning av hva som fremstår som særpreget nødvendigvis vil være annerledes når det dreier seg om et varemerke som består av varens utseende enn når det dreier seg om et ordmerke eller lignende. (punkt 90)

Jo mer det registrerte tredimensjonale merket ligner de former som vanligvis benyttes til innpakning av de aktuelle varene, jo større sannsynlighet er det at den registrerte formen mangler tilstrekkelig særpreg. (punkt 91)

Av dette utledet EU-domstolen «at hvor et tredimensionalt varemærke består af formen på den vare, som varemærkeansøgningen vedrører, er det forhold, at denne form er en "variant" af en af de sædvanlige former for denne type varer, ikke i sig selv tilstrækkelig til, at det kan godtgøres, at det pågældende varemærke har fornødent særpræg» (punkt 92) (kursivert her)

Fritt frem for andre å benytte sylinderformede flasker.
Her: Voga Wine

Den nærmere vurderingen av om det registrerte merket avvek betydelig fra den aktuelle bransjestandarden, og derfor utgjorde noe mer enn en «variant» av kjente former, var på sin side en faktisk vurdering, som EU-domstolen ikke kunne overprøve. (punkt 96-100)

For det fjerde gjorde Voss gjeldende at (4) Underretten hadde tolket varemerke­forordningen artikkel 7 nr. 1 bokstav b feil da den bare vurderte særpreget til de enkelte bestanddelene av merket (henholdsvis flaskekroppen og korken) hver for seg, uten å foreta en vurdering av merkets særpreg i sin helhet.

Til dette bemerket EU-domstolen at Underretten etter å ha vurdert merkets enkelte deler, gjennomførte en vurdering av merkets særpreg basert på helhetsinntrykket av merket, og at denne vurderingen var i samsvar med tidligere praksis. (punkt 109, jf. punkt 105)

Den femte anførselen angikk (5) vurderingsgrunnlaget for særpregsvurderingen, hvor det ble anført at Underretten hadde «sammenligne[t] den perfekte cylinder, som udgør det omhandlede tredimensionale varemærke, med et todimensionalt "cylindrisk tværsnit"». Underetten hadde dermed «sammenlignet et tredimensionalt tegn med et todimensionelt kendetegn ved de fleste flasker, således at dens bedømmelse i forhold til normerne og sædvanerne i den pågældende branche er fejlagtig som helhed». Dette ble avvist av EU-domstolen. (punkt 119)

For det sjette gjorde Voss gjeldende at (6) Underretten hadde tatt feil når den konkluderte med at en sammensetning av elementer som i seg selv ikke har særpreg heller kan anses å ha særpreg når de ses i sammenheng. Det ble i forlengelsen av dette anført at det var en feil av Underretten å vurdere tredimensjonale varemerker etter samme normen som ordmerker, hvor «en sammensætning af bestanddele, der hver for sig mangler fornødent særpræg, kan have særpræg, såfremt sammensætningen står for mere end blot summen af dens bestanddele».

Dette berodde i følge EU-domstolen også på en feilaktig forståelse av Underrettens dom, da det ikke var tvilsomt at Underretten hadde foretatt en helhetsvurdering av om merket hadde tilstrekkelig særpreg. Hva angikk argumentet om at Underretten hadde begått en feil ved å anvende samme standard for enkeltelementer som for ordmerker, bemerket EU-domstolen at Underretten hadde gjennomført en særpregsvurdering basert på et helhetsinntrykk av merket, og at denne var i samsvar med gjeldende praksis. (punkt 128, jf. punkt 107-109)

Voss' anke ble etter dette forkastet.

Immaterialrettstrollets bemerkninger

Norsk varemerke 206065

EU-domstolens avgjørelse i C 445/13 Voss of Norway v. OHIM bekrefter tidligere praksis, hvor det legges til grunn at det skal en del til for at en «ren» vareinnpakning skal anses å ha tilstrekkelig særpreg uten at det foreligger en viss grad av innarbeidelse. Formuleringen om at det i seg selv ikke er tilstrekkelig til å gi særpreg at et tredimensjonalt varemerke bare består av en «variant» av kjente vareformer innenfor den aktuelle bransjen, er bare en utdyping av dette.

Dette bekreftes for så vidt av Voss' norske registreringer hvor en søknad om registrering av en «ren» vareinnpakning, tilsvarende det registrerte merket i C 445/13, kun bestående av selve flasken, ble oppgitt under registrering for Patentstyret. Et kombinert tredimensjonalt merke/ordmerke bestående av den sylindriske flasken med merket VOSS er derimot registrert i Norge.

T-66/13 Langguth Erben – formen på en flaske for bjørnebærlikør kan ikke registreres grunnet manglende distinktivitet

Underretten traff 16.7.2014 avgjørelse i sak T-66/13 Langguth Erben, hvor den kom til at et tredimensjonalt varemerke for varer i klasse 33 (alcoholic beverages, blackberry liquor) ikke kunne registreres på grunn av manglende distinktivitet, jf. varemerkeforordningen artikkel 7 (1) b).

Søknaden besto i en avbildning av en gjennomsiktig glassflaske, med påskriften «Echte Kroazbeere» («ekte bjørenebær») Underretten la, på samme måte som OHIM, til grunn at gjennomsnittsforbrukeren, på grunn av den tyske teksten på flasken, måtte anses som en gjennomsnittlig tysk forbruker. (punkt 35) Hva angikk formen på flasken, skilte denne seg riktignok noe fra andre flasker, men fulgte i det store og det hele normen for utforming av likørflasker. (punkt 38-39)

Heller ikke den påtrykte teksten kunne avhjelpe dette. «Kroatzbeere» var riktignok et lokalt uttrykk, men måtte likevel oppfattes som beskrivende for innholdet i flasken. (punkt 43) Merket hadde da ikke tilstrekkelig distinktivitet, jf. varemerkeforordningen artikkel 7 (1) b).

C-421/13 Apple Inc. v. Deutsches Patent und Markenamt: Apples utforming og innredning av Apple Store kan registreres som tredimensjonalt varemerke – forutsatt tilstrekkelig distinktivitet

EU-domstolen avsa 10.7.2014 dom i sak C-421/13 Apple Inc. v. Deutsches Patent und Markenamt. Saken omhandlet en tysk registrering av et internasjonalt tredimensjonalt varemerke tilhørende  Apple, som besto av en «den særpregete utforming og innretning av en detaljforretning», i form av en flerfarget gjengivelse av deres «flagship stores». Varemerket ble registrert i klasse 35 i Nice-klassifikasjonen for «retail store services featuring computers, computer software, computer peripherals, mobile phones, consumer electronics and related accessories and demonstrations of products relating thereto». Med grunnlag i Madridprotokollen søkte Apple deretter om registrering i en rekke andre land.

Det tyske patentstyret (DPMA) avslo søknaden om utvidelse av gyldigheten av varemerket til også å gjelde Tyskland. Begrunnelsen for avslaget var at gjengivelsen av salgssteder for en virksomhets varer bare utgjorde en gjengivelse av et vesentlig aspekt av virksomhetens salgsvirksomhet. Selv om forbrukeren kan oppfatte måten et salgssted er innredet som en indikasjon på varenes verdi, vil forbrukeren imidlertid ikke oppfatte innredningen som en indikasjon på varens opprinnelse. Til spørsmålet om distinktivitet, ble det videre slått fast at Apples butikker slik disse var gjengitt i søknaden, ikke skilte seg i tilstrekkelig grad fra andre elektronikkforretninger.

Saken ble anket til Bundespatentgericht, som under behandlingen av saken stilte følgende spørsmål til EU-domstolen:

1) Skal […] artikel 2 [i direktiv 2008/95] fortolkes således, at muligheden for beskyttelse af »en vares emballage« også omfatter en emballage, hvori der er inkorporeret en tjenesteydelse?

2) Skal […] artikel 2 og artikel 3, stk.1, [i direktiv 2008/95] fortolkes således, at et tegn, der gengiver en emballage, hvori der er inkorporeret en tjenesteydelse, kan registreres som varemærke?

3) Skal […] artikel 2 [i direktiv 2008/95] fortolkes således, at kravet om, at der skal kunne foretages en grafisk gengivelse, er opfyldt alene ved en tegning, eller med supplementer såsom en beskrivelse af emballagen eller absolutte størrelsesangivelser i metermål eller relative størrelsesangivelser med proportionsangivelser?

4) Skal […] artikel 2 [i direktiv 2008/95] fortolkes således, at beskyttelsesområdet for varemærker for detailhandelsvirksomheders tjenesteydelser er udvidet til også at omfatte varer, som detailhandleren selv har produceret?

EU-domstolen slo fast at for at noe skal kunne registreres som et varemerke, må det 1) utgjør et tegn; 2) som kan gjengis grafisk; og 3) som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andre virksomheters. (punkt 17) Det fremgikk da klart av ordlyden i varemerkedirektivet at en avbilding er et tegn som kan gjengis grafisk. (punkt 18) Avbildingen av et salgssted oppfylte da det første og det andre kravet, uten at det var nødvendig at avbildingen inneholdt opplysninger om størrelsen og proporsjonene til salgsstedet. Det var da heller ikke nødvendig å undersøke om avbildingen som en «gengivelse, der inkorporerer en tjenesteydelse», kan sidestille med «emballage» i direktivets artikkel 2. (punkt 19)

Gjengivelsen av en avbilding av innredningen av et salgssted var videre egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andre virksomheters varer og tjenester. (punkt 20) Det ble imidlertid reist spørsmål om tjenester som retter seg mot salg av varer som er fremstilt av søkeren, kan anses som tjenesteytelser i direktivets artikkel 2. EU-domstolen la til grunn at ingen av registreringshindringene i direktivet var til hinder for dette, forutsatt at disse tjenesteytelsene ikke inngikk som en integrert del av salget av disse varene. Apple hadde i søknaden og i rettsmøtet nevnt eksempler der det i forretningen ble foretatt fremvisning av utstilte varer på seminarer og lignende, noe som i seg selv kunne utgjøre ytelser mot vederlag som falt inn under begrepet «tjenesteytelser». (punkt 27)

I tillegg til kravene til at noe skal utgjøre et varemerke etter direktivets artikkel 2, er det i tillegg et krav til at merket må ha særpreg for de varer og tjenester som er angitt i registreringen, jf. artikkel 3 nr. 1 bokstav b. Spørsmålet om distinktivitet var ikke en del av forespørselen, og EU-domstolen nøyde seg med å bemerke at merkets særpreg skal bedømmes konkret, dels i forhold til de omhandlede varer og tjenester og dels i forhold til den oppfatning den relevante kundekretsen har av merket. (punkt 22) Det er derfor overlatt til Bundespatentgericht å vurdere hvorvidt merket har tilstrekkelig distinktivitet.

EU-domstolen avga deretter følgende svar på de henviste tolkningsspørsmålene:

Artikel 2 og 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at en gengivelse af indretningen af et salgssted for varer ved en enkel afbildning uden oplysning om størrelse eller proportioner kan registreres som varemærke for tjenesteydelser, der består i ydelser, der vedrører disse varer, men som ikke indgår som en integrerende del af salget af disse, på betingelse af, at gengivelsen er egnet til at adskille registreringsansøgningens ophavsmands tjenesteydelser fra andre virksomheders, og at ingen af de registreringshindringer, der er anført i nævnte direktiv, er til hinder herfor.