Statsflagg som registreringshindring – gule, blå og røde striper til besvær

Et varemerke kan ikke registreres dersom merket inneholder en stats offisielle flagg eller noe som er egnet til å oppfattes som et slikt flagg. Dette er en registreringshindring de fleste varemerkejurister sjelden er borti, men nylig har dette blitt satt i søkelyset som følge av en innsigelse fra colombianske kaffebønner mot registreringen av varemerket som preger posene med Kims Potet Sticks.

Bakgrunnen for saken er Orklas potetsnacksprodukt Kims Potet Sticks, som har vært på markedet i ulike variasjoner siden 1960-tallet. 20. januar 2023 søkte Orkla Confectionery & Snacks Norge AS om å registrere det kombinerte merket KIMS POTET STICKS som i dag preger posene (se merket gjengitt nedenfor). Patentstyret godkjente søknaden og registrere merket uten forutgående uttalelse. 26. juni 2023 fremmet en organisasjon for colombianske kaffebønder, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, innsigelse mot registreringen og anførte at merket ikke kan registreres fordi det inneholder det offisielle colombianske flagget eller noe som er egnet til å oppfattes som dette flagget, jf. varemerkeloven § 15 bokstav c. Det er her verdt å merke seg at "enhver" kan reise innsigelse, slik at også andre enn den aktuelle stats myndigheter kan påberope at et varemerke kommer i konflikt med et statsflagg, jf. varemerkeloven § 26 første ledd.

Varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c gjennomfører Pariskonvensjonen artikkel 6ter og varemerkedirektivet artikkel 4 nr. 1 bokstav h (som svarer til varemerkeforordningen artikkel 7 nr. 1 bokstav h). Bestemmelsen lyder:

"Et varemerke kan ikke registreres hvis det […] uten tillatelse inneholder et våpen eller annet tegn som er omfattet av straffeloven § 165 bokstav b og § 166, et statsflagg, eller noe som er egnet til å oppfattes som et slikt tegn eller flagg"

I innsigelsen fremhevet den colombianske organisasjonen at Orklas varemerke inneholdt de samme fargene, den samme plasseringen av fargene og fargestriper i samme dimensjoner som det colombianske flagget. Teksten KIMS POTET STICKS anførte innsigerne at ikke hadde avgjørende betydning, blant annet med henvisning til EUIPOs retningslinjer for tolkning av varemerkeforordningen artikkel 7 nr. 1 bokstav h.

Det ser nå ut til at partene har løst saken seg imellom. Til Finansavisen har Orkla uttalt at "Vi har hatt en dialog med organisasjonen for de colombianske kaffebøndene, og funnet en løsning som vi opplever at begge parter er fornøyd med". Forrige uke sendte også Orkla inn en begjæring om endring av det søkte merket til Patentstyret, hvor størrelsen på de tre stripene i gul, blå og rød er endret til å ha like dimensjoner (se det endrede merket gjengitt nedenfor). Patentstyret har foreløpig ikke tatt stilling til begjæringen om å endre det søkte merket.

Det colombianske flagget (hentet fra Wikipedia)	Det søkte merket i opprinnelig utforming (hentet fra søknaden 20. januar 2023)	Det søkte merket i endret utforming (hentet fra søkers brev 14. august 2023)

Denne saken er en nyttig påminnelse om den absolutte registreringshindringen i varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c. Patentstyret skal kontrollere at søknader om varemerkeregistrering ikke er i strid med § 15, jf. varemerkeloven § 20 første ledd. Vurderingen under § 15 første ledd bokstav c er ulik den alminnelige forvekselbarhetsvurderingen etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b (jf. § 16 nr. 1); avgjørende er om merket "inneholder" selve flagget eller "noe som er egnet til å oppfattes som" flagget", og ikke om merket er egnet til å forveksles med flagget. EUIPOs retningslinjer for tolkning av varemerkeforordningen artikkel 7 nr. 1 bokstav h gir anvisning på en streng vurdering, slik at merket må ligge relativt langt fra flagget for å gå klar. Som påpekt av innsigeren i saken her, vil EUIPOS Guidelines være relevant også for tolkningen av varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c.

Det er omtrent 200 offisielle statsflagg i verden (se f.eks. denne oversikten over nasjonalflagg på Wikipedia). I tillegg kommer andre tegn som er beskyttet etter varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c, slik som offentlige segl og våpen. Uten å peke på konkrete eksempler på mulige ugyldige varemerkeregistreringer, kan det stilles spørsmål ved om varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c i dag anvendes fult ut praksis. Gitt det store antallet statsflagg og andre beskyttede tegn, kan det være utfordrende å fange opp at et varemerke ikke kan registreres etter varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c. Her kan det være et potensiale ved å benytte automatiserte løsninger for å sammenligne varemerker opp mot statsflagg mv., lignende Patentstyrets tjeneste for bildesøk opp mot søkte og registrerte varemerker.

Til slutt er det verdt å merke seg at varemerkeloven § 15 regulerer vilkårene for å registrere merket. Om merket er lovlig å bruke må vurderes etter andre regler (for eksempel varemerkeloven § 10 eller markedsføringsloven § 26). I saken her har Orkla uttalt til Dagbladet at posene med Kims Potet Sticks ikke vil bli endret.

Hvor blir det av endringene i varemerkeloven?

6. desember 2020 vedtok stortinget lov 6. desember 2020 nr. 67 om endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.). Immaterialrettstrollet har tidligere omtalt endringene her, her og her. Endringsloven fra 2020 er per dette innleggets dato ikke trådt i kraft. Det er heller ikke ventet at endringsloven vil tre i kraft 1. juli. Hvorfor lar ikrafttredelse vente på seg? 

Bakgrunnen for endringene i varemerkeloven er dels det nye varemerkedirektivet vedtatt i 2015 (direktiv EU 2015/2436), som erstatter det gamle varemerkedirektivet (direktiv 2008/95/EF). Som nærmere forklart nedenfor, er nettopp det nye varemerkedirektivet årsaken til manglende ikrafttredelse av endringsloven. 

EFTA-statene vedtok 7. februar 2020 å innta det nye varemerkedirektivet i EØS-avtalen. Dette vedtaket er imidlertid foreløpig ikke gjeldende, og det er dermed fortsatt det gamle varemerkedirektivet som er inntatt i EØS-avtalen. Årsaken er at vedtaket først blir gjeldende, og med det direktivet inntatt i EØS-avtalen, når Norge, Island og Liechtenstein løfter sine konstitusjonelle forbehold, jf. EØS-avtalen artikkel 103 nr. 1. Status er at Norge og Island har løftet sine konstitusjonelle forbehold, men ikke Liechtenstein. Liechtenstein har derimot gitt beskjed om at de det nye varemerkedirektivet heller ikke kan tre i kraft midlertidig etter EØS-avtalen artikkel 103 nr. 2. Med andre ord venter vi på Liechtenstein. 

Prosessen med å innta det nye varemerkedirektivet i EØS-avtalen kan sammenfattes slik:

Fordi det nye varemerkedirektivet foreløpig ikke er inntatt i EØS-avtalen, utsettes ikrafttredelse av de norske lovendringene for å implementere direktivet. Siden det gamle varemerkedirektivet gjelder for EFTA-statene frem til det nye varemerkedirektivet er inntatt i EØS-avtalen, er det et poeng at endringene på EØS-nivå skjer forut for endringene i nasjonal rett, jf. også Norges plikt til å gjennomføre rettsakter inntatt i EØS-avtalen etter EØS-avtalen artikkel 7. Det er derfor grunn til å tro at endringene i den norske varemerkeloven først vil tre i kraft etter at det nye varemerkedirektivet er inntatt i EØS-avtalen.

Oppsummert har endringene i varemerkeloven ikke har trådt i kraft fordi det gjenstår at Liechtenstein løfter sitt konstitusjonelle forbehold for å innta det nye varemerkedirektivet i EØS-avtalen. Det er ukjent når Liechtenstein vil løfte sitt konstitusjonelle forbehold, og med det også ukjent når endringene i varemerkeloven vil tre i kraft.

Når Liechtenstein meddeler at de har løftet sitt konstitusjonelle forbehold, vil det nye varemerkedirektivet inntas i EØS-avtalen med virkning fra "den første dag i den annen måned" etter meddelelsen, jf. EØS-avtalen artikkel 103 nr. 1. Endringene i varemerkeloven trolig vil tre i kraft på samme tid eller like etter at direktivet inntas i EØS-avtalen.

Oppdatering per mars 2023: Liechtenstein løftet sitt konstitusjonelle forbehold den 8. november 2022. Varemerkedirektivet ble implementert i EØS-avtalen med virkning fra 1. januar 2023. Endringsloven trådte i kraft 1. mars 2023.

EU-domstolen i sak C-129/17 Mitsubishi: Fjerning av varemerker er varemerkeinngrep

EU-domstolen avsa 25. juli i år dom i sak C-129/17 Mitsubishi. Domstolen konkluderte med at fjerning av opprinnelige og påføring av nye varemerker (såkalt «debranding» og «rebranding») på originale varer, utgjorde et varemerkeinngrep etter varemerkedirektivet artikkel 5 og varmerkeforordningen artikkel 9. EU-domstolen kom dermed til motsatt konklusjon av Generaladvokat Campos Sánchez-Bordona, som i sin anbefaling konkluderte med at slik aktivitet ikke utgjorde relevant varemerkebruk. Avgjørelsen styrker rekkevidden av varemerkeinnehavers enerett, og vil kunne få betydning for hva som skal anses som varemerkebruk og således er omfattet av eneretten, også i norsk rett.

Gaffeltruck fra Mitsubishi med opprinnelige kjennetegn
Kilde: Mitsubishi

De saksøkte belgiske selskapene Duma Forklifts NV (Duma) og G.S. International BVBA (GSI) driver import av originale Mitsubishi gaffeltrucker fra et selskap i det japanske Mitsubishi-konsernet til EØS. Gaffeltruckene er opprinnelig (som seg hør bør) påført en rekke kjennetegn fra Mitsubishi, blant annet deres trekantede logo bestående av tre stjerner. Både logoen og ordmerket MITSUBISHI er registrert som varemerker både i EU og Benelux.

Før gaffeltruckene ble sendt ut på det europeiske markedet ble de imidlertid sendt til et tollpakkhus der de under den såkalte «customs warehousing procedure» ble strippet for kjennetegnene fra Mitsubishi, og påført nye kjennetegn tilhørende de saksøkte (samt satt opp i henhold til EUs krav og standarder for slike varer forøvrig). Gaffeltruckene ble deretter markedsført og solgt både innenfor og utenfor EØS-markedet.

Mitsubishi likte dette mildt sagt svært dårlig, og saksøkte Duma og GSI i Belgia (saken gjaldt opprinnelig også spørsmål om parallelimporterte gaffeltrucker hvor Mitsubishis kjennetegn ikke var fjernet og erstattet). Belgisk førsteinstans gav ikke Mitsubishi medhold i at de- og rebrandingen utgjorde varemerkeinngrep, og Mitsubishi anket derfor til ankedomstolen Hof van beroep te Brussel, som i sin tur henviste spørsmålet til EU-domstolen.

Generaladvokaten hadde i sin anbefaling lagt til grunn at den aktuelle bruken ikke utgjorde relevant varemerkebruk verken i direktivet eller forordningens forstand, under særlig henvisning til at varene ved de- og rebrandingen enda ikke hadde entret det europeiske markedet. Bruken måtte derfor vurderes på samme måte som om de- og rebrandingen hadde skjedd utenfor EØS-området. Denne argumentasjonen er også i hovedsak i samsvar med de saksøktes argumentasjon.

Mitsubishi på sin side anførte at dersom de ikke kunne motsette seg slik «aktiv» bruk, og dermed kontrollere når varene skulle plasseres på EØS-markedet første gang, ville det skade flere av varemerkets sentrale funksjoner, herunder både opprinnelses- og kvalitetsgarantifunksjonene, samt reklame- og investeringsfunksjonene. Det ble også pekt på at gaffeltruckene var gjennkjennbare for forbrukerne som Mitsubishi-gaffeltrucker etter de- og rebrandingen da truckene ble plassert på markedet.

EU-domstolen var enig med Mitsubishi. For å sikre at varmerkeinnehavers enerett til å bestemme når varer påført beskyttede varemerker skal plasseres på markedet etter varemerkedirektivet artikkel 5 og varemerkeforordningen artikkel 9, må dette etter domstolens oppfatning nødvendigvis også omfatte selve produktet der dette har vært gjenstand for en aktiv handling som å fjerne merkene. Etter avgjørelsen synes det også av mindre betydning om de- og rebrandingen skjer før eller etter at varene er plassert på markedet, og hvorvidt de opprinnelige varemerkene erstattes med andre. Dersom varemerkeinnehaver ikke har kontroll på når varene først plasseres på markedet vil dette innebære en uopprettelig skade av varemerkets sentrale funksjoner. I et slikt scenario vil forbrukerne kunne assosiere varene med en annen tilbyder før den virkelige tilbyderen får lansert sine varer under sine kjennetegn, noe som særlig kan sies å ville gå utover de investeringer varemerkeinnehaver har gjort i varemerket (investeringsfunksjonen). EU-domstolen pekte også på at det i denne sammenheng ikke er avgjørende dersom varene, til tross for fjerningen av varemerkene, fremdeles er gjenkjennbare for forbrukerne. I slike tilfeller vil imidlertid skadepotensiale være enda større.

Endelig pekte EU-domstolen i sin begrunnelse på at Duma og GSIs de- og rebranding undergravet et av varemerkereglenes overordnede formål, å sørge for fri og uforstyrret konkurranse i markedet.

Mitsubishis trekantede logo.
Kilde: Patentstyret

Immaterialrettstrollets betraktninger

EUs avgjørelse i Mitsubishi gir tilsynelatende varemerkeinnehavere grunn til å juble ettersom avgjørelsen bekrefter at eneretten til varemerke går lenger enn der et varemerke faktisk brukes. Det kan riktignok stilles spørsmål ved rekkevidden av avgjørelsen, nærmere bestemt om avgjørelsen må begrenses til å kun gjelde tilfeller av fjerning av opprinnelige varemerker på originale varer som tidligere ikke er plassert på EØS-markedet. Ellers vil en kunne tenke seg at avgjørelsen også vil kunne få betydning blant annet der opprinnelige varemerker fjernes fra varer som er lovlig satt på markedet i EØS. Forhåpentligvis vil avgjørelsen i Mitsubishi gi foranledning til nærmere avklaringer rundt dette og andre relaterte problemstillinger i tiden som kommer.

Så langt dette immaterialrettstrollet kan huske er dette også første gang EU-domstolen fremhever varemerkeinnehavers rett til å kunne kontrollere første spredning av selve produktet, ikke bare produktet med varemerket (jf. «under that sign» i varmerkedirektivet artikkel 5 (3) b) og varemerkeforordningen artikkel 9 (2) b). I avgjørelsen foretar EU-domstolen også en av de mest inngående redegjørelsene til nå av varemerkets reklame- og investeringsfunksjoner.

Enkelte har hevdet at EU-domstolens avgjørelse i denne saken er overraskende, noe dette immaterialrettstrollet har litt vanskelig for å forstå (til tross for motstridende tidligere avgjørelser i enkelte EU-land). Avgjørelsen harmonerer godt med den objektive tilnærmingen til bruks- og inngrepsvurderingen som tradisjonelt har vært praktisert av EU-domstolen (og andre europeiske domstoler), samt domstolens brede definisjon av varemerkebruk. Riktignok gjelder ikke saken varemerkebruk i tradisjonell forstand (ettersom varemerkene fjernes), men hensynene bak EU-reglene om relevant varemerkebruk tilsier heller ingen skarp avgrensning mot slik bruk, så lenge det sentrale ved vurderingen er hvorvidt det foreligger en klar fare for at minst en av varemerkets funksjoner kan bli skadet. Etter dette immaterialrettstrollets oppfatning er dette relativt klart i denne saken, uavhengig om varemerkene fjernes før eller etter at varene plassers på EØS-markedet.

Et interessant spørsmål er om avgjørelsen og EU-domstolens relativt objektive tilnærming til inngrepsvurderingen er på kollisjonskurs med nyere norsk rettspraksis om varemerkebruk. I Oslo tingretts avgjørelse i den såkalte «iPhone»-saken (omtalt av IP-trollet her), ble bruk av varemerker på mobilskjermer som ikke er synlig for sluttbruker ikke ansett som varemerkebruk. Denne saken gjaldt også varer (mobilskjermer) som ikke hadde vært plassert på det europeiske markedet som sådan (selv om det var uklart om enkelte av komponentene som inngikk i skjermene hadde vært det). Etter EU-domstolens avgjørelse i Mitsubishi har dette immaterialrettstrollet vanskelig for å se at hvorvidt varemerket er synlig for forbrukeren kan anses som særlig tungtveiende ved varemerkebruksvurderingen. Avgjørelsen i iPhone-saken er forøvrig anket.

I Høyesteretts avgjørelse i Ensilox (omtalt av IP-trollet her) ble det lagt til grunn at angivelig feilbruk (etter et leverandørskifte) av varemerker på containere og kanner med ensileringsmidler utgjorde relevant varemerkebruk, til tross for at sluttkundene var orientert om leverandørskiftet i forkant. For ensileringsmiddel levert direkte fra tankbil (uten innpakning) kom imidlertid Høyesterett til at det ikke var snakk om varemerkebruk ettersom den feilaktige bruken av tidligere leverandørs varemerker her var begrenset til spesifikasjonen på den etterfølgende fakturaen. Etter EU-domstolen avgjørelse i Mitsubishi, kan det synes som at tidspunktet for varemerkebruken (i forhold til levering) er av mer underordnet betydning ved vurderingen av hvorvidt det foreligger en klar fare for at minst en av varemerkets funksjoner kan bli skadet.

Louboutin gikk seirende ut av skosåle-strid i EU-domstolen

EU-domstolen avsa den 12. juni dom i saken mellom Christian Louboutin SAS og Van Haren Schoenen BV i sak C‑163/16. Saken gjaldt det franske designerhuset Christian Louboutins varemerkeregistrering av en sko med rød såle for fottøy i Benelux. Domstolen kom til at registreringen ikke faller inn under forbudet mot registrering av merker som utelukkende gjengir et produkts form etter varemerkedirektivets artikkel 3 (1) bokstav e) (iii).

De fleste sko-glade jenter vil kjenne igjen Louboutins karakteristiske røde såle. Louboutin har varemerkeregistreringer for fargen i flere land, inklusive Norge, hvor merket ble registrert i 2010 (på bakgrunn av innarbeidelse av merket). Saken for EU-domstolen gjaldt Loboutins registrering i Benelux, hvor varemerket ble registrert for fottøy i 2010 og for høyhælte sko i 2013. Varemerket er beskrevet som fargen rød (Pantone 18.1663TP) benyttet på en skosåle som avbildet under, med den presisering at konturene av skoen ikke er en del av varemerket, men kun er ment å illustrere plasseringen av varemerket.

Kilde: Patentstyret

Saken startet da den nederlandske skokjeden Van Haren Schoenen i 2012 begynte å selge høyhælte sko med røde såler. Louboutin gikk til sak med påstand om krenkelse av deres varemerke, og ble møtt med motsøksmål med påstand om at varemerket var ugyldig med grunnlag i varemerkedirektivets § 3 (1) bokstav e) (iii).

Spørsmålet for EU-domstolen var om begrepet "form" ("shape") i varemerkedirektivet artikkel 3 (1) e) (iii) er begrenset til tredimensjonale egenskaper, slik som konturer, dimensjoner og volum, eller om det også omfattet andre ikke-tredimensjonale egenskaper, slik som farge.

EU-domstolen (i storkammer) slo fast at en farge i seg selv, uten konturer, ikke utgjorde en form. Spørsmålet var imidlertid om dette også gjaldt for farger som ble registrert for en spesifikk del av et produkt, her på sålen til et par høyhælte sko.

Louboutin argumenterte for at varemerket, dvs. den røde sålen, ikke var et formmerke. Det var ikke formen av en såle for høyhælte sko motehuset hadde registrert, men plasseringen av den røde fargen – noe som også fremgikk i beskrivelsen av merket.

I en slik situasjon mente EU-domstolen at varemerket ikke "utelukkende" besto av en form. Det ble også pekt på at varemerket ikke "utelukkende" besto av en form der hovedelementet i varemerket var en spesifikk farge angitt ved en internasjonalt anerkjent fargekode. Det var derfor ikke nødvendig for domstolen å ta stilling til om sålen tilførte varen en betydelig verdi.  

EU-domstolen faller dermed ned på motsatt konklusjon enn Generaladvokat Szpunar i hans uttalelser av juli 2017 og februar 2018. Szpunar la i sin første uttalelse til grunn et skille mellom et fargemerke som sådan, som ville falle utenfor rammen av artikkel 3(1) bokstav e), og et merke hvor en farge var integrert i formen til et produkt, noe som falt innenfor rammen av artikkel 3 (1) bokstav e. I uttalelsen av februar 2018, ga Szpunar deretter uttrykk for at Louboutins varemerke var av en art som potensielt kunne fanges opp av unntaket i artikkel 3 (1) bokstav e), og ikke en farge som sådan - men EU-domstolen var ikke enig i dette.

Kilde: Wikipedia

EU-domstolens avgjørelse er kortfattet, men gir likevel noe veiledning for registrering av fargemerker. Avgjørelsen innebærer at det bør være mulig å registrere slike merker uten hinder av begrensningen i varemerkedirektivet artikkel 3 (1) bokstav e) (iii).

EU-domstolen legger imidlertid tilsynelatende en del vekt på konkrete elementer ved Louboutins registrering. Det pekes på angivelsen av den relevante fargen gjennom en henvisning til en internasjonalt anerkjent fargekode. EU-domstolen lar seg også overbevise av Louboutins henvisning til beskrivelsen av merket, altså at henvisningen til skosålen kun var ment å illustrere plasseringen av fargen, og ikke utgjorde selve merket. Merkeinnehaver bør altså supplere den grafiske gjengivelsen med en beskrivelse som presiserer nettopp dette.

Registreringshindringen i artikkel 3 (1) bokstav e, er heller ikke den eneste registreringshindringen et fargemerke må overvinne. Kravet til distinktivitet vil fremdeles kunne utgjøre et ikke ubetydelig hinder for registrering. Det er imidlertid ikke utenkelig at en farge knyttet opp mot en spesifikk plassering på et produkt, lettere vil oppfattes som et varemerke av den gjennomsnittlige forbruker, enn en farge isolert sett. Nettopp Louboutins skosåler kan være et godt eksempel på det.

Høyesteretts avgjørelse i Ensilox-saken: Feilbruk etter gjennomført salg er også varemerkebruk

Den 17. januar avsa Høyesterett dom i den såkalte «Ensilox»-saken. I motsetning til tidligere instanser konkluderte Høyesterett med at deler av ensileringsmiddeldistributøren Halfdan L. Solbergs AS’ bruk av Addcon Nordic AS’ varemerke ENSILOX utgjorde et varemerkeinngrep. Dette til tross for at varemerkebruken angivelig hadde skjedd ved en feil (etter at leverandøravtalen med Addcon Nordic var sagt opp), at bruken fant sted etter at salg var gjennomført, og selv om Solbergs faste kundekrets var orientert om leverandørskiftet forut for den aktuelle bruken. Høyesterett presiserte også, under henvisning til EU-praksis, at det i kravet til varemerkebruk (som innehaver kan motsette seg) etter varemerkeloven § 4 (2) må innfortolkes et krav om at bruken må forårsake fare for skade på minst en av varemerkets funksjoner.

Et utvalg ensileringsmidler levert på kanne.
Kilde: gardsdrift.no

Dette trollet er overhodet ingen ekspert på ensileringsmidler, men har forstått såpass at det dreier seg om et middel for å konservere blant annet avfall og biprodukter fra fiskeindustrien. Solberg informerte sine kunder om leverandørbyttet fra Addcon Nordic til Helm. Solberg brukte likevel Addcon Nordics varemerke ENSILOX på emballasje, fakturaer, hjemmeside og følgesedler etter byttet, selv om det var visse forskjeller i denne bruken avhengig av leveringsmåte (som jeg kommer tilbake til). Bruken opphørte umiddelbart etter at Addcon Nordic gjorde Solberg oppmerksom på forholdet, men Solberg bestred at det forelå noe varemerkeinngrep.

Addcon Nordic saksøkte deretter Solberg, men fikk ikke medhold i at det forelå noe varemerkeinngrep verken i Oslo tingrett eller i Borgarting lagmannsrett (avgjørelse tidligere oppsummert av IP-trollet her).

I inngrepssaken vurderte Høyesterett forholdet med utgangspunkt i varemerkeloven § 4 (1) bokstav a) som etter ordlyden tilsynelatende innebærer et absolutt forbud mot bruk (som eksemplifisert i § 4 (3)) av identiske tegn. Ettersom tegnet Solberg hadde brukt var identisk, ble spørsmålet for Høyesterett om det forelå relevant varemerkebruk.

Høyesterett viste til den tilsvarende bestemmelsen i EUs varemerkedirektiv - artikkel 5 (1) bokstav a) og etterfølgende praksis fra EU-domstolen (blant annet Arsenal, Google og Hölterhoff), hvor det har blitt innfortolket et krav om at det må foreligge «a clear possibility» for at en av varemerkets funksjoner (i dette tilfellet opprinnelses- og kvalitets­garanti­funksjonene) vil bli skadet gjennom den aktuelle bruken.

Kilde: agriculture-xprt.com

Høyesterett slo også fast at varemerkebruk i etterkant av en salgssituasjon (i likhet med bruk forut for/under en slik situasjon) vil kunne være relevant bruk i denne sammenhengen. Det ble i denne forbindelse blant annet vist til den tenkelige situasjonen hvor en vare som er påført et uriktig varemerke viser seg å ha en mangel som på grunn av feilmerkingen knyttes til varemerkeinnehaveren.

Ved subsumsjonen pekte Høyesterett på at Solbergs uberettigede bruk av ENSILOX under omstendighetene gjorde det uklart hvor varen stammer fra. Etter Høyesteretts syn måtte dette generelt anse å innebære en fare for skade i hvert fall på varemerkets opprinnelses­garanti­funksjon og kvalitets­garanti­funksjon.

I motsetning til de tidligere instansene la ikke Høyesterett avgjørende vekt på de særegne forholdene i saken. Det at ensileringsmiddelet ikke var ment for videresalg (Solbergs kunder var sluttkunder), kunne etter Høyesteretts syn ikke utelukke fare for skade, for eksempel gjennom at næringsdrivende låner og kjøper av hverandre. Høyesterett fant det heller ikke godtgjort at samtlige av Solbergs ansatte og kunder var infomert om leverandørbyttet, og til enhver tid husket at varene stammet fra Helm, selv om varene var merket med ENSILOX. Dette var etter Høyesteretts oppfatning særlig tilfelle ved likeverdige produkter, og der det ikke spiller noen nevneverdig betydning for brukeren hvor varen kommer fra, som i denne saken.

Endelig tok heller ikke Høyesterett Solbergs anførsel om at formålet med merkingen utelukkende var å oppfylle kravet om sikkerhetsmerking til følge. Dette kunne etter Høyesteretts syn i alle tilfeller ikke legitimere en ellers uhjemlet varemerkebruk.

Høyesterett kom etter dette til at det forelå varemerkeinngrep for de varene som ble levert i spesielle containere og i kanner.

Ensilering i praksis. Kilde: Addcon Nordic

For ensileringsmiddel levert direkte til sluttkundene med tankbil kom derimot Høyesterett til at det ikke forelå relevant varemerkebruk. Forskjellen her var at varene, av naturlige årsaker, ikke var levert med emballasje (følgeseddelen kunden kvitterte på ved levering var imidlertid påtegnet riktig ensileringsmiddel). Ved disse leveringene var det kun (feilaktig) angitt ENSILOX på fakturaen som kundene mottok etter levering. Høyesterett nøyer seg her med å slå kort fast at faren for skade på en eller flere av varemerkets funksjoner her var fjern til at den kan tillegges vekt. Etter Høyesteretts syn forelå det derfor ikke relevant varemerkebruk for dette salget.

Addcon Nordic ble etter dette tilkjent vederlag og erstatning som følge av Solbergs urettmessige bruk av ENSILOX i forbindelse med salg av ensileringsmiddel i containere og kanner.

Immaterialrettstrollets bemerkninger

Etter dette immaterialrettstrollets syn er Høyesteretts konklusjon vedrørende container- og kannesalget et utslag av en nokså streng objektiv tilnærming til varemerkeretten og hva som utgjør relevant varemerkebruk. De immaterialrettslige inngrepsnormene har tradisjonelt vært betraktet som objektive normer hvor subjektiv skyld er uten betydning (selv om dette kan synes å være i endring innenfor enkelte immaterialrettsdisipliner som for eksempel opphavsrett).

Det kan argumenteres for at denne tilnærmingen må velges for å sikre en konsistent, effektiv og forutsigbar rettstilstand på området. I motsatt retning kan det anføres av tingrettens og lagmannsrettens mer subjektive tilnærming vil kunne være bedre i stand til å fange opp tilfeller av mer unnskyldelig varemerkebruk som lovgiver(ne) ikke har tatt sikte på ved utformingen av bestemmelsen (uten referanse for øvrig med forholdet i denne saken). Tingretten og lagmannsretten refererte i denne sammenhengen til varemerkeinnehaverens «berettigede interesser», og bygget tilsynelatende dels på at det var lite å laste Solberg for.

Nettopp på bakgrunn av denne tilsynelatende objektive tilnærmingen skurrer det i dette immaterialrettstrollets hode når Høyesterett – nærmest i en bisetning – kommer til at faren for skade på en eller flere av varemerkets funksjoner er for fjern i forbindelse med salg direkte til sluttkundene via tankbil. Det kan synes som at Høyesterett her har tenkt på faren for skade på varemerkets funksjoner ved videresalg, og at denne (sprednings)faren ikke er nevneverdig ettersom flytende ensileringsmiddel som leveres direkte via tankbil ikke kan påklistres ENSILOX på samme måte som containere og kanner.

I Arsenal uttalte EU-domstolen at det må foreligge «a clear possibility» for slik fare (avsnitt 57), og i Google at bruken i det minste må «affect or [be] liable to affect the functions of the trade mark» (avsnitt 75) (mine understrekninger). Til Høyesteretts forsvar omfattes ikke enhver (konsekvens av) bruk, men kravet synes heller ikke å være særlig høyt.

Varemerkebruk på faktura ingen fare for skade på
et eller flere av varemerkets funksjoner?
Kilde: Credicare.no

Dette immaterial­retts­trollet har vanskelig for å skjønne at bruken av ENSILOX på disse ikke innebar fare for verken opprinnelses­garanti­funksjonen eller kvalitets­garanti­funksjonen til varemerket. Etter dette immaterial­retts­trollets syn finnes det sterke argumenter for at bruk av feilaktig betegnelse på spesi­fika­sjonen i en faktura (som det må antas at kontrolleres forholdsvis nøye av en næringsdrivende, til forskjell fra for eksempel en privatpersons mer tilfeldige observasjon av et skilt i en supporterbod hastende til fotballkamp) kunne innebære en fare for en av disse funksjonene. Dette gjelder særlig for varer hvor det ikke er mulig å påtegne riktig betegnelse på selve varen (som for eksempel ensileringsmiddel eller drivstoff), selv om et leverandørbytte av den aktuelle varen er varslet på forhånd. Det er mulig at Høyesteretts tanke her er at kunden var opplyst om byttet av leverandør, men da er en i så fall i realiteten inne i en forvekselbarhetsvurdering som ikke hører hjemme i varemerkeloven § 4 (1) bokstav a), men i bokstav b).

I likhet med de situasjonene som Høyesterett selv trekker frem som eksempler på fare for skade tidligere i avgjørelsen, kan det tenkes situasjoner hvor også etterfølgende varemerkebruk på faktura kan få til dels alvorlige konsekvenser, særlig for kvalitetsfunksjonen (dersom det eksempelvis viser seg at varen fra den nye leverandøren ikke viste seg å inneha samme kvalitet, eller er mangelfull).

Det hadde i det minste vært interessant om Høyesterett hadde gått nærmere inn på hvorfor de anså denne faren for fjern ved direktesalget via tankbil. Interessant nok kan det også nevnes at lagmannsretten i denne forbindelse uttalte at «Man må uten videre kunne utelukke et skadepotensial for de noe over 130 tonn av det omstridte salget som ble kjørt til kunden med tankbil». 

EU-domstolen i forente saker C‑24/16 og C‑25/16 Nintendo v. Big Ben: Designsitat i samsvar med god forretningsskikk

EU-domstolen avsa 27.9.2017 dom i forente saker C‑24/16 og C‑25/16 Nintendo v. Big Ben.  Det ble her lagt til grunn at et registrert design kan gjengis (siteres) i form av bilder av designet i forbindelse med lovlig salg av produkter med det formål å illustrere at det solgte produktet kan brukes sammen med det designregistrerte produktet, jf. designforordningen artikkel 20 nr. 1 bokstav c (som tilsvarer designloven § 10 nr. 3). Forutsetningen er at sitatet er i samsvar med god forretningsskikk, noe som er tilfellet dersom sitatet er gjort på en måte som ikke kan gi inntrykk av at det eksisterer en forretningsmessig forbindelse mellom den som siterer og designhaver, sitatet ikke gir inntrykk av at produktet som selges er en imitasjon eller kopi av det designregistrerte produktet og sitatet ikke utgjør en utilbørlig utnyttelse av designhavers forretningsmessige renommé, jf. C-228/03 Gillette. I tillegg er det en forutsetning at sitatet ikke skader den normale utnyttelsen av designet i urimelig omfang og at kilden angis.

Nunchuck og Wii remote

Spillselskapet Nintendo produserte og solgte frem til 2013 spillkonsollen Nintendo Wii. Selskapet er innehaver av flere EU-design knyttet til Wii, blant annet Wiis fjernkontroll, tilbehøret til denne – den såkalte «Wii Motion Plus», håndkontrollen «Nunchuck», og tilbehøret «Balance Board». Selskapet Big Ben fremstiller fjernkontroller og annet tilbehør som er kompatibelt med Wii. Disse markedsføres blant annet på selskapets hjemmeside, og i den forbindelse anvendes det bilder av produkter som svarer til Nintendos registrerte EU-design.

Nintendo anla søksmål mot Big Bens selskaper i Tyskland og Frankrike ved Landgericht Düsseldorf med påstand om at denne bruken innebar inngrep i deres registrerte design. Retten traff avgjørelse som ga Nintendo medhold, men ikke fult ut. Begge parter anket derfor til Oberlandesgericht Düsseldorf som stilte spørsmål til EU-domstolen om designforordningen (forordning 6/2002) artikkel 20 nr. 1 bokstav c må forstås slik at den gir anledning til å avbilde et registrert design ved salg av tilbehør, og hva som i så fall er de nærmere kriteriene for dette.

Det ble videre stilt spørsmål knyttet til domstolens stedlige kompetanse og spørsmålet om hvor inngrepet «finner sted» etter Roma II-forordningen artikkel 8 nr. 2. Dette er spørsmål som Immaterialrettstrollet (forhåpentligvis) vil komme tilbake til ved en senere anledning.

EU-domstolens avgjørelse

BigBen balansebrett til Wii

Etter designforordningens artikkel 20 nr. 1 bokstav c er en «ettergjørelse» av et registrert design lovlig dersom det skjer «i citatøjemed eller til undervisningsbrug, for så vidt sådanne handlinger er forenelige med god forretnings- skik og ikke i urimeligt omfang skader den normale udnyt- telse af designet, og såfremt kilden angives.» (Den tilsvarende artikkel 13 nr. 1 bokstav c i designdirektivet (direktiv 98/71/EF) er gjennomført i designloven § 10 nr. 3.)

EU-domstolen slo fast at den todimensjonale gjengivelsen i form av bilde i reklame av det registrerte tredimensjonale produktet klart nok måtte anses som en «ettergjørelse» (punkt 69). Selv om EU-domstolen bruker uforholdsmessig mye plass på spørsmålet, kan det heller ikke anses tvilsomt at at gjengivelse i reklame må anses å skje «i citatøjemed» (punkt 70-77). Immaterialrettstrollet vil mene at bestemmelsens oppbygning i det hele tatt tilsier at «citatøjemed» forstås vidt, og at eventuelle begrensninger i sitatretten drøftes som en del av kravet til «god forretningsskikk» og «den normale utnyttelsen av designet».

Mer interessant er drøftelsen av innholdet kravet til sitat i samsvar med «god forretningsskikk». EU-domstolen legger her til grunn at dette må forstås på samme måte som uttrykket «i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik» i varemerkedirektivet (direktiv 2008/95/EF) artikkel 6 nr. 1 bokstav c (punkt 79). Bestemmelsen gir rett til bruk av en annens varemerke ved salg og markedsføring av  tilbehør og reservedeler (bestemmelsen er gjennomført i varemerkeloven § 5 andre ledd bokstav c).  Forutsetningen er at dette gjøres på en måte som er lojal i forhold til merkehavers legitime interesser, jf. C-228/03 Gillette (punkt 79).

En gjengivelse i sitatøyemed anses etter dette å ikke være i samsavar med god forretningsskikk hvis 1) gjengivelsen har skjedd på en måte som kan gi inntrykk av at det eksisterer en forretningsmessig forbindelse mellom den som siterer og designhaver; 2) sitatet innebærer en tilsidesettelse av de rettigheter designhaver har etter forordningen artikkel 19 eller 3) sitatet innebærer en utilbørlig utnyttelse av designhavers forretningsmessige renommé (punkt 80).

Kilde: Venturebeat.com

Det første kriteriet utdypes i C-63/97 BMW punkt 51, og innebærer at sitatet ikke må gi inntrykk av at det består en særlig forbindelse mellom den som siterer og designhaver.

Det andre kriteriet er det derimot vanskeligere å få tak på. Dette blir på mange måter klarere dersom man anvender EU-domstolens opprinnelige formulering fra C-228/03 Gillette, hvor det gis uttrykk for at det ikke er i samsvar med god forretningsskikk å fremstille det markedsførte produktet som en imitasjon eller kopi av det varemerkeregistrerte produktet.

Dette utdypes videre i det tredje kriteriet, hvor det er en forutsetning at sitatet ikke må utgjøre en utilbørlig utnyttelse av designhavers forretningsmessige renommé.

Det andre og det tredje kriteriet i hva som utgjør «god forretningsskikk» fungerer dermed som en slags presisering av  det andre kravet i forordningen artikkel 20 nr. 1 bokstav c (dsl. § 10 nr. 3) om at sitatet ikke i urimelig grad skader den normale utnyttelsen av designen. Formålet med dette kravet er ifølge EU-domstolen er å forhindre at gjengivelse i sitatøyemed påvirker designhavers økonomiske interesser negativt (punkt 82). Forordningen krever riktignok at bruken «i urimelig grad» skader den normale utnyttelsen. Dette kommenteres ikke nærmere av EU-domstolen, men formuleringen trekker i alle fall isolert sett at ikke enhver negativ påvirkning av designhavers økonomiske interesser er relevant.

Det tredje kravet i designorordningen artikkel 20 nr. 1 bokstav c (dsl. § 10 nr. 3) er at kilden oppgis. EU-domstolen påpeker at forordningen ikke angir hvordan slik kildeangivelse skal finne sted (punkt 83).  EU-domstolen legger imidlertid til grunn at kravet til kildeangivelse vil være oppfylt dersom angivelse gjør det mulig for en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert forbruker å identifisere opprinnlsen til produktet som svarer til EU-designet (punkt 84). I lys av dette måtte en angivelse av kilden i form av bruk av Nintendos registrerte varemerker anses å oppfylle dette (punkt 85). En forutsetning er imidlertid at denne merkebruken også var i samsvar med varemerkerettslige regler (punkt 85).

Immaterialrettstrollets betraktninger

Wii Tennis
Kilde: Businessinsider.com

Forarbeidene til designloven, som gjennomfører designdirektivet, er svært knappe hva angår vilkårene for å sitere registrerte design. I litteraturen har bestemmelsen imidlertid blitt sett i sammenheng med den opphavsrettslige sitatretten i åndsverkloven § 22 (se Lassen og Stenvik, Designrett 2006 s. 111 og Manshaus i Rettsdata, kommentar til dsl. § 10, note 55). Og kravet til «god forretningsskikk»  har i samsvar med dette blitt sett på som en parallell til kravet til «god skikk» i åvl. § 22. Kravet til kildeangivelse har på tilsvarende måte blitt ansett å ha en viss nærhet til opphavsretten, idet forarbeidene legger til grunn at kravet «bygger på den såkalte «farskapsretten» i opphavsretten» (Ot.prp.nr.2 (2002-2003) s. 79).

EU-domstolens avgjørelse i C‑24/16 og C‑25/16 Nintendo v. Big Ben bekrefter imidlertid at dette ikke er tilfellet, og at kravene til sitat i samsvar med «god forretningsskikk» og kildeangivelse snarere er markedsmessige krav som skal beskytte designhavers markedsposisjon enn krav som skal beskytte designeren som frembringer av et design. Sitat av åndsverk i reklameøyemed vil for alle praktiske formål ikke være i samsvar med «god skikk» etter åvl. § 22. Sitat etter designforordningen artikkel 20 nr. 1 bokstav c kan derimot godt skje til reklameformål, så lenge dette skjer i samsvar med god forretningsskikk og ikke skader den normale utnyttelsen av designet.

På samme måte er det klart at retten til kildeangivelse ikke er noen opphavsrettslig «farskapsrett», men bare et krav til angivelse som skal identifisere opprinnelsen til produktet som svarer til designet. Kravet til kildeangivelse blir da på en måte en presisering av kravet til at sitatet ikke skal gi inntrykk av at det eksisterer en forretningsmessig forbindelse mellom innehaver av designet og den som siterer. 

Avgjørelsen bekrefter på mange måter at designretten er en industriell rett snarere enn en kunstnerisk rett. Og selv om opphavsretten også har krav til at sitat må skje i samsvar med «god skikk» og krever navngivelse, er den rettslige overføringsverdien til designretten liten.

EFTA-domstolens avgjørelse i E-5/16 Vigeland – varemerkeregistrering av åndsverk som har falt i det fri

Varemerkesøknad
201207491A

Som immaterialrettstrollet tidligere har skrevet om (her og her) har Oslo kommunes søkt om vare­merke­registrering av en rekke gjengivelser av Gustav Vigelands kunst. Vigeland døde i 1943, noe som innebar at hans verker opphavsrettslig sett falt i det fri fra og med 1. januar 2014. Søknadene ble delvis avslått av Patentstyret, og etter klage til KFIR besluttet nemnda å stille flere spørsmål i saken til EFTA-domstolen.

EFTA-domstolen har nå avsagt dom i saken, hvor det blant annet slås fast at registrering av et tegn som består av verk i det fri som varemerke, ikke i seg selv er i strid med offentlig orden eller moral etter varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f). En slik registrering kan imidlertid subjektivt sett være egnet til å «vekke forargelse», for eksempel ved at registreringen kan anses som misbruk eller vanhelligelse av en kunstners verk. Registrering av et kunstverk som har falt i det fri kan også anses å stride mot hensynet til offentlig orden, forutsatt at tegnet som søkes registrert utelukkende består av et verk som er falt i det fri, og registreringen av dette utgjør en reell og tilstrekkelig alvorlig trussel mot en grunnleggende samfunnsinteresse.

Bakgrunnen for saken var at Oslo kommune i 2013 søkte om varemerkeregistrering av om lag 90 gjengivelser av Gustav Vigelands kunst, blant annet «Sinnataggen» og flere avbildninger av deler av utsmykningen på støpjernsporten ved inngangen til Frognerparken. Oslo kommune også har søkt registrert flere merker som gjengir Edvard Munchs malerier, blant annet «Skrik» og «Vampyr». Disse sakene reiser tilsvarende spørsmål som Vigeland-søknadene, og disse er derfor satt i bero inntil Vigeland-sakene er endelig avgjort.

Patentstyret tillot i sin behandling av saken i hovedsak registrering i klasser hvor utnyttelsen av avbildningene som kunstverk er mer perifer, men nektet registrering i klasser som innebærer en mer direkte utnyttelse av de aktuelle kunstverkene. For registreringen av svart-hvitt-bildet av «Sinnataggen» innebar dette for eksempel at merket blant annet er tillatt registrert i klasse 28 for spill og leketøy, men blant annet nektet registrert i klasse 6 for varer av uedelt metall, klasse 14 for varer av edle metaller og klasse 16 for papir og trykksaker. Dersom dette blir opprettholdt vil dette innebære at Oslo kommune blant annet ikke får enerett til å selge statuetter og postkort av «Sinnataggen».

Etter klage til KFIR, kom nemnda til at det ville benytte seg av adgangen til å forelegge saken for EFTA-domstolen for en rådgivende uttalelse i saken. Den 22.3.16 stilte KFIR derfor følgende spørsmål til EFTA-domstolen:

1. Kan varemerkeregistrering av åndsverk, for hvilke vernetiden er utløpt, under nærmere omstendigheter, komme i konflikt med forbudet i varemerkedirektivet art. 3(1)(f) mot registering av varemerker som strider mot «public policy or … accepted principles of morality»?
2. Hvis ja på spørsmål 1, vil det ha betydning for vurderingen at åndsverket er velkjent og har stor kulturell verdi?
3. Hvis ja på spørsmål 1, kan andre momenter eller kriterier enn de som er nevnt i spørsmål 2 ha betydning i vurderingen, og i så fall hvilke?
4. Kan direktiv 2008/95/EF 3(1)(e) tredje alternativ anvendes på todimensjonale avbildninger av skulpturer?
5. Kan direktiv 2008/95/EF art. 3(1)(c) anvendes som hjemmelsgrunnlag for å nekte varemerker som to- eller tredimensjonalt gjengir varens form eller utseende?
6. Hvis ja på spørsmål 5, skal Rådsdirektiv 2008/95/EF artikkel 3 (1) (b) og (c) forstås slik at den nasjonale registreringsmyndighet må anvende vurderingstemaet om den aktuelle utformingen avviker betydelig fra normen eller bransjesedvanen når den vurderer varemerker som to- eller tredimensjonalt gjengir varens form eller utseende, eller kan en nektelse begrunnes med at et slikt merke er beskrivende for varens form eller utseende?

Spørsmål 1-3 – Registringsnekt fordi registrering strider mot «offentlig orden eller moral»

Varemerkesøknad
201303786

De tre første spørsmålene relaterer seg til om varemerkeregistrering av åndsverk som har falt i det fri under visse omstendigheter kan komme i konflikt med forbudet i varemerkedirektivet art. 3 nr. 1 bokstav f) mot registrering av varemerker som strider mot «offentlig orden eller moral» («public policy or … accepted principles of morality»), og i så fall hvilke kriterier som skal tas i betraktning i denne vurderingen (punkt 46).

EFTA-domstolen la til grunn at registrering av et tegn som består av verk i det fri som varemerke, ikke i seg selv er i strid med offentlig orden eller egnet til å vekke forargelse etter varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f). (punkt 88) Et slikt merke kan imidlertid subjektivt sett være egnet til å «vekke forargelse». Hvorvidt dette er tilfellet påvirkes av omstendighetene i den EØS-staten hvor det aktuelle publikum befinner seg (punkt 89).

Bestemmelsene i direktivet og den tilsvarende bestemmelsen i varemerkeforordningen har har riktignok primært fått anvendelse på tegn som i seg selv betraktes som støtende av fornuftige forbrukere med alminnelige grenser for følsomhet og toleranse. (jf. for eksempel T-526/09 PAKI Logistics v. OHIM, om registrering av ordmerket PAKI) EFTA-domstolen la derfor til grunn at tegnene i Vigeland-saken ikke kunne anses å være støtende for en forbruker med alminnelige grenser for følsomhet og toleranse.

Det ble imidlertid påpekt at visse kunstverk kunne ha en særskilt status som fremtredende deler av en nasjons kulturarv, for eksempel som et symbol på uavhengighet eller på nasjonens grunnlag og verdier. En varemerkeregistrering kan også bli oppfattet som misbruk eller vanhelligelse av en kunstners verk, særlig dersom den innvilges for varer eller tjenester som strider mot kunstnerens verdier eller mot budskapet som kommuniseres gjennom det aktuelle kunstverk. Det kunne derfor ikke utelukkes at varemerkeregistrering av et kunstverk kan bli oppfattet som støtende av den gjennomsnittlige forbruker i den aktuelle EØS-stat, og dermed egnet til å vekke forargelse (punkt 92).

Hva angikk det andre alternativet – hensynet til offentlig orden – påpekte EFTA-domstolen at begrunnelser basert på hensynet til offentlig orden etter fast praksis bare kan påberopes når det foreligger en reell og tilstrekkelig alvorlig trussel mot en grunnleggende samfunnsinteresse, jf. sak E-12/10 ESA v. Island, punkt 56 (punkt 95). På bakgrunn av dette la EFTA-domstolen til grunn at det bare er under særlige omstendigheter at varemerkeregistrering av et tegn kan nektes fordi det er i strid med offentlig orden etter varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f). Dette kan være tilfellet der registrering av et kunstverk i det fri anses å utgjøre en reell og tilstrekkelig alvorlig trussel mot visse grunnleggende verdier, eller der behovet for å sikre allmennheten tilgang, anses å utgjøre en grunnleggende samfunnsinteresse i seg selv. (punkt 96)

For verk som primært er frembrakt for å tjene som kjennetegn, foreligger det ingen slik trussel, fordi frembringelse av kjennetegnet i slike tilfeller bare har som formål å angi en kommersiell opprinnelse. Det at slike tegn også kan oppnå opphavsrettsbeskyttelse er da av underordnet betydning (punkt 97). Det samme vil gjelde for kjennetegn som bare er basert på et verk som har falt i det fri, typisk ved at man har lagt til ytterligere elementer til det opprinnelige verket for å skape et nytt verk (punkt 98). For at disse ytterligere elementer skal være relevante, må tegnet imidlertid avvike betydelig fra det opprinnelige kreative innhold, slik at en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet forbruker ikke vil kunne forveksle tegnet med verket (punkt 98).  

Registrering av et tegn som utelukkende består av et verk som har falt i det fri med grunnlag i unntaket for offentlig orden, kunne da bare skje når registreringen utgjør en reell og tilstrekkelig alvorlig trussel mot en grunnleggende samfunnsinteresse (punkt 100).

Spørsmål 4 – registreringsnekt for tegn som består utelukkende av formen som tilfører varene en betydelig verdi

T‑508/08 Bang & Olufsen v. OHIM

Det fjerde spørsmålet relaterer seg til om bestemmelsen om registreringsnekt for tegn som består utelukkende av formen som tilfører varene en betydelig verdi i varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii kan anvendes på todimensjonale avbildninger av skulpturer.

Formålet med bestemmelsen er å utelukke merker hvis formgivningen gir varen et eksklusivt og derigjennom verdifullt utseende, fra registrering. Underretten har for eksempel nektet registrering av Bang & Olufsens «blyanthøyttaler» som varemerke fordi formen på varen ble ansett å tilføre varen betydelig verdi. (T‑508/08 Bang & Olufsen v. OHIM)

EFTA-domstolen fant det relativt klart at dette spørsmålet måtte besvares bekreftende, da  varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii ikke skiller mellom tredimensjonale former, todimensjonale former og todimensjonale avbildninger av tredimensjonale former (punkt 112). 

Spørsmål 5 og 6 – registreringsnekt for beskrivende tegn 

Varemerkesøknad 201315782

Med det femte og sjette spørsmålet søkte KFIR tilsynelatende svar på om et tegn som gjengir en vares form eller utseende kan ansees beskrivende etter varemerkedirektivet artikkel 3(1)(c), og om man i denne vurderingen i så fall skal ta i betraktning om den aktuelle utformingen avviker betydelig fra norm eller sedvane i bransjen eller om en nektelse utelukkende kan begrunnes med at et slikt merke er beskrivende for varens form eller utseende. Vurderingstemaet er hentet fra særpregsvurderingen etter varemerkedirektivet artikkel 3(1)(b), hvor man har lagt til grunn at varemerket må avvike betydelig fra hva som er normen i bransjen for at et tredimensjonal form skal anses å ha særpreg, jf. blant annet C-97/12 P Louis Vuitton (punkt 135).

EFTA-domstolen svarer imidlertid ikke på dette spørsmålet, men slår i stedet, med henvisning til C-363/99POSTKANTOOR, fast at «[e]t merke som er beskrivende for varer eller tjenesters egenskaper ... nødvendigvis [mangler] særpreg ... tjenester etter artikkel 3 nr. 1 bokstav b)» (punkt 136). Det slås deretter fast at om merket ikke er beskrivende kan det likevel ha særpreg, og at dette må vurderes ut «fra varene og tjenestene som dekkes av merket, og ut fra de antatte forventninger hos den relevante gruppe personer, det vil si en gjennomsnittsforbruker av den aktuelle kategori varer og tjenester, som er rimelig velinformert, oppmerksom og forsiktig» (punkt 139).

Her overser man imidlertid at en tredimensjonal form i prinsippet alltid vil være beskrivende i den grad formen gjengir formen til varer i de søkte klassene, og at det KFIR søker svar på er om en tredimensjonal form likevel kan anses ikke å være beskrivende dersom den avviker betydelig fra normen i bransjen.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Varemerkesøknad
201400304

EFTA-domstolens dom bærer etter Immaterialrettstrollets oppfatning preg av å være relativt generelt formulert, uten at man i særlig grad går inn i den konkrete problemstillingen i saken – friholdelsesbehovet til et åndsverk som har falt og hvordan dette skal vurderes når et slikt verk søkes registrert som varemerke.

Listen EFTA-domstolen legger for at et verk som har falt i det fri skal nektes registrert som varemerke etter varemerkedirektivet artikkel art. 3(1)(f) synes imidlertid å være relativt høy. At registrering av et varemerke anses som misbruk eller vanhelligelse av en kunstners verk vil nok forholdsvis sjelden være tilfellet, og dette unntaket vil derfor være forbeholdt tilfeller særlige tilfeller.

Vurderingstemaet for om registrering av et åndsverk som har falt i det fri som varemerke skal anses å være i strid med «offentlig orden» synes derimot å være mer åpent formulert, og man vil her i større grad kunne ta hensyn til offentlighetens interesse i at et verk som har falt i det fri fritt bør kunne utnyttes av alle. Det skal imidlertid tilsynelatende en del til for at en slik registrering skal anses å utgjøre en reell og tilstrekkelig alvorlig trussel mot en grunnleggende samfunnsinteresse.

EFTA-domstolens svar på de tre siste spørsmålene synes på sin side ikke å gi særlig mer veiledning enn det som allerede følger av EU-domstolens praksis på området. Det blir dermed opp til KFIR å vurdere om formen på de søkte merkene i Vigeland-saken tilfører varene i de søkte klassene en betydelig verdi og om blant annet den omstendighet at markedet allerede kjenner flere av de merkene som kunstverk gjør at disse må anses som beskrivende eller mangler særpreg.

Et annet av Immaterialrettsrollets hoder, Vincent Tsang, har vært prosessfullmektig for Oslo kommune for EFTA-domstolen. Han har ikke vært involvert i utarbeidelsen av dette innlegget.