What's up med WhatsApp? KFIR nekter registrering av WhatsApps logo i sak 20/99

WhatsApps logo
Det søkte merket mangler den grønne rammen        

What's up med WhatsApp? Ikke nok, ifølge Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) som i sak 20/99 har kommet til at teletilbyderens figurmerke ikke kan få varemerkerettslig vern gjennom registrering. Kfir fant at merket verken hadde tilstrekkelig iboende særpreg eller hadde blitt brukt på en slik måte at det hadde slitt seg til det nødvendige særpreg gjennom bruken. 

Det var  søkt om vern for blant annet innen ulike typer programvare i klasse 9, telekommunikasjonstjenester i klasse 38, datatjenester i klasse 42, og sikkerhetstjenester i tilknytning til telekommunikasjon i klasse 45. Merket ble også søkt registrert for annonse- og reklamerelaterte tjenester i klasse 35 og finansielle tjenester i klasse 36.

For at merket skal kunne registreres må det være egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres – det må ha varemerkerettslig særpreg. I vurderingen av om merket hadde tilstrekkelig iboende særpreg, viste Kfir til at bruk av enkle gjengivelser av et telefonrør – mot en kontrasterende bakgrunn – lenge har vært vanlig å bruke som et informasjonsikon som signaliserer hvor man kan finne en telefon. Sett hen til de aktuelle varene og tjenestene, synes dette elementet i Kfirs vurdering å være noe på siden.

Kfir traff imidlertid bedre når de i den videre vurderingen viste til at lignende ikoner også er blitt vanlige å bruke for å signalisere hvor man kan finne relevant kontaktinformasjon til en bedrift eller en organisasjon på dennes nettside, i form av telefonnummer, chat, e-post mv. Bruk av enkle gjengivelser av en snakkeboble er også vanlig brukt i tilknytning til telekommunikasjonsrelaterte varer og tjenester.

Som eksempel fra min egen telefon kan jeg vise til at ikonet jeg må trykke på for å få opp telefonlisten er temmelig lik det søkte figurmerket: 

Klagenemnda konkluderte derfor med at gjennomsnittsforbrukeren ikke ville oppfatte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse og at merket isolert sett ikke var tilstrekkelig særpreget. Klagenemnda gikk så over til å vurdere om det hadde blitt brukt på en slik måte at omsetningskretsen allikevel ville oppfatte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum.

Når nemnda finner det hensiktsmessig å bemerke at dokumentasjonen «som et utgangspunkt bør vise det søkte merket», samt at merket når det først vises ikke samsvarer med merket slik det er søkt, kan det nok antas at ikke all innsendt dokumentasjon var like relevant eller egnet til å vise at merket hadde slitt seg til særpreg gjennom bruk. I den delen av dokumentasjonen der merket fremgikk viser nemnda til at merket alltid vises i kombinasjon med tekstelementet WhatsApp.

 Det ble imidlertid dokumentert at WhatsApp er et globalt selskap med en mye brukt kommunikasjonsapp med om lag 500 millioner brukere globalt og den nest mest brukte «snakkeappen» i Norge per februar 2014. Kfir fant følgelig at appen var mye brukt i Norge, men når dokumentasjonen for øvrig var lite egnet til å vise at den norske gjennomsnittsforbrukeren har møtt merket uten tilknytning til tekstelementet WhatsApp, hjalp det ikke.

Etter nemndas syn var ikke det søkte merket brukt på en slik måte at omsetningskretsen oppfatter det søkte merket som et varemerke for de søkte varer og tjenester, og merket kunne ikke registreres.

 Når nemnda kom til at den norske omsetningskretsen ikke oppfatter merket som et varemerke, hjalp det ikke at merket var registrert i andre jurisdiksjoner.

Det bemerkes at kravet til særpreg generelt sett er svært lavt og at den norske omsetningskretsen kan ha møtt merket uten at tekstelementet fulgte med i større grad enn det som ble dokumentert, slik som her: 

Hentet fra telefonen til IP-troll Julius

Med bedre dokumentasjon ville kanskje saken ha tippet i motsatt retning.

KFIR VM 19/81 Andalucia: Stedsnavn som varemerker og betydningen av figurativ utforming

Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) avsa 2. juli 2020 avgjørelse i  en sak som særlig gjaldt spørsmålet om registrerbarheten av stedsnavn som varemerker, og betydningen av den figurative utformingen av merket. I avgjørelsen ble det kombinerte merket ANDALUCÍA, nektet virkning i Norge for en rekke varer og tjenester i klassene 9, 16, 35 og 41. Merket ble søkt av er den lokale turistmyndigheten i Andalucía-regionen i Spania. 

Patentstyret hadde opprinnelig nektet merket virkning for samtlige søkte varer og tjenester, da merket ble ansett for å være beskrivende for disse, jf. varemerkeloven  § 14 andre ledd bokstav a. Merket ble dermed også ansett for å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.

Ved vurderingen etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, tok KFIR utgangspunkt i retningslinjene som ble trukket opp av EU-domstolen i de forente sakene C-108/97 og C-109/97, (Windsurfing Chiemsee), som også ble lagt til grunn av Høyesterett i sak HR-2016-2239-A (ROUTE 66). Etter disse retningslinjene må det først vurderes om merket er kjent for omsetningskretsen som en geografisk stedsangivelse. Hvis svaret på dette spørsmålet er bekreftende, må det vurderes om gjennomsnittsforbrukeren vil, eller i fremtiden kan, forbinde egenskaper ved stedet med egenskaper ved de aktuelle varene eller tjenestene, se avsnitt 18 i KFIRs avgjørelse . 

KFIR kom, i likhet med Patentstyret, frem til at Adalucía-regionen er kjent for omsetningskretsen, som både omfattet private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende som en geografisk stedsangivelse. Ved denne vurderingen ble det særlig vist til at det hvert år reiser ca. 1 million nordmenn til Spania og at regionen Andalucía omfatter populære turistmål som både er kjent som destinasjoner for sol- og strandferier, men i økende grad også som kulturelt reisemål. 

Spørsmålet som deretter måtte besvares var om omsetningskretsen, basert på denne kunnskapen, ville forbinde stedsangivelsen Andalucía med egenskaper ved varene og tjenestene som var omfattet av søknaden. Som fremholdt av EU-retten i avsnitt 25 i T-19/04 (Paperlab), må det være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene (se avsnitt 16). En slik forbindelse vil blant annet kunne konstateres dersom gjennomsnittsforbrukeren vil forbinde stedsangivelsen som en angivelse av den geografiske opprinnelsen til de aktuelle varene eller tjenestene, eksempelvis som stedet hvor en vare er, eller kunne ha vært, fremstilt, se C-108/97 og C-109/97 (Windsurfing Chiemsee) avsnitt 36. Forbindelsen mellom den geografiske stedsangivelsen og de aktuelle varene eller tjenestene kan imidlertid også bygge på andre tilknytningsmomenter.

Med henvisning til sin gjennomgang av nyere rettspraksis i VM 19/00091 (Snøhetta) avsnitt 17-19, som blant annet omfatter EU-rettens avgjørelse i T-197/13 (MONACO), la KFIR til grunn at registrerbarheten til geografiske stedsangivelser også vil bero «på hvor sterk stedsnavnets assosiasjonsevne er og i hvilken grad det foreligger en «goodwill» i stedsangivelsen eller ikke. Dermed vil forbindelser mellom stedsnavnet og de aktuelle varene og tjenestene som kan påvirke forbrukerens preferanser, eksempelvis ved å fremkalle positive følelser, rammes av bestemmelsen i varemerkeloven § 14 andre ledd».

I denne vurderingen kom imidlertid KFIR til et annet resultat enn Patentstyret. Mens Patentstyret anså det søkte merket for å være beskrivende for samtlige varer og tjenester som var omfattet av søknaden, foretok KFIR en mer konkret vurdering av de aktuelle varene og tjenestene opp mot omsetningskretsens kunnskap om Andalucía (se avsnitt 21–25). I lys av at KFIR hadde konkretisert omsetningskretsens kunnskap om Andalucía til kunnskap om regionenen som reisemål for sol- og strandferier, samt som kulturdestinasjon, ble merket ikke ansett for å være beskrivende for varer og tjenester som ikke hadde noen naturlig tilknytning til disse særtrekkene ved Andalucía. Et samlet KFIR kom derfor frem til at ANDALUCÍA blant annet kunne gis virkning for ulike tekniske og vitenskapelige instrumenter, diverse elektrovarer, kontorrekvisita, tele- og kringkastingstjenester og lotterivirksomhet. 

For de øvrige varene og tjenestene, særlig typiske suvenirvarer og tjenester som kan gjelde markedsføring av Andalucía som destinasjon, samt en rekke kulturrelaterte tjenester, delte KFIR seg i et flertall og et mindretall. Et samlet KFIR la til grunn at ordet ANDALUCÍA ville være beskrivende for disse gjenværende varene og tjenestene. Uenigheten mellom flertallet og mindretallet gjaldt spørsmålet om den figurative utformingen av merket. Det som ble vurdert var om den figurative utformingen avledet oppmerksomheten fra den språklige betydningen av ordelementet, på en slik måte at merket som helhet formidler et varig inntrykk som gjør det mulig for gjennomsnittsforbrukeren å skille Innehaverens varer og tjenester fra andres, jf. EU-rettens avgjørelser i T-37/16 (CAFFÈ NERO) avsnitt 42, og T-464/08 (Superleggera) avsnitt 31-34.

Flertallets syn

Flertallet kom frem til at den figurative utformingen av merket ikke hadde disse egenskapene, og uttalte med henvisning til avsnitt 27-29 i EU-rettens avgjørelse i T-476/08 (BEST BUY), at det var mer nærliggende «at bruken av farger og skrifttype i større grad vil fremheve det stedsangivende meningsinnholdet i merketeksten, snarere enn å avlede oppmerksomhet vekk», se avsnitt 31. 

Synspunktet blir ikke utdypet nærmere, og det fremstår dermed som uklart hvordan flertallet konkret mente at den figurative utformingen av merketeksten har en slik fremhevende egenskap. Dette trollholdet antar, basert på EU-rettens drøftelsen i avsnitt 27-29 i T-476/08 (BEST BUY), at det er en blikkfangeffekt som KFIR kan ha siktet til i sin uttalelse. Med forbehold om at dette kan være fullstendig skivebom, så kan det være nærliggende å forstå flertallet dit hen at den den figurative utformingen av ANDALUCÍA, på samme måte som BEST BUY, var egnet til å henlede gjennomsnittsbrukerens oppmerksomhet mot merket, og ordelementenes iboende språklige og konseptuelle meningsinnhold, snarere enn å avlede oppmerksomheten fra dette.

Som et støtteargument for sitt syn, viste også flertallet til EUIPOs «Common Communication on the Common Practice of Distinctiveness – Figurative Marks containing descriptive/non-distinctive words» (CP 3), s. 2-5 og 18-22, hvor det fremgår det at bruk av ulike fonttyper eller bruk av farger i merketeksten normalt heller ikke vil tilføre det nødvendige særpreget til et beskrivende tekstelement. Det ble videre vist til følgende eksempel på et ikke-særpreget merke på side 6 i CP 3, som flertallet ikke fant å skille seg nevneverdig fra det søkte merket.

Innehaveren ble heller ikke hørt med at det søkte merket hadde innarbeidet særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum, en anførsel som flertallet avfeier relativt kort ved å bemerke i avsnitt 34 at bruken «av merket som klager har vist, er ikke tilstrekkelig til å endre utfallet av» flertallets vurdering. Dette trollhodet har ikke hatt tilgang til innarbeidelsesdokumentasjonen som ble fremlagt for KFIR av søkeren, og har derfor ikke grunnlag for å ha noen formening om flertallets konkrete vurdering. På generelt grunnlag må det imidlertid kunne sies at terskelen for innarbeidelse av særpreg for kjente stedsnavn må være høy, selv om terskelen i utgangspunktet vil ligge noe lavere enn terskelen for innarbeidelse av varemerkerettslig vern etter § 3 tredje ledd. I Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett 3. utg. fremholdes det blant annet på side 89, med henvisning til avsnitt 47 i EU-rettens avgjørelse i C-108/97 og C-109/97, (Windsurfing Chiemsee) at:

«For de mer kjente stedsnavn må det først være når ordet har oppnådd en annen betydning enn som stedsnavn (sml. Høyesteretts uttalelser om GULE SIDER […]), at det bør bli tale om å godta det til registrering.»   

Flertallet fant heller ikke grunn til å legge avgjørende vekt på at det søkte merket er registrert i EUIPO, og uttalte om dette at:

«Klager har vist til at merket er registrert i EU. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, kan ikke flertallet se at dette kan få avgjørende betydning i denne saken. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor», se avsnitt 35.  

Mindretallets syn

Til forskjell fra flertallet så var imidlertid mindretallet av den oppfatning at den figurative utformingen tilførte merket tilstrekkelig særpreg til å kunne gis virkning, uhindret av varemerkeloven § 14. Dette synspunktet er nærmere begrunnet i avsnitt 37 hvor det heter at:

«Etter mindretallets syn har den konkrete skrifttypen et mer artistisk uttrykk i form av tydelige penselstrøk, og fremstår dermed ikke som en alminnelig standardisert fonttype, men er mer iøynefallende. Sammensetningen av farger fremstår heller ikke tilfeldig, men kan oppfattes som å følge regnbuens fargesammensetning. Mindretallet er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren uten videre vil identifisere dette som regnbuens rekkefølge av farger, hvilket gjør det egnet til å feste seg i bevisstheten i møte med merket, og som dermed vil kunne skille klagers merke fra andres.  Etter mindretallets vurdering vil kombinasjonen av den grafiske utformingen av merketeksten og fargesammensetningen etterlate et inntrykk som er lett å huske hos gjennomsnittsforbrukeren av merket som noe mer enn bare et beskrivende merke, men som en angivelse av en kommersiell opprinnelse.»

Dette trollhodets bemerkninger

Selv om dette trollhodet i og for seg er enig i mindretallet i at den valgte skrifttypen ikke er en standardfont, og at den har et visst artistisk preg, så fremstår ikke den konkrete utnyttelsen av det artistiske spillerommet som slående. Dette trollhodet er også noe usikkert på hvor stor betydning det skal ha for vurderingen etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a at fargevalget ikke fremstår som tilfeldig, all den tid det er omsetningskretsens oppfatning av merket, og ikke prosessen knyttet til merkeinnehaverens utforming av merket, som er det relevante vurderingstemaet etter bestemmelsen. I prinsippet så er også dette trollhodet åpen for en tanke om at fargekombinasjoner kan være egnet til å kommunisere et selvstendig meningsinnhold som kan bidra til særpreg og at regnbuens farger i den aktuelle saken muligens er noe mindre beskrivende enn for eksempel kombinasjonen av rød og gult (det spanske flagget). Bruk av regnbuens farger i markedsføring er imidlertid relativt utbredt, og vanlige konnotasjoner til regnbuen som fred, mangfold, toleranse og kjærlighet er også konnotasjoner som det vil være naturlig å spille på i markedsføringen av reisedestinasjoner, slik som i dette hjemlige eksempelet visit Oslo.

Søksmålsfristen etter varemerkeloven § 52 er ikke utløpt, slik at endelig punktum fortsatt ikke er satt i saken, og immaterialrettstrollet venter i spenning på fortsettelsen. For det tilfelle at søkeren skulle velge å ikke bringe saken inn for domstolene, slik at flertallets ord blir det siste i saken, så vil søkeren eventuelt kunne vurdere om ikke en fellesmerkeregistrering, jf. varemerkeloven § 14 fjerde ledd, jf. § 1 andre ledd vil kunne være en aktuell mulighet.

Som en tilleggsopplysning som neppe er kjent for den norske omsetningskretsen, og som derfor trolig ikke er relevant for den rettslige vurderingen etter varemerkeloven § 14, kan det nevnes at immaterialrettstrollet har en fjern huleboende slektning i Andalucía, nærmere bestemt Indalo fra «Los Letreros» hulen i Almeria. En skikkelig artigkar som var kjent for å vandre rundt med regnbuen over hodet. Ryktene skal ha det til at han er blitt litt av en lokalkjendis siden forrige huletreff, og at han blant stadig avbildes i t-skjorter, kopper, postkort, nøkkelringer og andre suvenirer som selges i regionen. Kanskje tiden snart er inne til å avlegge ham et besøk?

Torger Kielland var del av flertallet i avgjørelsen, og har ikke bidratt til utformingen av innlegget.

Oslo tingrett: Utprøving av luseskjørt og søknad om forskningsmidler ikke nyhetshindrende

For noen uker siden avsa Oslo tingrett dom i sak TOSLO-2018-39917 mellom Salgard AS (Salgard) og Klagenemda for Industrielle Rettigheter (KFIR). Spørsmålet for tingretten var om Salgards utprøving av luseskjørt og søknad om forskningsmidler til denne utviklingen var nyhetshindrende for deres luseskjørtpatent (fluidpermeabelt skjørt), og at dette som følge måtte kjennes ugyldig. Tingretten konkluderte med at verken utprøvingen eller søknaden innebar noen allmenn tilgjengeliggjøring og kom derfor til at patentet hadde nyhet. Tingretten, som var satt med sakkyndige meddommere, kom dermed til motsatt konklusjon av KFIR, og KFIRs vedtak ble derfor opphevet. Tingrettens avgjørelse inneholder flere interessante uttalelser om tilnærmingen ved vurderingen av om fagpersonen vil kunne utøve oppfinnelsen (også kjent som kravet til «enabling disclosure»).

Tegning fra offentlig tilgjengelig patent.
Kilde: Patentstyret

Som en ivrig konsument av både oppdrettslaks og villaks var det med en viss spenning dette immaterialrettstrollet satte seg ned foran skjermen for å bli tatt med på en liten svipptur inn Øksfjorden til en av oppdrettsindustrien indre gemakker, nærmere bestemt til Fornes i Løddingen kommune (ja, vi befinner oss nordpå) der selskapet Nordland Oppdrett AS har et fiskeoppdrettsanlegg.

Som nevnt i IP-trollets månedoppsummering for januar-mars 2019 gjaldt saken et patent for et såkalt fluidpermeabelt (veskegjennomtregende) skjørt som festes rundt oppdrettsmerder for å forhindre at lakselus kommer inn i merdene, samtidig som vann strømmer inn og ut. Patentet har forøvrig vært gjenstand for behandling i en separat sak (link og link) hvor selskapet Cathay Import AS m.fl. ikke fikk medhold i at patentet (den gang eid av Calanus AS’ som dagens eier Salgard senere er skilt ut av) var ugyldig. Ettersom den nye saken gjaldt andre mothold (og stod mellom andre parter) var den tidligere saken ikke til hinder for behandlingen av inneværende sak. I tillegg til KFIR hadde også innsiger i saken, Mørenot Aquaculture AS, meldt seg som partshjelper på saksøktes side.

Under utprøving, og før oppfinnelsen ble patentsøkt, ble deler av Salgards (Calanus’) luseskjørt liggende synlig i havoverflaten ved anlegget på Fornes under nedlodding. Nettet ble også heist opp i perioder på 1-2 dager og spylt i denne perioden. Etter KFIRs vurdering ville en fagkyndig tilskuer ved hjelp av «kikkert og andre hjelpemidler - som for eksempel droner» (og kamera om en leser KFIRs avgjørelse), kunne utlede at nettet var et nett, og ikke en tett presenning. Etter KFIRs oppfatning ville også maskestørrelsen på nettet kunne utledes. Salgard på sin side viste i hovedsak til at anlegget lå på et avsidesliggende sted, og at en fagpersonen på den lovpålagte avstanden til slike anlegg (20 meter etter akvakulturforskriften § 18) ikke ville få nødvendig informasjon til å kunne utøve oppfinnelsen.

Salgard hadde også søkt om forskningsmidler fra forvaltningsorganet RFFNORD forut for inngivelse av patentsøknaden. KFIR mente at også informasjonen Salgard hadde oppgitt i denne søknaden var nyhetshindrende. Salgard hevdet på sin side at denne informasjonen var underlagt lovpålagt taushetsplikt, og at en eventuell tilgjengeliggjøring av denne ikke ville innebære noen allmenn tilgjengeliggjøring etter patentlovens § 2 (1).

Tingrettens avgjørelse

Oslo tingrett tok først stilling til hvorvidt utprøvingen på Fornes var nyhetshindrende. KFIR hadde i den forbindelse anført to selvstendige mothold, nærmere bestemt perioden skjørtet hadde ligget synlig i vannkanten under nedlodding, og perioden skjørtet var opphengt synlig bakpå en anleggsbåt ved spyling. Om KFIRs vurdering av disse motholdene uttalte tingretten at:

«Etter rettens syn er klagenemndas rettslige tilnærming til spørsmålet om hvordan allmennheten ville observere anlegget for generell og virkelighetsfjern. Retten er også̊ uenig med KFIR i at det var mulig å se at skjørtene var vanngjennomtrengelige fra den posisjonen hvor klagenemnda mener at allmenheten kunne forventes å oppholde seg.»

Ved den nærmere vurderingen av KFIRs tilnærming mente retten at KFIRs vurdering, til tross for det rettslige utgangspunktet om at en oppfinnelse er tilgjengelig dersom den muligvis kan observeres, fremstod for løsrevet fra de konkrete forholdene. Selv om et team med fagpersoner ville kunnet oppholdt seg på det aktuelle stedet over en viss periode mens skjørtene var synlige, måtte det etter rettens syn gjøres en mer konkret vurdering av hva slags oppfinnelse det var snakk om, måten den hadde blitt synlig på, og den aktuelle risikoen for at en synliggjøring av oppfinnelsen faktisk vil innebære at noen observerer den. Med andre ord la retten vekt blant annet på sannsynligheten for at noen faktisk ville gjøre de observasjonene som KFIR tok utgangspunkt i ved sin vurdering.

I denne forbindelse viste retten særlig til at Salgard hadde valgt et avsidesliggende sted til å prøve luseskjørtene. Selskapets opplysninger om at ingen uvedkommende hadde blitt observert under utprøvingen, var heller ikke blitt bestridt under prosessen. På tidspunktet for utprøvingen hadde ingen tenkt på, eller hatt tro på, løsningen med å bruke permeable luseskjørt. Til dette bemerket også retten at det var fastslått i lagmannsrettens dom (i den separate, tidligere saken) at fagpersonen ikke var i stand til å resonnere seg frem til løsningen med å benytte permeable skjørt rundt oppdrettsmerdene.

Tingretten mente derfor det var feil å ta utgangspunkt i at en tenkt fagperson skulle observere anlegget med kontinuerlig fokus rettet mot denne egenskapen ved nettet slik KFIR hadde gjort, ettersom:

«En fagperson som var i stand til å forstå at fokuset skulle rettes mot nettopp denne egenskapen ville jo også være i stand til å utøve oppfinnelsen.»

Retten var også uenig med KFIR i at dersom skjørtet faktisk var blitt iakttatt så ville ikke fagpersonen kunne sett eller utledet at nettet var permeabelt, verken under nedloddingen eller vaskingen. Det ble i denne forbindelse vist til at ansamlingen av luft under skjørtet ved nedloddingen tvert imot ville gjort det nærliggende å tenke at skjørtet ikke var særlig permeabelt. Etter rettens syn ville det, selv med KFIRs tilnærming, være:

«høy[s]t usikkert om skjørtets vanngjennomtrengelige egenskaper ville være synlig for en fagperson som hadde kontinuerlig fokus rettet mot nettopp denne egenskapen.»

Tingretten kom etter dette til at fagpersonen ikke ville kunne utøve oppfinnelsen på bakgrunn utprøvingsmotholdene, og at disse således ikke var nyhetshindrende for Salgards patent.

Ved vurderingen av om søknaden om forskningsmidler var nyhetshindrende pekte retten på at RFFNORD som forvaltningsorgan var underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 for ulike forretningshemmeligheter organet måtte komme i besittelse av. Retten viste i denne sammenhengen til at hensyn til forskning og utvikling på nye produkter tilsa at søkere på offentlige forskningsmidler som Salgard måtte kunne forvente at slike opplysninger ble holdt hemmelige ved den offentlige søknadsbehandlingen, også uavhengig av om det kunne tenkes at søkeren på et tidligere tidspunkt kunne tenkes å samtykke til nyhetshindrende tilgjengeliggjøring. Dette motholdet ble derfor heller ikke ansett nyhetshindrende.

Tingretten konkluderte etter dette med at KFIRs vedtak om å kjenne Salgards patent ugyldig må oppheves. Dommen er påanket.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Avgjørelsen er interessant ettersom den tilsynelatende gir anvisning på en mer konkret og pragmatisk tilnærming til tilgjengeliggjøringsvurderingen ved utprøving enn det som må antas å være gjeldende rett forut for avgjørelsen.

Som tingretten selv er inne på er det rettslige utgangspunktet ved vurderingen av om en oppfinnelse er tilgjengeliggjort i patentlovens forstand svært strengt, i den forstand at selv en teoretisk mulighet for at slike oppfinnelser kan observeres normalt vil anses som nyhetshindrende.

Illustrasjon fra offentlig tilgjengelig patent.
Kilde: Patentstyret

Når tingretten beveger seg bort fra dette utgangspunktet og viser til at hvorvidt (utprøvings)motholdet er nyhetshindrende må bero på de konkrete forholdene ved bl.a. oppfinnelsen og motholdet, bygger retten tilsynelatende utelukkende på reelle hensyn (også forankret i juridisk teori, Stenviks «Patentrett» s. 170 og s. 191). Det har blitt hevdet at rettens tilnærming kan ha sammenheng med det tidligere særnorske prøvingsunntakene (et slikt unntak kan vanskelig opprettholdes etter Rituximab-avgjørelsen). Dette immaterialrettstrollet er enig i at den vurderingen retten gir anvisning på i realiteten har mange likhetstrekk ved det tidligere prøvingsunntaket, og at det kan synes som at dette «bakes» inn implisitt i nyhetsvurderingen. Dersom dette skulle være tilfellet er det interessant (og paradoksalt) å merke seg at retten tilsynelatende ikke vurderer behovet for utprøvingen (mht. patentering), noe som stod svært sentralt ved det tidligere utprøvingsunntaket (og som KFIR tilsynelatende la avgjørende vekt på ettersom utprøvingen etter deres syn hadde vart lenger enn nødvendig).

Videre mener dette immaterialrettstrollet at hvorvidt det kan legges vekt på sannsynligheten for at noen faktisk ville gjøre de relevante observasjonene er et rettslig spørsmål, og at det kan stilles spørsmål ved den rettslige forankringen av den vurderingen tingretten gir anvisning på. Når det gjelder henvisningen til Stenvik s. 191 hvor det åpnes for at det unntaksvis kan tenkes at en oppfinnelse kan ha nyhet selv om den rent teoretisk kunne vært avdekket, vises det til eldre norsk og svensk rettspraksis (hhv. Bryn 1932 s. 66 og NIR 2009 s. 309). Dette immaterialrettstrollet kan umiddelbart ikke se at i hvert fall den refererte svenske avgjørelsen gir støtte for et slikt synspunkt (jf. blant annet uttalelsen om at «Med de förutsättningar som stod fackmannen till buds, hade en analys av de aktuella härdarna därför inte lett till att uppfinningen avslöjades»).

Også i EPO-praksis er det tilsynelatende få saker om nyheten til oppfinnelser som er utøvd ved at man har brukt et produkt eller utøvd en fremgangsmåte forut for søknadstidspunktet. EPOs praksis knyttet til nyheten av produkter som er solgt før søknadstidspunktet synes imidlertid å legge til grunn at sannsynligheten for at noen ville ha undersøkt produktet i utgangspunktet er uten betydning. Stenvik viser selv på side 192 til en avgjørelse fra EPOs Board of Appeal (T 952/92 Packard) der det ble uttalt at «The likelihood or otherwise of a skilled person analysing such a prior sold product (motholdet), and the degree of burden (i.e. the amount of work and time involved in carrying out such an analysis), is in principle irrelevant to the determination of what constitutes the state of the art». Avgjørelsen fra EPOs Enlarged Board of Appeal i G 1/92 synes også å gi støtte for en slik streng tilnærming. Det er vanskelig å se hvorfor dette skal stille seg annerledes for offentlig utnyttelse som består i bruken av et produkt.

Selv om det ifølge retten er høyst usikkert om Salgards patent ville blitt kjent ugyldig som følge av de to utprøvingsmotholdene også ved en mer tradisjonell (les KFIRs) tilnærming, skal det bli svært interessant å se om tingrettens tilnærming blir fulgt opp i senere avgjørelser. Dersom tingrettens tilnærming i denne saken følges opp vil dette etter immaterialrettstrollets syn etter de konkrete omstendighetene kunne innebære en innsnevring av hvilke (utprøvings)mothold som kan anses nyhetshindrende. Det kan eventuelt også stilles spørsmål ved om en slik regel for utprøvinger synes balansert i forhold til andre typer mothold, som for eksempel dokumenter, hvor det også kan fremstå nærmest usannsynlig at fagpersonen faktisk ville kommet i besittelse av disse.

Som tidligere indikert er det også et interessant spørsmål hvorvidt tingrettens tilnærming i denne saken er i samsvar med EPC artikkel 54 (2) og tilhørende EPO-praksis.

Vi gjør oppmerksom på at to av Immaterialrettstrollets øvrige hoder, Yngve Øyehaug Opsvik (advokat i Advokatfirmaet Grette), har bistått Salgard AS i saken. Han har ikke medvirket til dette innlegget. Det samme gjelder for Vincent Tsang som tidligere har jobbet i Grette, og som bistod Salgard i de tidligere inngrepssakene for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Tingretten opphever KFIRs avgjørelse vedrørende merket NEVER STOP EXPLORING

Oslo tingrett opphevet ved dom av 19.2.19 Klagenemndas avgjørelse vedrørende flerordsmerket NEVER STOP EXPLORING. I motsetning til Klagenemnda, kom tingretten til at merket hadde varemerkerettslig særpreg, for blant annet ryggsekker, klær og salgstjenester relatert til camping og friluftsliv.

Klagenemndas avgjørelse og partenes anførsler

Både Patentstyret og Klagenemnda kom til at merket ikke var beskrivende, men nektet merket registrert på bakgrunn av manglende særpreg, jf. vare­merke­loven § 14 første ledd, andre punktum. Klagenemnda viste til at den norske gjennom­snitts­for­brukeren anses å ha gode engelsk­kunnskaper, og at merke­teksten ville oppfattes som «stopp aldri med å utforske/oppdage». Merket ga således et klart budskap, men dette var etter nemndas syn ikke egnet til å feste seg i gjennom­snitts­for­brukerens beviss­thet, og ville ikke bli oppfattet som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Dette ble gjentatt for tingretten.

Saksøkte viste på sin side til at terskelen for når et merke skal anses særpreget generelt er lav, og at det i henhold til praksis fra EU ikke skal anvendes en strengere distinktivitetsnorm for flerordsmerker eller slagord, enn for andre merker. Videre ble det anført at det aktuelle merket oppfylte garantifunksjonen og at det ville skape undring, og sette i gang en tankeprosess, hos gjennom­snitts­for­brukeren. Det ble også anført at nyere avgjørelser om flerordsmerker fra Klagenemnda så vel som Patentstyrets, var for streng sammenlignet med praksis fra EU.

Rettens vurdering

Tingretten viste til at det ikke skal oppstilles en strengere norm for slagord enn for andre typer merker, og etter en gjennomgang av rettskildebildet kom tingretten til at det avgjørende måtte være om det aktuelle merket er egnet til å feste seg i gjennom­snitts­for­brukerens bevissthet.

Saksøker hadde vist til at det aktuelle merket er registrert i 53 jurisdiksjoner og i totalt 80 land, herunder EU, Australia og Sveits. Om disse registreringene skulle tillegges betydning i nærværende sak skrev tingretten følgende «I utgangspunktet viker retten tilbake for å legge stor vekt på dette, iallfall sett isolert. Om andre registreringer uten videre skal gis betydning, skapes det prinsipielt sett grobunn for sirkelresonnementer.» Til støtte for at registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner, ikke skulle tillegges vesentlig vekt ble det vist til avgjørelsen om merket Route 66 fra Høyesterett.

Tingretten viste så til en avgjørelse fra lagmannsretten (LB-2017-105565 trådkors). I denne avgjørelsen viste lagmannsretten til Høyesteretts uttalelser i Route 66, og kom til at registrering fra OHIM ikke skulle tillegges vesentlig vekt, men at dette ikke var det samme som at OHIMS avgjørelse om registrering av det aktuelle merket, var irrelevant.

Tingretten oppsummerte betydningen av at merket var registrert i andre jurisdiksjoner slik:

«vurderingen av hvilken betydning det skal ha at varemerket er registrert i utlandet, må baseres på både hvor de utenlandske registreringene er gjort, og ikke minst på om det er holdepunkter for at den norske omsetningskretsen skiller seg nevneverdig fra omsetningskretsen i landene det er snakk om. Basert på omstendighetene kan de utenlandske registreringene få en viss selvstendig betydning.»

Retten pekte så på at Klagenemnda hadde fremhevet to ting som gjorde at den norske gjennom­snitts­forbrukeren ville oppfatte det aktuelle merket annerledes enn gjennom­snitts­forbrukeren i andre jurisdik­sjoner. For det første ble det frem­hevet at nordmenn generelt har gode engelskkunnskaper. For det andre ble det påpekt at vi i Norge har en kultur som oppfordrer til friluftsliv.

Foto: DNT.no

Det ble imidlertid ikke ført bevis for hvordan disse antagelsene stod seg sammenlignet med andre land, og etter tingrettens syn var det liten grunn til å tro at den norske gjennom­snitts­for­brukeren i nevneverdig grad oppfatter merket annerledes enn gjennom­snitts­for­brukeren i andre land. Tingretten tilla følgelig det at merket var registrert i andre jurisdiksjoner «en viss betydning ved vurderingen».  

Når det gjelder Klagenemndas anførsel om at nordmenn generelt er gode i engelsk skrev tingretten følgende:

«Den norske gjennom­snitts­for­brukerens engelskkunnskaper må antas å være forholdsvis gode, slik staten har påpekt. Retten mener likevel at slagordet i denne saken ikke uten videre kan likestilles med ikke slutt med å utforske, som det kanskje kan oversettes til. Slik retten ser det underbygger språkvalget at slagordet avkrever en fortolkningsprosess hos den norske forbrukeren, om enn kun i så liten grad at momentet neppe kan gis den største selvstendige betydning i helhetsvurderingen.»

Videre fremhever retten at merket spiller på aktivitet lekenhet og utforskning i friluftssammenheng, og at dette ligger «tett opp til positive assosiasjoner» som friluftslivet kan forbindes med. Dette svekket merkets særpreg, men var ikke nok til å nekte registrering. Tvert imot kom retten til at merket avkrever en viss fortolkningsprosess hos gjennom­snitts­for­brukeren, og etter rettens syn dannet ordene i merket «et ganske slående uttrykk», som var egnet til å angi kommersiell opprinnelse.

Dette trollets vurdering

I tråd med rådende rettskildebilde kommer tingretten til at terskelen for når et merke skal anses som særpreget må settes lavt, og at det ikke er grunn til å stille strengere krav til flerordsmerker, enn til andre merker. Det samme viser imidlertid Klagenemnda til i sin avgjørelse. Det som synes å skille tingrettens og Klagenemndas vurderinger, er at tingretten la noe vekt på at merket er skrevet på engelsk, og noe vekt på at merket var registrert i land med sammenlignbar omsetningskrets. Videre ser det ikke ut til at tingretten la noe vekt på at gjennom­snitts­for­brukeren ikke har for vane å utlede kommersiell opprinnelse fra slagord, i den konkrete vurderingen.

Der Klagenemnda kom til at merketeksten medførte at merket manglet særpreg, pekte tingretten på at merketeksten spilte på lekenhet, nysgjerrighet og utforskning i friluftsammenheng, og at dette kun svekket merkets særpreg. Dette trollet forstår tingretten slik at merket så vidt er særpreget. Dette underbygges av at tingretten, i relasjon til de assosiasjonene merker gir, pekte på at også andre aktører vil ha behov for å bruke slike assosiasjoner i sin markedsføring av lignende varer og tjenester. Sett hen til de aktuelle varene og tjenestene, merketekstens innhold og tingrettens uttalelse om merkets svekkede særpreg, kan beskyttelsesomfanget neppe være særlig omfattende.

KFIR søker nye nemndsmedlemmer

Kilde: KFIR/Rett24.no

Klagenemda for industrielle rettigheter (KFIR) søker nye nemndsmedlemmer med juridisk og teknisk bakgrunn innenfor industrielt rettsvern.

Som de fleste av IP-trollets lesere kjenner til er KFIR et uavhengig, domstollignende organ som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet, og som etter klage overprøver Patentstyret avgjørelser om blant annet patent-, varemerke- og designrettigheter.

Det søkes etter nye juridiske nemndsmedlemmer primært for å avvikle saker innen patent-, varemerke- og foretaksnavnklager. På teknisk side søkes det særlig etter spesialister innen kjemi, maskin og elektro.

Nemndsmedlemmene oppnevnes fra sak til sak, og stillingene er forenlig med arbeid i full stilling i annen virksomhet. De nye nemndsmedlemmene vil oppnevnes for 3 år fra 1. april 2019.

Du kan lese mer om stillingsutlysningene her.

Søknadsfrist er 8. februar 2019.

KFIR: avgjørelser om forvekslingsfare og merkefamilier

Jan Vardøen, mannen bak den kjente pizzarestauranten Villa Paradiso, har søkt varemerkebeskyttelse for merker inneholdende elementet "Paradiso" blant annet for bruk for en serie viner. Registreringene ble møtt med innsigelser som nå er ferdigbehandlet av Klagenemnda for Industrielle Rettigheter (KFIR).

Hennessys figurmerke med teksten Hennessy Paradis
(Kilde: Patentstyret)

Klagenemnda har avsagt avgjørelser i tre innsigelsessaker (sak 17/00075, sak 17/00076 og sak 17/00077) om ordmerker inneholdende elementet «paradiso». Det franske cognachuset Hennessy hadde levert innsigelser mot Park Partner AS’ registreringer av merkene VILLA PARADISO, PICCOLO PARADISO og VINO PARADISO, blant annet for vin og alkoholholdige drikker. Innsigelsene var begrunnet med fare for forveksling med Hennessys tidligere registrerte ordmerker registrert for alkoholholdige drikker, PARADIS og PARADIS IMPERIAL, samt et tredimensjonalt merke bestående av en flaske med teksten «Hennessy Paradis».

KFIR fokuserte på likheten med Hennessys ordmerke PARADIS, idet dette merket var mest likt merkene innsigelsen var rettet mot. I vurderingen av kjennetegnslikhet uttalte KFIR at merket hadde en middels grad av iboende særpreg. Det er et ord med en kjent, positiv betydning, men uten noen relevant betydning for de aktuelle varene.

I vurderingen av merkene VILLA PARADISO og PICCOLO PARADISO delte KFIR seg i et flertall og et mindretall. Flertallet kom til at ulikhetene mellom merkene og det eldre merket PARADIS var så store at det ikke forelå fare for forveksling. Både visuelt og fonetisk var det store ulikheter mellom merkene. De yngre merkene besto av flere ord og stavelser, og elementene VILLA og PICCOLO bidro til å svekke likheten mellom merkene. Det var også konseptuelle forskjeller mellom merkene. Der PARADIS gir assosiasjoner til en «en paradisisk tilstand» ville VILLA PARADISO gi assosiasjoner til et paradisisk, geografisk sted i Spania eller Italia. Tilsvarende ville merket PICCOLO PARADISO gi assosiasjoner til et lite, paradisisk sted. Det forelå dermed ikke forvekslingsfare, og registreringene kunne derfor opprettholdes.

Mindretallet la i motsetning til flertallet i begge saker til grunn at PARADISO var det dominante elementet i merket. Elementet VILLA ville gjennomsnittsforbruken av de aktuelle varene oppfatte som beskrivende, fordi italienske produsenter bruker ordet «villa» i betydningen «vinhus». Når det gjaldt elementet PICCOLO ville ordets italienske betydning, «liten», umiddelbart forstås av gjennomsnittsforbrukeren. Dette ville dermed bare oppfattes som en størrelsesangivelse. Når man så bort fra disse beskrivende elementene var det klare visuelle og fonetiske likheter mellom merkene, og konseptuelt ville både det eldre og de yngre merkene bli oppfattet som en henvisning til «paradis».

Årsaken til dissensene i sakene synes å være uenighet om hvilke evner som skal tillegges gjennomsnittsforbrukeren. Mindretallets vurderinger bygger på at gjennomsnittsforbrukeren vil ha kjennskap til italiensk vinterminologi, og er så godt kjent med italiensk at PICCOLO uten videre bare vil oppfattes som en størrelsesangivelse. Flertallet begrunner ikke sin konklusjon om at elementene ikke er beskrivende, men denne må være basert på at gjennomsnittsforbrukeren ikke tillegges slike evner. Avgjørelsene illustrerer derfor den store betydningen definisjonen av gjennomsnittsforbrukeren har i vurderingen av kjennetegnslikhet.

I vurderingen av merket VINO PARADISO la nemnda til grunn at elementet VINO var beskrivende for alkoholholdige drikkevarer. På grunn av de store likhetene mellom elementene PARADIS og PARADISO kom KFIR i denne saken enstemmig til at det forelå forvekslingsfare, og opphevet registreringen for varer i klasse 33.

Hennessy hadde i sakene anført at merkene inngikk i en merkefamilie. Dersom varemerker inngår i en slik familie vil dette kunne øke risikoen for forveksling. Klagenemnda viste til at det etter praksis fra EU-domstolen kreves at to vilkår er oppfylt for at man kan legge til grunn at det foreligger en merkefamilie. For det første må det dokumenteres at merkene som påberopes som registreringshindrende er tatt i bruk, og for det andre må de ha et fellestrekk som knytter merkene sammen. I sakene var det ikke dokumentert at merkene var tatt i bruk, og anførselen måtte derfor avvises. KFIR bemerket at VILLA PARADISO og PICCOLO PARADISO uansett ikke ville oppfattes som en del av en eventuell merkefamilie. Plasseringen av elementene i merkene var for ulike Hennessys merker.

Høyesterett opprettholder KFIRs vedtak om delvis opphevelse av registreringen av ordmerket «Route 66»

Høyesterett avsa 1.1.2016 dom hvor KFIRs vedtak om delvis opphevelse av registrering av ordmerket «Route 66» ble opprettholdt. 

«Route 66» er, som Immaterialretts­trollets lesere trolig er kjent med, en tidligere hovedvei i USA fra Chicago, Illinois til Santa Monica i Los Angeles, California. Veien var frem til 1985 en del av U.S. Highway System. 

Den inter­nasjonale registrer­ingen av varemerket «Route 66» ble gitt virkning i Norge 20. januar 2006 for klassene 9, 16, 35, 39, 41, 42, 43 og 45. Etter begjæring om administrativ overprøving ble merket delvis satt til side som ugyldig for visse varer og tjenester innenfor enkelte av klassene.  Etter vedtak av KFIR omfattet nektelsen følgende varer og tjenester:

«Klasse 9:

Data processing and computer equipment, particularly for route planners; computer programs and software (recorded), particularly for route planners, all such equipment and devices are wirelessly-operated or operated via global computer networks (the Internet). 

Klasse 16:

Photographs; geographical maps. 

Klasse 39:

Transport; transport logistics, including information on the specific location of means of transport or transported goods or persons; traffic information; information agencies providing information in connection with arranging travel and excursions. 

Klasse 41:

Information agencies providing information in connection with entertainment and sporting and cultural activities; exploitation of electronic (non-downloadable) publications online. 

Klasse 43:

Information agencies providing information in connection with providing of food and drink and temporary accommodation in restaurants, campsites and hotels; temporary accommodation reservations.»

Innehaver av merket, Tempting Brands AG, anla søksmål mot staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter med påstand om at klagenemndas vedtak skulle kjennes ugyldig. Både tingretten og lagmannsretten kom til at vedtaket var ugyldig. Høyesterett kom derimot til motsatt resultat.

Høyesterett la til grunn at en norsk gjennomsnittsforbruker ville oppfatte «Route 66» som et geografisk sted, selv om det var snakk om en lang veistrekning og ikke ett konkret sted. Gjennomsnittsforbrukeren ville også være klar over at det er mulig å besøke «Route 66». Dette ble ikke endret av at «Route 66» ikke lenger var en offisiell hovedvei.

Høyesterett påpekte at de varer og tjenester nektelsen gjelder er reiselivs- og transportrelaterte, og at en norsk forbruker som vurderer eller planlegger en reise til «Route 66» naturlig vil orientere seg om ulike reiselivsrelaterte varer og tjenester gjennom blant annet nettsider og ulike publikasjoner. For forbrukeren vil da merket «Route 66» fremstå som en beskrivelse av egenskaper ved varen eller tjenesten.

Den omstendighet at «Route 66» også var kjent som et begrep som kan fremkalle ulike former for følelser, knyttet til blant annet frihet og nostalgi kunne ikke endre dette, da det var nettop slike følelser som gjør «Route 66» attraktivt som reisemål. At et merke fremstår som suggestivt, er dermed ikke avgjørende dersom merket samtidig er beskrivende.

KFIRs spørsmål til EFTA-domstolen vedrørende varemerkeregistrering av Vigeland

Varemerkesøknad: 201400304

Som tidligere omtalt har KFIR besluttet å forelegge sak om varemerkeregistrering av gjengivelser av Gustav Vigelands kunst for EFTA-domstolen. Spørsmålene ble oversendt domstolen 22.3.16, og er nå offentlige:

1. May trademark registration of copyright works, for which the protection period has expired, under certain circumstances, conflict with the prohibition in Article 3(1)(f) of the Trade Marks Directive on registering trademarks that are contrary to 'public policy or ... accepted principles of morality'?
2. If question 1 is answered in the affirmative, will it have an impact on the assessment that the copyright work is well-known and of great cultural value?
3. If question 1 is answered in the affirmative, may factors or criteria other than those mentioned in question 2 have a bearing on the assessment, and, if so, which ones? 
4. Is Article 3(1)(e)(iii) of Directive 2008/95/EC applicable to two- dimensional representations of sculptures?
5. Is Article 3(1)(c) of Directive 2008/95/EC applicable as legal authority for refusing trademarks that are two or three- dimensional representations of the shape or appearance of the goods?
6. If question 5 is answered in the affirmative, is Article 3(1)(b) and (c) of Directive 2008/95/EC to be understood to mean that the national registration authority, in assessing trademarks that consist of two or three-dimensional representations of the shape or appearance of the goods, must apply the assessment criterion of whether the design in question departs significantly from the norm?

Som det fremgår relaterer spørsmålene seg til om registrering av et varemerke som ikke lenger har opphavsrettsbeskyttelse er i strid med offentlig orden og moral, anvendelsen av unntaket for form som gir varen en særlig verdi på todimensjonale representasjonen av skulpturer, og anvendelsen av unntaket for  beskrivende merker på to- og tredimensjonale gjengivelser av form mv. 

Vigeland til EFTA-domstolen

Varemerkesøknad
201207491A

Oslo kommune søkte i 2013 om varemerkeregistrering av om lag 90 gjengivelser av Gustav Vigelands kunst, blant annet «Sinnataggen» og flere avbildninger av deler av utsmykningen på støpjernsporten ved inngangen til Frognerparken.

Da mange av sakene stilte lignende spørsmål, ble syv av sakene avgjort av Patentstyret og deretter påklaget til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). De øvrige sakene ble satt i bero inntil de påklagede sakene er endelig avgjort.

Patentstyret har i hovedsak tillatt registrering i klasser hvor utnyttelsen av avbildningene som kunstverk er mer perifer, men nektet registrering i klasser som innebærer en mer direkte utnyttelse av de aktuelle kunstverkene. For registreringen av svart-hvitt-bildet av Sinnataggen innebærer dette for eksempel at merket blant annet er tillatt registrert i klasse 28 for spill og leketøy, men blant annet nektet registrert i klasse 6 for varer av uedelt metall, klasse 14 for varer av edle metaller og klasse 16 for papir og trykksaker. Dersom dette blir opprettholdt vil dette innebære at Oslo kommune blant annet ikke får enerett til å selge statuetter og postkort av Sinnataggen.

Det skal bemerkes at Oslo kommune også har søkt registrert flere merker som gjengir Edvard Munchs malerier, blant annet «Skrik» og «Vampyr». Disse sakene reiser tilsvarende spørsmål, og der derfor også satt i bero inntil de øvrige sakene er endelig avgjort.

KFIR har nå kommet til at de vil benytte seg av adgangen til å forelegge saken for EFTA-domstolen for en rådgivende uttalelse i saken. Saken er nå oversendt søker og Patentstyret for uttalelse om den nærmere formulering av spørsmålene til domstolen. KFIR vurderer det slik at spørsmålene ikke bare bør knytte seg til spørsmålet om merkene har tilstrekkelig særpreg etter vml. § 14, men også til spørsmålet om registrering vil stride mot «offentlig orden eller moral» (vml. § 15 første ledd bokstav a) eller er av en slik art at den «tilfører varen en betydelig verdi» (vml. § 2 andre ledd tredje alt.)

KFIR: Varemerke som inneholder betegnelsen APOTEK kan registreres uavhengig av forbudet mot registrering av varemerker som strider mot lov i vml. § 15 a)

KFIR traff 13.1.2015 avgjørelse i sak VM 14/009 og VM 14/010, hvor man kom til at to varemerker inneholdende betegnelsen APOTEK kunne registreres uavhengig av forbudet mot registrering av varemerker som strider mot lov i vml. § 15 a). Dette ble begrunnet med at apotekloven § 1-5 andre ledd bare forbyr bruk, men ikke registrering, av betegnelsen «apotek» for andre enn offentlig godkjente apotek. 

Apotek Hjärtat AB søkte i 2010 om registrering av ordmerket APOTEK HJÄRTAT (søknadsnr. 201004896) og et kombinert merke med ordet APOTEK og et omriss av et hjerte (søknadsnr. 201004897) 

Begge søknadene ble avvist av Patentstyret, fordi merket APOTEK ble ansett å stride mot lov, jf. vml. § 15 bokstav a. Apotekloven § 1-5 andre ledd forbyr bruk av «ordet apotek og sammensetninger som inneholder dette ordet … som betegnelse for noen virksomhet som ikke er offentlig godkjent apotek». Dette ble av Patentstyret også ansett å omfatte registrering av varemerker.

KFIR la derimot til grunn vml. § 15 a), jf. apotekloven § 1-5 andre ledd ikke kunne forstås slik at den forbød registrering av varemerker som inneholdt betegnelsen APOTEK, selv om det etter loven er  knyttet begrensninger til bruk  av betegnelsen apotek.

Klagenemnda påpekte at forarbeidene, selv om de var svært knappe, trakk i retning av at det ved forståelsen av vml. § 15 skal sondres mellom vilkår for registrering og vilkår for bruk. I samme retning trakk Pariskonvensjonen artikkel 7, som sår fast at «i intet tilfelle kan beskaffenheten av den vare som varemerket skal anvendes på, utgjøre noen hindring for merkets registrering». I samme retning trakk den tilsvarende bestemmelsen i TRIPS artikkel 15.4: «The nature of the goods or services to which a trademark is to be applied shall in no case form an obstacle to registration of the trademark.»  (punkt 17)

På tilsvarende måte ga juridisk litteratur uttrykk for at forbudet i vml. § 15 bokstav a retter seg mot varemerker som i seg selv er lovstridige, ikke mot varemerker som lovgivningen begrenser adgangen til å bruke.

Praksis fra Patentstyrets 2. avdeling var sprikende, og kunne ikke anses avgjørende. (punkt  20) Når man da tok i betraktning at Patentstyrets tolkning ville innebære et unødig og kompliserende element ved etablering av næringsvirksomhet som apotek, tilsa ingen sterke reelle hensyn at man la til grunn en tolkning en tolkning der apoteklovens bruksvilkår anses oppfylt gjennom en ren registrering. (punkt 21)

Apoteklovens bestemmelser om konsesjon for apotekvirksomhet kunne etter dette ikke å anse som en registreringshindring som strider mot lov når konsesjon ikke foreligger. (punkt 23)

Immaterialrettstrollets betraktninger

Tecethopa, tidl. Apothecet på St. Olavs plass.
Kilde: Wikipedia

Det tradisjonelle immaterialrettslige utgangs­punktet er at et  varemerkerett gir en negativ rett – en rett til å nekte andre å benytte det registrerte merket – men ikke en positiv rett til selv å utnytte merket. Slik positiv bruk kan med andre ord være avskåret etter annen lovgivning, typisk apoteklovens begrensninger knyttet til betegnelsen «apotek». Den omstendighet at bruk av et varemerke er i strid med lov, skulle etter dette ikke være et hinder for registrering.

Varemerkedirektivet har, som KFIR påpeker, ingen tilsvarende bestemmelser. Svensk og dansk rett, hvor varemerkelovene benytter den samme formuleringen som vml. § 15 bokstav a, gir heller ikke noe klart svar.

Svensk og dansk litteratur synes på samme måte som norsk litteratur å sondre mellom merker som i seg selv strider mot lov, og merker som kan anvendes på bestemte vilkår.

Tysk og engelsk rett synes derimot klarere å gi uttrykk for at adgang til lovlig bruk er et vilkår også for registrering. MarkenGesetz § 8 (2) nr. 9 – utelukker for eksempel uttrykkelig registrering dersom bruk av et varemerke vil være i strid med lov: «Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, deren Benutzung  ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann». (kursivert her) Kravet til at bruken klart («ersichtlich») skal stride mot lov som beskytter offentlige interesser, åpner imidlertid tilsynelatende for en mer fleksibel standard. Men dette er tilsynelatende uavklart i praksis.

Den engelske Trade Mark Act Section 3 (4) gir derimot klarere uttrykk for at bruken i seg selv må være lovlig ved registreringen, når det sies at «a trade mark shall not be registered if or to the extent that its use is prohibited in the United Kingdom by any enactment or rule of law or by any provision of Community law». (kursivert her) 

Tøyen tannlegevakt - i strid med strl. § 328,
jf Rt. 2010 s. 593

Det er ganske klart at tegn som i seg selv strider mot lov ikke bør kunne registreres som vare­merker. Dette gjelder for eksempel merker som inneholder offentlige symboler eller andre symboler hvis bruk er forbudt etter straffeloven § 328.

Hvorvidt man også nekter registrering av merker hvor bruk er forbudt, men kan tillates på visse vilkår, vil etter dette dels bestå i en tolkning av om den aktuelle forbudsregelen isolert sett utgjør en registreringshindring og dels i om andre hensyn tilsier at forbudet utgjør en registreringshindring.

En regel hvor man forutsetter at vilkårene for bruk må være tilstede på søknads- eller registreringstidspunktet vil være enklest å håndheve, fordi Patentstyret da kan nekte registrering inntil vilkårene for bruk er tilstede. På den annen side kan den enkelte forbudsregel tilsi forskjellige avveininger mht. om regelen utgjør en registreringshindring. Det ligger i dette at andre regler som gir tillatelse til bruk på vilkår enn apotekloven § 1-5 kan innebære en registreringshindring. Et mulig eksempel på dette, som KFIR også nevner, er Patentstyrets 2. avdelings avgjørelse 7795.

Spørsmålet er om man også innenfor samme betegnelse kan sondre mellom tilfeller der  søker sannsynligvis vil oppfylle vilkårene for lovlig bruk og andre tilfeller. Selv om det ikke sies uttrykkelig, synes KFIRs avgjørlse til dels å være begrunnet i at søker er i ferd med å etablere apotekvirksomhet i Norge og trolig vil få konsesjon til å drive slik virksomhet etter apotekloven § 1-4. Det virker da formalistisk å nekte registrering frem til slik konsesjon foreligger. (punkt 21)

Hvorvidt søker sannsynligvis vil oppfylle vilkårene for bruk etter apotekloven § 1-5 synes imidlertid å ligge utenfor vurderingen av om registrering av varemerke vil stride mot lov etter vml. § 15 bokstav a. Dette vil innebære at det er mulig å registrere merker som inneholdet betegnelsen «apotek» selv om det ikke er utsikter til at søker vil oppfylle vilkårene for bruk. Slike merker vil riktignok kunne kreves kjent ugyldig etter fem år, jf. vml. § 37. I mellomtiden vil de imidlertid kunne fungere som registreringshindringer for nyere søknader. Det kan imidlertid stilles spørsmål om hvor stort problem dette egentlig vil være.