Registrering av obskøne ord og uttrykk som varemerker – en tur over Atlanteren og en mer nyansert europeisk tilnærming?

Amerikansk høyesterett avsa 24. juni 2019 dom i Iancu v. Brunetti. Det ble her lagt til grunn at nektelse av registrering av varemerket FUCT fordi det ble ansett som «immoral ... or scandalous», måtte oppheves fordi slik nektelse var i strid med ytringsfriheten i det første grunnlovstillegget. En drøy uke senere, den 2. juli, avga Generaladvokat Bobek sin anbefaling i sak C‑240/18, hvor han anbefaler EU-domstolen å oppheve en avgjørelse om å nekte registrering av varemerket FACK JU GÖHTE fordi det var i strid med varemerkeforordningen artikkel 7(1)(f), som forbyr registrering av varemerker som er i strid med «accepted principles of morality».

Gitt dommen i Matal v. Tam fra 2017, hvor amerikansk høyesterett fant at nektelse av registrering av THE SLANTS (en nedsettende betegnelse på asiater) var i strid med det første grunnlovstillegget, er konklusjonen i Iancu v. Brunetti ikke overraskende. Om Generaladvokatens anbefaling i C‑240/18 blir fulgt opp av EU-domstolen, signaliserer den derimot tilsynelatende en mer nyansert europeisk tilnærming til spørsmålet om registrering av støtende varemerker.

Varemerket FUCT i bruk
Foto: Charley Gallay/Getty Image

U.S. Supreme Courts avgjørelse i Iancu v. Brunetti

Klesmerket FUCT ble etablert i 1990. I 2011 søkte innehaver Erik Brunetti om registrering av ordmerket FUCT blant annet for klær, og anførte at FUCT var et akronym for "Friends you can't trust". De amerikanske varemerkemyndighetene (USPTO) lot seg imidlertid ikke lure, og la til grunn at FUCT måtte forstås som en omskriving av ordet «fuck» i preteritum. Registreringen ble derfor avslått fordi merket måtte anses som «immoral ... or «scandalous» etter den amerikanske varemerkeloven § 1052 bokstav a. Dette ble opprettholdt av appellnemnden for patent og varemerkesaker (TTAB). Ankedomstolen, Federal Circuit, var enig i at merket var «vulgar and scandalous», men at nektelse på dette grunnlaget var i strid med ytringsfriheten i det første grunnlovstillegget.

Dette var flertallet i høyesterett på seks dommere enige i. I 2017 hadde høyesterett kommet til tilsvarende resultat i Matal v. Tam. Saken dreide seg om nektelse av registrering av ordmerket THE SLANTS – en nedsettende betegnelse på asiater, som varemerke for et rockeband bestående av medlemmer med asiatisk opprinnelse. Merket var nektet registrert fordi dette ble ansett som «disparaging» etter den amerikanske varemerkeloven § 2. En mer kjent sak om samme bestemmelsen er opphevelsen av flere varemerker tilhørende det amerikanske fotballlaget Washington Redskins, da "redskins" ble ansett som en nedsettende betegnelse på amerikanske indianere.

Høyesterett la i Matal v. Tam til grunn at en lovbestemmelse som nekter av registrering av et varemerke er i strid med ytringsfriheten i det første grunnlovstillegget dersom bestemmelsen er basert på en subjektiv vurdering. Dette var tilfellet for forbudet mot registrering av varemerker som ble ansett som «disparaging». THE SLANTS kunne derfor ikke nektes registrert som varemerke. På tilsvarende måte ble Washington Redskins' varemerker opprettholdt.

Det samme måtte anses å være tilfellet for forbudet mot registrering av varemerker som var «immoral ... or «scandalous». Dette ble blant annet bekreftet av at det amerikanske patentstyrets test for å avgjøre om et merke skal nektes registrert etter bestemmelsen er om «the public would view the mark as «shocking to the sense of truth, decency, or propriety»; «calling out for condemnation»; «offensive»; or «disreputable»» (flertallets vota s. 6, kursivert her). Dette innebar at nektelsen av registrering av ordmerket FUCT måtte oppheves.

Logoen til der amerikanske fotballaget
Wasingtons Redskins

Patentmyndighetene hadde imidlertid argumentert med det var mulig å tolke forbudet mot registrering av varemerker som var «immoral ... or «scandalous» innskrenkende slik at det ikke kom i konflikt med grunnloven. Ved å tolke forbudet slik at det bare rammet «marks that are offensive [or] shocking to a substantial segment of the public because of their mode of expression, independent of any views that they may express» ville ikke dette avhenge av en subjektiv vurdering. Et slikt innskrenket forbud ville primært ramme merker som var «vulgar—meaning lewd, sexually explicit or profane».

Dette argumentet ble avvist av flertallet, da det lå utenfor domstolens kompetanse å tolke en lovbestemmelse som utvilsomt var i strid med grunnloven slik den var formulert, innskrenkende for å unngå konflikt. Kort forklart: «To cut the statute off where the Government urges is not to interpret the statute Congress enacted, but to fashion a new one.» (flertallets votum s. 9)

Dommer Alito, som var del av flertallet, gir i sitt tilleggsvotum imidlertid uttrykk for at selv om varemerkeloven slik den er formulert i dag ikke åpner for en slik innskrenkende tolkning, vil lovgiver kunne vedta et slikt mer innskrenket forbud. Dette vil da kunne brukes til å hindre registrering av merker som FUCT uten å komme i konflikt med grunnloven.

Mindretallet på tre dommere kom til et annet resultat, men med noe ulike begrunnelser som kom til uttrykk gjennom separate vota. Essensen i alle de tre votaene var at forbudet mot «scandalous marks» (men ikke «immoral marks») kunne tolkes innskrenkende slik at det i praksis bare rammet  merker som mer objektivt sett kunne anses som «obscene», «vulgarity» eller «profane» (dommer Sotomayors votum s. 1). En slik innskrenkende tolkning av forbudet ville i følge mindretallet ikke være i strid med beskyttelsen av ytringsfrihet i det første grunnlovstillegget. Dette ville innebære at nektelse av registrering av ordmerket FUCT og lignende merker kunne opprettholdes.

Norsk varemerkesøknad 201703254

Generaladvokatens anbefaling i C‑240/18 FACK JU GÖHTE

Europeisk praksis for registrering av støtende eller obskøne varemerker har tradisjonelt vært strengere enn amerikansk praksis. Fra EUIPO kan nevnes T-526/09 PAKI Logistics v. OHIM (nektelse av registrering av PAKI), T-232/10 Couture Tech v. OHIM (nektelse av registrering av et sovjetisk «våpenskjold»), T-417/10 Cortés del Valle López v. OHIM (nektelse av registrering ¡Que buenu ye! HIJOPUTA som del av et figurmerke for salg av sprit. «Hijoputa» kan grovt sett oversettes til «motherfucker» eller «son of a bitch») og T-54/13 Efag Trade Mark Company v. OHIM (nektelse av registrering av FICKEN LIQUORS)

Norsk praksis er tilsvarende restriktiv. Her kan nevnes ordmerket FUCK CANCER, som er nektet registrert. (Et figurmerke med samme tekst er for øvrig under behandling.)

Av merker som ikke utelukkende er obskøne, men som også har andre elementer som kan virke støtende, kan nevnes et figurmerke med teksten «Jævla homo», som var forsøkt registrert som i tilknytning til et program på NRK. Ellers kan nevnes et figurmerke med teksten «Helvete» hvor bokstaven T står opp ned og er formet som et kors med en korsfestet mannsfigur hengende opp ned. 

Helt konsekvent er praksis imidlertid ikke når det kommer til registrering av banneord. Her er blant annet et figurmerke med teksten «Fucking rockstar» tillatt registrert. Videre er to ordmerker med teksten FCUK tillatt registrert. Tidligere har man også tillatt registrering av tre ordmerker med teksten DE PUTA MADRE (grovt oversatt: «Mora di er ei hore»). Disse er nå opphørt.

I lys av dette er det kanskje ikke overraskende at EUIPO nektet produsentene av en tysk film med samme navn registrering av ordmerket FACK JU GÖHTE. Dette ble opprettholdt av Underretten i T-69/17.

Generaladvokaten legger til grunn at det er ganske klart at hensynet til ytringsfriheten slik dette har kommet til uttrykk i EUs charter for menneskerettigheter (artikkel 11) også får betydning i varemerkeretten (avsnitt 47 og 48). Ved vurderingen av om nektelse av registrering av varemerker som «contrary to public policy or to accepted principles of morality» er i strid med ytringsfriheten, legger Generaladvokaten til grunn at det må sondres mellom «public policy» («offentlig orden») og «morality» («moral»). «Offentlig orden» sikter til «et normativt syn på værdier og mål, som defineres af den relevante offentlige myndighed, og som skal efterstræbes» (avsnitt 76). «Moral» sikter derimot til «værdier og overbevisninger, som et givet samfund for øjeblikket efterlever, og som er opstillet og håndhæves efter den fremherskende sociale konsensus i dette samfund på et givet tidspunkt» (avsnitt 77). Om noe anses å være i strid med «offentlig orden» er dermed en objektiv vurdering av, mens hva som anses å være i strid med «moral» er en vurdering av subjektive verdier, jf. også EFTA-domstolens avgjørelse i Vigeland saken, E-5/16, avsnitt 86 (avsnitt 76).

En slik subjektiv vurdering innebar at man måtte påvise «den fremherskende opfattelse i den pågældende kundekreds godtgøre, hvorfor det mener, at et givet tegn vil krænke denne sædelighed.» Det forutsettes riktignok ikke at EUIPO skal foreta en grundig empirisk undersøkelse. Men det må foretas et «informeret skøn», som skal være forankret i en spesifikk sosial kontekst. Man kan i denne sammenhengen ikke se bort fra bevis som enten bekrefter eller avkrefter EUIPOs egne holdninger om hva som er i strid med «moral» (avsnitt 83).

I denne vurderingen hadde EUIPO og Underretten, ifølge Generaladvokaten, trådt feil. For det første var den relevante omsetningskretsen definert for bredt når denne ikke bare omfattet «den omhandlede films fans fra gymnasierne, men også mennesker, der måske aldrig har hørt om filmen, og som måske forståeligt nok ville blive overrasket over på deres ugentlige indkøbstur at finde et brød (klasse 30) eller tøjvaskeprodukter (klasse 3) med etiketten »Fack Ju Göhte« på hylderne» (avsnitt 86).

For det andre, når man anser den relevante omsetningskretsen primært som tysktalende, vil ikke medlemmene av denne kretsen oppfatte FACK JU GÖHTE støtende på samme måte som en engelsktalende vil kunne oppfatte merket.

For det tredje måtte det tas hensyn til hvordan myndighetene ellers forholdt seg til uttrykket som var søkt registrert. Her var filmen FACK JU GÖHTE ikke nektet vist under dette navnet. Selv om dette ikke var avgjørende, måtte det tas i betraktning at merket i så fall ikke var så støtende at det forhindret at filmen ble markedsført og vist under dette navnet etter tyske regler som regulerte dette.

Generaladvokaten anbefalte derfor at EU-domstolen opphevet EUIPOS nektelse av registrering av merket FACK JU GÖHTE.

Immaterialrettstrollets betraktaktninger

Det er neppe å ta munnen for full å si at man i USA har hatt en mer liberal tilnærming i ytringsfrihetsspørsmål enn hva tilfellet er i Europa. Tradisjonelt har man imidlertid nektet registrering av vulgære og obskøne varemerker også etter amerikansk rett. Fremtredende eksempler her er nektelsen av registrering av MADONNA for vin (In re Riverbank Canning Co., 95 F.2d 327 (C.C.P.A. 1938) og et figurmerke med teksten COCK SUCKER for kjærlighet på pinne formet som en hane («cock») (In re Fox, 702 F.3d 633 (Fed. Cir. 2012)).

Dommen i Matal v. Tam markerte en retningsendring i så måte. Selv om avgjørelsen etterlater flere uløste spørsmål, gir den likevel uttrykk for et ganske klart standpunkt når det kommer til retten til også å registrere støtende varemerker. Flertallets standpunkt i Iancu v. Brunetti er derfor ikke overraskende. Det er snarere mindretallet som tilsynelatende har kommet på bedre (?) tanker, og ønsker å anlegge en mer nyansert tilnærming. 

Det er lett å ha sympati for tanken om at registrering av et støtende varemerke i et offentlig register innebærer at det offentlige gir merket en form for «godkjentstempel», slik justitiarius Roberts gir uttrykk for (justitiarius Roberts votum s. 2). Det er også riktig at nektelse av registrering av et varemerke ikke innebærer et forbud mot å bruke betegnelsen som varemerke bare en nektelse av innføring i et offentlig register, og at det derfor ikke foreligger noen krenkelse av ytringsfriheten (ibid). Det er imidlertid visse problemer med å skulle avgjøre hva som anses som obskøne varemerker på objektivt grunnlag. Selv om bare et mindretall på fire dommere eksplisitt gir uttrykk for det, er det nok likevel et flertall for å godta lovfesting av et mer innskrenket, mer konkret formulert forbud mot obskøne og vulgære varemerker.

Europeisk praksis har som nevnt vært strengere. Dette endres ikke om EU-domstolen skulle legge Generaladvokatens anbefaling til grunn. I motsetning til i amerikansk rett, hvor bestemmelser som utelukker registrering basert på en subjektiv vurdering i utgangspunktet anses å være i strid med grunnloven, vil en slik subjektiv vurdering være en helt legitim nektelsesgrunn etter europeisk rett. 

Problemet med slike subjektive vurderinger basert på vage bestemmelser er imidlertid at saksbehandleren eller dommeren lett blir en smaksdommer, som legger til grunn sin egen oppfatning av hva som strider mot «offentlig orden» eller «moral». Ved å sondre mellom  «offentlig orden», som  er gjenstand for en objektiv vurdering, og «moral», som  er gjenstand for en mer subjektiv vurdering, men hvor denne likevel må begrunnes empirisk, sikrer man imidlertid i det minste at vurderingen til en viss grad er forankret i et faktisk grunnlag, enten i form av offentlig myndighetsbruk eller i form av faktiske oppfatninger hos den relevante gjennomsnittsforbrukeren.

Det finnes riktignok enkeltavgjørelser som anvender en mer nyansert tilnærming (Generaladvokaten nevner appellkammeravgjørelsen i R 519/2015‑4, hvor et band ble tillatt å registrere bandnavnet JEWISH MONKEYS.) Men dette er så vidt bekjent første gang dette gjøres til gjenstand for en mer prinsipiell drøftelse. Etter min oppfatning er dette en god tilnærming, som også EU-domstolen bør legge til grunn.

Supreme Court avviser anke i Oracle v. Google: Funksjonelt opphavsrettslig vern for Javas APIer består i amerikansk rett

Den 9.5.2014 avsa Federal Circuit dom i Oracle v. Google. (Omtalt av Immaterialrettstrollet her) Saken omhandlet spørsmålet om Javas APIer er opphavsrettslig beskyttet, og Federal Circuit kom til at dette var tilfellet.

Avgjørelsen ble anket til Supreme Court, som nå har nektet anken fremmet. Dette innebærer at Federal Circuits avgjørelse blir stående, og saken sendes tilbake til førsteinstansdomstolen, som må ta stiling til om Googles bruk av Oracles APIer utgjør et opphavsrettsinngrep og om bruken i så fall utgjør «fair use».

«Fair use» er et lovfestet unntak fra opphavsretten i den amerikanske opphavsrettsloven § 107, som tillater «rimelig» («fair») bruk av et åndsverk uten samtykke fra opphavsmannen, til bruk blant annet (men ikke begrenset) til kritikk, journalistikk og undervisning. Ved vurderingen av om en bestemt bruk av et opphavsrettsbeskyttet verk utgjør «fair use» skal man blant annet ta i betraktning 1) formålet med og karakteren av bruken, herunder om bruken er kommersiell; 2) karakteren til det opphavsrettsbeskyttede verket; 3) hvor stor del av det opphavsrettsbeskyttede verket som er utnyttet; 4) hvordan bruken påvirker den reelle eller potensielle markedsverdien til det opphavsrettsbeskyttede verket. For APIer vil det særlig være karakteren av disse som verktøy for interoperabilitet (2) som tilsier at bruken av disse kan utgjøre «fair use».

Selv om det er fullt mulig å argumentere for at visse typer bruk av  en opphavsrettsbeskyttet API utgjør slik «fair use» av et opphavsrettsbeskyttet datamaskinprogram, er dette et argument det kan være vanskelig å nå frem med; og som det uansett vil være kostbart å få prøvd rettslig.

Den amerikanske opphavsrettsbeskyttelsen av funksjonelle elementer i datamaskinprogrammer skiller seg ganske markant fra den europeiske tilnærmingen til tilsvarende spørsmål. I C-406/10 SAS v. World Programming legger EU-domstolen nemlig til grunn at hverken et programs funksjonalitet, filformater eller det programm­erings­språk programmet uttrykkes i, utgjør opphavs­rettslig beskyttede elementer i et datamaskinprogram. 

SAS var innehaver av programvare­systemet SAS analytical software system - et integrert sett av programmer som lot brukeren utføre en rekke av databehandlingsoppgaver, hovedsakelig i form av statistisk analyse. Sentralt i dette program­vare­systemet lå «Base SAS», som lot brukeren skrive og kjøre egne bruker-programmer («scripts») for å lettere kunne behandle data. Disse var skrevet i et eget programnmeringsspråk – «SAS language».

Uten å ha tilgang til koden til SAS analytical system, hverken i form av den originale kildekoden eller gjennom dekompilert maskinkode, utviklet World Programming sitt eget program for statistisk analyse - World Programming System (WPS). Dette ble gjort gjennom å studere dokumentasjonen og gjennom å analysere hvordan SAS analytical system fungerte. WPS hadde tilsvarende funksjonalitet som SAS analytical system, og tillot på samme måte brukeren å skrive egne programmer i SAS’ programmeringsspråk.

EU-domstolen slo fast at opphavsrettsvernet av datamaskinprogrammer etter program­vare­direktivet omfattet kildekoden, maskinkoden og dokumentasjonen til programmet. (punkt 35 og 37) Dersom vernet også skulle utstrekkes til å omfatte funksjon¬elle elementer, ville dette derimot innebære en mulighet til å monopolisere ideer, noe som kunne hemme den tekniske utviklingen. (punkt 41)

Java Jawa

EU-domstolen påpekte at en av de fremhevede fordelene ved opphavsrettslig beskyttelse av datamaskinprogrammer i kommi­sjonens direktivforslag, nettopp var at opphavsrettsvernet er begrenset til den konkrete utformingen av et program og dermed ikke forhindrer andre fra å frem­bringe tilsvarende eller identiske programmer så lenge det ikke skjer gjennom en direkte kopiering av det opphavs­retts­beskyttede programmer. (punkt 41) EU-domstolen la derfor til grunn at «hverken et edb-programs funktion­alitet eller det programmeringssprog og det datafilformat, der anvendes i et edb-program til at udnytte visse af dets funktioner, udgør en form, hvori dette edb-program udtrykkes, hvorfor det ikke i kraft heraf er ophavsretlig beskyttet som edb-program». (punkt 46)

EU-domstolen tok riktignok ikke stilling til om dette også gjaldt når man ikke bare hadde skrevet et tilsvarende program med samme funksjonalitet, men også (som Google i Oracle v. Google) hadde kopiert den «deklarerende» koden til et API. Skal man følge EU-domstolens resonnement vil det imidlertid være nærliggende å si at denne koden utelukkende gir uttrykk for et data­maskin­programs funksjonalitet på et abstrakt nivå, og derfor ikke er opphavsrettsbeskyttet.

«With great power comes great responsibility» - U.S. Supreme Court avstår fra å bruke sine superkrefter: Ingen royalties etter patenttidens utløp for tidligere innehaver av patent på Spider-Mans «web shooters»

U.S. Supreme Court avsa 22.6.2015 dom i Kimble v. Marvel Entertainment, LLC, hvor man opprettholdt et tidligere prejudikat – Brulotte v. Thys Co. – hvor det ble lagt til grunn at det ikke er anledning til å kreve royalties for utnyttelse av en oppfinnelse etter patenttidens utløp.

Stephen Kimble fikk med prioritet fra 1990, meddelt patent på et leketøy som, på samme måte som Spider-Mans «web shooters» skyter ut «spindelvev» (i realiteten en form for skum satt under trykk) fra en persons håndledd.

Marvel Entertainment, som er innehaver av rettighetene til tegneseriefiguren Spider-Man, begynte etter hvert å selge sin egen «Web Blaster», som fungerte på samme måte som Kimbles oppfinnelse. Marvel inngikk til slutt en avtale med Kimble, hvor Marvel fikk overdratt Kimbles patent mot en engangsutbetaling på om lag $ 500.000 og 3% royalty på fremtidig salg av «Web Blaster» og tilsvarende produkter. Det ble ikke satt noen sluttdato for avtalen.

Da patenttiden løp ut stoppet imidlertid Marvel Entertainment utbetalingene. Kimble gikk til sak for å få utbetalt royalties også etter utløpet av patenttiden, men tapte i to instanser. Flertallet i Supreme Court, anført av dommer Kagan, kom til samme resultat, i et votum med flere superheltreferanser:

«Patents endow their holders with certain superpowers, but only for a limited time. In crafting the patent laws, Congress struck a balance between fostering innovation and ensuring public access to discoveries. While a patent lasts, the patentee possesses exclusive rights to the patented article – rights he may sell or license for royalty payments if he so chooses.» (slip. op. s. 3)  

US Patent 5072856 A

Når patenttiden er utløpt står patenthaver imidlertid tilbake som en vanlig mann uten superkrefter. Han kan da heller ikke lengre kreve betalt for utnyttelsen av oppfinnelsen. Dette var lagt til grunn i Supreme Courts avgjørelse Brulotte v. Thys Co., hvor det uttales at «a patentee's use of a royalty agreement that projects beyond the expiration date of the patent is unlawful per se». (379 U.S. 32, kursivert i orig.) 

Dette ble begrunnet i at den amerikanske patentloven fastsatte en begrenset lengde for patentvernet, og at en forpliktelse til å betale royalties ut over denne perioden ville innebære «[a] conflict with patent law’s policy of establishing a «post-expiration ... public domain» in which every person can make free use of a formerly patented product» (slip. op. s. 5) Begrunnelsen er i realiteten konkurranserettslig (basert på såkalt patent misuse), idet patenthaver gjennom en avtale om betaling av royalties etter patenttiden skaffer seg en sterkere posisjon i markedet på grunnlag av den eneretten patentet gir ham en han ellers ville ha hatt.

Flertallet erkjenner imidlertid at slike avtaler kunne ha visse fordeler, særlig for lisenstaker, som dermed i større grad kan fordele betalingen royalties over en lengre periode og for eksempel gjøre disse avhengig av salg og lignende, fremfor å måtte betale hele lisensbeløpet med en gang eller i løpet av patenttiden. (slip. op. s. 5)

Flertallet erkjenner også at det ville være mulig å komme rundt et slikt forbud mot å kreve royalties etter utløpet av patenttiden, for eksempel ved å beregne royalties på grunnlag av salg i patenttiden, men forlenge plikten til utbetaling i en lengre periode ut over denne. (slip. op. s. 6)

Marvels "Web Blaster"

Selv om det derfor var gode grunner for å fravike Burlotte, var flertallet likevel tilbakeholdne med å anvende sine egne superkrefter. Det ble fremhevet at den amerikanske prejudikatslæren (stare decisis) nødvendigvis forutsatte at man opprettholdt gale avgjørelser. Dette gjaldt særlig avgjørelser som direkte angikk lovtolkning, da lovgiver i disse tilfellene var nærmest til å endre loven. I slike tilfeller bør domstolen være tilbakeholden med å fravike eldre avgjørelser. («En kræftbyld av igår den kan du trygt la skjære. Men er den mæt av år bør helst du la den være.» som Peter Wessel Zapffe så pent har sagt det.) Eller i mer moderne språkdrakt - «With great power comes great responsibility»:

«What we can decide, we can undecide. But stare decisis teaches that we should exercise that authority sparingly. Cf. S. Lee and S. Ditko, Amazing Fantasy No. 15: «Spider- Man» p. 13 (1962) («[I]n this world, with great power there must also come – great responsibility»). Finding many reasons for staying the stare decisis course and no «special justification» for departing from it, we decline Kimble’s invitation to overrule Brulotte.» (slip. op. s. 18, kursivert i orig.)

Mindretallet, dommerne Alito og Thomas og justitiarius Roberts, la derimot til grunn at avgjørelsen i Brulotte ikke var basert på en tolkning av patentloven, men snarere på en økonomisk teori som senere var tilbakevist. Når avgjørelsen i tillegg grep inn i partenes avtalefrihet, var det ingen grunn til å opprettholde denne som et prejudikat.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Elena Kagan - nå også kjent som Oracle?

Ved første øyekast virker avgjørelsen fornuftig. Vernetiden for et patent er begrenset, blant annet fordi incentivene som er nødvendig for å frembringe nye oppfinnelser bare tilsier at patenthaver gis enerett i en denne perioden. Patenthaver bør da ikke kunne forlenge denne gjennom avtale. Ved nærmere ettersyn er imidlertid en absolutt regel om at det ikke er anledning til å kreve royalties for utnyttelse av en oppfinnelse etter patenttidens utløp en dårlig regel. Den omstendighet at det i praksis er mulig å avtale seg rundt et forbud mot å innkreve lisens etter patenttidens utløp, tilsier alene at en slik regel ikke bør oppstilles. Regelen blir da bare en felle for lisensgivere som ikke er klar over regelen (slik tilfellet var i Kimble v. Marvel).

Det er heller ikke vanskelig å ha sympati for mindretallets standpunkt om at det er liten grunn til å opprettholde dårlige avgjørelser ved å dytte dette ansvaret over på lovgiver, i alle fall når det – som her – ikke er snakk om lovtolkning, men en domstolskapt regel. Det kan vel også påpekes at Supreme Court har hatt et ganske liberalt forhold til egne tidligere avgjørelser i patentretten for øvrig. (Et poeng som understrekes med vel bred penn av IPWatchdog) 

Fra et norsk ståsted er det heller ingen grunn til å oppstille en absolutt regel om at det ikke kan kreves lisens etter utløpet av patenttiden. Selv om utgangspunktet er at en oppfinnelse fritt kan utnyttes etter utløpet av patenttiden, kan ikke dette forhindre at partene avtaler at det skal betales vederlag også for utnyttelse som finner sted etter patenttidens utløp. Hensynet til avtalefriheten tilsier at partene selv bør kunne vurdere seg i mellom om tilgang til oppfinnelsen i patenttiden også er verdt å betale lisens også etter utløpet av denne.

Spider-ManPig

Dersom avtalen utvikler seg i svært negativ retning for lisenstaker i løpet av patenttiden, eller patenthaver på grunn av sin stilling som enerettshaver har vært i stand til å presse frem vilkår som er særlig tyngende for lisenstaker, vil avtalen eventuelt kunne lempes eller kjennes ugyldig etter avtaleloven § 36. 

Dersom avtalen er resultatet av at patenthaver har en stilling på markedet som gjør at han er i stand til å diktere urimelige vilkår, vil innkreving av lisens etter patenttidens utløp etter omstendighetene også kunne anses som misbruk av dominerende stilling etter konkurranseloven § 11. Dersom patenthaver oppstiller slike vilkår for å gi lisens, vil det også etter omstendighetene kunne meddeles tvangslisens etter patentloven § 49.

U.S. Supreme Courts avgjørelse i Alice v. CLS Bank – er amerikansk patentrett på vei mot et krav til teknisk karakter etter europeisk modell?

Amerikansk patentrett har til nå godtatt patentering av forretningsmetoder som er implementert på en datamaskin, uavhengig av om oppfinnelsens nyhet ligger i selve forretningsmetoden. I dommen i Alice Corp. v. CLS Bank International, avsagt 19.6.2014, slår U.S. Supreme Court imidlertid enstemmig (9-0) fast at en generisk dataimplementering ikke er tilstrekkelig til å gjøre en abstrakt idé innholdsmessig patenterbar. 

Kilde: Wikimedia Commons

Saken omhandlet en fremgangsmåte for finansiell trading, hvor oppgjøret ble gjennomført via en tredjemann, slik at risikoen for betalingsmislighold ble redusert. Opp­finnelsen var patentert i fire patenter, som krevde opprinnelsen i form av flere frem­gangsmåte­krav, som utførte frem­gangs­måten på en datamaskin, flere system­krav, som rettet seg mot et datasystem som utførte frem­gangs­måten og flere programkrav, som rettet seg mot et datamaskinprogram som utførte frem­gangs­måten som var lagret på et fysisk medium.

CLS Bank tok i bruk tilsvarende fremgangsmåter i 2002, og inngikk etter hvert i forhandlinger med Alice Corp. om lisensiering av patentene. Da disse forhandlingene ikke førte frem, gikk CLS i 2007 til sak mot Alice Corp. med påstand om fastsettelsesdom på at patentene var ugyldige, samt at CLS ikke hadde gjort inngrep i dem. Alice Corp. gikk til motsøksmål med påstand om at CLS’ anvendelse utgjorde inngrep i patentene.

United States District Court for the District of Columbia avsa i 2011 dom hvor patentene ble kjent ugyldige etter den amerikanske patentloven § 101, fordi de rettet seg mot “an abstract idea” i form av et "basic business or financial concept", og at "a computer system" som bare var "configured to implement an abstract method” ikke var mer patenterbar enn "an abstract method that is simply ‘electronically’ implemented"

Saken ble anket til United States Court of Appeals for the Federal Circuit, som i 2012, under dissens 2-1, kom til motsatt resultat. Det ble her slått fast at en informasjonsteknologisk oppfinnelse er innholdsmessig patenterbar etter den amerikanske patentloven § 101 såfremt det ikke «manifestly evident that a claim is directed to a patent ineligible abstract idea» (s. 1352).

Saken ble tatt opp til fornyet behandling ved Federal Circuit i plenum (en banc), hvor retten i grove trekk delte seg 5-5. Avgjørelsen fra District Court, hvor patentene ble kjent ugyldige, ble derfor stadfestet. Saken ble deretter anket til U.S. Supreme Court.

Supreme Courts avgjørelse i Alice Corp. v. CLS Bank International
Etter den amerikanske patentloven § 101 skal patent meddeles til enhver som "invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof". Dette innebærer at en fysisk gjenstand, for eksempel en datamaskin, i prinsippet anses innholdsmessig patenterbar som et "product" etter § 101, uavhengig av hva maskinen gjør. Amerikanske domstoler har imidlertid lenge lagt til grunn at i alle fall "laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas" er utelukket fra patentbeskyttelse etter amerikansk rett. (slip. op. s. 5)

Clarence Thomas

Supreme Court, anført av dommer Thomas, tok utgangspunkt i sin tidligere avgjørelse i Mayo v. Prometheus, som omhandlet spørsmålet om en fremgangsmåte for dosering av medisiner ved måling av pasienters stoffskifte var patenterbar etter § 101. Det legges her til grunn at man ved spørsmålet om en oppfinnelse er patenterbar etter § 101 først skal (1) ta stilling til om patentkravene retter seg mot et noe som er unntatt fra patenterbarhet, typisk et naturlig fenomen eller en abstrakt idé, for deretter å (2) ta stilling til om kravene inneholder et oppfinnerisk konsept som omformer naturfenomenet eller den abstrakte ideen til en innholdsmessig patenterbar anvendelse av disse.

Mayo v. Prometheus – kriterium (1) – «abstract idea»
Hva angikk det første kriteriet, la Supreme Court til grunn at «[t]he abstract ideas category embodies the longstanding rule that an idea of itself is not patentable». (slip op. s. 7) Dette omfattet blant annet matematiske algoritmer (jf. Gottschalk v. Benson fra 1972 og Parker v. Flook fra 1978) og fremgangsmåter for finansiell «hedging» (jf. Bilski v. Kappos fra 2010). Patenthaver, Alice Corp., argumentert riktignok med at «abstrakte ideer» var begrenset til «preexisting, fundamental thruths that exist in principle apart from any human action (slip op. s. 10) Supreme Court fant imidlertid at dette sto i direkte motstrid til den tidligere avgjørelsen i Bilski v. Kappos, hvor en fremgangsmåte for finansiell «hedging» ble ansett som en abstrakt idé, selv om det her var snakk om «a method of organizing human activity» og ikke «a truth about the natural world that has always existed». (slip op. s. 10) Ut over dette fant Supreme Court ikke grunn til å ta nærmere stilling til hva som utgjorde en «abstrakt idé», ut over å konstatere at Bilskis fremgangsmåte for «hedging» måtte anses som «a fundamental economic practice». Alice Corps fremgangsmåte for oppgjør gjennom tredjemann skilte seg ikke vesentlig fra denne, da begge fremgangsmåtene falt «squarely within the realm of abstract ideas as we have used that term». (slip op. s. 10)

Mayo v. Prometheus – kriterium (2) – «inventive concept»
Hva angikk det andre kriteriet, la Supreme Court, med støtte i Mayo v. Prometheus, til grunn at et krav «that recites an abstract idea must include additional features features to ensure that the claim is more than a drafting effort designed to monopolize an abstract idea”. (slip. op. s. 11) Anvendelsen av en datamaskin kunne imidlertid i seg selv ikke gjøre en abstrakt idé til et oppfinnerisk konsept.

Supreme Court fant støtte for dette i tre tidligere avgjørelser. I Gottschalk v. Benson, som omhandlet en datamaskinstyrt fremgangsmåte for konvertering av binært kodede desimaltall til rene binærtall. Denne fremgangsmåten ble ansett som abstrakt idé, og anvendelsen av denne måtte derfor innebære en «new and useful application». Datamaskinimplementeringen av fremgangsmåten kunne imidlertid «be carried out in existing computers long in use»,  og bidro derfor ikke tilstrekkelig til et oppfinnerisk konsept. (slip. op. s. 11-12)

Det samme var tilfellet i avgjørelsen i Parker v. Flook, som omhandlet en fremgangsmåte for å anvende en matematisk formel for å beregne grenseverdier (relatert for eksempel til temperatur og trykk) som signaliserte ineffektivitet eller farlige nivåer i en katalysator. Den matematiske formelen ble også her ansett som en abstrakt idé hvor  datamaskinimplementeringen var helt konvensjonell. (slip. op. s. 11)

I avgjørelsen i Diamond v. Diehr ble derimot en datamaskinstyrt fremgangsmåte for vulkanisering av syntetisk gummi ansett innholdsmessig patenterbar. Dette ble gjort ved at den ubehandlede gummien ble plassert i en form som ble satt under trykk, og deretter varmebehandlet inntil gummien var vulkanisert. Denne prosessen ble tidligere utført ved at formen ble åpnet manuelt på bestemte tidspunkt, på grunnlag av en kjent matematisk algoritme. Dette var imidlertid ikke uproblematisk, fordi åpningen av formen gjorde målingen av temperatur som lå til grunn for beregningen, unøyaktig. Den patentsøkte oppfinnelsen løste dette problemet ved å måle temperaturen inne i formen, og programmerte en datamaskin til automatisk å åpne formen på riktig tidspunkt i henhold til algoritmen. Dette gjorde at fremgangsmåten matte anses som en oppfinnerisk anvendelse av den matematiske algoritmen. Annerledes formulert: “[T]he claims in Diehr were patent eligible because they improved an existing technological process, not because they were implemented on a computer.” (slip op. s. 13, kursivert her)

Dette innebar at “the mere recitation of a generic computer cannot transform a patent-ineligible abstract idea into a patent-eligible invention”. (slip op. s. 13) Man måtte da vurdere om “the claims … do more than simply instruct the practitioner to implement the abstract idea of intermediated settlement on a generic computer”. (slip op. s. 14) Dette var ikke tilfellet for fremgangsmåtekravene, da “the function performed by the computer at each step of the process” måtte anses som “purely conventional”. Bruk av en datamaskin for å “create and maintain shadow records amounts to electronic recordkeeping – one of the most basic functions of a computer. På samme måte matte “the use of a computer to obtain data, adjust account balances and issue automated instructions” anses som “computer functions” som var “well-understood, routine, conventional activites previously known in the industry”. Hvert skritt i fremgangsmåten gjorde da ikke noe annet enn å “require a generic computer to perform feneric computer functions” (slip op. s 15)

Det samme var tilfellet for systemkravene og programkravene, da disse på samme måte som fremgangsmåtekravene måtte anses å «add nothing of substance to the underlying abstract idea». (slip op. s 17) Alle kravene i saken ble da ansett ikke-patenterbare etter den amerikanske patentloven § 101, og Federal Circuits avgjørelse i saken ble stadfestet.

Hva er egentlig en «abstrakt idé» - innebærer Alice v. CLS et unntak for forretningsmetoder?
Det som  er klart etter Alice v. CLS Bank, er at implementering på en datamaskin ikke er tilstrekkelig til å gjøre en abstrakt idé innholdsmessig patenterbar. Dommen etterlater imidlertid flere ubesvarte spørsmål. Det første er hva som egentlig utgjør en «abstrakt idé». Supreme Court definerer ikke dette nærmere, men nøyer seg med å vise til tidligere avgjørelser som unntar matematiske metoder og en fremgangsmåte for finansiell «hedging» fra patenterbarhet som abstrakte ideer. Dette reiser spørsmål om forretningsmetoder mer generelt må anses som «abstrakte ideer» som er unntatt fra patenterbarhet.

Begrunnelsen for at Bilskis fremgangsmåte for «hedging» og Alices fremgangsmåte for oppgjør gjennom tredjemann utgjør en «abstrakt idé» synes imidlertid å være at disse utgjør «fundamental economic practices». Forstått på denne måten er det tilsynelatende fremgangsmåtenes altomfattende karakter, i den forstand at de omfatter så å si alle former for «hedging» og alle former for oppgjør gjennom tredjemann, som gjør dem til abstrakte ideer.

Flertallet av dommerne i Supreme Court synes også å være skeptiske til å trekke unntaket for abstrakte ideer så langt at det innebærer et forbud mot patentering av forretningsmetoder. I Bilski v. Kappos, avviste dommerne Kennedy, Roberts, Thomas og Alito et slikt unntak, og ga samtidig uttrykk for at slike metoder stort sett ville være innholdsmessig patenterbare. Dommerne Stevens, Ginsburg, Breyer og Sotomayor ville på sin side knesette et kategorisk unntak for forretningsmetoder. (Dommer Scalia gikk ikke inn for et slikt unntak, men gikk ikke fullt så langt som de fire førstnevnte dommerne i å anse forretningsmetoder patenterbare.) Dommerne Sotomayor, Ginsburg og Breyer, gjentar i sin tilleggsbemerkning i Alice v. CLS standpunktet om at «any claim that merely describes a method of doing business does not qualify as a process under § 101». Lest i sammenheng med Bilski v. Kappos, er dette åpenbart et standpunkt de øvrige dommerne ikke fullt ut kan slutte seg til.

Omforming fra abstrakt idé til oppfinnerisk konsept som et form for krav til teknisk karakter?
Det andre steget i Mayo-tilnærmingen – omformingen fra en abstrakt idé til et oppfinnerisk konsept – er, om mulig, enda mer uavklart. Det som er klart at implementeringen av en abstrakt idé på en datamaskin i seg selv, ikke er tilstrekkelig til å gjøre en oppfinnelse innholdsmessig patenterbar. Man må da ta stilling til hva som skal til ut over en ren implementering på en datamaskin.

Én måte å forstå kravet til omforming til et oppfinnerisk konsept, er som en forutsetning om at patentkravene ikke skal «uttømme» utnyttelsen av en abstrakt idé, og dermed gi patenthaver en enerett til å utnytte den abstrakte ideen. Det vil da muligens være tilstrekkelig at utnyttelsen av en abstrakt idé er begrenset til visse former for utnyttelse på en datamaskin, for eksempel utnyttelse på en bestemt datamaskinarkitektur. Et slikt krav fremstår imidlertid noe vilkårlig, da det er vanskelig å forstå hvorfor for eksempel begrensning til implementering på en x86-arkitektur utgjør noen reell begrensning. Man må i så fall kreve en mer omfattende begrensning.

"When I use the word "technical", it means just
what I choose it to mean - neither more nor less."

Henvisningen til at oppfinnelsen i Diamond v. Diehr ble ansett patenterbar fordi den forbedret «an existing technological process» leder imidlertid tankene i retning av et form for krav til teknisk karakter etter europeisk modell. Av amerikanske kommentarer til Alice v. CLS Bank, argumenterer blant annet Chisum for en slik forståelse av dommen. Hva dette egentlig vil innebære, er imidlertid uklart. I og med at det neppe er meningen å utelukke alle forretningsmetoder fra patenterbarhet, må "a technological process" nødvendigvis være noe mer enn en ren datateknisk implementering. Når man tar i betraktning vanskelighetene ved å fastlegge hva som anses som "teknisk" i europeisk praksis, er dette muligens en vurdering man i amerikansk rett vil være bedre tjent med å gjøre uavhengig av begreper som "technological" og "teknisk".

Dette reiser imidlertid et tredje spørsmål, relatert til forholdet mellom innholdsmessige kravene og de kvalitative kravene til patenterbarhet. For at en patentsøkt frembringelse skal være patenterbar, må den ikke bare oppfylle kravene til innholdsmessig patenterbarhet i den amerikanske patentloven § 101 og EPC artikkel 52. Frembringelsen må også kvalitativt sett være ny og skille seg vesentlig fra det som er kjent på søknadstidspunktet, jf. den amerikanske patentloven §§ 102 og 103 og EPC artikkel 54 og 56.

Både oppbygningen av den amerikanske patentloven og EPC legger tilsynelatende opp til en trinnvis vurdering, hvor man først vurderer om en patentsøkt frembringelse er innholdsmessig patenterbar etter § 101 og artikkel 52, og deretter vurderer om denne er ny og har oppfinnelseshøyde etter §§ 102 og 103 og artikkel 54 og 56. Dette kan man betegne som en helhetstilnærming, da begge vurderingene foretas for oppfinnelsen som helhet.

Ved å legge vekt på at implementeringen av fremgangsmåten for oppgjør via tredjemann «merely require generic computer implamentation» trekker Supreme Court tilsynelatende en nyhetsvurdering inn i vurderingen av om oppfinnelsen er innholdsmessig patenterbar etter § 101. (se tilsvarende uttalelsene om at implementeringen var «conventional», slip op. s. 11, 12 og 15) Man forutsetter med dette tilsynelatende at implementeringen i seg selv må være ny og ha oppfinnelseshøyde.

Amerikansk rett har imidlertid lenge vært skeptisk til denne typen utelukkelsestilnærminger, hvor man forutsetter at bare deler av en patentsøkt frembringelse kan bidra til nyhet og oppfinnelseshøyde. Problemet er imidlertid at et substansielt krav til implementering av en abstrakt idé på en datamaskin på mange måter vil forutsette en reell vurdering av hva implementeringen består i. Dersom man forutsetter at implementeringen skal være noe mer en generisk eller konvensjonell implementering på en datamaskin, kan det imidlertid være vanskelig å komme unna en vurdering av om implementeringen er ny og har oppfinnelseshøyde.

Ut over å slå fast at implementering av en abstrakt idé på en datamaskin i seg selv ikke er tilstrekkelig, er Alice v. CLS imidlertid så åpent formulert at den videre utviklingen kan bli alt fra en forsiktig justering av dagens praksis til en mer radikal endring i europeisk retning. Immaterialrettstrollet heller i retning av det første, men rettstilstanden som Supreme Court etterlater seg er likevel såpass uavklart at han ikke vil bli overrasket om domstolen får en ny sak om informasjonsteknologiske oppfinnelser til behandling innen tre-fire år.