Et av EPOs tekniske appellkamre traff den 5.7.18 avgjørelse i T 2435/13 SYNGENTA/Clubroot resistant plants (saken ble imidlertid ikke publisert før 24.1.19). Det ble i avgjørelsen slått fast at en fremgangsmåte er utelukket fra patenterbarhet som «vesentlig biologisk» etter EPC artikkel 53 bokstav b selv om den ikke direkte består i krysning av to plantesorter med påfølgende utvelgelse. Det hjelper ikke at fremgangsmåten inneholder tekniske steg så lenge disse i seg selv ikke innebærer at planten gis de ønskede egenskapene (her: resistens mot klumprot), men bare er et hjelpesteg i en ellers naturlig foredlingsprosess.
 |
| Foto: Pixaby |
Den Europeiske patentkonvensjonen (EPC) artikkel 53 bokstav b slår fast at «European patents shall not be granted in respect of … plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals». Det samme kommer til uttrykk i patl. § 1 fjerde ledd første punktum som anger at «patent [ikke meddeles] på plantesorter eller dyreraser» og patl. § 1 femte ledd første punktum som angir at «patent [ikke meddeles] på vesentlig biologiske fremgangsmåter for fremstilling av planter eller dyr».
EPOs utvidede appellkammer slo i G 2/07 (Brokkoli I) og G 1/08 (Tomater I) fast at EPC artikkel 53 bokstav b innebar at tradisjonelle fremgangsmåter for fremstilling av planter, dvs. gjennom normal foredling og formering, var utelukket fra patenterbarhet som vesentlig biologiske fremgangsmåter for fremstilling av planter.
Oppfinnelsen i T 2435/13 rettet seg mot en fremgangsmåte for å fremstille brokkoli som var resistent for bestemte typer klumprot. Fremgangsmåten var motivert av at de aktuelle plantene ikke direkte kunne krysses med hverandre. Litt forenklet besto fremgangsmåten i at man krysset en type kålplante (brassica rapa) som var resistent mot klumprot med en annen type kålplante (brassica oleracea), innhentet embryoene som var resultatet av krysningen og regenererte planter fra disse, valgte ut planter som var resistente overfor klumprot og krysset disse med brassica oleracea, innhentet embryoene som var resultatet av den andre krysningen og valgte en plante som var motstandsdyktig mot klumprot.
Patentsøker argumenterte med at fremgangsmåten bare innebar en delvis homolog rekombinasjon av begrensede deler av de respektive genomene, og at en slik fremgangsmåte ikke var unntatt etter EPC artikkel 53 bokstav b slik bestemmelsen var tolket av det utvidede appellkammeret. Patentsøker anførte videre at den patentsøkte metoden inneholdt tekniske steg i tillegg til selve krysningen, og at fremgangsmåten derfor gikk klar av unntaket i EPC artikkel 53 bokstav b i henhold til punkt 3 i slutningen i G 2/07 og G 1/08 hvor det fremgår:
«If, however, such a process contains within the steps of sexually crossing and selecting an additional step of a technical nature, which step by itself introduces a trait into the genome or modifies a trait in the genome of the plant produced, so that the introduction or modification of that trait is not the result of the mixing of the genes of the plants chosen for sexual crossing, then the process is not excluded from patentability under Article 53(b) EPC.»
Appellkammeret avviste begge disse argumentene. Ifølge appellkammeret fulgte det av G 2/07 og G 1/08 at alle fremgangsmåter som inneholdt steg som innebar krysning av hele genomet til planter med påfølgende utvalg var unntatt etter artikkel 53 bokstav b, uavhengig av plantene kunne krysses med hverandre direkte (avsnitt 11). Slik krysning måtte anses å foreligge når fremgangsmåten besto i en reduksjonsdeling (meiose) som avgjør den genetiske sammensetningen av kjønnsceller basert på hele genomet til foreldreplantene og som igjen bestemmer den genetiske sammensetningen av plantene som er resultatet av krysningen (avsnitt 12). Den patentsøkte fremgangsmåten måtte da anses som «essentially biological» etter EPC artikkel 53 bokstav b.
Appellkammeret erkjente riktignok at innhentingen av embryoene måtte anses som tekniske. Disse stegene innebar imidlertid ikke i seg selv at plantene ble resistente mot klumprot. Denne egenskapen var snarere en følge av selve krysningen av plantenes genomer. Den patentsøkte fremgangsmåten kunne derfor ikke anses som en teknisk prosess som falt utenfor artikkel 53 bokstav b etter punkt 3 i slutningen i
Immaterialrettstrollets betraktninger
 |
| Foto: Softeis - CC BY-SA 3.0 |
Spørsmålet om en fremgangsmåte skal anses som «vesentlig biologisk» beror etter dette på graden av menneskelig styring, særlig i form av tekniske steg i fremgangsmåten. G 2/07 (Brokkoli I) omhandlet en fremgangsmåte for tilbakekrysning av hybrider hvor eksemplarer egnet for videre krysning ble plukket ut gjennom å observere molekylære markører i plantene. G 1/08 (Tomater I) omhandlet en fremgangsmåte for foredling av tomater med lavere vanninnhold, hvor frø fra en hybrid ble dyrket, og hvor man konstaterte lavere vanninnhold basert på observasjon av skinnet på tomater som hadde hengt lenger enn en normal modningsprosess tilsier. I begge tilfeller var det med andre ord snakk om tradisjonelle fremgangsmåter for foredling som ble supplert med tekniske steg i form av observasjon av hhv. molekylære markører og skinnet på tomatene.
Dette ble av EPOs utvidede appellkammer ikke ansett å være tilstrekkelig, og begge fremgangsmåtene ble ansett å være «essentially biological». Dette følges opp i T 2435/13 SYNGENTA. Ved å betrakte den patentsøkte fremgangsmåten som helhet er det ganske klart at denne består i en tradisjonell fremgangsmåte for foredling, selv om den ikke består i en direkte krysning mellom de to plantene. Det tekniske steget i form av innhenting av embryoene, bidrar på samme måte som observasjonen av de molekylære markørene i G 2/07 (Brokkoli I) ikke i seg selv til å oppnå det ønskede resultatet (resistens), men er bare et hjelpesteg i en naturlig foredlingsprosess.
