Oslo tingrett: Varemerket LOTTO ikke ugyldig eller degenerert

Oslo tingrett avsa 2. november 2017 dom og kjennelse i sak(er) mellom spillselskapene Norsk Tipping AS og Play Cherry Ltd angående Norsk Tippings varemerke LOTTO (sak nr. 17-081294TVI-OTIR/04 og 17-055574TVI-OTIR/04). Retten frifant Norsk Tipping for Play Cherrys krav om at varemerket LOTTO måtte kjennes ugyldig, samt krav om sletting som følge av degenerering. Norsk Tipping fikk også medhold i at varemerket LOTTO har kodakvern.

Retten gav imidlertid Norsk Tipping kun delvis medhold i inngrepssaken ved at den forbød Play Cherry å benytte betegnelsene ”lotto” og ”Lotto 6/49”, men ikke betegnelsen ”Dinolotto”, i forbindelse med markedsføringen av spilltjenester på selskapets norskspråklige nettsider. Norsk Tipping fikk heller ikke medhold i sitt krav om fastsettelsesdom for videre krenkelser, ved siden av forbudsdom for utnyttelse av de nevnte betegnelsene. Saken bød på betydelig tvil for retten, og partene måtte derfor bære sine egne saksomkostninger.

Velkent her i riket, ikke bare i Verdal'n. Kilde: NRK

Dette immaterialrettstrollet vil påstå at en skal ha bodd rimelig langt og lenge til fjells her til lands for å ikke ha et forhold til betegnelsen ”lotto” i en eller annen betydning. Siden 1986 har betegnelsen blitt brukt av Norsk Tipping som navn på deres lotterispill. I 2004 ble også betegnelsen registrert som Norsk Tippings ordmerke i klasse 41, blant annet for lotterier, pengespillvirksomhet og spilltjenester tilbudt online.

Selskapet Play Cherry tilbyr pengespill på internett. Selskapet har lisens på Malta og selger tjenester i flere europeiske land. Siden 2011 har Play Cherry drevet norskspråklige spilltjenester på nettstedet eurolotto.com, og siden 2015 også på nettstedet norgesspill.com. På disse to nettsidene finnes blant annet spillene ”LOTTO 6/49” og ”Dinolotto”. Betegnelsene DINOLOTTO (ordmerke) og EUROLOTTO.COM (retten sikter antakelig til et kombinert merke registrert på et selskap tilknyttet selskap Play Cherry) er dessuten registrert som EU-varemerker. Disse har som kjent ikke virkning i Norge.

Som immaterialrettstrollet tidligere har meldt, begjærte Norsk Tipping opprinnelig midlertidig forføyning for Hedmarken tingrett i mars i år for stans av Play Cherrys bruk av betegnelsen ”lotto” i sine spilltilbud. I mai, før forføyningen var behandlet, tok Play Cherry ut stevning for Oslo tingrett hvor gyldigheten av varemerket LOTTO ble bestredet. Norsk Tipping besvarte stevningen med et motkrav om at Play Cherrys bruk av betegnelsen ”lotto” (herunder også i de aktuelle spillnavnene) i sin markedsføring måtte anses som en krenkelse av varemerket, og sakene ble deretter forent til felles behandling for Oslo tingrett.

Oslo tingretts avgjørelse

Før retten tok stilling til hovedspørsmålene i saken sa den seg uenig i Play Cherrys påstand om at en eventuell nektelse av bruk av selskapets EU-varemerker i Norge ville stride mot EØS-avtalens artikkel 36 om fri flyt av tjenester. Retten viste til at EØS-varemerkeretten selv åpnet for ulike løsninger med nasjonale varemerkesystemer i EØS-statene, og at dette da ikke kunne utgjøre brudd på EØS-rettens grunnprinsipper.

Gyldighets- og slettelsesvurderingen

Retten vurderte først om varemerket LOTTO var ugyldig på søknadstidspunktet i 2004 som følge av manglende særpreg jf. varemerkeloven (vml.) § 35, nærmere bestemt om betegnelsen ”Lotto” måtte anses beskrivende jf. vml. § 14 (2) bokstav a) og b) jf. § 2. Retten tok utgangspunkt i at ordet ”lotto” opprinnelig var brukt som et «alminnelig begrep” blant Ola og Kari Nordmann for en type lotterispill (dommens s. 10). Retten bemerket interessant nok at dette ikke lenger var tilfellet i 1986 da Norsk Tipping introduserte sitt spill ”Lotto”. Bruken av betegnelsen på søknadstidspunktet var, etter rettens syn, først og fremst i kombinasjon med andre ord som nærmere beskrev hva slags type spill det var snakk om.

Spørsmålet for retten ble dermed om betegnelsen (for gjennomsnittsforbrukeren) hadde ”fått en annen betydning enn som generisk betegnelse” fra Norsk Tipping tok den i bruk, til den ble registrert som varemerke i 2004.

Etter rettens syn forelå det svært lite informasjon om gjennomsnittsforbrukeren, noe som også var grunnen til at dommen ble avsagt under sterk tvil. Etter en inngående drøftelse av partenes fremlagte dokumentasjon, la retten (i motsetning til Lagmannsrettens avgjørelse i POTETGULL-saken) avgjørende betydning på den langvarige og intensive markedsføringsinnsatsen (innarbeidelsen) Norsk Tipping hadde gjort av sitt spill ”Lotto” i den aktuelle perioden.

I mangel på andre holdepunkter så retten også hen til egne oppfatninger ved bevisvurderingen, og uttalte i den forbindelse at ordet ”lotto”, i motsetning til for eksempel ”potetgull” fra Maarud, hadde opparbeidet en sekundær betydning hos gjennomsnittsforbrukeren som en betegnelse for en bestemt ytelse fra Norsk Tipping.

Retten konkluderte etter dette med at ordmerket LOTTO var gyldig på registreringstidspunktet.

Ved vurderingen av om varemerket måtte slettes som følge av etterfølgende degenerering jf. vml. § 36 bokstav b) uttalte retten at utfallet av særpregsvurderingen ble den samme som for gyldighetsspørsmålet, selv om Norsk Tipping i de senere år hadde fått større konkurranse i spillmarkedet. Varemerket var derfor ikke degenerert.

Norsk Tipping hadde også anført at varemerket LOTTO har såkalt ”kodakvern” etter vml. § 4 (2) (”velkjent her i riket”), noe retten var enig i ( likhet med KFIR i flere avgjørelser, se referanser nedenfor under ”Krenkelsesvurderingen”). Det ble i helhetsvurderingen lagt avgjørende vekt på spillets utbredelse blant den norske befolkning (blant annet TV-gjennom TV-sendinger i beste sendetid), samt Norsk Tippings utstrakte markedsføringen over lang tid.

Spillnettsted drevet av Play Cherry. Kilde: Mynewsdesk

Krenkelsesvurderingen

Ettersom tingretten kom til at LOTTO har kodakvern ble hovedproblemstillingen om det foreligger kjennetegnslikhet mellom LOTTO og betegnelsene brukt av Play Cherry jf. vml. § 4 (2). Retten kom til at betegnelsen ”Dinolotto”, i motsetning til ”lotto” og ”Lotto 6/49” ikke gav den nødvendige assosiasjonen til LOTTO. Retten vurderte ikke betegnelsen ”Eurolotto”, ettersom Norsk Tippings prosessfullmektig i prosedyren, slik retten forstod det, trakk anførselen (både hoved- og forføyningssaken) om stans av Play Cherrys bruk av denne betegnelsen. Dette var angivelig som følge av at spillet ikke lenger tilbys av Play Cherry, og at selskapet hadde tilkjennegitt at det ”ikke ville benytte denne betegnelsen før saken var rettskraftig avgjort” (dommens s. 14).

Ved vurderingen henviste retten til to beslektede avgjørelser fra KFIR vedørende registrerbarheten av betegnelsene ”Youpilotto” (KFIR 2014-84) og ”Lotto 24” (KFIR 2014-83), samt Eidsivating lagmannsretts avgjørelse i Auman-saken (dersom du har satt deg skikkelig til rette i (LOTTO-?)godstolen kan du også klikke innom KFIRs sak 16/00213). I samsvar med disse avgjørelsene konkluderer retten med at betegnelsen ”lotto” kun utgjør et tilstrekkelig dominant element i ”Lotto 6/49”, ved at betegnelsen kommer først, og at elementet ”dino” ikke gjenfinnes overhodet i LOTTO.

Retten fastslo deretter at Play Cherrys bruk av betegnelsene ”lotto” og ”lotto 6/49” ”ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på … (LOTTOs) særpreg eller anseelse (goodwill)”, og konkluderte med at Play Cherrys bruk av betegnelsene ”lotto” og ”Lotto 6/49” krenket varemerket LOTTO.

Norsk Tipping hadde subsidiært anført at dersom Play Cherrys bruk av de aktuelle betegnelsene ikke ble omfattet av varemerkeloven sine bestemmelser, måtte bruken rammes av markedsføringslovens § 25 om god forretningsskikk. Retten var ikke enig i dette, og viste til at betegnelsen ”Dinolotto” ikke kunne rammes av denne bestemmelsen når betegnelsen ikke gav noen assosiasjon med LOTTO.

Endelig hadde Play Cherry ved inngrepsvurderingen subsidiært anført at Norsk Tippings rett til å protestere mot Play Cherrys bruk hadde gått tapt som følge av passitivitet. Retten forstod dette som en anførsel dels basert på varemerkeloven § 8 og alminnelige passivitetsbetraktinger, men avfeide anførselen på begge grunnlag.

Play Cherry ble heller ikke hørt med at bruken av betegnelsene ”lotto” og ”Lotto 6/49” var hjemlet i varemerkeloven § 5.

Av mer prosessuell interesse konkluderte retten også med at Norsk Tipping ikke hadde reelt behov for å få fastsettelsesdom for at Play Cherrys bruk ville utgjøre en krenkelse (for fremtidige krenkelser) jf. vml. § 57, når retten allerede hadde konkludert med at Play Cherrys bruk av betegnelsene krenket varemerket LOTTO (forbudsdom).

Midlertidig forbud og sakskostnader

Ettersom Play Cherry hadde tilkjennegitt at de ville avstå fra å bruke ”lotto” som generell betegnelse inntil saken var rettskraftig avgjort, vurderte retten kun hvorvidt vilkårene for midlertidig forbud mot betegnelsen ”Lotto 6/49” var oppfylt. Inngrepet var allerede sannsynliggjort (ref. omtalen av krenkelsesvurderingen ovenfor), og spørsmålet ble derfor om Norsk Tipping hadde sannsynliggjort noen sikringsgrunn. Retten la her avgjørende vekt på at den økte konkurransen i spillmarkedet også innebar en økt fare for at varemerket LOTTO vil degenereres, og var derfor ikke i tvil om at dette vilkåret var oppfylt.

Som følge av at saken hadde bydd på tvil kom retten til at det var rimelig å pålegge partene å bære sine egne saksomkostninger. Retten gikk derfor ikke videre inn på hvorvidt Norsk Tipping hadde fått medhold ”i det vesentlige” jf. tvisteloven § 20-2 (3) bokstav a).

Dommen er foreløpig ikke rettskraftig.

Stridens kjerne. Kilde: VG

Immaterialrettstrollets betraktninger

Avgjørelsen reiser mange interessante immaterialrettslige problemstillinger. Når det gjelder Play Cherrys anførsel om at en eventuell nektelse av bruk av de aktuelle betegnelsene ville innebære et brudd på EØS-avtalens artikkel 36, så synes det for dette immaterialrettstrollet som at det har blitt helt vel mye konkurranserett i koppen.

Dersom Play Cherry skulle blitt hørt med en slik forståelse av EØS-avtalens artikkel 36, så ville det tilsynelatende undergravet nasjonale varemerkesystemer i samtlige EØS-land. Dette har neppe vært noen tiltenkt følge ved opprettelsen av EU-varemerkesystemet (og EUs varemerkedirektiv), se blant annet punkt 3 i fortalen til EUs varemerkeforodning). De markeds-, språk- og andre kulturmessige ulikhetene mellom EØS-medlemsstatene (som nasjonale varemerkesystemer i større grad er egnet til å ivareta) står i sterk kontrast til en slik forståelse av EØS-avtalen som ble anført av Play Cherry.

Når det gjelder gyldighetsvurderingen så er dette immaterialrettstrollet enig med tingretten i at bruken av betegnelsen ”lotto” har vært mer eksklusivt knyttet til Norsk Tippings spill, enn betegnelsen ”potetgull” for Maaruds… eh, potetgull.

Dette immaterialrettstrollet kan imidlertid ikke helt forstå at konklusjonen rundt gyldigheten av varemerket LOTTO skulle fortone seg som tvilsom for tingretten. Foruten det relativt bestemte inntrykket undertegnede har av betegnelsen som et varemerke for et bestemt spill her til lands, så fremstår det noe underlig at tingretten (hvis i tvil om dette) tilsynelatende ikke har lagt mer vekt på den tilnærmede monopolsituasjonen Norsk Tipping har vært i for spilltjenester i Norge i den aktuelle perioden. Det at Norsk Tipping har vært så å si alene om å tilby spilltjenester her på berget må etter dette immaterialrettstrollets oppfatning kunne sies å ha vært med på å innarbeide en sekundær betydning (særpreg) av ”lotto” som kjennetegn for én bestemt tilbyder. Rettens henvisning til den etterfølgende konkurransesituasjonen ved slettelsesvurderingen kan indikere på at retten likevel har lagt vekt på dette, men det burde i det minste kunne kommet klarere til uttrykk.

Når det gjelder krenkelsesvurderingen, så bemerker dette immaterialrettstrollet at Play Cherry fremdeles markedsfører spill på nettstedet ”Eurolotto.com”, selv om selve spillet ”Eurolotto” er fjernet. I lys av denne bruken er det noe merkelig at anførselen om forbud mot bruk av denne betegnelsen (angivelig) ble tatt ut under Norsk Tippings prosedyre. På bakgrunn av rettens vurdering av ”Dinolotto” er det imidlertid nærliggende å tro at en vurdering av ”Eurolotto” uansett ville fått samme utfall. Samtidig kan det nok argumenteres for at betegnelsen ”euro” i større grad kan gi sterkere assosiasjoner til Norsk Tippings spill, eller en variant av dette (som for eksempel ”Vikinglotto”), enn det mer fantasifulle ”dino”.

Husk å følge IP-trollets Facebookside for enda hyppigere oppdateringer om nyheter på immaterialrettsfronten. Du kan også få automatisk varsling på e-post når vi legger ut nye saker ved å registrere e-postadressen din i margen til høyre (øverst).

Det er bedre med én ball i hånden enn to baller på taket? – EU-domstolens avgjørelse i forente saker C‑581/13 P and C‑582/13 P Intra Presse v. OHIM (Golden Balls)

Inez og Gus Bodur

EU-domstolen traff 20.11.2014 avgjørelse i forente saker C‑581/13 P and C‑582/13 P, hvor Underrettens og OHIMs avgjørelser i innsigelses­saken reist av innehaver av merket BALLON D'OR mot registreringen av merket GOLDEN BALLS, ble opphevet. Til tross for navnet, dreier saken seg hverken om en ny Austin Powers-film eller om David Beckhams edlere deler, selv om den riktignok dreier seg om fotball.

Intra Presse er innehaver av det eldre varemerket BALLON D'OR, registrert blant annet i klasse 9, 28 og 41. BALLON D'OR, på norsk «Gullballen», er som kjent FIFAs pris som årlig deles ut til verdens beste fotballspiller, som arrangeres av Intra Presse, på vegne av FIFA.

Et engelsk ektepar – Inez og Gus Bodur – etablerte i 2002 selskapet Golden Balls Ltd. for å produsere og selge t-skjorter og boxershorts. I 2007 søkte de om å registrere ordmerket GOLDEN BALLS for produkter og tjenester i klasse 9, 28 og 41. Navnet ble senere lisensiert for bruk i det britiske gameshowet «Golden Balls».

Kilde: Wikimedia

I 2008 fremmet Intra Presse innsigelse mot registrering av GOLDEN BALLS. Det ble anført at GOLDEN BALLS både var forveksl­bart med BALLON D'OR etter varemerke­­forordningen artikkel 8 (1) (b) og innebar en utilbørlig utnyttelse av BALLON D'ORs særpræg eller renommé etter artikkel 8 (5).

I 2010 kom OHIMs innsigelsesavdeling til at merkene var visuelt og fonetisk ulike, og at den lille konseptuelle likheten mellom merkene ikke var tilstrekkelig til at det forelå tilstrekkelig likhet mellom merkene til at BALLON D'OR var beskyttet etter artikkel 8 (5). Denne avgjørelsen ble i 2011 opprettholdt av et av OHIMs appellkamre.

I september 2013 kom Underretten til samme resultat. Underretten la på samme måte som innsigelsesavdelingen og appellkammeret til grunn at det ikke forelå tilstrekkelig likhet mellom merkene til at de kunne anses forvekslbare etter artikkel 8 (1) (b). Denne manglende likheten innebar videre at Kodakvernet i artikkel 8 (5) utgjorde en registreringshindring, fordi denne bestemmelsen også forutsetter at merket som søkes registrert er «identisk med eller ligner» det eldre merket. 

EU-domstolen påpekte derimot at vurderingen av hvor like merkene er, ikke er den samme ved forvekslbarhetsvurderingen etter artikkel 8 (1) (b) og vurderingen av Kodakvernet i artikkel 8 (5). Det er etter artikkel 8 (5) tilstrekkelig at gjennomsnitts­forbrukeren «make[s] a connection between those marks, that is to say, to establish a link between them», jf. C‑552/09 P Ferrero v OHIM punkt 53. (punkt 72) 

Selv om det bare er et snev av likhet mellom merkene, er det derfor nødvendig å 

«carry out an overall assessment in order to ascertain whether, notwith­standing the low degree of similarity between them, there is, on account of the presence of other relevant factors such as the reputation or recognition enjoyed by the earlier mark, a likelihood of confusion or a link made between those marks by the relevant public», jf. C‑552/09 P Ferrero v OHIM punkt 66. (punkt 73)

Det var derfor feil av Underretten å utelukke anvendelsen av artikkel 8 (5) 

«without first undertaking an overall assessment of the marks at issue in order to ascertain whether that low degree of similarity was nevertheless sufficient, on account of the presence of other relevant factors such as the reputation or recognition enjoyed by the earlier mark, for the relevant public to make a link between those marks». (punkt 76)

De tidligere avgjørelsene ble derfor opphevet, og saken ble sendt tilbake til OHIM til ny vurdering på bakgrunn av EU-domstolens føringer.

Avgjørelsen bekrefter det som tidligere er slått fast om at det ikke er nødvendig å konstatere så stor likhet mellom merkene at det foreligger forvekslingsfare for at Kodakvernet i varemerke­forordningen artikkel 8 (5) og varemerke­direktivet artikkel 4 nr 4 skal få anvendelse. (Se blant annet C‑552/09 P Ferrero v. OHIM;  C‑408/01 P Adidas-Salomon og Adidas Benelux og C‑252/07 Intel) Det må da foretas en helhets­vurdering som tar i betraktning renommeet til det eldre merket, og hvorvidt dette er tilstrekkelig til at dette skaper en forbindelse mellom merkene for den gjennomsnittlige forbrukeren.

Immaterialrettstrollet har imidlertid vanskelig for å se at en slik helhetsvurdering skal resultere i at GOLDEN BALLS anses å innebære en utilbørlig utnyttelse av BALLON D'OR. Konsekvensen vil å så fall være at GOLDEN BALLS registreres.