Designrettsåret 2022

Vi fortsetter vår gjennomgang av immaterialrettsåret 2022 med en gjennomgang av avgjørelser innenfor designrett. EU-domstolen har hatt et rolig designrettsår. Tilsvarende er det ikke avsagt avgjørelser om design i KFIR. Til gjengjeld har det kommet et par avgjørelser fra våre egne domstoler. 

Av Kaja Skille Hestnes

Norske domstoler

Til venstre: Angel-felgen
Til høyre: Audis designregisterte felg

For første gang på lang tid har lagmannsretten avsagt dom innenfor designretten. Borgarting lagmannsrett avsa 13. juni 2022 dom i saken mellom bilprodusenten Audi AG og dekk- og felgprodusenten Starco Norge AS. Saken gjaldt Audis designregistrering av en felg laget spesielt for modellen Audi RS6 Avant. Den omstridte felgen i saken, som Audi hevdet at medførte inngrep i deres designregistrering, har navnet «Angel». Audi anførte at «Angel» både gjorde inngrep i Audis designrettigheter og utgjorde brudd på markedsføringsloven. Lagmannsretten kom til at det var tilstrekkelig forskjeller mellom felgene slik at det ikke forelå designkrenkelse. Retten fant videre at det heller ikke forelå forvekslingsfare og dermed ikke brudd på markedsføringsloven. IP-trollet har tidligere omtalt avgjørelsen her. 

Oslo tingrett har også avsagt dom om designinngrep og gyldigheten av designregistreringer i saken mellom Elko AS og SG Armaturen AS. Elko er produsent og leverandør av stikkontakter, lysbrytere og annet elektromateriell. SG Armaturen er spesialisert innen belysning og leverer blant annet stikkontakter, elektriske brytere og rammer for elektriske brytere.

Saken gjaldt et utvalg av SG Armaturen sine produkter, og spørsmålet om disse var i strid med ELKOs registrerte designrettigheter. Videre gjaldt saken gyldigheten av en av ELKOs designregistreringer og gyldigheten av en av SG Armaturen sine designregistreringer. Saken gjaldt også krav etter markedsføringsloven. 

Et utvalg av bilder fra ELKOs designregistrering nr. 078840

ELKO anførte at SGs produkter (stikkontakter, multirammer og brytere) utgjorde et inngrep i ELKOs designregistrering etter designloven § 9. Dommen inneholder en grundig redegjørelse av det rettslige utgangspunktet etter designloven. Retten legger til grunn at den informerte bruker vil være en sluttbruker i form av privat bruker eller eiendomsutvikler, men også en installatør som bruker produktene i sin næringsvirksomhet. Videre legges det til grunn at det er få variasjonsmuligheter for slikt type produkter, da de ofte vil være bestemt av tekniske funksjoner og krav som følger av tekniske standarder. Under en viss tvil kom retten da til at SG Armaturers stikkontakter ikke utgjorde en krenkelse av ELKOs designrettigheter. Ei heller rammene eller bryterne ble funnet å være en krenkelse. ELKO tapte dermed saken hva gjaldt krav etter designloven. ELKOS krav etter markedsføringsloven førte heller ikke frem. ELKOs designregistrering ble imidlertid i motkravet stående som gyldig. Det ble også SG Armaturens designregistrering. 

Dommen inneholder også interessante betraktninger om tilkjenning av sakskostnader når det i en slik inngrepssak reises motkrav om ugyldighet. En innsigelse om ugyldighet må i følge designloven § 43 fremmes som et selvstendig krav. Da SG Armaturen ikke fikk medhold i motkravet om gyldighet finner retten at de ikke har fått medhold «i det vesentlige», jf. tvisteloven § 20-2. Retten fant imidlertid at SG Armaturen hadde fått «medhold av betydning», jf. tvisteloven § 20-3, og at det forelå «tungtveiende grunner» som tilsa at delvise sakskostnader likevel skulle tilkjennes. Disse tungtveiende grunnene var at SG Armaturen hadde fått medhold i inngrepssøksmålet og spørsmålene om brudd på markedsføringsloven. For særskilt interesserte i problemstillingen nevnes også at lagmannsretten i en kjennelse fra november 2022 har avgjort anke over sakskostnader og fritok den påståtte inngriperen delvis for sakskostnader overfor patentinnehaver. Patentinnehaver var i tingretten tilkjent fulle sakskostnader hva gjaldt ugyldighetssaken. 

EU

Vi tar også med oss noen avgjørelser fra EU-domstolen, selv om de ikke er direkte relevante for norsk rett da de omhandler uregistrerte designrettigheter og fellesskapsdesign. 

Først ut er en avgjørelse fra november 2021 da EU-domstolen avsa dom i sak mellom Ferrari SpA mot Mansory Design & Holding Gmbh og WH. Saken omhandlet designrettighetene (unregistered Community design) for modellen Ferrari FXX K, som ser slik ut: 

Ferrari FXX K slik gjengitt i EU-domstolens dom.

Modellen er tilgjengelig i to ulike versjoner, hvor det som skiller dem fra hverandre er fargen på «V»-formen på panseret. 

Mansory Design selger «front kits» som lar en endre tidligere Ferrari-modeller for å få dem til å se ut som modellen FXX K. Ferrari anførte at Mansory Design med dette krenket Ferraris rettigheter til sitt uregistrerte design. Disse rettighetene hadde imidlertid oppstått ved offentliggjøring av bilen som helhet. Ferrari-modellen FXX K ble første gang tilgjengeliggjort gjennom en pressemelding i 2014. Pressemeldingen viste de to bildene som er gjengitt ovenfor. Ferrari anførte at de med dette hadde oppnådd designrettigheter til deler av bilen, selv om bildene viste hele bilen. 

EU-domstolen ga Ferrari medhold og konkluderte med at vern kunne oppnås ved å vise hele bilen, men det ble satt enkelte kriterier; delene måtte være «clearly identifiable» og «clearly visible» i den betydning at det må være mulig å skaffe seg et helhetsinntrykk av delen og at det ikke går tapt i produktet som vises i sin helhet. 

En slik regel må ses i sammenheng med regelen om at designet må ha individuell karakter. EU-domstolen oppsummerer sistnevnte slik: 

 «In order for it to be possible to examine whether that appearance satisfies the condition of individual character referred to in Article 6(1) of that regulation, it is necessary that the part or component part in question constitute a visible section of the product or complex product, clearly defined by particular lines, contours, colours, shapes or texture» (avsnitt 52).

Saken om Ferrari FXX K er ikke den eneste avgjørelsen EU-domstolen har avsagt som handler om biler. EU-domstolen har i sak C-421/20 mellom Acacia Srl og Bayerische Motoren Merke AG (BMW) avsagt dom om jurisdiksjon og håndhevelse av fellesskapsdesign. Saken omhandler designforordningen artikkel 82 nr. 5. 

Acacia er et italiensk selskap som lager felger til biler i Italia og markedsfører dem i flere medlemsstater. BMW anførte at Acacias markedsføring av visse felger i Tyskland var i strid med deres registrerte designrettigheter (Community design). Spørsmålet var om saken skulle avgjøres etter tysk lovgivning. Acacia anførte at det var italiensk rett som skulle legges til grunn. EU-domstolen kom til at det var tysk rett - det medlemslandet hvor krenkelsen hadde skjedd - som skulle legges til grunn. Dette gjaldt både for hovedkravet, og for tilleggskrav som erstatning og utlevering av informasjon.

I EU-domstolen er det avsagt ytterligere en sak om jurisdiksjon for fellesskapsdesign i sak C-678/18 Spin Master Ltd mot High5 Products BV. I denne saken var spørsmålet fra refererende domstol i Nederland stilt slik:

«[W]hether Article 90(1) of Regulation No 6/2002 must be interpreted as meaning that the courts or tribunals of the Member States with jurisdiction to order provisional or protective measures in respect of a national design also have jurisdiction to order such measures in respect of a Community design or whether the Member States are free, either wholly or in part, to confer jurisdiction in that respect exclusively on the courts designated as Community design courts.»

EU-domstolen konkluderte med at de domstoler i medlemsstaten som kan avgjøre nasjonale design også har juridiksjon:

«It follows from all of the foregoing that Article 90(1) of Regulation No 6/2002 must be interpreted as meaning that the courts and tribunals of the Member States with jurisdiction to order provisional measures, including protective measures, in respect of a national design also have jurisdiction to order such measures in respect of a Community design.»

I Underretten er det blant annet avsagt en avgjørelse om registrering av design for dusjrenner (T-327/20). Avgjørelsen er anket. I tillegg venter vi på avgjørelse i sak C-472/21 mellom Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG mot Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG hvor generaladvokat Szpunar avsa forslag til avgjørelse i september 2022. Saken handler om vilkårene for å oppnå beskyttelse av design der produktet som det aktuelle designet brukes på utgjør en komponent i et sammensatt produkt. I slike tilfeller er det innført visse tilleggskrav som EU-domstolen nå skal behandle. Vi kan derfor vente i spenning på designrettsavgjørelser fra EU-domstolen i løpet av 2023. 

På lovgivningsfronten i EU er det foreslått revideringer i både designdirektivet (Dir. 98/71/EF) og forordningen (Reg. (EC) No 6/2002). Hovedformålet med revisjonen er å skape et rammeverk tilpasset den digitale tidsalderen og forenkle administrasjon- og registreringsprosedyrer. Hovedendringene er sammenfattet i en pressemeldingen fra Europaparlamentet, som er tilgjengelig her. 

Artikkelforfatteren er dommerfullmektig i Oslo tingrett, men var ikke involvert i ELKO-saken. IP-trollets Yngve Øyehaug Opsvik representerte ELKO i retten, men har ikke medvirket til denne oppsummeringen. 

Designrettsåret 2020

Vi fortsetter vår gjennomgang av coronaimmaterialrettsåret 2020 med designretten. Les også vår gjennomgang av kjennetegnsretten, [og de kommende gjennomgangene av opphavsretten, patenterretten og markedsføringsretten]. Fra annerledesåret 2020 kan vi faktisk vise til noen norske designrettsavgjørelser - hvilket ikke er helt «same procedure as last year» - for å plukke opp tråden fra årsoppsummeringen av kjennetegnsretten av Morten og Julius. 

Theodor Kittelsen©I det fri
Nasjonalmuseet/Jacques Lathion CC BY

KFIR har for første gang siden 2014(!) avgjort en sak knyttet til designrettigheter. Saken gjaldt design av en bok, og spørsmålet var om søknadene oppfylte vilkårene for å anses som et design. Saken reiste også enkelte andre spørsmål om søknadsformat og antall design vist til i søknaden, hvilket ikke vil bli nærmere omtalt her. 

 

Hovedspørsmålet for KFIR var om søknaden gjaldt et design etter designloven § 2 nr. 1. For å kunne beskyttes etter loven følger det av forarbeidene at «Det må foreligge noe som gir konkret uttrykk for et vareutseende», jf. Ot.prp. nr.2 (2002–2003) s. 73. Søker hadde gjengitt flere bilder av boken, herunder enkeltsider med innhold. Patentstyret hadde avslått søknaden fordi den ikke viste utseende til produktet det var søkt beskyttelse for, altså en bok/skrivebok. KFIR kom i likhet med Patentstyret til at gjengivelsen av de søkte designene ikke oppfylte vilkårene da de ikke ga et konkret uttrykk for et produkt vareutseende, eller fremsto som en representasjon av et produkts ytre, visuelle trekk. KFIR uttalte også at det var uten betydning om produktet ble definert som en trykt eller digital bok. KFIR påpeker at bokens innhold og tekstelementer kan være vernet etter opphavsretten, men ikke etter designretten. 

 

I 2017 var bilfelger et «hot topic» hos EU-domstolen, og nå ser det ut til at trenden også har kommet til norske domstoler. «So last year» ville kanskje noen sagt, men Oslo Byfogdembete avsa likevel den 1. desember 2020 kjennelse i sak om midlertidig forføyning i forbindelse med tollbeslag av bilfelger. Tolletaten hadde i kjennelse - etter begjæring fra Audi AG - blitt pålagt i et tidsrom på 12 måneder å holde tilbake fra frigjøring alle artikler som kunne utgjøre en krenkelse av blant annet Audis beskyttede design. Tolletaten hadde som følger av dette holdt tilbake 32 stykk felger fra Starco Norge, som utgjorde en antatt produktetterligning. Starco Norge begjærte etterfølgende muntlig forhandling av kjennelsen som lå til grunn for tilbakeholdet. 

 

Nærmere bestemt var det Audis designregistrering DM/203217 som Starcos felger ble antatt å være en krenkelse av. Verdt å nevne er også at Starco Norge sine felger var registrert i EUIPO, men de var foreløpig ikke registrert i Norge.

 

En fremstilling av felgene følger under - Starcos felg avbildet til vestre og Audis felg til høyre: 

 

Starco Norge hadde fremlagt en rapport knyttet til designet, hvor det ble gjort en vurdering av Audis design opp mot tidligere registrerte designrettigheter for en rekke andre bilprodusenter. Rapporten konkluderte med at Audi sine felger ikke oppfylte nyhetskravet. Rapporten viste også til en rekke detaljer ved designene, og konkluderte med at ulikhetene mellom felgene ville bli oppfattet av den informerte bruker. 

 

Byfogden synes å basere mye av sin konklusjon på rapporten, og viser til at rapporten er grundig og at saksøker på sin side ikke har fremlagt noe tilsvarende eller innhentet ekspertise for å imøtegå rapportens konklusjon. Byfogden vektlegger også, som et bevismoment for hvordan den informerte bruker vil bedømme helhetsinntrykket, at Audi ikke har utfordret designretten til motpartens felger i EU. Etter dette IP-trollets syn er sistnevnte en noe streng vurdering, da det hadde gått relativt kort tid siden felgene oppnådde registrering i EU. Det sagt, byfogden kom til at det ikke var sannsynliggjort at Starco Norge-felgene innebar et inngrep i Audis registrerte design DM/203217. Brudd på markedsføringsloven var heller ikke sannsynliggjort. Den midlertidige forføyningen ble derfor opphevet for de aktuelle felgene. 

 

I EU-domstolen har det i 2020 vært rolig på designrettsfronten. Underretten har imidlertid avsagt noen avgjørelser innenfor dette området.  

 

T-73/19, en sak mellom Bergslagernas Jåarvaruaktiebolag og EUIPO, gjaldt overprøving av vedtak som kjente design for et vedkløyveredskap ugyldig. EUIPO mente at designet var ugyldig på grunn av manglende individuell karakter. Designet var i søknaden gjengitt slik: 

 

Det søkte designet	Motholdet

Motholdet, og grunnlaget for at det søkte designet manglet individuell karakter, var et vedkløyveredskap registrert i 1986 hos det norske Patentstyret. Retten uttalte med henvisning til tidligere rettspraksis at det avgjørende for å vurdere individuell karakter er om designet gir et annerledes helhetsinntrykk fra tidligere design; altså et samlet og helhetlig inntrykk av ulikheter – eller mangel på deja vu – sett fra den informerte brukers synspunkt. Videre ble det fremholdt at det må tas hensyn til produktets art, særlig innenfor hvilken sektor produktet tilhører og graden av frihet for designeren i utviklingen, og også måten det aktuelle produktet brukes på – særlig vurdert opp mot måten redskapet normalt håndteres på. 

 

Partene var enige om at den informerte bruker var en person som var kjent med vedkløyveredskaper, og som eksempelvis brukte verktøyene for å dele tømmerstokker slik at de kan brennes i peisen i mindre biter. 

 

Det at designenes grafiske fremstilling var ulike ved at det tidligere merket var gjengitt i åpen posisjon, mens det søkte designet var i lukket posisjon, var ikke avgjørende for sammenligningen av designene og for hvorvidt designene ga et likt helhetsinntrykk. Det var derfor heller ikke feil at det motholdte designet av the Board of Appeal ble vurdert i lukket posisjon når man vurderte helhetsinntrykket – det ville ikke innebære en utvidelse av designbeskyttelsen, da de ulike stillingene til de aktuelle designene ikke er spesifikke egenskaper for designene.  

 

Retten var videre enig i at selv om deler av vedkløyveredskapet er funksjonelt betinget, så som behovet for et knivblad og et skaft, så er det rom for frihet for designeren. Designeren kan blant annet velge en egen form på skaftet, spakarmen og håndtaket, og eventuelt måten verktøyet kan monteres på en overflate. 

 

Selv om det var enkelte ulikheter mellom designene, var ikke disse ulikhetene tilstrekkelig til å gi den informerte bruker et annerledes helhetsinntrykk. Det var heller ikke feil at the Board of Appeal hadde kommet til og vurdert at designet ga inntrykk av deja vu. Dermed førte ingen av anførslene til Bergslagernas Jåarvaruaktiebolag frem. 

 

T‑353/19, mellom Gamma-A SIA v EUIPO gjaldt design for emballasje. Designene som var søkt i saken var en sirkulær glasskrukke med lokk i gullfarge.  

Det søkte designet	Mothold 1	Mothold 2

Retten mente at de aktuelle designene ga et inntrykk av deja vu i forhold til flere tidligere design som viste en sirkulær metallbeholder. Innledningsvis i avgjørelsen drøftet retten hvorvidt det ene motholdte designet hadde vært allment tilgjengelig. Gammas argumenterte med at de motholdte bevisene ikke viste at designet hadde vært allment tilgjengelig. Blant bevisene var to uttalelser om distribusjon i Russland, et veterinærsertifikat og transportdokumenter. Retten kom til at bevisene var tilstrekkelig til det hadde funnet sted en «disclosure of the first earlier design». Gamma argumenterte videre med at det ikke hadde vært allment tilgjengelig fordi det blant annet ikke hadde vært tilgjengelig for spesialistkretser i den aktuelle sektoren som opererer i EU, jf. artikkel 7(1) i community design forordningen 6/2002. Sistnevnte var en ny anførsel som derfor ikke kunne vurderes av retten. Gammas ytterligere anførsel om at motholdene ikke var klare nok til å vise et tidligere design førte heller ikke frem, og retten kom til at motholdene hadde vært allment tilgjengelige. 

 

Gamma argumenterte videre med at formen, størrelsen og fargen på lokket var annerledes enn de motholdte design. Retten var ikke enig i dette, og viste til at likhetene hos designene bidrar til å skape et inntrykk av deja vu: 

«The informed user who looks at the designs at issue will easily recognise, as regards the transparent glass jar, the same circular cross-section, the same diameter-to-height proportions and, as regards the lid, the same appearance, namely a circular shape of the same thickness, which also contribute to producing an impression of ‘déjà vu’ from the perspective of the informed user of the contested design in relation to the first earlier design»

Gamma forsøkte seg også med et argument om at designbeskyttelsen også måtte omfatte innholdet i emballasjen, da emballasjen var gjennomsiktig slik at innholdet var synlig. Rettens oppfatning var imidlertid at argumentet ikke kunne føre frem da det kun er utseende på emballasjen som skal tas i betraktning ved vurdering av designets helhetsinntrykk. Dette fordi man i sammenligningen skal se hen til de beskyttede elementer i designet. I den konkrete vurdering uttalte retten blant annet følgende: 

«As was correctly stated by the Board of Appeal in paragraph 35 of the contested decision and confirmed by the Court in paragraph 54 above, the protection conferred by the contested design relates to its appearance in that it is intended to be incorporated into packaging for foodstuffs having certain components with specific characteristics, namely a transparent glass jar with a coloured circular removable lid. The foodstuffs inside the container must not, therefore, be taken into consideration for the purpose of assessing the ‘overall impression» 

Resultatet ble derfor at Gammas anke ikke førte frem. 

 

En tredje sak som også gjaldt overprøving av vedtak fra EUIPO om å kjenne designet ugyldig finner vi i T‑818/19 Dvectis CZ s. r. o., hvor Dvectis hadde fått opphevet sitt design for en støttepute på grunn av manglende individuell karakter: 

Det søkte designet	Motholdet

Retten kom til at søknaden om design for støtteputen manglet nyhet og individuell karakter. Dommen gir blant annet veiledning for betydningen av klasseinndelingen (Locarno) for design. Retten uttaler i denne sammenheng at det ikke var feil, slik det var anført fra Dvectis, å vurdere designene i en bredere kategori enn hva de er søkt for:  

«It is apparent from paragraphs 35 to 37 above that the classification of ‘inflatable healthy sitting pillows and cushions’ given by the applicant cannot be sufficient, in the absence of detailed information to that effect, to establish that the designs at issue allow a particular category of support cushions or pillows to be identified which is distinguishable from support cushions and pillows in general owing to their nature, intended purpose and/or function.»

Retten fremholdt videre at dette også får betydning for designerens grad av frihet. Litt enkelt sagt - friheten til designeren vil være mindre begrenset jo bredere designkategorien er. Designeren vil da ha et bredt utvalg av blant annet former, materialer, konturer og dekorasjoner. 

 

Videre ble det fremholdt at designene i saken delte visse egenskaper, og at forskjellene kun var minimale. Forskjellene mellom de aktuelle designene er ikke tilstrekkelig til å gi et ulikt helhetsinntrykk: 

 «The differences between the designs at issue are insufficiently marked to produce, in themselves, an overall impression on the informed user that is dissimilar to that produced by the earlier design, taking into account the degree, not substantially limited, of freedom of the designer in developing his or her designs. They are not therefore of a nature to confer individual character on the contested design»

Retten fant derfor at Dvectis anke ikke kunne føre frem.