Høyesterett: import av varer med tildekkede varemerker utgjør varemerkeinngrep

Høyesterett har fastslått at import av varer med tildekkede varemerker utgjør varemerkeinngrep etter varemerkeloven § 4. I den såkalte iPhone-saken hadde mobilreparatøren Henrik Huseby importert skjermkomponenter til Apples iPhone 6/6S fra Kina som var påført Apples eplelogo. Selv om varemerkene var tusjet over kom en enstemmig Høyesterett - i likhet med lagmannsretten (men i motsetning til tingretten) – til at det forelå varemerkerettslig relevant bruk etter varemerkeloven § 4 (1) jf. (3), og at importen av skjermene derfor utgjorde inngrep i Apples varemerke etter § 4 (1) bokstav a).

Apples norske varemerkeregistrering 217659

("eplelogoen") bl.a. for mobiletelefoner (klasse 9)

Med avgjørelsen i iPhone-saken har Høyesterett omsider satt punktum for en av de mer omtalte varemerkesakene de siste årene. Saken har også vært en av flere den siste tiden om grensene for varemerkerettslig relevant bruk etter varemerkeloven § 4 (1) jf. (3). Problemstillingene knyttet til bruksvilkåret er mest praktisk der det som utgangspunkt foreligger bruk av et identisk varemerke for tilsvarende varer eller tjenester (såkalt dobbel identitet) etter vml. § 4 (1) bokstav a). Til tross for den tilsynelatende absolutte ordlyden i varemerkedirektivet artikkel 5 (og varemerkeforordningen artikkel 9) har EU-domstolen innfortolket et krav om at den aktuelle bruken må være egnet til å skade minst en av varemerkets funksjoner. Dette kravet har også tilsvarende blitt lagt til grunn av Høyesterett ved anvendelsen av varemerkeloven § 4.

Forholdet i iPhone-saken var at Henrik Huseby (som driver enkeltmannsforetaket PCKompaniet) importerte uoriginale mobiltelefonskjermkomponenter til iPhone-modellene 6 og 6S fra Kina. Skjermkomponentene var merket med Apples eplelogo (norsk varemerkereg. nr. 217659). En slik merking vil som utgangspunkt rammes av bestemmelsen i vml. § 4 (1) bokstav a). 

Ved innførselen var imidlertid logoen dekket til med sprittusj (som det var mulig å fjerne), og spørsmålet i saken var derfor om dette likevel innebar at det ikke forelå varemerkerettslig relevant bruk etter § 4 (1) jf. (3) ettersom varemerkene ikke umiddelbart var synlige. 

Saken havnet til slutt i Oslo tingrett som - om enn under tvil - kom til at den aktuelle bruken ikke utgjorde varemerkerettslig relevant bruk under henvisning til en skjønnsmessig avveining av partenes interesser. Avgjørelsen er omtalt av Immaterialrettstrollet her. 

Borgarting lagmannsrett kom til motsatt resultat av Oslo tingrett, og slo fast at importen av skjermkomponentene utgjorde varemerkerettslig relevant bruk og følgelig varemerkeinngrep etter vml. § 4. Avgjørelsen er omtalt av Immaterialrettstrollet her.

Huseby anket avgjørelsen til Høyesterett som tillot anken fremmet begrenset til rettsanvendelsen. Selv om det hersker uenighet mellom Huseby og Apple om opphavet til skjermkomponentene, og hvorvidt disse var originale, innebar dette at Høyesterett skulle legge lagmannsrettens bevisvurdering om at skjermene ikke var originale til grunn.

Mobilskjermkomponent nede til venstre (bildet

ikke tatt i anledning saken). 

Wikimedia (CC BY-SA 4.0)

Høyesteretts avgjørelse
Høyesteretts avgjørelse er nokså kort og kontant, og levner liten tvil om resultatet. I premissene vises det svært ofte til Høyesteretts avgjørelse i Ensilox-saken og EU-domstolens avgjørelse i C-129/17 Mitsubishi, omtalt av Immaterialrettstrollet her og her.

Høyesterett viser blant annet til at det i Ensilox-saken ble slått fast at også forhold etter omsetningssituasjonen vil være relevant ved vurderingen av om bruken av et varemerke er egnet til å skade en eller flere av dets funksjoner, se premiss 32-33 og 37-38. Høyesterett presiserer i denne forbindelse at selv om importen utgjør selve brukshandlingen i iPhone-saken så kan en ikke dermed se bort fra skadepotensiale som kan materialisere seg senere. I denne forbindelse vises det blant annet til at senere omsetningsledd eller andre som får tak i skjermene vil kunne ta bort tildekkingen slik at varemerket blir synlig, eksempelvis for å oppnå en høyere pris ved videresalg.

Høyesterett går imidlertid et steg lenger og uttaler at selv om tildekkingen ikke blir tatt bort, så vil skjermkomponentene være identiske med Apple sine originale produkter. Det påpekes også at tildekkingen (tusjen) vil være der Apple sine varemerker normalt er plassert. For den relevante omsetningskretsen av mobilreparatører og andre profesjonelle vil dette alene kunne virke forvirrende med hensyn til komponentenes opphav. En slik uklarhet er etter Høyesteretts syn alene tilstrekkelig for å konstatere fare for skade på opprinnelsesgarantifunksjonen til Apples eplelogo.

Når det gjelder EU-domstolens avgjørelse i Mitsubishi – hvor permanent fjerning av varemerker på Mitsubishis gaffeltrucker før de ble satt på markedet ble ansett som varemerkeinngrep – viser Høyesterett til at det som utgangspunkt ikke kan gjelde noe svakere vern for midlertidig fjerning av varemerker, se premiss 34-36. Høyesterett underbygger dermed sitt standpunkt om at det foreligger varemerkegrep med Mitsubishi-avgjørelsen ut fra en «fra det mer til det mindre»-betraktning.

Til Husebys anførsler om at skjermene kun er kompatible reservedeler som Huseby – også av miljøhensyn – må ha rett til å benytte, påpeker Høyesterett i premiss 39 at dette faller utenfor saken ettersom stansen av importen av skjermkomponentene ikke knytter seg til skjermene som sådan, men til varemerket som er påført dem.

Høyesterett kom etter dette til at det forelå «bruk» i varemerkerettslig forstand jf. vml. § 4 (1) jf. (3) bokstav c), og at det derfor forelå inngrep i Apples varemerke jf. § 4 (1) bokstav a). Husebys anke over lagmannsrettens dom ble dermed forkastet.

Knust skjerm - finnes noe mer irriterende?
© Andrew Mager (CC BY-SA 2.0)

Immaterialrettstrollets betraktninger

Høyesteretts bekreftelse av lagmannsrettens dom innebærer en stadfesting av varemerkeinnehavers sterke vern mot inngrep i varemerket etter vml. § 4, og en viktig korrigering av tingrettens avgjørelse. Som dette Immaterialrettstrollet har vært inne på flere ganger tidligere ville tingrettens avgjørelse i saken langt på vei ha betydd en uthuling av varemerkeinnehavers vern ettersom den aktuelle typen bruk (varemerkeforfalskninger) ligger i kjernen av varemerkebeskyttelsen. Samtidig kan det nok spørres om ikke Høyesterett langt på vei har seg selv å takke for denne oppklaringen når en ser på tingrettens ivrige bruk av den refererte Ensilox-avgjørelsen. I sistnevnte avgjørelse kom Høyesterett blant annet til at feilbruk på en faktura etter omstendighetene ikke utgjør varemerkebruk, noe som etter dette immaterialrettstrollets syn er høyst diskutabelt.

Dette immaterialrettstrollet er enig med Høyesterett både i resultatet og begrunnelsen for dette i iPhone-saken, men finner likevel plass til noen betraktninger. For det første kan det stilles spørsmål ved om Høyesterett går lenger enn det som er nødvendig i sin begrunnelse for at det foreligger fare for varemerkets funksjoner. Høyesterett uttaler i premiss 38 at selv om tildekkingen ikke fjernes vil uklarheten vedrørende produktets opphav som følge av skjermkomponentenes identiske ytre og tusjingens identiske plassering med eplelogoen «i seg sjølv er tilstrekkelig for å konstatere fare for varemerkets funksjoner» (premiss 38, min understrekning). I lys av dette kan Høyesteretts forutgående utlegging i premiss 37 om skadepotensiale ved senere omsetningshandlinger dersom tildekkingen fjernes fremstå overflødig. 

Selv om faren for varemerkets funksjoner primært vil manifestere seg etter at varene har blitt innført kan det nok også rent prinsipielt stilles spørsmål ved om det ved import er nødvendig å begrunne slik fare i senere brukshandlinger når selve importen er å anse som en brukshandling i seg selv jf. vml. § 4 (3) bokstav c). I denne forbindelse skiller også forholdet i Ensilox-saken seg noe fra forholdet i iPhone-saken da skadepotensiale i de etterfølgende handlingene knyttet seg til den samme salgshandlingen og ikke andre typer brukshandlinger (f.eks. innførsel) som Høyesterett legger vekt på i iPhone.

Selv om iPhone-saken ikke gjelder permanent fjerning av varemerker på originale varer (såkalt debranding) bekrefter Høyesterett langt på vei med sine referanser til Mitsubishi-avgjørelsen i premiss 34-36 at også slik fjerning vil utgjøre varemerkebruk og -inngrep også etter norsk rett. Det kan i denne forbindelse være grunn til å minne om at EU-domstolen i Mitsubishi uttalte at skadepotensiale ved permanent fjerning er størst der varene er igjenkjennbare også etter at varemerkene var fjernet, selv om dette ikke nødvendigvis er avgjørende for om fjerning av varemerker utgjør varemerkebruk. Selv om Mitsubishi-avgjørelsen indikerer et sterkt vern for varemerkeinnehaver når det gjelder grensene for varemerkebruk kan det nok også her stilles spørsmål ved om henvisningen til Mitsubishi er nødvendig (og riktig) for å fastslå varemerkeinngrep i iPhone-saken.

Som nevnt i omtalen av lagmannsrettens avgjørelse ville det heller ikke vært anledning til å importere skjermkomponentene til Norge (EØS) dersom de hadde vært originale (slik Huseby hevdet er tilfellet) ettersom dette uten Apples samtykke hadde utgjort ulovlig parallellimport.

Artikkelforfatteren Julius Berg Kaasin arbeider til daglig som advokat i advokatfirmaet GjessingReimers.

Høyesterett i HR-2019-2213-A: Et utenlandsk domenenavn kan kreves overført til norsk varemerkeinnehaver som forebyggende tiltak etter vml. § 59

I slutten av november satte Høyesterett punktum i tvisten mellom Appear TV AS og Video Communication Services AS (tidligere Telenor Digital AS). Spørsmålet Høyesterett tok stilling til var om et utenlandsk domenenavn som benyttes globalt, skulle overføres til den norske innehaveren av et varemerke for å forhindre varemerkeinngrep.

Kort om forhistorien

Selskapet Appear TV fikk registrert det kombinerte merket Appear Tv i 2009, og ordmerket APPEAR i 2014. Merkene var registrert for blant annet apparater for overføring og gjengivelse av lyd og bilder (klasse 9), sending av tv-programmer (klasse 38) og dataprogrammeringsvirksomhet (klasse 42). I 2013 lanserte selskapet som nå heter Video Communication Services AS (VCS), en videokonferansetjeneste som ble driftet på nettstedet appear.in.

Det kombinerte merket APPEAR TV (reg.nr. 251877) (kilde: Patentstyret)

Appear TV tok ut stevning for å stanse bruken av domenanvnet. VCS anførte at Appear-merkene var beskrivende for overnevnte varer og tjenester, og fremmet motkrav om at merkene skulle kjennes ugyldige. Tingretten ga VCS medhold, og merkene ble kjent ugyldige. (Les trollets innlegg om avgjørelsen her) Saken ble anket til lagmannsretten, som kom til at merkene hadde særpreg, at VCS skulle forbys å bruke appear.it, og at domenet skulle overføres til Appear TV. Også denne avgjørelsen ble anket, men Høyesteretts ankeutvalg kom til at det bare var spørsmålet om overføring av domenenavnet appear.in, som skulle behandles av Høyesterett. Det var følgelig endelig avgjort at bruk av domenenavnet appear.in krenket varemerkeretten til Appear TV.

Kort om jussen

Etter varemerkeloven § 59 kan retten «i den utstrekning det finnes rimelig» gi pålegg om forebyggende tiltak for å hindre videre varemerkeinngrep. I forarbeidene til bestemmelsen nevnes overføring av domenenavn som et eksempel på et slikt tiltak. Når det er domenenavn som utgjør inngrepet, fremgår det at enten sletting eller overføring som regel vil være det mest hensiktsmessige forebyggende tiltaket, jf. Prop.81 L (2012–2013) side 121.

Høyesterett konkluderte slik: «Så lenge det er domenenavnet i seg selv som utgjør inngrepet, har jeg vanskelig for å se at virkningen i utlandet gjør pålegget uforholdsmessig. I så fall ville det i praksis være umulig å sette en effektiv stopper for bruk av domenenavn som krenker varemerkerettigheter. … Med mindre domenenavnet legges dødt, står valget i realiteten mellom overføring til rettighetshaver eller fortsatt varemerkeinngrep». Avgjørelsen er enstemmig.

Høyesteretts vurderinger

Høyesterett vurderte tre spørsmål. For det første ble det vurdert om territorialprinsippet begrenser hvilke tiltak som kan pålegges etter varemerkeloven § 59. Territorialprinsippet innebærer at et merke som er registrert i Norge, bare har vern i Norge. Dernest vurderte Høyesterett om det var formålstjenlig, eller nødvendig, å overføre domenenavnet for å forhindre videre varemerkeinngrep. For det tredje ble det vurdert om overføring av domenet var rimelig i lys av forholdsmessighetsvurderingen som ordlyden varemerkeloven § 59 gir anvisning på. I det følgende skal det ses nærmere på disse vurderingene.

Trademark av Nick Youngson. 

Bildet er hentet her.

Begrenser territorialprinsippet hvilke tiltak som kan pålegges etter varemerkeloven § 59?

Høyesterett viste til en resolusjon utarbeidet av WIPO, med anbefalinger om håndhevingstiltak ved varemerkeinngrep på internett. Denne resolusjonen er ikke folkerettslig bindende, men Høyesterett viste til at den kan gi en viss veiledning til vurderingen. Resolusjonen nevner tilfeller der man burde være forsiktig med å iverksette tiltak med global effekt. Herunder om bruken på internett er i tråd med brukerens varemerkerett i et annet medlemsland, eller der bruken ikke var gjort «in bad faith», resolusjonens artikkel 15. Høyesterett viste til at VCS ikke hadde varemerkerett til «appear» i et annet medlemsland, og at det kunne reises spørsmål om bruken av domenenavnet var gjort i «bad faith».

Videre ble det vist til boken «Brug af andre varemærker i digitale medier», skrevet av den danske varemerke-guruen Knud Wallberg. I boken konkluderer Wallberg slik:

«Hvis en dansk domstol vurderer, at et domænenavn bliver brugt på en måde, der krænker en rettighed, der er gyldig i Danmark, kan domstolen anvende de sanktioner som det relevante retsgrundlag giver mulighed for», se bokens side 316–317, sitert i avsnitt 43.

Ikke overraskende kom også Høyesterett til at norske varemerker må «sikres den beskyttelse som varemerkeloven gir anvisning på, også der krenkelsen skjer ved bruk av domenenavn på internett». Det var følgelig den konkrete proporsjonalitetsvurderingen som var det styrende for hvilke tiltak som kunne benyttes for å forhindre varemerkeinngrep, etter varemerkeloven § 59.

Var overføringen av domenet nødvendig for å forhindre videre varemerkeinngrep?

Høyesterett viste først til at norske brukere som gikk inn på appear.in, kom til en nettside der de ble informert om at det forelå en varemerkekonflikt, og at tjenesten hadde byttet navn til Whereby. Videre ble man henvist til en link som førte til det nye nettstedet.

Selv om de norske brukerne ikke ville oppleve appear.in som en angivelse av kommersiell opprinnelse i denne situasjonen, representerte bruken av domenenavnet «klare inngrep i Appear TV AS` varemerker». Til støtte for et slikt syn ble det vist til Rt. 2004 side 1414 Volvo. I den saken kom Høyesterett til at den som brukte domenet volvoimport.no krenket varemerket Volvo, selv om det fremgikk uttrykkelig av siden at det var snakk om en uavhengig aktør. Når man først ble gjort oppmerksom på dette etter at man hadde kommet inn på nettsiden, hadde det allerede skjedd en utnyttelse av goodwill.

Logoen til Volvo er hentet her.

Videre ble det vist til at forbudet mot å bruke appear.in ikke ga Appear TV faktisk kontroll på den fremtidige bruken av domenet. Når overføring av domenet ville hindre fortsatt varemerkeinngrep i Norge, var tiltaket formålstjenlig.

Var overføring av domenet et rimelig tiltak?

Etter varemerkeloven § 59 skal valget mellom mulige tiltak skje ut fra en forholdsmessighetsvurdering i lys av blant annet inngrepets alvorlighet, virkningene av tiltakene og tredjeparts interesser.

Før Høyesterett gikk inn på den konkrete forholdsmessighetsvurderingen, ble det vist til at tiltaket måtte være effektivt for å hindre fremtidige inngrep, men at det ikke måtte «skape stengsler mot «legitimate trade», jf. TRIPS-avtalen artikkel 41.

En overføring av VCS var imidlertid ikke et hinder for å drive «legitimate trade» ettersom VCS stadig kunne markedsføre og tilby sine tjenester under et annet navn.

I vurderingen av inngrepets alvorlighet ble det vist til at det daglig var mellom 300 og 500 norske brukere som var innom appear.in. Bruken av domenet utgjorde dermed et «vedvarende rettstridig inngrep i Appear TV AS` varemerker». 

Når det gjelder virkningen av overføringen, viste Høyesterett til at domenenavnet hadde en økonomisk verdi for VCS, samt at det nok kunne bli en del overgangsproblemer som følge av overføringen. Høyesterett viste imidlertid til at VCS senest siden høsten 2016 var blitt kjent med varemerkene til Appear TV, og at den rettsstridige bruken fortsatte også etter at avgjørelsen fra lagmannsretten ble endelig hva gjelder videre inngrep. Når så var tilfelle, fant Høyesterett at det var VCS som måtte ha risikoen for eventuelle overgangsproblemer.

Dette trollets vurdering 

Opphavsperson: Sundgot. 

Bildet er hentet her.

Spørsmålet om bruken av domenet representerte et inngrep, var endelig avgjort gjennom lagmannsrettens avgjørelse. Allikevel påpekte Høyesterett at bruken av domenenavnet, eller «nettaktiviteten», måtte «rette seg mot det norske markedet for at det kunne konstateres varemerkeinngrep», jf. Lassen/Stenvik (2011) side 294 flg., jf. avgjørelsens avsnitt 37. Skillet mellom når et domene er brukt på en slik måte at det retter seg mot det norske markedet, og når nettsiden bare er tilgjengelig for norske brukere, synes ikke skarpt. Når Høyesterett senere skulle ta stilling til inngrepets art, ble det imidlertid ikke vurdert om nettaktiviteten rettet seg mot det norske markedet. Det ble konstatere at mellom 300–500 norske brukere daglig var inne på siden appear.in, og dette ble ansett som et «vedvarende rettstridig inngrep» i varemerkerettigheten til Appear TV.

Høyesterett kan forstås dit hen at spørsmålet ikke er om nettaktiviteten er rettet mot det norske markedet, men om tjenesten som tilbys under et forvekselbart domenenavn er tilgjengelig for norske forbrukere. Alvorligheten av inngrepet, og med det vurderingen av hvilke tiltak som synes forholdsmessig, må imidlertid vurderes i lys av hvor mange norske brukere som kommer i forbindelse med domenenavnet som krenker den aktuelle varemerkerettighet.

Videre kom Høyesterett til at hensynet til tredjeparter – brukere av tjenesten – ikke kunne tilsi at overføring av domenet var uforholdsmessig. Dette ble imidlertid ikke begrunnet med en vurdering av hvordan overføringer rammet brukerne. Det avgjørende for Høyesterett var at varemerketvisten hadde versert siden høsten 2016, og at domenenavnet senest fra dette tidspunktet hadde blitt benyttet med kjennskap til varemerkerettighetene til Appear TV.

Selv om Høyesterett vil plassere risikoen for overføringsproblemer hos VCS, vil også brukerne av internettsiden bli rammet av overføringen. Dette trollet mener det er en svakhet ved dommen at Høyesterett ikke vurderer hvordan og i hvilket omfang overføringen av domenenavnet vil kunne påvirke brukerne. 

Selv om ikke territorialprinsippet legger begrensninger på hvilke tiltak som kan pålegges, viser Høyesterett til at «det globale» aspektet må inngå i den formåls- og forholdsmessighetsvurderingen som varemerkeloven § 59 gir anvisning på, jf. avgjørelsens avsnitt 47. Når Høyesterett kom til at overføring av domenet og det å legge domenet dødt, var de to eneste alternativene til fortsatt varemerkeinngrep, er det vanskelig å se hvilken rolle det globale aspektet rent faktisk kan spille inn i forholdsmessighetsvurderingen. Til dette kommer det at Høyesterett kom til at det var vanskelig å se når virkningen i utlandet gjør pålegget uforholdsmessig, jf. avsnitt 64. 

Avgjørelsen kan ved første øyekast synes noe streng. Det er imidlertid lett å se for seg at den konkrete vurderingen varemerkeloven § 59 gir anvisning på ville ledet til motsatt resultat dersom domenenavnet var brukt av en større aktør som i tillegg hadde varemerkerettigheter i andre land der domenet benyttes.

To av bidragsyterne til Immaterialrettstrollet, Yngve Øyehaug Opsvik og Julius Berg Kaasin, jobber i advokatfirmaet Gjessing Reimers som representerte Appear TV i denne saken. De har ikke bidratt til utformingen av dette innlegget.

HR-2019-1743-A: Høyesterett beslutter inndragning av domenenavnet popcorn.time.no

Høyesterett forkastet 17.9.19 anke over Borgartings dom av 22.1.19, som beslutter inndragning av domenenavnet popcorn.time.no. Det legges til grunn at å legge ut lenker til andre nettsteder hvor programmet Popcorn Time kunne lastes ned samt instruksjoner om hvordan programmet skulle installeres og brukes, innebærer medvirkning til opphavsrettsinngrep. Det var dermed grunnlag for inndragning av popcorn.time.no. Vernet av ytringsfriheten i Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10 var heller ikke til hinder for inndragning.

Foto: GoodFreePhotos

Popcorn Time er et program i forskjellige versjoner som, ved bruk av BitTorrent-teknologi, gjør det mulig å strømme filmer og serier tilnærmet på samme måte som kommersielle strømme­tjenester som Netflix og HBO. Innholdet man får tilgang til i programmet vil primært være lagt ut uten rettighetshavernes samtykke. Selve teknologien er derimot ikke begrenset til ulovlig bruk, men brukes blant annet av kommersielle aktører i forbindelse med direkte­strømming.

På domenet popcorn.time.no, som er registrert hos domeneforhandleren Imcasreg 8, ble det lagt ut lenker til andre nettsteder hvor ulike versjoner av programmet Popcorn Time kunne lastes ned samt instruksjoner om hvordan programmet skulle installeres og brukes. Etter en ransaking hos selskapet Internet Marketing Consults, som delte adresse med Imcasreg 8, ble det etter hvert besluttet inndragning av domenenavnet popcorn.time.no (se omtalen av lagmannsrettens avgjørelse for en gjennomgang av prosessen). Follo tingrett avsa 12.1.18 dom hvor Imcasreg 8 ble dømt til slik inndragning. Saken ble anket, og Borgarting lagmannsrett avsa dom 22.1.19 som opprettholdt inndragningen.

Imcasreg 8 anførte at tilknytningen mellom informasjon om teknologien og lenkene til andre nettsider som igjen lenket til programmet som tillot ulovlig nedlasting, var for fjern og avledet til at det forelå medvirkning. En eventuell medvirkning var uansett ikke rettstridig, fordi inndragningen kommer i konflikt med ytringsfriheten etter Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10.

Høyesterett legger, på samme måte som lagmannsretten, til grunn at aktiviteten på nettstedet popcorn.time.no i form av å legge ut leker til andre nettsteder hvor ulike versjoner av programmet Popcorn Time og instruksjoner om hvordan programmet skulle installeres og brukes innebar medvirkning til opphavsrettsinngrep, jf. åvl. § 1961 § 54, jf. § 2, jf. strl. § 15. 

Det ble videre lagt til grunn at vernet av ytringsfriheten ikke var til hinder for inndragning. Det ble fremhevet at sentrale elementer i medvirkningshandlingen var at lenkene på popcorn-time.no gjorde det mulig med få tastetrykk å laste ned dataprogrammet Popcorn Time og varianter av dette, og at informasjonen på siden fremsto som en «bruksanvisning» på hvordan nedlasting kunne gjennomføres.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Etter strl. § 69 første ledd bokstav c kan «ting» som «har vært brukt eller bestemt til bruk ved en straffbar handling» inndras. Den straffbare handlingen her er medvirkning til overføring til allmennheten etter åvl. § 1961 § 2, jf. § 54, jf. strl. § 15.

Førstvoterende legger til grunn at hovedhandlingen her er opplastingen av opphavsrettsbeskyttet materiale uten samtykke, som sluttbruker får tilgang til ved å benytte programmet Popcorn Time. Deretter drøftes det som tilgjengeliggjøringen av informasjonen på popcorn.time.no utgjør medvirkning til slike inngrep, jf. Rt. 2005 s. 41 (Napster). 

Det erkjennes imidlertid at nyere praksis fra EU-domstolen utvider eneretten til overføring til også å omfatte medvirkningshandlinger som lenking, jf. C-466/12 Svensson, C-348/13 BestWater og C-160/15 GS Media og C-527/15 Filmspeler. Nevnes i denne sammenhengen kan også C‑610/15 Ziggo, som legger til grunn at indeksering og tilbud om mulighet til søk i torrentfiler gjennom nettsiden Pirate Bay i seg selv utgjør en overføring til allmennheten. Lenkingen i Napster-saken ville etter denne praksisen anses som en direkte overføring til allmennheten, ikke som medvirkning til en slik overføring (avsnitt 38).

Høyesteretts andre avdeling
Foto: Tore Sætre, CC BY-SA 4.0

Førstvoterende «kan imidlertid ikke se at denne retts­utviklingen har særlig betydning for det straffe­rettslige med­virk­nings­spørs­målet i vår sak» (avsnitt 38). Dette er isolert sett riktig. Norsk strafferett er ikke harmonisert gjennom EØS-avtalen. Det samme er i stor grad tilfellet for erstatnings­retten. Man står derfor i utgangspunktet fritt til å fastlegge innholdet av opphavs­rettens med­virk­nings­normer, enten det er snakk om strafferettslig medvirkning eller erstatningsrettslig medvirkning.

Dette innebærer imidlertid ikke at utviklingen av eneretten til overføring ikke får betydning for spørsmålet om medvirkning til opphavsrettsinngrep. For det første gir EU-domstolens stadig videre tolkning av eneretten til overføring til allmennheten grunnlag for å drøfte om innholdet på popcorn.time.no i seg selv innebar et direkte opphavsrettsinngrepetter åvl 1961 § 2. Dette er nok diskutabelt, da informasjonen på nettsiden var såpass avledet fra selve tilgangen til det opphavsrettslige beskyttede materialet.

For det andre kan det stilles spørsmål om utvidelsen av eneretten til overføring påvirker omfanget av et ansvar for medvirkning til slik overføring. Det er ganske klart at EU-domstolen gjennom sin utvidelse av eneretten til overføring i infosoc-direktivet artikkel 3 nr. 1 søker å harmonisere ansvaret for tilgjengeliggjøring av opphavsrettslig beskyttet materiale som tidligere har vært overlatt til medlemsstatenes nasjonale lovgivning, primært gjennom normer om (erstatningsbetingende) medvirkning til opphavsrettsinngrep.

Denne utvidelsen av eneretten til overføring gjør den legislative begrunnelsen for å i tillegg anvende nasjonale medvirkningsnormer svakere. Det finnes en grense for hvor langt man kan og bør trekke et medvirkningsansvar når primærnormen i større og større grad også omfatter typiske medvirkningshandlinger. Dette burde ha gitt opphav til en drøftelse av om det i det hele tatt er plass for et ansvar for medvirkning til overføring til allmennheten etter de siste års utvikling av praksis fra EU-domstolen, eller i det minste om den nevnte utvidelsen innebærer at medvirkningsansvaret blir snevrere. 

Det er ikke uten videre gitt at dette ville ha ledet til et annet resultat. Men det er ganske klart at dette er en problemstilling Høyesterett burde ha drøftet. 

Når det kommer til spørsmålet om inndragning ville være i strid med ytringsfriheten i Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10 har Høyesterett derimot sitt på det tørre. Førstvoterende viser her til Neij and Sunde Kolmisoppi v. Sweden (dec.), no. 40397/12, ECHR 2013. EMD kom her til at svenske domstolers domfellelse av de opprinnelige innehaverne av fildelingssiden «Pirate Bay» for medvirkning til opphavsrettsinngrep, var forenelig med EMK artikkel 10 blant annet fordi informasjonen som ble delt på tjenesten ikke nøt det samme ytrings- og informasjonsfrihetsvernet som politiske ytringer. 

Som i HR-2019-1725-A (Rettspraksis.no) (omtalt av IP-trollet her) kan det nok innvendes at Høyesterett burde ha knyttet avveiningen mellom opphavsretten og ytringsfriheten nærmere opp mot infosocdirektivet og unntaksreglene i artikkel 5, slik EU-domstolen gir anvisning på i C-469/17 Funke Medien og C-516/17 Spiegel Online. Det er imidlertid ganske klart at dette ikke ville ha ført til et annet resultat, og at vernet av ytringsfriheten ikke er til hinder for inndragning av domenenavnet popcorn.time.no. 

En fisketeller til begjær, eller Hvordan jeg lærte å slutte å bekymre meg og elske reglene om gjenåpning

Like før jul i fjor ble en av Norges lengste patentsaker (i konkurranse med denne) avsluttet ved Høyesteretts ankeutvalgs beslutning om å nekte anke av Hålogalands lagmannsretts dom i sak mellom Torbjørn Kvassheim og Wingtech AS.

Kvassheims fisketeller
Kilde: Norsk patent 168151

Første akt – fisketellere, samarbeid, patentinngrep og oppbud

Saken startet i så tidlig som i 1989, da Kvassheim søkte patent på en fremgangsmåte for telling av levende fisk og et telleapparat for utføring av frem­gangs­måten, primært til bruk i fiske­oppdrett. Patentet ble meddelt av Patentstyret i 1992, og overført til Kvass­heims enkelt­manns­foretak Aqua­Scan.

I 1994/1995 begynte Kvassheim et samarbeid med Brødrene Wingan AS. Wingan kjøpte flere fisketellere av Kvassheim og det var mye kontakt med utveksling av informasjon. Samarbeidet opphørte i 1999. Wingan startet i 1998/1999 utvikling av egen fisketeller med bistand fra SINTEF, og utviklet etter hvert to produkter benevnt WingSmolt og WingPipe. SINTEFs bidrag besto i utvikling av algoritmer og data­maskin­programmer som ble overlevert til Brødrene Wingan sammen med kilde­kode og dokumentasjon.

Kvassheim anså begge produktene som inngrep i sitt patent, og gikk etter hvert til søksmål mot Brødrene Wingan. Orkdal tingrett avsa 17.4.2002 dom hvor Brødrene Wingan ble frifunnet for patentinngrep. Kvassheim anket, og vant frem i Frostating lagmannsretts dom av 7.4.2003, hvor Brødrene Wingan blant annet ble dømt til å betale 6 millioner kroner i erstatning til AquaScan. Kjæremål over dommen ble forkastet av Høyesteretts kjæremålsutvalg 10.9.2003. 

Etter at lagmanns­rettens dom var rettskraftig forsøkte AquaScan å fullbyrde dommen. Brødrene Wingan AS begjærte imidlertid oppbud og ble tatt under konkursbehandling. AquaScan fikk derfor aldri oppfylt kravet. Konkursboet abandonerte imidlertid innholdet i boet og dette ble overtatt av aksjonærene, brødrene Wingan, og senere overført til et selskap ved navn Wingtech. Mer om dette senere.

Andre akt – SINTEF, eksperimentunntak og middelbart patentinngrep

Ute av stand til å få noe fra brødrene Wingan, gikk AquaScan i stedet på SINTEF som hadde bidratt til utviklingen av fisketelleren. Stevning ble tatt ut 22.12.2004 ved Trondheim tingrett med krav om erstatning for patentinngrep, subsidiært middelbart patentinngrep og medvirkning til patentinngrep. SINTEF svarte med å begjære patentet kjent ugyldig, og sakene ble forent til behandling ved Oslo tingrett.

Tingretten avsa 12.10.2007 dom hvor SINTEF ble frifunnet i inngrepssaken og AquaScan ble frifunnet i ugyldighetssaken. Borgarting lagmannsrett avsa 2.9.2009 domhvor tingrettens avgjørelse ble opprettholdt. Lagmanns­retten la til grunn at SINTEFs bidrag hverken innebar et direkte inngrep, et middelbart inngrep eller medvirkning til Brødrene Wingans inngrep. 

Sintef SeaLab i Trondheim
Foto: Ezzex, CC BY-SA 4.0

Kvassheim anket lagmanns­rettens dom til Høyesterett, hvor bare anførselen om middelbart inngrep etter patl. § 3 andre ledd ble opprettholdt. Høyesterett avsa 22.12.2009 dom, hvor et flertall på tre dommere kom til at SINTEFs bidrag til utviklingen av Brødrene Wingans fisketellere ikke var omfattet av eksperiment­unntaket i patl. § 3 tredje ledd nr. 3, og at dette måtte anses som et middelbart patentinngrep etter patl. § 3 andre ledd. Det ble lagt til grunn at SINTEF, ved å ta seg betalt for data­maskin­pro­grammet som ble overlevert, indirekte hadde dratt nytte av oppfinnelsens økonomiske verdi i konkurranse med patent­haver (avsnitt 53, jf. avsnitt 57). 

Mindretallet på to dommere kom derimot til at SINTEFs bidrag falt inn under det såkalte eksperiment­unntaket i patl. § 3 tredje ledd nr. 3. Det ble fremhevet at oppgaven SINTEF påtok seg dels gikk ut på å løse andre oppgaver enn det Kvassheims patent tok sikte på, og dels gikk ut på å komme frem til en løsning som ga større nøyaktighet med hensyn til sluttresultatet og som innebar en mer skånsom behandling av fisken under prosessen (avsnitt 71). Når eksperiment­unntaket nettopp innebar et unntak fra eneretten til å «tilby eller levere midler» i § 3 andre ledd, kunne det heller ikke innebære et inngrep å overlevere resultatet av disse undersøkelsene, i form av algoritmer og datamaskin­program, til Brødrene Wingan (avsnitt 72). Lagmanns­rettens dom ble etter dette opphevet og sendt tilbake for ny behandling.

I lagmanns­rettens andre behandling tok saken imidlertid en avgjørende vending. Patentet ble riktignok fortsatt opprettholdt som gyldig. I motsetning til Frostating lagmannsrett i 2002, kom Borgarting i 2011 derimot til at utnyttelsen ikke innebar et patent­inngrep. Lagmanns­retten la til grunn at Kvassheims patent var en kombinasjon av flere tidligere kjente elementer og at to av disse trekkene ikke kunne gjenfinnes i Brødrene Wingans fisketellere. Om det første trekket – kravet om at fisken måtte passere telleren «i tilnærmet ens hastighet» – la lagmanns­retten til grunn at Wingans tellere bygget på en teknikk annen teknikk (såkalt hastighetskompensasjon) som ikke forutsatte at man sørget for at fisken kommer i innbyrdes ens hastighet. Om det andre trekket – kravet til orientering av fisken – uttalte lagmannsretten at Kvassheims patent bygget på en forutsetning om at fiskene vender bredsiden til registreringsenheten, eventuelt at fiskene vender buken eller ryggen til registreringsenheten. Ved anvendelsen av WingSmolt og WingPipe ble det derimot ikke gjort noe aktivt for å påvirke fiskenes posisjoner i forhold til registreringsenheten. Det forelå derfor ikke noe patentinngrep, og SINTEF kunne da heller ikke dømmes for middelbart inngrep.

Tredje akt – gjenåpning, suksesjon og erstatning for uriktig forklaring

Hålogaland lagmannsrett
Foto: Harald Groven, CC BY-SA 3.0

Med Borgartings konstatering av at WingSmolt og WingPipe ikke innebar et inngrep i Kvassheims patent, lå veien åpen for å få omgjort dommen fra Frostating fra 2002. Den 30.11.2011 begjærte derfor Wingtech, som pretenderte å være etterfølgeren til Brødrene Wingan AS, gjenåpning av Frostatings dom. Saken ble deretter henvist til behandling ved Hålogaland lagmannsrett. I kjennelse av 2.10.2012fremmet lagmannsretten saken til realitetsbehandling. 

Kjennelsen ble anket til Høyesterett, som i kjennelse av 8.5.2013 forkastet anken. Ankeutvalget la til grunn at de aktiva som knyttet seg til virksomheten i Brødrene Wingan AS hadde gått over til Wingtech. Dommen i inngrepssaken. hadde derfor rettskraftvirkning overfor Wingtech etter tvl. § 19-15. Når Wingtech anførte å ha betydelige krav mot Kvassheim, måtte de også anses å ha rettslig interesse i gjenåpning etter tvl. § 1.3.

I kjennelse av 18.3.2016 besluttet Hålogaland lagmannsrett at saken skulle gjenåpnes. Det ble vist til at Frostating ved tolkningen av de to avgjørende trekkene i patentkrav 1 (dvs. kravet om at fisken måtte passere telleren «i tilnærmet ens hastighet» og kravet til orientering av fisken) la «avgjørende vekt på at patentet(sic!) gir pålitelige telleresultater ved hastighetsvariasjoner opp mot 33 %». Det var ikke tvil om at Frostating «i sin bevisvurdering på dette punkt la avgjørende vekt på forklaringen fra Kvassheim, underbygget av forklaring og memorandum [fra et] sakkyndig vitne. Dersom de nye bevisene som ble presentert i gjenåpningssaken hadde blitt ført for Frostating, ville det derimot ikke være mulig å komme til denne konklusjonen. Frostating ville da, som Borgarting, kommet til at trekket om «ens hastighet» ikke gjenfinnes i Wingans tellere, og at disse derfor ikke utgjorde et patentinngrep.

Etter at anke over kjennelsen ble forkastet av Høyesterett ble inngrepssaken og kravet om erstatning for falsk forklaring realitetsbehandlet. Den 20.8.2018 avsa Hålogaland lagmannsrett dom hvor anken over Orkdal herredsretts dom av 17. april 2002 ble forkastet, og Kvassheim ble dømt til å betale erstatning til Wingtech med 11,1 millioner.

Ikke overraskende la lagmannsretten, på samme måte som Borgarting hadde gjort i 2011, til grunn at Wingans fisketellere ikke innebar et inngrep i Kvassheims patent. Om erstatningsspørsmålet la lagmannsretten til grunn at tvl. § 21-4, som angir at partene «skal sørge for at saken blir riktig og fullstendig opplyst» innebærer at en uriktig eller ufullstendig forklaring for retten kan utløse erstatningsansvar på alminnelig culpagrunnlag. Det ble derfor lagt til grunn at Roxar-saken i Rt 2015 s. 385, hvor det ble lagt til grunn at «erstatningsansvar utover sakskostnader må forbeholdes misbrukstilfellene» (avsnitt 34), ikke var avgjørende for dette spørsmålet, da denne dreide seg om et uberettiget søksmål. ikke erstatningsansvar for uriktig eller ufullstendig forklaring. 

Lagmannsretten la til grunn at Kvassheim uttalte seg for Frostating lagmannsrett, herunder med støtte fra en. av de sakkyndige, «på en slik måte at lagmannsretten la til grunn at patentet gir pålitelige telleresultater ved hastighetsvariasjoner opp mot 33%». «Når han samtidig ikke visste om dette var tilfellet», kunne han «bebreides for ikke å ha gitt uttrykk for den tvil som forelå med hensyn til hvilke hastighetsvariasjoner patentet tåler i relasjon til tellenøyaktighet». Det forelå derfor ansvarsgrunnlag.

Hålogaland la til grunn at Frostating i dommen fra 2002 «la avgjørende vekt på at patentet gir pålitelige telleresultater ved hastighetsvariasjoner opp mot 33%». Det kunne imidlertid reises spørsmål ved om dette momentet som Frostating lagmannsrett fremhevet som avgjørende, overhodet er relevant ved tolkning av begrepet «tilnærmet ens hastighet». Hålogaland la imidlertid til grunn at «[a]ll den tid momentet ble tillagt avgjørende betydning, er det uansett relevant». Det forelå derfor årsakssammenheng mellom Kvassheims uaktsomme forklaring og den skade Brødrene Wingan var pådratt gjennom Frostatings uriktige dom. 

Epilog

Foto: Simo Räsänen, CC BY-SA 4.0

I august i år er det 30 år siden Kvassheim søkte patent på opp­finnelsen, og saken har versert i rettssystemet, riktignok med skiftende parter, i snart 18 år. Saken har gitt oss en interessant, men kanskje ikke helt avklarende, høyeste­retts­avgjørelse om eksperi­ment­­­unntaket og ansvaret for middel­bart patent­­inngrep. Anke­­utvalgets beslutning om å nekte å fremme anken inne­­bærer et endelig punktum i saken. (Samtidig ble også en særskilt anke over saksomkostningene nektet fremmet.) 

Både lagmannsrettens beslutning om gjenåpning og beslutningen om å tilkjenne erstatning for uriktig eller ufullstendig forklaring bygger på at Kvassheim forklarte seg uriktig eller unøyaktig om hvordan hans oppfinnelse fungerer, og at den ene sakkyndige dels bygget på denne og andre opplysninger fra Kvassheim. Konkret knyttet disse opplysningene seg til hvor store hastighetsavvik fisken som passerte fisketelleren kunne ha for at resultatene av utøvelsen av oppfinnelsen skulle være akseptable. Disse opplysningene om hvordan én bestemt utførelse av den patenterte oppfinnelsen fungerer, er imidlertid uten betydning for tolkningen av patentet. Krav 1 i patentet angir som et obligatorisk trekk at fisken må passere fisketelleren i «tilnærmet ens hastighet». Det er da i prinsippet uten betydning at det eventuelt er mulig å oppnå samme resultat gjennom en utøvelse med større hastighetsavvik. 

Hålogaland lagmannsrett er riktignok inne på dette både i beslutningen om at saken skulle gjenåpnes og under årsaksvurderingen under erstatningsspørsmålet, når det uttales at «kan reises spørsmål ved om momentet Frostating lagmannsrett fremhevet som avgjørende, overhodet er relevant ved tolkning av begrepet «tilnærmet ens hastighet»». Lagmannsretten legger imidlertid til grunn at «[a]ll den tid momentet ble tillagt avgjørende betydning [av Frostating lagmannsrett]» er det «uansett relevant ved vurderingen av gjenåpningsspørsmålet» og gir «sannsynlighetsovervekt for at resultatet i inngrepsspørsmålet ville ha blitt et annet» dersom Kvassheim hadde forklart seg annerledes.

For at en sak skal kunne gjenåpnes etter tvl. 31-4 bokstav a må det foreligge «opplysninger om faktiske forhold som var ukjent da saken ble avgjort, [som] tilsier at avgjørelsen høyst sannsynlig ville blitt en annen». Bestemmelsen forutsetter at det er gjort en feil mht. hvilke faktiske forhold som er lagt til grunn. Feil ved rettens rettsanvendelse, gir derimot normalt ikke grunnlag for gjenåpning. 

Det er ikke åpenbart at feil knyttet til tolkning av patentet som, slik retten legger til grunn, er forårsaket av den faktiske fremstillingen relatert til et annet spørsmål, uten videre skal omfattes av bestemmelsen. Det burde i alle fall vært grunn til å drøfte dette ut over den korte konstateringen av at kravet til årsakssammenheng er oppfylt.

Erstatningsspørsmålet blir noe mer sammensatt. Her er det en forutsetning for ansvar at Kvassheim har forklart seg uriktig eller ufullstendig om forhold, og at dette har ledet til et tap for Wingtech ved at Frostating har truffet en gal avgjørelse. Lagmannsretten ser her tilsynelatende spørsmålet om ansvarsgrunnlag, dvs. hvilke krav det stilles til aktsomhet mht. innholdet i Kvassheims forklaring, og spørsmålet om det er årsakssammenheng mellom denne og Frostatings avgjørelse (og dermed tapet), som to separate spørsmål med vanntette skott imellom. I dette perspektivet er det ikke uventet at man konstaterer at forklaringen er en nødvendig betingelse for tapet, i den forstand at Frostating med sannsynlighetsovervekt ville ha kommet til et annet resultat dersom forklaringen hadde vært en annen. 

Det er imidlertid mye som tyder på at man ikke har fått tatt alle forhold i betraktning når man ikke ser spørsmålet om ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng mer i sammenheng. Det er klart at det ikke er avgjørende for erstatningsspørsmålet at saken sto og falt på et rettsanvendelsesspørsmål (tolkning av patentet), og at den ufullstendige eller uriktige forklaringen som ble gitt rettslig sett ikke hadde betydning for dette spørsmålet. 

Det er imidlertid like klart at dette bør få betydning for hvordan man vurderer erstatningsansvaret for ufullstendige eller uriktige forklaringer for retten. Avgir man en uriktig forklaring om et avgjørende rettsfaktum er spranget til ansvar ganske kort. 

Retten har imidlertid eneansvaret for at rettsanvendelsen blir riktig. Når en forklaring derfor relaterer seg til et faktum som i realiteten er uvedkommende for det rettsspørsmålet retten skal avgjøre, i dette tilfellet tolkning av patentet, vil dette i utgangspunktet stille lavere krav til nøyaktighet i forklaringen. Det blir derfor for enkelt å konstatere at det er uten betydning at saken egentlig dreide seg om tolkning av patentet, når lagmannsretten uansett tilla opplysningene som ble gitt avgjørende betydning.

Yngve Øyehaug Opsvik er, mens Vincent Tsang var, ansatt i Advokatfirmaet Grette, som representerte Kvassheim frem til Hålogaland lagmannsretts realitetsbehandling i gjenåpningssaken. De har ikke tatt del i utformingen av dette innlegget.

Høyesterett: Fargen lilla ikke innarbeidet varemerke for astma- og KOLS-inhalatorer

Høyesteretts avsa i forrige uke dom i den såkalte «Seretide»-saken, som omhandlet spørsmålet om to nyanser av fargen lilla var innarbeidet av GlaxoSmithKline (GSK) som deres varemerke for astma- og KOLS-inhalatorer (HR-2017-2356-A, sak nr. 2017/1062). I likhet med de tidligere instansene fant Høyesterett det bevist at det forelå et uformelt fargekodesystem for slike produkter, noe som synes å ha vært avgjørende for at for at nyansen mørk lilla (Pantone 2587C) ikke var innarbeidet som GSKs ”særlige” kjennetegn jf. varemerkeloven (vml.) § 3 (3) første setning for de aktuelle varene. Avgjørelsen må også leses slik at der en bestemt nyanse av en farge ikke har vært brukt av den som påberoper seg innarbeidelse (noe som var tilfellet for den andre fargenyansen), så vil innarbeidelse i utgangspunktet være utelukket.

Pantone 2587C. Kilde: oval.co.uk

Som tidligere omtalt av immaterialrettstrollet har GSK markedsført og solgt astma- og kolsinhalatoren «Seritide» siden 1999, og produktet har siden ligget blant de øverste på listen over Norges mest solgte legemidler (målt i salgsverdi). Seretide er et preparat som inneholder to ulike virkestoffer som henholdsvis bidrar til å utvide pasientens luftveier (anfallsdempende), og dempe luftveisbetennelse som pasienten har i luftveiene (betennelsesdempende). Preparatet kalles derfor et ”kombinasjonspreparat”, og kommer både som tørrpulverinhalator (omtalt som Diskus), og spayaersol. Produktet leveres i flere styrker, noe som reflekteres i fargebruken ved at lillanyansen på produktet er mørkere avhengig av styrken på preparatet.

Sandoz A/S (Sandoz) er et danske datterselskap i Sandoz-konsernet, og er produsent av generiske legemidler. Sandoz innehar blant annet markedsføringtillatelse for KOLS- og astmainhalatoren Airflusal Forspiro, som selskapet har markedsført og solgt siden mars-april 2014. Airflusal Forspiro er en generika-versjon av GSKs Seretide (anvender de samme virkestoffene i kombinasjon). Sandoz inngår i legemiddelgiganten Novartis, og det er deres datterselskap Novartis Norge AS som står for distribusjon og markedsføring av Airflusal Forspiro i Norge. Selskapet ble av denne grunnen tatt med som medsaksøkt.

Patentbeskyttelsen for GSKs kombinasjonspreparatet utløp i 2014, noe som innebar at det ble fritt frem for generiske legemiddelprodusenter (som Sandoz) å tilby sine generiske versjoner. GSK har blant annet fått registrert mørk lilla (Pantone 2587C) som varemerke i BeNeLux-landene (reg.nr. 0977861), og en grafisk gjengivelse av en Seretide-inhalator i EU (reg.nr. 003890126). En søknad om et rent EU-fargemerke for mørk lilla ble imidlertid nektet registrering av EUIPO 6. juli i år. Sistnevnte avgjørelse er påanket til EUIPOs Board of Appeal. Patentstyret nektet også opprinnelig GSKs søknad om varemerkeregistrering av mørk lilla i Norge, men saksbehandlingen er satt i bero i påvente av Høyesteretts avgjørelse i denne saken. Sandoz og GSK har også vært i konflikt i flere land angående fargen lilla som varemerke, bl.a. i Storbritannia.

Etter at Airflusal Forspiro ble introdusert på det norske markedet begjærte GSK midlertidig forføyning for Oslo byfogdembete for stans av markedsføring og salg av denne på grunnlag av brudd på markedsføringsloven (mfl.) §§ 30 og 25. Dette ikke ble tatt til følge, og den påfølgende anken ble senere trukket.

GSK anla deretter søksmål for Oslo tingrett med samme krav som i forføyningssaken, men denne gangen på grunnlag av både innarbeidede varemerkerettigheter og brudd på mfl. § 25. Oslo tingrett gav ikke GSK medhold, og avgjørelsen ble senere påanket og opprettholdt av Borgarting lagmannsrett.

I GSKs anke til Høyesterett var anførslen om brudd på markedsføringsloven §25 frafalt. Av større prinsipiell interesse var også anførslene vedrørende innarbeidelse av varemerke endret fra at fargen lilla var innarbeidet i sin alminnelighet, til at to nærmere angitte lillanyanser, Pantone 2587C (mørk lilla), og den lysere Pantone 2573C (Sandoz’ lilla). Sistnevnte lillanyanse er tilsvarende den som brukes på Airflusal Forspiro, men har ikke vært brukt av GSK.

GSKs Seritide (Diskus) til venstre og Sandoz' Airflusal Forspiro til høyre.
Kilde: dagensmedisin.no

Høyesteretts avgjørelse

Innledningsvis slo Høyesterett kort fast at GSK ikke kunne ha innarbeidet lillanyansen Sandoz’ lilla når de aldri hadde brukt denne nyansen selv (premiss 50).

Høyesterett gikk deretter over til å behandle innarbeidelse av mørk lilla etter varemerkeloven (vml.) § 3 (3) første setning. GSK hadde i denne forbindelse angivelig anført i anken at dersom denne nyansen var innarbeidet så måtte følgen være at Sandoz måtte forbys å markedsføre og selge også fargenyanser som leger og farmasøyter ikke evner å skille fra mørk lilla. Høyesterett var ikke enig i dette, og pekte på at dette ville innebære en foregripelse av lagmannsrettens eventuelle inngrepsvurdering dersom Høyesterett skulle komme til at mørk lilla var innarbeidet. En slik inngrepsvurdering måtte eventuelt gjøres av lagmannsretten med utgangspunkt i mørk lilla som innarbeidet varemerke (premiss 51).

Ved innarbeidelsesvurderingen viste Høyesterett til utgangspunktet fra Gule Sider-avgjørelsen om at de absolutte registrerbarhetsvilkårene i vml. § 14 (2) bokstav a) for registrering av varemerker også er relevante for vurderingen av om et merke er innarbeidet som noens ”særlig kjennetegn” (premiss 58). Som kjent innebærer disse registrerbarhetsvilkårene at et merke ikke kan registreres som varemerke dersom det utelukkende består av tegn som angir varens art, mengde eller andre egenskaper ved varen.

I Gule Sider slo Høyesterett, under henvisning til EU-domstolens avgjørelser i Chiemsee premiss 44 og 47, fast at et det skal mye til for at et deskriptivt merke skal anses innarbeidet, men at dette må bero på en samlet vurdering. Selv om innarbeidelse av varemerker ikke er regulert i EUs varemerkedirektiv, viste Høyesterett (med henvisninger til Gule Sider og Pangea) til at harmoniseringshensyn tilsier at også praksis fra EU-domstolen vil være relevant ved denne vurderingen (premiss 61).

På grunnlag av denne praksisen oppstilte Høyesterett det nokså selvsagte utgangspunkt om at det er adgang til å innarbeide farger som varemerker også i Norge, men at dette skal mye til (premiss 62-65).

Høyesterett vurderer etter dette det angivelige fargekodesystemet som både tingretten og lagmannsretten kom til at hadde etablert seg for astma- og KOLS-inhalatorer (premiss 68).

Til GSKs anførsel om at fargen lilla ikke har vært brukt konsistent i et slikt fargekodespråk viser Høyesterett, under henvisning til EU-domstolens avgjørelse i Doublemint, til at selv om bruk av fargekoder kan tjene en viktig funksjon som veileder for forbrukere, så tilsier ikke dette i seg selv at friholdelsesbehovet gjør seg særlig gjeldende (premiss 72-73).

Høyesterett viste deretter til at GSKs bruk av mørk lilla i markedsføringen av Seretide ikke har vært konsekvent, og at dette taler sterkt for at det i sin alminnelighet ikke er skapt noen assosiasjon mellom mørk lilla og GSK (premiss 74-75). Selv om Høyesterett tilsynelatende åpner for at et fargemerke etter omstendighetene også kan ha blitt innarbeidet som ”noens særlige kjennetegn” også ved en viss variasjon, kan dette ikke være aktuelt hvor bruken (etter Høyesteretts syn) har vært så sterkt varierende og ubevisst som fra GSK i dette tilfellet. Høyesterett peker også i denne forbindelse på at flere av GSKs konkurrenter i lys av fargekodespråket også markedsfører tilsvarende typer preparater i fargen lilla (premiss 76). I den forbindelse bemerker dette immaterialrettstrollet at, ut fra en slik betraktning, vil det å anføre innarbeidelse av flere nyanser av en farge (som GSK hadde gjort i denne saken) i seg selv kunne tale mot innarbeidelse av hver enkelt farge.

Høyesterett uttaler deretter at ved den nærmere interesseavveining vil hensynet til beskyttelse av den opparbeidede goodwillverdi for innehaver av et innarbeidet kjennetegn ha begrenset betydning i møte med friholdelsesbehovet der kjennetegnet kun vil ha begrenset betydning for kjøpers beslutningsprosesser. Det vises i denne forbindelse til hovedregelen i blåreseptforskriften § 7 (3) om at leger skal foreskrive pasienten det billigste preparatet (premiss 77).

Hvem har innflytelse på kjøpsbeslutningen her?
Kilde: utdanning.no

Høyesterett går så inn på en omfattende vurdering av den relevante omsetningskretsen for innarbeidelsen. GSK hadde anført at omsetningskretsen kun bestod av leger og farmasøyter, mens Sandoz hevdet at sluttkunden (pasienten) også inngikk i denne. Ved denne vurderingen tar Høyesterett utgangspunkt i formålet med reglene om innarbeidelse av varemerker, slik at spørsmålet er hvem som direkte eller indirekte kan influere på den enkelte kjøpsbeslutning (premiss 85).

Høyesterett viste her særlig til at pasienten jf. blåreseptforskriften § 8 (3) har det siste ordet når det gjelder hvilket preparat (av flere likeverdige) denne ønsker foreskrevet, og at dette taler sterkt for at pasienten inngår i omsetningskretsen. Høyesterett viser deretter til prinsippene fra EU-domstolens avgjørelser i Björnekulla og Travajan som gir anvisning på når det ikke kan utelukkes at pasientene vil påvirke valget av preparat så inngår pasienten i omsetningskretsen, selv om legen vil kunne utøve stor innflytelse på valget i sin funksjon som mellommann (premiss 82 – 91).

Høyesterett uttaler videre at leger, farmasøyter og pasienter må anses som èn samlet omsetningskrets ettersom disse gruppene er aktører i et og samme marked, og at en særrett i slike tilfeller vil fungere som en særrett for all markedsføring innenfor den relevante omsetningskretsen (premiss 92).

Selv om Høyesterett viser til at kunnskapsnivået som er målt ved de innhentede markedsundersøkelsene ”neppe [vil] være tilstrekkelige for innarbeidelse av varemerkerett”, går ikke Høyesterett nærmere inn på denne vurderingen. Høyesterett viser i stedet til at metodikken som er anvendt i markedsundersøkelsene er uegnet til å klargjøre i hvilken grad nyansen mørk lilla oppfattes som et særlig kjennetegn (premiss 93-94). Høyesterett uttaler også i denne forbindelse at det ikke kan legges til grunn en alminnelig akseptert metode ved gjennomføringen av markedsundersøkelser, men at betydningen av disse må avgjøres konkret ut fra om undersøkelsen er egnet til å illustrere at et merke er kjent som noens særlige kjennetegn.

Det sentrale ved Høyesteretts kritikk av de innhentede undersøkelsene i denne saken synes å være at resultatet fra undersøkelsene like gjerne kan skyldes kunnskap om både fargebruk og om hvilket selskap som produserer det aktuelle medikamentet, i motsetning til en produsents ”særlige kjennetegn” (min understrekning) som kreves for innarbeidelse (premiss 95). Høyesterett presiserer i den forbindelse at ”undersøkelsene sier noe om hvor mange som forbinder lilla inhalatorer med en bestemt leverandør, men … [at dette ikke gir) noe grunnlag for å slutte at lilla oppfattes som et varemerke”. Høyesterett viser i denne forbindelse særlig til ”fargekodespråket” og at det særlig i lys av dette er mest nærliggende (særlig for farmasøyter og pasienter) at svarene i undersøkelsen reflekterer kunnskap om preparatet Seretide, at inhalatoren er lilla i to nyanser og at GSK er produsent (ikke direkte fra at produktet er mørk lilla til at produsenten er GSK (premiss 98 - 99).

Etter Høyesteretts syn er bildet noe mer sammensatt for leger, men finner det likevel bevist (særlig under henvisning til en erklæring avgitt for Høyesterett av en av de fremste ekspertene på området) at mørk lilla ikke oppfattes som ”noens særlige kjennetegn” jf. vml. § 3 (3) første setning, selv assosiasjonen mellom mørk lilla og GSK for denne gruppen etter omstendighetene kan være noe sterkere (premiss 102).

Høyesterett konkluderte etter dette med at mørk lilla ikke er godt kjent blant den relevante omsetningskretsen av leger, farmasøyter og pasienter som GSKs særlige kjennetegn, og anken ble dermed forkastet.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Adventstiden symboliseres som kjent av fargen lilla, og (uten sammenligning for øvrig) skal fargen angivelig fra gammelt av symbolisere bot, synd, anger, alvor og ånd. Det var nok neppe noe av dette Høyesterett hadde i tankene når avgjørelsen ble publisert nå midt i desember, men det er uansett første gang Høyesterett tar stilling til rene farger som varemerker (uansett grunnlag), og det har derfor vært knyttet en viss spenning til adgangen for å innarbeide slike merker etter norsk rett.

I lys av den omfattende praksisen fra EU-domstolen og andre EU-land om slike merker, er det ikke overraskende at Høyesterett legger til grunn den samme strenge tilnærmingen til adgangen for innarbeidelse av slike merker i Norge (selv om denne i stor grad er opp til statene selv å bestemme).

Når det gjelder Høyesteretts vurdering av Sandoz’ lilla, så synes utgangspunktet om at innarbeidelse forutsetter egen bruk isolert sett riktig. Dette immaterialrettstrollet har ikke innsikt i den nærmere argumentasjonen fra GSK enn det som er gjengitt i dommen, men argumentet synes å være at når det er snakk om to svært like nyanser (lys lilla og Sandoz’ lilla), så vil også (nærliggende) nyanser som ikke er brukt være innarbeidet.

For registrerte (farge)merker gjelder som kjent et krav om grafisk gjengivelse jf. vml. § 14 (1), og EU-domstolen har blant annet i Libertel vist til at deponering av internasjonalt anerkjente fargekoder (eksempelvis Pantone) vil være tilstrekkelig i denne sammenheng. Det kan ikke oppstilles et like strengt krav for innarbeidede merker. På den annen side gjelder beskyttelsen av et innarbeidet merke slik det er brukt, verken mer eller mindre. Etter immaterialrettstrollets syn er det derfor ikke gitt at GSKs bruk av lys lilla utelukker at merket også er innarbeidet for Sandoz’ lilla, og det kan derfor stilles spørsmål ved om Høyesterett burde tatt nærmere stilling til dette. På bakgrunn av Høyesteretts vurdering av hvorvidt nyansen mørk lilla var innarbeidet som varemerke må det imidlertid antas at konklusjonen ville blitt den samme også for Sandoz’ lilla.

Når det gjelder vurderingen av nyansen mørk lilla, så synes det som at Høyesterett sondrer (og etter dette immaterialrettstrollets syn helt korrekt) mellom det at omsetningskretsen (i) forbinder mørk lilla med èn produsent; og (ii) mørk lilla oppfattes som èn produsents varemerke. Høyesterett kommer til at markedsføringsundersøkelsene gir dekning for (i), men ikke (ii). Ettersom (ii) er et krav for innarbeidelse av et varemerke etter norsk rett konkluderer derfor Høyesterett med at mørk lilla ikke er innarbeidet som varemerke for KOLS- og astmainhalatorer.

  

Det kan uansett stilles spørsmål  ved om Høyesterett ville funnet det godtgjort at omsetningskretsen forbinder mørk lilla som èn produsents (GSKs) varemerke dersom markedsundersøkelsene hadde vært gjennomført på en måte som var mer egnet til å demonstrere innarbeidelse av fargen som GSKs varemerke blant omsetningskretsen. Etter dette immaterialrettstrollets oppfatning legger Høyesterett svært mye vekt på det etablerte uformelle fargekodesystemet for den aktuelle typen varer, og de sterke friholdelseshensyn som gjør seg gjeldende i lys av dette (og for fargemerker mer generelt). 

                                                                          ***

To av Immaterialrettsrollets hoder, Vincent Tsang og Yngve Øyehaug Opsvik, arbeider (eller har arbeidet) for Advokatfirmaet Grette som har bistått GlaxoSmithKlein AS i denne prosessen. Ingen av dem har vært involvert i utarbeidelsen av dette innlegget.

Immaterialrettstrollet ønsker alle sine lesere en riktig god god jul!
Kilde: selskabelig.no