Immaterialrettstrollet: Borgarting lagmannsrett: Fargen lilla ikke innarbeidet som varemerke for KOLS- og astmainhalatorer

I en avgjørelse av 20. april i år i den såkalte Seretide-saken slår Borgarting Lagmannsrett fast at legemiddelprodusenten Glaxosmithkline (GSK) ikke har innarbeidet fargen lilla, samt de nyanser av denne som var anført, som varemerke for KOLS- og astamainhalatorer og markedsføringsmateriell. Lagmannsretten opprettholdt dermed Oslo tingretts avgjørelse av 29. oktober 2015 (TOSLO-2014-176078).

Lagmannsretten kom til at verken fargen lilla generelt eller de nyanser av lilla som var anført hadde tilstrekkelig varemerkerettslig særpreg for den aktuelle varegruppen. Ankemotpartene Sandoz og Novartis bruk av fargen lilla på Sandoz’ inhalator Airflusal Forspiro utgjorde heller ikke en illojal konkurransehandling etter markedsføringsloven § 25.

GSKs "Seretide"

Kort om faktum

GSK har markedsført og solgt inhalatoren Seritide siden 1999, og har siden ligget blant de øverste på listen over Norges mest solgte legemidler (målt i salgsverdi). Preparetet selges både i form av en inhalator (Diskus) og sprayaersol, og inneholder to ulike virkestoffer, som henholdsvis bidrar til å utvide luftveiene (anfallsdempende) og dempe luftveisbetennelse (betennelsesdempende). Produktet kalles derfor et ”kombinasjonspreparat”. Inhalatoren markedsføres i flere nyanser av lilla, avhengig av styrken på medisinen.

Patentbeskyttelsen for preparatet utløp i 2014, noe som betydde at det ble fritt frem for generiske legemiddelprodusenter (som Sandoz) å tilby sine versjoner av medisinen. GSK har imidlertid fått registrert fargen lilla (Pantone 2587C) som varemerke i BeNeLux-landene, samt i Storbritannia, selv om sistnevnte ikke er endelig (innsigelsesperiode løper). GSK har også blant annet registrert en grafisk gjengivelse av en Seretide-inhalator i EU (reg.nr. 003890126).

Sandoz' "Airflusal Forspiro"

Sandoz A/S (Sandoz) er et dansk datterselskap i Sandoz-konsernet som er en produsent av generiske legemidler, blant annet av KOLS- og astmainhalatoren Airflusal Forspiro, som selskapet har markedsført og solgt siden mars-april 2014. Sandoz inngår i legemiddelgiganten Novartis, som står for distribusjon og markedsføring av produktet i Norge.

Etter at Sandoz inhalator ble introdusert på det norske markedet begjærte GSK midlertidig forføyning for stans av markedsføring av salg på grunnlag av brudd på markedsføringsloven §§ 30 og 25, noe som ikke ble tatt til følge av Oslo byfogdembete. Anken over kjennelsen ble senere trukket. GSK tok deretter ut søksmål for Oslo tingrett hvor det ble anført brudd på innarbeidede varemerkerettigheter og markedsføringsloven § 25. Oslo tingrett kom imidlertid til samme resultat før GSK anket saken til Borgarting lagmannsrett.

Kort om lagmannsrettens avgjørelse

Som de fleste immaterialrettstroll der ute er klar over, tilsier friholdelsesbehovet en relativt høy terskel for å innarbeide farger som varemerker, sammenlignet med mer tradisjonelle merker som tekst og/eller figurative elementer. Grunnen til dette er at gjennomsnittsforbrukeren som regel ikke er vant til å oppfatte farge som angivelse av varens kommersielle opprinnelse, og at farge derfor ikke innehar tilstrekkelig særpreg/distinktivitet. Dette utgangspunktet er blant annet lagt til grunn i EU-domstolens avgjørelse i Libertel (C-104/01, se særlig premiss 65).

Innarbeidet?

I lagmannsrettens avgjørelse i Seritide-saken tok retten utgangspunkt i dette ved innarbeidelsesvurderingen etter varemerkeloven § 3 (3) første punktum (”godt kjent (i omsetningskretsen) som noens særlige kjennetegn” for de aktuelle varer/tjenester). Ved denne vurderingen la lagmannsretten blant annet vekt på at fargen lilla i seg selv, uten drahjelp fra de øvrige merkene og inhalatorens karakteristiske utforming, i liten grad vil være egnet til å oppfylle en funksjon som opprinnelsesindikatorer for en kommersiell produsent.

Lagmannsretten fremholdt derimot, i stor grad i likhet med tingretten, det særegne forhold at fargen lilla (og nyanser av denne) først og fremst var egnet til å angi typen medisin, nærmere bestemt for inhalasjonsmedisin som både er anfalls- og betennelsesdempende (kombinasjonspreparater). Det var ikke avgjørende at det ikke eksisterte et formelt fargesystem, eller at bruken av dette uformelle systemet fremstod som mindre enhetlig enn tidligere.

Det kan det være grunn til å stille spørsmål om det her indirekte legges vekt på pasienthensyn utover det generelle friholdelsesbehovet (og eventuelt adgangen til å gjøre dette), ettersom et slikt fargesystem kan sies å forebygge forveksling av medisiner hos pasienter (se omtale av omsetningskrets nedenfor). I tilfellet vil det kunne bli interessant å se hvorvidt standpunktet følges opp også for andre varegrupper hvor farger utgjør en praktisk funksjon, men hvor de samme hensyn ikke gjør seg gjeldende.

Lagmannsretten bemerket også at det forhold at GSK bruker ulike nyanser av farger som angivende for medisinens styrke, i seg selv er et argument mot at GSK har innarbeidet enkelte nyanser av lilla som varemerke.

Videre viste Lagmannsretten til EU-domstolens krav om klar og tydelig gjengivelse for at et merke skal kunne registreres som varemerke fra avgjørelsen i Heidelberger Bauchemie (C-49/02). På denne bakgrunn ble det lagt til grunn at det må mer til for å få aksept for at flere nyanser av en farge har tilstrekkelig distinktivitet som varemerke enn at én bestemt farge har det, og at terskelen for innarbeidelse av farger som varemerker må antas å øke med antallet nyanser.

Lagmannsretten fremholdt deretter friholdelsesbehovet og at en enerett for GSK til bruk av lilla (i ulike nyanser), vil innebære en monopolisering av et nærmest uoverskuelig antall ulike fargemerker for inhalatorer. Etter lagmannsrettens syn er dette i seg selv en indikasjon på at lilla ikke har nødvendig distinktivitet. Det ble i denne sammenhengen også pekt på det begrensede antallet grunnfarger, og at spekteret av lillanyanser omfattet nyanser som av mange vil bli oppfattet som andre farger enn lilla.

I vurderingen av relevant omsetningskrets slo lagmannsretten fast at selv om astamainhalatorer er reseptbelagt og derfor ikke mulig å markedsføre til allmenheten, så må pasienter også anses som en del av omsetningskretsen sammen med leger og farmasøyter. Dette ble blant annet begrunnet med det generelle kunnskapsnivået blant befolkningen, tilgang på informasjon på nettet om legemidler og ordningen med nettapotek. Det ble også særlig pekt på at astmatikere og KOLS-pasienter bruker inhalatoren over en (livs)lang periode, og at disse særlig vil skaffe seg relevant informasjon om preparatet de bruker.

Endelig ble det ved innarbeidelsesvurderingen pekt på at GSKs bruk av lilla ikke hadde vært eksklusiv, ettersom fargen har blitt brukt, om enn i noe mindre fremtredende grad, på andre inhalasjonspreparater tidligere.

Etter dette kom lagmannsretten til at verken fargen lilla eller nyanser av denne var innarbeidet som varemerke for inhalatorer og markedsføringsmateriell. Det var derfor ikke nødvendig å ta stilling til hvorvidt Sandoz’ markedsføring av Airflusal utgjorde et ulovlig inngrep, eller GSKs nye anførsel for lagmannsretten om at GSKs eventuelle innarbeidede vern for fargen lilla har utvidet vern etter Kodak-doktrinen jf. varmerkeloven § 4 (2).

Lagmannsretten vurderte tilslutt om Sandoz’ bruk av fargen lilla for sin inhalator utgjorde en illojal konkurransehandling etter markedsføringsloven § 25 (god forretningsskikk). I begjæringen om midlertidig forføyning var også § 30 anført, men dette ble verken fulgt opp i tingretten eller lagmannsretten.

Ved vurderingen av § 25 ble det særlig pekt på at bruken av lilla var ”nærliggende” for det aktuelle produktet, og var forankret i saklige hensyn (pasienthensyn og bransjepraksis). Det forelå derfor ikke, etter lagmannsrettens syn, snylting på GSKs renommé eller goodwill.

Endelig kom lagmannsretten til at Sandoz produkt ikke var i strid med variasjons- og avstandsplikten ut fra en helhetsvurdering av produktene. Helhetsinntrykket av de to produktene var etter lagmannsrettens syn så forskjellig, at det ikke forelå noen fare for forveksling.

Lagmannsretten konkluderte dermed at Sandos markedsføring av sin inhalator ikke var i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25.

Selv om Borgarting Lagmannsrett i flere av de gjennomgåtte vurderingene resonnerte noe annerledes og knappere enn Oslo tingrett, tok lagmannsretten i all hovedsak de samme standpunktene som tingretten i disse vurderingene, og GSKs anke ble dermed forkastet i sin helhet.

Dommen er foreløpig ikke rettskraftig. Som en avsluttende refleksjon fra et av immaterialrettstrollets (mange) hoder, vil avgjørelsen (om den blir stående) måtte anses som en bekreftelse på den svært snevre adgangen til å registrere farger som varemerker som følge av innarbeidelse. Dette synes særlig å gjelde i markeder hvor fargebruk anses vanlig, og fargene skal oppfylle en praktisk funksjon, eksempelvis indikere et bruksområde, som eksempelvis for enkelte legemidler (var det noen som sa skismøring?)