EU-domstolen i C‑395/16 Doceram: Funksjonelt betinget design er utelukket fra designbeskyttelse i den grad et utseendetrekk er valgt utelukkende for å oppnå en teknisk funksjon

EU-domstolen avsa 8.3.18 dom i sak C‑395/16 Doceram. Det ble her lagt til grunn at unntaket for designbeskyttelse for trekk ved et produkts utseende som bare er bestemt av en teknisk funksjon i designforordningen artikkel 8 nr. 1 utelukker alle utseendetrekk som utelukkende er valgt ut fra behovet for å oppnå en teknisk funksjon. Dette innebærer at man forkaster den såkalte «multiplicity of forms»-tilnærmingen, hvor man går klar av unntaket dersom man kunne påvise kan påvise minst én annen form som er egnet til å realisere samme funksjon. Muligheten for å oppnå samme funksjon gjennom en annen utforming er imidlertid fortsatt relevant, men ikke avgjørende. 

Docerams sentreringsstifter

Denne avgjørelsen gikk litt under Immaterialrettstrollets radar da den kom tidligere i år. Men bedre sent enn aldri!

Etter designforordningen artikkel 8 nr. 1 kan et EU-design ikke opprettholdes «for de elementer af et produkts udseende, der alene er bestemt af produktets tekniske funktion». Bestemmelsen tilsvarer designdirektivet artikkel 7 nr. 1, som er gjennomført i designloven § 8 første ledd nr. 1.

I praksis har det krystallisert seg to tilnærminger til tolkningen av disse bestemmelsene. Den ene tilnærmingen, kjent som «multiplicity of forms», legger til grunn at unntaket bare omfatter utseendetrekk som er nødvendige for å oppnå en teknisk funksjon, dvs. trekk der den tekniske funksjonen ikke kan oppnås på andre måter. Dette innebærer at det er tilstrekkelig for å gå klar av unntaket for funksjonell design at designeren kan påvise minst én annen form som er egnet til å realisere samme funksjon. Denne tilnærmingen vil derfor gjøre at unntaket for funksjonelle trekk blir svært snever.

Den andre tilnærmingen, av og til benevnt som «no aesthetical considerations», legger til grunn at alle utseendetrekk som utelukkende er valgt ut fra behovet for å oppnå en teknisk funksjon uten at estetiske overveielser har hatt innvirkning på utformingen. Denne tilnærmingen har vært lagt til grunn i praksis fra EUIPO (se blant annet R 690/2007-3, Lindner v. Franssons).

Doceram GmbH er innehaver av fire EU-design som beskytter sentrerinsstifter til sveiseprosedyer. Doceram saksøkte CeramTec GmbH med påstand om inngrep i disse designrettighetene, og CeramTec svarte med motsøksmål med påstand om at designregistreringene ble kjent ugyldig. Under ankebehandlingen for Oberlandesgericht Düsseldorf ble det stilt spørsmål til EU-domstolen om hvorvidt et design er utelukket etter forordningen artikkel 8 nr.

EU-domstolens avgjørelse

EU-design

nr. 000242730-0001

EU-domstolen la til grunn at hva som bare var bestemt av en teknisk funksjon etter forordningen artikkel 8 nr. 1 måtte anses som et EU-rettslig begrep (avsnitt 17-21). I mangel av en definisjon av «alene er bestemt af produktets tekniske funktion» måtte det legges til grunn at forordningen i seg selv ikke innebar at det forhold at det kan påvises et alternativt design som kan utføre samme funksjon ikke medførte at artikkel 8 nr. 1 ikke fikk anvendelse (avsnitt 22).

EU-domstolen påpekte at artikkel 3 bokstav a definerer «design» som «et produkts eller en del af et produkts udseende, navnlig bestemt af de særlige træk ved selve produktets og/eller dets udsmyknings linjer, konturer, farver, form, tekstur og/eller materiale». Videre er det etter kravet til individuell karakter i artikkel 6 nr. 1 og bestemmelsen om designs beskyttelsesomfang i artikkel 10 nr. 1 «helhetsinntrykket» designet gir som er det avgjørende (avsnitt 24). Det fulgte av dette at det er et designs utseende som er den avgjørende faktoren for beskyttelsen av et design (avsnitt 25). Samtidig innebærer forordningen ikke et krav til estetisk kvalitet (avsnitt 23, jf. fortalen 10. betraktning og Generaladvokaten avsnitt 27).

Dette synes å støtte en fortolkning av artikkel 8 nr. 1 som utelukker beskyttelse av design hvor behovet for å oppfylle en teknisk funksjon er den eneste faktoren som er bestemmende for designerens valg av et utseendeelement (avsnitt 26).

Dette underbygges av formålet med artikkel 8 nr.1 sammenholdt med fortalens tiende betraktning, som er å hindre at teknologisk innovasjon hindres ved at forordningen for beskyttelse for deler av et produkt som utelukkende har en teknisk funksjon (avsnitt 29).

Dersom det er tilstrekkelig å påvise et annet design som oppfyller den samme funksjonen, vil designhaver kunne registrere ulike varianter av det samme designet og i praksis få en enerett til den tekniske funksjonen (avsnitt 30). Dette vil i i praksis gjøre unntaket i artikkel 8 nr. 1 innholdsløst (avsnitt 30).

Artikkel 8 nr. 1 i forordningen måtte derfor tolkes slik at den utelukker designbeskyttelse av elementer av et produkts utseende dersom oppnåelse av en teknisk funksjon er den eneste faktoren som har vært bestemmende for utformingen av disse elementene. Dette gjelder også om det foreligger andre design som kan oppfylle samme funksjon (punkt 31). Dersom visuelle aspekter også har hatt betydning for utformingen kan designet derimot gå klar av unntaket.

Gjennom sitt andre spørsmål ville Oberlandesgericht Düsseldorf ha svar på hvilken fremgangsmåte som skal legges til grunn ved vurderingen av om oppnåelse av en teknisk funksjon er den eneste faktoren som har vært bestemmende for utformingen av et designelement. EUIPO hadde i sin praksis lagt til grunn at man i denne vurderingen måtte ta utgangspunkt i en «reasonable observer who looks at the design and asks himself whether anything other than purely functional considerations could have been relevant when a specific feature was chosen» (R 690/2007-3 Lindner v. Fransson, avsnitt 36). Dette ble avvist av EU-domstolen, som i tråd med Generaladvokatens anbefaling la til grunn at man ikke skulle ta utgangspunkt i en slik «objektiv iakttager», «informert bruker» eller tilsvarende fiktiv person (avsnitt 35 og 37). En slik vurdering skal i stedet gjøres «med hensyn til det omhandlede design, objektive omstændigheder, der tydeliggør begrundelsen for at vælge elementerne af det pågældende produkts udseende, oplysninger om produktets brug samt om der foreligger alternative design, der gør det muligt at opnå den samme tekniske funktion, for så vidt som de understøttes af pålideligt bevismateriale» (avsnitt 37)

Immaterialrettstrollets betraktninger

Kilde: G.E. Schmnidt

Gjennom sin avgjørelse i C‑395/16 Doceram bidrar EU-domstolen til avklaring av et av de mer omdiskuterte designrettslige spørsmålene etter vedtakelsen av designforordningen og designdirektivet.

Helt død er «multiplicity of forms»-tilnærmingen likevel ikke, da eksistensen av alternative design som kan oppfylle den samme funksjonen er en av flere momenter det skal tas hensyn til i vurderingen av om oppnåelse av en teknisk funksjon er den eneste faktoren som har vært bestemmende for utformingen av et designelement (avsnitt 37). 

Hvor listen skal legges for denne vurderingen er imidlertid alt annet enn klart. At det uansett vil være snakk om et relativt snevert unntak illustreres imidlertid av spørsmålet om hva som er konsekvensen av at et element er utelukket fra designbeskyttelse. Unntaket for utseendetrekk som har en teknisk funksjon gjelder etter designforordningen artikkel 8 nr. 1 nemlig bare for «de elementer af et produkts udseende» som er funksjonelt bestemt . Dette innebærer at bestemmelsen retter seg mot bestemte utseendemessige trekk – ikke designen som helhet. Dette innebærer at det ikke uten videre blir snakk om å oppheve en designregistrering som sådan fordi den har funksjonelle trekk. Forordningen gir derimot ingen veiledning hva dette nærmere innebærer. 

Fjortende betraktning i fortalen til direktivet legger imidlertid til grunn at «de elementer af et mønster» som er utelukket fra beskyttelse fordi de er funksjonelle ikke skal ha «indflydelse på vurderingen af, om andre elementer af mønstret opfylder kravene til beskyttelse». (Fortalen til forordningen bruker ikke tilsvarende formulering.) Tatt på ordet trekker dette i retning av en form for subtraksjonsvurdering, hvor man trekker fra de funksjonelle elementene of vurderer individuell karakter for resten av designet. Denne tilnærmingen minner om den «any hardware approach» som Det europeiske patentverket bruker ved vurderingen av patenterbarheten til informasjonsteknologiske oppfinnelser (se nærmere, G 3/08 Programs for computers).

Der er ganske intuitivt at dette er en dårlig tilnærming i designretten. Individuell karakter skal etter designforordningen artikkel 6 vurderes som helhet. En subtraksjonstilnærming vil derimot føre til at man bare vurderer individuell karakter bare for deler av et design. Praksis fra EUIPO legger derfor til grunn at det bare der alle de sentrale utseendetrekkene i et produkt bare er bestemt av en teknisk funksjon, at dette fører til opphevelse av designregistreringen. Dette fremgår blant annet av OHIMs appellkammers avgjørelse i Dr. Oetker v Zaklad, R 1114/2007-3: 

«The fact that a particular feature of a product’s appearance is denied protection by Article 8(1) CDR does not mean that the whole design must be declared invalid, pursuant to Article 25(1)(b) CDR, on the ground that it does not ‘fulfil [one of] the requirements of Articles 4 to 9’. The last sentence of the 10th recital in the preamble to the Regulation makes it clear that the design as a whole may be valid even though certain features of the design are denied protection. The design as a whole will be invalid only if all the essential features of the appearance of the product in question were solely dictated by its technical function.» (avsnitt 17, kursivert her)

Kort oppsummert innebærer dette at dersom oppnåelsen av en teknisk funksjon er den eneste faktoren som har vært bestemmende for utformingen av alle de sentrale utseendetrekkene i et produkt, så skal designet kjennes ugyldig. Dette legger fortsatt listen ganske høyt for hvilke design som skal utelukkes fra designbeskyttelse fordi det inneholder funksjonelle trekk. Samtidig holder det muligheten åpen for å utelukke design som i all hovedsak bare er funksjonelt betinger fra designbeskyttelse.

Designrettsåret 2017

Vi fortsetter oppsummeringen av immaterialrettsåret 2017 med en gjennomgang av designretten. (Les også oppsummeringene i varemerkerett, opphavsrett, patentrett og markedsføringsrett.) Fra et norsk perspektiv har det imidlertid vært et rolig designrettsår. KFIR har ikke behandlet noen designsaker i 2017, og det har, så vidt Immaterialrettstrollet er kjent, heller ikke kommet ny relevant underrettspraksis om designloven. (Snusbokssakene fra 2015 (lenker her, her og her) er faktisk de eneste designsakene KFIR noensinne har behandlet.) På europeisk nivå har det derimot kommet flere interessante avgjørelser fra EU-domstolen, blant annet om verneting, rettsvalg, reparasjon og designsitat samt en uttalelse fra Generaladvokaten om det evige spørsmålet om funksjonelt design.

EU-domstolen har i året som gikk vært ganske opptatt av felger, nærmere bestemt BMWs, Audis og Porsches designregistrerte felger. Det italienske selskapet Acacia produserte felger som i mange tilfeller var rene kopier av disse designregistrerte felgene. Dette resulterte i tre saker for EU-domstolen – én om verneting og to om reparasjonsklausulen i designforordningen artikkel 110.

Europeisk designreg. nr. 000010442-0002

I C-433/16 BMW v. Acacia hadde Acacia reist negativt fastsettelsessøksmål ved byretten i Napoli for å få fastslått at deres felger ikke innebar inngrep i BMWs design samt at BMWs opptreden innebar misbruk av dominerende stilling. BMW bestred rettens stedlige kompetanse, og ved anke til italiensk høyesterett ble flere spørsmål i saken henvist til EU-domstolen.

EU-domstolen la til grunn at designforordningen artikkel 82 måtte tolkes slik at et søksmål om designinngrep i et EU-design må reises ved domstol i saksøktes domisil (her: Tysland), unntatt der det er inngått avtale om verneting etter artikkel 23 eller saksøkte møter frivillig etter artikkel 24 i Brüsselforordningen. EU-domstolen bekrefter med dette at designforordningen på samme måte som varemerkeforordningen, er lex specialis i forhold til Brüsselforordningen.

EU-domstolen avviste videre at saksøker likevel kunne komme inn under Brüsselforordningen regler om at søksmål skal anlegges på stedet for en skadegjørende handling har inntruffet eller vil inntreffe (forordning 44/2001 artikkel 5, nr. 3, nå konsolidert forordning 1215/2012 artikkel 7 nr. 2) ved å anlegge et negativt fastsettelsessøksmål. Saksøker hadde heller ikke noen valgrett mellom verneting etter Brüsselforordningen eller verneting etter designforordningen.

Til sist avviste EU-domstolen at en sak om inngrep etter designforordningen var regulert av Brüsselforordningen fordi det i samme søksmål ble reist krav relatert til misbruk av dominerende stilling.

Forente saker C‑397/16 og C‑435/16 Acacia v. Audi og Porsche omhandlet den såkalte reparasjonsklausulen i designforordningen artikkel 110 (som tilsvarer designdirektivet artikkel 14) som angir at «[d]esign, der udgør en del af et sammensat produkt, som ... er fremstillet eller bruges med det formål at give mulighed for at reparere et sammensat produkt med henblik på at genskabe dets oprindelige udseende, er ikke omfattet af beskyttelse som EF-design, før der på forslag af Kommissionen træder ændringer i kraft i forhold til denne forordning». Spørsmålet om reservedeler var omstridt ved forberedelsen av designforordningen og designdirektivet, og hverken direktivet eller forordningen er endret på dette punktet siden vedtakelsen i 1998 2002.

  

Med sammensatt produkt menes et produkt som består av flere bestanddeler som kan skiftes ut, slik at produktet kan tas fra hverandre og settes sammen igjen (jf. forordningen artikkel 3 c), direktivet artikkel 1 c) og dsl. § 2 nr. 3), typisk et produkt som har deler som kan byttes ut med reservedeler. EU-domstolen slo kort fast at reparasjonsklausulen i artikkel 110 ikke var begrenset til komponenter som er spesielt tilpasset et bestemt produkt, for eksempel et bilpanser som er tilpasset en bestemt bil, men omfatter alle sammensatte produkter, for eksempel felger, hvor det man i prinsippet kan benytte hvilken som helst felg. En felg måtte videre anses som en komponent i det sammensatte produktet bilen utgjorde.

Dette åpner tilsynelatende døren på vidt gap for fremstilling og salg av designbeskyttede reservedeler. EU-domstolen forsøker imidlertid å avhjelpe dette gjennom pålegg om at produsenter og tilbydere av slike reservedeler informerer sine kunder om at disse bare kan benyttes til reparasjon og forplikte kjøper gjennom kontrakt til å begrense bruken av delene til slik bruk. I tillegg må produsent og selger unnlate å selge dersom de vet eller burde vite at reservedelen vil bli brukt på annen måte. Dette immaterialrettstrollet synes det er betimelig å stille spørsmålet om i hvilken grad slike forpliktelser vil ha særlig stor effekt.

Forente saker C‑24/16 og C‑25/16 Nintendo v. Big Ben omhandlet selskapet Big Ben, som fremstiller fjernkontroller og annet tilbehør som er kompatibelt med Nintendos Wii. Disse ble markedsført blant annet på selskapets hjemmeside, og i den forbindelse anvendes det bilder av produkter som svarer til Nintendos registrerte EU-design. Nintendo begjærte blant annet midlertidig forføyning mot Big Bens selskaper både i Tyskland og Frankrike ved Landgericht Düsseldorf. Saken reiste tre hovedspørsmål.

Det første spørsmålet var om Big Bens franske selskap hadde verneting i Tyskland. EU-domstolen la her til grunn designdirektivet utpekte verneting på det sted hvor inngrepet har funnet sted, og at en saksøkt som ikke har sitt domisil på dette stedet (her: Big Bens franske selskap) kan saksøkes sammen med noen som har det (her: Big Bens tyske selskap) etter den tidligere Brüsselforordningen (forordning 44/2001) artikkel 6 nr. 1 (nå forordning 1215/2012 artikkel 8 nr. 1). Dette forutsetter riktignok en viss sammenheng mellom kravene som fremmes. Der dette var tilfellet hadde den tyske domstolen i så fall pan-europeisk jurisdiksjon i saken, og kunne treffe avgjørelse om for eksempel midlertidig forføyning med virkning i alle EUs medlemsstater.

Det andre spørsmålet var i hvilken grad intern tysk rett, i tillegg til designforordningen var anvendelig i en sak hvor varer som ble påstått å innebære inngrep ble tilbudt fra en nettside som også rettet seg mot andre medlemsland og varer ble sendt til andre medlemsstater. Dette avhenger av en tolkning av Rom II-forordningen artikkel 8 nr. 2 om hva som utgjør stedet «in which the act of infringement was committed” to be determined in cases in which the infringer». EU-domstolen la til grunn at dette berodde på en sammensatt vurdering av saksøktes handlinger. Domstolen kunne på grunnlag av dette identifisere det landet hvor inngrepet hadde sitt utspring, typisk landet for distribusjon og markedsføring ble organisert fra. For salg og markedsføring over nett var dette det stedet hvor prosessen med å gjøre tilbud om salg tilgjengelig på nett ble igangsatt.

Kilde: Venturebeat.com

Det tredje spørsmålet var hvorvidt et registrert design kan gjengis (siteres) i form av bilder av designet i forbindelse med lovlig salg av produkter med det formål å illustrere at det solgte produktet kan brukes sammen med det designregistrerte produktet etter designforordningen artikkel 20 nr. 1 bokstav c (som tilsvarer designloven § 10 nr. 3). EU-domstolen la til grunn at dette var tilfellet forutsatt at sitatet er i samsvar med god forretningsskikk, noe som er tilfellet dersom sitatet er gjort på en måte som ikke kan gi inntrykk av at det eksisterer en forretningsmessig forbindelse mellom den som siterer og designhaver, sitatet ikke gir inntrykk av at produktet som selges er en imitasjon eller kopi av det designregistrerte produktet og sitatet ikke utgjør en utilbørlig utnyttelse av designhavers forretningsmessige renommé, jf. C-228/03 Gillette. I tillegg er det en forutsetning at sitatet ikke skader den normale utnyttelsen av designet i urimelig omfang og at kilden angis.

I norsk litteratur har designloven § 10 nr. 3 blitt sett i sammenheng med den opphavsrettslige sitatretten i åndsverkloven § 22 (se Lassen og Stenvik, Designrett 2006 s. 111 og Manshaus i Rettsdata, kommentar til dsl. § 10, note 55). Og kravet til «god forretningsskikk» har i samsvar med dette blitt sett på som en parallell til kravet til «god skikk» i åvl. § 22. Kravet til kildeangivelse har på tilsvarende måte blitt ansett å ha en viss nærhet til opphavsretten, idet forarbeidene legger til grunn at kravet «bygger på den såkalte «farskapsretten» i opphavsretten» (Ot.prp.nr.2 (2002-2003) s. 79). Avgjørelsen i Nintendo v. Big Ben bekrefter imidlertid at dette ikke er tilfellet, og at kravene til sitat i samsvar med «god forretningsskikk» og kildeangivelse snarere er markedsmessige krav som skal beskytte designhavers markedsposisjon enn krav som skal beskytte designeren som frembringer av et design.

Easy Sanitary Solutions registrerte design

Forente saker C‑361/15 P og C‑405/15 P Easy Sanitary Solutions omhandlet blant annet spørsmålet om betydning av hvilken produktkategori et design var registrert i. Easy Sanitairy Solutions søkte i 2003 om registrering av design under betegnelsen «Douchegoot» («dusjavløp»). Designet ble registrert, men i forbindelse med fornyelse ble det fremmet innsigelse mot registreringen. Som mothold fremmet innsiger blant annet et tidligere kjent industrielt avløp. EUIPOs innsigelsesavdeling tok innsigelsen til følge og opphevet registreringen. EUIPOs Board of Appeal opphevet denne avgjørelsen. Underretten kom til motsatt resultat og opphevet Board of Appeals avgjørelse. EU-domstolen forkastet deretter ankene mot Underrettens avgjørelse.

EU-domstolen bekrefter i avgjørelsen det som lenge har vært antatt – at produktangivelsen i en designsøknad, inkludert Locarno-klassifikasjonen, hverken begrenser relevante mothold ved vurderingen av et designs gyldighet eller påvirker inngrepsvurderingen. Dette endres ikke av henvisningen til design som ikke er kjent i «circles specialised in the sector concerned» i forordningen artikkel 7 nr. 1. Denne bestemmelsen har bare betydning som et snevert unntak fra hovedregelen om at design som er gjort tilgjengelig for allmennheten utgjør relevante mothold.

EU-domstolen bekrefter videre, slik den også gjorde i C‑345/13 Karen Millen Fashions, at kravet til individuell karakter skal vurderes mothold for mothold, og at det derfor ikke er anledning til å benytte såkalte «mosaikkmothold».

Sist, men ikke minst, avga Generaladvokat Saugmandsgaard Øe sin anbefaling i sak C‑395/16 Doceram (omtalt av Immaterialrettstrollet her). Spørsmålet om betydningen av at et design er (delvis) funksjonelt betinget har vært et omstridt spørsmål i praksis både før og etter vedtakelsen av designforordningen og designdirektivet Dette er nå regulert i designforordningen artikkel 8 nr. 1, som angir at et EU-design ikke opprettholdes «for de elementer af et produkts udseende, der alene er bestemt af produktets tekniske funktion». Bestemmelsen tilsvarer designdirektivet artikkel 7 nr. 1, som er gjennomført i designloven § 8 første ledd nr. 1.

I praksis har det utkrystallisert seg to tilnærminger til tolkningen av disse bestemmelsene. Den ene tilnærmingen, kjent som «multiplicity of forms», legger til grunn at unntaket bare omfatter utseendetrekk som er nødvendige for å oppnå en teknisk funksjon, dvs. trekk der den tekniske funksjonen ikke kan oppnås på andre måter. Dette innebærer at det er tilstrekkelig for å gå klar av unntaket for funksjonell design at designeren kan påvise minst én annen form som er egnet til å realisere samme funksjon. Denne tilnærmingen vil derfor gjøre at unntaket for funksjonelle trekk blir svært snever. Den andre tilnærmingen, av og til benevnt som «no aesthetical considerations», legger til grunn at alle utseendetrekk som utelukkende er valgt ut fra behovet for å oppnå en teknisk funksjon uten at estetiske overveielser har hatt innvirkning på utformingen. Generaladvokaten la i sin anbefaling den siste tilnærmingen til grunn og fant at denne tilnærmingen hadde støtte både i forordningens forhistorie og formål.

Dette immaterialrettstrollet tenker umiddelbart at ganske mange design vil ha både funksjonelle og estetiske trekk og at de to skisserte tilnærmingene utgjør vel unyanserte løsninger på spørsmålet om funksjonelt design. Det bør derfor være rom for en mellomløsning, hvor det ikke er tilstrekkelig å peke på en annen form som er egnet til å realisere samme funksjon (jf. «multiplicity of forms»), men hvor man ikke nødvendigvis ikke utelukker alle utseendetrekk som utelukkende er valgt ut fra behovet for å oppnå en teknisk funksjon (jf. «no aesthetical considerations).

Vi får muligens svar når EU-domstolen skal ta stilling til saken senere i år.

EU-domstolen i forente saker C‑24/16 og C‑25/16 Nintendo v. Big Ben: Designsitat i samsvar med god forretningsskikk

EU-domstolen avsa 27.9.2017 dom i forente saker C‑24/16 og C‑25/16 Nintendo v. Big Ben.  Det ble her lagt til grunn at et registrert design kan gjengis (siteres) i form av bilder av designet i forbindelse med lovlig salg av produkter med det formål å illustrere at det solgte produktet kan brukes sammen med det designregistrerte produktet, jf. designforordningen artikkel 20 nr. 1 bokstav c (som tilsvarer designloven § 10 nr. 3). Forutsetningen er at sitatet er i samsvar med god forretningsskikk, noe som er tilfellet dersom sitatet er gjort på en måte som ikke kan gi inntrykk av at det eksisterer en forretningsmessig forbindelse mellom den som siterer og designhaver, sitatet ikke gir inntrykk av at produktet som selges er en imitasjon eller kopi av det designregistrerte produktet og sitatet ikke utgjør en utilbørlig utnyttelse av designhavers forretningsmessige renommé, jf. C-228/03 Gillette. I tillegg er det en forutsetning at sitatet ikke skader den normale utnyttelsen av designet i urimelig omfang og at kilden angis.

Nunchuck og Wii remote

Spillselskapet Nintendo produserte og solgte frem til 2013 spillkonsollen Nintendo Wii. Selskapet er innehaver av flere EU-design knyttet til Wii, blant annet Wiis fjernkontroll, tilbehøret til denne – den såkalte «Wii Motion Plus», håndkontrollen «Nunchuck», og tilbehøret «Balance Board». Selskapet Big Ben fremstiller fjernkontroller og annet tilbehør som er kompatibelt med Wii. Disse markedsføres blant annet på selskapets hjemmeside, og i den forbindelse anvendes det bilder av produkter som svarer til Nintendos registrerte EU-design.

Nintendo anla søksmål mot Big Bens selskaper i Tyskland og Frankrike ved Landgericht Düsseldorf med påstand om at denne bruken innebar inngrep i deres registrerte design. Retten traff avgjørelse som ga Nintendo medhold, men ikke fult ut. Begge parter anket derfor til Oberlandesgericht Düsseldorf som stilte spørsmål til EU-domstolen om designforordningen (forordning 6/2002) artikkel 20 nr. 1 bokstav c må forstås slik at den gir anledning til å avbilde et registrert design ved salg av tilbehør, og hva som i så fall er de nærmere kriteriene for dette.

Det ble videre stilt spørsmål knyttet til domstolens stedlige kompetanse og spørsmålet om hvor inngrepet «finner sted» etter Roma II-forordningen artikkel 8 nr. 2. Dette er spørsmål som Immaterialrettstrollet (forhåpentligvis) vil komme tilbake til ved en senere anledning.

EU-domstolens avgjørelse

BigBen balansebrett til Wii

Etter designforordningens artikkel 20 nr. 1 bokstav c er en «ettergjørelse» av et registrert design lovlig dersom det skjer «i citatøjemed eller til undervisningsbrug, for så vidt sådanne handlinger er forenelige med god forretnings- skik og ikke i urimeligt omfang skader den normale udnyt- telse af designet, og såfremt kilden angives.» (Den tilsvarende artikkel 13 nr. 1 bokstav c i designdirektivet (direktiv 98/71/EF) er gjennomført i designloven § 10 nr. 3.)

EU-domstolen slo fast at den todimensjonale gjengivelsen i form av bilde i reklame av det registrerte tredimensjonale produktet klart nok måtte anses som en «ettergjørelse» (punkt 69). Selv om EU-domstolen bruker uforholdsmessig mye plass på spørsmålet, kan det heller ikke anses tvilsomt at at gjengivelse i reklame må anses å skje «i citatøjemed» (punkt 70-77). Immaterialrettstrollet vil mene at bestemmelsens oppbygning i det hele tatt tilsier at «citatøjemed» forstås vidt, og at eventuelle begrensninger i sitatretten drøftes som en del av kravet til «god forretningsskikk» og «den normale utnyttelsen av designet».

Mer interessant er drøftelsen av innholdet kravet til sitat i samsvar med «god forretningsskikk». EU-domstolen legger her til grunn at dette må forstås på samme måte som uttrykket «i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik» i varemerkedirektivet (direktiv 2008/95/EF) artikkel 6 nr. 1 bokstav c (punkt 79). Bestemmelsen gir rett til bruk av en annens varemerke ved salg og markedsføring av  tilbehør og reservedeler (bestemmelsen er gjennomført i varemerkeloven § 5 andre ledd bokstav c).  Forutsetningen er at dette gjøres på en måte som er lojal i forhold til merkehavers legitime interesser, jf. C-228/03 Gillette (punkt 79).

En gjengivelse i sitatøyemed anses etter dette å ikke være i samsavar med god forretningsskikk hvis 1) gjengivelsen har skjedd på en måte som kan gi inntrykk av at det eksisterer en forretningsmessig forbindelse mellom den som siterer og designhaver; 2) sitatet innebærer en tilsidesettelse av de rettigheter designhaver har etter forordningen artikkel 19 eller 3) sitatet innebærer en utilbørlig utnyttelse av designhavers forretningsmessige renommé (punkt 80).

Kilde: Venturebeat.com

Det første kriteriet utdypes i C-63/97 BMW punkt 51, og innebærer at sitatet ikke må gi inntrykk av at det består en særlig forbindelse mellom den som siterer og designhaver.

Det andre kriteriet er det derimot vanskeligere å få tak på. Dette blir på mange måter klarere dersom man anvender EU-domstolens opprinnelige formulering fra C-228/03 Gillette, hvor det gis uttrykk for at det ikke er i samsvar med god forretningsskikk å fremstille det markedsførte produktet som en imitasjon eller kopi av det varemerkeregistrerte produktet.

Dette utdypes videre i det tredje kriteriet, hvor det er en forutsetning at sitatet ikke må utgjøre en utilbørlig utnyttelse av designhavers forretningsmessige renommé.

Det andre og det tredje kriteriet i hva som utgjør «god forretningsskikk» fungerer dermed som en slags presisering av  det andre kravet i forordningen artikkel 20 nr. 1 bokstav c (dsl. § 10 nr. 3) om at sitatet ikke i urimelig grad skader den normale utnyttelsen av designen. Formålet med dette kravet er ifølge EU-domstolen er å forhindre at gjengivelse i sitatøyemed påvirker designhavers økonomiske interesser negativt (punkt 82). Forordningen krever riktignok at bruken «i urimelig grad» skader den normale utnyttelsen. Dette kommenteres ikke nærmere av EU-domstolen, men formuleringen trekker i alle fall isolert sett at ikke enhver negativ påvirkning av designhavers økonomiske interesser er relevant.

Det tredje kravet i designorordningen artikkel 20 nr. 1 bokstav c (dsl. § 10 nr. 3) er at kilden oppgis. EU-domstolen påpeker at forordningen ikke angir hvordan slik kildeangivelse skal finne sted (punkt 83).  EU-domstolen legger imidlertid til grunn at kravet til kildeangivelse vil være oppfylt dersom angivelse gjør det mulig for en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert forbruker å identifisere opprinnlsen til produktet som svarer til EU-designet (punkt 84). I lys av dette måtte en angivelse av kilden i form av bruk av Nintendos registrerte varemerker anses å oppfylle dette (punkt 85). En forutsetning er imidlertid at denne merkebruken også var i samsvar med varemerkerettslige regler (punkt 85).

Immaterialrettstrollets betraktninger

Wii Tennis
Kilde: Businessinsider.com

Forarbeidene til designloven, som gjennomfører designdirektivet, er svært knappe hva angår vilkårene for å sitere registrerte design. I litteraturen har bestemmelsen imidlertid blitt sett i sammenheng med den opphavsrettslige sitatretten i åndsverkloven § 22 (se Lassen og Stenvik, Designrett 2006 s. 111 og Manshaus i Rettsdata, kommentar til dsl. § 10, note 55). Og kravet til «god forretningsskikk»  har i samsvar med dette blitt sett på som en parallell til kravet til «god skikk» i åvl. § 22. Kravet til kildeangivelse har på tilsvarende måte blitt ansett å ha en viss nærhet til opphavsretten, idet forarbeidene legger til grunn at kravet «bygger på den såkalte «farskapsretten» i opphavsretten» (Ot.prp.nr.2 (2002-2003) s. 79).

EU-domstolens avgjørelse i C‑24/16 og C‑25/16 Nintendo v. Big Ben bekrefter imidlertid at dette ikke er tilfellet, og at kravene til sitat i samsvar med «god forretningsskikk» og kildeangivelse snarere er markedsmessige krav som skal beskytte designhavers markedsposisjon enn krav som skal beskytte designeren som frembringer av et design. Sitat av åndsverk i reklameøyemed vil for alle praktiske formål ikke være i samsvar med «god skikk» etter åvl. § 22. Sitat etter designforordningen artikkel 20 nr. 1 bokstav c kan derimot godt skje til reklameformål, så lenge dette skjer i samsvar med god forretningsskikk og ikke skader den normale utnyttelsen av designet.

På samme måte er det klart at retten til kildeangivelse ikke er noen opphavsrettslig «farskapsrett», men bare et krav til angivelse som skal identifisere opprinnelsen til produktet som svarer til designet. Kravet til kildeangivelse blir da på en måte en presisering av kravet til at sitatet ikke skal gi inntrykk av at det eksisterer en forretningsmessig forbindelse mellom innehaver av designet og den som siterer. 

Avgjørelsen bekrefter på mange måter at designretten er en industriell rett snarere enn en kunstnerisk rett. Og selv om opphavsretten også har krav til at sitat må skje i samsvar med «god skikk» og krever navngivelse, er den rettslige overføringsverdien til designretten liten.