Kjennetegnsrettsåret 2019

Også i år presenterer Immaterialrettstrollet oppsummeringer med de viktigste hendelsene fra året som gikk innenfor de fremste immaterialrettsjangrene (opphavsrett, patentrett, designrett, kjennetegnsrett og markedsføringsrett). I disse årsoppsummeringene vil de ulike immaterialrettstrollene gjøre et selektivt tilbakeblikk på de viktigste endringene på lovgivningssiden, og de viktigste sakene fra norsk og internasjonal rettspraksis. Vi mottar som vanlig gjerne tips til hvordan gjøre spalten bedre: iptrollet@gmail.com.

ªSkogstroll" av
Theodor Kittelsen (1846-1914)

2019 var et svært begivenhetsrikt år på kjennetegnsrettsfronten med flere profilerte saker både for norske domstoler og EU-domstolen. Vi har blant annet fått avklart at utenlandske domenenavn kan kreves overført til norsk varemerkeinnehaver som forebyggende tiltak etter varemerkeloven (vml.) § 59 (Appear TV), at tildekking av varemerker på mobilskjermer (inntil videre) anses som varemerkebruk (iPhone), og at det i hvert fall kan reises spørsmål om det gjelder andre krav for at avtaler skal anses inngått på immaterialrettsområdet enn ellers (Highasakite).

I denne artikkelen gis et tilbakeblikk på noen av disse høydepunktene, også i år med hovedvekt på norsk praksis. Av naturlige årsaker er det ikke mulig å dekke alle saker eller alle prinsipielle spørsmål i saker som omtales. Det er derfor gjort et selektivt utvalg med hovedvekt på de sakene og spørsmålene som er av mest prinsipiell betydning i tiden fremover.

Noen klare utviklingstrekk er ikke så lett å se i år, men et trekk er at miljø- og bærekrafthensyn – som i samfunnsdebatten for øvrig – stadig oftere blir bragt på banen også i immaterialrettssaker. Videre var det svært mange avgjørelser knyttet til bruksplikt i året som gikk, og det er etter hvert blitt ganske så tydelig at skillet mellom faktisk bruk og varemerkerettslig bruk er to forskjellige ting. Grensegangen er likevel fremdeles nokså uklar i en del tilfeller. 

Norsk og internasjonal lovgivning

Som omtalt i oppsummeringen av kjennetegnsrettsåret 2018 er prosessen med å gjennomføre endringer i varemerkeloven, tolloven mv. underveis. Det var få nyheter fra denne prosessen i 2019, men Justis- og beredskapsdepartementet har nå i februar 2020 omsider fremmet et lovforslag (Prop. 43 LS (2019 –2020) som ventes behandlet av Stortinget før sommeren. Forslaget tar blant annet sikte på å gjennomføre EUs nye varemerkedirektiv (2015/2436/EF) og en forenklet fremgangsmåte for tollmyndighetenes tilbakeholdelse og destruksjon av ulovlige kopivarer etter EUs modell. Departementets lovforslag er i hovedsak i samsvar med høringsforslaget som ble sendt ut i 2018, men etter innspill fra en rekke høringsinstanser har departementet valgt å fjerne forslaget om å endre partsforholdet i saker for domstolene knyttet til KFIRs avgjørelser om innsigelse og administrativ overprøving som vil kunne innebære at en registrert rettighet oppheves. Dette betyr at staten v/KFIR fremdeles vil være motpart ved slik etterfølgende domstolsprøving, og departementet peker på at konsekvensene av en endring på dette området må utredes nærmere før et endringsforslag blir aktuelt. Dette immaterialrettstrollet er av den oppfatning at det opprinnelige forslaget i høringsutkastet ville hatt gode grunner for seg da det kan bidra til å ansvarliggjøre partene i slike saker i større grad, noe som igjen vil kunne bidra positivt for sakens opplysning.

2019 ble også et avgjørende år i historien om Storbritannias utmelding av EU (Brexit). Etter at det britiske Underhuset etter en svært seigpint affære stemte for den fremforhandlede Brexit-avtalen med EU 22. oktober, ble Storbritannia formelt utmeldt av EU 31. januar i år. Utmeldelsen innebærer at Storbritannia fremdeles vil være en del av unionen frem til utløpet av overgangsperioden 31. desember 2020. I overgangsperioden vil registrerte og søkte EU-varemerker fortsette å gis virkning i Storbritannia. Etter dette vil alle innehavere av registrerte EU-varemerker som omfatter Storbritannia automatisk få tildelt en tilsvarende nasjonal varemerkerettighet for Storbritannia. Dette gjelder også for internasjonale varemerkeregistreringer gjennom Madrid-systemet hvor EU er utpekt. UKIPO har for øvrig laget en utførlig gjennomgang av de immaterialrettslige konsekvensene avBrexit som alle norske rettighetshavere med virksomhet i Storbritannia bør få med seg.

Det kombinerte merket APPEAR TV (reg.nr. 251877)

Kilde: Patentstyret

Norsk praksis

En av de viktigste varemerkesakene i året som gikk var den såkalte Appear TV-saken* som ble behandlet både i lagmannsretten og av Høyesterett. Saken stod mellom Appear TV AS og Video Communication Services AS (VCS), tidligere Telenor Digital AS. Hovedspørsmålet i saken var opprinnelig om VCS’ domenenavn appear.in og appear.no gjorde inngrep i Appear TVs varemerker. VCS hadde på sin anført at Appear TV sine varemerker måtte kjennes ugyldig, noe de hadde fått medhold i av tingretten.

I sin avgjørelse av 5. april 2019 kom Borgarting lagmannsrett i LB-2017-174735 til at både ordmerket APPEAR og det kombinerte merket APPEAR TV måtte opprettholdes (omtalt av IP-trollet her). Etter lagmannsrettens syn innehadde merket det nødvendige særpreg for videokonferansetjenester i klasse 9, og var ikke beskrivende. Videre konkluderte lagmannsretten med at VCS’ domenenavn appear.in og appear.no var forvekselbare både med ordmerket APPEAR og det kombinerte merket APPEAR TV. Domenenavnene utgjorde derfor varemerkeinngrep etter varemerkeloven § 4 (1) bokstav b). Appear TV fikk også medhold i kravet om at domenenavnene appear.in og appear.no må overføres til selskapet etter varemerkeloven § 59. 

Avgjørelsen ble påanket, men det var kun spørsmålet om overdragelse av domenenavn som ble tillatt fremmet for Høyesterett. Høyesteretts avgjørelse kom i slutten av november 2019 (omtalt av IP-trollet her), og gjaldt i praksis kun det internasjonale domenenavnet appear.in ettersom appear.no tidligere var blitt tatt ut av bruk og overført til Appear TV.

Spørsmålet Høyesterett tok stilling til var om det utenlandske domenenavnet appear.in, som benyttes globalt, skulle overføres til varemerkeinnehaver Appear TV for å forhindre varemerkeinngrep. Etter vml. § 59 kan retten «i den utstrekning det finnes rimelig» gi pålegg om forebyggende tiltak for å hindre videre varemerkeinngrep. I forarbeidene til bestemmelsen nevnes overføring av domenenavn som et eksempel på et slikt tiltak. Når det er domenenavn som utgjør inngrepet, fremgår det at enten sletting eller overføring som regel vil være det mest hensiktsmessige forebyggende tiltaket, jf. Prop. 81 L (2012–2013) side 121.

Høyesterett konkluderte deretter med at «Så lenge det er domenenavnet i seg selv som utgjør inngrepet [i varemerkene, red. anm.], har jeg vanskelig for å se at virkningen i utlandet gjør pålegget uforholdsmessig. I så fall ville det i praksis være umulig å sette en effektiv stopper for bruk av domenenavn som krenker varemerkerettigheter. … Med mindre domenenavnet legges dødt, står valget i realiteten mellom overføring til rettighetshaver eller fortsatt varemerkeinngrep». Avgjørelsen var enstemmig. 

En annen interessant varemerkeavgjørelse var Borgarting lagmannsretts avgjørelse i den såkalte iPhone-saken (LB-2018-62352) om varemerkebruk mellom produsenten Apple, Inc. og reparatør Henrik Huseby. Huseby driver selskapet PCKompaniet som blant annet tilbyr uautorisert reparasjon av iPhone-mobiltelefoner fra Apple. 

Apples eplelogo (norsk varemerkereg.nr.: 217659).
Kilde: Patentstyret 

Apple hadde gått til søksmål med krav om destruksjon av importerte iPhone 6/6S-mobiltelefonskjermer som Huseby/PCKompaniet hadde importert fra Kina. Ifølge Huseby er skjermene «refurbished» (sammensatt av originale og uoriginale deler). Samtlige skjermkomponenter var merket med Apples «eplelogo» på innsiden av dekslene. Logoene var imidlertid tusjet over da tollen beslagla skjermene ved innførsel til Norge. Tildekkingen kunne enkelt fjernes med sprit. I motsetning til Oslo tingrett (avgjørelse omtalt av IP-trollet her) konkluderte lagmannsretten med at det dreide seg om ulovlige kopivarer, og at innførselen av disse varene utgjorde varemerkebruk etter vml. § 4, og følgelig varemerkeinngrep. Det ble ikke ansett avgjørende at logoene var tildekket, og ettersom tildekkingen enkelt kunne fjernes var det uansett ikke aktuelt med noen innskrenkende tolkning av bestemmelsen. Som nærmere kommentert av dette immaterialrettstrollet her, innebærer lagmannsrettens avgjørelse etter undertegnedes syn en viktig korrigering av tingrettens nokså oppsiktsvekkende avgjørelse.

Saken er senere anket av Huseby og tillatt fremmet av Høyesterett. Flere har tatt til orde for at Høyesterett i større grad må legge vekt på miljøhensyn (gjenbruk av deler) i saken (se blant annet her og her). Det skal derfor bli høyst interessant å se hva Høyesterett kommer frem til. Selv om undertegnede har vært kritisk til enkelte av lagmannsrettens vurderinger er det vanskelig å se hvordan miljøhensyn eventuelt skal kunne tilsi at importen av de tildekkede skjermene i denne konkrete saken skal anses lovlig, i hvert fall uten at varemerkene fjernes permanent. I motsatt tilfelle vil dette i praksis etterlate varemerkeinnehavere som Apple uten vern mot ulovlige kopivarer i svært mange tilfeller.

Saken vil behandles av Høyesterett i slutten av mars i år.

Bank Norwegians logo (varemerkereg.no. 283386
Kilde: Patentstyret

En annen sak som var relatert til varemerkebruk var Asker og Bærum tingretts avgjørelse i den såkalte Bank Norwegian-saken (TAHER-2018-33482), omtalt av IP-trollet her. Spørsmålet i saken var om kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord på søkemotorer, som Googles AdWord-tjeneste, var i strid med markedsføringsloven (mfl.) § 25. Avgjørelsen faller dermed som utgangspunkt utenfor rammene av denne oppsummeringen, men inneholder likevel noen interessante betraktninger rundt forholdet mellom markedsføringsretten og varemerkeretten. Retten går etter dette immaterialrettstrollets syn svært for langt i å oppstille det samme vurderingstemaet under mfl. § 25 som ved spørsmål om varemerkerettslig bruk og forvekslingsfare etter varemerkeloven, under henvisning til varemerkerettslig praksis fra EU-domstolen (bl.a. C-238/08 Google France, C-558/08 Portkabin og C-323/09 Interflora). 

Avgjørelsen er anket og skal opp for Borgarting lagmannsrett sent i april 2020.

I tillegg til den allerede omtalte Appear TV-saken var det flere avgjørelser om særpreg i året som gikk. I den såkalte Never Stop Exploring-saken opphevet Oslo tingrett KFIRsavgjørelse vedrørende sportsutstyrsprodusenten The North Face sitt flerordsmerke NEVER STOP EXPLORING (18-122322TVI-OTIR/02). Avgjørelsen er omtalt av IP-trollet her. I motsetning til KFIR mente tingretten at merket hadde varemerkerettslig særpreg for blant annet ryggsekker, klær og salgstjenester relatert til camping og friluftsliv. Etter rettens syn avkrever (det engelske tekstelementet i) merket en viss fortolkningsprosess hos gjennomsnittsforbrukeren. Til tross for at merket kunne forbindes med positive assosiasjoner til friluftslivet dannet ordene i merket etter rettens syn «et ganske slående uttrykk» som var egnet til å angi kommersiell opprinnelse. 

I desember kom også lagmannsretten til samme resultat som tingretten og fant at kravet om særpreg i vml. § 14 (1) andre setning var oppfylt (LB-2019-54145). Etter lagmannsrettens syn var «er korte og konsise formen og intensiteten i uttrykket momenter som trekker i retning av at kravet til særpreg er oppfylt». Videre var lagmannsretten ikke enig med staten i at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil forstå betydning av slagordet og dettes relasjon til de aktuelle produktene. Det var også et moment i retning av at merket hadde særpreg at det var registrert i andre jurisdiksjoner (særlig jurisdiksjoner som Norge naturlig sammenlignes med som EU, Sveits og Island) selv om det har begrenset betydning.

Også KFIR har avsagt en rekke interessante avgjørelser om særpreg i året som gikk, herunder særlig 19/15 (F) omtalt av IP-trollet her, 18/48 (3D-merke - inhalator)*, 19/17 (Pret A Manger) omtalt av IP-trollet her, og de relaterte sakene 19/77 og 19/78 (Santa Cruz)*. Flere av disse avgjørelsene er anket, noe som lover godt for neste års oppsummering.

Fjällrävens logo (norsk varemereg.nr. 184242).Kilde: Patentstyret

Kjennetegnsrettsåret 2019 inneholdt også en rekke tingrettsavgjørelser om bruksplikt. I G1000-saken* ga Oslo tingrett KFIR medhold i at Fjällrävens ordmerke G1000 måtte slettes i medhold av varemerkeloven § 37 (avgjørelse omtalt av IP-trollet her). Etter denne bestemmelsens (1) første setning skal et varemerke slettes dersom «reell bruk av merket ... har vært avbrutt i fem år i sammenheng», noe tingretten var enig med KFIR i at hadde vært tilfellet. Merket var registrert for blant annet klasse 25 (klær, fottøy og hodeplagg), og kravet om sletting ble fremsatt av et selskap som ville ha merket fjernet for å kunne registrere det forvekselbare merke G10 for de samme typene varer. Selv om merket faktisk var brukt på Fjällrävens klær kom retten til at det ikke utgjorde bruk i varemerkerettslig forstand fordi betegnelsen G1000 etter rettens oppfatning ikke utelukkende vil oppfattes som en kommersiell opprinnelsesindikator for Fjällräven. 

Avgjørelsen er anket og skal opp for Borgarting lagmannsrett i mai 2020.

I Oslo tingretts avgjørelse av 3. desember 2019 i den såkalte Svane*-saken (19-008870TVI-OTIR/07) ble Ekornes AS’ registrerte varemerke SVANE opprettholdt for «møbler» i klasse 20. Det danske selskapet TMK A/S, som blant annet leverer kjøkken under varemerket SVANE KJØKKENET, hadde krevd delvis sletting av SVANE under anførsel av at varemerket utelukkende var brukt for soveromsrelaterte varer og ikke møbler generelt. Tingretten kom imidlertid til at bruksplikten var oppfylt og opprettholdt registreringen i sin helhet. Avgjørelsen er anket.

Også Oslo tingretts avgjørelser i TOSLO-2018-0172447 av 20. mars 2019 (Sherlock) og 19-025824TVI-OTIR/01 (AIWA)* gjaldt spørsmål om bruksplikt etter vml. § 37. I Sherlock-saken ble Apple, Inc. sitt varemerke SHERLOCK i klasse 9 for dataprogrammer kjent ugyldig som følge av at merket ikke hadde vært i «reell» bruk. Sherlock-programmet hadde i en periode frem til 2007 vært installert i Apple sine Mac-maskiner. Vederlagsfri tilrettelegging for å kunne laste ned programmet i tiden etter dette til bruk i eldre datamaskiner ble ikke ansett som «reell» bruk, og det ble heller ikke ansett sannsynliggjort noen form for markedsføring, vedlikehold eller oppdatering av Sherlock i denne etterfølgende perioden. KFIRs vedtak om sletting av SHERLOCK ble dermed opprettholdt. 

I AIWA-saken ble en bedriftsintern planlegging uten noen form for ekstern eksponering av de opprinnelige AIWA-merkene ikke ansett å oppfylle kravet til «reell» bruk. Heller ikke andre enn innehaverens bruktsalg av AIWA-produkter ble ansett som bruk i næringsvirksomhet i regi av, eller etter samtykke fra, innehaveren. Selve kjøpet av en varemerkeportefølje som inneholdt AIWA-merkene ble heller ikke ansett som bruk, og retten anså heller ikke det faktum at forhandlingene om kjøp av porteføljen hadde vært komplekse (dekket mange ulike rettighetshavere i jurisdiksjoner) og langvarige som rimelig grunn for unnlatt bruk. KFIRs avgjørelser om sletting av merkene ble dermed opprettholdt. 

JALLA JALLAXXXXXX fra bryggeriet O.Mathiesen

Foto: O. Mathiesen (fra Vårt Oslo)

I Jallasprite-saken var spørsmålet også for Oslo tingrett i hovedsaken blant annet om bruken av det opprinnelige Jallasprite-navnet innebar varemerkeinngrep i Coca Colas varemerke SPRITE etter varemerkeloven § 4 (1) og (2). Avgjørelsen er omtalt av IP-trollet her. Tingretten konkluderte først med at SPRITE var velkjent og at Jallasprite- navnet gjorde inngrep i dette etter vml. § 4 (2). O. Mathiesen måtte derfor forbys å bruke merket etter vml. § 57. Coca Cola fikk også medhold i at O. Mathiesen måtte merke om flasker påført Jallasprite-navnet samt fjerne gjenstående flasker som bærer navnet fra handelen og destruere frittstående Jallasprite-etiketter og markedsføringsmateriell etter vml. § 59. Så vidt dette immaterialrettstrollet kjenner til er saken ikke anket av O. Mathiesen.

I den såkalte Monster-saken* kom Oslo tingrett i sin avgjørelse av 15. mars 2019 (TOSLO-2018-138856) til at Manimals slagord «Unleash the instinct within you» ikke gjorde inngrep i Monsters registrerte UNLEASH-ordmerker, herunder slagordet UNLEASH THE BEAST som benyttes av den amerikanske energidrikkprodusenten Monster. Retten la vekt på at til tross for at «Unleash» er et engelsk begrep og et sentralt element i merket, så er det en relativt kjent betegnelse på å slippe noe fri/løs i omsetningskretsen. Retten la også vekt på at resten av merket var visuelt ulikt. Monster hadde også anført at merket var velkjent og at Manimals bruk av «Unleash the instinct within you» ville assosieres med deres UNLEASH-ordmerker etter vml. § 4 (2), men fikk heller ikke medhold i dette.

Når vi først er inne på innarbeidelse nevner vi også Oslo tingretts avgjørelse av februar 2019 i den såkalte Stortorvet Gjestgiveri-saken. Olav Thon-gruppen fikk medhold i at Hamar-restauranten Stortorvet Gjestgiveris markedsføring under dette navnet var i strid med Thon-gruppens vern etter mfl. § 25 som innehaver av Oslo-restauranten Stortorvets Gjæstgiveri. De fikk imidlertid ikke medhold i at de hadde innarbeidet denne betegnelsen som sitt varemerke (eller at det forelå noen krenkelse av dette merket) under henvisning til at det merket består av to alminnelige begreper.

Også KFIR har avsagt en rekke interessante avgjørelser om varemerkeinngrep i året som gikk, herunder særlig 19/7 (3 T Bygg) omtalt av IP-trollet her og 19/89 (OC).

Fra norsk praksis skal vi også ta med KFIRs avgjørelse i den såkalte Highasakite-saken som gjaldt eierforholdet til ordmerket HIGHASAKITE (omtalt av IP-trollet her). KFIRs flertall kom her til motsatt resultat av Patentstyret og konkluderte med at rettighetene til bandnavnet tilhørte vokalist Ingrid Helene Håvik alene, og ikke den tidligere bandbesetningen i fellesskap gjennom selskapet Highasakite DA. Sentralt i avgjørelsen står spørsmålet om det kan oppstilles, og i så fall hva som nærmere ligger i, et krav om uttrykkelig avtale for overgang av industrielle rettigheter som f.eks. varemerker. Dette immaterialrettstrollet er nok enig med KFIRs mindretall i at også overgang av slike rettigheter må følge grunnleggende avtalerettslige prinsipper, med andre ord at det sentrale spørsmålet i saken er hvorvidt Håvik har opptrådt slik at det ga de øvrige bandmedlemmene en rimelig grunn til å tro at de hadde fått del i retten til ordmerket HIGHASAKITE.

Praksis fra EU-domstolen

Svenskt Tenns MANHATTAN EU-varemerke (reg.no. 010540268). 
Kilde: EUIPO

Også EU-domstolen har hatt flere interessante kjennetegnsrettslige saker til behandling i 2019. En av de mest omtalte er C-21/18 Textilis hvor spørsmålet var om et tegn som består av et 2D-dekorativt motiv, som kan brukes på et 2D-produkt som stoff, utelukkende består av varens form ("exclusively of the shape") jf. varemerkedirektivet artikkel 7 (1) bokstav e) nr. iii). Bestemmelsen tilsvarer registreringshindringen i vml. § 2 (2). Det aktuelle MANHATTAN-merket bestod av uttrekk fra kart over Manhattan, New York som var bearbeidet grafisk og brukt på tekstiler og papir av innehaveren Svenskt Tenn AB (en kjent interiørbutikk i Strandvägen i Stockholm). EU-domstolene kom til at direktivets artikkel 7 (1) bokstav e) nr. iii) ikke var til hinder for registrering i dette tilfellet. EU-domstolen pekte blant annet på at selv om merket inneholder linjer og konturer som danner omrisset av kartene, så inneholder det samtidig dekor- og ordelementer som MANHATTAN, som er plassert mellom disse omrissene. Hvorvidt de grafiske elementene hadde opphavsrettslig vern var også uten betydning for om merket utelukkende består av en form.

I sak C-705/17 ROSLAGSÖL hadde EU-domstolen nok en gang fått referert spørsmål fra svenske domstoler. Saken gjaldt virkningen av unntaksanmerkninger i nasjonale varemerkeregistre ved vurderingen av merkets beskyttelsesomfang (omtalt av Immaterialrettstrollet her). Saken hadde sin bakgrunn i en svensk varemerkesøknad for ordmerket ROSLAGSÖL. Dette hadde blitt avslått på grunn av forvekslingsfare med en tidligere registrering av det kombinerte merke: ROSLAGS PUNSCH. Det eldre merket inneholdt en unntaksanmerkning om at registreringen ikke gir enerett til selve betegnelsen "ROSLAGSPUNCH". Anmerkningen ble i sin tid ansett som påkrevd fordi "Roslag" er en region i Sverige og "Punsch" er beskrivende for alkoholholdige drikker i klasse 33. 

EU-domstolen la til grunn at varemerkedirektivet artikkel 4 (1) bokstav b) skal tolkes slik at den er til hinder for nasjonale ordninger der anmerkninger får den virkning at merkeelementer som er omfattet av anmerkningene ekskluderes fra helhetsvurderingen som skal foretas ved fastsettelsen av om det foreligger forvekslingsfare. Artikkel 4 (1) bokstav b) kan heller ikke tolkes slik at det på forhånd, og med permanent virkning, skal kunne bestemmes at et slikt element som er omfattet av en anmerkning uten videre skal tillegges mindre betydning ved vurderingen.

Saken i C-690/17 ÖKO-Test Verlag gjaldt det tyske testinstituttet ÖKO-Test sitt registrerte varemerke som blir benyttet i forbindelse med publisering av testresultater for ulike varer (såkalt kvalitetsmerke). Dr. Liebe er en tysk produsent av tannkrem som hadde vunnet en tidligere test og derfor inngått en lisensavtale om bruk av kvalitetsmerket. Dr. Liebe fortsatte imidlertid å bruke merket også etter at en ny tannkremtest var publisert i 2008, noe som førte til at ÖKO-Test saksøkte Dr. Liebe for varemerkeinngrep. Det første spørsmålet EU-domstolen måtte ta stilling til var om det kan nedlegges forbud mot bruk etter direktivet artikkel 5 (1) (identiske eller forvekselbare merker) selv om merket ikke er brukt på samme eller likeartede varer. Det følger av tidligere praksis fra EU-domstolen, blant annet i C-1795 Daimler, at det unntaksvis kan nedlegges forbud etter denne bestemmelsen ved ikke-likeartede varer/tjenester dersom det foreligger en særlig link mellom tredjepartens tjenester og varene som merket er registrert for. I denne saken drev Dr. Liebe og ÖKO-Test med ulike former for næringsvirksomhet og det forelå ingen «link» mellom disse. ÖKO-Test kunne dermed ikke påberope seg varemerkeinngrep etter varemerkedirektivet artikkel 5 (1).

Det andre spørsmålet var om ÖKO-Test, som anses velkjent i Tyskland, kan motsette seg bruk av sitt kvalitetsmerke eller lignende merker på varer som verken er av samme eller lignende art som det kvalitetsmerket er registrert for etter varemerkedirektivet artikkel 5 (2). Dette besvarte EU-domstolen bekreftende, og pekte på at tyske domstoler særlig må vurdere hvorvidt Dr. Liebes bruk av ÖKO-Test sitt kvalitetsmerke innebærer en urimelig utnyttelse av dets særpreg eller renommé, eller om det foreligger en rimelig grunn for Dr. Liebe til å bruk merket.

Red Bulls varemerker EUTM002534774 og 
EUTM009417668

Den 29. juli avsa også EU-domstolen sin avgjørelse i Red Bulls ankesak mot Underrettens avgjørelse knyttet til to fargekombinasjonsmerker (sak C-124/18 Red Bull). Avgjørelsen er tidligere omtalt av Immaterialrettstrollet her. Red Bull hadde i henholdsvis 2005 og 2011 fått registrert to fargekombinasjonsmerker for kombinasjonen av blå og sølv i klasse 32 (energidrikk). Begge merker ble supplert med en beskrivelse. For det første merket lød beskrivelsen: "Protection is claimed for the colours blue (RAL 5002) and silver (RAL 9006). The ratio of the colours is approximately 50% - 50%". For det andre merket ble det inngitt følgende beskrivelse: "The two colours will be applied in equal proportion and juxtaposed to each other. Blue (Pantone 2747C), silver (Pantone 877C)". Underretten kjente i slutten av 2017 begge merker ugyldige under henvisning til at angivelsen av varemerkene var for upresis. Den grafiske gjengivelsen og beskrivelsen åpnet etter Underrettens syn for en rekke ulike bruksmåter og kombinasjoner og utgjorde dermed ikke en "systematic arrangement in such a way that the colours concerned were associated in a predetermined and uniform way" (varemerkeforordningen (207/2009, nå 2017/1001) artikkel 4)

EU-domstolen var enig med Underretten, og viste til at registrering av varemerker forutsetter at det gjengis grafisk på en måte som sikrer at "the subject matter and scope of the protection sought are clearly and precisely determined". Dette var ikke tilfellet ved en angivelse av to eller flere farger, angitt abstrakt og uten konturer, som ikke ga forutsigbarhet for hvilke kombinasjoner som var dekket av registreringen. Det hjalp ikke at merkene var supplert med en verbal beskrivelse, når heller ikke denne var egnet til å sikre forutsigbarhet rundt innholdet og omfanget av beskyttelsen. Dersom man tillot registret merker som åpnet for en rekke kombinasjoner, ville ikke opprinnelsesgarantifunksjonen være sikret, og andre aktører ville ikke settes i stand til å avgjøre rekkevidden av vernet som var tildelt ved registreringen. Det var ikke feil av Underretten å legge vekt på den faktiske bruken av merket og de ulike kombinasjoner som denne bruken illustrerte. Det kan altså se ut som Red Bull må vinke farvel til sine to fargekombinasjonsmerker.

Andre avgjørelser som kan nevnes fra EU-domstolen fra året som gikk er avgjørelsene i C-578/17 Hartwall (klar og presis gjengivelse), C-629/17 Adegaborba (beskrivende varemerke), samt EUIPO Cancellation Divisions avgjørelse om å kjenne merket BIG MAC ugyldig i EU som følge av at McDonalds ikke hadde bevisst reell bruk (nokså strengt/omfattende for EU-varemerker).

Annet

Som tidligere år inneholdt også nyhetsbildet i 2019 en rekke profilerte varemerkesaker som aldri kom for domstolene, inkludert en rekke friske utspill og lanseringer (som f.eks. denne). Det er imidlertid liten tvil om at det var NSBs navneendring til VY og særlig de påfølgende konfliktene med kommunikasjonsbyrået VY Communications AS og selskapet Leve Hytter AS (som markedsfører hytter under betegnelsen «VY») som fikk mest oppmerksomhet. Striden med kommunikasjonsbyrået VY Communications skulle egentlig opp for Oslo tingrett sent i fjor, men i tolvte time inngikk partene forlik. 

En annen konflikt som fikk mye oppmerksomhet, var striden mellom SHE Invests og DNB knyttet til bruken av emneknaggen #huninvesterer som nå står sentralt i DNBs kvinnekampanje. SHE hevdet imidlertid at emneknaggen er deres varemerke, og viste til at de etter en mislykket samarbeidsdialog med DNB hadde gitt banken klar beskjed om at de ikke fikk bruke emneknaggen i sin markedsføring. Så vidt dette immaterialrettstrollet kan se benyttes #huninvesterer fremdeles av DNB, så det gjenstår å se om saken får rettslig etterspill.  

Loen Skylift AS' varemerkereg.no
305892 (tilsvarende 306974).
Kilde: Patentstyret

En annen høytsvevende sak i mediebildet er striden mellom Loen Skylift og Voss Skylift, og vi tenker her ikke på feiden sistnevnte også har med diverse grunneiere under skyliften på Voss. Loen Skylift har gått til søksmål fordi de mener at logoen til Voss Skylift er for lik sin egen logo. Etter det dette immaterialrettstrollet forstår gjelder saken både varemerkeinngrep og brudd på markedsføringsloven. Basert på nyhetsdekningen, og i lys av at Loen Skylift har registrert sin logo som varemerke i en rekke ulike varianter, stusser imidlertid dette immaterialrettstrollet på at saken er berammet i Bergen tingrett i april 2020 (!). Som flere sikkert har lest om i Torger Kiellands oppsummering av opphavsrettsåret 2019 vil dette i så fall ikke være eneste gang en immaterialrettssak ble berammet feil i året som gikk.

Patentstyret kunne videre rapportere om at antallet varemerkesøknader/utpekninger i Norge holdt seg stabilt i 2019 (ca. 17 250 søknader). Det rapporteres også om en liten nedgang i varemerkesaker fra norske søkere, samtidig som det var en liten oppgang i antallet registrert merker i 2019 (ca. 2000 flere enn 2018). 

*Artikkelforfatter Julius Berg Kaasin har i tom. september 2019 vært ansatt i Zacco og er fra 1. januar 2020 ansatt i GjessingReimers. Begge selskapene har vært involvert i flere av de omtalte sakene. Artikkelforfatteren representerte selv Monster, Inc. i saken mot Manimal AS. Øvrige immaterialrettstroll som har vært involvert i de gjennomgåtte sakene har ikke medvirket til denne oppsummeringen.