Kjennetegnsrettsåret 2022

Også i år vil Immaterialrettstrollet gi sine oppsummeringer av immaterialrettsåret som har gått og gi en oversikt over hva som har skjedd på de sentrale områdene innen immaterialretten (opphavsrett, patentrett, designrett, kjennetegnsrett og markedsføringsrett). I disse årsoppsummeringene vil ulike troll gjøre et selektivt tilbakeblikk på de viktigste endringene på lovgivningsiden og de viktigste sakene fra norsk og internasjonal rettspraksis. Vi mottar som vanlig gjerne tips til hvordan vi kan gjøre årsoppsummeringene bedre på iptrollet@gmail.com.

*****

Av Morten Smedal Nadheim (CMS Kluge) og Julius Berg Kaasin (Brækhus)

Theodor Kittilsen, Skogstroll
(i det fri, Nasjonalmuseet)

Julius: Godt nytt kjennetegnsrettsår, Morten!

Morten: I like måte, Julius! Det blir vel et særpreget år i år også. Men hva tar du med deg fra året som gikk?

Julius: Jeg må innrømme at det er norsk vs utenlandsk registreringspraksis for varemerker, som vi snakket om på det årlige kurset i Larvik i starten av november. Det har kommet flere interessante avgjørelser om det temaet i året som har gått, og det har allerede kommet en nå i 2023 med lagmannsrettens avgjørelse i ZEROVISION-saken. 

Morten: Enig, Julius. Jeg har faktisk ikke helt bestemt meg enda om det er Patentstyret som er for strenge eller andre nasjonale varemerkemyndigheter og EUIPO som er for snille, selv om jeg foreløpig holder en knapp på det siste.

Julius: Det er uansett uheldig at det tilsynelatende opereres med forskjellige særpregsterskler i ulike jurisdiksjoner, også i Europa. Det gjør markedet og jussen mer uforutsigbart for virksomheter som opererer med varemerker på tvers av landegrenser. En ting er store internasjonale selskaper hvor betydelige beløp står på spill, men dette er nok aller mest problematisk for selskaper i etableringsfasen som er avhengig av å sikre seg rettigheter før de investerer i merkevarebygging.

Morten: Det har du rett i, Julius. Men visste du at røykkanonalarmer var så vanlig, og er det virkelig sånn at en ikke ser noe når de slår seg på? I tilfellet er det jo ganske nedtur med falsk røykkanonalarm på julaften.

Julius: Nei, det var nytt for meg. Men hvis det funker så bra som navnet ZEROVISION skal ha det til, i hvert fall om en skal tro Oslo tingrett, bør jeg kanskje teste det ut. I så fall tror kobler jeg nok ut skallalarmen før nissen kommer ned pipen. Men du, nå kom jo akkurat ZEROVISION-avgjørelsen fra lagmannsretten. 

Morten: Den får vi ta i et eget innlegg, og i 2023 oppsummeringen. Men Julius, selv om det kanskje ikke har skjedd like mye i kjennetegnsrettsåret 2022 som i jubelårene 2020 og 2021 så er det jo mye å ta tak i.

Julius: Så absolutt, Morten. Men før vi går over på praksis kan vi raskt nevne at det er lite nytt å melde på lovgivningssiden i året som gikk. EUs nye varemerkedirektiv står fremdeles og fryser på trappene i påvente av implementering. De mest nøyaktige prognosene vi kjenner til går nå ut på at direktivet blir gjennomført 1. mars. Vi gjør som Knut Sverre (Skurdal Andresen) og siterer Rudolf Blodstrupmoen - «Time vill sjåv».

Norsk praksis

Artikkelforfatternes heeelt objektive oppfatning av årets
tema på kjennetegnrettsfronten
(Illustrasjon: Nadheim/Kaasin/NRK)

Julius: Vi har blitt litt bortskjemt de siste årene med høyesterettssaker på varemerkerettens område. 2022 var intet unntak selv om Høyesteretts avgjørelse i Kystgjerde-saken (HR-2022-2222-A) kanskje ikke gjaldt de mest spennende varemerkerettslige problemstillingene. Saken gjaldt utmåling av økonomisk kompensasjon etter varemerkeinngrep og stod mellom saksøkerne Norgesgjerde og Vindex og saksøkte Kystgjerde (tingrettens, lagmannsrettens og Høyesteretts avgjørelser er tidligere omtalt av IP-trollet). Høyesteretts behandling av saken var begrenset til spørsmålet om utmåling av vederlag og erstatning, da selve varemerkekrenkelsen var rettskraftig avgjort.

Høyesterett fastslo først at retten må ta stilling til samtlige av de påberopte, alternative utmålingsgrunnlagene, men at det ikke kan kreves «millimeterutregning» for alle alternativene. Ved den konkrete utmålingen kom Høyesterett til at Norgesgjerde og Vindex skulle tilkjennes det dobbelte av rimelig lisensavgift etter varemerkeloven § 58 (1) bokstav a) jf. (2). Ettersom en vederlagsmodell ikke var godt egnet for å fastsette lisensavgiften utmålte Høyesterett kompensasjonen som et engangsbeløp etter skjønn. Selv om det er utfordrende å peke på relevante momenter ved den konkrete utmålingen savnes jeg en nærmere redegjørelse fra Høyesterett for fastsettelse av slikt skjønn, og selve utmålingen av engangssummene fremstår for min del som litt tilfeldig. I forlengelsen av dette kan det også være grunn til å stille spørsmål ved behovet for Høyesteretts prøving av denne saken.

Morten, du har sett på en annen sak som ble anket til Høyesterett, men som ikke slapp inn?

Morten: Det stemmer, jeg har sett på lagmannsrettens avgjørelse i den såkalte GHOSTBASTARDS-saken (LB-2022-34258)tidligere omtalt av IP-trollet her. Spørsmålet i den varemerkerettslige delen av saken var om bruken av merket GHOSTBASTARDS innebar et inngrep i det eldre varemerket BASTARD BURGERS. Merkene var brukt for identiske varer og tjenester, men lagmannsretten kom til at merkene ikke var tilstrekkelig like til at det forelå forvekslingsfare.

Lagmannsretten pekte blant annet på at BASTARD er plassert forskjellig steder i merkene, og at merkene skiller seg i antall ord de totalt består av. Det visuelle helhetsinntrykket av merkene var derfor at de var "nokså forskjellige". Den fonetiske likheten ble også vurdert liten, hvilket ble styrket av det ulike antall stavelser og ord. Lagmannsretten viste også til at GHOSTBASTARDS gav assosiasjoner til «Ghostbusters»-filmene, noe som også var egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukeren fra å forveksle merkene

Julius: En annen lagmannsrettsavgjørelse fikk vi i den såkalte BLEGEN-saken (LB-2021-140823). Saken stod mellom franchisetaker Bergmanns AS og franchisegiver Pizzanini AS, og et av spørsmålene som oppstod i forbindelse med opphør av franchiseforholdet var om en nasjonal varemerkeregistrering av et pizzanavn (BLEGEN) tilhørende franchisetaker skulle overdras eller kjennes ugyldig med grunnlag i franchiseavtalen eller varemerkeloven § 16 bokstav a) eller b), jf. § 35. Foruten de varemerkerettslige spørsmålene som saken reiser er saken kanskje også et godt eksempel på hva om kan skje selv om en vinner frem med et søksmål.

Morten: Jeg vet ikke med deg Julius, men jeg synes ikke en pizza som heter BLEGEN høres så veldig god ut. Er dette varemerket egentlig noe å krangle om?

Julius: Du kan så si, Morten. Det høres ikke akkurat ut som noen «capriciossa» (*gestikulerer voldsomt*) eller «trøffelsalami». «Blegen» skal ha vært kallenavnet på kokken som laget pizzaen.

Borgarting lagmannsrett kom i hvert fall til at Pizzaninis rett til varemerket var, enten det ble utledet av franchiseavtalen eller varemerkeloven § 3 tredje ledd, kun var innarbeidet lokalt, og ikke ga grunnlag for å overføre eller kjenne det nasjonale varemerket til Bergmanns ugyldig. Pizzaninis krav ble derfor avvist. Lagmannsretten uttalte i denne forbindelse at utgangspunktet i franchiseforhold er at nye produkter som inngår i franchisekonseptet tilhører franchisegiver. Forholdet i denne saken var imidlertid at Pizzanini kun hadde innarbeidet BLEGEN lokalt for Fredrikstad-området forut for Bergmanns nasjonale varemerkeregistrering av BLEGEN. En overføring av det registrerte nasjonale merket ville derfor innebære en bedre rett for PIzzanini enn de opprinnelig hadde og ble derfor avvist. Lagmannsretten mente for øvrig at Bergmanns varemerkesøknad for BLEGEN ikke var innlevert i strid med god forretningsskikk og derfor måtte kjennes ugyldig. Ellers er det verdt å merke seg at lagmannsretten ikke tok stilling til hvorvidt Pizzanini kunne fortsette å bruke sitt innarbeidede lokale merke, eller om dette vil ha vern mot Bergmanns eller andres bruk av varemerket, i Fredrikstad-området fordi det angivelig ikke var anført. Avgjørelsen er rettskraftig.

Morten: Hva tror du konklusjonen ville blitt om spørsmål om bruk og inngrep i det innarbeidede merket hadde kommet på spissen, Julius?

Julius: I denne saken tenker jeg vel at retten hadde konkludert med sameksistens mellom det eldre innarbeidede merket for Fredrikstad-området og det senere registrerte etter reglene i varemerkeloven § 9 jf. § 8 (1).

Morten: Enig i det, Julius. Mulig dette var klart for partene også ettersom det ikke var problematisert. Hva vet vel vi.

Julius: En annen sak som gjaldt spørsmål om registrering av varemerke i ond tro etter § 16 bokstav b) er saken mellom Rottefella/Madshus og Amer Sports (innehaver av bl.a. skimerket Atomic) som primært gjaldt inngrep i flyttbare skibindinger (21-072669TVI-TOSL/04). Saken er omtalt av IP-trollet her. Rottefella hadde brukt varemerket MOVE som kjennetegn for sine flyttbare skibindinger i flere år før Atomic registrerte varemerket MOVER for sitt system.

Retten kom til at Amer Sports hadde registrert varemerket MOVER i ond tro (i strid med god forretningsskikk) etter varemerkeloven § 16 bokstav b). Det ble i denne forbindelse ikke ansett avgjørende at Amer Sports tidligere hadde benyttet merket MOVER, men registreringen av merket ble av retten i stedet karakterisert som «påfallende» i forhold til Rottefellas markedsføring av MOVE. Det forelå dermed ikke inngrep i Amers MOVER etter varemerkeloven § 4 (1) bokstav b).

Illustrasjon på Rottefellas bruk av MOVE
inntatt i Oslo tingretts dom (kilde: Oslo tingrett)

Jeg må innrømme Morten at jeg for min del mener det kan stilles spørsmål ved om betegnelsene MOVE og MOVER i det hele tatt kan fungere som varemerker for flyttbare skibindinger i lys av Patentstyrets praksis på dette området. Rottefellas markedsføringsillustrasjon som er tatt med i avgjørelsen fra Oslo tingrett er et godt eksempel på det ettersom varemerket angir hovedegenskapen ved de flyttbare bindingene, nemlig at de kan flyttes.

Morten: Det er i hvert fall et betimelig spørsmål. Avgjørelsen er i alle tilfeller anket, så vi for se hva lagmannsretten skulle mene om dette.

Julius: Men over til noe annet Morten, nå skal vi se litt nærmere på årets store tema, nemlig særpregskravet og noen saker hvor forholdet til utenlandsk registreringspraksis ikke er helt irrelevant. Dette snakket vi som nevnt om i Larvik for noen måneder siden, og der konkluderte vi vel med at Patentstyret er gjennomgående strengere enn andre europeiske varemerkemyndigheter, men at det ikke nødvendigvis skyldes at de anvender rettskildefaktorene fra EU feil.

Morten: Det stemmer Julius, og jeg tenkte vi først skal se litt på denne TRUSTSHOP-saken som både har vært behandlet av Oslo tingrett (TOSL-2021-122596) og lagmannsretten (22-064395ASD-BORG/01) i året som har gått.

Saken gjaldt gyldigheten av KFIRs vedtak som gikk ut på å nekte ordmerket TRUSTSHOP varemerkerettslig vern. Merket var søkt vern for en rekke forskjellige varer og tjenester, som for eksempel avkjølingsinstallasjoner, administrasjon av forsyningskjeder og caterings tjenester. Patentstyret kom til at merket ville oppfattes som beskrivende for disse varene og tjenestene. I tillegg mente Patentstyret at merket var forvekselbart med den eldre internasjonale registreringen av det kombinert merket TRUST. TRUST-merket var gitt virkning for elektroniske apparater i klasse 9, og tilsvarende tjenester i klasse 35, som TRUSTSHOP var søkt registrert for.

Når det gjelder vurderingen av om merket var beskrivende, kom KFIR til samme resultat som Patentstyret. Siden KFIR fant at merket var beskrivende, og med det ikke kunne registreres, tok de ikke stilling til spørsmålet om forvekslingsfare. Tingretten var enig i at merket var beskrivende, og opprettholdt vedtaket til KFIR. I likhet med Patentstyret, KFIR og tingretten, kom også lagmannsretten til at merket var beskrivende. Lagmannsretten viste i stor grad til de tidligere vurderinger, og delte oppfatningen om at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket TRUSTSHOP som «tillitsbasert handel» eller som «en butikk eller et produkt/tjeneste som du kan stole på». Lagmannsretten mente videre at ordet «trust» eller «tillitt» vil oppfattes som en beskrivelse av en egenskap eller en kvalitet ved varer eller tjenester som markedsføres under merket. Med det fant lagmannsretten at friholdelsesbehovet tilsa at merket ikke burde registreres.

Når så var tilfelle, hjalp det ikke at merket var registrert av EUIPO og av britiske varemerkemyndigheter. Lagmannsretten var enig i at registrering i andre jurisdiksjoner var et relevant moment til vurderingen, men viste til at avgjørelser i en jurisdiksjon ikke er bindende for myndigheter i andre jurisdiksjoner. Mot denne bakgrunn ble anken forkastes og KFIR ble frifunnet.

Julius: Som vi var inne på innledningsvis tviler jeg for min del på at det foreligger så store nasjonale forskjeller mellom europeiske gjennomsnittsforbrukere som Trustshop-saken kan gi inntrykk av.

Morten: Det tviler jeg også på, Julius.

Julius: En annen slik sak er Oslo tingretts avgjørelse i den såkalte ZEROVISION-saken (sak 21-181946TVI-TOSL/04), tidligere omtalt av IP-trollet her.

Saken gjaldt spørsmålet om KFIRs avgjørelse om å nekte registrering av ordmerket ZEROVISION var gyldig, herunder om ZEROVISION var beskrivende og manglet særpreg for maskiner som generer kunstig røyk i vareklasse 7 og sikkerhetsalarmsystemer i vareklasse 9. ZEROVISION er navnet på en røykanonalarm levert av Verisure. Tilsvarende merke var blant annet tillatt registrert i en rekke andre europeiske jurisdiksjoner EUIPO (omfatter bl.a. Irland) og UK (uprøvet overføring), noe som også ble anført i retning av at merket måtte tillates registrert i Norge. Retten kom likevel til at ZEROVISION måtte anses beskrivende for de søkte varene for den norske gjennomsnittsforbrukeren, slik at vilkårene for registrering ikke var oppfylt. Når det gjaldt registrering av parallelle merker i andre EU-land pekte retten på at selv om det er et sentralt mål at varemerkeretten i EU er harmonisert, så er det ikke et mål at resultatene i enkeltsaker skal være harmoniserte, bl.a. under henvisning til Høyesteretts avgjørelse i GOD MORGON-saken (Rt. 2002 s. 391).

Etter min mening kan det godt være at retten landet på riktig resultat. Begrunnelsen for dette (og nå kommer det et hjertesukk) kunne gjerne vært enda mer konkret snarere enn å vise til teoretiske utgangspunkter og at vedtakene om å registrere merket i andre land er «ubegrunnede». Det kan ikke være tvil om at dersom Oslo tingretts forståelse av EU-varemerkerettslige prinsipper legges til grunn, så må ZEROVISION anses minst like beskrivende for gjennomsnittsforbrukeren i EU som i Norge. At ZEROVISION kan registreres der engelsktalende inngår i omsetningskretsen, men ikke i Norge, er egentlig en helt uholdbar situasjon som ikke kan forankres i ulike nasjonale forhold og språkegenskaper. En gjennomsnittsforbruker fra en omsetningskrets der engelsktalende inngår vil oppfatte ZEROVISION minst like beskrivende for de aktuelle varene som den norske. Jeg heller likevel mot at Patentstyret i denne saken har kommet til riktig resultat, også basert på EU-varemerkerettslige prinsipper, og stiller samtidig spørsmål ved at denne typen merker tillates registrert i EU.

Morten: Forhåpentligvis kan pågående samarbeidsprogrammer og fremtidige avklaringer fra EU-domstolen føre til en mer harmonisert og ensartet praksis, også på enkeltsaksnivå.

Men det har ikke bare kommet særpregsavgjørelser fra Oslo tingrett i år. Det har også kommet en avgjørelse i den såkalte CEON-saken (22-081329TVI-TOSL/05) der retten vurderte KFIRS vedtak vedrørende forvekslingsfaren mellom det eldre ordmerket XEON og det kombinerte merke CEON, etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Det eldre merket hadde vern for varer i klasse 9, som blant annet omfatter datautstyr og operativsystemprogrammer. Klagenemnda kom til at det yngre merket CEON, ikke kunne registreres for varer i klasse 9, og heller ikke for klasse 38 for telekommunikasjonsvirksomhet.

Rette var enig med KFIR i at det forelå vareidentitet i klasse 9, og at tjenestene i klasse 38 hadde samme formål som varene i klasse 9. Videre var retten enig i at det eldre merket XEON var et fantasiord som ikke henspilte på de aktuelle varene, har en normal grad av særpreg. I vurderingen av forvekslingsfare viste tingretten til at både visuell, fonetisk og konseptuell likhet måtte vurderes.

Retten viste til at merkenes første bokstav, X og C er visuelt ulike, men at forvekslingsfaren øker fordi både XEON og CEON er to fantasiord. Etter rettens syn ville begge merkene «være egnet til å forvirre gjennomsnittsforbrukeren», ettersom ingen av dem sier noe «om at de betegner varer i klasse 9». Denne delen av resonnementet er vrient å følge. Det at forvekslingsfaren skulle øke bare fordi merkene verken er beskrivende eller suggestive er nok neppe riktig.  Det er nok heller ikke sånn at gjennomsnittsforbrukeren lar seg forvirre når de møter varer med varemerker som ikke betyr noe.

Mer treffende blir det når tingretten viser til at begge merkene vil uttales «seon», og at merkene visuelt sett er temmelig like. Som KFIR kom tingretten til at det forelå forvekslingsfare, og det at det yngre merket var registrert i andre jurisdiksjoner der XEON også er registrert kunne ikke tillegges avgjørende vekt. Retten var enig i at dette var et relevant moment til vurderingen, men kom ikke til at enkeltregistreringer i andre land skulle ha avgjørende betydning. Mot denne bakgrunn opprettholdt retten KFIRS vedtak.

Julius: Hvis jeg sier «Harry Potter» Morten, hva tenker du på da?

"Harry Potter og de forheksede rettighetene"?
Foto: CC BY-SA 4.0

Morten: Da tenker jeg selvfølgelig på avgjørelsen fra Oslo tingrett (21-182900TVI-TOSL/05) som kom rett før jul! Det varemerkerettslige spørsmålet i saken var hvorvidt selskapet Star Entertainments markedsføring av konserter som spilte filmusikken fra Harry Potter-filmene, krenket Warners Bros. sin varemerkerett. Konsertfremføringer omfattes av vareklasse 41, og for denne vareklassen hadde Warner registrert ordmerket HARRY POTTER: WIZARDS UNITE og HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN. Star markedsførte konsertene med følgende utsagn: «The magical music of Harry Potter live in concert». Tingretten kom til at omsetningskretsen ikke ville tro at det forelå noe kommersiell forbindelse mellom Warner og Star, og noen forvekslingsfare forelå etter tingrettens syn ikke. Denne vurderingen kan det sies litt om, og det har blitt gjort i dette innlegget. Dommen er etter sigende anket av begge parter.

Julius: I tillegg til de ordinære rettssakene har det også vært noen forføyningssaker i året som har gått. Du har sett på en som gjaldt shades, Morten?

Morten: Det stemmer Julius, nærmere bestemt SHADES OF NORWAY (TOSL-2021-143056-2) hvor Oslo tingrett avsa dom og kjennelse i hovedsaken vedrørende eierskap til varemerke SHADES OF NORWAY, domenenavn og plattformer på sosiale medier. Tvisten stod mellom selskapet Bestun på den ene siden og Norshades og Box Fresh på den andre siden (Norshades). Siden saken gjaldt raske briller, tar vi også en rask gjennomgang av denne. 

I hovedsaken gjorde Bestun det gjeldende at de eide varemerkeretten, og at A ikke hadde noen sameierett i merket ettersom den eneste retten A hadde hatt til merket var en oppsigelig bruksrett. Videre ble det anført at Facebooksiden, Instagramkontoen og domenet skulle overføres til Bestun.

Norshades gjorde gjeldene at de hadde en sameierett i varemerket, og at bindende avtale måtte anses inngått da samarbeidet mellom A og B startet. Subsidiært mente Norshades at de hadde en eksklusiv, uoppsigelig og vederlagsfri bruksrett til merket. Videre ble det anfør at det var A alene som eide domenet, og plattformene på de overnevnte sosiale mediene.

Når det gjaldt eierskapet til varemerket Shades of Norway, viste tingretten til lagmannsrettens vurdering av sameiespørsmålet i forføyningssaken, og sluttet seg til denne. Lagmannsretten forstod As anførsler om sameierett, som at A henviste til læren om berettigete forventninger i kontraktsforhold, og at B ved passivitet og konkludent adferd hadde akseptert en sameiedel i varemerkeretten til fordel for A. Etter lagmannsrettens syn hadde ikke A sannsynliggjort at det forelå noen slik berettiget forventning. B hadde vært registrert som innehaver hele tiden, og det kunne ikke anses bevist at A på noe tidspunkt kunne ha hatt reelle forventninger om å være innehaver av varemerkeretten. Til støtte for en forståelse om at A aldri hadde noen berettiget forventning å bli innehaver av varemerkeretten, viste tingretten i tillegg til at A hadde sendt en forespørsel til B og spurt om de ikke kunne eie varemerkeretten i fellesskap. B avslo forespørselen, og dette tok retten som bevis for at A på dette tidspunktet var innforstått med at han ikke hadde noe eierskap til varemerket.

Når det gjaldt eierskapet til og overlevering av kontoene på Facebook og Instagram, og domenet, anførte Bestun at eierskapet til varemerket også innebærer eierskap til Facebooksiden. Retten var ikke enig i dette, og kom til at man i vurderingene av hvem som eide Facebooksiden, instagramprofilen og domenenavnet måtte det tas utgangspunkt i «alminnelige tingsrettslige prinsipper». I dette lå det at stiftelsesgrunnlaget vil danne et sentralt utgangspunkt for vurdering. Videre la tingretten vekt på hvem som hadde opprettet siden, profilen og domenet, samt bekostet og vedlikeholdt disse.

Etter konkrete vurderinger vant Bestun frem, og fikk dom på at de var eneeier av varemerket, domenet, Instagramkontoen og Facebooksiden.

Julius: En annen forføyningssak var saken for Hordaland tingrett om rett til å benytte varemerket HJERTESLAG som bandnavn i forbindelse med en planlagt turne og albumutgivelse (22-140612TVI-THOD/TVI-). Dette er for øvrig et av mine favorittband, så jeg «kaster ligheteren i gulvet og løper» her.

Bakgrunnen for saken var at tidligere medlemmer i dette rockebandet fra Bergen hadde registrert bandnavnet som varemerke, noe vokalist i bandet, Robert Eidevik, motsatte seg. Han fikk medhold fra Patentstyret (OP 2022/00058) i at registreringen var i strid med det tidligere innarbeidede varemerket HJERTESLAG, som ifølge Patentstyret tilhørte innehaverne av det registrerte merket og Eidevik i fellesskap (avgjørelsen er rettskraftig).

Forføyningssaken mellom partene dreide seg i hovedsak om hvorvidt Eidevik og hans nye bandbesetning kunne benytte bandnavnet Hjerteslag i forbindelse med en planlagt albumutgivelse og turné høsten 2022. Jeg forstår dette i realiteten som et krav om at de tidligere bandmedlemmene og sameierne i varemerket må tåle bruk av det innarbeidede varemerket som de ikke samtykker til, eller sagt med andre ord, måtte tåle å ikke kunne håndheve rettighetene sine til merket overfor Eidevik.

Retten gav Eidevik medhold uten forutgående muntlig forhandling, og viste til at det forelå sikringsgrunn ved at han og kommersielle samarbeidspartnere (konsertarrangører, plateselskap, bookingbyråer etc.) kunne bli påført et betydelig økonomisk tap dersom aktivitetene ble vanskeliggjort eller stanset. Retten kom også til at det forelå fare ved opphold (bl.a. kort tid til oppstart av aktivitetene) slik at det ikke var nødvendig å sannsynliggjøre et hovedkrav. Det er foreløpig ikke kjent hva som skjer videre i saken.

Morten: Etter min mening Julius, kom årets kuleste avgjørelse fra KFIR, i den såkalte Terre Bio-saken om det kombinerte merke TERRE BIO ELEVEURS & MAÎTRES LAITIERS (VM 22/00015), som var søkt vern for yoghurt i klasse 29. (Se også sak VM 22/00014 og VM 22/00013 med likelydende begrunnelse på det kombinerte merket ALLIANCE BIO ELEVEURS & FROMAGERS). Patentstyret kom til at merket ikke kunne gis virkning i Norge, ettersom merket var beskrivende. Patentstyret viste til at ordet TERRE kan oversettes til jordoverflate, mens ordet BIO vil oppfattes som blant annet biologisk, økologisk, nedbrytbar og miljøvennlig. Ordet ELEVEURS er fransk, og kan oversettes til oppdrettere, mens MAÎTRES LAITIERS betyr meierimestre. Patentstyret skrev at «Det klare utgangspunktet hos Patentstyret er at verdensspråkene engelsk, tysk og fransk sidestilles med norsk fordi den norske omsetningskretsen forutsettes å kjenne disse språkene forholdsvis godt». Patentstyret bemerket imidlertid at dette bare var et utgangspunkt, og fremhevet at det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Når det gjaldt ordsammenstillingen TERRE BIO ELEVEURS & MAÎTRES LAITIERS kom Patentstyret til at omsetningskretsen for yoghurt ville oppfatte denne som en angivelse av at yoghurten er basert på økologisk eller miljøvennlig jordbruk. Videre ville merkets figurative elementer, og da særlig bruken av fargen grønn, forsterke betydningen av tekstelementet.

Patentstyret viste også til at de selv, i en forundersøkelse fra 2018, kom til at merket hadde særpreg, men det kunne ikke tillegges avgjørende vekt. Det kunne heller ikke tillegges avgjørende vekt at merket TERRABIO hadde fått virkning i Norge, eller at det søkte merket hadde fått vern i flere jurisdiksjoner.

Med henvisning til varemerkelovens forarbeider viste KFIR til at merker som er beskrivende på et fremmed språk skal kunne gis virkning i Norge, så fremt omsetningskretsen ikke må antas å identifisere ordets beskrivende betydning. Vider påpekte KFIR at det i norsk varemerkerett har vært en presumpsjon for at den norske gjennomsnittsforbrukeren har god kjennskap til verdensspråket fransk. Deretter kommer KFIR med en viktig nyansering, der de skriver:

«Slik Klagenemnda ser det, må hvorvidt en norsk gjennomsnittsforbruker forstår et fremmedspråklig ord og uttrykk etter dette bero på en konkret vurdering av hvor vanlig og kjent det aktuelle ordet er. Dette må igjen ses i lys av hvem gjennomsnittsforbrukeren er og hvilke type varer og tjenester merket er søkt for. I tillegg vil hvor likt det aktuelle ordet er tilsvarende ord på norsk, eventuelt på nært beslektede språk som dansk og svensk, og/eller engelsk, som den norske gjennomsnittsforbrukeren har god kjennskap til, kunne få betydning for vurderingen. I lys av dette stiller Klagenemnda seg tvilende til om man kan oppstille en faktisk presumpsjon for at en norsk omsetningskrets på generelt grunnlag har god kunnskap til bestemte fremmedspråk. En slik presumsjon vil lett kunne danne uheldige føringer for den konkrete og skjønnsmessige vurderingen som skal gjøres i den enkelte sak, og vil heller ikke nødvendigvis gjenspeile gjennomsnittsforbrukerens faktiske forståelse av det aktuelle fremmedspråket, herunder den språkforståelsen som det med rimelighet kan forventes at en norsk gjennomsnittsforbruker har for gitte varer og tjenester.»

Videre var KFIR i tvil om den norsk gjennomsnittsforbrukeren ville oppfatte ordene MAÎTRES LAITIERS som meierimestere, slik Patentstyret la til grunn. KFIR anså det også tvilsomt om hvorvidt ordet ELEVEURS ville oppfattes som oppdrettere av den norske omsetningskretsen. KFIR la imidlertid ikke avgjørende vekt på dette, ettersom den norske omsetningskretsen ville forstå ordene TERRE BIO som en angivelse av at varene er biologiske/økologiske og at de kommer fra jorden.

Det aktuelle merket i VM 22/00015
(kilde: Patentstyret)

Dette trollet påpeker at ordsammenstilling direkte og umiddelbart må oppfattes som beskrivende av den
norske omsetningskretsen, for at merket skal nektes vern, og nøyer seg med å bemerke at det anses tvilsomt om den norske gjennomsnittsforbrukeren av yoghurter har den språkkunnskap som KFIR forutsetter. I alle tilfeller kan det spørres om ikke et merke som gir inntrykk av at varen er biologisk og kommer fra jorden, vil være suggestivt for yoghurter som jo strengt tatt er et meieriprodukt og med det ikke har den naturlige tilknytningen til jorden som for eksempel grønnsaker. Uansett gir avgjørelsen en nyttig korreksjon, og vi må forvente at den rettslige presumpsjonen om at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil forstå ord og uttrykk på verdensspråkene nå er forlatt. Avslutningsvis er det verdt å huske på at både KFIR og Patentstyret skal legge det faktum til grunn som anses mest sannsynlig, og i vurderingen av faktiske forhold bør man være forsiktige med å bygge videre på eldre antakelser uten faktisk forankring.

Julius: På tampen av norsk praksis har du også sett på den veldig spesielle BANKSY-saken (VM 21/0007), Morten?

Morten: Som sagt så gjort, Julius. Denne saken gjaldt klage over Patentstyrets avgjørelse om å oppheve en tidligere varemerkeregistrering. Varemerket ble opphevet fordi merket BANKSY inneholdt noe som er egnet til oppfattes som en annens kunstnernavn, i medhold av varemerkeloven § 16 bokstav c. Banksy er navnet/aliaset til en anerkjent kunstner hvis identitet ikke er offentlig kjent. Banksy-navnet er i senere tid blitt brukt til å promotere en rekke ulike produkter med BANKSY-navnet, blant annet en vin.

Den tidligere innehaveren av det nå opphevde merket mente at denne hadde fått samtykke fra kunstneren Banksy, til å bruke varemerket på vin. Patentstyret begrunnet opphevelsen med at innehaveren ikke kunne dokumentere at samtykke er gyldig. Da saken stod for KFIR, ble det bemerket at det avgjørende for om samtykkevilkåret i varemerkeloven § 16 er oppfylt, må være om det etter en samlet vurdering av de fremlagte bevis finnes sannsynliggjort at samtykke er gitt. Den tidligere innehaver hadde lagt frem en rekke brev fra det som ble anført å være Banksy, men KFIR viste til at skriftanalyser bidro til å så tvil om brevene rent faktisk var skrevet av kunstneren selv. Samlet sett fant ikke KFIR det sannsynliggjort at samtykke var gitt, og Patentstyrets avgjørelse ble opprettholdt.

Europeisk praksis

Julius: Nå skulle jeg til og si at vi skal gå inn for landing Morten, men vi må jo si litt om noen av de viktigste avgjørelsene som har kommet fra EU-domstolen.

I sak C-183/21 Maxxus slo EU-domstolen fast at varemerkedirektivet artikkel 19 er til hinder for prosessuelle regler i medlemsstatene som pålegger saksøker å fremlegge bevis for at innehaveren av et merke ikke har oppfylt bruksplikten. Bevisbyrden for bruk ligger i slike tilfeller på innehaveren av merket, og EU-domstolen viste i denne forbindelse til C‑720/18 and C‑721/18 Ferrari, avsnitt 82.

Det har også kommet et knippe avgjørelser som på hver sin måte dreier seg om håndheving av IP-rettigheter. Sak C-466/20 Heitec gjaldt spørsmål om passivitet og virkningene av at det var sendt søksmålsvarsel uten at det ble tatt ut rettslige skritt, og hvem som evt. har risikoen for at en stevning er mangelfullt utformet. EU-domstolen uttalte i denne forbindelse at verken søksmålsvarsel o.l. eller stevning som ikke oppfyller lovkravene er tilstrekkelig (fristavbrytende). Rettstap som følge av dette omfatter også avledede krav om erstatning, opplysninger eller destruksjon.

Sak C-355/21 Perfumesco gjaldt forståelsen av Håndhevingsdirektivet (2004/48) artikkel 10 (1), se også varemerkeloven § 59 (1). EU-domstolen pekte her på at medlemsstatene skal sikre en effektiv beskyttelse og rettsmidler for å stanse krenkelse av immaterialrettigheter under henvisning til bl.a. C-324/09 L’Oréal m.fl., avsnitt 131. Direktivet er i denne sammenheng en minimumsstandard, og medlemsstatene står fritt til å fastsette regler som gir rettighetshavere bedre beskyttelse, jf. bl.a. C-481/14 Hansson, avsnitt 36 og 40. Dette gjelder alle varer hvor immaterialrettigheter er krenket og alle typer krenkelser. Det er heller ikke anledning til å tolke artikkel 10 i håndhevningsdirektivet slik at nasjonale destruksjonsbestemmelser ikke kan anvendes for varer som markedsføres i EØS uten samtykke fra innehaver, selv om innehaveren har samtykket til påføring av EU-varemerke (typisk for markedsføring i andre jurisdiksjoner).

Christian Louboutins kjente røde såle
(kilde. Wikipedia)

Den siste håndhevingssaken vi skal nevne er kanskje den mest interessante. Like før jul kom nemlig avgjørelsen i sakene C-148/21 og C-184/21 Louboutin hvor spørsmålet var om tilbyderen av en digital markedsplattform (i dette tilfellet Amazon) kan gjøre varemerkeinngrep etter varemerkeforordningen artikkel 9 (2) ved å markedsføre produkter fra tredjeparter som krenker varemerkerettigheter. I denne saken gjaldt dette konkret reklame for sko som krenket Christian Loboutin’s EU-varemerke for plasseringen av en rød såle under høyhælte sko (omtalt av IP-trollet her). EU-domstolen uttalte at slik markedsføring kan gi gjennomsnittsforbrukeren inntrykk av å være fra operatøren av plattformen (og utgjøre varemerkerettslig bruk), og ikke de som tilbyr varer gjennom plattformen. I denne sammenhengen ble det pekt på at Amazon tilbyr frakt i tillegg til lagring av slike varer, noe som skiller saken fra forholdet i eksempelvis C-567/18 Coty II (omtalt av IP-trollet her), og vil kunne være et relevant moment i retning av å pålegge Amazon mer ansvar. Uttalelsene fra EU-domstolen kan dermed bane vei for at Amazon kan holdes varemerkerettslig ansvarlig for markedsføring av produkter som gjør varemerkeinngrep når sakene nå sendes tilbake til nasjonale domstoler i Luxembourg og Belgia.

Morten, du har også sett på en serie med saker fra EU-domstolen i året som har gått om konsumpsjon av varemerkerettigheter?

Morten: De har jeg , Julius, og de tre første gjelder spørsmål relatert til parallellimportørens ompakking av legemidler, og de varemerkerettslige aspektene ved slik ompakking.

Sak C-204/20 Bayer stod mellom legemiddelprodusenten Bayer, og selskapet Kohlpharma. Bayer selger et legemiddel (piller) under varemerket Androcur. Kohlpharma informerte Bayer om at de ville parallellimportere piller som var solgt i Nederland til Tyskland, og at de kom til å få en ny emballasje. Grunnen til at pillene måtte få ny emballasje var blant annet krav stilt i direktiv 2001/83  om at emballasjen må inneholde en rekke opplysninger på det offisielle språket der medisinen markedsføres.

Bayer mente det ikke var behov for ompakking her, og at Kohlpharma kunne nøye seg med å merke om den opprinnelige emballasjen.

Foreleggende rett spurte EU-domstolen blant annet om innehaveren av et varemerke  kan motsette seg at en parallellimportør markedsfører et legemiddel som er pakket om og påført innehaverens merke, når det å merke om varen også vil overholde de krav som direktiv 2001/83 stiller til emballasjen. 

EU-domstolen viste til spørsmålet måtte bero på en avveining av varemerkedirektivets artikkel 10 om enerett på den ene siden, og artikkel 15 om konsumpsjon på den andre siden. Etter en gjennomgang av relevant praksis fra EU-domstolen, besvarte EU-domstolen spørsmålet slik: 

“spørgsmål besvares med, at artikel 10, stk. 2, og artikel 15 i direktiv 2015/2436 skal fortolkes således, at en indehaver af et varemærke kan modsætte sig, at en parallelimportør markedsfører et lægemiddel, der er ompakket i en ny, ydre emballage, hvorpå dette varemærke er anbragt, når det objektivt set er muligt at foretage ommærkning af det pågældende lægemiddel under overholdelse af kravene i artikel 47a i direktiv 2001/83, og når det således ommærkede lægemiddel effektivt kan få adgang til markedet i importmedlemsstaten.”

Kort oppsummert; hvis ompakking ikke var nødvendig fordi også det å merke om emballasjen ville oppfylt kravene som stilles i direktiv 2001/83, kan innehaveren motsette seg ompakking.

Et lignende spørsmål ble besvart i sak C-224/20 Merck Sharp & Dohme. Denne saken gjaldt blant annet spørsmålet om varemerkeinnehaverens mulighet til å motsette seg at parallellimportøren markedsfører ompakkete legemidler med innehaverens merke, der emballasjen bærer preg av å ha blitt åpnet. EU-domstolen viste til tidligere praksis, og kom til at innehaveren kan motsette seg dette, med mindre det ikke er noen som helst tvil om at sporene etter åpning av emballasjen skyldtes at parallellimportøren har foretatt ompakkingen, og disse sporene etter åpning “skaber en så stærk modstand hos en betydelig del af forbrugerne mod de således ompakkede lægemidler, at dette udgør en hindring for den effektive adgang til dette marked”.

De siste sakene om ompakking som nevnes her, var de forente sakene C-253/20 og C-254/20 Novartis. Disse sakene gjaldt spørsmålet om hvorvidt en parallellimportør av et legemiddel kunne pakke om og selge det aktuelle legemiddelet under et annet varemerke. Novartis var innehaver av merket Femara, mens Sandoz markedsførte det generiske legemiddelet Letrozol Sandoz. Pillene som ble markedsført under henholdsvis Femara og Letrozol Sandoz var identitiske. Selskapet Impexeco informerte Novartis at de ville parallellimportere piller som var markedsført under merket Letrozol Sandoz, pakke dem om og markedsføre dem under varemerket Femara. Novartis motsatte seg dette.

EU-domstolen kom til at Novartis kunne motsette seg at det generiske legemiddelet som opprinnelig ble solgt under et annet varemerke, blir ompakket og markedsført under deres varemerke, med mindre  de to legemidlene er “identiske i enhver henseende”, og erstatningen av varemerket oppfyller de krav EU-domstolen oppstilte i C-427/93 avsnitt 79, herunder at “et ompakkede produkts praesentationsmaade ikke er af en saadan karakter, at den kan vaere skadelig for varemaerkets eller varemaerkeindehaverens omdoemme.”

I det siste ligger det at emballasjen ikke må være defekt, av dårlig kvalitet eller fremstå uferdig. 

Den siste saken jeg tenkte det var hensiktsmessig å melde noe om er sak C-197/21 SodaStream. Denne saken gjelder ikke legemidler, men kulsyrevann. Selskapet SodaStream selger maskiner som gjør det mulig å tilsette vann kullsyre og smak. Maskinene selges med aluminiumsbeholdere, som også selges separat. SodaStreams varemerker SODASTREAM og SODA-CLUB fremgår av etikken på beholderne, og er inngravert i aluminiumen.

Selskapet MySoda mottok tomme beholdere, fylte dem opp igjen og erstattet de opprinnelige etikettene med sine egne etiketter, men lot SodaStreams inngraverte varemerke på beholderen være synlig.

EU-domstolen kom til at innehaveren SodaStream ikke kunne motsette seg at etiketten på varene ble byttet ut samtidig som det opprinnelige inngraverte varemerket fortsatt fremgikk av varen. Dette gjaldt imidlertid bare så fremt “denne nye mærkning hos forbrugerne skaber det fejlagtige indtryk, at der består en økonomisk forbindelse mellem forhandleren og indehaveren af mærket.”

Hvorvidt gjennomsnittsforbrukeren vil tro det foreligger en kommersiell forbindelse må avgjøres etter en konkret og skjønnsmessig helhetsvurdering der opplysningene som gis på varen, den nye merkingen, salgspraksis og forbrukernes kunnskap om denne praksisen vil være relevante momenter.

*****

Artikkelforfatterne i skjønn (?) forening.
Foto: Victoria Lillevik Kumwenda/JUS

Julius: Ja, da var vi sannelig igjennom i år også da Morten.

Morten: Det var vi, Julius. Er det noe spesielt du ser frem til i året som kommer?

Julius: Det må vel bli disputasen din det da Morten, 24. Januar.

Morten: Da er vi to! I tillegg kommer det jo både nye regler om tredjepersonskonflikter i registrerte varemerkerettigheter, og flere avgjørelser fra ankeinstansene i sakene vi har gått igjennom over. Videre har vi flere nye saker på trappene for Oslo Tingrett, noe berammingslisten viser. Vi kan blant annet glede oss til tvister vedrørende eiendomsretten til varemerkeregistreringer, særpregsterskelen og om gyldighet av registrerte varemerkerettigheter.

Julius: Da gjenstår det vel bare å ønske alle et riktig godt nytt år i kjennetegnsrettens tjeneste!

Artikkelforfatter Morten Smedal Nadheim arbeider i CMS Kluge Advokatfirma som har representert vokalist Robert Eidevik i de omtalte Hjerteslag-sakene. Morten har ikke medvirket til omtalen av denne saken. Øvrige immaterialrettstroll som har vært involvert i de gjennomgåtte sakene har ikke medvirket til denne oppsummeringen.

Immaterialrettstrollet søker studenttroll

Oppdatert: Ny søknadsfrist 23.1.23

Immaterialrettstrollet søker studentbidragsytere for 2023. Arbeidet vil bestå i å holde oversikt over aktuelle saker blant annet fra norske domstoler og EU-domstolen, og å oppdatere trollets sider på Facebook og LinkedIn. Om man ønsker det, vil det også bli mulighet til å skrive innlegg på bloggen. Arbeidsomfanget er cirka 1-2 timer i uken.     

 

Som bidragsyter får du mulighet til å delta i Immaterialrettstrollets redaksjon, sammen med praktiserende advokater, akademikere og medlemmer av domstolene, Klagenemnda for industrielle rettigheter og Næringslivets konkurranseutvalg. Redaksjonen møtes jevnlig for faglige diskusjoner, som gir dyp innsikt i den seneste utviklingen på immaterialrettsområdet, og som belyser det praktiske arbeidet på feltet fra ulike sider. Arbeidet med bloggen er ubetalt for alle medarbeidere, også for studentbidragsytere.     

 

Det er en fordel om du tar eller har tatt ett eller flere av valgfagene i immaterialrett og/eller skriver masteroppgave i immaterialrett. Vi vil imidlertid også vurdere kandidater som har interesse for immaterialrett uten at de (ennå) har tatt noen av immaterialrettsfagene. (Det er også bare å søke selv om vårsemesteret 2023 er ditt siste semester som student.)

 

Søknaden skal inneholde en angivelse av hvor langt du har kommet på studiet og eventuelt hvilke immaterialrettsfag du har tatt/skal ta og eventuelt hva du skal skrive masteroppgave om. I tillegg skal det gis en kort begrunnelse for hvorfor du vil bli studentbidragsyter. Om du har en profil på LinkedIn bes du om å legge ved lenke til denne. Søknaden skal ikke overstige 500 ord.

 

Søknad sendes til iptrollet@gmail.com innen 23.1.23, med tittel «Søknad studenttroll».

Eventuelle spørsmål kan sendes til samme adresse.

Harry Potter-saken: Warner Bros. og Star Entertainment i trollmannsduell i Oslo tingrett

"Harry Potter og de forheksede rettighetene"?
Foto: CC BY-SA 4.0

Den 18. november 2022 avsa Oslo tingrett dom og kjennelse i den såkalte Harry Potter-saken. Tvisten stod mellom filmgiganten Warner Bros. (Warner) og det noe mindre tyske underholdnings­selskapet Star Entertainment GmbH (Star). Tvisten gjaldt hvorvidt Stars konserter og markedsføringen av disse gjorde inngrep i Warners immaterial­rettigheter, og om Star hadde opptrådt i strid med god forretningsskikk.

Innledning og tvistens faktum

Det er Warner som står bak Harry Potter-filmene, etter å ha kjøpt filmrettighetene til bokserien fra forfatteren J.K. Rowling. Filmusikken i Harry Potter-filmene er komponert av forskjellige komponister, og etter inngåtte komponistavtaler er det Warner som har enerett til all filmusikken.

Star har tidligere holdt tre konserter som fant sted i Norge i 2021, der det ble spilt musikk fra Harry Potter-filmene. Star innhentet aldri samtykke til bruken fra Warner, verken knyttet til opphavsretten eller bruken av ordsammenstillingen Harry Potter i markedsføringen av konsertrekken. TONO ga tillatelse til de ulike konsertene, og Star betalte det vederlag TONO krevde.

Warner og Star har angivelig vært i dialog om Harry Potter-konsertene til Star og Stars markedsføring av disse. Slik tingretten forstod dialogen, har Warner kommet med innvendinger mot at Stars konserter ligger for tett på det som betegnes for «Harry Potter-universet», som Warner mener de har en enerett til.

Star planla deretter en ny vårturné i Norge i 2022, med oppsetningen kalt «The Magical Music of Harry Potter – live in concert».

I desember i 2021 begjærte Warner midlertidig forføyning mot Star. Forføyningskravet gikk ut på å få stanset Stars planlagte konserter i Norge i 2022. Begjæringen førte frem og Star ble nektet å avholde konsertene inntil hovedsaken var rettskraftig avgjort. Begrunnelsen for forføyningen, var at Star ikke hadde sannsynliggjort at de ville få tillatelse fra TONO til å gjennomføre konsertene.

Star anket forføyningskjennelsen, men lagmannsretten kom under dissens til at anken skulle forkastes. Lagmannsrettens flertall kom til at konserten kunne forbys på opphavsrettslig grunnlag. Dette fordi konsertene innebar en bearbeidelse av musikkverkene fra Harry Potter-filmene, som etter lagmannsrettens syn falt utenfor det TONO kunne gi samtykke til.

Konsertene ble avlyst, og sommeren 2022 fremsatte Star krav om erstatning for tapene avlysningen innebar. 

Partenes anførsler

Oslo tingrett  Foto: Mahlum

Oslo tingrett 

Foto: Mahlum

Warner anførte at selv om musikkverkene var overdratt til TONO for kollektiv forvaltning, ga ikke TONOs fremføringslisens noen rett til å fremføre arrangementer som utgjør en bearbeidelse etter åndsverkloven § 6. Videre ble det anført at Stars markedsføring utgjorde inngrep i Warners vare­merke­rett, og at Stars handlinger samlet sett var i strid med god forretningsskikk etter markeds­førings­loven § 25.

I tillegg ble det anført at partiturene (noteheftene) som Star brukte, var ulovlige eksemplarfremstillinger i strid med Warners enerett.

Saksøkte Star anførte på sin side at konsertene verken innebar inngrep i Warners opphavsrett eller varemerkerett, samt at de heller ikke hadde opptrådt i strid med god forretningsskikk etter markeds­førings­lovens generalklausul. De bestrid ikke at Warner hadde de økonomiske rettighetene til filmusikken, men det ble anført at når Star betalte konsertlisens til TONO, var alt i sin skjønneste orden.

Når det gjaldt grensen for hva TONO kunne gi samtykke til, anførte Star at denne gikk ved de ideelle rettighetene etter åndsverkloven § 5, og ikke ved bearbeidelser etter § 6. I forlengelse av dette ble det argumentert for at TONOs konsertlisens omfattet enhver form for konsertfremførelser av Warners musikkverk, herunder også fremføring av bearbeidelser av disse. Dette så fremt bearbeidelsen ikke var krenkende, jf. åndsverkloven § 5 andre ledd.

Vedrørende anførselen om partiturene (noteheftene), viste Star til at disse var fremstilt utenfor Norge, og at det ikke forelå noen ulovlig eksemplarfremstilling i Norge. Star anførte at innførsel og egenbruk av uautoriserte partiturer ikke er en opphavsrettslig relevant handling, samt at musikernes egen bruk av notene ikke innebærer at notene som sådan spres til allmennheten.

Rettens begrunnelse – opphavsretten og rammene for TONOs konsertlisens og forvaltningsfullmakt

Organisasjonen TONO driver kollektiv rettighetsforvaltning av medlemmers rettigheter i Norge, og Warner har inngått en forvaltnings­avtale med TONOs søster­organisasjon i USA. TONO og søster­organisa­sjonen har inngått en gjensidighets­avtale, noe som innebærer at Warners musikkverk inngår i det repertoaret som TONO kan gi lisens til i Norge.

I vurderingen av om konsertene innebar en krenkelse av Warners opphavsrett, viste retten innledningsvis til at Star hadde endret argumentasjon i etterkant av forføyningssaken. I forføyningssakene var begge parter enige om at TONO ikke kunne gi tillatelse til fremføring av bearbeidelse av Warners musikkverk. Partene bygget sin forståelse på den såkalte «Phantom of the Opera»-avgjørelsen fra Indre Follo namsrett fra 1992. I denne saken hadde TONO gitt et musikkorps tillatelse til å spille nærmere angitte musikkverk, men i tillatelsen ble det lagt til grunn at tillatelsen ikke gjaldt bearbeidelse av beskyttet musikk, og at bearbeidelse måtte klareres med rettighetshaver direkte.

Begge parter påberopte seg denne dommen til støtte for sitt syn, men tingretten stilte spørsmålstegn ved hvor fruktbart det er å diskutere forståelsen av vilkårene i en TONO-lisens fra 1992 så lenge dagens blankofullmakter fra TONO ikke ser ut til å oppstille de samme eksplisitte vilkårene. Retten var videre enige med Star i at TONO også kan gi samtykke til bearbeidelser.

Dette ble begrunnet i at det ikke finnes «spor av noen begrensning knyttet til bearbeidelser i TONOs vedtekter, i standardavtalene som inngås med rettighetshaverne eller i standardtillatelsen som utstedes til konsertarrangørene». Warner anførte at fraværet av henvisning til bearbeidelser må innebære at avtalen mellom rettighetshaveren og TONO må tolkes som at TONOs fullmakter ikke omfatter retten til å fremføre bearbeidelser. Retten var ikke enig i dette.

Retten viste videre til at det som var overdratt til TONO, var forvaltningen av de økonomiske rettighetene etter åndsverkloven § 3, jf. TONOs vedtekter kapittel 3 § 7 første ledd. Etter åndsverkloven § 3 siste ledd gjelder eneretten for åndsverket i «opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller annen bearbeidelse». Når det var de økonomiske rettighetene etter åndsverkloven § 3 som var overdratt til forvaltning hos TONO, var det rettens syn at det var begrensninger som måtte avtales særskilt, og ikke det motsatte.

En slik forståelse fant også støtte i det tingretten kalte «hensynet til regelens godhet». Når rettighetshaveren mottar TONO-vederlag og samtidig er vernet mot fremføringer som strider mot respektretten, kunne ikke retten se at Warner skulle ha behov for et selvstendig vern mot bearbeidelser. For den utøvende konsertmusiker eller arrangør vil det å legge en slik begrensning i TONO-tillatelsen kunne «virke hemmende på den kunstneriske friheten», noe som igjen ville være en ulempe for musikerne og for det konsertsøkende publikum, mente tingretten. Etter rettens syn ga det videre liten mening å skulle tillate fremføringer av verk som er endret på en så tilfeldig og lite kreativ måte at endringene ikke oppfyller kravet til verkshøyde, samtidig som man skulle sette foten ned mot endringer «av kunstnerisk kvalitet». I lys av sammenhengen forstår dette trollet uttrykket «kunstnerisk kvalitet» som en angivelse av endringer som innebærer at bearbeidelsen får verkshøyde.

Warner viste til at TONOs forhandlingsdirektør, i sin vitneforklaring, fortalte at bearbeidelser etter hans syn faller utenfor TONOs fullmakter. Tingretten la ikke særlig vekt på forhandlingsdirektørens syn, og viste til at TONO ikke ville komme med en offisiell uttalelse i saken.

Etter dette kom tingretten til at TONOs konsertlisens også gir lisenstaker rett til å fremføre bearbeidede musikkverk.

Rettens begrunnelse vedrørende partiturer (notehefter)

Når det gjaldt Stars bruk av partiturene og vurderingen av om innførsel og bruk var i strid med åndsverkloven, viste tingretten til at det avgjørende måtte være om partiturene, gjennom bruken, kunne anses tilgjengeliggjort i Norge, etter åndsverkloven § 3 første ledd bokstav b, sml. straffebestemmelsen i åndsverkloven § 79. Retten bemerket at partiturene ikke vises frem for publikum og at disse tas med videre når orkesteret forlater Norge. Når selve konserten var lovlig med hjemmel i TONOs konsertlisens, hjemlet ikke åndsverkloven noen mulighet til å forby orkestrene å bruke partiturene.

Rettens vurdering av de varemerkerettslige problemstillinger

Retten viste først til at Warner hadde registrert ordmerket Harry Potter isolert sett, men for andre vare- og tjenesteklasser enn den som omfatter konsertfremføringer. Konsertfremføringer omfattes av vareklasse 41, og for denne vareklassen hadde Warner bare registrert ordmerket HARRY POTTER: WIZARDS UNITE og HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN. Når Star bare hadde brukt ordene HARRY POTTER i sin markedsføring forelå det ikke risiko for direkte forveksling etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a.

I vurderingen av om det forelå indirekte forvekslingsfare etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b, og om Stars markedsføring kunne innebære at omsetningskretsen ville tro at det forelå en kommersiell forbindelse mellom konsertene og merkeinnehaver, bemerket tingretten at ingen av partene hadde ført bevis for hva omsetningskretsen forbinder med navnet Harry Potter. Retten måtte da legge vekt på egne oppfatninger, og etter rettens oppfatning ville omsetningskretsen først og fremst oppfatte Harry Potter som en angivelse av en romanfigur. Retten trodde med det ikke at omsetningskretsen vil tenke at Warner er delaktig i Stars konserter bare fordi navnet Harry Potter brukes i markedsføringen av konsertene. Mot denne bakgrunn kunne ikke retten se at det forelå noen indirekte forvekslingsfare etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

Dernest gikk retten over til å vurdere hvorvidt navnet Harry Potter er innarbeidet etter varemerkeloven § 3 tredje ledd, som Warners kjennetegn for underholdningstjenester. Retten kom til at omsetningskretsen nok kjenner til navnet Harry Potter, men fant ikke at navnet vil forbindes med varer eller tjenester fra en bestemt produsent. Retten var imidlertid mer i tvil om Warner kunne sies å ha innarbeidet Harry Potter skrevet med lynskrift. Retten viste til at Harry Potter har vært skrevet med lynskrift på Harry Potter-bøkene, men at bokserien ikke er utgitt av Warner. Under noe tvil kom retten da til at Warner ikke hadde innarbeidet noen enerett til å bruke navnet Harry Potter skrevet i lynskrift.

Når retten hadde kommet til at Harry Potter ikke var innarbeidet som Warners kjennetegn, hadde heller ikke Warner oppnådd kodakvern etter varemerkeloven § 4 andre ledd.

Rettens vurdering av markedsføringsloven § 25

Tingretten gikk først gjennom høyesterettspraksis, der det fremgår at det avgjørende for om markedsføringsloven § 25 kan supplere immaterialrettslovgivingen, vil være om det foreligger elementer i saken som ikke fanges opp av immaterialrettslovene. Etter retten syn forelå det særlig omstendigheter i nærværende sak, som tilsa at Warner burde ha krav på et bredere vern enn det de hadde etter åndsverkloven og varemerkeloven. Grunnen til at spesiallovgivingen ikke ga et tilstrekkelig bredt vern i denne saken, var etter rettens syn «innretningen på det kollektive forvaltningssystemet som Warners musikkrettigheter inngår i og som danner grunnlaget for Stars fremføringsrett».

Retten viste til at ordningen med kollektiv klarering av musikkrettigheter innebærer at Warner må finne seg i at musikken deres fremføres av aktører de egentlig ikke vil gi tillatelse til. Retten påpekte at kollektiv klarering av musikkrettigheter er samfunnsmessig nyttig, men at reglene burde innrettes slik at det ikke oppleves for byrdefullt for rettighetshaverne å være med i ordningen. Mot denne bakgrunn kom retten til følgende:

«Både hensynet til en sunn konkurranse og de hensynene som begrunner kollektive ordninger for klarering av opphavsrettigheter tilsier at en rettighetshaver i TONO må kunne motsette seg framføringer som samlet sett ligger svært tett på rettighetshavers eget konsept, selv om framføringen er tillatt etter åndsverkloven og ikke bryter med noen varemerkerett. Etter rettens syn foreligger det derfor behov for supplerende beskyttelse etter markedsføringsloven § 25.»

I den samlede vurderingen som ledet frem til det retten karakteriserer som brudd på markedsføringsloven § 25, ble det særlig vektlagt at

• Markedsføringen av konsertene og konsertprogrammet hadde et formspråk som ligner veldig på formspråket brukt i Harry Potter filmene.
• Stars orkester heter London Philharmonic & Symphonic Film Orchestra, som er nesten det samme som orkesteret som fremførte den originale filmusikken (London Symphony Orchestra)
• Stars konferansier var også en av skuespillerne i Harry Potter filmene. (Retten nevner ikke hvem dette er, men markedsføringen avslører at det nok var noen fra Weasley-familien.)

Vederlag

Foto: Nick Youngson, CC BY-SA 3.0

Samlet sett og sett hen til fraværet av tydelig kjennetegn som skiller konsertene fra Harry Potter-universet, innebar disse tre momentene at Star hadde opptrådt i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25. Overtredelsen innebar ingen soning i Azkaban, og sett hen til at Star allerede hadde betalt TONO-lisens, kom retten til at Star kun måtte betale 100 000,- som tilleggsvederlag til Warner som følge av bruddet på markedsføringsloven § 25.

Retten kunne imidlertid ikke finne det sannsynliggjort at Star i fremtiden vil begå tilsvarende brudd på god forretningsskikk, og det kunne med det ikke nedlegges noe forbud mot nye konserter. Sammen med dommen, ble det også avsagt kjennelse om at den tidligere midlertidige forføyningen opphørte.

Dette immaterialrettstrollet bemerkninger

Når det gjelder de opphavsrettslige spørsmålene forstår dette trollet det slik at tvisten dypest sett omhandler hvorvidt den fullmakt Warner kan sies å ha gitt til TONO, også gir TONO rett til å gi andre tillatelse til å fremvise bearbeidelser. Når spørsmålet er i hvilket omfang de økonomiske rettighetene er overdratt fra rettighetshaveren til TONO, er det dette trollets syn at spesialitetsprinsippet i åndsverkloven § 67 andre ledd kommer til anvendelse. Bestemmelsen lyder som følger:

«Ved overdragelse av opphavsrett skal opphaveren ikke anses for å ha overdratt en mer omfattende rett enn det avtalen klart gir uttrykk for»

Etter sigende skal det ha vært prosedert på spesialitetsprinsippet fra Warners side, og det er rart at prinsippet ikke adresseres tydelig i dommen. Retten skriver at «Dersom en overdragelse av rettighetshavers økonomiske rettigheter ikke er ment å være altomfattende, er det begrensningene som etter rettens syn må avtales særskilt og ikke motsatt.» Det synes imidlertid å ha vært en temmelig bred oppfatning i bransjen om at TONOs fullmakter ikke innebærer at de kan gi andre tillatelse til å bearbeide musikkverk, og dette har også vært oppfatningen til forhandlingsdirektøren i TONO.

Når den som går i forhandlinger på vegne av TONO, ikke mener at TONO har rett til å gi andre tillatelse til å fremføre bearbeidede musikkverk, kan det neppe sies at avtalen mellom rettighetshaverne og TONO «klart gir uttrykk for» at fullmakten TONO gis er så vidtrekkende som det tingretten la til grunn. På den annen side kan det imidlertid argumenteres for at vi her er utenfor de typetilfellene som spesialitetsprinsippet har som siktemål. Tingretten burde uansett ha adressert problemstillingen, og tatt stilling til spesialitetsprinsippets rekkevidde. 

Etter dette trollets syn kan det uansett ikke være avgjørende at det ikke finnes spor av en begrensning i de avtaler som lisenstakerne utleder fra TONO. Hvor vide fullmakter TONO har må avgjøres etter en tolkning av avtale mellom rettighetshaverne og TONO.

TONOs forhandlingsdirektør redegjorde også for at han var kjent med at svært mange artister og konsertarrangører i praksis gjør bearbeidelser i TONO-lisensierte musikkverk. Etter dette trollets syn viser dette behovet for at TONO klargjør sine vedtekter, og viktigheten av at rettighetshaverne selv tar ansvar for å håndheve sine rettigheter der lisenstakerne innretter seg i større utstrekning enn det TONO-lisensen gir rettslig grunnlag for.

Når det gjelder de varemerkerettslige aspektene må det bemerkes at Warner hadde registrert ordmerkene HARRY POTTER: WIZARDS UNITE og HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN for underholdningstjenester i klasse 41 som også omfatter konsertfremføringer, i god tid før Star gjennomførte sin markedsføring. Dette er etter mitt skjønn noe underkommunisert i dommen.

Det avgjørende for om Star krenker Warners varemerkerett etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b, vil være om omsetningskretsen for tjenester i klasse 41 oppfatter at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom den som markedsfører konsertene, og innehaveren av de overnevnte varemerker, sml. blant annet Rt. 2008 s. 1268 (Søtt + Salt) avsnitt 41. I dommen finner vi ikke noen forsøk på å definere omsetningskretsen, men når markedsføringen til Star synes å rette seg mot Harry Potter-entusiaster, bør dette vektlegges i vurderingen av hvordan omsetningskretsen oppfatter markedsføringen.

Det kan spørres om det ikke er navnet Harry Potter som omsetningskretsen vil oppfatte som det mest særpregete elementet både i markedsføringen og i varemerkeregistreringene. Både i markedsføringen til Star og i Warners registrerte ordmerker har de andre ordene enn Harry Potter et mer informativt innhold. Tingretten synes imidlertid å legge avgjørende vekt på at omsetningskretsen ikke vil tro at Warner er delaktig i konsertene til Star, bare fordi Harry Potter navnet brukes. Dette trollet vil bemerke at det i spørsmålet om forvekslingsrisiko ikke er avgjørende om omsetningskretsen har noen forestilling om hvem som er innehaver av merket, jf. Lassen/Stenvik Kjennetegnsrett (2011) s. 318. Det avgjørende er om omsetningskretsen vil tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom aktører som markedsfører varer og tjenester med ordsammenstillingen Harry Potter.

Når tingretten først konkluderer som den gjør i vurderingen av de opphavsrettslige og varemerkerettslige spørsmålene, gir det etter dette trollets syn god mening å la markedsføringsloven § 25 komme til anvendelse i dette tilfellet. En mindre streng forståelse av de opphavsrettslige og varemerkerettslige problemstillingene, ville fort ført til man ikke trengte å gripe etter generalklausulen.

Dommen er anket, og med det kan både immaterialrettsentusiaster og Harry Potter-entusiaster se frem til nok en trollmannsduell med kappekledde aktører.

Hordaland tingrett: Ingen ulovlig etterlikning av vintersko

Den 28. april 2022 avsa Hordaland tingrett dom i saken mellom TBL Licensing LLC (Timberland) og Sport Outlet AS (sak 21-032741TVI-THOD/TVI). Saken gjaldt spørsmål om ulovlig etterlikning av flere skomodeller og handlinger i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven §§ 30 og 25, samt motkrav om erstatning. Retten kom til at det verken forelå etterlikning, forvekslingsfare eller brudd på god forretningsskikk.

Skrevet av gjestetroll Karna Fog (advokatfullmektig, Brækhus)

Bakgrunn

Saksøker TBL Licensing LLC er søsterselskap av Timberland LLC (heretter Timberland). Timberland ble grunnlag i USA i 1952 og er en kjent produsent og tilbyder av sko, klær og annet tilbehør innen sport og fritid. De er spesielt kjent for sin «Yellow Boots» eller «The Original 6-Inch Boot» som ble lansert I 1973. Skoen har senere kommet i flere farger, men modellen har sett mer eller mindre lik ut siden lansering.  

Timberlands "Yellowbooth"
(Wikipedia, CC BY-SA 4.0 )

Saksøkte Sport Outlet er en norsk sportslavpriskjede etablert i 2012 med en rekke utsalg forskjellige steder i landet.

Timberland begjærte 7. desember 2020 midlertidig forføyning overfor Sport Outlet med krav om at sistnevnte forbys å importere, markedsføre og produsere ti oppgitte skomodeller. Timberland mente at disse utgjorde inngrep i deres produkter. Et sammenliknende eksempel er tilgjengelig her.

Begjæringen ble tatt til følge av Hordaland tingrett. Retten avsa 16. desember 2020 kjennelse på at Sport Outlet måtte tilbakekalle produktene fra alle forhandlere i Norge og på internett. Etter etterfølgende muntlig forhandling ble kjennelsen opprettholdt for fire av skomodellene.

Den 1. mars 2021 tok Timberland ut stevning med krav om forbud av salg og markedsføring av alle de påståtte etterligningene. Sport Outlet påsto seg frifunnet og gikk til motkrav med krav om erstatning for tapt omsetning som følge av forbudet i den midlertidige forføyningen.  

Tingrettens avgjørelse

For tingretten anførte Timberland at saksøkte har begått illojale konkurransehandlinger i strid med markedsføringsloven §§ 25 og 30 ved systematisk å ha gått til innkjøp av etterlikninger for å utnytte Timberlands kommersielle suksess gjennom 50 år. Saksøker anførte at helhetsinntrykket av skoene var identiske og at dette medfører forvekslingsfare.

Spørsmålet for retten var hvorvidt det forelå en ulovlig etterlikning av saksøkers sko etter markedsføringsloven § 30 og hvorvidt saksøkte har handlet i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25. Tingretten viste innledningsvis til at hensynet til innovasjon og nyskaping oppstiller som utgangspunkt at etterlikninger av andres produkter er tillatt, men at etterlikningsvernet i markedsføringsloven §§ 25 og 30 skal beskytte mot illojale og urimelige utnyttelser av andres investeringer og innsats.

Retten kom til at det ikke forelå ulovlige etterlikninger av noen av skomodellene. Til tross for at det var klare likheter mellom skoene var det ikke sannsynliggjort at Timberlands sko var benyttet som forbilde for de påståtte kopiene. Retten uttalte at Timberlands design kan ha vært beskyttet på et tidligere tidspunkt, men at utviklingen i markedet har ført til mange liknende skomodeller i kategorien. Timberland har ikke enerett til å benytte lys brun i kombinasjon med kontrastfarger, et design som ifølge retten «oversvømmer markedet». Produktoriginaliteten kan derfor ikke anses å være spesielt høy i dag.

Store deler av designet er funksjonelt betinget og variasjonsmulighetene er derfor begrenset. Saksøkte har etter rettens syn benyttet de variasjonsmulighetene som finnes blant annet ved at «detaljer i forhold til former, sømmer, overlapping osv. er forskjellig», og konkluderte med at det ikke forelå en etterlikning.

 

Retten fant det heller ikke sannsynliggjort at innkjøpene har søkt å utnytte Timberlands markedsposisjon på en urimelig måte. Det påpekes blant annet at de tolv produktene er kjøpt fra fire ulike aktører, over en periode på fire år.

 

Videre forelå det etter rettens oppfatning ikke forvekslingsfare. Timberlands målgruppe anses merkebevisst og det er derfor høyst tvilsomt at det er fare for forveksling med saksøktes produkt. I vurderingen ble pris, kvalitet og bruk av merkevare vektlagt som momenter som tilsa at det ikke forelå forvekslingsfare. Saksøkers produkter selges ikke av saksøkte og skoene er markedsført under egne merkevarer som ikke kan forveksles med Timberlands logo. Samtlige sko og skoesker er merket med disse. Retten mente derfor at det «åpenbart» ikke forelå ulovlige etterligninger av Timberlands sko.

 

Etter rettens syn forelå det heller ikke andre forhold som tilsa at markedsføring og salg av de påståtte kopiskoene utgjorde handlinger i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25.

Timberlands krav ble derfor avvist og Sport Outlet frifunnet for brudd på markedsføringsloven.

Sport Outlets erstatningskrav på ca. kr. 16,5 millioner kroner som følge av tapt fortjeneste, ble imidlertid heller ikke ansett sannsynliggjort. Den fremlagte dokumentasjonen ble ansett å være for overfladisk og generell til å danne et forsvarlig grunnlag for et krav av denne størrelsen. Etter en konkret vurdering fant retten det sannsynliggjort at Sport Outlet hadde lidt et tap på 5 millioner kroner som Timberland ble dømt til å erstatte.

Noen bemerkninger

I sin vurdering synes retten til en viss grad å vektlegge at saksøker ikke har gått til sak mot andre produsenter og distributører av liknende skomodeller.

Med dette synes retten å legge til grunn at et mulig beskyttelsesverd kan bortfalle eller minke ved manglende aktivitet. Det er imidlertid ingen aktivitetsplikt for å oppnå vern etter markedsføringsloven § 30. At det i et trendbilde kan oppstå mange liknende produkter på markedet og at beskyttelsen av den grunn kan bli snevrere er en annen sak. Et selskap må imidlertid selv ha anledning til å vurdere hvor aggressiv en skal være i beskyttelsen av eget produkt, uten at det skal få betydning for hvorvidt det foreligger vern etter markedsføringsloven.

Det er heller ikke gitt at en slik aktivitet vil utspille seg i offentligheten. Det kan tenkes at saksøker har vurdert produktene, men konkluderte med at likheten ikke er tilstrekkelig, eller av andre grunner har kommet til at prosessrisikoen er for høy eller ulempene ved å forfølge for store. Likefullt kan det være inngått minnelige løsninger som ikke er offentlig kjent. Det kan derfor stiller spørsmål ved hvor langt Hordaland tingrett har gått i å vektlegge dette momentet.

Saken er anket og ankesaken gikk for Gulating lagmannsrett 12. – 14. desember 2022.

Borgarting lagmannsrett: TONOS krav om rimelig vederlag ikke basert på objektive og ikke-diskriminerende kriterier

Borgarting lagmannsrett avsa 27. september dom i saken mellom rettighetsorganisasjonen TONO Sa og Stiftelsen Oslo-filharmonien (21-153090ASD-BORG/02). Saken gjaldt utmåling av rimelig vederlag for Oslo filharmoniorkesters offentlige fremføring av musikk, og kravet om at vederlaget skal fastsettes etter objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at statsstøtten Oslo-filharmonien mottok ikke utgjorde et slikt objektivt kriterium, og at det var diskriminerende å trekke støtten inn i beregningsgrunnlaget ved konserter som her. Rimelig vederlag måtte derfor fastsettes ut fra TONOs alminnelige konserttariff. Dette måtte også gjøres forholdsmessig for andelen verk som fremdeles er vernet. OPPDATERT 22. desember 2022: Anke over avgjørelsen er sluppet inn til behandling for Høyesterett.

Bakgrunn

TONO driver kollektiv forvaltning av de økonomiske opphavsrettighetene til komponister og sangtekstforfattere gjennom å gi tillatelse til bruk av musikk på TV, radio, konserter og strømmetjenester etc. mot vederlag som deretter avregnes og fordeles til rettighetshaverne.

Frem til 2016 hadde TONO avtale med Oslo-filharmonien som blant annet driver Oslo filharmoniorkester. Orkesteret fremfører både vernede verk og verk som har falt i det fri. For dette mottar Oslo-filharmonien betydelig årlig offentlig støtte over statsbudsjettet (ca. 183 millioner i 2020). Oslo-filharmonien hadde tidligere en avtale med TONO hvor vederlaget var basert på en prosentsats (1,2%) av Oslo-filharmoniens årlige samlede vederlag, inkludert blant annet statsstøtte. TONO sa opp avtalen med Oslo-filharmonien og de andre største orkestrene her til lands fordi de ønsket å få flere andre orkestre, i tillegg til de største, over på samme modell som gjaldt for disse. Denne endringen ble angivelig gjort av hensyn til likebehandling.

Oslo-Filharmonien
Foto: Hans A. Rosbach, CC BY-SA 3.0

Forhandlinger om ny avtale førte imidlertid ikke frem, og Oslo-filharmonien betalte derfor fra 1. januar 2016 vederlag basert på TONOs ordinære konserttariff. I denne tariffen inngår ikke statsstøtte som en del av beregningsgrunnlaget ettersom langt fra alle musikere og orkester mottar dette. Oslo-Filharmoniens vederlag til TONO ble dermed halvert sammenlignet med det som ble betalt under den tidligere avtalen.

TONO gikk etter hvert til sak mot Oslo-filharmonien med krav om rimelig vederlag etter lov om kollektiv forvaltning § 28 og åndsverkloven § 69 (som innholdsmessig ble ansett som tilsvarende bestemmelser), hvor beregningen var basert på en annen modell enn konserttariffen som også inkluderte statsstøtten Oslo-Filharmonien mottar.

Oslo tingrett frifant Oslo-filharmonien for TONOs krav og konkluderte med at vederlaget måtte fastsettes etter TONOs alminnelige konserttariff og var begrenset til verkene under TONOs forvaltning (dvs. som fremdeles er vernet). Avgjørelsen er omtalt av IP-trollet her.

TONO anket deretter avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett.

Lagmannsrettens avgjørelse

Lagmannsretten pekte på at det etter forarbeidene og EU-praksis, stilles krav om en rimelig sammenheng og forholdsmessighet mellom vederlaget og bruken. Vederlaget skal videre beregnes i lys av åndsverkenes «økonomiske handelsverdi». Det gjelder også et krav om at vederlag må baseres på «objektive og ikke-diskriminerende kriterier» for at det skal være rimelig, noe som var særlig sentralt i denne saken.

Ved vurderingen av om statsstøtten utgjorde et objektivt kriterium viste lagmannsretten først til at når det var fastsatt en alminnelig konserttariff, så må eventuelle avvik fra denne reguleres av objektive vilkår. Dette var ikke tilfellet for Oslo-filharmoniens statsstøtte. Videre pekte lagmannsretten på at Oslo-filharmoniens vederlag var basert på en individualisert beregningsmetode i form av en kombinasjon av gjennomsnittlig, årlig spilletid i tidsrommet 2010-2019, og nivået på vederlaget frem til og med 2015.

Etter lagmannsrettens syn utgjorde også TONOs beregning av Oslo-filharmoniens vederlag en usaklig forskjellsbehandling sammenlignet med vederlaget til andre konsertarrangører som også mottar slik støtte. TONO viste til at saken var en pilotsak og at støtten til Oslo-filharmonien var langt høyere enn til andre konsertarrangører, men etter lagmannsrettens syn tilfredsstilte dette likevel ikke kravene til likebehandling. Lagmannsretten konkluderte dermed at TONO måtte tilby Oslo-Filharmonien lisensvilkår som følger av konserttariffen.

Lagmannsretten var også enige med Oslo-filharmonien om at TONO bare kan kreve vederlag for fremføring av vernede verk, og vederlaget med utgangspunkt i konserttariffen måtte derfor tilpasses forholdsmessig til andelen vernede verk.

Etter å ha konkludert med at anken må forkastes går imidlertid lagmannsretten videre til et obiter dictum om statstilskudd prinsipielt sett kan være en del av beregningsgrunnlaget ved utmåling av rimelig vederlag.

Lagmannsretten uttalte her at sammenhengen mellom statstilskuddets størrelse og bruksverdien av de vernede åndsverkene i beste fall er svak og indirekte. Etter lagmannsrettens vurdering vil billettinntektene ved konserter (eller antall publikummere på gratiskonserter), uten tillegg av statstilskudd, gi det mest presise utgangspunktet for beregning av vederlaget. Lagmannsretten utelukket likevel ikke at statsstøtte kan gi den mest presise metoden for å fastsette den økonomiske handelsverdien på åndsverkene, men at det i så fall må være snakk om annen type vederlagsutløsende bruk enn konkrete billettinntekter.

TONO har anket saken til Høyesterett.

Immaterialrettstrollets tanker

Det er lite som gir dette immaterialrettstrollet mer julestemning nå i førjulstiden enn en klassisk
julekonsert. Selv om denne avgjørelsen ble avsagt mens badetøyet fremdeles ikke var pakket helt vekk (kanskje mest på grunn av klimaendringene), passer det derfor godt med et tilbakeblikk.

Det er særlig lagmannsrettens prinsipielle formuleringer om statsstøtte som beregningsgrunnlag i dommens punkt 5 som er av størst interesse for dette trollet. Selv om lagmannsretten ikke vil utelukke noe, avviser den i realiteten langt på vei at statsstøtte vil kunne fungere som del av vederlagsberegning for offentlig fremføring av musikk (med eller uten betalende publikummere). 

Etter gjeldende rett er dette trollet enig med lagmannsretten i at billettinntekter normalt vil gi den beste beregningen av den økonomiske handelsverdien på åndsverkene ved offentlig fremføring. Utgangspunktet må langt på vei være at med mindre det kan påvises et større inntekstgrunnlag fra slikt salg uten statsstøtten, så kan støtten heller ikke tas med. Statsstøtten vil typisk bidra til å dekke kostnader ved driften som ikke reflekterer verdien av verket, for eksempel kostnader til ansettelse av et fullt orkester. Etter dette trollets syn er det tvilsomt om institusjoner som Oslo-Filharmonien, Den Norske Opera & Ballet etc. som mottar store offentlige tilskudd, overhodet kunne drevet på den måten det gjøres i dag, og langt mindre på en måte som genererer høyere billettinntekter enn dagens ordning. Etter dette immaterialrettstrollets syn blir det derfor fort kunstig å ta med statsstøtte i beregningsgrunnlaget med mindre det kan sannsynliggjøres at billettinntektene ville vært høyere uten slik støtte.

Når det er sagt ville det vært interessant å se hva Høyesterett mener om spørsmålet, så IP-interesserte kan håpe på en aldri så liten førjulsgave om saken skulle slippe inn før jul.

Oppdatering 22. desember 2022: Høyesterett har besluttet å slippe TONOs anke inn til behandling. Les mer her: https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/henviste-saker/2022/desember-2022/hr-2022-2454.pdf

Oslo tingrett: Atter en laksefôrsak

Anadrome laksefisk

Å være patentrettsinteressert har etterhvert blitt synonymt med en viss kompetanse knyttet til anadrome fisk. Oslo tingrett avsa 13.10.22 sin foreløpig siste dom om STIMs patent for smoltifisering, med andre ord det å forberede laks til overgangen til saltvann, ved bruk av fôr og andre tilsetningsstoffer. Andre deler av sakskomplekset er omtalt av IP-trollet her og her. STIMs patent NO 325534 gjelder fremgangsmåten hvor man først tilsetter salter i vannet, for deretter å gi fisken fôr tilsatt natriumklorid (bordsalt).

Ewos anla negativt fastsettelsessøksmål mot STIM med påstand om at Ewos verken krenket STIMs patent eller hadde
brutt god forretningsskikk. STIM besvarte Ewos' krav med krav om erstatning for patentinngrep og brudd på markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheter.

Det sentrale spørsmålet i saken var om Ewos hadde begått middelbart patentinngrep ved å selge et fôr som falt inn under fremgangsmåtekravets angivelse, til fiskeoppdrettere som tilsatte kalsium i sine anlegg. Tilsettelsen av kalsium oppfylte patentkravets trekk knyttet til tilsettelse av salter i vannet. Formålet med tilsetningen var imidlertid å regulere vannets surhetsgrad, og var ikke knyttet til smoltifiseringsprosessen.

I en tidligere sak om patentinngrep som STIM hadde anlagt mot Biomar hadde tingretten og lagmannsretten tatt stilling til dette spørsmålet. Tingretten kom til at det ikke forelå middelbart patentinngrep fordi tilsetningen var gjort uavhengig av hvilket fôr som blir brukt, og at det aktuelle fôret også fungerte uten tilsetningen. Avtakerne hadde derfor, rent subjektivt, ikke til hensikt å utnytte patentets metode, og fôret var derfor ikke "bestemt for" utnyttelsen av den patenterte fremgangmåten.

Lagmannsretten var uenig, og mente at spørsmålet var om bruk av fôret ville oppfylle patentkravene i anlegg som tilsatte kalsium. Dette objektive spørsmålet ble besvart bekreftende. Den subjektive intensjonen til oppdretterne var uten betydning for spørsmålet.

I saken mellom Ewos og STIM tolker tingretten lagmannsrettens dom slik at også den forutsetter at oppdretteren "har hatt tanke om å utnytte fremgangsmåten i patentet". Dette trollet kan ikke skjønne at lagmannsrettens dom kan forstås slik. Spørsmålet lagmannsretten stiller er om oppdretteren kjøpte fôret med intensjon om å bruke det på en måte som ville gjøre inngrep i patentet rent objektivt. Det er ikke noe krav at oppdretteren kjente patentet eller søkte å oppnå den smoltifiseringseffekten som fremgangsmåten i patentet tar sikte på å fremskynde. Retten utlegger Lagmannsrettens slutning i den tidligere saken om samme patent slik "Lagmannsretten fant det som nevnt sannsynlig at minst noen av Biomars kunder hadde hatt en subjektiv tanke om å utnytte framgangsmåten i patentet og at dette framstod åpenbart for Ewos." Fordi det ikke var noen relevante forskjeller mellom Ewos og Biomars kunder og produkt, la retten også dette til grunn i saken mellom Ewos og Stim. Den nærmere fastleggelsen av antall inngrep og utmåling av kompensasjon eller erstatning for inngrepet var utskilt til senere behandling.

Retten mener at den ikke har grunnlag til å gå nærmere inn på hvilke konkrete salg som utgjør middelbart patentinngrep. I dommen står det at retten mener at det er "uklart […] om det er rettslig adgang til å legge til grunn en mer objektiv norm ved vurderingen av middelbart patentinngrep enn ved den korresponderende vurderingen av direkte patentinngrep, slik det kanskje kan se ut som lagmannsretten har gjort i Biomarsaken." Det er vanskelig å forstå hvilke ikke-objektive momenter retten mener at er relevant for vurderingen av direkte patentinngrep, eller hva som ellers ligger i denne uttalelsen.

Retten vurderer så om unntaket for middelbart patentinngrep i patentloven § 3, andre ledd andre punktum kom til anvendelse. Denne bestemmelsen fritar den som selger en "vare som vanligvis forekommer i handelen" fra ansvar for middelbart patentinngrep, forutsatt at vedkommende ikke søker å påvirke mottakeren til å begå direkte inngrep. I den tidligere saken hadde lagmannsretten kommet til at ordlyden må tolkes innskrenkende, slik at den bare gjelder for varer med et vidt og generelt anvendelsesområde. Tingretten kom til samme konklusjon, og la til grunn at et fôr med et så bestemt anvendelsesområde ikke kunne anses som en "vare som vanligvis forekommer i handelen". Denne innskrenkende fortolkningen av unntaksbestemmelsene medfører noen åpenbare problemer, fordi den åpner for at salg av produkter som var tilgjengelig forut for patentering, tilfeldigvis kan komme til å utgjøre middelbart patentinngrep dersom produktet inngår i en patentert metode. Likevel har den kanskje mye for seg for produkter hvor den tiltenkte bruken må være synlig for selgeren. 

Retten drøfter deretter Ewos' anførsel om at fôrsalget ikke utgjør inngrep fordi fôret som er solgt inngikk i den frie teknikk. I engelsk rett kalles en slik anførsel for "Gillette Defence" etter en dom fra 1913, Gillette Safety Razor co v Anglo American Trading Co, hvor det ble argumentert med at den påståtte inngriperens handlinger tilsvarte ett av motholdene i saken. Det har vært diskutert om en slik anførsel egentlig er noe annet enn en påstand om at patentet er ugyldig, og at det vil innebære en prejudisiell vurdering av gyldigheten av patentet dersom retten kommer til frifinnelse på dette grunnlaget. Tingretten synes å legge en slik forståelse til grunn. En slik dom vil være i strid med patentloven § 61. 

Avhengig av hvordan saken ligger an er dette ikke nødvendigvis en problemstilling. Dersom et slikt "Gillette defence" blir fremstilt som et tolkningsargument, med andre ord at dersom patentet tolkes slik at det inngriperens handlinger kan det ikke være gyldig, og at dette er et argument for at patentet skal tolkes på en annen måte, vil det prinsipielt skille seg fra gyldighetsvurderingen, og etter mitt skjønn kunne ha noe for seg. Fremgangsmåtepatenter hvor oppdagelsen av en ny virkemåte er det patentbegrunnende trekket er som utgangspunkt dårlig egnet for denne typen argumentasjon. Den treffer dessuten særlig dårlig i en sak om middelbart patentinngrep.

Retten kom til et annet patent, NO '449, som gjaldt et fôr med bestemte tilsetningsstoffer, ikke var krenket. Rettens drøftelse er basert på en annen tidligere lagmannsrettsdom om dette patentet. Konklusjonen ble at Ewos ikke gjorde inngrep i dette patentet riktig tolket. Dette reiste spørsmålet om retten likevel måtte behandle påstanden om at patentet skulle kjennes ugyldig. Dette var et selvstendig krav, som prinsipielt sett ikke kan fremmes subsidiært, fordi konklusjonen når det gjelder inngrep er uavhengig av spørsmålet om gyldighet. Ewos ønsket likevel ikke at kravet ble behandlet dersom Ewos ikke gjorde inngrep, antakelig med tanke på spørsmålet om omkostninger.

Oslo tingrett anså seg ikke forpliktet til å behandle spørsmålet om ugyldighet under disse omstendighetene. Retten viser til tvisteloven § 1-1, som blant annet sier i første ledd, annet punktum: "Loven skal ivareta den enkeltes behov for å få håndhevet sine rettigheter og løst sine tvister og samfunnets behov for å få respektert og avklart rettsreglene". Retten mener også å finne grunnlag for å se bort fra et fremsatt krav dersom parten ønsker det i tvisteloven § 9-6, tredje ledd, tredje punktum. Denne bestemmelsen gir retten anledning til å frifinne saksøkte istedenfor å ta stilling til et tvilsomt avvisningsspørsmål. Dette tilfellet er ikke parallelt med spørsmålet om retten må behandle et fremsatt krav, men kan kanskje gi anvisning på en pragmatisk tolkning av tvistelovens bestemmelser, slik norske domstoler ofte gjør også i andre sammenhenger. Retten tok et lignende grep i sak 21-072669 om skibindinger tidligere i år (omtalt av IP-trollet her).

Avslutningsvis kom retten til at Ewos ikke hadde handlet i strid med markedsføringsloven.

Dommens resultat kan i og for seg være riktig, men behandlingen av spørsmålet om middelbart patentinngrep reintroduserer usikkerhetsmomenter som ble godt klarlagt ved Borgarting lagmannsretts dom i den tidligere saken mellom STIM og Biomar. Etter min mening er det denne objektive tilnærmingen som må legges til grunn, snarere enn de subjektive vurderingene som det kan se ut til at er vektlagt av tingretten.

Høyesterett om utmåling av økonomisk kompensasjon etter varemerkeinngrep.

I en nylig avsagt dom har Høyesterett enstemmig gitt nyttige retningslinjer for utmåling av kompensasjon etter varemerkeloven § 58, samt utmålt kompensasjon for den ulovlige bruken i saken mellom Kystgjerde AS på den ene siden og Norgesgjerde AS og Vindex AS på den andre. Høyesteretts behandling var begrenset til spørsmålet om utmåling av vederlag og erstatning, da selve varemerkekrenkelsen var rettskraftig avgjort. Kystgjerde ble i både tingretten og i lagmannsretten dømt for å ha krenket varemerkerettighetene til Norgesgjerde og Vindex ved bruk av deres varemerker i selve annonseteksten. IP-trollet har tidligere omtalt saken her.

Hoppe over der hvor gjerdet
er høyest for rettighetshaver... 

Det er varemerkeloven kapittel 8 som regulerer sanksjoner mot varemerkeinngrep. Varemerkeloven § 58 sier at rettighetshaver kan kreve økonomisk kompensasjon i form av vederlag og/eller erstatning for urettmessig bruk av sitt varemerke. Spørsmålet for Høyesterett var  hvilken økonomisk kompensasjon Norgesgjerde og Vindex hadde krav på. Saken reiste særlig spørsmål om beregning av rimelig lisensavgift etter varemerkeloven § 58 første ledd bokstav a, og om retten plikter å ta stilling til alle utmålingsalternativene i bestemmelsen. 

Rimelig lisensavgift

Vederlag tilsvarende rimelig lisensavgift kan kreves selv om inngrepet ikke har medført økonomisk tap, eller tapet er mindre enn det som må anses som rimelig lisensavgift. Inngriperen skal ikke måtte betale mindre enn om han hadde innhentet tillatelse til bruken. Det skal med andre ord ikke lønne seg for inngriperen å heller be om tilgivelse enn tillatelse. 

For å kunne si noe om hva som er rimelig lisensavgift skriver førstvoterende at utgangspunktet er hva partene ville ha avtalt. Dette er ikke nødvendigvis så enkelt bevismessig, men det vil naturligvis være en fordel å kunne vise til andre lisensavtaler man har for varemerket, alternativt andre lisensavtaler for varemerkebruk innenfor samme bransje dersom man har tilgang til slike. Dersom det ikke er mulig å fastsette hva partene ville ha avtalt, eller hva som anses som bransjepraksis, må fastsettelsen bero på skjønn. Med henvisning til forarbeidene oppsummerer førstvoterende at lisensavgiften skal avspeile rettighetens verdi og omfanget av den ulovlige utnyttelsen. 

Rettens vurdering av de ulike utmålingsalternativene

Varemerkeloven § 58 oppstiller ulike utmålingsalternativer: 

"For forsettlig eller uaktsomt varemerkeinngrep skal inngriperen betale til rettighetshaveren: 

a. vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for skade som følge av inngrepet som ikke ville oppstått ved lisensiering, 

b. erstatning for skade som følge av inngrepet, eller 

c. vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved inngrepet." 

Et grunnleggende prinsipp i tvisteloven er disposisjonsprinsippet som er nedfelt i tvisteloven § 11-2: Det er kun partenes påstandsgrunnlag retten kan bygge på. Retten kan dermed ikke bygge på utmålingsalternativer som ikke er påberopt. Men innebærer dette at retten må ta stilling til alle de påberopte utmålingsalternativene? Ja, er Høyesteretts klare oppfatning med henvisning til både ordlyden i § 58 og tilhørende forarbeider. Retten kan dermed ikke hoppe over der gjerdet er lavest. Høyesterett fremholder imidlertid at hvor langt retten skal gå i prøvingen vil bero på bevisbildet, og at det ikke kan kreves «millimeterutregning» for alle alternativene. Det er tilstrekkelig med en mer overordnet vurdering. Slik dette IP-trollet leser avgjørelsen er det dermed trolig tilstrekkelig at retten viser at de ulike alternativene er vurdert, og hvorfor det valgte alternativ ut fra bevisførselen fremstår som gunstigst for rettighetshaver. Høyesteretts konkrete vurdering er i så måte illustrerende. I vurderingen av vinningsavståelse etter bokstav c er Høyesterett relativt kortfattet da de ikke finner alternativet som et farbart kompensasjonsgrunnlag i saken. 

Den konkrete vurderingen 

Norgesgjerdes registrerte varemerke

Høyesterett finner det naturlig å begynne med spørsmålet om erstatning for økonomisk tap etter bokstav b. Det er ikke nærmere begrunnet hvorfor Høyesterett starter i bokstav b, men det er nærliggende at det er basert på bevisføringen og det påstått gunstigste kompenasjonsgrunnlaget for rettighetshaverne. Selv om retten skal vurdere alle utmålingsalternativene er det naturlig at rettighetshaver selv angir hva den anser å gi det gunstigste resultat. 

Norgesgjerde og Vindex hadde krevd erstattet fortjenestetapet som følge av lavere omsetning og tap som følge av markedsforstyrrelse, svekket omdømme og tapte markedsandeler. Det er ikke nødvendigvis så enkelt å dokumentere et fortjenestetap når den ulovlige handlingen består av bruk i annonser på nettet. Retten fant at det å beregne hvor mange salg Kystgjerde fikk som følge av de ulovlige annonsene, og dermed hvilket samlet dekningsbidrag Norgesgjerde og Vindex har tapt, ikke var tilstrekkelig dokumentert og bar preg av gjetting. Tilsvarende gjaldt for omsetningstallene som skulle dokumentere omsetningstapet som følge av krenkelsen, og tapt goodwill og markedsforstyrrelse.

Alternativet om vinningsavståelse etter bokstav c behandles som nevnt kort av Høyesterett da retten kom til at vurderingen reiste de samme bevisproblemene som ved økonomisk tap. 

Høyesterett lander dermed på at Norgesgjerde og Vindex skal tilkjennes vederlag som svarer til rimelig lisensavgift etter bokstav a. Det forelå ikke erfaringsmateriale som kunne si noe om hva som kunne vært avtalt vederlag i en lisensavtale for bruk av varemerker som søkeord på internett. Høyesterett har da i tidligere avgjørelser tatt utgangspunkt i inngriperens salgsinntekter fra de solgte produktene. En slik vederlagsmodell er imidlertid ikke anvendbar i en slik sak som denne hvor utnyttelsen er knyttet til markedsføring ved bruk av merkene og hvor det er uvisst hvor mange salg inngriperen har hatt som følge av den ulovlige varemerkebruken. Høyesterett tar utgangspunkt i inngrepshandlingen som har skjedd ved visningen av annonsene. Visningen av annonsene blir dermed et naturlig utgangspunkt for å beregne lisensavgiften. Men, det er ytterligere usikkerhetsmomenter som gjør at Høyesterett ikke finner grunnlag for å oppstille generelle prinsipper for hvordan rimelig lisensavgift kan beregnes i slike tilfeller, nemlig: «at det ikke er et en-til-en forhold mellom et klikk og et kjøp, og at partene ikke har kunnet peke på noen konverteringsfaktor som kan gi et realistisk bilde av hvilken tallmessig sammenheng det er mellom klikk og kjøp, skaper imidlertid ytterligere usikkerhet om hvordan en rimelig lisensavgift kan beregnes.» 

Høyesterett finner dermed at lisensavgiftene må utmåles som engangsbeløp etter skjønn. Lagmannsretten fant at lisensavgiften skulle være 515 000 kroner til Vindex og Norgesgjerde 570 619 (før dobling). Høyesteretten nedjusterer beløpet noe, hensett til at den ulovlige varemerkebruken bare utgjorde en liten del av Kystgjerdets markedsføring. 400 000 kroner anses å være et rimelig beløp. Da Kystgjerdets krenkelse var grovt uaktsom dobles avgiften slik at den utgjør 800 000 kroner til hvert selskap, jf. § 58 annet ledd. 

Avsluttende bemerkninger

Rimelig vederlag?

Avgjørelsen fra Høyesterett er interessant og illustrerer at beregning av økonomisk kompensasjon etter varemerkeinngrep kan være en relativt vanskelig øvelse som i stor grad må baseres på skjønn. Det er nyttig dersom rettighetshaver kan gi retten erfaringsmateriale og knagger for å utøve skjønnet. Omfanget av utnyttelsen er et moment ved fastsettelsen av størrelsen på vederlaget. Høyesterett nedjusterer beløpet fra lagmannsretten med den begrunnelse at den ulovlige varemerkebruken kun utgjorde en liten del av inngriperens markedsføring. Det kan synes som at Høyesterett dermed måler omfanget av utnyttelsen opp mot lovlig markedsføringsaktivitet utført av inngriperen. Hvorvidt dette er en god regel kan nok i så fall diskuteres. For den krenkede part kan omfanget av utnyttelsen av dens varemerke være like skadelig uavhengig av annen lovlig markedsføring fra inngriperen. 

Kystgjerdet var en ny aktør på markedet som medførte økt konkurranse, og hvor det også i stor grad ble annonsert lovlig samtidig med varemerkekrenkelsen. Dersom det påberopes erstatning etter bokstav b (erstatning for skade som følge av inngrepet) tilsier Høyesteretts vurdering at det kreves grundig dokumentasjon og rapporter for å bevise hvordan et påstått økonomisk tap står i årsakssammenheng med selve krenkelsen. Avgjørelsen kan forstås slik at det skal mer til for å sannsynliggjøre kravet til årsakssammenheng mellom krenkelsen og tapet hvor det er en rekke andre årsaker som også kan begrunne omsetningsutvikling og tap. Etter dette IP-trollets vurdering skaper en slik regel god sammenheng i regelverket. For å trekke en parallell til alminnelig erstatningsrett, må det dermed bevises at krenkelsen har vært en nødvendig betingelse for at skaden/tapet inntrer.