Kjennetegnsrettsåret 2018

I år som i fjor presenterer Immaterialrettstrollet oppsummeringer med de viktigste hendelsene fra året som gikk innenfor de fremste immaterialrettsjangrene (opphavsrett, patentrett, designrett, kjennetegnsrett og markedsføringsrett). I disse årsoppsummeringene vil de ulike immaterialrettstrollene gjøre et selektivt tilbakeblikk på de viktigste endringene på lovgivningssiden, og de viktigste sakene fra norsk og internasjonal rettspraksis. Vi mottar som vanlig gjerne tips til hvordan gjøre spalten bedre, og disse kan rettes til iptrollet@gmail.com.

"Form", eller bare farge?
(Newstatesman (AFP/Getty Images))

Selv om dette immaterialrettstrollet vil hevde at kjennetegnsrettsåret 2018 ble noe roligere enn dets forgjenger, har det ikke skortet på betydningsfulle hendelser. Vi har blant annet fått et forslag til endringer i varemerkelovgivningen fra Justis- og beredsskapsdepartementet, avklaringer (eller er de nå det alle sammen?) om varemerkebruk både fra Høyesterett og EU-domstolen samt sistnevntes bekreftelse på at en farge tross alt ikke er en form. I denne artikkelen gis et tilbakeblikk på noen av disse høydepunktene, også i år med hovedvekt på norsk praksis. Av naturlige årsaker er det ikke mulig å dekke alle saker eller alle prinsipielle spørsmål i saker som omtales. Det er derfor gjort et selektivt utvalg med hovedvekt på de spørsmålene sakene reiser som er av mest prinsipiell betydning i tiden fremover.

Det er kanskje ikke like enkelt å se like klare utviklingstrekk dette året. Et generelt utviklingstrekk, særlig i EU-domstolens praksis, synes imidlertid å være at rettighetshavers interesser ivaretas i stadig økende grad ved vurderingen av hva som skal anses som varemerkerettslig relevant bruk. I året som gikk fortsatte domstolen utpenslingen av hva som ligger i varemerkets mindre grunnleggende funksjoner (slik som f.eks. reklamefunksjonen og investeringsfunksjonen), og bekreftet at disse også er beskyttelsesverdige. Det kan argumenteres for at denne utviklingen også utvider den type handlinger varemerkeinnehaver kan motsette seg (og derav omfanget av eneretten), ettersom en annen part enklere vil kunne komme til skade for å sette minst èn av disse funksjonene i fare, særlig i en global og digital kontekst hvor markedsføring av varer og tjenester lettere vil nå et bredt internasjonalt publikum. Samtidig kan det stilles spørsmål ved om utviklingen i norsk rettspraksis, særlig i ENSILOX og iPhone-sakene (se omtale og lenker nedenfor) det siste året har havnet i utakt med EU-domstolens tilnærming til «fare for skade»-vurderingen under bruksvilkåret, der varemerkets funksjoner står sentralt.

Nasjonal og internasjonal lovgivning

(Stortinget.no)

Som meldt i oppsummeringen av varemerkerettsåret 2017, har det vært arbeidet med implementeringen av EUs nye varemerkedirektiv (2015/2436) i norsk rett en god stund. Dette arbeidet resulterte i mai 2018 i Justis- og beredsskapsdepartementets høringsforslag til endringer i varemerkeloven, tolloven mv. Departementet foreslår i samsvar med det nye direktivet blant annet å fjern vilkåret om at tegn må kunne gjengis grafisk for å registreres som varemerke. Det understrekes imidlertid i høringsnotatet at praksis knyttet til vilkåret (i hovedsak de såkalte Sieckman-kriteriene), men at det nye vilkåret «gjengis i varemerkeregisteret på en klar og entydig måte» skal forstås teknologinøytralt, og i større grad hensynta den teknologiske utviklingen mht. hvilke typer tegn som er registrerbare (mao. åpne for at mer utradisjonelle varemerker kan registreres).

En annen sentral endring er tillegget av «en annen egenskap» i varemerkeloven § 2 (2). Registrering av tegn vil dermed kunne nektes der varemerkets sentrale funksjoner (form, teknisk resultat eller betydelig verdi) utelukkende består av en «form eller en annen egenskap». Forslaget innebærer etter dette immaterialrettstrollets syn en utvidelse av bestemmelsens virkeområde ettersom også andre karakteristikker enn form, eksempelvis farger og posisjonering av elementer, etter omstendighetene vil kunne føre til registreringsnekt og ugyldighet. Etter dette immaterialrettstrollets syn vil dette kunne føre til at flere mer utradisjonelle varemerker vil kunne nektes registrering i fremtiden (ettersom slike merker allerede er registrerbare etter gjeldende rett), selv om departementet i sin redegjørelse uttaler at det snarere er tale om en «presisering av dens innhold i lys av utvidelsen av hvilke typer av merker som kan oppfylle de nye kravene til gjengivelse i varemerkeregisteret» (høringsnotatet s. 18-19).

Lovforslaget foreslår også å endre partsforholdet i saker for domstolene knyttet til KFIRs avgjørelser om innsigelse og administrativ overprøving som vil kunne innebære at en registrert rettighet oppheves, slik at staten ikke lenger skal være motpart ved slik etterfølgende domstolsprøving.

Av særlig interesse er dessuten at departementet foreslår å innføre en forenklet fremgangsmåte (for Tolletaten) for tilbakehold og destruksjon av importerte varer som gjør inngrep i immaterialrettigheter (basert på EUs modell). I prinsippet innebærer forenklingen at dersom varemottakeren anses å ha samtykket dersom denne ikke har motsatt seg destruksjon innen en viss frist (normalt 10 virkedager). For små vareforsendelser foreslår det særlig forenklede prosedyrer. Disse forenklede fremgangsmåtene innebærer at det ikke lenger vil være nødvendig å gå om domstolene for å få en midlertdigi forføyning i saker hvor varemottaker ikke eksplititt motsetter seg destruksjon.

I høringsforslaget foreslås også å innføre en regel tilsvarende den som gjelder i EU etter den såkalte Rolex-avgjørelsen ved privat import, slik at forsendelser som sendes til private fra næringsdrivende kan stanses og destrueres etter nærmere regler. Forslagene styrker rettighetshavers stilling i kampen mot piratkopier og andre ulovlige kopier, men basert på erfaringer fra EUs medlemsstater og kopiindustriens stadig mer kreative tilpasninger gjenstår det å se om forslaget innebærer noen permanent løsning i kampen mot slike varer.

Lovforslaget tar også sikte på norsk tiltredelse av Singaporetrakaten (omtalt av IP-trollet her). Direktivet innebærer blant annet at norsk rett vil måtte åpne for særskilt pantsettelse av registrerte varemerker og varemerkesøknader, og at disse må kunne være gjenstand for særskilt tvangsfullbyrdelse, samt at pantsettelser og utlegg i slike rettigheter/søknader skal kunne registreres i egnet register.

Et utvalg ensileringsmidler levert på kanne. 
(gardsdrift.no)

Norsk praksis

Dette varemerkerettsåret startet med et brak med Høyesteretts avgjørelse i den såkalte ENSILOX-saken (omtalt av IP-trollet her). Saken gjaldt ensileringsmiddeldistributøren Halfdan L. Solbergs AS’ bruk av leverandøren Addcon Nordic AS’ varemerke ENSILOX (både ved salg på kanner og direktesalg via tankbil) etter at forhandlerforholdet var opphørt. Høyesterett presiserte, under henvisning til EU-praksis, at det også i norsk rett må innfortolkes et krav om at bruken må forårsake fare for skade på minst en av varemerkets funksjoner for å utgjøre relevant bruk etter varemerkeloven § 4 (2). Høyesterett kom i motsetning til tidligere instanser til at kannesalget utgjorde et varemerkeinngrep. Dette til tross for at varemerkebruken angivelig hadde skjedd ved en feil (etter at leverandøravtalen med Addcon Nordic var sagt opp), at bruken fant sted etter at salg var gjennomført, og selv om Solbergs faste kundekrets var orientert om leverandørskiftet forut for den aktuelle bruken.

En annen sak om varemerbruk var den såkalte Charlottes Iskrem-saken i Borgarting lagmansrett (omtalt av IP-trollet her), som gjaldt Vågå Iskremproduksjon AS’ bruk av varemerket CHARLOTTES ISKREM for iskrem. Selskapet hadde hatt en avtale om bruk av varemerket, men denne avtalen var senere sagt opp. Vågå Iskremproduksjon hadde likevel fortsatt med å produsere is med emballasje påtrykt varemerket. Det sentrale spørsmålet i saken var om dette utgjorde varemerebruk, noe Borgarting lagmannsrett kom til at det gjorde. Lagmannsretten uttalte prinispielt at det er en forutsetning for varemerkebruk at merket blir brukt i egen kommersiell kommunikasjon, men at det kan tenkes tilfeller der en leverandør av tjenester som i realiteten ikke har noen interesse i hvilket varemerke emballasjen er påført ikke anses å være varemerkebruk. I den konkrete saken kom retten  til at Vågå iskremproduksjons salg av iskrem påført varemerket i deres fabrikkutsalg utgjorde varemerkebruk. Videre kom retten til at det ikke var realitet i at Vågå iskremproduksjon bare var en underleverandør for selskapet Brand Ice Cream (som Vågå hadde visse relasjoner til og interesser i), som markedsførte isen påført varemerket. Saken ble anket, men slapp ikke gjennom Høyesteretts ankeutvalg. Lagmannsrettens dom er dermed rettskraftig.

Apples eplelogo (norsk varemerkereg.nr.: 217659).
(Patentstyret) 

I første halvdel av 2018 var det så avgjort varemerkebruk som stod i fokus, og en av de mest omtalte sakene var den såkalte iPhone-saken fra Oslo tingrett (omtalt av IP-trollet her). Saken gjaldt overordnet et krav fra Apple Inc. om destruksjon av importerte iPhone 6/6S-mobiltelefonskjermer, som den uautoriserte iPhone-reparatøren PCKompaniet (drevet av saksøkte Henrik Huseby) hadde importert fra Kina. Samtlige deksler var merket med Apples «eplelogo» på innsiden av dekslene, men logoene var tusjet over da tollen beslagla varene ved innførsel til Norge. Til tross for at tusjingen kunne fjernes med sprit, konkluderte Oslo tingrett med at innførselen ikke utgjorde varemerkebruk (og følgelig heller ikke noe varemerkeinngrep). Ved vurderingen la retten avgjørende vekt på at logoene ikke var synlig for sluttbrukeren av telefonen, og at Huseby hadde legitime interesser knyttet til de importerte varenes kvalitet og fremgangsmåte ved importen/klargjøringen av skjermene forøvrig. Avgjørelsen inneholdt også interessante uttalelser om spørsmål om EØS-regional konsumpsjon. Avgjørelsen er anket av Apple.

Året som gikk inneholdt også noen saker fra domstolene om forvekslingsfare. I den såkalte Humana-saken var forholdet at det medisinske senteret Humana Sandvika AS gikk til søksmål for å få slettet det yngre foretaksnavnet Humana AS som også driver virksomhet innen helse- og omsorgssektoren. Det overordnede spørsmålet i saken var om det forelå risiko for forveksling mellom de to navnene etter foretaksnavnloven. Selv om Oslo tingrett fremhevet at elementet «Humana» (som var brukt av begge selskapene) ikke var særpreget og at selskapene ikke stod i en direkte konkurransesituasjon, kom retten til at det forelå risiko for forveksling hos en tilstrekklig andel av omsetningskretsen (bransjelikhet). KFIRs vedtak ble derfor opprettholdt og staten frifunnet.

I CHILL OUT-saken var spørsmålet for Oslo tingrett gyldigheten av det søkte merket CHILLIN i forhold til det allerede søkte merket CHILL OUT. Begge merkene var søkt/registrert for vin og brennevin Tingretten kom til at det ikke forelå forvekslingsfare hos en tilstrekkelig andel av den relevante omsetningskretsen, og synes særlig å legge vekt på at omsetningskretsen for vin og brennevin må sies å ha en relativt høy grad av merkebevissthet.

Dameveske fra Louis Vuitton
(Videoblocks) 

En noe spesiell sak kom opp for Oslo tingrett i den såkalte Louis Vuitton-saken (omtalt av IP-trollet her). Saken gjaldt varemerkeinngrep, tilbakeholdelse og destruksjon av ulovlige kopier samt forbud mot fremtidige inngrepshandlinger. Innehaveren av et enkeltmannsforetak (registrert innen butikkhandel) hadde importert 3 vesker og 3 lommebøker som var piratkopier av produkter fra det franske motehuset Louis Vuitton. Produktene var ment som gaver til innehaverens døtre og venner. Tingretten fant det under disse omstendighetene klart at importen hadde skjedd i næringsvirksomhet og ikke til privat bruk, og fastsatte erstatningen til en lisensavgift tilsvarende 25% av varenes omsetningsverdi.

Flere varemerkesaker har også i år vært gjenstand for behandling i Klagenemda for indusrielle rettigheter (KFIR):

•       Ordmerket MONOLITTEN ble nektet delvis nektet registrering fordi merket manglet særpreg ( (klasse 19), og at det forelå forvekslingsfare i forhold til det tidligere registrerte kombinerte merket MONOLIT (klasse 19, 20 og 30). Det er et interessant poeng at KFIRs utvalg her delte seg i et flertall og mindretall ved vurderingen av merkets særpreg og forbudet mot beskrivende merker i relasjon til varefortegnelsen «monumenter (ikke av metall)» (klasse 19). Med en viss fare for å tillegge omsetningskretsen en for direkte assosisasjon til begrepet «monolitt» har nok undertegnede mest sympati for mindretallets synspunkt om at merket er beskrivende her, selv om den gjengse borger nok helt klart vil forbinde begrepet primært med Vigelands verk.

•   I NORWEGIAN RED-saken kom KFIR i motsetning til Patentstyret til at registeringen av et kombinert merke av en sort okse på et rødt våpenskjold med ordelementet «Norwegian Red» hadde tilstrekkelig særpreg i klasse 5, 31, 42 og 44.

•    I innsigelsesakene angående merkefamilien VILLA PARADISO, PICCOLO PARADISO og VINO PARADISO (omtalt av IP-trollet her) kom flertallet i KFIRs utvalg til at det ikke forelå forvekslingsfare overfor Hennesys eldre registreringer PARADIS og PARADIS IMPERIAL med hensyn til de to førstnevnte søknadene, mens VINO PARADISO ble nektet registrering.

•     Helt på tampen av året kom også KFIR til at den ansøkte formen av astma- og kolsinhalatoren Seretide (ja, den lilla) ikke utelukkende bestod av en form som var nødvendig for å oppnå et teknisk resultat etter vml. § 2 (2), og at den hadde oppnådd det nødvendige særpreg gjennom innarbeidelse. Patentstyret hadde tidligere nektet registrering av merket på begge disse grunnlagene.

[Til dere som allerede savner Jallasprite- og Popquiz-sakene så omtales disse under markedsføringsrettsåret 2018]

Internasjonal praksis

Christian Louboutins varemerkeregistrering i Benelux
(Patentstyret)

EU-domstolen har absolutt ikke ligget på immaterialrettslatsiden og selv om kanskje det aller meste har dreid seg om opphavsrett i Luxembourg (og Brüssel) i år, så har det også kommet flere prinsipielle uttalelser i varemerkespørsmål som har vært forelagt domstolen.

Størst oppmerksomhet på varemerkerettsfronten ble nok viet EU-domstolens storkammeravgjørelse i Christian Louboutin-saken (omtalt av IP-trollet her). Saken gjaldt det franske designerhuset Christian Louboutins varemerkeregistrering av en sko med rød såle for fottøy i Benelux. Det overordnede spørsmålet var om registreringen falt inn under forbudet mot registrering av merker som utelukkende gjengir et produkts form som tilfører varen betydelig verdi etter varemerkedirektivets artikkel 3 (1) bokstav e) (iii) (tilsvarende vml. § 2 (2) tredje alternativ). EU-domstolen slo for det første fast at vilkåret «form» ikke omfatter farge, heller ikke når denne er integrert i en skosåle (formelement) når det er posisjoneringen av en bestemt farge på skosålen som er søkt registrert, og ikke formen av sålen som sådan. Domstolen slo også fast at varemerket ikke "utelukkende" besto av en form der hovedelementet i varemerket var en spesifikk farge angitt ved en internasjonalt anerkjent fargekode.

Etter dette immaterialrettstrollets oppfatning synes dette logisk ettersom et posisjoneringsmerke som gir anvisning av plasseringen av et bestemt element (eksempelvis en farge eller for den saks skyld et objektelement) som oftest vil bestå av to elementer (posisjoneringselementet og selve farge/objektetelementet) som er gjensidig avhengige av hverandre og tilfører mer eller mindre tilsvarende verdi. På bakgrunn av dette tror dette immaterialrettstrollet at merket i Christian Louboutin-saken heller ikke ville blitt kjent ugyldig etter innføringen av vilkåret «annen egenskap» ved siden av «form» i bestemmelsen, som enkelte har stilt spørsmål ved.

Gaffeltruck fra Mitsubishi med opprinnelige kjennetegn
(Mitsubishi)

En sentral avgjørelse om varemerkebruk fra EU-domstolen kom i den såkalte Mitsubishi-saken (omtalt av IP-trollet her). Spørsmålet i saken var om fjerning av opprinnelige og påføring av nye varemerker (såkalt «debranding» og «rebranding») på originale varer før de ble satt på markedet i EU, utgjorde et varemerkeinngrep etter varemerkedirektivet artikkel 5 og varmerkeforordningen artikkel 9. EU-domstolen besvarte spørsmålet bekreftende, og viste særlig til at slike handlinger ville innebære en fare for skade på flere av varemerkets sentrale funksjoner som opprinnelses- og kvalitetsgarantifunksjonene, i tillegg til reklame- og investeringsfunksjonene. Dette var særlig tilfelle når gaffeltruckene (varene) saken gjaldt var gjennkjennbare for omsetningskretsen selv uten kjennetegnene. Domstolen går i avgjørelsen lenger enn tidligere i å redegjøre for investeringsfunksjonen til et varemerke, samt fastslå relevansen av denne. Ved siden av betydnignen av selve synligheten av varemerkebruken, synes det i tillegg som at EU-domstolen anser tidspunktet for fjerningen, og hvorvidt de opprinnelige merkene erstattes med andre, av underordnet betydning ved farevurderingen under bruksvilkåret.

I Neuschwanstein-saken var forholdet at aktører fra souvenirindustrien i Bayern hadde anlagt ugyldighetssøksmål mot Fristaten Bayerns EU-varemerke NEUSCHWANSTEIN (registrert for en rekke typiske souvenirvarer, samt diverse driftstjenester). Neuschwanstein er som kjent navnet på et kjent tysk eventyrslott i delstaten, som keiser Ludwig II fikk bygget på 1800-tallet. Slottet er idag et yndet turistmål. Saksøkerne hevdet at merket var beskrivende og at det utelukkende består av et geografisk opprinnelsessted etter hhv. varemerkeforordningen artikkel 7 (1) bokstav b) og c). EU-domstolen var ikke enig i dette, og viste ved beskrivende-vurderingen til at de aktuelle varene og tjenestene NEUSCHWANSTEIN var registrert for ikke hadde særskilte karakteristikker eller kvaliteter som ville assosieres med slottet som sådan, og at salget av dem ikke var begrenset til slottet men også foregikk i områdene rundt. EU-domstolen uttalte videre at merket ikke utelukkende bestod av en geografisk opprinnelse når det ikke angir særskilte karakteristikker eller kvaliteter som assosieres med det geografiske opprinnelsesstedet. Til dette bemerket domstolen at slottet er kjent for sin uvanlige arkitektur, og ikke salget av souvenirer eller driftstjenester som merket var registrert for. Også ved denne vurderingen ble det vektlagt at salget av souvenirvarer også skjedde i området rundt slottet. Domstolen viste til slutt til at «Neuschwanstein» betyr «ny svanestein», noe som bidro til å skille varene og tjenestene fra andres, og ti lå fungere som angivelse av varer fra Fristaten Bayern.

Neuschwanstein har flere paralleller til den norske Vigeland-saken. Selv om denne saken ikke gjelder varemerkebeskyttelse av kunstverk som tidligere var beskyttet som åndsverk, kan det stilles spørsmål ved om EU-domstolen i fraværet av anvendelse av artikkel 7 (1) bokstav e) ("contrary to ... accepted principles of morality") er helt på linje med EFTA-domstolen og KFIR i Vigeland-sakskomplekset når det gjelder friholdelse av ikoniske kulturelle verk.

I sommer kom også EU-domstolens (foreløpig) siste avgjørelse i den etterhvert sagnomsuste Kit Kat-saken. Som den årvåkne IP-entusiast antakelig vil ha fått med seg så dreier saken seg om Nestlès varemerkesøknad for formen av sin firefingrede Kit Kat-sjokolade i EU (klasse 30). Cadbury, som eies av Mondelèz International (ja nettopp, som blant annet også fører Freias Kvikk Lunsj...), har i lengre kjempet mot at formen registreres, og tidligere fått medhold i at den utelukkende består av en form som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat etter varemerkedirektivet artikkel 3 (1) bokstav e (ii) (tilsvarende vml. § 2 (2) annet alternativ). Denne gangen var det spørsmål om særpreg og innarbeidelse av dette som kom opp for domstolen, nærmere bestemt i hvilket geografisk omfang Nestlè måtte dokumentere slik innarbeidelse i EUs medlemsland. EU-domstolen viste til at et merke må ha innarbeidet særpreg «throughout the European Union», på grunn av sin enhetlige virkning. Ettersom Nestlè ikke hadde dokumentert innarbeidelse for fire medlemsland (Belgia, Irland, Hellas og Portugal), var det i under omstendighetene ikke godtgjort at merket var innarbeidet i EU. EU-domstolen opprettholdt dermed Underrettens avgjørelse, og EUIPO må nå ta endelig stilling til registreringsspørsmålet (mao. så er vi ikke ferdige med Kit Kat helt enda!).

På bakgrunn av avgjørelsen kan det synes som at dokumentasjonskravet for innarbeidelse av særpreg for EU-varemerker er skjerpet, og at det i fremtiden vil være mest hensiktsmessig i slike saker å fokusere/dokumentere innarbeidelse for hver enkelt medlemsstat, og ikke en mer overordnet tilnærming til innarbeidelse i EU som sådan.

Annet

Også i år har flere saker versert (foreløpig) utenfor rettssystemet. En av disse er feiden om TV2 registreringer av ordmerkene TIPPEKAMPEN og TV2 TIPPEKAMPEN, som er begreper TV2 har re-introdusert i sine lørdagssendinger fra engelsk Premier League. Norsk Tipping har levert innsigelse mot begge registreringene, og anfører at merkene strider mot deres tidligere varemerkerettigheter, og subsidiært at merkene mangler særpreg og er villedende. Ut fra korrespondansen som ligger på saken ser det ikke ut til at partene er noe nærmere en løsning, og sakene er nå tatt opp til behandling hos Patentstyret med avgjørelse ventet i første kvartal 2019.

En annen sak som har vært viet en del oppmerksomhet av mediene er striden rundt bandnavnet Highasakite, som bandets vokalist Ingrid Helene Håvik registrerte som sitt varemerke samtidig som tre av bandets medlemmer Kristoffer Lo, Marte Eberson og Øystein Skar ble kastet ut av bandet. Det siste medlemmet, Trond Bersu, utgjør idag duoen Highasakite sammen med Håvik, som forøvrig nå baserer seg på innleide musikere til sine produksjoner. I august avjgorde Patentstyret at varemerkerettighetene til bandnavnet innehas av selskapet Highasakite DA, noe som i praksis innebærer at det tilhører alle de fem nåværende og tidligere bandmedlemmene i fellesskap. Eberson har klaget saken inn for KFIR.

Av andre høydepunkter nevnes at Patentstyret lanserte sin søknadsveileder i starten av 2018, noe som har ført til enklere og raskere saksbehandling ved nasjonale varemerkesøknader.

Brand Finance har også i år regnet seg frem til hvilke 500 merkevarer som er mest verdifulle i 2018. I år er det Amazon som troner øverst på listen, mens fjorårets vinner Google er henvist til tredjeplass. Mangeårig vinner Apple beholder andreplassen fra ifjor. Av nordiske merkevarer er det som vanlig IKEA som er mest verdifullt på en 46. plass, mens H&M (72. plass), Nokia (188. plass), Equinor (197. plass), Lego (222. plass) og Telenor (247. plass) følger etter. Med unntak av Nokia (som gjør et kraftig byks oppover), er det en klar tendens blant de nordiske selskapene at de faller på listen.

Immaterialrettsrtollet gjør oppmerksom på at flere av immaterialrettstrollene har arbeidet for og representert parter i sakene som er gjennomgått ovenfor. Ingen av disse har bidratt ved utarbeidelsen av dette innlegget.

NIR Ung 17. januar 2019: Nytt forum for unge immaterialrettsentusiaster

Norsk forening for industriell
rettsbeskyttelse (NIR)

Den 17. januar 2019 kl. 18 er det klart for første samling i regi av NIR Ung, et initiativ fra Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR) overfor unge immaterialrettsentusiaster i Norge.

Forumet er spesielt rettet mot alle jurister, patentfullmektiger og andre som arbeider med immaterialrett, og som er under 35 år (eller bare generelt unge til sinns!). På første samling vil fokuset være på karrieremuligheter og behovet for spesialisering innen immaterialrett. Hoveddelen av samlingen vil bestå av en paneldebatt med Kaia Bugge Fougner (Kvale), Hanne Heltne (Schibsted), Ida Gjessing (Grette) og Morten Smedal Nadheim (UiO) i panelet. Ordstyrer er Julius Berg Kaasin (Stokke).

Etter paneldiskusjonen vil det også bli en sosial samling med servering og mulighet for å møte andre unge i bransjen.

Samlingen vil foregå i Wikborg Reins lokaler i Oslo (Dronning Mauds gate 11). Mer informasjon og påmeldingslenke finner du her (påmeldingsfrist 11. januar).

Immaterialrettstrollets månedsoppsummering november/desember 2018

Immaterialrettstrollet fortsetter med sin faste månedsoppsummering med et utvalg av de viktigste nyhetene og sakene på immaterialrettsområdet fra måneden(e) som gikk. Vi mottar gjerne innspill og tips til hvordan gjøre oppsummeringene bedre på  e-post til iptrollet@gmail.com. 

Med dette vil Immaterialrettstrollet også benytte anledningen til å ønske alle sine lesere en riktig god jul!  

Den kanskje viktigste nyheten på immaterialrettsfronten i årets to siste måneder er at Høyesterett i dom av 28.11.12 har avgjort den årelange striden mellom TONO og RiksTV om RiksTVs erstatningsplikt for manglende klarering av musikkrettigheter i TV-sendinger som kringkastes fra utlandet i TONOs favør. Høyesterett legger her, i samsvar med uttalelsene i avsnitt 54 og 65 i HR-2016-562-A (Get), at RiksTV har en selvstendig plikt etter åvl. § 3 til å klarere opphavsrettslig vernede verk som distribueres til RiksTVs abonnenter. TONO beregner størrelsen på kravet til å være på «flere titall millioner kroner», og utelukker ikke at kravet kan overstige 100 millioner.

Høyesterett avsa i november også kjennelse om rekkevidden av patl. § 63 som tvungent verneting i patentsaker (omtalt av IP-trollet her). Emerald Fisheries hadde opprinnelig søkt patent på en metode for prosessering av Krill, men gikk konkurs i 2017. Konkursboet solgte rettighetene til patentet til Aker, men selskapet Rimfrost hevdet at Emerald hadde overdratt dette til dem allerede i 2012. Høyesterett la til grunn at det her var snakk om en ren formuerettslig tvist om hvem som hadde rett til en patentert oppfinnelse. Saken hadde derfor ikke tvungent verneting ved Oslo tingrett hverken etter patl. § 63 nr. 1 om «søksmål angående retten til en oppfinnelse som det er søkt om patent på» eller etter patl. § 63 nr. 4 om «søksmål angående ... overføring av patent». 

Det har også skjedd ting i lagmannsretten i årets to siste måneder. Eidsivating lagmannsrett avsa 3.12.18 dom etter sin andre behandling av Il Tempo Gigante-saken. Etter at Høyesterett i sin dom av 15.11.17 la til grunn at berg-og-dalbanen «Il Tempo Extra Gigante» ikke innebar et inngrep opphavsretten Caprino Filmcenter hadde til filmbilen «Il Tempo Gigante» og at Caprino heller ikke hadde vern for filmtittelen «Il Tempo Gigante», var det bare markedsføringsrettslige og kontraktsrettslige spørsmål som gjensto.

Eidsivating la her enstemmig til grunn at «Il Tempo Extra Gigante» ikke innebar en ulovlig etterligning av filmbilen i strid med markedsføringsloven § 30. Hunderfossen eller Aukruststiftelsen opptrådte heller ikke illojalt i strid med markedsføringsloven § 25 ved å inngå avtale om berg- og dalbane basert på Aukrusts tegninger. Denne avtalen var heller ikke i strid med lojalitetsplikten som forelå i tidligere kontraktsforhold mellom Hunderfossen og Caprino og Aukrustsenteret og Caprino.

Borgarting har avgjort anken i saken om Lovdatas begjæring om midlertidig forføyning mot Rettspraksis.no. Det legges her til grunn at Lovdata hadde databaserett til 2005-utgaven av DVDen av Lovdatas database, og at Rettspraksis.nos uttrekk fra denne innebar et inngrep i denne databaseretten. (Vernet av 2002-utgaven var derimot utløpt etter 15-årsfristen i åvl. 24 tredje ledd).

Borgarting omgjorde imidlertid byfogdens saksomkostningsavgjørelse, slik at partene må bære hver sine kostnader. Det ble lagt til grunn at ingen av partene vant saken for byfogden fullt ut, fordi begjæringen ble endret fra først å gjelde samtlige rettsavgjørelser for en ubegrenset tidsperiode til å til sist bare gjelde høyesterettsavgjørelser i perioden 2003 til 2007.

Spørsmålet om bruk av såkalte AdWords ruller videre. Næringslivets konkurranseutvalg la i sak 10/2018 til grunn at Purefuns bruk av konkurrenten Kondomeriets registrerte varemerke KONDOMERIET som søkeord i Google AdWords innebærer brudd på god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25. NKU legger med dette til grunn samme tilnærming som de gjorde i sine tidligere saker 6/2017 Norwegian Bank (omtalt av IPtrollet her) og 12/2012 (Teppeabo). Norwegian Bank-saken har imidlertid vært til behandling i Asker og Bærum tingrett, og avgjørelse ventes på nyåret. 

«In other news» har Oslo tingrett har avsagt kjennelse i høstens gjenganger på immaterialrettsfronten – saken mellom brusprodusentene Coca-Cola og O. Mathisen AS (omtalt av IP-trollet her). Tingretten la til grunn at O. Mathiesens bruk av det sensurerte navnet JALLAXXXXXX på en sitronbrus som tidligere hadde blitt solgt under navnet JALLASPRITE innebar et brudd på god forretningsskikk i strid med markedsføringsloven § 25. Retten besluttet derfor midlertidig forføyning. Saken er imidlertid anket.

Det har også hendt ting i Luxembourg.  EU-domstolen avsa 13.11.18 dom i sak C-310/17 Levola Hengelo. Det legges her til grunn smaken av ost ikke betraktes som et opphavsrettslig beskyttet verk, fordi slik smak ikke kan identifiseres tilstrekkelig presist og objektivt. http://www.iptrollet.no/2018/11/eu-domstolen-i-c-31017-levola-hengelo.html

Like før jul avsa EU-domstolen dom i sak C-572/17 Syed, som omhandlet omfanget av spredningsretten i infosoc-direktivet artikkel 4. Innehaver av en butikk i Gamla stan i Stockholm solgte klær og tilbehør med rockemusikkmotiv som både innebar opphavsretts- og varemerkeinngrep. EU-domstolen legger, på samme måte som Generaladvokaten, til grunn at spredningsretten i artikkel 4 ikke bare omfattet varene som ble tilbudt i butikken, men også tilsvarende varer som lå på lager utenfor butikken i påvente av å bli solgt på et senere tidspunkt.

En «evergreen» fra tyske domstoler er den såkalte «Metall auf Metall»-saken, som omhandlet spørsmålet om lovligheten av sampling av to sekunder fra Kraftwerk’s «Metall auf Metall» fra 1977 og bruken av dette i en sammenhengende loop i bakgrunnen i Moses Pelham’s «Nur Mir» fra 1997. Generaladvokat Szpunar avga 12.12.18 sin anbefaling i saken (C-476/17 Pelham). 

Generaladvokaten legger til grunn at også korte lydopptak er vernet etter infosoc-direktivet artikkel 2 (c). Det var ikke anledning til å begrense denne retten gjennom å betrakte «Nur Mir» som et selvstendig verk etter den tyske opphavsrettsloven (UrhG) § 24(1) (som tilsvarer åvl. § 6), fordi et slikt unntak ikke finnes i listen over tillatte unntak i infosoc-direktivet artikkel 5 nr. 2 og 3.

Sampling kunne heller ikke begrunnes i sitatretten i infosoc-direktivet artikkel 5 nr. 3 (d). Endelig ble det lagt til grunn at en denne relativt omfattende beskyttelsen av lydopptak ikke vil være i strid med artikkel 13 i EUs charter for menneskerettigheter, som blant annet beskytter kunstnerisk frihet.

Eidsivating lagmannsrett: Berg-og-dalbanen «Il Tempo Extra Gigante» er ikke i strid med markedsføringsloven

Eidsivating lagmannsrett avsa 3.12.18 dom etter sin andre behandling av Il Tempo Gigante-saken. Etter at Høyesterett i sin dom av 15.11.17 la til grunn at berg-og-dalbanen «Il Tempo Extra Gigante» ikke innebar et inngrep opphavsretten Caprino Filmcenter hadde til filmbilen «Il Tempo Gigante» og at Caprino heller ikke hadde vern for filmtittelen «Il Tempo Gigante», var det bare markedsføringsrettslige og kontraktsrettslige spørsmål som gjensto. Eidsivating la her enstemmig til grunn at «Il Tempo Extra Gigante» ikke innebar en ulovlig etterligning av filmbilen i strid med markedsføringsloven § 30. Hunderfossen eller Aukruststiftelsen opptrådte heller ikke illojalt i strid med markedsføringsloven § 25 ved å inngå avtale om berg- og dalbane basert på Aukrusts tegninger. Denne avtalen var heller ikke i strid med lojalitetsplikten som forelå i tidligere kontraktsforhold mellom Hunderfossen og Caprino og Aukrustsenteret og Caprino.

Foto: Paul Kleiven, NTB Scanpix

Bakgrunnen for og faktum i saken tør være kjent for de fleste av Immaterialrettstrollets lesere, men de som trenger en oppfriskning kan lese innledningen til innlegget om Høyesteretts dom fra i fjor.  

Høyesterett satte med sin dom punktum for den opphavsrettslige delen i saken ved å slå fast at berg-og-dalbanen «Il Tempo Extra Gigante» ikke innebar et inngrep opphavsretten Caprino Filmcenter hadde til filmbilen «Il Tempo Gigante», og at Caprino heller ikke hadde vern for filmtittelen «Il Tempo Gigante». Høyesterett avsa imidlertid ikke dom på realiteten i saken, men nøyet seg med å oppheve lagmannsrettens dom. De opphavsretttslige anførslene ble imidlertid ikke videreført for lagmannsretten. Dette innebærer at disse er rettskraftig avgjort i og med Sør-Gudbrandsdals tingretts dom av 16.10.2015 (omtalt av IP-trollet her). 

Lagmannsrettens dom 

Dette etterlot anførslene om at «Il Tempo Extra Gigante» innebar en ulovlig etterligning av filmbilen i strid med markedsføringsloven § 30 og at Hunderfossen og Aukruststiftelsen opptrådte i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25 og lojalitetsplikten i kontrakt ved å inngå avtale om berg- og dalbane basert på Aukrusts tegninger.

Markedsføringsloven § 30 forbyr bruk av etterligninger som i næringsvirksomhet dersom disse anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og fører med seg fare for forveksling. Det måtte i vurderingen måtte, på samme som i den opphavsrettslige vurderingen, skilles mellom hva som kan tilbakeføres til Kjell Aukrusts originalverk og hvilke endringer og tillegg Sandemose/Caprino har tilført originalverket. Høyesterett hadde lagt til grunn at Aukrust hadde opphavsrett til tegning B av filmbilen, og at Caprinos opphavsrett var begrenset til den «kunsthåndverksmessige utformingen» av modellen av filmbilen. Berg-og-dalbanen «Il Tempo Extra Gigante» hadde derimot et «industrielt» og «plastikkartet» preg, som ikke gjenfinnes i modellen av filmbilen. De likhetstrekk som finnes mellom berg- og dalbanen og filmbilen skyldes at de begge er basert på av Kjell Aukrusts tegning av «Il Tempo Gigante» (s. 11-12). Det forelå derfor ingen etterligning av filmbilen som må anses som en urimelig utnyttelse av Caprinos innsats eller resultater og som fører med seg forvekslingsfare etter mfl. § 30. 

«Il Tempo Gigante» - Tegning B

Markedsføringslovens § 25 forbyr handlinger som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende i mellom. Lagmannsretten la til grunn at Hunderfossen og Caprino hadde hatt et omfattende samarbeid etter åpningen av parken i 1984. Dette samarbeidet hadde imidlertid gradvis blitt mindre og besto mot slutten i praksis bare av at en fullskalamodell av «Il Tempo Gigante» sto utstilt i parken. Frem til 2011 var det riktignok forhandlinger om forbedret eksponering av filmbilen, blant annet i form av et «Reodors verksted». Etter at Caprino endelig hadde avsluttet disse forhandlingene i begynnelsen av 2011, tok Hunderfossen kontakt med Aukruststiftelsen og dette endte etter hvert i avtalen om bygging av berg-og-dalbanen «Il Tempo Extra Gigante». 

Det omfattende samarbeidet mellom Caprino og Hunderfossen lå om lag 10 år tilbake i tid, og lagmannsretten kunne da ikke se at det var i strid med god forretningsskikk etter mfl. § 25 å inngå avtale med Aukruststiftelsen. Dette ble ikke endret av at det hadde vært noe e-postkontakt i 2013 knyttet til muligheten for etablering av et «Reodors verksted» i tilknytning til filmbilen. Hverken Hunderfossen eller Aukruststiftelsen kunne etter dette anses å ha handlet i strid med god forretningsskikk.   

Den siste anførselen knyttet seg til plikten partene har til å opptre aktsomt og lojalt overfor hverandre i henhold til den ulovfestede læren om lojalitetsplikt i kontraktsforhold. På samme måte som ved vurderingen av om det forelå handlinger i strid med god forretningsskikk var det her sentralt at samarbeidet mellom Hunderfossen i praksis var avsluttet i desember 2003. Det forhold at først ble orientert om avtalen mellom Aukruststiftelsen og Hunderfossen i november 2013 kunne ikke anses å utgjøre brudd på den ulovfestede lojalitetsplikten, og det var heller ikke andre forhold som tilsa dette.

Aukruststiftelsen hadde på sin side orientert Caprino om at de planla å gi nye lisenser gjennom den såkalte «Remake-avtalen» fra 2003. Ut over dette forelå det ingen uttrykkelig plikt til å varsle om nye lisenser. I forbindelse med inngåelsen av avtalen med Hunderfossen hadde Aukruststiftelsen vært bevisst på – og lagt ned betydelig arbeid for – å sikre seg mot å at det ble begått inngrep i Caprinos rettigheter.  Aukruststiftelsen måtte da anses å ha forholdt seg lojalt til inngåtte avtaler, da det hverken kunne anses illojalt eller klanderverdig å utnytte egen opphavsrett innenfor de grenser åndsverkloven og markedsføringsloven setter, slik Aukruststiftelsen hadde gjort.

Dette innebar at hverken Hunderfossen eller Aukruststiftelsen hadde brutt sin lojalitetsplikt overfor Caprino. Hunderfossens anke over Sør-Gudbrandsdals tingretts dom ble derfor forkastet.

Immaterialrettstrollets betraktninger

«Il Tempo Gigante» - filmbilen

Vurderingen av om det foreligger en ulovlig etterligning etter mfl. § 30 bygger på en forutsetning om at det må noe mer til for at det skal foreligge en krenkelse av markedsføringsloven dersom man allerede har konkludert med at en etterligning ikke innebærer et opphavsrettsinngrep. På samme måte må det noe mer til for at det skal foreligge handlinger i strid med god forretningsskikk etter mfl. § 25 dersom man allerede har konstatert at det ikke foreligger noen ulovlig etterligning etter § 30. 

Høyesterett gir uttrykk for dette når det i Rt 1995 s. 1908 (Mozell) uttales om forholdet mellom daværende mfl. § 1 (nå: mfl. § 25) og lovens øvrige bestemmelser: «Selv om "generalklausulen" i markedsføringsloven § 1 supplerer lovens spesialbestemmelser, må det etter min mening vises forsiktighet med å anvende den på forhold av lignende karakter som omhandlet i spesialbestemmelsene når vilkårene etter disse ikke er oppfylt.» (I den senere avgjørelsen i Rt. 1998 s. 1315 (Iskrem) uttales det riktignok at generalklausulen «kan anvendes uavhengig av om tilfellet saklig sett også reguleres av en spesialbestemmelse». Dette kan imidlertid ikke legges til grunn som en generell regel.)

Utgangspunktet her er at Aukrustsenteret hadde opphavsrett til tegning B av filmbilen, og at Caprinos opphavsrett var begrenset til den «kunsthåndverksmessige utformingen» av modellen av filmbilen. For vurderingen etter mfl. § 30 innebærer dette at Aukrustsenteret i utgangspunktet fritt kan utnytte sin opphavsrett til filmbilen ved å gi Hunderfossen lisens til å bygge og drive «Il Tempo Extra Gigante». 

En plikt til å holde større avstand til filmbilen når man gir og utnytter nye lisenser enn det grensene for ens egen opphavsrett tilsier, må i så fall bygge på et annet grunnlag. Caprino anførte at en slik «variasjonsplikt» lå i de tidligere (kontrakts)forholdene mellom partene, noe lagmannsretten ikke finner sannsynliggjort. At lagmannsretten likevel går inn i en sammenligningsvurdering som mistenkelig minner om en opphavsrettslig inngrepsvurdering, må vel bare ses som et uttrykk for at man ønsker å være på den sikre siden. Men dette er strengt tatt en vurdering som allerede er gjort når Høyesterett konstaterer at det ikke forelå et opphavsrettsinngrep.

Ved vurderingen av om det foreligger brudd på god forretningsskikk eller ulovfestet lojalitetsplikt knyttet til kontraktsforholdet, knytter lagmannsretten (naturlig nok) drøftelsen nærmere til disse kontraktsforholdene. Det generelle spørsmålet om hvordan en lisensgiver må forholde seg når han gir flere lisenser til samme åndsverk er i seg selv interessant. I denne saken forsterkes det av at Hunderfossen som senere lisenstaker hadde et tidligere kontraktsforhold med Caprino som første lisenstaker. Slike forhold kan etter omstendigheten tilsi at lisensgiver og senere lisenstakere må holde en viss avstand til det første lisenstaker er gitt lisens til. 

Med det faktum Lagmannsretten legger til grunn, hvor de eldre avtaleforholdene var avsluttet flere år i forveien, og både Aukruststiftelsen som lisensgiver og Hunderfossen som senere lisenstaker har informert Caprino som tidligere kontraktspart om muligheten for nye avtaler, er det vanskelig å se at det skulle foreligge brudd på hverken god forretningsskikk eller lojalitet i kontraktsforhold i saken her.

Ryktene tilsier at Caprino ser for seg å anke dommen til Høyesterett. Siste ord er derfor muligens ikke sagt. Om Høyesterett skulle ta saken til behandling bør det likevel ikke være særlig tvil om resultatet, i alle fall om man ikke legger et vesentlig annet faktum til grunn.

Varemerkekurs: Former, farger og varemerker 12. desember

Kilde: Arroser CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons/Edit: JUS

Desember betyr ikke bare julehøytid, men også kurshøytid med en rekke IP-relevante kurs og seminarer helt frem mot juleferien. Den 12. desember holder et av IP-trollene (nærmere bestemt undertegnede) frokostseminaret "Former, farger og varemerker" i regi av Juristenes Utdanningssenter (JUS).

Kurset vil fokusere på de nærmere rettslige utgangspunktene for registrering av former, farger og andre egenskaper som varemerker, hva du i tilfellet beskyttes mot, og strategiske vurderinger ved valg mellom varemerkebeskyttelse og andre alternative beskyttelsesformer for produkters utseende. Temaet er særlig aktuelt på grunn av nylige relevante avgjørelser fra både norske domstoler og EU-domstolen, samt nytt varemerkedirektiv med påfølgende forslag til endringer i varemerkeloven.

Seminaret avholde på Juristenes Hus (Kristian Augusts gate 9) i Oslo onsdag 12. desember, med frokost og velkomstkaffe fra. kl. 08.00 og seminarstart kl. 08.30. Seminaret avsluttes ca. 10.15.

Påmeldingsfrist er onsdag 5. desember (denne uken) og kan gjøres via følgende lenke: https://www.jus.no/kurs-og-opplaering/frokostkurs-former-farger-og-varemerker/ 

Vi minner også om at du finner en oppdatert liste over årets og neste års IP-relevante kurs og foredrag i margen til høyre på forsiden.

HR-2018-2191-A: Høyesteretts har vurdert rekkevidden av vernetingsbestemmelsen i patentloven § 63

Høyesterett avsa 16.11.18 kjennelse om rekkevidden av patl. § 63 som tvungent verneting i patentsøker. Det prosessuelle spørsmålet som nå er avgjort av Høyesterett, er om Oslo tingrett er tvungent verneting for søksmål om rettigheter til et patent, der det ikke anføres at patentet er meddelt feil person. I likhet med både tingretten og lagmannsretten besvarte Høyesterett spørsmålet benektende.

Om faktum

Aker BioMarine Antartic AS (Aker) tok 15. september 2017 ut stemning mot Rimfrost Technologies AS (Rimfrost) ved Oslo tingrett. Søksmålet gjelder krav om overføring av meddelt patent knyttet til en metode for prosessering av krill. Patentet ble opprinnelig patentsøkt av Emerald Fisheries AS (Emeralds). I februar 2017 ble det åpnet konkurs i Emeralds, og konkursboet solgte patentrettigheten til Aker. Selskapet Rimfrost mener imidlertid at Emeralds allerede i 2012 overdro patentrettighetene til dem. I følge Rimfrost hadde konkursboet følgelig ingen rett til å overdra patentet til Aker – patentet skulle ikke vært en del av beslaget i det hele tatt.

Subsidiært mener Aker at de har en bruksrett til patentet. Det anføres at Rimfrost, etter å ha kjøpt patentet, ga Emeralds lov til å anvende den patenterte teknologien på en av sine trålere. Aker har kjøpt tråleren av konkursboet og mener bruksretten følger tråleren.

Basert på tingrettens gjengivelse av tvisten ser det altså ut til å være tale om en «klassisk» tredjemannskonflikt der både Rimfrost og konkursboet utleder sin rett til det meddelte patentet fra Emeralds. Med fare for å avdekke manglende ferdigheter i PowerPoint, kan konflikten skisseres slik:

Selv om det selvsagt er fristende å fortape seg i sakens rettighetskonflikter, eller tredjemannproblemene om du vil, er det vernetingsbestemmelsene i patentloven som er tema i det følgende. Konfliktens art ble imidlertid vektlagt både av tingretten og lagmannsretten da rekkevidden av vernetingsbestemmelsene skulle fastlegges.

Vernetingsbestemmelsene

Da Aker tok ut stevning ved Oslo tingrett, anførte Rimfrost nemlig at saken var reist for feil verneting, og at slike tvister ikke var omfattet av reglene om tvungent verneting i patentloven § 63 første ledd nr. 1 og nr. 4. Patentloven § 63 første ledd nr. 1, sier at Oslo tingrett er tvungent verneting for søksmål angående «retten til en oppfinnelse som det er søkt om patent på». Bestemmelsens nr. 4 sier at Oslo tingrett er tvungent verneting for «søksmål angående ugyldighetskjennelse eller overføring av patent, jf. §§ 52 og 53».

Av tingrettens vurdering fremgår det at Oslo tingrett tidligere har behandlet flere lignende tvister om rettigheter til patenter. Det forelå følgelig «en viss praksis for å forstå patentloven § 63 slik at den omfatter tvister om overdragelse av patent basert på eiendomsrett.» Etter en gjennomgang av rettskildebildet pekte imidlertid tingretten på at formålet bak patentloven § 63 var behovet for patentfaglig kompetanse og viktigheten ved ensartet behandling på et teknisk og avansert fagfelt. Etter tingrettens skjønn gjorde ikke dette formålet seg gjeldende i nærværende sak:

«Selv om patentrettslige regler og tekniske forhold kan utgjøre tolkningsmomenter i spørsmål om overdragelse av rettigheter til patenter, synes saken primært å reise kontraktsrettslige og dynamisk tingsrettslige problemstillinger.»

Når patentlovens bestemmelser om tvungent verneting ikke kom til anvendelse, og saksøkte har sitt hovedkontor i Herøy kommune, måtte saken henvises til Søre Sunnmøre tingrett.

Lagmannsretten kom til at ordlyden i bestemmelsen og rettskildebildet generelt ikke trakk i retning av noen bestemt løsning, og også her ble formålet bak bestemmelsen tillagt avgjørende betydning ved tolkningen av bestemmelsens rekkevidde.

«Et meddelt patent innebærer en beskyttet enerett til en bestemt oppfinnelse og et formuesgode på patenthaverens hånd. ... En tvist om retten til patentet, vil derfor kunne være fult ut regulert av alminnelig kontraktsrett, dynamisk tingsrett, arverett eller reglene om enkeltforfølgning og konkurs.»

For denne type konflikter mente lagmannsretten at de hensynene som begrunner regelen om tvungent verneting, ikke vil gjøre seg gjeldende.

Høyesteretts vurderinger

I likhet med tingretten så vel som lagmannsretten viste Høyesterett til NU 1963: 6 side 378, og fremhevet at formålet bak reglene om tvungent verneting var ønske om å bygge kompetanse og erfaring blant en «avgrensa krins» av dommere som igjen skulle føre til ensartet praksis på patentrettens område. Det ble videre vist til vernetingsreglenes rolle som «prosessuelle vegvisarar», og at ordlyden måtte ha stor vekt.

Naturlig språklig forståelse av § 63 første ledd nr. 1 utelukket etter Høyesteretts syn ikke tvister knyttet til meddelte patenter. Høyesterett fant imidlertid at lovgivers bruk av ordet «oppfinnelse» trakk i retning av at det var oppfinnerretten – retten til å søke patent etter patentloven § 1 – og tvister knyttet til denne retten som lovgiver hadde ment å regulere. I samme retning trakk naturlig forståelse av uttrykket «søkt patent på», som ifølge Høyesterett henspilte på en avgrensning i tid. Det ble videre vist til strukturen i patentloven § 63, og at dersom bestemmelsens første ledd nr. 1 også skulle gjelde for meddelte patenter, ville det foreligge en overlapp mellom bestemmelsens nummer 1 og nummer 4.

I vurderingen av patentloven § 63 første ledd nr. 4, var vurderingstema utledet av Høyesterett hvorvidt denne bestemmelsen bare gjaldt søksmål om overføring av patentet, begrunnet med at patentet var meddelt feil person, etter §§ 52 og 53. Etter patentloven § 52 første ledd kan patentet kjennes ugyldig dersom det er meddelt til en som ikke hadde oppfinnerretten etter patentloven § 1. Etter patentloven § 53 åpnes det imidlertid opp for at patentet istedenfor kan overføres til den som reelt sett hadde oppfinnerretten. Høyesterett kom til at ordet «overføring» i nr. 4 har en «bestemt og presis patentrettslig betydning», og at ordet måtte ses på som et alternativ til at patentet ble kjent ugyldig på bakgrunn av at det var meddelt feil person: «Vilkåret om «overføring» er såleis avgrensa til tilfella der grunnlaget for søksmålet er at Patentstyret har gjeve patentet til ein som ikkje hadde rett til oppfinninga».

Henvisningen i nr. 4 til patentloven §§ 52 og 53 innebar følgelig en reell avgrensning av bestemmelsens virkeområde. Ettersom det aldri hadde vært anført at patentet ikke skulle vært meddelt Emeralds, var tvisten utenfor anvendelses­området til patentloven § 63. Etter Høyeste­retts syn var påstands­grunnlaget til saksøker avtalerett, kontraktsrett, selskapsrett og dynamisk tingsrett.

Dette trollets bemerkninger

Høyesterett løste spørsmålet om rekkevidden til patentlovens § 63 gjennom en nøktern tolkning basert på bestemmelsens ordlyd, historikk og vernetingsbestemmelsens struktur. Både tingretten og lagmannsretten la så vidt dette trollet kan se, avgjørende vekt på at tvisten fremstod som en «ordinær» formuerettslig rettighetskonflikt der særskilt patentfaglig innsikt ikke var nødvendig. Tingretten pekte imidlertid på at «patentrettslige regler og tekniske forhold kan utgjøre tolkningsmomenter» i tvister som følge av overdragelser av patenter. Dette trollet føler seg nostalgisk og viser til Knophs formaning om at analogier fra «eiendomsretten … må dog trekkes med forsiktighet, hvis de ikke skal gjøre skade istedenfor gagn.» (Knoph, 1936, Åndsretten) Sett hen til patenters stilling som formuesgoder, er det kanskje mindre grunn til å vise tilbakeholdenhet med analogiseringen på de dynamiske konfliktene i dag, enn i 1936? Det spørsmålet får vi overlate til Søre Sunnmøre tingrett å svare på. Saken begynner 10. desember.

EU-domstolen i C-310/17 Levola Hengelo: Smaken av ost kan ikke anses som et opphavsrettslig beskyttet verk

EU-domstolen avsa den. 13.11.18 dom i sak C-310/17 Levola Hengelo. Det legges her til grunn smaken av ost ikke betraktes som et opphavsrettslig beskyttet verk, fordi slik smak ikke kan identifiseres tilstrekkelig presist og objektivt. 

Grunnlaget for saken var en tvist ved nederlandske domstoler mellom matvareprodusentene Levola Hengelo BV og Smilde Foods BV. Levola produserer smøreosten «Heksenkaas» eller «Heks’nkaas» (bokstavelig talt: «hekseost») med creme fraiche og urter, og anførte at smaken av denne var opphavsrettslig beskyttet og at Smildes ost «Witte Wievenkaas» innebar et inngrep i denne retten. Etter at Smilde var frifunnet i førsteinstans anket Levola, og ankedomstolen stilte deretter spørsmål til EU-domstolen om EU-retten var til hinder for at man i nasjonal rett opphavsrettsbeskyttet smaken av ost.

Artikkel 2-4 i infosoc-direktiv gir ulike former for eneretter knyttet til opphavsrettslig beskyttede «verk». Innholdet i dette verksbegrepet må derfor anses totalharmonisert innenfor rammene av direktivet (avsnitt 33). For at der skal foreligge et slikt verk må to vilkår være oppfylt: Frembringelsen må være original (avsnitt 36), og beskyttelsen er forbeholdt de deler av frembringelsen som er original (avsnitt 37). Verksbeskyttelse etter Bernkonvensjonen artikkel 2 nr. 1 er forbeholdt frembringelser på det kunstneriske, litterære og vitenskapelige området (avsnitt 39). Av WCT artikkel 2 og TRIPS artikkel 9 nr. 2 følger det videre at opphavsretten ikke beskytter  «ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such», jf. også C-406/10 SAS Institute (avsnitt 39).

Fra dette utleder EU-domstolen et krav om at et «verk» i infosoc-direktivet må kunne identifiseres tilstrekkelig presist og objektivt (avsnitt 40). Det stilles riktignok ikke krav til at dette uttrykket er permanent. Dette begrunnes dels i at myndighetene som skal overvåke beskyttelsen av enerettene og tredjemenn som kan tenkes å benytte slike frembringelser klart og presist skal kunne gjøre seg kjent med hvile frembringelser som er opphavsrettsbeskyttet (avsnitt 41). Dels begrunnes det i behovet for å fjerne ethvert element av subjektivitet i fastleggelsen av opphavsrettens gjenstand, da dette vil kunne skade rettssikkerheten.

Denne muligheten til å identifisere en frembringelse tilstrekkelig presist og objektivt er imidlertid ikke tilstede for smaken av matvarer (avsnitt 42). Til forskjell fra for eksempel litterære, kinematografiske og musikalske verk og billedverk, som utgjør et presist og objektivt uttrykk for opphavsrettens gjenstand, er smaken av en matvare i det vesentlige basert på subjektive sanse- og smaksopplevelser. En slik identifisering er heller ikke mulig å oppnå med tekniske midler som er tilgjengelige i dag. (avsnitt 43). Smaken av matvarer kan derfor ikke anses som et «verk» etter infosoc-direktivet, og medlemsstatene er derfor forhindret fra å gi slike frembringelser opphavsrettslig vern etter nasjonal rett (avsnitt 44 og 45).

Immaterialrettstrollets betraktninger

EU-domstolen legger på samme måte som Generaladvokaten (se IP-trollets gjennomgang av. hans anbefaling her), til grunn at smaken av matvarer ikke kan betraktes som opphavsrettslig beskyttede verk. Dette resultatet er på linje med to avgjørelser fra den franske Cour de cassation fra 2008 (Jean-Paul Gaultier Le Mâle) og 2013 (Lancôme), som legger til grunn at lukten av parfyme ikke kan opphavsrettsbeskyttes. Nederlandsk høyesterett la derimot til grunn i en avgjørelse fra 2006 til grunn at lukten av parfyme (Lancôme Trésor) i prinsippet ikke kunne utelukkes fra opphavsrettsbeskyttelse (se nærmere om saken her). Det var dette standpunktet som var opphavet til prosessen mellom Levola og Smilde for nederlandske domstoler.

At smaken av ost ikke kan opphavsrettsbeskyttet er et standpunkt dette immaterialrettstrollet – og vel også de fleste opphavsrettsjurister – kan gi sin fulle tilslutning til. Overraskende er det vel heller ikke at EU-domstolen anser direktivets verksbegrep som en fullharmonisering, slik at medlemsstatene er forhindret fra å legge et annet innhold i dette i nasjonal rett.

Det er imidlertid grunn til å stille spørsmål med EU-domstolens begrunnelse. EU-domstolen legger til grunn at frembringelser bare er beskyttet etter infosoc-direktivet dersom de anses som «verk» etter direktivet (avsnitt 34). Når verksbegrepet defineres som en frembringelse som er original, blander ikke EU-domstolen bare sammen kravet til at det må foreligge et «verk» og originalitetskravet, men reiser også tvil om verksbegrepet egentlig har et selvstendig innhold. Det vises riktignok verksdefinisjonen i Bernkonvensjonen 2 (1), men dette fremstår ikke som noe mer enn en overgang til den manglende idèbeskyttelsen i WCT og TRIPS (avsnitt 39). Man kan derfor stille spørsmål om EU-domstolen mener at alle originale frembringelser i prinsippet kan opphavsrettsbeskyttes. 

Det er heller ikke helt lett å få tak på EU-domstolens deduksjon av et krav til tilstrekkelig presis og objektiv identifisering fra opphavsrettens idé-uttrykk-dikotomi, slik denne har kommet til uttrykk i WCT artikkel 2 og TRIPS artikkel 9 nr. 2. Denne gir uttrykk for at uttrykk eller frembringelser som er beskrevet på et for abstrakt nivå er unntatt fra opphavsrettsbeskyttelse. Klassiske eksempler på slike «ideer» er litterære motiver og matematiske metoder.

Smak og for så vidt også lukt, er imidlertid ikke nødvendigvis «ideer» i denne forstand. Smak og lukt kanselvfølgelig beskrives på et så abstrakt nivå at man snakker om en idé, for eksempel «smaken av creme fraiche og urter». En smak kan imidlertid være langt mer konkret, for eksempel smaken av Coca Cola. Problemet er ikke at dette er et særlig abstrakt uttrykk. Problemet er at det er vanskelig å beskrive smaken som sådan annet enn som et sanseinntrykk hos den enkelte som smaker på produktet. 

En løsning på dette kan være å angi en smak eller en lukt som en kjemisk formel, eller en angivelse av hvordan man fremstiller produktet (for eksempel gjennom en oppskrift). I C-273/00 Sieckmann nektet EU-domstolen varemerkeregistrering av en lukt, som blant annet var presentert i form av en kjemisk formel, fordi dette ikke ble ansett som en tilstrekkelig presis og objektiv identifisering av lukten. Selv om EU-domstolen i Levola ikke direkte viser til C-273/00 Sieckmann (slik Generaladvokaten gjør), er det nærliggende at man vil legge det samme til grunn for opphavsrettsbeskyttelse av smak og lukt. Ved å uttale at det per i dag ikke teknologi som kan identifiseres smak og lukt tilstrekkelig presist og objektivt, åpner imidlertid EU-domstolen for at smak og lukt kan opphavsrettsbeskyttes når slik teknologi eventuelt blir tilgjengelig. 

Da er Generaladvokatens hovedbegrunnelse langt å foretrekke. Denne bygger på en form for familielikhetsargument: Frembringelser som bare kan oppleves med smak og lukt ligger såpass langt fra det som tradisjonelt har vært betraktet som opphavsrettslig beskyttede verk, at de ikke kan anses som åndsverk. Selv om denne også har svakheter (se nærmere i kommentaren til Generaladvokatens avgjørelse), kan disse langt på vei repareres ved å supplere med mer grunnleggende hensyn: Det finnes ikke noe dokumentert behov for en enerett til frembringelser som kan oppleves med lukt og smak. En slik begrunnelse ville ha gjort det klart at det er klare begrensninger knyttet til om en frembringelse kan anses som et opphavsrettslig beskyttet «verk». 

Et siste spørsmål er om dommen i C-310/17 Levola Hengelo innebærer at EU-retten nå stiller krav til fiksering av et opphavsrettslig beskyttet verk for at dette skal være beskyttet. Dette legges til grunn av flere kommentatorer (se blant annet her). Som det påpekes vil et slikt krav stå i et anstrengt forhold til Bernkonvensjonen artikkel 2 (2), som overlater det til medlemsstatene å avgjøre om de vil stille krav til fiksering av verket for å oppnå opphavsrettsbeskyttelse. Generaladvokaten presiserte riktignok uttrykkelig at tilnærmingen ikke innebærer et krav til fiksering (avsnitt 59), noe EU-domstolen ikke gjør.

Det er imidlertid grunn til å stille spørsmål ved om et krav til at en frembringelse må kunne identifiseres tilstrekkelig presist og objektivt nødvendigvis innebærer et krav til fiksering. Et eksempel i norsk rett på verk som likevel har vern selv om det ikke er fiksert, er et muntlig foredrag for tilhørere som er tilstede. Forklaringer fra tilhørerne om innholdet i foredraget vil her både kunne sannsynliggjøre at det foreligger et originalt verk og identifisere dette tilstrekkelig presist og objektivt. 

Første (retts)akt i konflikten mellom The Coca-Cola Company og O. Mathisen AS

Oslo tingrett har avgitt kjennelse i saken mellom brusprodusentene The Coca-Cola Company (Coca-Cola) og O. Mathisen AS (Mathisen). I dette innlegget gjennomgås kjennelsens kjernepunkter.

Den aktuelle tvisten oppstod da Mathisen lanserte sitronbrusen JALLASPRITE i februar 2018. Coca-Cola varslet samme måned om deres registrering av varemerket SPRITE og anførte at bruken av merket JALLASPRITE representerte et varemerkeinngrep. Etter en periode med dialog mellom partene som ikke førte frem, ba Coca-Cola Patentstyret om å gjennomføre en forundersøkelse av varemerket JALLASPRITE. Patentstyret fant at det forelå risiko for forveksling mellom Coca-Colas eldre merke SPRITE og merket JALLASPRITE. I etterkant av Patentstyrets uttalelse sendte Coca-Cola varsel om rettslig skritt, men gjentok et tidligere fremlagt forslag til minnelig løsning, som blant annet ville gi Mathisen 3 måneders utfasingstid. 

Merket slik det ble søkt registrert
Kilde: Patentstyret.no

Mathisen på sin side anførte at merket ikke krenket Coca-Colas varemerkerettigheter og svarte med å levere en varemerkesøknad for merket til Patentstyret. Dagen etter at varemerkesøknaden ble inngitt, tok igjen Coca-Cola forbindelse med Mathisen og gjentok at de ville ta saken til retten, men at tilbudet om utfasingstid stadig stod ved lag. Mathisen fastholdt at deres bruk av merket JALLASPRITE ikke utgjorde et inngrep, og anførte i tillegg at det i alle tilfeller ville være behov for en lengre utfasingstid. Dette ble begrunnet med at de hadde bestilt flere flasker som bar merket. 

Etter at Coca-Cola sendte søksmålsvarsel, informerte Mathisen i en avisartikkel om at de ville slutte å bruke merket JALLASPRITE, og endre navn på brusen til JALLA JALLAXXXXXX. Når det gjaldt de flaskene som bar det tidligere merket, ville Mathisen klistre den nye etiketten over merket. 

Da tingretten vurderte saken, hadde Mathisen stanset all distribusjon av flasker der merket JALLASPRITE var synlig. Coca-Cola fremla imidlertid dokumentasjon på at det var flasker i omsetning som bar merket, samt at det så sent som 31. oktober forekom noe markedsføring der merket var synlig. Tingretten måtte følgelig vurdere om bruken av JALLA JALLASPRITE, både med og uten dekkende etikett, var i strid med varemerkeloven § 4 og markedsføringsloven § 25, samt om det forelå sikringsgrunn. Endelig ble det vurdert om Mathisens salg av flasker som kun bar merket JALLA JALLAXXXXXX var i strid med markedsføringsloven § 25 bestemmelsene, og om det forelå sikringsgrunn.

Når det gjelder salg av flasker som bar merket JALLA JALLASPRITE, la retten til grunn at Mathisen hadde stanset all distribusjon, og at de forut for rettssaken hadde hentet tilbake 90-95 % av flaskene som bar merket. Mathisen dokumenterte også at de hadde bedt kundene sine slutte å selge flasker med det aktuelle merket. Tingretten kom til at Mathisens handlinger ikke gjorde det nødvendig med midlertidig sikring ettersom forføyningskravene i det vesentlige ble ansett som oppfylt. Heller ikke for flaskene der merket JALLA JALLASPRITE ikke var synlig, fant retten at det forelå sikringsgrunn. Dette ble blant annet begrunnet med at faren for at noen ville skrape av etiketten var marginal, og ikke nødvendiggjorde sikring. 

Den endrede etiketten - Jalla JALLAXXXXXX
Foto: O. Mathiesen

Retten kom imidlertid til at bruken av JALLA JALLAXXXXXX var i strid med markedsføringsloven § 25, og at det dermed forelå et krav i henhold til tvisteloven § 32-1 tredje ledd. Videre fant tingretten under tvil at det forelå sikringsgrunn etter tvisteloven § 34-1. 

I vurderingen av om Coa-Cola hadde sannsynliggjort et krav, pekte retten på at det ikke var noen likhet mellom Coca-Colas merke SPRITE, og Mathisens merke JALLA JALLAXXXXXX. Merkene kunne således i utgangspunktet ha blitt brukt side om side, uten at det ville foreligget forvekslingsfare. Coca-Cola anførte imidlertid at Mathisens merke nå fremstod som sensur av det tidligere merkeelementet SPRITE, og at bruken spilte videre på dette. Retten påpekte at det var situasjonen slik den fremstod på avgjørelsestidspunktet, som var det avgjørende, og formulerte det rettslige vurderingstema som om Mathisens bruk av merket i lys av sakens historikk og Mathisens uttalelser om navnevalget, representerte et brudd på god forretningsskikk.

I denne vurderingen påpekte retten at tvisten mellom partene hadde blitt gjenstand for medieoppmerksomhet, og at det sentrale budskapet i oppslagene var at den store aktøren Coca-Cola «tok grep» mot den lille lokale aktøren. Videre verserte det også et bilde i media av en av Mathisens flasker med lapp der det stod «SAKSØKT» over flaskens etikett. Slik retten vurderte medieoppslagene, innebar disse en stor reklamegevinst for Mathisen, mens Coca-Cola på sin side fremstod som den store og lite rause aktøren med dertil negativ publisitet som konsekvens. 

Et av Coca-Colas varemerker
Kilde: Patentstyret.no

Videre trakk retten frem at styreformannen hos Mathisen i et intervju uttalte at X`ene i det nye merket erstattet hver bokstav i det tidligere merkeelementet SPRITE. Etter rettens syn kunne det da ikke hjelpe at han i ettertid ga uttrykk for at navnevalget var gjort av andre grunner. Det avgjørende for retten var at X`ene ble satt i sammenheng med merket SPRITE, og at det ble skapt en assosiasjon om at navnet peker tilbake på SPRITE, og at det er det som egentlig skulle stått der. 

Retten fant dernest at Mathisen hadde brukt konflikten – og medias dekning av denne –  strategisk, og brukt Coca-Colas forsvar av egen varemerkerettighet som en mulighet for publisitet på bekostning av motparten. Samlet sett representerte Mathisens handlinger brudd på god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25, og retten kom derved til at Coca-Cola hadde sannsynliggjort at de hadde et krav.

Når det gjelder sikringsgrunn, var retten i tvil, men kom til at det var nødvendig å nekte Mathisens bruk av merket for å avverge vesentlig skade eller ulempe, jf. tvisteloven § 34 (1) bokstav b. Tvilen knyttet seg til om vesentlighetskravet i bestemmelsen var oppfylt. Det ble vist til at Mathisen er en liten aktør. Retten kom imidlertid til at selv små aktørers adferd kan ha stor skadevirkende effekt rent omdømmemessig, men kanskje enda viktigere at mindre aktørers bruk av andres merker representerer en påbegynt degeneringsprosess. 

Dette trollets vurderinger

I vurderingen av forvekslingsfaren mellom merket JALLA JALLSPRITE og SPRITE, pekte retten på at Mathisens tilbud om å bøte på forvekslingsrisikoen ved å opplyse om at det ikke var noen kommersiell forbindelse mellom Mathisen og Coca-Cola «på plakater o.l.» til en viss grad ville avhjelpe faren for forveksling. Etter dette trollets vurdering fremstår dette som noe naivt fra tingrettens side. Det som skal vurderes i en sak om forvekslingsfare der det er vareidentitet, er merkene slik de fremstår for gjennomsnittsforbrukeren i den aktuelle omsetningssituasjonen. Hva som for øvrig fremgår av plakater eller markedsføringsmateriell i butikken, bør være denne vurderingen uvedkommen. 

Kilde: Stortinget.no

Når det gjelder rettens vurdering av markedsføringsloven og bruken av merket JALLAXXXXXX, kan det spørres om retten ikke går vel langt når de finner at Mathisen strategisk har benyttet konflikten, og at media syntes å være systematisk brukt for å få publisitet. Det at oppslagene sett som helhet har medført positiv publisitet for Mathisen, og omdømmetap for Coca-Cola kan like gjerne være resultat av journalistens preferanser og vurderinger. At en lokal sak som denne, er blitt plukket opp av de større mediehusene kan han vel heller ikke Mathisen måtte ta ansvar for. Det er imidlertid ikke tvilsomt at små aktører kan gjøre uopprettelig skade på andres varemerker gjennom omdømmetap eller generisk bruk som igjen kan lede til degenering. Mathisens bruk av merkeelementet SPRITE er videre utvilsomt en krenkelse av Coca-Colas eldre varemerkerettighet, og det kan anses som uheldig dersom de slapp unna med å spille videre på denne krenkelsen. Kjennelsen er således et tydelig signal om at også de mindre aktørene må holde seg innenfor lovens rammer og respektere etablerte aktørers rettigheter. 

Den 30. og 31. oktober gikk det årlige patent-, varemerke- og designrettskurset av stabelen i Larvik

Kilde: Juristenes Utdanningsenter

Den 30. – 31. oktober ble Det årlige patent-, varemerke- og designsrettskurset avholdt i Larvik – årets faglige- og sosiale arena for de av oss som arbeider med patent-, varemerke- og designrett (sagt med JUS' egne ord).

Tradisjonen tro sto oppdatering på de ulike rettsområdene sentralt også i år. Første kursdag ble innledet med en oppdatering innenfor varemerke- og designretten av Camilla Vislie (Thommessen). I tillegg til en gjennomgang av sentral praksis fra året som har gått, pekte Vislie på forestående endringer i varemerkeloven. Et av temaene som ble nevnt, var partsforholdet i saker om innsigelse og administrativ overprøving som innebærer at en registrert rettighet oppheves, hvor forslaget er at staten ikke lenger skal være motpart ved etterfølgende domstolsprøving. Disse IP-trollene er enig i at dette fremstår som en viktig endring, også for varemerkesaker. Den gamle ordningen har blant annet blitt kritisert for å medføre at det offentlige kjemper private parters sak. Et annet og kanskje vel så viktig element, er at en privat part blir satt på sidelinjen i en sak der de presumptivt har minst like store interesser som staten.

Deretter tok Ingvild Hanssen-Bauer (Kvale) over talerstolen for å gi en oppdatering av patentretten. Året som har gått har gitt oss flere spennende rettssaker, blant annet Oslo tingretts avgjørelse i den såkalte Neodrill-saken (omtalt av IP-trollet her). Hanssen-Bauer ga oss også siste nytt om Unified Patent Court (UPC), der status er at Storbritannia ratifiserte avtalen i april i år slik at det nå er 11 land som har ratifisert avtalen. Det er imidlertid fremdeles usikkert hva som skjer i Tyskland, som foreløpig ikke har ratifisert avtalen.

Det var fullt hus i Larvik, med over hundre påmeldte deltakere
til årets kurs. Foto: Kristine Juell Johnsen

Oppdateringen fra patentretten ble etterfulgt av et innlegg av Rune Opdahl (Wiersholm) om rettslige utfordringer i møtet mellom startups og etablert næringsliv. Det siste året har vært preget av flere tvister mellom slike selskaper (blant andre Hipdriver/Telenor-saken og den nevnte Neodrill-saken), og Opdahl stilte spørsmål ved medienes fremstilling av store selskaper som stjeler ideer fra de små. Under henvisning til saker som Oslo tingretts avgjørelse av 25. oktober 2017 (Union Design mfl. mot Artisti AS mfl. og avgjørelse av 23. juni 2011 (Hadeland Glassverk mot Finn Schjøll) stilte Opdahl videre spørsmålet om det er grunnlag for å konstatere en skjerpet aktsomhetsnorm for de store, etablerte selskapene eller om det egentlig kun dreier seg om (menneskelig) sympati med den lille aktøren. Etter tilløp til debatt i salen, var det tilsynelatende enighet om at det å være stor alene ikke skulle kunne brukes mot en, men at de store selskapene basert på praksis hadde grunn til å praktisere åpenhet når de gikk i samtaler om potensielle samarbeid med gründere. Dette temaet er trolig ikke ferdigdebattert, og vi venter spent på fortsettelsen.

Første kursdag besto videre av et foredrag om medvirkning til inngrep av Ida Elisabeth Gjessing. I tillegg holdt Lill Anita Grimstad fra KFIR og Eirik Basmo Ellingsen (BAHR) ett innlegg om praktisk klagebehandling for KFIR, mens Per A. Foss – direktør i Patentstyret – fortalte om Patentstyrets strategi og planer fremover.

Martin B. Rove i aksjon.

Foto: Julius Berg Kaasin

Etter middag med etterfølgende runder i hotellbaren (ifølge minst ett av disse immaterialrettstrollene som vanlig kursets ubestridte høydepunkt!), var det tidlig onsdag morgen klart for den høytidelige IP-quizen og oppdatering av etterligningsvernet (mfl. §§ 25 og 30) ved Martin B. Rove (Selmer). Rove trakk frem flere interessante avgjørelser fra domstolene og NKU, samt noen saker fra tilsvarende området i svensk, dansk og britisk rett. Av særlig interesse i år vil disse immaterialrettstrollene trekke frem den såkalte Ostepop-saken og saken mellom Beckman og Magic Store.

Richard Westman (Advokatfirman Vinge AB) fulgte deretter passende opp med en sammenligning av de grunnleggende prinsippene i markedsføringsretten næringsdrivende mellom i de nordiske landene. Westman pekte på at selv om flere av landene bygger på de samme rettstradisjonene og tankesett (opprinnelig inspirert av engelsk og tysk rett), så er det flere store forskjeller. Eksempelvis pekte Westman på at bestemmelsen om «vilseledande efterbildningar» i svensk rett (marknadsföringslagen § 14, parallellen til den norske mfl. § 30) stiller krav om at et produkt må være kjent eller ha særpreg for å nyte vern mot etterligninger.

Kurset ble rundet av ved Ian Kenworthy og Katrine Malmer-Høvik (begge SANDS) som foreleste om etiske utfordringer som kan oppstå i en IP-prosess. Kenworthy og Malmer-Høvik fokuserte særlig på problemstillinger knyttet til hvilke forutsetninger som bør være på plass dersom en advokat velger å ta på seg å føre en sak om immaterielle rettigheter, samt advokatens muligheter til å trekke seg fra et oppdrag (eksempelvis fordi klienten har tilbakeholdt opplysninger eller forutsetningene for saken endres på annen måte), særlig tett opp mot hovedforhandling.

Alt i alt var disse immaterialrettstrollene fornøyde med årets oppdateringskurs, og ser allerede frem til neste års kurs. For de som ikke klarer å døyve kursabstinensene så lenge, er det bare å korte ned ventetiden med Det årlige opphavsrettskurset i Sandefjord 14. – 15. mars neste år.

Julius & Kristine

EU-domstolen i C-149/17 Bastei Lübbe: Ingen unnskyldning i inngrepssaker at flere bruker samme IP-adresse

Familiens router som skjold?
Kilde: Good Free Photos

Er det et godt nok forsvar mot en anklage om ulovlig tilgjengeliggjøring av et åndsverk at aktiviteten har skjedd bak en IP-adresse som også flere andre benytter seg av? EU-domstolen fikk forelagt dette spørsmålet fra Landgericht i München. Sak C-149/17 dreide seg om en lydbok som var blitt delt av en privatperson via et peer-to-peer nettverk (som for eksempel BitTorrent). Rettighetshaveren, Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, fikk hentet ut identiteten til eieren av internettabonnementet som brukte IP-adressen når lydboken ble delt.

I førsteinstansen i Tyskland benektet den påståtte inngriperen at han var ansvarlig for krenking av opphavsretten, og viste til at også hans foreldre brukte den aktuelle IP-adressen. Det var altså ikke nødvendigvis han som hadde delt lydboken. Det ble ikke lagt frem bevis som underbygget at en av foreldrene faktisk hadde lastet opp boken snarere enn den anklagede eieren av abonnementet. I internettfora for nettpirater er dette et vanlig poeng å ta opp – en IP-adresse kan ikke vise hvilken fysisk person som sto for den aktuelle opplastingen og påstås derfor å være utilstrekkelig som bevis for hvem som står bak inngrepet. Førsteinstansen var enig, og frikjente den påståtte inngriperen.

Ankeinstansen var i tvil, og forela spørsmålet for EU-domstolen. Bevisbyrden lå i utgangspunktet på den som påstår at noen er ansvarlig for et inngrep. Imidlertid fantes det også tysk rettspraksis som ga eieren av et internettabonnement et visst ansvar for å opplyse saken. Dette ansvaret kunne oppfylles ved å forklare at også andre brukte internettilkoblingen. Det ble ikke krevd at man ga ytterligere informasjon om disse andres bruk av Internett, idet det ville stride mot retten til respekt for familielivet, jf. for eksempel Den europeiske unions charter om grunnleggende rettigheter artikkel 7.

EU-domstolen kom til at et slikt forsvar ikke var kompatibelt med medlemslandenes forpliktelser etter Artikkel 3(1) i Infosoc-direktivet. Domstolen tar utgangspunkt i at Infosoc-direktivet slår fast er mål om "high level of protection" for opphavsretten. Artikkel 8 i direktivet, som forplikter medlemslandene til å tilby tilstrekkelige sanksjonsmuligheter måtte tolkes i lys av dette. Det ble også vist til håndhevelsesdirektivets bestemmelser. Dette måtte imidlertid balanseres mot retten til privat- og familieliv. Dersom man av respekt for familie- og privatlivet skulle tillate at en mulig inngriper ville gå fri fordi man ikke kan tvinge ham til å redegjøre for aktivitetene i familien, ville dette føre til at rettighetshaveren sto uten noen effektive sanksjonsmyndigheter. Den tyske regelen kunne derfor ikke opprettholdes. Domstolen legger til at dersom man i en situasjon som denne for eksempel kunne holde eieren av internettilkoblingen ansvarlig for inngrepet dersom ikke annen informasjon ble fremlagt ville hensynet til rettighetshaverne være tilstrekkelig ivaretatt.

Avgjørelsen har neppe noen vesentlig betydning for utfallet av saker i norske domstoler. Selv om vi også i Norge beskytter familielivet, blant annet under bevisfritaksregelen i § 22-8, vil en norsk domstol etter en fri bevisvurdering neppe akseptere en teoretisk mulighet for at to andre familiemedlemmer kan ha utført inngrepet. Avgjørelsen bekrefter likevel den strenge linjen for håndheving av immaterielle rettigheter fra domstolens tidligere avgjørelser, se for eksempel sak C-580/13 Coty.