Individuell pantsettelse av patenter - nye muligheter, men også noen utfordringer

I morgen, det vil si den 1. juli 2015, trer lov om endringer i patentloven m.m. (pant i patenter og plante­foredler­retter) i kraft. Dette er en lovendring som det er knyttet en del forventninger til da den åpner for særskilt pantsettelse av patenter, patent­søknader og plante­foredler­retter, og ikke kun som deler av et drifts­tilbehørs­pant.

Mange av de potensielt positive effektene som en slik adgang vil gi, er alt blitt nevnt av andre. (Se f.eks. kommentarer fra  Berg Kaasin og Steine (Selmer) og  Andreas Sætre Hanssen (Onsagers)). 

Immaterialrettstrollet går sine egne veier, og selv om også trollet i utgangspunktet er positivt innstilt til endringen, så vil trollet helle litt malurt i begeret ved å påpeke noen fremtidige utfordringer.

Det er en kjent problemstilling at underpantsatte formuesgoder er en sikkerhet som det ofte kan være vanskelig å ha kontroll over. Dette gjelder ikke minst dersom et og samme formuesgode gjøres til gjenstand for flere ulike former for underpantsettelse der en av disse innebærer en form for tingsinnbegrepspant, slik som f.eks. et driftstilbehørspant. Denne usikkerheten, og ønsket om å unngå rettighetskollisjoner, var medvirkende årsaker til at panteloven inneholder en uttrykkelig bestemmelse i § 3-4(4) som ekskluderer en rekke formusgoder som kan pantsettes særskilt fra driftstilbehørspantet. Bestemmelsen lyder:

«Panterett i driftstilbehør omfatter ikke tilbehør i fast eiendom, jf. § 2-2 første ledd bokstav c, og heller ikke ting som kan pantsettes etter §§ 3-3, 3-8. 3-9 eller 3-10»

En tilsvarende løsning ble foreslått i utredningen men ble ikke tatt til følge i den videre behandlingen av saken. Rettstilstanden etter lovendringen vil derfor bli at patenter både kan pantsettes særskilt, samt som en del av et driftstilbehørspant. Eventuelle rettighetskollisjoner forutsettes å reguleres av en ny § 44a. Det skal bli spennende å se hvordan dette vil gå seg til i praksis.

En annen nyvinning ved lovforslaget er at Patentstyrets registre er gitt en langt større grad av rettslig troverdighet enn det som tidligere har vært tilfellet. Det blir spennende å se hvordan Patentstyret vil håndtere dette. De som kjenner til Patentregisteret vet nemlig at dette ikke er et rettighetsregistrer som nødvendigvis er representativt for de underliggende rettighetsforhold.

Nytt nummer av NIR (3/2015)

Årets tredje nummer av Nordisk Immaterielt Rättsskydd (3/2015) er nå tilgjengelig.

Nummeret inneholder artikler om «Balancing Patent Scope with a Focus on Emerging Technologies» av Pia Björkwall; «Beskyttede geo­grafiske betegn­elser og oprindelses­­betegn­elser. Beskyttelses­­omfang og konflikter med vare­mærker i dansk og EU-praksis» av Fabio Pezzo­lato; «Om det icke-existerande eller harmoniserade parodiundantaget i svensk upphovsrätt On the Non Existing or Harmonised Parody Exception in Swedish Copyright Law» av Erik Ficks og en oversikt over «Danske domme på patent- og brugsmodelområdet fra år 2008–2014 (1. halvår)» av Nicolaj Bording og Nicolai Lindgreen.

«With great power comes great responsibility» - U.S. Supreme Court avstår fra å bruke sine superkrefter: Ingen royalties etter patenttidens utløp for tidligere innehaver av patent på Spider-Mans «web shooters»

U.S. Supreme Court avsa 22.6.2015 dom i Kimble v. Marvel Entertainment, LLC, hvor man opprettholdt et tidligere prejudikat – Brulotte v. Thys Co. – hvor det ble lagt til grunn at det ikke er anledning til å kreve royalties for utnyttelse av en oppfinnelse etter patenttidens utløp.

Stephen Kimble fikk med prioritet fra 1990, meddelt patent på et leketøy som, på samme måte som Spider-Mans «web shooters» skyter ut «spindelvev» (i realiteten en form for skum satt under trykk) fra en persons håndledd.

Marvel Entertainment, som er innehaver av rettighetene til tegneseriefiguren Spider-Man, begynte etter hvert å selge sin egen «Web Blaster», som fungerte på samme måte som Kimbles oppfinnelse. Marvel inngikk til slutt en avtale med Kimble, hvor Marvel fikk overdratt Kimbles patent mot en engangsutbetaling på om lag $ 500.000 og 3% royalty på fremtidig salg av «Web Blaster» og tilsvarende produkter. Det ble ikke satt noen sluttdato for avtalen.

Da patenttiden løp ut stoppet imidlertid Marvel Entertainment utbetalingene. Kimble gikk til sak for å få utbetalt royalties også etter utløpet av patenttiden, men tapte i to instanser. Flertallet i Supreme Court, anført av dommer Kagan, kom til samme resultat, i et votum med flere superheltreferanser:

«Patents endow their holders with certain superpowers, but only for a limited time. In crafting the patent laws, Congress struck a balance between fostering innovation and ensuring public access to discoveries. While a patent lasts, the patentee possesses exclusive rights to the patented article – rights he may sell or license for royalty payments if he so chooses.» (slip. op. s. 3)  

US Patent 5072856 A

Når patenttiden er utløpt står patenthaver imidlertid tilbake som en vanlig mann uten superkrefter. Han kan da heller ikke lengre kreve betalt for utnyttelsen av oppfinnelsen. Dette var lagt til grunn i Supreme Courts avgjørelse Brulotte v. Thys Co., hvor det uttales at «a patentee's use of a royalty agreement that projects beyond the expiration date of the patent is unlawful per se». (379 U.S. 32, kursivert i orig.) 

Dette ble begrunnet i at den amerikanske patentloven fastsatte en begrenset lengde for patentvernet, og at en forpliktelse til å betale royalties ut over denne perioden ville innebære «[a] conflict with patent law’s policy of establishing a «post-expiration ... public domain» in which every person can make free use of a formerly patented product» (slip. op. s. 5) Begrunnelsen er i realiteten konkurranserettslig (basert på såkalt patent misuse), idet patenthaver gjennom en avtale om betaling av royalties etter patenttiden skaffer seg en sterkere posisjon i markedet på grunnlag av den eneretten patentet gir ham en han ellers ville ha hatt.

Flertallet erkjenner imidlertid at slike avtaler kunne ha visse fordeler, særlig for lisenstaker, som dermed i større grad kan fordele betalingen royalties over en lengre periode og for eksempel gjøre disse avhengig av salg og lignende, fremfor å måtte betale hele lisensbeløpet med en gang eller i løpet av patenttiden. (slip. op. s. 5)

Flertallet erkjenner også at det ville være mulig å komme rundt et slikt forbud mot å kreve royalties etter utløpet av patenttiden, for eksempel ved å beregne royalties på grunnlag av salg i patenttiden, men forlenge plikten til utbetaling i en lengre periode ut over denne. (slip. op. s. 6)

Marvels "Web Blaster"

Selv om det derfor var gode grunner for å fravike Burlotte, var flertallet likevel tilbakeholdne med å anvende sine egne superkrefter. Det ble fremhevet at den amerikanske prejudikatslæren (stare decisis) nødvendigvis forutsatte at man opprettholdt gale avgjørelser. Dette gjaldt særlig avgjørelser som direkte angikk lovtolkning, da lovgiver i disse tilfellene var nærmest til å endre loven. I slike tilfeller bør domstolen være tilbakeholden med å fravike eldre avgjørelser. («En kræftbyld av igår den kan du trygt la skjære. Men er den mæt av år bør helst du la den være.» som Peter Wessel Zapffe så pent har sagt det.) Eller i mer moderne språkdrakt - «With great power comes great responsibility»:

«What we can decide, we can undecide. But stare decisis teaches that we should exercise that authority sparingly. Cf. S. Lee and S. Ditko, Amazing Fantasy No. 15: «Spider- Man» p. 13 (1962) («[I]n this world, with great power there must also come – great responsibility»). Finding many reasons for staying the stare decisis course and no «special justification» for departing from it, we decline Kimble’s invitation to overrule Brulotte.» (slip. op. s. 18, kursivert i orig.)

Mindretallet, dommerne Alito og Thomas og justitiarius Roberts, la derimot til grunn at avgjørelsen i Brulotte ikke var basert på en tolkning av patentloven, men snarere på en økonomisk teori som senere var tilbakevist. Når avgjørelsen i tillegg grep inn i partenes avtalefrihet, var det ingen grunn til å opprettholde denne som et prejudikat.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Elena Kagan - nå også kjent som Oracle?

Ved første øyekast virker avgjørelsen fornuftig. Vernetiden for et patent er begrenset, blant annet fordi incentivene som er nødvendig for å frembringe nye oppfinnelser bare tilsier at patenthaver gis enerett i en denne perioden. Patenthaver bør da ikke kunne forlenge denne gjennom avtale. Ved nærmere ettersyn er imidlertid en absolutt regel om at det ikke er anledning til å kreve royalties for utnyttelse av en oppfinnelse etter patenttidens utløp en dårlig regel. Den omstendighet at det i praksis er mulig å avtale seg rundt et forbud mot å innkreve lisens etter patenttidens utløp, tilsier alene at en slik regel ikke bør oppstilles. Regelen blir da bare en felle for lisensgivere som ikke er klar over regelen (slik tilfellet var i Kimble v. Marvel).

Det er heller ikke vanskelig å ha sympati for mindretallets standpunkt om at det er liten grunn til å opprettholde dårlige avgjørelser ved å dytte dette ansvaret over på lovgiver, i alle fall når det – som her – ikke er snakk om lovtolkning, men en domstolskapt regel. Det kan vel også påpekes at Supreme Court har hatt et ganske liberalt forhold til egne tidligere avgjørelser i patentretten for øvrig. (Et poeng som understrekes med vel bred penn av IPWatchdog) 

Fra et norsk ståsted er det heller ingen grunn til å oppstille en absolutt regel om at det ikke kan kreves lisens etter utløpet av patenttiden. Selv om utgangspunktet er at en oppfinnelse fritt kan utnyttes etter utløpet av patenttiden, kan ikke dette forhindre at partene avtaler at det skal betales vederlag også for utnyttelse som finner sted etter patenttidens utløp. Hensynet til avtalefriheten tilsier at partene selv bør kunne vurdere seg i mellom om tilgang til oppfinnelsen i patenttiden også er verdt å betale lisens også etter utløpet av denne.

Spider-ManPig

Dersom avtalen utvikler seg i svært negativ retning for lisenstaker i løpet av patenttiden, eller patenthaver på grunn av sin stilling som enerettshaver har vært i stand til å presse frem vilkår som er særlig tyngende for lisenstaker, vil avtalen eventuelt kunne lempes eller kjennes ugyldig etter avtaleloven § 36. 

Dersom avtalen er resultatet av at patenthaver har en stilling på markedet som gjør at han er i stand til å diktere urimelige vilkår, vil innkreving av lisens etter patenttidens utløp etter omstendighetene også kunne anses som misbruk av dominerende stilling etter konkurranseloven § 11. Dersom patenthaver oppstiller slike vilkår for å gi lisens, vil det også etter omstendighetene kunne meddeles tvangslisens etter patentloven § 49.

Vigeland til EFTA-domstolen

Varemerkesøknad
201207491A

Oslo kommune søkte i 2013 om varemerkeregistrering av om lag 90 gjengivelser av Gustav Vigelands kunst, blant annet «Sinnataggen» og flere avbildninger av deler av utsmykningen på støpjernsporten ved inngangen til Frognerparken.

Da mange av sakene stilte lignende spørsmål, ble syv av sakene avgjort av Patentstyret og deretter påklaget til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). De øvrige sakene ble satt i bero inntil de påklagede sakene er endelig avgjort.

Patentstyret har i hovedsak tillatt registrering i klasser hvor utnyttelsen av avbildningene som kunstverk er mer perifer, men nektet registrering i klasser som innebærer en mer direkte utnyttelse av de aktuelle kunstverkene. For registreringen av svart-hvitt-bildet av Sinnataggen innebærer dette for eksempel at merket blant annet er tillatt registrert i klasse 28 for spill og leketøy, men blant annet nektet registrert i klasse 6 for varer av uedelt metall, klasse 14 for varer av edle metaller og klasse 16 for papir og trykksaker. Dersom dette blir opprettholdt vil dette innebære at Oslo kommune blant annet ikke får enerett til å selge statuetter og postkort av Sinnataggen.

Det skal bemerkes at Oslo kommune også har søkt registrert flere merker som gjengir Edvard Munchs malerier, blant annet «Skrik» og «Vampyr». Disse sakene reiser tilsvarende spørsmål, og der derfor også satt i bero inntil de øvrige sakene er endelig avgjort.

KFIR har nå kommet til at de vil benytte seg av adgangen til å forelegge saken for EFTA-domstolen for en rådgivende uttalelse i saken. Saken er nå oversendt søker og Patentstyret for uttalelse om den nærmere formulering av spørsmålene til domstolen. KFIR vurderer det slik at spørsmålene ikke bare bør knytte seg til spørsmålet om merkene har tilstrekkelig særpreg etter vml. § 14, men også til spørsmålet om registrering vil stride mot «offentlig orden eller moral» (vml. § 15 første ledd bokstav a) eller er av en slik art at den «tilfører varen en betydelig verdi» (vml. § 2 andre ledd tredje alt.)

Overdreven "distribusjonsiver" fra EU-domstolen i C-516/13 Dimensione Direct Sales? Når fremtid møter nåtid.

"Wassily" av Marcel Breuer

Når distribuerer man et åndsverk? Dette var spørsmålet som EU-domstolen nylig tok stilling til i C-516/13 Dimensione Direct Sales en dom avsagt den 13.5.15, som gjaldt salg av påståtte kopimøbler.

Det tyske selskapet Knoll er en del av Knoll-konsernet, som selger møbler over hele verden. Disse omfatter blant annet lenestolen «Wassily» og bordet «Laccio», designet av Marcel Breuer, lenestolen, fotskammelen, divanen og bordet «Barcelona», stolene «Brno» og «Prag» samt lenestolen «Freischwinger», designet av Ludwig Mies van der Rohe.

Dimensione er et selskap som distribuerer kopier av designmøbler ved direkte salg i Europa, blant annet gjennom tilbud på sin internettside. i 2005 og 2006 reklamerte Dimensione for salg av kopier av de nevnte møblene. Dette ble gjort på en tyskspråklig versjon av selskapets internettside, i ulike tyske aviser og magasiner og i en egen reklamebrosjyre.

Det prinsipielle spørsmålet som domstolen tok stilling til var om markedsføring og tilbud om salg av kopier av kjente designmøbler kunne utgjøre en distribusjon av åndsverk som var omfattet av artikkel 4(1) i det såkalte opphavsrettsdirektivet (direktiv 2001/29/EC)

Overraskende nok så konkluderte EU-domstolen med at dette var tilfellet, basert på en utbygging av argumentasjonen i C-5/11 Donner, se særlig dommens premiss 28 til 30. Trollet er noe skeptisk til denne anvendelsen av en dom som primært dreide seg om spørsmålet om jurisdiksjon på en situasjon som dreier seg om grensen for opphavsrettens materielle innhold.

Det fremgår ikke av EU-domstolens dom at det er lagt inn som en forutsetning at domstolens utvidende tolkning av distribusjonsbegrepet forutsatte en fysisk gjengivelse av det angivelige kunstverket, og dersom dette ikke er tilfelle så må dommen kunne karakteriseres som noe problematisk.

Det er nemlig «opphavsrettslig barndomslære» at et inngrep i opphavsretten langt på vei forutsetter at den påståtte inngriperen har brukt de verkshøydebærende elementene i et åndsverk. I en situasjon der et skulpturverk (som møbelkunst normalt vil anses for å være) ikke er kommunisert visuelt til potensielle kjøpere så kan det vanskelig sies å foreligge noen kommunikasjon av de verkshøydebærende elementene i verket som kan medføre et opphavsrettsinngrep. Det fremgår ikke av dommen at disse spørsmålene har vært drøftet av EU-domstolen.

[Oppdatering] Det er mulig at dommen kan sees i lys av åndsverkloven § 2 siste ledd hvor umiddelbar verkstilgang ikke er en nødvendighet for opphavsrettsinngrep, men hvor også tilrettelegging til fremtidig verkstilgang vil kunne være det. Det er imidlertid en vesensforskjell mellom tilfellene som er omtalt i åndsverkloven § 2 siste ledd og saken som ble avgjort av EU-domstolen ved at handlingen fra den påståtte inngriperen alt er avsluttet ved overføringene som faller inn under § 2 siste ledd. Den påståtte inngriperen har gjort det som er nødvendig for at brukeren skal få sin verkstilgang og valget ligger nå hos brukeren.

Tilfellet som ble avgjort av EU-domstolen dreier seg imidlertid om en sak der hvor ytterligere handlinger fra inngriperen er nødvendig for brukerens verkstilgang. En eventuell bestilling må effektueres og varen må sendes ut. I et slikt lys så har den påståtte inngriperens handling fortsatt et ufullbyrdet preg over seg. Dette er særlig problematisk da overtredelse av åndsverkloven § 2 i utgangspunktet er straffesanksjonert. Man kan si at EU-domstolens avgjørelse innebærer en forskuttering av den fullbyrdede handling som på et vis korter ned forsøksstadiet.

Trollets tanker går derfor til den klassiske Kjøttlårdommen i Rt. 1894 s.484 hvor domfelte hadde tatt seg inn i et lokale og tatt et stykke kjøttlår opp fra en tønne og lagt låret ved siden av tønna. Vedkommende ble dømt for fullbyrdet tyveri til tross for at kjøttlåret strengt tatt ikke var "borttatt" fra lokalet. Trollet mistenker at de praktiske håndhevingshensyn som gjorde seg gjeldende i nærværende sak for EU-domstolen også var avgjørende i Rt. 1894 s. 484.

Innlegget er oppdatert etter første publisering.

The XV Nordic Copyright Symposium

After three eventfull copyright years, the Nordic Copyright Symposium convened again. Under the title "Nordic Copyright in a Cross-border Virtual World: The Future of National and Regional Copyright within Europe", this symposium's host organisation, the Icelandic Copyright Society, invited academics and practitioners from May 6th to May 8th to Harpa, Reykjavik. In addition to the stunningly beautiful setting, the symposium offered a program packed with some of the most important copyright-related developments in the Nordics (and more and more heavily influenced by the EU).

Harpa, Reykjavik

Following a welcome reception, the symposium formally kicked off with an opening speech by the Icelandic Minister of Education, Science and Culture, Illugi Gunnars­son.

The first session was devoted to providing a short overview of the multiple legislative and judicial developments related to copy­right in the Nordic countries since the last symposium in 2012. The speakers' slides with detailed information can be found here: Erla S. Árnadóttir (Iceland), Astri Lund (Norway), Anders Olin (Sweden), Peter Schønning (Denmark), and Jukka Liedes (Finland).

The Nordic-catchup was followed by the second session, which dealt with the question whether the CJEU’s recent findings on digital exhaustion and the question on linking narrow or stretch the borders of basic copyright in the Nordic countries. 

Main speaker Ole-Andreas Rognstad (Norway) noted that the recent case law undoubtedly has some repercussions on Nordic law with a tendency to narrow down the scope of the exclusive rights and a situation that entails some ambiguity. Co-speaker Jan Rosén (Sweden) pointed inter alia to the argument that the new public criterion represents an exhaustion, "carve out", of the communication to the public right. Finally, Kriistina Harenko (Finland) reflected on the question whether licensing does matter in this context. 

In Session 3 on service providers in the Nordic countries and copyright, the experience from recent case law, communication between right holders and ISPs as well as legislation and future developments was on the table. Main speaker Clement Salung Peter­sen (Denmark) looked at notice-and-action procedures and injunctive relief against service providers. Co-speakers Rune Opdahl (Norway) and Daniel Westman (Sweden) presented recent developments and perspectives from their respective countries. 

Much of Nordic copyright is already influenced by EU developments and the first day of the symposium concluded with a session on future legal changes in the Nordic countries in the light of EU developments, mainly looking at exceptions and limitations, balancing of interests and cross-border use.

Main speakers Rán Tryggvadóttir (Iceland) and co-speakers Martin Gormsen (Denmark), Rainer Oesch (Finland) and Helene Hillerström Miksche (Sweden) covered the review of EU copyright rules in light of the recent consultation, private copying and cloud services, as well as exceptions and cross-border use.

Copyright on Iceland comes with a beautiful view

Finally, all of Friday morning was devoted to the comprehensive Directive 2014/26/EU on collective management and multi-territorial licensing of rights in musical works for online use.

The Directive has to be transposed into national law by April 2016 and Johan Axhamn (Sweden) opened with some first-hand insights in the ongoing implementation work in Sweden (the draft/proposal can be found here).

Co-speaker Guðrún Björk Bjarnadóttir (Iceland) provided a perspective on the challenges for small CMOs, while Cathrine Nagell (Norway) pointed towards the most important rules for CMOs in Norway. Sebastian Schwemer (yours truly; Denmark) provided an overview on the developments leading up to the codification and thoughts on the implementation in the Danish context. Martti Kivistö (Finland) concluded the final session with an overview on the new licensing regime and the developments it facilitated in the market.

The conference proceedings will also be documented in NIR Issue 6/2015. The next Nordic Copyright Symposium will already take place in 2017 - on invitation by Jukka Liedes, chairman of the Finnish Copyright Society, in Helsinki.

EU-domstolen avviser Spanias innsigelser mot opprettelsen av Den europeiske patentdomstolen

One Patent to rule them all!

EU-domstolen avviste i to avgjørelser avsagt 5.5.2015 Spanias innsigelser mot opprettelsen av Den europeiske patentdomstolen.

Den første av de to avgjørelsene – C-146/13 Spania v. Europaparlamentet og Rådet – omhandlet spørsmålet om gyldigheten av Forordning nr. 1257/2012 av 17.12.2013 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse på grunnlag av en anførsel om at Det europeiske patentkontorets meddelelse av europeiske patenter ikke var gjenstand for domstolkontroll for å sikre at dets avgjørelser var i samsvar med EU-retten.

Dette ble avvist av EU-domstolen, som påpekte at forordningen ikke regulerte meddelelse av europeiske patenter. Dette var regulert av Den europeiske patentkonvensjonen, som ikke er en del av EU-retten, og som heller ikke blir gjort til en del av EU-retten som en følge av forordningen.

Spania anførte videre at TFEU artikkel 18 andre ledd om Rådets kompetanse til å vedta forordninger til beskyttelse av immaterialrettigheter, ikke ga tilstrekkelig hjemmel for vedtakelse av forordningen. Dette ble også avvist av EU-domstolen, som påpekte at enhetspatentet var et egnet virkemiddel for fremme ensartet beskyttelse av immaterialrettigheter i de deltakende medlemsstatene.

Den andre av de to avgjørelsene – C-146/13 Spania v. Rådet – omhandlet spørsmålet om gyldigheten av Forordning nr. 1257/2012 på grunnlag av en anførsel om at språkregimet forordningen etablerer for behandling av europeiske patenter, hvor domstolens språk er begrenset til engelsk, fransk eller tysk, i strid med EU-rettens prinsipp om ikke-diskriminering. Spania anførte at om dette prinsippet skulle fravikes måtte dette begrunnes ut fra andre kriterier enn rent økonomiske.

High Quality Machine Translation System?

Dette ble avvist av EU-domstolen, som påpekte at forordningen hadde et legitimt formål i å redusere kostnadene ved håndheving av patenter. Forordningen var videre forholdsmessig da den avveier interessene til patentsøkere og andre aktører blant annet gjennom kompensasjonsordninger for refusjon av kostnader til oversettelse i en overgangsperiode på 12 år, frem til et system for «maskinoversættelser af høj kvalitet» foreligger.

I og med EU-domstolens avgjørelser er de siste EU-rettslige hindrene for etablering av Den europeiske patentdomstolen ryddet av veien; noe som kanskje ikke var helt uventet, gitt Generaladvokatens anbefaling til EU-domstolen i saken.

For egen del ser Immaterialrettstrollet imidlertid mest frem til det bebudede systemet for «høykvalitets» maskinoversettelse av patenter og patentsøknader, men innser at det nok er et stykke igjen…

EU-domstolen i C-445/13: Voss of Norways tredimensjonale varemerke bestående av en sylinderformet vannflaske opphevet grunnet manglende distinktivitet

CTM No. 3156163

EU-domstolen traff 7.5.2015 avgjørelse i sak C 445/13 Voss of Norway v. OHIM, hvor Underrettens avgjørelse om å oppheve Voss' tredimensjonale varemerke bestående av en sylinderformet vannflaske, ble opprettholdt. Domstolen la til grunn at Underretten ikke hadde foretatt en uriktig rettslig vurdering når det ble lagt til grunn at det i seg selv ikke var tilstrekkelig til å gi særpreg når et tredimensjonalt varemerke bare består av en «variant» av kjente vareformer innenfor den aktuelle bransjen.

Den 3.12.2004 fikk Voss of Norway ASA av OHIM meddelt varemerke nr. 3156163, bestående av en sylinderformet flaske uten tekst. Merket ble registrert i klasse 32: ikke-alkoholholdig drikke, vann og klasse 33: alkoholholdig drikke (unntatt øl). 17.10.2008 begjærte Nordic Spirit merket kjent ugyldig fordi det ikke hadde tilstrekkelig særpreg etter varemerke­forordningen artikkel 7. Begjæringen ble avvist av OHIMs annuleringsavdeling, men etter klage til OHIMs appellkammer ble merket kjent ugyldig. Denne avgjørelsen ble opprettholdt av Underretten i T-178/11 av 28.5.2013.

Voss anket til EU-domstolen, og fremmet seks argumenter til støtte for anken:

De to første anførslene (1) og (2) angikk spørsmålet om OHIMs appellkammer feilaktig hadde snudd bevisbyrden ved å pålegge Voss å påvise at et allerede registrert merke hadde tilstrekkelig særpreg, og om Underretten hadde begått en feil ved å unnlate å undersøke dette og ved å selv snu bevisbyrden. Dette ble avvist av EU-domstolen, som la til grunn at både appellkammeret og Underretten hadde gjennomført en selvstendig analyse av om det registrerte merket hadde tilstrekkelig særpreg, og at denne ikke innebar at Voss ble pålagt bevisbyrden for dette.

Voss Vann - angivelig fra det kommunale vannverket i Iveland kommune ...

Det to mest sentrale anførslene  var likevel den tredje og fjerde anførselen. For det tredje gjorde Voss gjeldende at (3) Underretten hadde tolket varemerke­forordningen art. 7 nr. 1 bokstav b feil da den fant at merket manglet tilstrekkelig særpreg uten først å ha definert hvilke normer som lå til grunn for slikt særpreg i den aktuelle bransjen.

EU-domstolen la, med støtte i  C-136/02 Mag Instrument v. OHIM, punkt 31 og C-98/11 Lindt & Sprüngli v. OHIM, punkt 42, til grunn at det bare er tredimensjonale varemerker som avviker betydelig fra normen eller bransjestandarden for formen av en vare eller innpakningen av denne, som kan anses å oppfylle sin grunnleggende opprinnelsesfunksjon og dermed ikke mangler særpreg etter forordningen artikkel 7 nr. 1 bokstav b. (punkt 81)

Underretten hadde lagt til grunn som en kjensgjerning at de fleste flasker på markedet har en sylindrisk del. (punkt 83, jf. T-178/11, punkt 51) Underretten hadde deretter lagt til grunn at det også var en kjensgjerning at mange flasker ble lukket med et lokk eller en kort som er fremstilt i et annet materiale og i en annen farge enn flaskekroppen. (punkt 84, jf. T-178/11, punkt 52) På grunnlag av dette hadde Underretten konstatert at den omstendighet at flaskelokkets diameter var det samme som flaskekroppens diameter, bare «udgør en variant af de eksisterende former og ikke kan anses for i betydelig grad at afvige fra den nævnte branches normer og sædvaner, selv om det antages, at det er anerkendt, at dette element frembyder en vis originalitet». punkt 85, jf. T-178/11, punkt 53) Underretten hadde med dette vurdert hvordan Voss' varemerke forholdt seg til normene og bransjestandarden innenfor sektoren for alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer. (punkt 86)

... og ikke fra en "artesisk kilde".

Det var videre argumentert med at Underretten hadde begått en feil med å ta utgangspunkt i dikotomien mellom en form som bare utgjorde en «simpel variant» og en form som innebar en «betydelig afvigelse» sammenlignet med gjeldende bransjenormer, i stedet for å undersøke om det registrerte merket skilte seg fra de former som vanligvis anvendes ved omsetning av alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer i et slikt omfang at gjennom­snitts­forbrukeren var i stand til å tillegge dette betydning. (punkt 87)

EU-domstolen påpekte at særpregsvurderingen for tredimensjonale varemerker ikke er annerledes enn særpregsvurderingen for andre typer varemerker, men at gjennom­snitts­forbrukerens oppfatning av hva som fremstår som særpreget nødvendigvis vil være annerledes når det dreier seg om et varemerke som består av varens utseende enn når det dreier seg om et ordmerke eller lignende. (punkt 90)

Jo mer det registrerte tredimensjonale merket ligner de former som vanligvis benyttes til innpakning av de aktuelle varene, jo større sannsynlighet er det at den registrerte formen mangler tilstrekkelig særpreg. (punkt 91)

Av dette utledet EU-domstolen «at hvor et tredimensionalt varemærke består af formen på den vare, som varemærkeansøgningen vedrører, er det forhold, at denne form er en "variant" af en af de sædvanlige former for denne type varer, ikke i sig selv tilstrækkelig til, at det kan godtgøres, at det pågældende varemærke har fornødent særpræg» (punkt 92) (kursivert her)

Fritt frem for andre å benytte sylinderformede flasker.
Her: Voga Wine

Den nærmere vurderingen av om det registrerte merket avvek betydelig fra den aktuelle bransjestandarden, og derfor utgjorde noe mer enn en «variant» av kjente former, var på sin side en faktisk vurdering, som EU-domstolen ikke kunne overprøve. (punkt 96-100)

For det fjerde gjorde Voss gjeldende at (4) Underretten hadde tolket varemerke­forordningen artikkel 7 nr. 1 bokstav b feil da den bare vurderte særpreget til de enkelte bestanddelene av merket (henholdsvis flaskekroppen og korken) hver for seg, uten å foreta en vurdering av merkets særpreg i sin helhet.

Til dette bemerket EU-domstolen at Underretten etter å ha vurdert merkets enkelte deler, gjennomførte en vurdering av merkets særpreg basert på helhetsinntrykket av merket, og at denne vurderingen var i samsvar med tidligere praksis. (punkt 109, jf. punkt 105)

Den femte anførselen angikk (5) vurderingsgrunnlaget for særpregsvurderingen, hvor det ble anført at Underretten hadde «sammenligne[t] den perfekte cylinder, som udgør det omhandlede tredimensionale varemærke, med et todimensionalt "cylindrisk tværsnit"». Underetten hadde dermed «sammenlignet et tredimensionalt tegn med et todimensionelt kendetegn ved de fleste flasker, således at dens bedømmelse i forhold til normerne og sædvanerne i den pågældende branche er fejlagtig som helhed». Dette ble avvist av EU-domstolen. (punkt 119)

For det sjette gjorde Voss gjeldende at (6) Underretten hadde tatt feil når den konkluderte med at en sammensetning av elementer som i seg selv ikke har særpreg heller kan anses å ha særpreg når de ses i sammenheng. Det ble i forlengelsen av dette anført at det var en feil av Underretten å vurdere tredimensjonale varemerker etter samme normen som ordmerker, hvor «en sammensætning af bestanddele, der hver for sig mangler fornødent særpræg, kan have særpræg, såfremt sammensætningen står for mere end blot summen af dens bestanddele».

Dette berodde i følge EU-domstolen også på en feilaktig forståelse av Underrettens dom, da det ikke var tvilsomt at Underretten hadde foretatt en helhetsvurdering av om merket hadde tilstrekkelig særpreg. Hva angikk argumentet om at Underretten hadde begått en feil ved å anvende samme standard for enkeltelementer som for ordmerker, bemerket EU-domstolen at Underretten hadde gjennomført en særpregsvurdering basert på et helhetsinntrykk av merket, og at denne var i samsvar med gjeldende praksis. (punkt 128, jf. punkt 107-109)

Voss' anke ble etter dette forkastet.

Immaterialrettstrollets bemerkninger

Norsk varemerke 206065

EU-domstolens avgjørelse i C 445/13 Voss of Norway v. OHIM bekrefter tidligere praksis, hvor det legges til grunn at det skal en del til for at en «ren» vareinnpakning skal anses å ha tilstrekkelig særpreg uten at det foreligger en viss grad av innarbeidelse. Formuleringen om at det i seg selv ikke er tilstrekkelig til å gi særpreg at et tredimensjonalt varemerke bare består av en «variant» av kjente vareformer innenfor den aktuelle bransjen, er bare en utdyping av dette.

Dette bekreftes for så vidt av Voss' norske registreringer hvor en søknad om registrering av en «ren» vareinnpakning, tilsvarende det registrerte merket i C 445/13, kun bestående av selve flasken, ble oppgitt under registrering for Patentstyret. Et kombinert tredimensjonalt merke/ordmerke bestående av den sylindriske flasken med merket VOSS er derimot registrert i Norge.

IPR Nordic Network Meeting 2015 – Dag 2

Etter en  begivenhetsrik kveld, var Immaterialretts­trollet klar for dag 2 av årets nordiske immaterialrettsmøte. (Dag 1 er omtalt her)

Sebastian Benz fra University of Munich innledet dag 2 om «Neighbouring rights and the protection of parts». Avhandlingen reiser spørsmål om det kan stilles et krav til hvor mye som må gjengis av en frembringelse som er vernet som en naborettighet for at det skal foreligge et inngrep, tilsvarende kravet til at opphavsrettsvernet av verksdeler forutsetter at den enkelte delen har verkshøyde. Et eksempel er om det kreves at bruk av et sample har en viss lengde, eller om det er tilstrekkelig at man i det hele tatt kopierer. Det konkluderes med at vernet av verksdeler er harmonisert i EU, og det fremsettes en hypotese om at det samme er tilfellet for deler av frembringelser som er vernet under en naborett. Det fremsettes videre en hypotese om at et delvern av naborettigheter forutsetter at delen har en konkurransemessig betydning («substantial with regard to competition»).

Siste foredragsholder på årets seminar var Neethu Rajam fra Københavns Universitet, som foredro om «Biobank, Intellectual Property and Commercialization». Prosjektet stiller blant annet spørsmål om i hvilke tilfeller biobanker er beskyttet under immaterialretten, og hvordan denne beskyttelsen påvirker muligheten til å kommersialisere biobanker.

Innlegget avsluttet årets nordiske immaterialrettsmøte, hvorpå Immaterialrettstrollet legger ut på den lange ferden tilbake til Bergen.

Immaterialrettstrollet 1 år!

Immaterialrettstrollet fyller i dag 1 år! 

Det startet i det små den 25. april i fjor, med et innlegg om WIPOs rapport om opphavsmannens mulighet til å oppgi opphavs­retten (et innlegg som riktignok ble «prøvepublisert» dagen før). Totalt har vi i løpet av trollets første leveår publisert i alt 58 innlegg, og vi håper det blir flere i årene som kommer. Antall faste bidragsytere har i løpet av året steget med 50 %, i tillegg til sporadiske gjesteblogginnlegg fra advokater og stipendiater. (Sistnevnte er attpåtil trollets lengste blogginnlegg, med god margin)

Da det – selv for et immaterialrettstroll – må anses som noe uærbødig å gratulere seg selv med dagen, retter vi i stedet en takk til våre lesere, som vi håper har nytte og glede av bloggen og vil følge med oss også i fremtiden!

IPR Nordic Network Meeting 2015 – Dag 1

University of Lappland

Immaterialrettstrollet, eller i det minste to av dets hoder, er på tur til de finske skoger, nærmere bestemt Pyhätunturi og IPR Nordic Network Meeting 2015. Trollet traff ikke julenissen i Rovaniemi og fikk heller ikke kjørt på ski i de finske åsene. Han fikk derimot presentert en rekke interessante PhD-prosjekter på immaterial­retts­området.

Kacper Szkalej fra Uppsala Universitet innledet om «Consumption of digital works – a legal analysis of copyright within the framework of consumer protection and competition law». I motsetning til hva tittelen antyder, dreide foredraget seg ikke direkte om konsumpsjon av digitale eksemplarer, jf. C-128/11 Usedsoft, men snarere om forbruk («consumption») av digitale verk, og om konkurranseretten (TFEU artikkel 102 litra b) og forbrukerlovgivningen begrense kan opphavsretten. Mer konkret om opphavsrettens beskyttelse av tekniske beskyttelsessystemer og lisensvilkår som begrenser forbrukers bruk av digitale verk de har «kjøpt» rettighetene til kan begrenses av forbruker- og konkurranselovgivningen.

Rasmus Dalgaard Laustsen fra Aarhus Universitet fulgte opp med «The Average Consumer in EU Trade Mark Law». Innlegget fokuserte primært på fem ulike tilnærminger til analysen av gjennomsnitts­forbrukeren: 

1. Gjennomsnittsforbrukeren som en del av varemerkerettens rettslige rolle;
2. Utviklingen av gjennomsnittsforbrukeren i europeisk praksis forut for varemerkedirektivet og varemerkeforordningen;
3. Gjennomsnittsforbrukeren i markedsføringsretten;
4. Varemerkers økonomiske funksjon of finansielle betydning og 
5. Sammenligning av tilsvarende konsepter i andre rettsdisipliner (eks. patentrettens «fagperson», designrettens «informerte bruker» og erstatningsrettens «bonus pater familias»)

Julenissen dukket ikke opp

Et hovedspørsmål var forholdet mellom gjennomsnitts­forbrukeren som en ren rettslig fiksjon og gjennomsnitts­forbrukeren som et empirisk faktum (som kan avdekkes gjennom markedsundersøkelser).

Daniel Jongsma fra Hanken School of Economics presenterte sitt prosjekt «Copyright´s constitut­ional balance». Presenta­sjonen reiste spørsmål om hvordan grunn­leggende rettigheter påvirker avveiningen av opphavsrettens interesser? Mer konkret: Hvilke rettigheter skal avveies og hvordan?

Katharina Ernicke fra Graduate School i Bayreuth, Tyskland presenterte sitt prosjekt, «Three methods of calculating damages in IP law – a historical analysis», som besto i en rettshistorisk analyse av kompensasjon for immaterialrettsinngrep i perioden 1885-1945. Tysk rett foreskriver, som norsk rett og håndhevelsesdirektivet, tre måter å beregne kompensasjon for immaterialrettsinngrep: 1) Økonomisk tap, inkludert inntektstap; 2) rimelig lisensavgift og 3) vinningsavståelse.

Prosjektet skisserte to hovedspørsmål: 1) Hvordan og hvorfor etablerte tyske domstoler tre måter å beregne kompensasjon for immaterialrettsinngrep og 2) Hvordan kunne disse etableres til tross for at de stod i motstrid til erstatningsrettslige prinsipper som krever at det har oppstått et økonomisk tap.

Etter lunch presenterte Olga Kokoulina fra Københavns Universitet prosjektet «Patent Abuse in ICT sector». Foredraget, som ham omhandlet standardpatenter i informasjons- og kommunicasjonssektoren (ICT), og forklarte forskjellen på standarder fastsatt av standardorganisasjoner (Standard Setting Organisations – SSO) og de facto-standarder, og den ulike reguleringen av disse. Patenter som dekker standarder som er fastsatt av standardorganisasjoner, er omfattet av FRAND-vilkår til å lisensiere på rimelige vilkår (mer om dette her). De facto-standarder er derimot ikke underlagt slike vilkår, og pålegg om å gi lisens må her eventuelt begrunnes i en «refusal to deal».

Jonas foredrar om "Plagiarism in scientific research"

Så var tiden kommet til medtroll, Jonas Jensen, som presenterte sitt prosjekt «Plagiarism in scientific research». Prosjektet har to sider: Når utgjør et forsknings­messig plagiat et opphavsretts­inngrep? Når utgjør et forskningsmessig plagiat et brudd med rent forsknings­messige normer? Og når overlapper disse norm­settene? Det fremsettes i lys av dette en en hypotese om at de opphavs­rettslige normene (til en viss grad) også er anvendelige ved vurderingen av om det foreligger et brudd på de forsknings­messige normene? I tilbake­meldingenre ble det argumentert for at denne hypotesen burde forkastes, da de to norm­systemene er såpass ulike. 

I siste sesjon foredro Florian Paschold fra University of Munich om «Principles of procedure in litigation before the Unified Patent Court». Prosjektet stiller spørsmål om hvilke sivilprosessuelle prinsipper kan utledes av Den europeiske patentdomstolens rettslige rammeverk? Dette planlegges oppnådd gjennom (1) en studie av sivilprosessuelle prinsipper i Tyskland, England og Wales; (2) etablering en hypotese om et mulig prinsipp for UPC basert på (1); (3) vurdering UPCs rettslige rammeverk basert på funnene fra (2) og; (4) bekreftelse av funnene fra (3) gjennom en komparativ studie med funnene fra (1). 

Dagen ble avsluttet med Heidi Härkönen fra University of Lapland som foredro om «Perspectives on fashion law». «Fashion law» (eller moterett, som Immaterialrettstrollet drister seg til å foreslå som en norsk betegnelse om man skal anse dette som et eget rettsområde) beskrives som et rettsområde som dreier seg om «the legal substance of style». Dette omfatter spørsmål fra en rekke rettsområder, blant annet immaterialrettslig beskyttelse av mote; arbeidsrett, bl.a. knyttet til produksjonen av klær og behandling av modeller og markedsføringsrett, blant annet hvordan mote blir markedsført. Prosjektets formål er å nærmere definere moterett som et eget rettsområde, og planlegges gjennomført som en serie av artikler.

Immaterialrettstrollet kommer tilbake med rapport fra dag 2 i morgen. Men nå: Badstu og middag!