Immaterialrettstrollets IP-arrangementskalender (Mai 2018)

Immaterialrettstrollet tar sikte på å opplyse og oppdatere alle som er interesserte i immaterialrett og tilliggende herligheter. Derfor introduserte vi for en tid tilbake en arrangementskalender på forsiden som vi jevnlig oppdaterer med kurs, seminarer og andre arrangementer som kan være aktuelle for dere lesere.

I etterkant av dette har vi skjønt at det er mange kurs- og arrangementstroll der ute, men at det kan være vanskelig å holde oversikt over alle invitasjoner på e-post og informasjon på diverse nettsteder. Derfor tar vi kalenderen et skritt videre og tar sikte på å jevnlig publisere kalenderoversikter som denne for å gjøre informasjonen enda mer tilgjengelig. Nedenfor finner dere derfor en oppdatert kalenderoversikt for 2018 (oppdatert 10. mai).

Skal du arrangere et IP-arrangement, eller kjenner du til et arrangement som du mener burde være på listen? Send en e-post til oss: iptrollet@gmail.com.

OBS! Vi gjør oppmerksom på at deltakelse på flere av arrangementene nedenfor forutsetter påmelding, medlemskap og/eller deltakeravgift.

Mai

Hva (og hvem)?	Når?	Hvor?
Første Stortingsbehandling av ny åndsverklov	15. mai	Stortinget, Oslo
INTA Annual Meeting (International Trademark Association)	19.-23. mai	Seattle (Washington), USA
NIR Waterhole – Pantsettelse av immaterielle rettigheter i norsk rett v/ Bjørn Løtveit fra UiT (Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse)	29. mai kl. 08.00	Advokatfirmaet Wiersholms kontorer (Dokkveien 1, Oslo)

Juni

Hva (hvem)?	Når?	Hvor?
Seminar on Intellectual property and business strategies and on Collaboration between small and large businesses in Hitech (LES Scandinavia)	4. juni	Langelinje Allè 35 (Bech-Bruuns kontorer) København, Danmark
Bergen immaterialrettsforum: Tredjemannskonflikter i immaterialretten	6. juni 14.15-16.00	Seminarrom 2, JUS-I, Magnus Lagabøtes plass 1, Bergen
Varemerke- og designfrokost (Patentstyret)	7. juni kl. 08:45 - 10.30	Sandakerveien 64, Oslo
US Patent Law and Practice (Patentstyret)	12. juni kl. 09.00 - 16.30	Sandakerveien 64, Oslo
Årsmøte og medlemsmøte i Opphavsrettsforeningen	14. juni kl. 17.00	TBA, Oslo

August

Hva (hvem)?	Når?	Hvor?
Det XXXIV Nordiske NIR-møtet (NIR)	26.-28. august	Sigtuna (v/Stockholm), Sverige

September

Hva (hvem)?	Når?	Hvor?
ALAIs årskongress	12. - 14 september	Montreal, Canada
2018 AIPPI World Congress	23.-26. september	Cancun, Mexico
Annual Conference on New Business Models Challeng IP (LES Scandinavia)	9. 11. september	Hotel Scandic Anglais, Stockholm, Sverige

Oktober

Hva (hvem)?	Når?	Hvor?
Annual Conference on European Patent Law 2018 (Academy of European Law)	25. - 26. oktober	Brussel, Belgia
Det årlige patent-, varemerke- og patentkurset (JUS)	30. - 31. oktober	TBA

November

Hva (hvem)?	Når?	Hvor?
Annual Conference on Copyright Law 2018 (Academy of European Law)	22. - 23. november	Trier, Tyskland
Varemerke- og Designfrokost (Patentstyret)	29. november kl. 08.45 - 10.30	Sandakerveien 64, Oslo

Nytt nummer av NIR (6/17)

Nok et nummer (6/17) av immaterialrettstidsskriftet Nordisk Immateriellt Rättsskydd er tilgjengelig (krever abonnement).

I dette nummeret er det opphavsretten som er i fokus, og utgivelsen inneholder blant annet Oppdateringer innen opphavsretten i Norge, Sverige, Danmark og Finland siden 2015, først i pennen av henholdsvis Espen Arneberg Børset, Anders Olin, Nicky Valbjørn Trebbien og Jorma Waldén.

Nummeret er forøvrig en avtalelisens-spesial, og inneholder en rekke artikler knyttet til de nordiske avtalelisensordningene. Jan Rosèn skriver om Den nordiske avtalelisensen - karaktäristika, kvaliteter och tillkortakommanden, mens Astrid M. Lund bidrar med artikkelen The Nordic Extended Collective Licence – Particular Aspects.

Deretter følger noen artikler med et mer komparativt fokus. Johan Axhamn skriver om The Consistency of the Nordic Extended Collective Licencing Model with International Copyright Conventions and EU Copyright Norms, Tone Knapstad om Extended Collective Licences and Other Extension-Based Solutions Outside of the Nordic Countries, mens Olav Stokkmo skriver om The Extended Collective Licensing Agreement, or the Extension of Voluntary Licensing Agreements around the World.

Harald Irgens-Jensen bidrar også med artikkelen Tendensen til ’total buy-outs’, opphavsmannens krav på rimelig vederlag, avtalelisenser og konkurranserett, og Peter Schønning skriver om Problemstillingen vedrørende grænseoverskridende aftalelicens. 

Endelig inneholder utgivelsen artiklene The European Union’s Proposed Measures to Improve Licensing Practices and Ensure Wider Access to Content in Cultural Heritage Institutions and their Compatibility with the Nordic ECL System av Rán Tryggvadottir, Extended Collective Licensing and Aspects of Territoriality. Is a Global Library a Vision or Utopia? av Jerker Rydèn, og Extended Collective Licenses that have Failed: Two Case Studies av Martti Kivistö.

Oslo tingrett: bidraget til tidligere UiO-forsker innebar ikke et selvstendig intellektuelt bidrag til patentsøkt oppfinnelse

NRK Brennpunkt sendte i desember 2014
dokumentaren "Patentjegerne" om konflikten mellom
Sabetrasekh, UiO og Ascendia
Kilde: tv.nrk.no/serie/brennpunkt

Oslo tingrett avsa den 28. februar i år dom i favør av Universitetet i Oslo i den såkalte "forskersaken" mellom tidligere UiO-forsker Roya Sabetrasekh og universitetet. Lesere med god hukommelse vil kjenne igjen saken fra NRK Brennpunkts dokumentar "Patentjegerne", som ble sendt i desember 2014. Sabetrasekh hevdet her at det svenske legemiddelfirmaet, Ascendia, hadde gått bak hennes rygg og brukt hennes forskning som grunnlag for en patentsøknad. Forskningen skjedde sommeren 2006, mens hun var ansatt som avdelingsingeniør, og senere som stipendiat, ved odontologisk fakultet ved UiO.

Sabetrasekh gikk i oktober 2015 til sak mot UiO, Ascendia og Christer Busch, professor ved Uppsala Universitet i Sverige, som sto oppført som oppfinner i patentsøknadene inngitt via PCT, EPO, i USA og Japan. Saken mot Ascendia og Bush ble imidlertid avvist. For Oslo tingrett i januar i år gjensto dermed kun saken mot UiO. Spørsmålene retten skulle ta stilling til var blant annet om Sabetrasekh hadde krav på vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven, samt erstatning for inngrep i opphavsrettighetene til en artikkel skrevet av Sabetrasekh, som Ascendia hadde benyttet i patentsøknaden.

Vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 krever at oppfinnelsen er patenterbar. Oslo tingrett la i tråd med tidligere praksis til grunn at Sabetrasekh, for å kvalifisere som ene- eller medoppfinner, måtte ha ytt et selvstendig intellektuelt bidrag til oppfinnelsen. Det måtte derfor avgrenses mot medvirkning som var av rent praktisk, finansiell eller organisatorisk art, som for eksempel gjennomføring av rutineforsøk og tester eller å stå for den praktiske gjennomføringen av eksperimentene. Tingretten pekte videre på at det bare er de som har bidratt til selve oppfinnelsen eller et element av oppfinnelsen slik den er beskrevet i patentkravene, som er å anse som oppfinner.

Tingretten fant det ikke sannsynliggjort at Sabetrasekhs bidrag utgjorde noe slikt selvstendig intellektuelt bidrag til (den eventuelle) oppfinnelsen.

Det var ikke bestridt av UiO at tekst, bilder og grafer fra Sabetrasekhs artikkelutkast, til dels var å gjenfinne i patentsøknadene. Dette innebar imidlertid ikke nødvendigvis at det var søkt patent på arbeidet som Sabetrasekh utførte. Tingretten fant at den omtvistede patentsøknaden (med utgangspunkt i søknaden for EPO) gjaldt idéen om å bruke cellulose-geléen Histocare til å dyrke beindannende celler, altså valg av celler og type gel og ikke metoden for slik dyrking. Sabetrasekhs bidrag bestod i en beskrivelse av eksempler på hvordan slik dyrking kunne skje, og var dermed dokumentasjon på at oppfinnelsen virket. Det var imidlertid ikke en del av selve oppfinnelsen og fremgikk ikke av patentkravene, men som en del av beskrivelsen.

Sabetrasekh hadde for retten selv forklart at hun fikk i oppgave å teste beincellers overlevelse i Histocare-gelen. Under arbeidet fant hun ut at cellene ikke bare overlevde, de dannet en tredimensjonal struktur. Sabetrasekh mente selv at denne oppdagelsen skyldtes selvstendige initiativ fra hennes side, noe tingretten ikke fant bevist. Tvert imot tilsa litteratur og ekspertvitner at det var allment kjent at celler vokste tredimensjonalt i cellulose-geler, og tingretten fant at Sabetrasekh gjennom fagmessig utprøving og feiling hadde gått frem på en måte som var forventet av en fagperson på området.

Tingretten pekte også på at Sabetrasekh ikke hadde meldt inn resultatene fra arbeidet, som hun i avtale med UiO var pliktig til å gjøre dersom hun mente hun hadde frembragt en oppfinnelse. Hun hadde altså på tidspunktet for den påståtte oppfinnelsen ikke selv reflektert noe rundt om forsøkene hennes kunne utgjøre en oppfinnelse. Det hadde heller ingen patentrettslige implikasjoner at to professorer på UiO i forbindelse med hennes doktoravhandling hadde undertegnet på at hun hadde utført selvstendig arbeid.  

Tingretten stilte også spørsmål ved oppfinnelsens patenterbarhet. Det eneste stedet søknaden som var godtatt til registrering på tidspunktet for hovedforhandling, var i Japan, og i mangel av oversettelse var det ikke mulig å slå fast at denne registreringen var endelig. Selv om det på tidspunktet for hovedforhandling så ut som EPO-søknaden kunne komme til å bli godtatt til registrering, gjaldt dette ifølge tingretten kun valg av celler og type gel, hvorav ingen av disse elementene skyldtes Sabetrasekhs innsats.

For spørsmålet om opphavsrettsinngrep var det ikke bestridt at deler av Sabetrasekhs artikler var benyttet i patentsøknaden til Ascendia. Professor Ståle Petter Lyngstadaas ved UiO, hadde medvirket i det omstridte prosjektet for Ascendia og rådgitt på innholdet i patentsøknaden. Retten fant imidlertid ikke grunnlag for å identifisere UiO med Lyngstadaas handlinger, da disse hadde skjedd som ledd i Lyngstadaas private virksomhet og UiO ikke hadde kjennskap til involveringen. Retten pekte videre på at Lyngstadaas uansett ikke kunne holdes ansvarlig for at Ascendia ikke hadde innhentet samtykke fra forfatterne av teksten.

Lyngstadaas ble imidlertid kritisert for sin rollesammenblanding i saken. Etter rettens mening hadde dette trolig bidratt til Sabetrasekhs følelse av å bli ført bak lyset. Saken mellom UiO og Sabetrasekh viser altså særlig at det er viktig å retningslinjer og rutiner for håndtering av immaterielle rettigheter i arbeidsforhold, både for å sørge for ryddig håndtering og for å gi ansatte trygghet for at det er transparens rundt slike prosesser.

Saken skal være anket.

Immaterialrettstrollet 4 år idag!

Siden 25. april 2014 har IP-trollet rapportert om aktuelle saker og temaer innen immaterialretten.

De siste månedene har redaksjonen blitt utvidet med flere nye faste troll, og det publiseres idag flere saker enn noen gang. Til sammen har det blitt over 150 artikler over de 4 årene bloggen har eksistert.

Vi satser på å opprettholde dette og håper våre faste og trofaste lesere vil fortsette å følge oss, og gi ris, ros og innspill slik at bloggen kan bli enda bedre.

Tusen takk skal dere ha alle sammen!

PS: Om du ikke allerede gjør det, følg oss gjerne på Facebook for enda hyppigere oppdateringer fra IP-universet.

Oslo tingrett: Det nordiske utprøvingsunntaket må anses bortfalt fordi patentlovens nyhetskrav må anses å være fullharmonisert med EPC

Oslo tingrett avsa 7.2.18 dom i sak mellom Celltrion, Sandoz GmbH/Sandoz A/S og Biogen om gyldigheten til norsk patent NO 332 893 om bruk av antistoffet rituximab i et bestemt behandlings­regime. Det var ubestridt at oppfinnelsen var gjort tilgjengelig for leger og pasienter som deltok i en klinisk studie av denne. Tingretten legger til grunn at det såkalte utprøvingsunntaket må anses bortfalt, da patentlovens nyhetskrav må anses å være fullharmonisert med EPC. Det eneste som gjenstår av mulighet for utprøving er da i praksis å gi tilgang til noen som står i et «særlig forhold» til patentsøker, slik dette fremgår av EPOs praksis. Legene og pasientene i saken ble ikke ansett å stå i et slikt særlig forhold til patentsøker, og tilgangen de ble gitt i forbindelse med undersøkelsen ble derfor ansett å være nyhetsskadelig. Patentet ble derfor kjent ugyldig. Saken er anket.

Biogen Inc. er innehaver av norsk patent NO 332 893, som er et andreindikasjonspatent som gjelder bruk av antistoffet rituximab i et bestemt behandlingsregime for lavgradig follikulært B-celle non-Hodgkins lymfom. Saken gjaldt gyldigheten til patentet slik det lød etter administrativ patentbegrensning 3. april 2017. (Spørsmålet om sikkerhetsstillelse for saksomkostninger i saken har tidligere vært behandlet separat, i en sak som gikk helt til Høyesterett. Se IP-trollets omtale av saken her.)

Saksøker Celltrion er et legemiddelselskap som produserer biologiske legemidler, som har utviklet et legemiddel biotilsvarende rituximab (et såkalt «bio­similar»). Sandoz GmbH har markeds­førings­tillatelse i Europa for det biotilsvarende rituximab-produktet Rixathon. Det danske datterselskapet Sandoz A/S har markeds­førings­tillatelse og markeds­førings­ansvar for Rixathon i Norge. Celltrion tok ut stevning 22.12.16, og de to Sandoz-selskapene trådte inn i saken ved prosesskriv 30.6.17.

Saksøkerne hadde påberopt fem ugyldighetsgrunner: (1) Manglende nyhet; (2) manglende oppfinnelseshøyde; at (3) patentkravene var bredere enn det det var dekning for i den opprinnelige patentsøknaden; at (4) patentkravet omfatter en rekke utførelsesformer som ikke har støtte i beskrivelsen og at (5) oppfinnelsen ikke har teknisk effekt. Tingretten tok ikke stilling til de øvrige påstandsgrunnlagene, da den kom til at oppfinnelsen manglet nyhet fordi den måtte anses allment tilgjengelig før søknadsdagen.

Bruken av rituximab i ulike behandlingsregimer ble prøvd ut i en rekke kliniske studier fra slutten av 1990-tallet og fremover. Studien som sto sentralt i saken var en amerikansk studie som ble gjennomført i regi av Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) – en amerikansk vitenskapelig organisasjon som designer og organiserer kliniske studier innen kreftbehandling. ECOG gjennomførte i perioden 1998 til 2006 en studie som viste at vedlikeholdsbehandling med rituximab hadde meget god effekt og få bivirkninger. Der var ikke bestridt at alle trekkene i oppfinnelsen fremgår i protokollen og samtykkeskjemaet fra undersøkelsen, og at oppfinnelsen her var beskrevet på en slik måte at en fagperson settes i stand til å utøve den («enabling disclosure»).

Spørsmålet i saken var derfor om denne tilgangen som legene og pasientene som deltok i studien hadde hatt til oppfinnelsen innebar at denne måtte anses å være «alment tilgjengelig» etter patentloven § 2 andre ledd, jf. første ledd. Tingretten slo fast at en oppfinnelse etter forarbeidene må anses å være «alment tilgjengelig» når den er tilgjengelig for en større eller ubestemt krets av personer. Det slås fast at alternativet større krets i praksis har liten betydning, og at oppfinnelsen godt kan være tilgjengelig for en ganske stor personkrets uten at dette er nyhetsskadelig, så lenge kretsen er avgrenset. Det er videre en forutsetning at de som har hatt tilgang til informasjonen ikke har rett til å spre informasjonen videre, for eksempel ved at eksemplar av oppfinnelsen er solgt uten at det er tatt forbehold om konfidensialitet. Nyheten kan derfor være tapt ved at informasjon om oppfinnelsen er delt med én person, dersom denne hadde anledning til å dele informasjonen videre.

Biogen anførte at spørsmålet om kliniske studier skal anses nyhetsskadelige var et prinsipielt viktig, men uavklart spørsmål, og gikk langt i å antyde at kliniske studier som et prinsipielt utgangspunkt ikke burde anses som nyhetsskadelige. Slike studier må anses som nødvendige og samfunnsnyttige, og det er i praksis ikke mulig å holde dem helt hemmelige. Det bør derfor vurderes om informasjonsutvekslingen i tilknytning til studien har funnet sted under slike omstendigheter at det etter en konkret helhetsvurdering er rimelig å karakterisere oppfinnelsen som «alment tilgjengelig». I denne vurderingen bør det blant annet tas hensyn til størrelsen på den personkretsen som får tilgang til informasjonen, hyppigheten av endringer i personkretsen, utnyttelsens varighet graden av nærhet og tillit mellom oppfinner og informasjonsmottaker, behovet for informasjonsdeling, særlig ved forskning og utvikling, graden av kontroll med informasjonen, hvor tydelig oppfinnelsen fremgår og muligheten for og kostnadene ved beskyttelsestiltak.

De fellesnordiske forarbeidene til patentloven gir imidlertid anvisning på et unntak for såkalt nødvendig utprøving (NU 1963: 6 s. 125), hvor oppfinnelser som rent faktisk er gjort tilgjengelig for allmenn­heten allikevel ikke er nyhetsskadelig dersom allmennhetens tilgang skyldes nødvendig utprøving av oppfinnelsen. Celltrion og Sandoz anførte at utprøvingsunntaket var gjeldende rett frem til inngåelsen av EØS-avtalen og dens protokoll 28 artikkel 3 nr. 4, som forplikter Norge til å inkorporere de materielle bestemmelsene i EPC. I og med at det ikke finnes noe tilsvarende utprøvingsunntak i EPC og norsk patentrett må anses fullharmonisert med EPC, måtte unntaket da anses bortfalt. Biogen ga uttrykk for at det ikke er noen motstrid mellom norsk og europeisk rett på dette området. Tingretten sa seg enig i at det ikke lenger gjelder noe unntak for nødvendig utprøving etter norsk rett, og at norske domstoler derfor må tolke og anvende patentlovens regler om vilkår for patent slik at det ikke oppstår motstrid med EPCs regler om det samme.

Tingretten tok derfor utgangspunkt i EPC artikkel 54, hvor EPO Guidelines punkt 7.2.2 fremhever at det må gjøres en helhetsvurdering av om det foreligger en implisitt eller underforstått taushetsplikt (s. 26). Det fremheves videre at bedriftsintern utnyttelse og lignende ikke nødvendigvis er nyhetsskadelig, bortsett fra hvis bruken gjør det mulig for personer som ikke er bundet av taushetsplikt å gjenkjenne oppfinnelsens essensielle trekk (punkt 7.2.3). Det samme kunne utledes av de fellesnordiske forarbeidene til patentloven, NU 1963: 6 s. 123-125, jf. Ot. prp. nr. 36 (1965-66), hvor det fremheves at det ikke nødvendigvis er nyhetsskadelig om oppfinnelse gjøres tilgjengelig for noen som står i et særlig forhold til patentsøker (s. 23).

Dette ville typisk kunne være tilfellet ved utprøving av medisinsk teknologi som ble operert inn i pasientens kropp, jf. T 906/01 DE PUY/Spinal column retaining apparatus. Saken gjaldt en innretning som ble operert inn i pasientens kropp for å fiksere ryggraden. Kirurgen var bundet av en skriftlig utprøvingsavtale som påla ham taushetsplikt. Appellkammeret fant imidlertid også at hele teamet rundt kirurgen måtte anses å være underlagt en underforstått taushetsplikt, og at det på dette området finnes en presumsjon for at enhver person involvert i en medisinsk prosess er underlagt taushetsplikt, på grunn av behovet for å bevare taushet om pasientens forhold og behovet for å beskytte testing og utvikling av prototyper av innretninger (s. 27).

I T 7/07 BAYER/Ethinylestradioland drospirenone for use as a contraceptive, som gjaldt gyldigheten av et patent på en p-pille, ble derimot nyheten ansett som tapt fordi pillene var brukt i kliniske studier i USA forut for søknadstidspunktet. P-pillene ble ansett tilgjengeliggjort for allmennheten ved at de ble delt ut til pasientene på en slik måte at Bayer mistet kontrollen over dem, idet ikke alle ubrukte piller ble returnert, og pasientene ikke var forhindret fra å disponere over pillene som de ønsket.

CC0

Tingretten utlegger disse to avgjørelsene som grunnlag for et skille mellom utprøving av prototype-innretninger og større kliniske studier som involverer et stort antall pasienter. Tingretten la derfor til grunn at Biogens anførsler om at alle som er involvert i en klinisk studie står i et særlig forhold til patentsøker ikke hadde støtte i EPOs praksis. Det kunne muligens oppstilles en slik presumsjon for begrensede utprøvinger av innretninger som opereres inn i pasienter, jf. T 906/01 DE PUY og T 152/03 UNIVERSITY OF CALI­FORNIA/Endo­vascu­lar­electro­lyti­cally detachable wire for thrombus formation. Avgjørelsen i T 7/07 BAYER måtte derimot anses å bygge på det motsatte utgangspunktet hva angikk større kliniske studier: Pasientene må her anses som medlemmer av allmennheten, med mindre patentets innehaver kan sannsynliggjøre at det forelå en eksplisitt eller underforstått konfidensialitetsforpliktelse.

I sak om det norske parallellpatentet hadde Oslo tingrett riktignok kommet til motsatt resultat. KFIR hadde kjent patentet ugyldig pga. manglende nyhet, og hadde lagt avgjørende vekt på at patentsøker ikke hadde sikret kontroll med pillene som var utdelt til kvinner som avbrøt studien underveis og ved avslutning av studien. Tingretten kom etter en konkret helhetsvurdering til at forbudet til å disponere over pillene som pasientene var pålagt måtte sidestilles med en underforstått konfidensialitetsavtale, og at dette utgjorde et særlig forhold mellom pasientene og patentsøker. Dette innebar at pasientene ikke kunne anses som medlemmer av allmennheten.

Selv om dette innebar et mindre strengt utgangspunkt enn EPOs appellkammer i T 7/07 BAYER, ga dommen imidlertid ikke støtte for at kliniske studier generelt innebar at det eksisterer et særlig forhold mellom patentsøker og de som er involvert i studien. Gyldigheten av patentet måtte da bero på en konkret helhetsvurdering av om protokollen og samtykkeskjemaet for studien var allment tilgjengelig før søknadsdagen,11. august 1999, eller om dokumentene bare var tilgjengelig for personer som sto i et særlig forhold til IDEC (Biogens rettsforgjenger).

Tingretten la til grunn at det var bevist at samtykkeskjemaet for studien var tilgjengelig for minst ti pasienter forut for søknadsdagen. Studien som var initiert av ECOG, og at ECOG har stått for studie­design, koordinering og gjennomføring mens finansieringen i det alt vesentlige har kommet fra offentlige institusjoner. IDEC hadde derimot bare hatt en perifer tilknytning til og rolle i studien. Selskapet deltok trolig med gratis legemidler, og kunne få tilgang til pasientdata fra studien.

Dette innebar etter tingrettens syn at spørsmålet om leger og pasienter som var involvert i studien sto i et særlig forhold til patenthaver, kom i et annet lys enn ved studier som er initiert og finansiert av industrien. Dette var for eksempel tilfellet med Bayers kliniske studier i Drospirenon-saken, hvor Oslo tingrett kom til at pasientene sto i et særlig forhold til Bayer. Det måtte etter rettens syn være klart at det skal mer til for at det skal foreligge et slikt særlig forhold i den aktuelle saken (s. 33-34).

Partene var enige om at ingen leger tilknyttet studien hadde noen eksplisitt taushetsforpliktelse om studien og de behandlingsmetoder den tok sikte på å prøve ut. Protokollen og pasient­samtykke­skjemaet for studien inneholdt heller ingen indikasjoner på at mottakerne av dokumentene pliktet å bevare taushet om innholdet. Det var tvert imot forventet at legene delte informasjon om studien med kolleger og andre klinikker, for å få rekruttert så mange pasienter som mulig. Retten la derfor til grunn at det heller ikke eksisterte noen form for underforstått taushetsplikt.

Partene var videre enige om at ingen av pasientene var underlagt noen implisitt eller eksplisitt taushetsplikt. Biogen fremholdt at dette i praksis ikke lar seg gjøre, og at det i enkelte sammenhenger har blitt karakterisert som uetisk å pålegge pasienter taushetsplikt, fordi pasientene må stå fritt til å diskutere deltakelse i studien med sin primærlege og ikke minst sine nærmeste.

Av andre momenter hadde Biogen fremhevet at studien var en nødvendig utprøving av rituximab, og at den var av stor samfunnsmessig betydning. Tingretten sa seg enig i dette man kunne ikke se at det var avgjørende. Det ble riktignok påpekt at dette ville ha hatt større vekt dersom det var klart at studien var designet, initiert og finansiert av patenthaver.

Oppfinnelsen var derfor allment tilgjengelig før søknadsdagen, og nyhetsvilkåret i patentloven § 2 første ledd, jf. andre ledd, er ikke oppfylt. Patentet må derfor kjennes ugyldig, jf. patentloven § 52 første ledd nr 1. Saken er imidlertid anket.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Mørenot Aquacultures laksemerd
Kilde: NO 333479

Det umiddelbart mest iøynefallende med avgjørelsen er tingrettens dødsstøt til det nordiske utprøvingsunntaket. Dette må, slik dette immaterialrettstrollet ser det, være en helt riktig konklusjon. Interessant nok anvendte KFIR utprøvingsunntaket så sent som i januar i år i en sak om nyheten til et «luseskjørt» til bruk for å isolere oppdrettsmerder mot uønskede organismer (sak 17/00023). KFIR legger riktignok tilsynelatende en svært streng norm til grunn. Luseskjørtet var i en periode på fire måneder prøvd ut i merder hvor allmenheten kunne kjøre relativt nært inntil med båt og observere luseskjørtet når dette ble hevet opp av vannet. KFIR kom til at dette ikke var omfattet av utprøvingsunntaket, og at oppfinnelse derfor ikke var ny. I og med at partene synes å være enige om at det ikke eksisterer en slik unntaksregel i norsk rett, er det neppe grunn til å tro at lagmannsretten vil komme til en annen konklusjon på dette punktet.

´

Selv om utprøvingsunntakets død er interessant, er det mer generelle spørsmålet om betydningen av kliniske undersøkelser for en oppfinnelses nyhet i praksis viktigere. Biogen går langt i å erkjenne at det for noen kliniske undersøkelser vil være svært vanskelig, om ikke umulig, å ha full kontroll med informasjon om oppfinnelsen. Det kan tilføyes at dette vel særlig vil gjelde for slike andreindikasjonspatenter som saken dreide seg om, da det er vanskelig å holde selve behandlingsregimet skjult for pasienten.

Praksis fra EPOs appellkamre synes imidlertid å trekke ganske snevre rammer for når en oppfinnelse kan være gjort tilgjengelig for en ubestemt krets i forbindelse med en klinisk undersøkelse uten at dette er nyhetsskadelig. Det kan riktignok innvendes av denne praksisen ikke er særlig omfattende, og at den ikke egentlig tar stilling til det overordnede spørsmålet om i hvilken grad kliniske undersøkelser bør anses som nyhetsskadelige.Det er samtidig vanskelig å se at EPOs praksis åpner for en slik bred helhetsvurdering Biogen argumenterer for. Det blir derfor spennende å se om lagmannsretten anlegger en annen tilnærming enn tingretten når de får saken til behandling.

Borgarting lagmannsrett: Dom om grensene for hva som utgjør varemerkebruk

Borgarting lagmannsrett avsa den 5. februar dom i en sak om forbud mot utnyttelse av et kombinert merke med teksten “Charlottes Iskrem”. Saken gjaldt Vågå Iskremproduksjon AS’ bruk av varemerket for iskrem. Selskapet hadde hatt en avtale om bruk av varemerket, men denne avtalen var senere sagt opp. Vågå Iskremproduksjon hadde likevel fortsatt med å tappe merket på emballasjen påtrykt varemerket. Dommen gir veiledning i spørsmål om når varemerkebruk foreligger etter norsk rett.

Charlottes iskrem med sjokoladesmak
Kilde: charlottesiskrem.no

Det sentrale spørsmålet i saken var om handlingene til Vågå Iskremproduksjon utgjorde varemerkebruk. Vågå Iskremproduksjon anførte at det var et annet selskap, Brand Ice Cream AS, som markedsførte og solgte isen. Vågå Iskremproduksjon produserte isen og hadde ikke kommersielle interesser i hvordan den ble merket. Selv om selskapet tappet isen på begre påført varemerket, og solgte varene til Brand Ice Cream AS og via sitt eget fabrikkutsalg, anså Vågå

Iskremproduksjon seg som en ren tjenestetilbyder som pakket iskremen på oppdrag fra Brand Ice Cream.

Saken har likhetstrekk med sak C-199/10 Frisdranken. Denne saken for EU-domstolen gjaldt spørsmålet om det utgjorde varemerkebruk når en aktør på oppdrag fra en annen fylte brusbokser som på forhånd  fra oppdragsgiverens side var utstyrt med bestemte varemerker. EU-domstolen kom til at slike aktiviteter ikke i seg selv utgjorde bruk av varemerkene for brus.

Lagmannsretten tok i sin vurdering utgangspunkt i at varemerkerettens oppgave er å beskytte en av varemerkets funksjoner, og viser til HR-2008-110-A ENSILOX. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-236/08 - C-238/08 Google viser også at ikke all bruk av merket er varemerkerettslig relevant bruk. Hvorvidt en handling utgjør varemerkeinngrep er altså avhengig av om bruken skaper en fare for skade på varemerkets funksjoner. En grunnleggende forutsetning for at varemerkebruk skal foreligge er at merket blir brukt i egen kommersiell kommunikasjon.

Lagmannsretten var imidlertid ikke enig i at Vågå Iskremproduksjons handlinger ikke utgjorde inngrep. I likhet med tingretten mente lagmannsretten at det ikke var realitet i at Vågå Iskremproduksjon bare var en underleverandør for Brand Ice Cream. I motsetning til i Frisdranken-saken solgte Vågå Iskremproduksjon selv det ferdige produktet gjennom sitt eget fabrikkutsalg, og de hadde også interesse i salget som ble gjort gjennom Brand Ice Cream.

Lagmannsretten bemerker også at det mens saken gikk var gjort endringer i måten partene organiserte seg på, blant annet gjennom fremleie av lagerlokalet hvor varene ble lagret til Brand Ice Cream, og ved at Brand Ice Cream kjøpte inn basisvarene for produksjonen. Disse forholdene endret ikke Lagmannsrettens vurdering av om Vågå Iskremproduksjon gjorde varemerkeinngrep.

Et viktig poeng i Lagmannsrettens dom er at det presiseres at det kan tenkes tilfeller hvor en leverandør av tjenester som i realiteten ikke har noen interesse i hvilket varemerke emballasjen er påført ikke anses å være varemerkebruk. Avgjørelsen er konkret begrunnet, og innebærer ikke at alle underleverandører som har befatning med en vare påført et varemerke kan holdes ansvarlig for varemerkebruk. Dommen gir imidlertid veiledning til hvordan man skal vurdere hvor grensen går for når varemerkebruk foreligger. Det avgjørende synes å være om underleverandøren selv har en interesse i påføringen av varemerket.

Dommen er anket.

Et av immaterialrettstrollets hoder, Kristine Juell Johnsen, har representert Vågå Iskremproduksjon AS i denne saken. Hun har ikke bidratt til denne artikkelen.

Oslo tingrett: Bruk av varemerker på mobilskjermer som ikke er synlig for sluttbruker er ikke varemerkebruk

Oslo tingrett avsa den 2. februar i år dom i den såkalte «iPhone»-saken om varemerkebruk (17-151334TV1-OTIR/04). Overordnet gjaldt saken et krav fra Apple Inc. om destruksjon av importerte iPhone 6/6S-mobiltelefonskjermer, som den uautoriserte iPhone-reparatøren PCKompaniet (drevet av saksøkte Henrik Huseby) hadde importert fra Kina. Samtlige deksler var merket med Apples «eplelogo» på innsiden av dekslene, men logoene var tusjet over da tollen beslagla dekslene ved innførsel til Norge. Til tross for at tusjingen kunne fjernes med sprit, konkluderte Oslo tingrett med at innførselen ikke utgjorde varemerkebruk (og følgelig heller ikke noe varemerkeinngrep). Ved vurderingen la retten avgjørende vekt på at logoene ikke var synlig for sluttbrukeren av telefonen, og at Huseby hadde legitime interesser knyttet til de importerte varenes kvalitet og fremgangsmåte ved importen/klargjøringen av skjermene forøvrig. Avgjørelsen inneholder også interessante uttalelser om spørsmål om EØS-regional konsumpsjon.

Finnes det noe mer irriterende? Kilde: tek.no

- KNAS! Du har kanskje hørt lyden av mobiltelefonen din som dundrer i gulvet, og den etterfølgende følelse av små glassbiter som fester seg til tommelen når du innser at skjermen er knust? Det å bytte skjerm gjennom autoriserte forhandlere kan være en relativt dyr affære, og her har blant andre Henrik Huseby sett en forretningsmulighet utenfor Apples autoriserte forhandler- og reparatørnettverk.

I denne saken hadde Huseby importert 63 mobiltelefonskjermer til iPhone 6 og 6S fra Kina. Dekslene var merket med Apples eplelogo (norsk varemerkereg.nr. 217659, heretter «eplelogoen»). Ved innførselen var imidlertid logoen dekket til med sprittusj (som det var mulig å fjerne), og når skjermen var montert var logen ikke synlig for sluttbrukeren. Det hersket uenighet om opphavet til dekslene. Apple hevdet på sin side at det dreide seg om piratkopierte deksler. Huseby hadde ifølge avgjørelsen kommet med til dels ulike forklaringer på dette, men hevdet at det mest sannsynlig var snakk om skjermer som var såkalt «refurbished» (et produkt bestående av brukte, originale deler satt sammen med nyproduserte deler).

Hovedspørsmålet for retten var om denne ikke-permanente (og skjulte) merkingen av mobilskjermene med eplelogoen utgjorde relevant varemerkebruk etter varemerkeloven § 4.

Tingretten slår innledningsvis fast at uenigheten rundt skjermenes opphav ikke var avgjørende ved denne vurderingen. Skjermene var importert fra Kina, og etter varemerkeloven § 6 er det kun produkter som er lovlig brakt på markedet innenfor EØS-området som kan videreselges i Norge uten samtykke fra merkehaver. Som utgangspunkt krevdes derfor Apples samtykke ved innføring av skjermene påført eplelogoen.

Retten påpeker imidlertid at «[n]orske myndigheter er gjennomgående positive til import av prisgunstige varer fra områder utenfor EØS». Det vises i denne forbindelse til prosessen rundt Norges tilslutning til regelen om EØS-regional konsumpsjon, og at myndighetene nølte med dette ettersom det innebar et brudd på det norske prinsippet om internasjonal/global konsumpsjon. Tingretten argumenterer for at denne tilbakeholdenheten, og det bakenforliggende «hensynet til forbruker og internasjonal priskonkurranse», må tilsi at regelverket må fortolkes på en måte som ikke «bidrar til å skape større begrensninger på konkurransen enn det som er nødvendig» (se nærmere omtale av dette under «Immaterialrettstrollets betraktninger» nedenfor).

  

Retten foretar deretter en konkret vurdering av hvorvidt bruken av eplelogoen kunne innebære en fare på en eller flere av varemerkets funksjoner (tilsynelatende opprinnelsesgaranti- og/eller kvalitetsgarantifunksjonene).

Retten viser her til Høyesteretts avgjørelse i Ensilox-saken (nylig omtalt av IP-trollet her), og slår fast at Høyesteretts uttalelser ved vurderingen av om bruk utgjør et inngrep også vil være retningsgivende ved vurderingen av om som skal anses som relevant varemerkebruk.

Deretter konkluderer tilsynelatende retten med at håndhevingshensyn tilsier at slik midlertidig tildekkingen av varemerker må anses som bruk etter varemerkeloven § 4 også før tildekkingen er fjernet.

Apples eplelogo (norsk varemerkereg.nr.: 217659).
Kilde: Patentstyret 

Så blir det interessant. Tingretten trekker inn eplelogoens plassering og størrelse ved vurderingen, og viser til at de svært små logoene befinner seg på innvendige deler av skjermene, med andre ord er skjult for sluttbrukeren av telefonene. Dette vil være tilfellet også dersom den midlertidige tildekkingen blir fjernet. I lys av dette, og at Apple angivelig har andre måter å skille originale fra uoriginale deler/produkter på, uttaler retten at den ikke kan se at noen av varemerkets funksjoner settes i fare ved den aktuelle bruken.

På bakgrunn av dette fremhever tingretten Husebys «legitime interesser» i å kunne importere mobilskjermene når eplelogoen er (midlertidig) fjernet. Retten viser her særlig til Husebys kvalitetsmessige utfordringer ved å bruke andre importkanaler enn den aktuelle kinesiske kanalen. Det legges også vekt på at eplelogen er fjernet der dette er fysisk mulig, og at tusj er eneste måten å fjerne eplelogoen (der denne fremdeles er synlig) uten å ødelegge komponentene. Til tross for at Huseby opererte med til dels avvikende forklaringer, samt var lite villig til å fremlegge informasjon om importen (av frykt for å sette leverandøren i konflikt med Apple), kom retten til at Husebys interesser i saken er «fullt ut legitime».

Under særlig henvisning til eplelogens plassering og funksjon, samt partenes interesser forøvrig, konkluderer retten (under tvil) med at den aktuelle bruken av eplelogoen ikke utgjør varemerkebruk etter varemerkeloven § 4.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Tvister om varemerkebruk er i vinden om dagen, men kanskje noe overraskende så er det mer tradisjonell bruk (og ikke bruk knyttet til bruk på nett eller andre digitale plattformer) som har stjålet overskriftene så langt dette året.

I iPhone-avgjørelsen synes det igjen som at sondringen mellom en objektiv og en subjektiv tilnærming til varemerkeretten, og særlig inngrepsvurderingen, er det underliggende og sentrale. Som omtalt tidligere i år synes dette IP-trollet at Høyesterett i Ensilox-avgjørelsen ikke valgte en helt konsekvent linje i denne forbindelse. I lys av Oslo tingretts svært subjektive tilnærming til bruksvilkåret (grunnvilkåret ved inngrepsvurderingen) i iPhone-saken, er det i hvert fall grunn til å stille spørsmål ved om vi allerede nå ser uheldige konsekvenser av Høyesteretts uttalelser tidligere i år.

Gammel skjermkomponent, telefonkomponent
og ny skjermkomponent (bildene stammer ikke
fra saken).
Kilde: tek.no

Tingrettens avgjørelse i iPhone-saken bærer etter dette immaterialrettstrollets syn preg av et (for så vidt legitimt) forsøk på å opprettholde et sekundærmarked for ikke-autoriserte reservedeler for mobiltelefoner (her kan det skytes inn at det er alminnelig adgang til å gjøre lojal bruk av et varemerke for å angi bruksformål ved salg av slike reservedeler etc. jf. varemerkeloven § 5 (2) bokstav c), noe som også kan sies å følge motsetningsvis av varemerkeloven § 4 (2)). For dette immaterialrettstrollet fremstår tingrettens argumentasjon ganske fragmentarisk og løsrevet fra varemerkeretten, blant annet gjennom betraktninger rundt lovgivers opprinnelige syn ved innføringen av den EØS-regionale konsumpsjonsregelen (mer om dette nedenfor) og saksøktes «legitime interesser».

Det sentrale i iPhone-saken etter dette trollets oppfatning er hvorvidt plasseringen (og til en viss grad størrelsen) av varemerkene tilsier at det ikke foreligger noen fare for skade på noen av varemerkets funksjoner. Tingrettens overordnede problemstilling om hvorvidt midlertidig tildekking må anses som bruk synes derfor ikke veldig presis, selv om plasseringen og størrelsen trekkes inn som moment ved vurderingen. I tillegg skiller saken seg fra Ensilox-saken ettersom den aktuelle bruken her skjedde allerede ved innførselen av varene (mer om dette nedenfor).

Det klare utgangspunktet må være at midlertidig tildekking av et varemerke utgjør varmerkebruk etter varemerkeloven § 4 (1) (i denne saken jf. (3) bokstav a) og c)), også før den midlertidige tildekkingen fjernes. Noe annet vil gjøre det svært vanskelig, og i mange tilfeller umulig, for varemerkeinnehavere å effektivt beskytte seg mot piratkopier og annen uautorisert bruk av sine varemerker. Tingretten er tilsynelatende av samme oppfatning på side 10 andre avsnitt i dommen.

Ved den konkrete vurderingen av hvorvidt bruken (plasseringen og størrelsen og øvrige relevante hensyn tatt i betraktning) så er det grunn til å stille spørsmål om tingretten burde valgt en mer objektiv tilnærming til bruksvurderingen ved rettsanvendelsen. Som Høyesterett utleder av relevant EU-praksis (blant annet Arsenal og Google) i Ensilox er det «bare bruk som kan skade varemerkeinnehaverens interesser knyttet til varemerkets funksjoner som er ulovlig» (Google: «affects or is liable to affect the functions of the trademark»). Terskelen her er ikke høy, og det er tilstrekkelig at det foreligger en mulighet for skade. Det synes derfor noe misvisende når tingretten tilsynelatende vurderer hvor «stor fare» den aktuelle bruken utgjør (dommens side 10).

Hvilke følger vil praksis Oslo tingrett legger opp til kunne få i
andre bransjer, som for eksempel i bilindustrien? Kilde: bilnorge.no

Uavhengig av hvilken rettsanvendelse som er lagt til grunn mener dette immaterialrettstrollets at det er sannsynlig at den aktuelle bruken vil kunne skade en eller flere av eplelogoens varemerkefunksjoner i denne saken. Som nevnt ovenfor så foreligger den aktuelle bruken på skjermkomponentene allerede på innførselstidspunktet. At innføring av varer som er påført varemerker skal anses som varemerkebruk er eksplisitt angitt i varemerkeloven § 4 (3) bokstav c), og ligger derfor i kjernen av bruk som varemerkeloven § 4 tar sikte på å regulere. Ved (uautorisert) import som i dette tilfellet tilsier håndhevingshensyn at det kan konstateres mulighet for skade for i hvert fall opprinnelsesgaranti- og kvalitetsgarantifunksjonene slik. Selv om den uttalte intensjonen er at komponentene skal monteres på en måte som gjør at de er skjult for sluttbruker, har merkeinnehaver ingen kontroll på om de faktisk brukes på denne måten. Det er heller ikke gitt hvor slike varer ender opp, eller hvilken hensikt mottaker av slike varer har med dem, også med tanke på promotering av varene og ved videresalg.

Tingretten fokuserer tilsynelatende hovedsakelig på faren for skade etter montering av skjermen. Her kan det stilles spørsmål ved om det ville vært naturlig å knytte denne vurderingen (i det minste mer eksplisitt) opp mot varemerkeloven § 4 (3) bokstav b) («å tilby varer for salg eller på annen måte bringe dem på markedet, lagre eller levere dem under tegnet …»). Også etter montering kan det etter dette trollets syn foreligger det en mulighet for skade på en eller flere av eplelogoens varemerkefunksjoner, selv om logoen ikke er tilgjengelig for sluttbruker. Eksempelvis vil dette kunne være tilfellet når andre reparatører, fagkyndige og over gjennomsnittet tekniske sluttbrukere vil kunne åpne og utføre vedlikehold/reparasjon av telefonen (… eller mindre kyndige sluttbrukere som mister den i bakken). Det er svært vanskelig å komme unna at dette vil kunne skade opprinnelsesgarantifunksjonen. Dersom skjermene også holder lavere kvalitet enn Apple sine skjermer, vil bruken i tillegg kunne skade eplelogoens kvalitetsgarantifunksjon.

Ut over disse mer tradisjonelle varemerkefunksjonene kan det dessuten stilles spørsmål ved om det ikke er varemerkets investeringsfunksjon som først og fremst kan bli skadelidende ved bruken i iPhone-saken (som tilfellet var i blant annet Arsenal og L’Oréal and Others). For særlig velkjente varemerker som eplelogoen vil det ved denne typen utnyttelse, som i større grad tar sikte på å nyttiggjøre seg av varemerkets egenverdi enn dets verdi som opprinnelses- og/eller kvalitetsangivelse (all den tid det er midlertidig skjult), være investeringsfunksjonen som blir skadet.

På bakgrunn av dette, og de sterke interesser av å kunne håndheve urettmessig bruk av eplelogoen som dermed gjør seg gjeldende for Apple i denne saken, synes Husebys interesser av mindre betydning ved vurderingen, legitime eller ei.

Til slutt skal det rettes noen bemerkninger til tingrettens bruk av praksis forut for implementeringen av den EØS-regionale konsumpsjonsregelen i varemerkeloven §6 som tolkningsfaktor ved varemerkebruksvurderingen. Etter varemerkeloven §6 er det som nevnt kun produkter som er lovlig brakt på markedet innenfor EØS-området som kan videreselges i Norge uten samtykke fra merkehaver (såkalt parallellimport).

Konsumpsjon eller ikke konsumpsjon?
Kilde: velgekte.no/Thinkstock

Når Norge ved å ta del i EØS-samarbeidet har valgt å innføre en slik regel om EØS-regional konsumpsjon, så fremstår tingrettens betraktninger og argumentasjon rundt lovgivers motvillighet mot regelen som ganske kunstig all den tid det er tale om et nokså klart tilfelle av varer som importeres til EØS. Det er for så vidt et legitimt standpunkt at domstolene ikke skal innfortolke ytterligere konkurransehindringer (innenfor tolkningsrommet av regelen). Denne tolkningsfaktoren må imidlertid ikke brukes til å fravike lovens klare regel, noe det kan fremstå som tingretten gjør i lys av vektleggingen av Husebys «legitime interesser» i saken.

Avgjørelsen var mandag 26. februar foreløpig ikke anket. Ettersom saken ble behandlet etter regler om småkravprosess er det uansett tvilsomt om en slik anke vil få lagmannsrettens samtykke til behandling etter tvisteloven § 29-13 (1).