Kjennetegnsrettsåret 2023

IP-trollet fortsetter oppsummeringen av immaterialrettsåret 2023 og denne uken har turen kommet til kjennetegnsretten. Morten Smedal Nadheim (CMS Kluge) og Julius Berg Kaasin (Brækhus) møtes som vanlig til livlig passiar om de  mest interessante sakene fra 2023. Dette året har vært roligere på kjennetegnsfronten, men det har likevel kommet noen interessante avgjørelser både om særpreg, inngrep og annet. God fornøyelse!

"Langt langt borte så han noget lyse og glitre". Kan det ha 
vært Patentstyrets nye kontorer på Helsfyr Askeladden så?
Theodor Kittelsen (Nasjonalbiblioteket, i det fri)

Julius: Jeg var nesten redd du var blitt så fin på det etter at du holdt årsoppsummeringen på Larvikkurset i fjor at du ikke vil bli med denne gangen, Morten?

Morten: Å neida Julius, denne praten vil jeg ikke gå glipp av for alt i verden. For å bruke et slagord du er godt kjent med; “IP-trollet, alltid uansett”. Men har det skjedd noe særlig siden slutten av oktober da?

Julius: Noen avgjørelser har det jo vært, men dette kjennetegnsrettsåret har vært roligere enn de siste. Det skulle kanskje bare mangle også. Men ny varemerkelov, det har vi jo fått?

Morten: Ja, den kom jo endelig på plass 1. mars i fjor. Dette har vi skrevet om flere ganger tidligere, men oppsummeringsvis er det verdt å nevne at vi nå har nye regler knyttet til gjengivelse av merket, beskyttelsesomfang for sort/hvit-merker, «ny» ond tro-bestemmelse og nye rettsvern- og kollisjonsregler, samt at tidspunktet for særpregsvurderingen er endret.

Foruten disse lovendringene, hvilke utviklingstrekk ser du i året som har gått Julius?

Julius: Det litt kjedelige svaret er jo at mange av sakene om særpreg fremdeles dreier seg om den underliggende diskusjonen om særpregsterskelen i Norge sammenlignet med EUIPO og andre jurisdiksjoner. Dette gjelder særlig der merket består av ord og uttrykk på andre språk, og hvor Patentstyret og KFIR tilsynelatende tillegger den norske gjennomsnittsforbrukeren større (språk)kunnskaper enn i land hvor de faktisk prater disse språkene.

Ellers kan det se ut som fargemerker er tilbake på moten, Morten?

Morten: Det stemmer det, Julius. Blant annet Orkla har jo vært ganske aktive med dette den siste tiden, noe som ble slått stort opp for et par uker siden i forbindelse med at de har søkt en gulfarge for Grandiosa.

Morten i Larvik med sitt varemerke rundt halsen.
(Foto: Julius)

Julius: “Grandiosa-gul” vil kanskje enkelte lesere av denne bloggen skyte inn. Det skal bli spennende å følge utviklingen i den og andre fargemerkesaker videre utover året. Dette temaet har jo også en viss betydning i den kommende saken mellom Freia (Mondelez) og Nidar knyttet til førstnevntes lansering av sin såkalte «Boble»-sjokolade med gul og blå emballasje.

Men det store spørsmålet i disse fargemerke-sakene Morten er jo om merket har oppnådd særpreg gjennom innarbeidelse, og da passer det kanskje å starte noen av de mest interessante særpregsavgjørelsene fra året som gikk.

Norsk praksis - særpregssaker

Morten: La oss gjøre det Julius, og du har sett litt på blant annet lagmannsrettens avgjørelse i denne ZEROVISION-saken (LB-2022-137934) som vi også snakket en del om i fjorårets oppsummering.

Julius: Det stemmer, men rett skal være rett, lagmannsrettens avgjørelse kom 9. januar i fjor så da blir den med på 2023-oppsummeringen. Avgjørelsen er også omtalt i et eget innlegg av Frida her. Saken gjaldt fremdeles ordmerket ZEROVISION som var søkt for blant annet maskiner som generer kunstig røyk, og sikkerhetsalarmssystemer. Både Patentstyret, Klagenemnda og tingretten kom til at merket manglet det nødvendige særpreg, og at det var beskrivende.

I sin vurdering fremhevet lagmannsretten at et merke som består av en kombinasjon av enkeltord som i seg selv er beskrivende, anses normalt også kombinasjonen som beskrivende. Men dersom ordene i merket er satt sammen på en uvanlig måte, slik at sammenstillingen som helhet skaper et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernet fra det inntrykk man får bare ved å sammenstille elementene, skal merket kunne registreres.

Verisure hadde argumentert for at den norske omsetningskretsen vil oppfatte merket som nullvisjon eller nulltoleranse, slik at merket ga assosiasjoner i retning av nulltoleranse for innbrudd. Godt argumentert i grunn, men i den konkrete vurderingen av merket, kom lagmannsretten til at ZEROVISION vil forstås som null sikt, til tross for at dette ikke er et ordentlig ord på engelsk.

Når merket ble brukt på røykkanoner, kom lagmannsretten til at merket ville oppfattes som klart beskrivende, selv om merket egentlig ikke er et ordentlig ord på engelsk.

Lagmannsretten mente merket ville være beskrivende også for alarmsystemer. Det var ikke omtvistet at sikkerhetsalarmsystemer med røykleggingsfunksjon nå er alminnelige, og Lagmannsretten fant det derfor ikke tvilsomt at gjennomsnittsforbrukeren i den relevante omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte ZEROVISION som en angivelse av hva slags alarmsystem det dreier seg om.

Mortens illustrasjon av betydningen av utenlandske
særpregsavgjørelser i norsk rett. Når lander duen på 
bussen og velter den i avgjørende retning utenfor veien!? 
(Morten/CMS Kluge)

Merkesøker hadde også vist til at ZEROVISION var registrert i EU, og i andre land også. Lagmannsretten viste til at det er relevant at merket er registrert andre steder, men når merket ble funnet beskrivende, kan det ikke tillegges avgjørende vekt.

Avgjørelsen er rettskraftig.

Med fare for å gjenta meg selv (og Frida) så savner jeg fremdeles en klarere rød tråd mellom særpregsvurderinger i norsk praksis og fra enkelte andre jurisdiksjoner, særlig EUIPO. I denne saken heller jeg nok mot at konklusjonen fra norsk praksis er den riktige, selv om jeg ikke mener den er så klar som det lagmannsretten uttaler når det kommer til røykmaskinene.

Morten: Du kan så si. En annen gjenganger fra i fjor er jo lagmannsrettens avgjørelse i denne ROTTEFELLA-saken (LB-2022-159367) om varemerket MOVER, som du også har omtalt tidligere, Julius.

Som vi husker fra i fjor, kom Oslo tingrett til at Amer Sports/Atomics merke MOVER måtte slettes som følge av at det var registrert i strid med god forretningsskikk etter tidligere varemerkelov § 16 bokstav b).

Merket hadde allerede fått vern gjennom registrering, men som Lassen og Stenvik påpeker så gir registreringen bare en presumpsjon for at man har en varemerkerett. Hvorvidt varemerkeretten må respekteres viser seg først når registreringen blir angrepet, og det ble den altså her av Rottefella.

I lagmannsrettens særpregsvurdering vurderes merket i lys av omsetningskretsen og hvordan denne vil oppfatte merket når det brukes på skiutstyr. Lagmannsretten kom til at registreringen måtte slettes, fordi ordet MOVER i varemerkerettslig forstand er beskrivende for vareslagene merket er registrert for. Det ble vist til at selv om ski, skibindinger og skistaver ikke kan bevege seg av egen kraft, vil de både bevege seg med skiløperen og være nødvendige for dennes bevegelser.

Avgjørelsen er rettskraftig (men vi ser at partene skal fortsette å kjempe i rettssystemet i en annen patentsak i august, som det blir spennende å høre mer om etter hvert).

Julius: Jeg tenker jo uansett at lagmannsretten treffer bedre enn tingretten med sitt grunnlag her, Morten. Som vi diskuterte i fjor, er det kanskje mer nærliggende å vurdere særpreget til dette merket først.

Men vi har jo fått enda en oppfølger i året som gikk, nemlig lagmannsrettens avgjørelse i TRUSTSHOP-saken (LB-2022-64395). Ordmerket TRUSTSHOP var søkt registrert i Norge for blant annet avkjølingsinstallasjoner, salg av matvarer, elektroniske betalingstjenester, og bedriftsledelse. Både Patentstyret og Klagenemnda kom til at merket var beskrivende, og at det manglet særpreg, noe Oslo tingrett var enige i.

Lagmannsretten var enig med tingretten i at gjennomsnittsforbruker vil oppfatte ordmerket TRUSTSHOP som «tillitsbasert handel» eller som «en butikk eller et produkt/tjeneste som du kan stole på». Videre pekte lagmannsretten på at dette var en term flere burde kunne få benytte, og var enige med Staten i at tillit er en sentral egenskap ved alle former for handel og tjenesteytelse, og kombinert med en så generell term som «shop», vil registrering innebære en uakseptabel monopolisering av ord som også andre næringsdrivende har en berettiget interesse i å bruke. Dette er godt argumentert av Regjeringsadvokaten, som går rett i kjernen av friholdelsesbehovet.

Lagmannsretten skrev videre at selv om merket «klinger godt» har ikke ordmerket det fornødne særpreg. Da hjalp det heller ikke at merket var blitt registrert av EUIPO, eller at merket også var registrert i Storbritannia. Som lagmannsretten skrev, så var dette relevant, men ikke avgjørende.

Morten: Denne er vel rettskraftig, Julius?

Julius: Det stemmer, Morten. Det gjelder vel også tingrettens avgjørelse i Eltorque-saken (TOSL-2023-19475)

Morten: Ja, det er den. Eltorque (del av Lyng-gruppen fra Trondheim) var involvert i flere IP-saker i året som gikk, men her snakker vi altså om varemerkesaken (som Henriette har omtalt tidligere).

Eltorques kombinerte merke, reg. nr. 330129
(Patentstyret)

Både ordmerket ELTORQUE og et kombinert merke med dette ordelementet var søkt for blant annet motorer for kjøretøy, nautiske apparater og instrumenter, sensorer, samt salg, installasjon og reparasjon av disse varene. Både Patentstyret og KFIR ville bare godkjenne deler av fortegnelsene for begge merkene, ettersom de anså ELTORQUE beskrivende og uten det nødvendige særpreg for en rekke varer og tjenester knyttet til apparater og instrumenter.

Eltorque brakte derfor KFIRs vedtak inn for Oslo tingrett hvor de fikk medhold i en noe bredere fortegnelse enn for KFIR. Tingretten viste til at omsetningskretsen ville forstå betegnelsen «eltorque», som elektrisk dreiekraft («el» + «torque»), eller ‘dreier ved hjelp av elektrisk kraft’. Det var ikke avgjørende at ordet er en nydannelse. Retten mente at gjennomsnittsforbrukeren uansett vil oppfatte ordsammenstillingen som beskrivende og uten det nødvendige særpreg.

Retten mente videre at figurelementet ikke tilførte noe spesielt til det kombinerte merkets distinktivitet, og at det var tekstelementet «eltorque» som var det dominerende og iøynefallende også i dette merket.

For tingretten ble det også anført at merket var brukt i et slikt omfang at det hadde slitt seg til særpreg. Tingretten fant at merket hadde blitt brukt i et slikt omfang at det må anses særpreget for deler av vare fortegnelsen, men ikke for alle. Med det ble avgjørelsen fra KFIR opphevet, samtidig som nektelsen for en del varer og tjenester ble opprettholdt.

Julius: Jeg må innrømme at jeg får litt spanske vibber av «eltorque» jeg, Morten. Og da tenker jeg ikke på Lyng-gruppen og Anfi del Mar på Gran Canaria. Men så er vel ikke jeg noen gjennomsnittsforbruker av aktuatorer og ventiler heller.

Morten: Kanskje like greit at denne særpregsvurderingen ikke tar utgangspunkt i dine assosiasjoner da Julius. Men du har også sett helt kort på denne PRECISELY-avgjørelsen fra Oslo tingrett (TOSL-2022-162782).

Julius: Ja, ordmerket PRECISLY var nektet vern av både Patentstyret og KFIR for dataprogrammer i klasse 42, nærmere bestemt «Programvare som en tjeneste (SAAS) tjenester med programvare for bruk i kundepleie gjennom datainnsamling».

Retten pekte i likhet med tidligere instanser på at «precisely» er et rosende og positivt ladet ord for en rekke varer og tjenester, inkludert programvare, og at det derfor vil være uheldig å forbeholde en aktør retten til å benytte denne.

Da kunne det – i samsvar med gjeldende praksis - heller ikke legges avgjørende vekt på at merket var blitt registrert i andre jurisdiksjoner.

Morten: En kan jo også her kanskje se for seg en litt annen tilnærming til varemerkeretten der en tillater registrering av slike merker, men samtidig slik at bruk av «precisely» om karakteristikker av varer og tjenester anses beskrivende etter varemerkeloven § 5 (2) bokstav b).

Julius: Ingen dum tanke det, Morten. Likevel er det nok slik at det etter gjeldende rett i praksis kreves omfattende innarbeidelse for slike rosende betegnelser, noe saken om registrering av varemerket reMarkable også er et godt eksempel på.

Morten: Ja, i hvert fall etter norsk praksis ... Apropos angivelse av positive egenskaper så ble jo det også delvis utslagsgivende i den litt spesielle saken om varemerket ARCTIC WATER (TOSL-2023-25997). Her ble Mack Ølbryggeri sitt varemerke for mineralvann kjent ugyldig mer enn 20 år etter registrering ettersom betegnelsen «Arctic Water» måtte anses beskrivende. Dette er jo litt spesielt, men merket led dermed samme skjebne som bryggeriets EU-varemerke som tidligere var blitt kjent ugyldig med samme begrunnelse.

Ettersom merket var registrert tilbake i 2001 måtte tingretten reise tilbake i tid for å vurdere forholdene på registreringstidspunktet, inkludert tidligere varemerkelov fra 1961. I sin begrunnelse siterte tingretten blant annet KFIR som uttalte at:

Uansett om man vil tro dette eller ikke, vil ARCTIC fremkalle positive assosiasjoner og følelser hos gjennomsnittsforbrukeren når de møter merket på «mineralvann med og uten kullsyre» i klasse 32. Siden ARCTIC/Arktis assosieres med blant annet hav- og landområder med kaldt klima, iskaldt vann og ren is, er stedsangivelsen egnet til å oppfattes som en indikasjon på at mineralvannet er kaldt og friskt. Stedsangivelsen kan også påvirke forbrukernes valg i kjøpssituasjonen ved at varene assosieres til et sted som vekker de nevnte positive følelsene. Forbindelsen mellom varene og stedet anses etter dette å være tilstrekkelig direkte og har ikke en avledet karakter

Heller ikke tillegget av ordet «water» endret på konklusjonen ettersom ordet «arctic» måtte anses å vise til «water» som var en typisk var gjennomsnittsforbruker ville forbinde med Arktis.

Også denne avgjørelsen er rettskraftig. 

Morten: En veldig interessant sak som også varemerkeinnehavere av denne typen merker bør merke (!) seg. 

Julius: Høhø, det kan du si. Et varemerke det heller ikke gikk glatt for, var det kombinerte merke IS-FRITT (23-097809TVI-TOSL/05). Merket var søkt blant annet for strøsalt, og her skylder vi jo leserne å gjøre oppmerksom på at du representerte innehaver, Morten. I likhet med Patentstyret og KFIR, kom også tingretten til at merket direkte og umiddelbart vil oppleves som en angivelse av varens art eller egenskaper. De figurative elementene var ikke nok til at merket vippet over særpregsterskelen. Det at merket var registrert både i Finland og i Sverige, ble ikke tillagt avgjørende vekt.

Et merke på glattisen?
Bildene er hentet fra Patentstyret

Morten: Du har også sett på det vi mener er en ganske god særpregsvurdering fra underretten i EU, Julius?

Julius: Ja, du sikter vel til avgjørelsen i den såkalte ENDURANCE-saken og avgjørelsen i T-566/22 om det kombinerte merket ENDURANCE. Her viste underretten til at slagord eller ord og uttrykk som gjerne brukes i markedsføringen, også kan ha særpreg, så lenge slagordet ikke bare oppfattes som et markedsføringsuttrykk. Det avgjørende vil være om slagordet er egnet til å vekke en viss undring, eller krever noe fortolkning av omsetningskretsen som møter merket. 

Dernest viste retten til at særpregsvurderingen må først tas i lys av varene/tjenestene merket er søkt vern for, før det ses på hvordan omsetningskretsen vil oppfatte merket anvendt i relasjon til de aktuelle varene/tjenestene. 

Når det gjaldt dette merket, ENDURANCE, kom EU-retten til at omsetningskretsen av sportsvarene merket var søkt beskyttelse for, bare ville oppfatte ordet som et salgsfremmende uttrykk, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse.  

Det var også behov for å friholde merket, slik at andre også kunne bruke uttrykket endurance, ved markedsføring av sine varer, og at det derfor ville være uheldig å la et selskap få enerett til å bruke uttrykket i kommersiell sammenheng. 

Men nå skal vi over til inngrepssaker, forvekslingsfare og alt annet som er gøy, Morten.

Norsk praksis - kollisjonssaker

Morten: Om vi skal Julius, og vi kan begynne med et eksempel på en klassisk forvekslingsfarevurdering fra EU-retten, i T-473/22. Spørsmålet var om merket LAAVA ville krenke varemerkeretten til det eldre merket LAV. Det forelå vareidentitet, men merkene var ikke tilstrekkelig like rent fonetisk, visuelt eller konseptuelt til at det forelå forvekslingsfare. Dommen gir en god oppsummering av momentene til forvekslingsfarevurderingen, og viser at underretten holder en konsistent linje.

Så kan vi hoppe tilbake til Norge, og se på LB-2023-9016 og den såkalte XEON/CEON-saken som gjaldt forvekslingsfare mellom ordmerket XEON og det kombinerte merket CEON.

 XEON var registrert i Norge for varer i klasse 9 som omfatter blant annet databehandlingsutstyr og datamaskiner, operativsystemprogrammer.

Det yngre merket CEON var søkt vern i Norge, og det ble gitt vern for en rekke varer og tjenester, men ikke for varer i klasse 9 eller tjenestene i klasse 38 (Data transmission service). Avgjørelsen fra Patentstyret, og senere KFIR ble anket inn for tingretten, som opprettholdt KFIRs vedtak. Tingrettens dom ble anket inn for lagmannsretten.

I vurderingen av om det forelå forvekslingsfare delte lagmannsrettens seg i et flertall og et mindretall. I vurderingen av kjennetegnslikhet, viste flertallet til at det er lagt til grunn i rettspraksis at omsetningskretsen oftest legger mest merke til begynnelsen av et ord. Dette med en henvisning til en lagmannsrettsdom (LB-2015-201256), der det vises til EU-domstolens praksis.

Her må vil vel bemerke at EU-domstolens underinstans, i en nyere avgjørelse, har advart mot at dette gjøres til en generell sannhet. Underinstansen påpeker at det er merkenes helhetsinntrykk som skal vurderes. Låser man seg på likhet i merkenes begynnelse, kan dette stå i veien for helhetsvurderingen, se sak T-56/20 avsnitt 38.

Når det gjaldt den visuelle likheten mente flertallet at merkene fremstod som visuelt like, ettersom de tre siste bokstavene er identiske. At XEON er et ordmerke og CEON et kombinert merke, var etter flertallets syn ikke et moment av større betydning.

Vedrørende fonetisk likhet, mente lagmannsretten at den norske omsetningskretsen ville uttale merkene identisk. Med det forelå det tjeneste- og vareslagslikhet, samt fonetisk og visuell likhet i tilstrekkelig grad til at det forelå forvekslingsfare, og tingrettens dom ble med det opprettholdt.

Den ankende part hadde imidlertid også vist til at merkene er blitt registrert side om side i 35 land og av EUIPO.

I lys av C-218/01 Henkel, kom Lagmannsretten til at de internasjonale registreringene måtte vektlegges, men hvilken vekt registreringene skulle ha måtte bero på en konkret vurdering. I denne saken kom lagmannsretten til at registreringene i andre jurisdiksjoner ikke kunne tillegges avgjørende vekt.

Julius: Kanskje ikke så overraskende at retten ikke la avgjørende vekt på de utenlandske registreringene i denne sammenhengen heller, Morten. Men jeg mener det burde kunne ha en viss betydning også her.

Men la oss gå over til magiens verden og til lagmannsrettens avgjørelse i HARRY POTTER-saken (LB-2023-13976). Saken stod mellom konsertarrangøren Star som arrangerte musikkkonserter der de spilte musikk fra Harry Potter-filmene. Avgjørelsen er kommentert på IP-trollet tidligere også.

Hovedspørsmålet i saken var om TONO-lisensen ga Star rett til å fremføre bearbeidelser av verket som TONO lisensen gjaldt.

Det varemerkerettslige spørsmålet for lagmannsretten var om Stars bruk av tittelen «The Magical Music of Harry Potter” i markedsføringen av nevnte konserter, krenket Warners varemerkerett til ordmerket HARRY POTTER. Merket var registrert for blant annet innspilt musikk i klasse 9, og lagmannsretten kom til at Stars tjenester hadde klare likhetstrekk med det HARRY POTTER-merkene var registrert for.

Ble eneretten tryllet bort?
(Foto: C.Suthorn (Wikipedia) / cc-by-sa-4.0)

Til tross for at lagmannsretten kom til at det forelå både kjennetegnslikhet og tjenesteslagslikhet, mente lagmannsretten at det ikke forelå forvekslingsfare eller et varemerkeinngrep. Begrunnelsen til lagmannsretten var at bruken av Harry Potter i konserttittelen ville oppfattes som en innholdsreferanse, og ikke som en angivelse av konsertens kommersielle opprinnelse. Lagmannsretten viste altså at omsetningskretsen ikke ville tro at det var Warner som stod bak konserten, alene fordi Warners ordmerket ble brukt i tittelen.

Det kan være grunn til å stoppe opp litt her. For det Warner har en enerett til, det er å bruke merket Harry Potter i kommersiell sammenheng for de aktuelle varer. Og hvis man som dommer vil åpne for at andre bruker dette merket, ja så kan det spørres om det ikke er unntaket i varemerkeloven § 5, som åpner for bruk av andres varemerker i samsvar med god forretningsskikk for visse tilfeller, som da burde anvendes.

Lagmannsretten så det imidlertid ikke slik, og kom til at det ikke forelå forvekslingsfare. Lagmannsretten vurderte også om HARRY POTTER-merket var velkjent, og om det forelå assosiasjonsrisiko, uten at dette endret på konklusjonen i inngrepsspørsmålet.

Lagmannsretten viste til at Navnet Harry Potter utvilsomt er godt kjent i Norge, men at navnet først og fremst er kjent nettopp som navn på en romanfigur og ikke som kjennetegn på noens varer og tjenester. Selv om lagmannsretten påpekte at navnet nok kunne gi assosiasjoner til Warners tjenester og produkter, fant ikke lagmannsretten å kunne legge til grunn at en betydelig del av omsetningskretsen vil oppfatte bruk av navnet Harry Potter som en garanti for at en vare eller tjeneste stammer fra Warner.

Morten: Her har jeg litt sympati med godeste Harry jeg, Julius. Betydningen av varemerkeregistreringen ble liksom bare tryllet bort av lagmannsretten.

Julius: Enig i at denne begrunnelsen var litt overraskende. Før vi forlater kollisjonstilfellene har du sett på enda sak om forvekslingsfare, Morten.

Morten: Ja, og det mellom to parter som nærmest må kunne karakteriseres som et gammelt ektepar, i hvert fall når det gjelder krangling. Man kan kanskje ikke lære en gammel hund nye triks, men som vi skal komme til å se kan Red Bull nekte en rød hund varemerkeregistreringen for drikkevarer i klasse 32, nemlig Monsters varemerke RED DAWG (VM 23/00061).

KFIR kom i likhet med Patentstyret til at RED BULL-merket nøt kodakvern. Patentstyret mente imidlertid at siden hunder og okser er to helt forskjellige dyr var ikke det at begge var røde tilstrekkelig til at det forelå assosiasjonsrisiko. I motsetning til Patentstyret, mente imidlertid KFIR at RED DAWG ville dra fordel av den suksess og goodwill som tilligger RED BULL-merket hvis merket ble brukt på drikkevarer i klasse 32. Med det forelå det assosiasjonsrisiko, og vi kan se det slik at RED BULL ga Monsters registrering for klasse 32 viiiiiinger, slik at den fløy ut av varemerkeregisteret.

Julius: Til slutt i år har vi også fått en nokså spesiell sak som gjelder eierskap til innarbeidelsesvern, nemlig KFIRs avgjørelse om varemerke STRATOS (tenk utested, ikke sjokolade) i VM 23/00007.

Navnet Stratos ble brukt på et legendarisk utested i Oslo (min personlige mening etter noen sene kvelder der). Selskapet By Oslo Group registrerte ordmerket STRATOS I 2021 for utelivsrelaterte tjenester.

Bygningen som huser det (etter sigende) legendariske
utestedet STRATOS (Foto: Quevaal (Wikipedia) /CC BY-SA 3.0)

Youngstorget eiendom, som eide bygården der utestedet lå, mente de hadde en eldre varemerkerett basert på innarbeidelse, og at registreringen til By Oslo Group måtte oppheves fordi registeringen krenket deres eldre varemerkerett.

Det var på det rene at Youngstorget eiendom eide bygget, der det i en årrekke hadde vært en kafé, eller en restaurant eller et utested som hadde navnet Stratos.

Patentstyret avviste kravet fra gårdeier, og viste til at det ikke var dokumentert i noen leieavtaler at eierskapet til varemerket lå hos gårdeier, og heller ikke var bruken av STRATOS-navnet regulert i avtalene.

Etter Klagenemndas syn hadde Youngstorget eiendom dokumentert bruk av Stratos, både som navnet på lokalene på toppen av bygget, og som kjennetegn på den virksomhet som til enhver tid hadde blitt drevet i disse lokalene, slik at det forelå en innarbeidet varemerkerett.

Da KFIR vurderte om man kunne se på innarbeidelse fra tiden før Klager, Youngstorget Eiendom, overtok bygget, skrev de:

«Det foreligger ingen skriftlig avtale som dokumenterer at retten til «Stratos» ble overført fra tidligere grunneier da klager overtok eiendomsretten til bygget i 2001. Det er imidlertid på det rene at det ikke gjelder formkrav ved inngåelse av avtaler etter norsk rett, og at en avtale også kan bygge på for eksempel konkludent adferd og passivitet. Det avgjørende er om den ene parten har handlet slik at medkontrahenten har rimelig grunn til å tro at avtale er inngått, jf. blant annet HR-2011-581-A avsnitt 47 og HR-2017-971-A avsnitt 41. Det skal foretas en konkret helhetsvurdering av omstendighetene i saken.»

Og nettopp etter en slik konkret og skjønnsmessig helhetsvurdering, kom KFIR til at det hadde vært en underforstått avtale om at navnet «Stratos» har fulgt med som en del av overdragelsen av bygget. Dette har sammenheng med at «Stratos» helt siden 30-tallet har vært navnet på det aktuelle lokalet.

Det forelå med det en innarbeidet varemerkerett som var blitt ervervet av Youngstorget eiendom. I forlengelse av dette, var registreringen til By Oslo i strid med Youngstorget eiendoms eldre varemerkerett, og varemerkeregistreringen måtte oppheves.

KFIRs vedtak er nå bragt inn for Oslo tingrett, så denne saken kommer vi nok tilbake til utover året.

Morten: Her er det jo lett å la tankene fly som en enslig drage til Highaskite-avgjørelsen for noen år siden og innlegget om denne.

Julius: Du kan få sagt det, Morten. Men nå har jeg sett at Patentstyret skal øke prisene for søknader om varemerke, patent og design med 30% fra 1. mars, så jeg må nesten løpe og sende inn noen søknader før i morgen.

Morten: God ide, Julius. Takk for praten, vi snakkes neste år!

To IP-troll eller et gammelt ektepar?
(Foto: JUS/Victoria Lillevik Kumwenda)

Designrettsåret 2023

Tradisjon tro oppsummerer vi Immateriallrettsåret som har gått, og først ut er designretten. IP-trollet Kaja Skille Hestnes har dette året fått med seg gjestetroll Henriette Wiker, advokat i SANDS, for å oppsummere designrettsåret 2023. Heller ikke i år har det vært særlig stor aktivitet på designrettens område, men vi har fått et knippe avgjørelser fra både KFIR, Oslo tingrett og EU-domstolen. I tillegg er det aktivitet på lovgivningsfronten.

Nytt fra lovgivningfronten – revisjonen av designdirektivet ruller videre

Som vist til i oppsummeringen av designrettsåret 2022 foreslår EU revideringer i både designdirektivet (designdirektivet (Dir. 98/71/EF) og forordningen (Reg. (EC) No 6/2002). Hovedformålet med revisjonen er blant annet å skape et rammeverk tilpasset den digitale tidsalderen og forenkle administrasjon- og registreringsprosedyrer. Kommisjonens forslag finnes her.

 

Regjeringen publiserte sitt foreløpige posisjonsnotat den 13. juni 2023, Det fremgår av notatet at forslaget vil medføre endringer i den norske designloven, som vil ha en "positiv betydning for brukerne av designsystemet og utgjør en forenkling for næringslivet ved at det blir en større grad av felles regler i de europeiske landene". Videre fremgår det at "Forslaget er EØS-relevant, fremstår i all hovedsak akseptabelt og vil medføre en positiv endring av det norske regelverket".

 

EU-rådets pressemelding fra 25. september 2023 oppsummerer EU-rådets standpunkter til den foreslåtte revisjonen. Rådet støtter hovedmålene med endringene, men har foreslått noen konkrete endringer/forbedringer. Pressemeldingen kan leses her. 5. desember 2023 kom pressemeldingen om at Rådet og Europaparlamentet har kommet til en foreløpig avtale om revisjon av de to lovforslagene til designpakken. Pressemeldingen kan leses her. Den foreløpige avtalen må nå godkjennes og formelt vedtas av begge institusjonene. 

 

KFIR – Er Starco helt på felgen?

Det hører til sjeldenhetene at KFIR avsier designrettsavgjørelser. Men i 2023 har vi i det minste fått én. KFIR-2023-3 er avsagt i kjølvannet av at Borgarting lagmannsrett i 2022 behandlet spørsmålet om felgene til Starco Norge AS (DM/212217) gjorde inngrep i Audi AG sin eldre designregistrering (DM/203217) etter designloven § 9. Saken har tidligere vært omtalt av IP-trollet her og her. Lagmannsretten kom, som tingretten, til at felgene til Starco Norge AS ikke gjorde inngrep i Audi AG sin eldre designregistrering fordi de ga et annet helhetsinntrykk.

I påvente av domstolsbehandlingen hadde Patentstyret satt sin prøving av gyldigheten av Starco Norge As’ sin designregistrering i bero. Da lagmannsrettens dom forelå, la Patentstyret denne uprøvd til grunn i sin vurdering. Fordi lagmannsretten mente felgene til Starco Norge AS ga et annet helhetsinntrykk enn Audis felger, la Patentstyret til grunn at designet til Starco Norge AS dermed også hadde individuell karakter etter designloven § 3 (3). Patentstyret begrunnet dette med at vurderingen av helhetsinntrykk og individuell karakter er sammenfallende. Spørsmålet for KFIR var om lagmannsrettens avgjørelse var bindende for Patentstyret, eller om Patentstyret i stedet skulle ha gjort en selvstendig vurdering av kravene til nyhet og individuell karakter, jf. designloven § 3, jf. § 25.

KFIR konkluderte med at lagmannsrettens avgjørelse ikke har rettskraftsvirkning for Patentstyrets behandling av kravet om oppheving av Starcos designregistrering.  Derfor er saken nå sendt tilbake til Patentstyret for ny behandling. Med det fortsetter felge-føljetongen for Starco Norge AS og Audi AG. Det er her verdt å merke at EUIPOs Board of Appeal i juni 2023 kom til at Starco Norge AS’ EU-design var ugyldig - motsatt resultat av hva Borgarting lagmannsrett kom til. Det blir derfor interessant å se hvilken betydning Patentstyret kommer til å tillegge EU-domstolens avgjørelse.   

Norske domstoler – en ny dimensjon av tilskjæring av bevis

Oslo tingrett avgjorde i mai 2023 (TOSL-2022-75615) spørsmålet om sekkene til Frii of Norway AS gjorde inngrep i Beckmann AS sin designregistrering i Norge (reg.nr. 087095) og EU (reg.nr. 008563787-0001/008563787-0002). Siden sekkene til Frii of Norway AS kun hadde blitt solgt på det asiatiske markedet, reiste saken også spørsmål om blant annet lovvalg, verneting og rettslig interesse. I tillegg var det anført brudd på markedsføringsloven §§ 30 og 25, samt Taiwanske regler om illojal konkurranse. I vår oppsummering begrenser vi oss til de designrettslige spørsmålene.

Beckmanns sekk	Frii of Norways sekk

Ved behandlingen av spørsmålet om designinngrep, anvendte retten den tradisjonelle firetrinnsmodellen. Med utgangspunkt i en vurdering av produktgruppen, den informerte bruker og designerens frihet, gjorde retten en sammenligning av designene for å vurdere om sekkene til Frii of Norway AS ga et annet helhetsinntrykk enn sekkene til Beckmann AS. Retten tok i den forbindelse hensyn til at designerens grad av frihet var noe begrenset på grunn av sekkens funksjonsbestemte elementer.

Begrenset designfrihet var imidlertid ikke nok til å la Starco gå fri for ansvar. Beckmann AS hadde i anledning saken skåret opp sekkene og fremlagt de enkelte bestanddelene som realbevis for retten. Realbevisene viste at sekkenes bestanddeler var av nøyaktig lik størrelse og form. Basert på disse likhetene mente tingretten at Frii of Norway AS ikke hadde utnyttet de tilgjengelige variasjonsmulighetene ved sekkenes utforming. Fordi Beckmann AS’ designregistrering var i svart hvitt, så retten i tillegg helt bort fra ulikheter i sekkenes farge, figurer eller tegninger. 

Retten konkluderte på den bakgrunn med at sekkenes helhetsinntrykk ikke var tilstrekkelig forskjellig og at det forelå inngrep etter designloven § 9.

Avgjørelsen viser at en sort hvitt-registrering kan gi et bredere vern enn fargeregistreringer. Fordelen med bredt vern må likevel avveies mot at en sort hvitt-registrering ofte vil ha lavere grad av individuell karakter enn en med farger. Det gjelder særlig der designen for øvrig er funksjonelt bestemt, som for eksempel i den nedenfor nevnte EU-avgjørelsen C-684/21, Papierfabriek Doetinchem. 

EU-domstolen - "details matter" - så lenge du kan se dem ved «normal bruk»

16. februar 2023 avsa EU-domstolen avgjørelse i sak Case C-472/21. Saken handler om vilkårene for å oppnå beskyttelse av design der produktet som det aktuelle designet brukes på utgjør en komponent i et sammensatt produkt. I slike tilfeller er det innført visse tilleggsvilkår i artikkel 3 nr. 3 og nr. 4 i designdirektivet (Dir. 98/71), som lyder slik:

3.   A design applied to or incorporated in a product which constitutes a component part of a complex product shall only be considered to be new and to have individual character:

(a)	if the component part, once it has been incorporated into the complex product, remains visible during normal use of the latter, and

 

(b)	to the extent that those visible features of the component part fulfil in themselves the requirements as to novelty and individual character.

4.   ‘Normal use’ within the meaning of paragraph (3)(a) shall mean use by the end user, excluding maintenance, servicing or repair work.

Bestemmelsen tilsvarer den norske designloven § 4.

Saken gjaldt et design for seter til sykler og motorsykler. Designet var registrert med en enkel illustrasjon av undersiden av setet: 

Bilde av designet
Hentet fra dommen

Innehaveren av designet er det tyske selskapet Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG (heretter «Monz»).

Spørsmålet for EU-domstolen var hvordan tilleggsvilkårene i artikkel 3 nr. 3 og nr. 4 skulle forstås.

EU-domstolen kom til at vilkåret om at bestanddelen i et sammensatt produkt må være synlig for å oppnå rettslig beskyttelse etter artikkel 3 nr. 3, må tolkes i lys av hva som anses som normal bruk av det sammensatte produktet. Vurderingen skal basere seg på om bestanddelen er synlig etter at den er inkorporert i det sammensatte produktet ved «normal bruk», og vurderingen skal foretas i forhold til sluttbrukeren av produktet, alternativt en tredjeperson som observerer bruken.

Med «normal bruk» siktes det til handlinger som utføres ved den primære bruken av det sammensatte produktet, og andre handlinger som utføres i forbindelse med en slik bruk, herunder de som utføres før eller etter at produktet har utfylt sin hovedfunksjon, som for eksempel lagring og transport av det produktet. Vedlikehold og reparasjon faller utenfor, hvilket følger direkte av unntakene i bestemmelsen. Sluttbrukerens «normale bruk» av produktet vil som et utgangspunkt sammenfalle med den bruken av produktet som er tiltenkt av produsenten eller designeren av produktet. Det kan likevel ikke alene legges vekt på det formålet som produsenten har tiltenkt produktet eller komponenten. Lovgivers formål med ordlyden om at det er sluttbrukerens bruk som utgjør normal bruk, er å utelukke bruk i andre handelsledd og dermed hindre en omgåelse av vilkåret om synlighet. Videre kan vilkåret om «normal bruk» tolkes vidt ettersom bestemmelsen ikke presiserer hva slags bruk som anses som normal bruk.  

I tillegg har EU-domstolen avsagt én prejudisiell avgjørelse på designrettsområdet, C-684/21, Papierfabriek D oetinchem. Saken gjaldt gyldigheten av en EU-registrert design for en innpakningsanordning (reg.nr. 001344022-0006). Ett av spørsmålene som ble forelagt EU-domstolen, var hvilken betydning det ville ha for registrerbarheten at innehaver allerede hadde designrett til en rekke andre design som løste samme funksjon. Gjennom disse øvrige designene kunne innehaver bevise å ha brukt tilgjengelige variasjonsmuligheter ved utformingen av designet. EU-domstolen konkluderte med at eksistensen av andre design er relevant, men ikke er avgjørende, i vurderingen av individuell karakter. Avgjørelsen følger opp slik sett opp C-395/16 Doceram, der domstolen forkastet den såkalte «multiplicity of forms»-tilnærmingen, som åpnet for registrerbarhet så lenge innehaver kunne påvise minst én annen utforming egnet til å realisere samme funksjon.

Et annet spørsmål som ble forelagt domstolen i samme sak, var hvilken betydning det ville ha for registrerbarheten av designet at produktets utforming muliggjorde flere farger. Spørsmålet kom på spissen fordi selve registreringen var gjort i sort hvitt. EU-domstolen konkluderte med at det, i tilfeller der innehaver har søkt om sort hvitt-registrering, ikke er adgang til å se hen til muligheten for bruk av ulike farger i vurderingen av individuell karakter. Avgjørelsen er et eksempel på at ikke alle design er egnet for svart hvitt-registrering, selv om det i mange tilfeller vil kunne gi et bredere vern enn fargeregistrering. 

Kaja Skille Hestnes var ansatt som dommerfullmektig i Oslo tingrett da Beckmann-saken ble avsagt. Hun har ikke vært involvert i avgjørelsen. Takk til studenttroll Alina Ahmed for gode innspill på oppsummeringen av C-472/21.

HR-2023-2282-A: Høyesterett klargjør hvem som har produsentrettigheter etter åvl. § 20

Høyesterett avsa 5.12.23 dom i sak mellom plateselskapet Mutual Intentions, med FONO og IFPI som partshjelper, og musikeren Noam Ofir. Det ble her lagt til grunn at «produsent av lydopptak» etter åvl. § 20 er «den som forestår, i betydningen tilrettelegger og bærer omkostningene med, produksjonen av opptakene». Dette innebar at Mutual alene ble ansett som produsent av lydopptaket i den aktuelle saken.

Musikeren Noam Ofir, også kjent som «Soul Supreme», hadde komponert og spilte inn flere enkeltspor på eget utstyr. Disse sporene ble senere mikset inn i tre sanger på albumet «Jacuzzi Boyz». For Høyesterett var det enighet om at Ofir var opphaver til og utøvende musiker på de aktuelle sporene, og at han hadde krav på kompensasjon for utnyttelse av disse rettighetene. 

Spørsmålet var om Ofir også måtte anses som «produsent» etter åvl. § 20 til opptakene han selv hadde gjort, slik at han også hadde krav for kompensasjon for utnyttelse av denne rettigheten. 

Åndsverkloven § 20 kunne etter ordlyden forstås slik at produsenten er den som rent fysisk forestår opptakene. Høyesterett fant imidlertid at det var mest naturlig å forstå «produsent av lydopptak» som «den som mer overordnet sørger for at opptakene blir foretatt» (avsnitt 52).

Dette synet var også lagt til grunn i norsk litteratur og av reguleringene av produsentrettigheter i Romakonvensjonen og WPPT samt i WIPOs guide til Romakonvensjonen (avsnitt 55-63).

Høyesterett fant også støtte for dette synspunktet i formålet med åndsverkloven, som i § 1 angis å være å «gi rettigheter til de som skaper, fremfører eller investerer i åndsverk eller nærstående prestasjoner og arbeider, og slik også gi insentiv til kulturell produksjon». Det påpekes av «produsentretten er den eneste retten produsentene har etter åndsverkloven, samtidig som de ofte foretar finansielle investeringer», og at dette «taler .. med adskillig styrke for at begrepet «produsent» må forstås i den mer overordnede forstand» (avsnitt 55). 

Spørsmålet var da hvem som måtte anses som «produsent» av lydopptakene i den konkrete saken. Høyesterett la til grunn at denne vurderingen måtte gjøres på tidspunktet opptaket gjøres, men at etterfølgende forhold kan bidra til å kaste lys over hva som var partenes rolleforståelser på opptakstidspunktet (avsnitt 70).

Det var her et sentralt moment at initiativet til prosjektet kom fra Mutual, og at lydskissen som dannet grunnlag for opptaket ble overlatt til Ofir fra en person tilknyttet Mutual. Det var derfor aldri snakk om at Ofir skulle bruke opptakene til andre formål enn i samarbeidet med Mutual (avsnitt 71). Forutsetningen om at Mutual var produsent, underbygges av etterfølgende forhold, hvor Mutual har organisert og betalt for blant annet avtaler med andre artister, miksing, utforming av cover, distribusjon og PR (avsnitt 72).

Ofirs bidrag ble derimot i det vesentlige ansett å være «av kreativ art som komponist av basslinjene og utøvende musiker», og den risikoen han har tatt i den forbindelse har gitt ham rettigheter og vederlag som opphaver og utøver (avsnitt 73). Ofir hadde riktignok gjort opptak med eget utstyr. Dette ble imidlertid ikke ansett som annet enn en «enkel lydteknikeroppgave, som mange musikere i dag utfører selv, og som ikke har medført nevneverdige kostnader» (avsnitt 74).

Opptakene ble etter dette ansett å være utført som en «integrert del av [Ofirs] rolle som komponist og artist i et prosjekt som var initiert, tilrettelagt og bekostet av Mutual», og Mutual hadde da alene produsentrettighetene etter åndsverkloven § 20 (avsnitt 80).

Immaterialrettstrollets betraktninger

Med dommen i HR-2023-2282-A Mutual Intentions har Høyesterett avsagt sin første dom om produsentrettigheter. Dommen utgjør et viktig bidrag til avklaring av hvilke innsatsfaktorer som inngår i vurderingen av hvem som har produsentrettigheter til lydopptak etter åvl. § 20. 

Rettigheter til lyd- og filmopptak etter åvl. § 20 oppstår ved frembringelsen. I motsetning til opphavsrett til åndsverk etter lovens kapittel 1, oppstilles ingen kvalitative krav til opptaket. Det er tilstrekkelig at det rent faktisk er gjort et opptak, uavhengig av om dette består i støy eller et studioopptak av musikk.

I sin enkleste form kan lyd- og filmopptak opptak skje ved at enkeltpersoner gjør opptak med eget opptaksutstyr, for eksempel en mobiltelefon. I slike tilfeller får den som fysisk gjør opptaket uten videre produsentrettigheter til dette.  Lyd- (og filmopptak) gjøres imidlertid i mange tilfeller som endel av en større produksjon, hvor den som fysisk gjør opptak er ansatt eller utfører oppdrag for andre, for eksempel en musikkprodusent eller et plateselskap.

Det har i slike tilfeller ikke vært omstridt at produsentrettighetene normalt ikke uten videre tilfaller den som fysisk har gjort opptaket, men den som tilrettelegger og finansierer opptaket. Dette er nå stadfestet av Høyesterett, når det slås fast at produsentrettighetene tilfaller «den som mer overordnet sørger for at opptakene blir foretatt».

Den som «sørger for at opptakene blir foretatt» er grunnleggende sett den som selv foretar eller instruerer eller gir andre i oppdrag å gjøre opptaket. Høyesterett understreker at det avgjørende er forholdene da opptaket ble gjort, men at etterfølgende forhold kan bidra til å belyse «hva som var partenes rolleforståelser på opptakstidspunktet». Det fremheves her at Mutual tok initiativ til prosjektet, og at lydskissen som dannet grunnlag for opptaket ble overlatt til Ofir fra en person tilknyttet Mutual. Det var heller aldri snakk om at Ofir skulle kunne bruke opptakene på annen måte.

Problemet med er at argumenter knyttet til partenes forutsetninger fremstår mer som et argument for at produsentrettighetene er overdratt fra Ofir til Mutual, enn som et argument for at produsentrettighetene har oppstått originært hos Mutual. En beslutning om at et opptak skal gjøres, og overordnet styring av et prosjekt hvor opptaket skal inngå vil derfor ikke alene kunne være avgjørende for å kunne konstatere at den som tar beslutningen er «produsent» av opptaket.

En beslutning om at et opptak skal gjøres, vil normalt også innebære en kostnad. Og det er den investeringen disse kostnadene består i som produsentretten i § 20 er ment å verne. Produsentretten er derfor et investeringsvern.

Dette understrekes også av Høyesterett når åndsverklovens formålsbestemmelse brukes som et argument for en tolkning av § 20 hvor det avgjørende er hvem som mer overordnet sørger for at opptakene blir foretatt, og det samtidig fremheves at «produsentretten er den eneste retten produsentene har etter åndsverkloven, samtidig som de ofte foretar finansielle investeringer» (avsnitt 55).

I motsetning til databaseretten etter § 24 som krever at databasen er «resultat av en vesentlig investering», oppstiller § 20 ingen krav om at det må være fortatt en slik investering. Det sies da naturlig nok heller ingenting om hva en investering eventuelt må bestå i. 

Produsentvernet slik dette ble nedfelt i Romakonvensjonen i 1961, var begrunnet i de store investeringene som normalt var knyttet til tradisjonell musikkproduksjon tidlig på 1960-tallet. Slike investeringer knyttet seg blant annet til studio, lydteknikere, mastring, plateproduksjon og distribusjon. Musikkproduksjon har imidlertid endret seg de siste 60-årene. Musikkproduksjon som tidligere krevde store, etablerte studioer, kan i dag produseres i små studioer, gjerne av musikere selv og til en brøkdel av investeringskostnadene som tidligere krevdes.

Høyesterett velger da også å fokusere på andre investeringer når man skal begrunne plateselskapets produsentrett, når det fremheves at forutsetningen om at Mutual var produsent underbygges av at Mutual har organisert og betalt for blant annet avtaler med andre artister, miksing, utforming av cover, distribusjon og PR.  Konsekvensen av dette er at Mutual gis et investeringsvern for utgifter som ikke knytter seg til frembringelsen av opptaket som sådan, men til plateproduksjonen som helhet.

Ofirs kostnader knyttet til frembringelsen av opptaket nedtones derimot av Høyesterett. Opptaket blir beskrevet som en «enkel lydteknikeroppgave, som mange musikere i dag utfører selv, og som ikke har medført nevneverdige kostnader» (avsnitt 74). Problemet er at Høyesterett her utelukkende synes å legge vekt på Ofirs marginalkostnader ved å gjøre de spesifikke oppgavene. Ofir har formodentlig også hatt kostnader knyttet til investeringer i eget utstyr. 

Skal produsentretten fungere som et investeringsvern, må den også ta hensyn til investeringer som må gjøres for at opptaket skal kunne gjøres. Bakgrunnen for etablering av produsentretten var som nevnt behovet for store investeringer i opptaksutstyr. Selv om det ikke nødvendigvis ville ha ført til et annet resultat, burde betydningen av Ofirs investering i eget utstyr blitt drøftet nærmere i dommen.

Ofirs bidrag til produksjonen som helhet blir dessuten i det vesentlige ansett å være «av kreativ art som komponist av basslinjene og utøvende musiker», og den risikoen han har tatt i den forbindelse har gitt ham rettigheter og vederlag som opphaver og utøver (avsnitt 73). Til dette kan det bemerkes at oppdraget knyttet til komposisjon og fremføring strengt tatt kunne ha vært utført uten at Ofir også leverte opptak av fremføringen. Den omstendighet at selve opptaket teknisk sett er forholdsvis enkelt å gjennomføre når musikken er komponert og fremført, bør da ikke gjøre at Ofirs investeringer knyttet til selve opptaket blir uten betydning.

Behovet for store investeringer i opptaksutstyr er ikke hva det en gang var...

Oppsummeringsvis innebærer dommen de lege lata en stadfestelse av at «produsent» etter åndsverkloven § 20 ikke nødvendigvis er den som fysisk har gjort et opptak. Det avgjørende er hvem som overordnet sørger for at opptakene blir foretatt. Utgangspunktet her er hvem som har tatt beslutningen om at opptaket skal gjøres. Det er også sentralt i vurderingen hvem som har båret de vesentlige kostnadene ved produksjonen. Her slår Høyesterett fast at det ikke bare investeringer knyttet til selve opptaket som er relevant, men også investeringer knyttet til produksjonen som sådan, for eksempel inngåelse av avtale med andre artister, miksing, utforming av cover, distribusjon og PR. Men man kan i denne vurderingen ikke se bort fra at også musikere som selv gjør opptak, nødvendigvis også vil ha investeringskostnader knyttet til eget opptaksutstyr.

Konsekvensen av denne tilnærmingen vil ofte være at tidspunktet for et plateselskaps involvering i produksjonen blir avgjørende for om plateselskapet anses som «produsent». Der et plateselskap tar initiativ til, organiserer og i det vesentlige påkoster produksjonen, vil plateselskapet da anses som «produsent» etter åvl. § 20, slik tilfellet var i saken her. Der opptaket i hovedsak er ferdig når plateselskapet blir involvert, vil plateselskapet sjeldnere anses som «produsent». Et eksempel på dette er den den såkalte Garrix-saken fra Nederlands høyesterett, som også kommenteres av Høyesterett. DJ-en Martin Garrix hadde her selv tatt opp og «mastret» musikk som først ble oversendt til plateselskapet i en ferdig demoversjon. Her var det relativt klart at utøvende musiker som selv hadde tatt opp og «mastret» opptaket, måtte anses som «produsent».

Man kan jo spørre hvorfor investeringskostnader knyttet til produksjonen som helhet er et argument for produsentvern i det første, men ikke i det andre tilfellet. Det intuitive svaret er nok at i tilfeller hvor plateselskapet har tatt beslutningen om anskaffelse av opptaket, kan det argumenteres for at kostnadene til produksjonen som helhet også en nærmere tilknytning til opptaket.

Rettslig sett er nok også vektleggingen av slike investeringer en konsekvens av at produsentrettigheter til et lydopptak oppstår utelukkende ved at det frembringes et opptak. Er det gjort et lydopptak, må det derfor også finnes en produsent. Dersom investeringene knyttet til selve opptaket er lave, er det da fristende å legge vekt på andre investeringer.

De lege ferenda kan det imidlertid stilles spørsmål om produsentretten fortsatt har den samme berettigelsen når den ikke lenger kan begrunnes i store investeringer i opptaksutstyr, og om den derfor bør avskaffeseller i det minste begrenses, se for eksempel Hugenholtz, Neighbouring Rights are Obsolete, IIC 2019 s. 1006-1011.

Mikke Mus i det fri fra 1. januar 2024

Den 1. januar 2024 utløp den amerikanske opphavsretten til den første offentliggjorte animasjonsfilmen med Mikke Mus – «Steamboat Willie». I filmen, som første gang ble offentliggjort i 1928, opptrer Mikke som det som fremstår som kaptein på en dampbåt. I filmen opptrer også tidlige versjoner av Svarte Per (som båtens egentlige kaptein) og Minni Mus.

 I Norge er vernetiden for åndsverk etter åvl. § 11 som den store hovedregel 70 år etter opphavers død. Vernetiden for åndsverk i USA er noe mer komplisert. For verk skapt/offentliggjort etter 1. januar 1978, da opphavsrettsloven av 1976 trådte i kraft, er vernetiden 70 år etter opphavers død. For verk skapt/offentliggjort før 1978 er vernetiden imidlertid ikke beregnet ut fra opphavers dødsår, men fra offentliggjøringen av det enkelte verket. Dette innebærer at ulike verk fra samme opphaver vil falle i det fri på ulike tidspunkt, avhengig av når de er offentliggjort. For verk offentliggjort før 1978 var det også et krav om fornyelse av opphavsretten etter 28 år. En juleklassiker som «It’s a Wonderful Life» falt for eksempel i det fri i 1974, da opphavsretten til filmen, visstnok på grunn av en feil, ikke ble fornyet. Dette gjorde imidlertid at filmen ble vist langt hyppigere, og bidro til å gi filmen den statusen den har i dag.

 

Før 1998 var vernetiden for verk offentligjort før 1978, 75 år fra offentliggjøring. På slutten av 80-tallet begynte Disney og andre store rettighetshavere å lobbe for en forlengelse av vernetiden. I 1998 var Sonny Bono (ja, eksmannen til Cher og den andre halvparten av «Sonny & Cher») én av forslagsstillerne til loven som fikk navnet «The Sonny Bono Copyright Term Extension Act» da den ble lagt frem i Senatet. Loven innebar blant annet en forlengelse fra 75 til 95 år fra offentliggjøringen for verk offentliggjort før 1978. Loven var svært omdiskutert, og ga opphav til en høyesterettssak om grunnlovsmessigheten av en slik forlengelse av vernetiden, hvor forlengelsen, under dissens 7-2, ansett å være i samsvar med grunnloven.

 

Loven ga Mikke Mus 20 nye år med opphavsrettsbeskyttelse, og har derfor også vært kjent som «Mickey Mouse Protection Act». 1. januar 2024 er det imidlertid ubønnhørlig slutt.  95 år har gått siden «Steamboat Willie» hadde premiere 18. november 1928, og filmen har  derfor ikke lenger opphavsrettsbeskyttelse etter amerikansk rett. Dette innebærer først og fremst at opphavsretten til filmen «Steamboat Willie» opphører. Denne kan derfor fritt utnyttes. 

 

Utløpet av vernetiden innebærer også opphør av opphavsretten til Mikke Mus – men bare slik han fremsto i «Steamboat Willie». Mikke i «Steamboat Willie» har et ganske enkelt utseende, med store svarte øyne, en ovalaktig kropp med korte lemmer og en lang hale. Senere fikk Mikke en mer menneskelig form med en mindre ovalaktig kropp, mer avrundet neseparti og mer definerte og vennlige øyne. Han fikk tidlig også de karakteristiske hvite hanskene og de hvite hanskene, og etter hvert også den røde shortsen. Med filmen «Fantasia» i 1941 hadde Mikke fått et utseende som ligner mye på karakteren slik vi kjenner ham i dag, selv om det også har vært enkelte mindre endringer i utseendet senere. Mikkes personlighet har også endret seg. I «Steamboat Willie» er han en mer fysisk, ganske uhøflig, men komisk karakter. Senere har Mikke utviklet seg til en mer vennlig og omsorgsfull karakter. Disse senere versjonene av Mikke er fortsatt opphavsrettsbeskyttet.

Utviklingen av Mikke Mus. Mikke med trollmannshatt fra "Fantasia" (1941) som nr. 3 fra venstre

Selv om opphavsretten er utløpt i USA, utløper vernetiden i Norge i utgangspunktet som nevnt 70 år etter opphavers død. «Steamboat Willie» er regissert av Walt Disney og Ub Iwerks, og må vel anses som et fellesverk. Vernetiden utløper da i utgangspunktet 70 år etter lengstlevendes død, jf. åvl. § 11 bokstav b. Walt Disney døde i 1966 og Ub Iwerks døde i 1971. Opphavsretten til «Steamboat Willie» i Norge utløper derfor i utgangspunktet først i 2041.

 

Beskyttelsen etter åndsverkloven gjelder etter åvl. § 113 i utgangspunktet bare for verk der opphaver eller verket har en nærmere angitt tilknytning til Norge. Utenlandske verk som faller utenfor § 113 kan imidlertid beskyttes der norske verk er gitt gjensidig beskyttelse i det aktuelle landet, jf. åvl. § 116, jf. åndsverkforskriften § 48. Etter forskriften § 49 første ledd varer vernetiden for slike verk «ikke ut over vernetiden som gjelder for vedkommende kategori verk i verkets hjemland». Når «Steamboat Willy» har falt i det fri i opphavslandet USA, har det derfor heller ikke lenger vern i Norge.

 

Disney har som nevnt fortsatt opphavsrett til nyere versjoner av Mikke. I tillegg er de innehaver av en rekke varemerker av figuren Mikke Mus og navnet «Mikke Mus» og kombinasjoner av disse (se for eksempel norske registreringer her, her,her og her).

 

Slike registreringer vil forby andre å bruke «Steamboat Willie»-versjonen av Mikke Mus på en måte som gjør at forbruker kan tro at Disney er opphavet. Andre kan derimot fritt bruke «Steamboat Willie»-versjonen av Mikke Mus til å skape sine egne verk, såfremt de ikke direkte utgir disse for å ha en tilknytning til Disney. De må også kunne selge «merchandise» som gjengir denne karakteren.

Et annet spørsmål som muligens ikke er aktuelt nå, men som kan bli det i fremtiden, er spørsmålet om opphevelse av varemerkeregistrering av merker som inneholder avbildninger av Mikke Mus og andre karakterer som ikke lenger har opphavsrettsbeskyttelse. KFIR la i Vigeland-sakene (kommentert her) som kjent til grunn at en rekke varemerker som inneholdt avbildninger av Gustav Vigelands verk måtte nektes registrert fordi det ville stride mot offentlig orden etter varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a. Dette ble begrunnet i at Vigelands verker må anses å være av helt spesiell kulturell verdi for det norske samfunnet, og fordi begrensningen av den opphavsrettslige vernetiden etter åndsverkloven skal ivareta grunnleggende samfunnsmessige hensyn.

 

Oslo kommunes registrering av Vigeland (og Edvard Munchs) verker som varemerker skjedde kort tid før vernetiden løp ut. Disney har derimot brukt sine varemerker med Mikke Mus i store deler av vernetiden. Det er derfor ikke gitt at løsningen her vil bli den samme. På den annen side tilsier hensynet til retten til utnyttelse av verk som har falt i det fri at tidligere rettighetshaver kan "forlenge" vernetiden for alle typer bruk av verket.

Copyright is for losers™

Foto: Dominic Robinson – CC BY-SA 2.0

Gatekunstneren kjent som «Banksy» stiller ut i Oslo, melder Aftenposten. Utstillingen er imidlertid ikke autorisert av Banksy selv, og verkene som stilles ut er kopier, kan Banksys agent, «Pest Control Office», fortelle i en e-post til avisen.

For en kunstner som bare er kjent under pseudonym, kan man jo spekulere om Pest Control Office egentlig er hans representanter. I en sak for Patentstyret om administrativ overprøving av registrering av ordmerket BANKSY, hevdet både innehaver og Pest Control Office som klager, at de representerte Banksy. «Will the real Banksy please stand up?», spurte Patentstyret. Enden på visa ble at det ikke var mulig å avgjøre hvem av partene som representere Banksy som rettighetshaver, og kravet om administrativ overprøving ble derfor avvist da det ikke egnet seg for avgjørelse av Patentstyret.

 

I en senere sak om registrering av ordmerket BANKSY, fremmet Pest Control Office innsigelse. Patentstyret kom her til at «Banksy» måtte anses som et kunstnernavn etter vml. varemerkeloven § 16 bokstav c, og at det ikke var sannsynliggjort at merkehaver hadde fått samtykke til registrering. Registreringen ble derfor opphevet. Denne avgjørelsen ble opprettholdt av KFIR.

 

Varemerkeregistrering er som kjent ikke nødvendig for å bruke merket, og vin under navnet «Banksy Balloon Girl Frappato Sicilia» med jenta med ballongen på etiketten, kunne i en periode plukkes opp på ditt nærmeste Vinmonopol.

 

I denne saken har Aftenposten imidlertid fått bekreftet at Pest Control Office har representert Banksy blant annet ved salg gjennom auksjonshuset Christie. Så man kan muligens anta at det stemmer at disse reelt sett representerer Banksy.

 

Det normale fremgangsmåten når andre uten samtykke stiller ut kopier av en kunstners verk, vil være å begjære midlertidig forføyning med krav om at det legges ned forbud mot utstillingen. Pest Control Office angir på sin nettside at privat, ikke kommersiell bruk av Banksys bilder er tillatt. Det understrekes samtidig at det ikke gis lisens til kommersiell bruk, og at man vil ha seg frabedt kommersiell bruk som utgir seg for å være autorisert av Banksy.

Banksy eller hans representanter vil imidlertid ikke håndheve opphavsretten. «Copyright is for losers™», som det heter. Denne strategien er ikke ueffen. Banksy har bygget sitt navn og sin karriere på å være anonym og antiautoritær. Det gir da god mening også å fornekte opphavsrett til egne verk. 

 

Dette har i praksis medført at alle har kunnet bruke Banksys bilder. Dette har også gjort at flere av hans bilder er svært godt kjent. Bildet av jenta som strekker seg etter den hjerteformede ballongen må vel sies å være et av dette århundrets mest kjente motiver. Slik uautorisert bruk har åpenbart fungert som god reklame for den ekte Banksy og kan ha bidratt til å gjøre ham mer kjent enn han ellers ville ha vært. 

 

Samtidig har kunstneren og hans representanter til en viss grad interesse i at publikum vet forskjell på «ekte» og «falsk» Banksy. Dette er nok også formålet med e-posten til Aftenposten. På samme måte påpekes det på Pest Controls nettside at vinen med jenta med ballongen er «FAKE».

 

Men det går muligens en grense. Heller ikke en kunstner som Banksy vil ha interesse av en overflod av Banksy-etterligninger. Slik sett er meldingen fra Banksys representanter nye toner. Tidligere har Banksy stort sett bare sett gjennom fingrene med uautoriserte etterligninger. De nevnte varemerkesaken viser videre at Banksy i det minste vil hindre at andre får enerett til navnet Banksy. 

 

Det vil imidlertid neppe noen gang gå så langt at Banksy håndhever egen opphavsrett. Opphavsrett er jo som kjent for tapere.™

Advokatfirmaet SANDS, hvor Kaja Skille Hestnes er ansatt, representerer Pest Control Office. Kaja har ikke bidratt til dette innlegget.