Designrettsåret 2018

Vi fortsetter oppsummeringen av immaterialrettsåret 2018 med en gjennomgang av designretten. (Les også oppsummeringene i kjennetegnsrett og opphavsrett og snart også patentrett og markedsføringsrett.) Det har også i år vært et rolig år for designretten fra et norsk perspektiv. KFIR har ikke behandlet noen designsaker i 2018, og det har, så vidt Immaterialrettstrollet er kjent, heller ikke kommet ny relevant underrettspraksis om designloven. (Snusbokssakene fra 2014 er fortsatt de eneste designsakene KFIR har behandlet.) EU-domstolen har derimot truffet flere designrettslige avgjørelser i året som gikk, blant annet én som et stykke på vei avklarer spørsmålet om registrerbarheten til funksjonelle design.

Den viktigste designrettsavgjørelsen fra EU-domstolen i året som gikk er uten tvil dommen i C‑395/16 Doceram (omtalt av Immaterialrettstrollet her). Det ble her lagt til grunn at unntaket for designbeskyttelse for trekk ved et produkts utseende som bare er bestemt av en teknisk funksjon i designforordningen artikkel 8 nr. 1 utelukker alle utseendetrekk som utelukkende er valgt ut fra behovet for å oppnå en teknisk funksjon. Dette innebærer at man forkaster den såkalte «multiplicity of forms»-tilnærmingen, hvor en gikk klar av unntaket dersom man kunne påvise kan påvise minst én annen form som er egnet til å realisere samme funksjon.

Selv om det ikke er avgjørende at man klarer å påvise en slik form som er egnet til å realisere den samme funksjonen, er ikke dette uten betydning, da EU-domstolen påpeker at dette er et av flere momenter det skal tas hensyn til i vurderingen av om oppnåelse av en teknisk funksjon er den eneste faktoren som har vært bestemmende for utformingen av et designelement (avsnitt 37).

Det er likevel klart at unntaket i designforordningen artikkel 8 nr. 1 og designloven § 8 nr. 1 er relativt snevert. Praksis fra EUIPO legger nemlig til grunn at det bare er i tilfeller der alle de sentrale utseendetrekkene i et produktbare er bestemt av en teknisk funksjon, at dette fører til opphevelse av designregistreringen (jf. for eksempel Dr. Oetker v Zaklad, R 1114/2007-3). Samtidig innebærer avgjørelsen i C‑395/16 Doceram at man har fått avklart at artikkel 8 nr. 1 innebærer at design som i all hovedsak bare er funksjonelt betinget i praksis er utelukket fra designbeskyttelse.

Nikes design
Europeisk design 002159640-0002

Avgjørelsen i C-538/17 Murphy v. EUIPO tar opp spørsmålet om betydningen det har for et designs beskyttelsesomfang at dette har stor avstand til motholdene. Nike er innehaver av et design for såkalte smartarmbånd, som ble begjært kjent ugyldig av innehaveren av et tidligere registrert design. Innehaveren (Murphy) anførte, blant annet med grunnlag i engelsk rettspraksis, at det burde legges vekt på at hans smartarmbånd hadde stor avstand til tidligere kjente design. 

Det angis ikke hvilken avgjørelse det refereres til, men det er muligens snakk om en uttalelse i avsnitt 50 i engelske Court of Appeals avgjørelse i Magmatic v. PMS. I vurderingen av et designs beskyttelsesomfang legges det her vekt på at det registrerte designet «represents a significant departure from the design corpus and that the designer had a substantial degree of design freedom with the result that … the [registered design] is entitled to a relatively broad scope of protection».

Murphys design
Europeisk design 000264370-0001

Dette ble avvist av både Underretten og EU-domstolen, som la til grunn at anken var «manifestly unfounded». EU-domstolen la til grunn at Underretten i avsnitt 72 i T‑9/07 Pepsi Co bare la til grunn at designerens frihet hadde betydning, og at det skal mindre til for at et design skal gi et annet helhetsinntrykk dersom denne friheten er liten (avsnitt 5). Heller ikke avsnitt 32 i Generaladvokatens anbefaling i til EU-domstolen i samme sak (C‑281/10 PepsiCo) ga uttrykk for at et betydelig teknisk fremskritt gjør at designet får en mer omfattende beskyttelse (avsnitt 6).

Som sitatet fra engelske Court of Appeal antyder, vil det imidlertid normalt ikke være noen motsetning her. Dersom et design innebærer et større sprang i utviklingen, vil også designerens valgfrihet normalt sett ha vært større enn vanlig. Problemet oppstår der designeren av et tidligere registrert design har hatt stor valgfrihet, mens senere designere har hatt liten valgfrihet. Dette vil typisk være tilfellet der det eldre designet setter en ny standard som senere design må forholde seg til. (Det er vanskelig å fastslå om dette rent faktisk var tilfellet her, da mothold til innsiger Murphys design ikke er tilgjengelig.)

Der det er spørsmål om inngrep i det eldre designet vil man da ta hensyn til at designeren har hatt større valgfrihet, og utmåle et dertil større beskyttelsesomfang. Der det er spørsmål om et nyere design skal opprettholdes som gyldig og det eldre designet fungerer som mothold, tar man derimot utgangspunkt i valgfriheten til designeren av det nyere designet. Der denne er liten, skal det da mindre avstand til motholdet for at designet skal anses å ha individuell karakter.

Dette avhjelpes litt om man ikke tar hensyn til det man kan kalle «markedets krav» til en bestemt utforming ved vurderingen av om det nyere designet har individuell karakter. (Spørsmålet er imidlertid ikke helt avklart. T-153/08 Shenzhen, avsnitt 58 legger til grunn at man ikke skal ta hensyn til «markedets krav». T‑9/07 Pepsi Co, avsnitt 68-70, trekker derimot i motsatt retning.)

Spørsmålet om slike «pionerdesign», som nærmest selv skaper en produktkategori, oppstår ikke så ofte. De fleste design er resultatet av en inkrementell utvikling der avstanden til eksisterende design ikke er så stor. Der de finnes vil imidlertid en tilnærming som utmåler vern slike design har mot registrering av nye design basert på den da begrensede valgfriheten til senere designere, innebære at slike pionerdesign får et for snevert vern.

Avgjørelsen i C-217/17 P Mast-Jägermeister v. EUIPO understreker viktigheten av at det man søker design på fremgår tydelig av søknaden og er i samsvar med betegnelsen, og at man i motsatt fall retter opp dette når EUIPO påpeker feilen. Jägermeister søkte i 2015 om to design på shotglass under betegnelsen «beakers» i klasse 07.01. Søknadene inneholdt imidlertid også en flaske, i den ene søknaden plassert oppi glasset. (Dette immaterialrettstrollet har vanskelig for å forstå funksjonen til denne flasken ut over å være dekorasjon på fotografiet. Hva den da gjorde i søknaden er uvisst, men slik var det nå.) EUIPO påpekte at søknadene i tillegg til «beakers» også «bottles» og at dette burde legges til søknadene, og at disse i så fall måtte deles opp. 

Jägermeister svarte at man ikke søkte beskyttelse for flaskene, bare shotglassene og at disse fremgikk av søknadene. EUIPO var ikke imponert, og påpekte at Jägermeister da måtte endre søknaden slik at bare glasset fremgikk klarere. Søknadsdatoen ville da bli satt til dato for innsending av endringen. Jägermeister sto på sitt, og fastholdt at den opprinnelige søknaden ga klart nok uttrykk for glassene det ble søkt designrett på. Etter litt mer frem og tilbake ble søknaden til slutt avslått av EUIPO. Denne avgjørelsen ble opprettholdt av EUIPOs appellkammer og av Underretten. 

Jägermeister hadde anført at vilkårene om innholdet i designsøknaden i artikkel 36 (1) c) var oppfylt dersom søknaden gjorde det mulig å reprodusere designgjenstanden (avsnitt 46). EU-domstolen slo derimot fast at designforordningen artikkel 36 (1) c) forutsetter at «afbildningen af det design, der søges registreret, gør det muligt klart at identificere dette design» (avsnitt 55). Det trekkes med dette en parallell til de tilsvarende regler for klar identifikasjon av varemerker slik disse har kommet til uttrykk i dommen i C-273/00 Sieckmann (jf. C-217/17, avsnitt 52-54). Dette var ikke tilfellet når det ikke tydelig var markert at flasken ikke utgjorde en del av det design det ble søkt designbeskyttelse for.

Europeisk design 257001-0001

En avgjørelse fra underretten bør også nevnes. T-651/16 Crocs Inc. v. EUIPO klargjør et tilfelle av hva som ikke anses som design som fagkretsene innenfor den aktuelle sektoren i EU ikke med rimelighet kunne ha fått kjennskap til gjennom sin alminnelige næringsvirksomhet (designforordningen artikkel 7 nr. 1 og dsl. § 5 (2) nr. 1). Tøffelen/skoen/fottøyet «Crocs» ble søkt registrert som EU-design i november 2004 med prioritet fra en amerikansk søknad fra mai 2004. Designet ble registrert i 2005, men ble begjært kjent ugyldig i 2013 på grunnlag av at den var blitt allment tilgjengelig tidligere enn et år før stikkdagen i mai 2004. EUIPO kjente designet ugyldig på dette grunnlaget, noe som ble opprettholdt av Underretten. Underretten la til grunn at designet i) var tilgjengeliggjort på Crocs’ nettside ii) var vist frem på en utstilling på en båtmesse i Fort Lauderdale i Florida og iii) hadde vært tilgjengelig for salg, og at disse handlingene innebar at designet var allment tilgjengelig etter designforordningen artikkel 7 nr. 1.

Heller ikke unntaket i artikkel 7 nr.1 in fine fikk anvendelse. Underretten slo innledningsvis fast at det ikke var avgjørende at designet bare var gjort tilgjengelig utenfor EU, her i USA (avsnitt 55). Det var imidlertid ikke bestridt at nettsiden også var tilgjengelig i Europa. Det var her ikke avgjørende at det var godtgjort at nettsiden ikke dukket opp på det aktuelle tidspunktet når man brukte søkeord som «shoe», «clog» eller «footwear», da den kunne søkes opp på andre måter. Det ble videre fremhevet at det ikke bare forelå ett, men tre tilfeller av tilgjengeliggjøring, blant annet på en internasjonal båtmesse (avsnitt 57). Vurdert under ett kunne fagkretsene innenfor den aktuelle sektoren i EU med rimelighet ha fått kjennskap til av «Crocs»-skoen gjennom sin alminnelige næringsvirksomhet. Anken ble derfor forkastet og avgjørelsen om å kjenne designet ugyldig ble opprettholdt. Saken er anket til EU-domstolen, C-320/18 P.

Nytt nummer av Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (4/18)

Nytt nummer (4/18) av Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) er tilgjengelig (krever abonnement).

Utgaven er hovedsakelig viet implementeringen av direktiv (EU) 2016/943 om vern av forretningshemmeligheter i de nordiske landene. Som mange immaterialrettstroll der ute har fått med seg sendte Justis- og beredsskapsdepartmentet her til lands ut et høringsforslag til ny lov om vern av slike forretningshemmeligheter før jul, med høringsfrist 15. februar i år.

Flere av bidragene er basert på innlegg fra det nordiske NIR-møtet i Sigtuna i august ifjor, og blant bidragene finner vi blant annet den overgripende artikkelen The new protection of trade secrets in the Nordic countries av Ulf Bernitz, Niklas Bruun,  Harald Irgens-Jensen, Marcus Norrgård, Thomas Riis, Jens Schovsbo, Vilhelm Schröder og Henrik Udsen.

Av de mer landsspesifikke bidragene finner vi Den nye danske lov om forretningshemmeligheder av Riis, Schovsbo og Knudsen, Den nya finske laget om företagshemligheter av Bruun og Norrgård, Den nye Svenska lagen om företagshemligheter av Bengt Domeij og Ny norsk lov om vern av foretakshemmeligheter av Irgens-Jensen. 

Om det samme temaet finner vi artikkelen Transformation from a Patchwork Quist to a Unified Fabric: Discussion on a Few Particular Aspects of the New Finnish Trade Secrets Act and the EU Trade Secrets Directive, samt Obehörig vinst genom angrepp på företagshemlighet - ersättningsgill i Sverige av Ulf Bernitz.

Av øvrige bidrag er det verdt å merke seg Ole-Andreas Rognstads Høyesterett og Il Tempo Gigante - en kommentar til advokat Rune Ljostads artikkel i NIR s. 394.

KFIR søker nye nemndsmedlemmer

Kilde: KFIR/Rett24.no

Klagenemda for industrielle rettigheter (KFIR) søker nye nemndsmedlemmer med juridisk og teknisk bakgrunn innenfor industrielt rettsvern.

Som de fleste av IP-trollets lesere kjenner til er KFIR et uavhengig, domstollignende organ som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet, og som etter klage overprøver Patentstyret avgjørelser om blant annet patent-, varemerke- og designrettigheter.

Det søkes etter nye juridiske nemndsmedlemmer primært for å avvikle saker innen patent-, varemerke- og foretaksnavnklager. På teknisk side søkes det særlig etter spesialister innen kjemi, maskin og elektro.

Nemndsmedlemmene oppnevnes fra sak til sak, og stillingene er forenlig med arbeid i full stilling i annen virksomhet. De nye nemndsmedlemmene vil oppnevnes for 3 år fra 1. april 2019.

Du kan lese mer om stillingsutlysningene her.

Søknadsfrist er 8. februar 2019.

Kjennetegnsrettsåret 2018

I år som i fjor presenterer Immaterialrettstrollet oppsummeringer med de viktigste hendelsene fra året som gikk innenfor de fremste immaterialrettsjangrene (opphavsrett, patentrett, designrett, kjennetegnsrett og markedsføringsrett). I disse årsoppsummeringene vil de ulike immaterialrettstrollene gjøre et selektivt tilbakeblikk på de viktigste endringene på lovgivningssiden, og de viktigste sakene fra norsk og internasjonal rettspraksis. Vi mottar som vanlig gjerne tips til hvordan gjøre spalten bedre, og disse kan rettes til iptrollet@gmail.com.

"Form", eller bare farge?
(Newstatesman (AFP/Getty Images))

Selv om dette immaterialrettstrollet vil hevde at kjennetegnsrettsåret 2018 ble noe roligere enn dets forgjenger, har det ikke skortet på betydningsfulle hendelser. Vi har blant annet fått et forslag til endringer i varemerkelovgivningen fra Justis- og beredsskapsdepartementet, avklaringer (eller er de nå det alle sammen?) om varemerkebruk både fra Høyesterett og EU-domstolen samt sistnevntes bekreftelse på at en farge tross alt ikke er en form. I denne artikkelen gis et tilbakeblikk på noen av disse høydepunktene, også i år med hovedvekt på norsk praksis. Av naturlige årsaker er det ikke mulig å dekke alle saker eller alle prinsipielle spørsmål i saker som omtales. Det er derfor gjort et selektivt utvalg med hovedvekt på de spørsmålene sakene reiser som er av mest prinsipiell betydning i tiden fremover.

Det er kanskje ikke like enkelt å se like klare utviklingstrekk dette året. Et generelt utviklingstrekk, særlig i EU-domstolens praksis, synes imidlertid å være at rettighetshavers interesser ivaretas i stadig økende grad ved vurderingen av hva som skal anses som varemerkerettslig relevant bruk. I året som gikk fortsatte domstolen utpenslingen av hva som ligger i varemerkets mindre grunnleggende funksjoner (slik som f.eks. reklamefunksjonen og investeringsfunksjonen), og bekreftet at disse også er beskyttelsesverdige. Det kan argumenteres for at denne utviklingen også utvider den type handlinger varemerkeinnehaver kan motsette seg (og derav omfanget av eneretten), ettersom en annen part enklere vil kunne komme til skade for å sette minst èn av disse funksjonene i fare, særlig i en global og digital kontekst hvor markedsføring av varer og tjenester lettere vil nå et bredt internasjonalt publikum. Samtidig kan det stilles spørsmål ved om utviklingen i norsk rettspraksis, særlig i ENSILOX og iPhone-sakene (se omtale og lenker nedenfor) det siste året har havnet i utakt med EU-domstolens tilnærming til «fare for skade»-vurderingen under bruksvilkåret, der varemerkets funksjoner står sentralt.

Nasjonal og internasjonal lovgivning

(Stortinget.no)

Som meldt i oppsummeringen av varemerkerettsåret 2017, har det vært arbeidet med implementeringen av EUs nye varemerkedirektiv (2015/2436) i norsk rett en god stund. Dette arbeidet resulterte i mai 2018 i Justis- og beredsskapsdepartementets høringsforslag til endringer i varemerkeloven, tolloven mv. Departementet foreslår i samsvar med det nye direktivet blant annet å fjern vilkåret om at tegn må kunne gjengis grafisk for å registreres som varemerke. Det understrekes imidlertid i høringsnotatet at praksis knyttet til vilkåret (i hovedsak de såkalte Sieckman-kriteriene), men at det nye vilkåret «gjengis i varemerkeregisteret på en klar og entydig måte» skal forstås teknologinøytralt, og i større grad hensynta den teknologiske utviklingen mht. hvilke typer tegn som er registrerbare (mao. åpne for at mer utradisjonelle varemerker kan registreres).

En annen sentral endring er tillegget av «en annen egenskap» i varemerkeloven § 2 (2). Registrering av tegn vil dermed kunne nektes der varemerkets sentrale funksjoner (form, teknisk resultat eller betydelig verdi) utelukkende består av en «form eller en annen egenskap». Forslaget innebærer etter dette immaterialrettstrollets syn en utvidelse av bestemmelsens virkeområde ettersom også andre karakteristikker enn form, eksempelvis farger og posisjonering av elementer, etter omstendighetene vil kunne føre til registreringsnekt og ugyldighet. Etter dette immaterialrettstrollets syn vil dette kunne føre til at flere mer utradisjonelle varemerker vil kunne nektes registrering i fremtiden (ettersom slike merker allerede er registrerbare etter gjeldende rett), selv om departementet i sin redegjørelse uttaler at det snarere er tale om en «presisering av dens innhold i lys av utvidelsen av hvilke typer av merker som kan oppfylle de nye kravene til gjengivelse i varemerkeregisteret» (høringsnotatet s. 18-19).

Lovforslaget foreslår også å endre partsforholdet i saker for domstolene knyttet til KFIRs avgjørelser om innsigelse og administrativ overprøving som vil kunne innebære at en registrert rettighet oppheves, slik at staten ikke lenger skal være motpart ved slik etterfølgende domstolsprøving.

Av særlig interesse er dessuten at departementet foreslår å innføre en forenklet fremgangsmåte (for Tolletaten) for tilbakehold og destruksjon av importerte varer som gjør inngrep i immaterialrettigheter (basert på EUs modell). I prinsippet innebærer forenklingen at dersom varemottakeren anses å ha samtykket dersom denne ikke har motsatt seg destruksjon innen en viss frist (normalt 10 virkedager). For små vareforsendelser foreslår det særlig forenklede prosedyrer. Disse forenklede fremgangsmåtene innebærer at det ikke lenger vil være nødvendig å gå om domstolene for å få en midlertdigi forføyning i saker hvor varemottaker ikke eksplititt motsetter seg destruksjon.

I høringsforslaget foreslås også å innføre en regel tilsvarende den som gjelder i EU etter den såkalte Rolex-avgjørelsen ved privat import, slik at forsendelser som sendes til private fra næringsdrivende kan stanses og destrueres etter nærmere regler. Forslagene styrker rettighetshavers stilling i kampen mot piratkopier og andre ulovlige kopier, men basert på erfaringer fra EUs medlemsstater og kopiindustriens stadig mer kreative tilpasninger gjenstår det å se om forslaget innebærer noen permanent løsning i kampen mot slike varer.

Lovforslaget tar også sikte på norsk tiltredelse av Singaporetrakaten (omtalt av IP-trollet her). Direktivet innebærer blant annet at norsk rett vil måtte åpne for særskilt pantsettelse av registrerte varemerker og varemerkesøknader, og at disse må kunne være gjenstand for særskilt tvangsfullbyrdelse, samt at pantsettelser og utlegg i slike rettigheter/søknader skal kunne registreres i egnet register.

Et utvalg ensileringsmidler levert på kanne. 
(gardsdrift.no)

Norsk praksis

Dette varemerkerettsåret startet med et brak med Høyesteretts avgjørelse i den såkalte ENSILOX-saken (omtalt av IP-trollet her). Saken gjaldt ensileringsmiddeldistributøren Halfdan L. Solbergs AS’ bruk av leverandøren Addcon Nordic AS’ varemerke ENSILOX (både ved salg på kanner og direktesalg via tankbil) etter at forhandlerforholdet var opphørt. Høyesterett presiserte, under henvisning til EU-praksis, at det også i norsk rett må innfortolkes et krav om at bruken må forårsake fare for skade på minst en av varemerkets funksjoner for å utgjøre relevant bruk etter varemerkeloven § 4 (2). Høyesterett kom i motsetning til tidligere instanser til at kannesalget utgjorde et varemerkeinngrep. Dette til tross for at varemerkebruken angivelig hadde skjedd ved en feil (etter at leverandøravtalen med Addcon Nordic var sagt opp), at bruken fant sted etter at salg var gjennomført, og selv om Solbergs faste kundekrets var orientert om leverandørskiftet forut for den aktuelle bruken.

En annen sak om varemerbruk var den såkalte Charlottes Iskrem-saken i Borgarting lagmansrett (omtalt av IP-trollet her), som gjaldt Vågå Iskremproduksjon AS’ bruk av varemerket CHARLOTTES ISKREM for iskrem. Selskapet hadde hatt en avtale om bruk av varemerket, men denne avtalen var senere sagt opp. Vågå Iskremproduksjon hadde likevel fortsatt med å produsere is med emballasje påtrykt varemerket. Det sentrale spørsmålet i saken var om dette utgjorde varemerebruk, noe Borgarting lagmannsrett kom til at det gjorde. Lagmannsretten uttalte prinispielt at det er en forutsetning for varemerkebruk at merket blir brukt i egen kommersiell kommunikasjon, men at det kan tenkes tilfeller der en leverandør av tjenester som i realiteten ikke har noen interesse i hvilket varemerke emballasjen er påført ikke anses å være varemerkebruk. I den konkrete saken kom retten  til at Vågå iskremproduksjons salg av iskrem påført varemerket i deres fabrikkutsalg utgjorde varemerkebruk. Videre kom retten til at det ikke var realitet i at Vågå iskremproduksjon bare var en underleverandør for selskapet Brand Ice Cream (som Vågå hadde visse relasjoner til og interesser i), som markedsførte isen påført varemerket. Saken ble anket, men slapp ikke gjennom Høyesteretts ankeutvalg. Lagmannsrettens dom er dermed rettskraftig.

Apples eplelogo (norsk varemerkereg.nr.: 217659).
(Patentstyret) 

I første halvdel av 2018 var det så avgjort varemerkebruk som stod i fokus, og en av de mest omtalte sakene var den såkalte iPhone-saken fra Oslo tingrett (omtalt av IP-trollet her). Saken gjaldt overordnet et krav fra Apple Inc. om destruksjon av importerte iPhone 6/6S-mobiltelefonskjermer, som den uautoriserte iPhone-reparatøren PCKompaniet (drevet av saksøkte Henrik Huseby) hadde importert fra Kina. Samtlige deksler var merket med Apples «eplelogo» på innsiden av dekslene, men logoene var tusjet over da tollen beslagla varene ved innførsel til Norge. Til tross for at tusjingen kunne fjernes med sprit, konkluderte Oslo tingrett med at innførselen ikke utgjorde varemerkebruk (og følgelig heller ikke noe varemerkeinngrep). Ved vurderingen la retten avgjørende vekt på at logoene ikke var synlig for sluttbrukeren av telefonen, og at Huseby hadde legitime interesser knyttet til de importerte varenes kvalitet og fremgangsmåte ved importen/klargjøringen av skjermene forøvrig. Avgjørelsen inneholdt også interessante uttalelser om spørsmål om EØS-regional konsumpsjon. Avgjørelsen er anket av Apple.

Året som gikk inneholdt også noen saker fra domstolene om forvekslingsfare. I den såkalte Humana-saken var forholdet at det medisinske senteret Humana Sandvika AS gikk til søksmål for å få slettet det yngre foretaksnavnet Humana AS som også driver virksomhet innen helse- og omsorgssektoren. Det overordnede spørsmålet i saken var om det forelå risiko for forveksling mellom de to navnene etter foretaksnavnloven. Selv om Oslo tingrett fremhevet at elementet «Humana» (som var brukt av begge selskapene) ikke var særpreget og at selskapene ikke stod i en direkte konkurransesituasjon, kom retten til at det forelå risiko for forveksling hos en tilstrekklig andel av omsetningskretsen (bransjelikhet). KFIRs vedtak ble derfor opprettholdt og staten frifunnet.

I CHILL OUT-saken var spørsmålet for Oslo tingrett gyldigheten av det søkte merket CHILLIN i forhold til det allerede søkte merket CHILL OUT. Begge merkene var søkt/registrert for vin og brennevin Tingretten kom til at det ikke forelå forvekslingsfare hos en tilstrekkelig andel av den relevante omsetningskretsen, og synes særlig å legge vekt på at omsetningskretsen for vin og brennevin må sies å ha en relativt høy grad av merkebevissthet.

Dameveske fra Louis Vuitton
(Videoblocks) 

En noe spesiell sak kom opp for Oslo tingrett i den såkalte Louis Vuitton-saken (omtalt av IP-trollet her). Saken gjaldt varemerkeinngrep, tilbakeholdelse og destruksjon av ulovlige kopier samt forbud mot fremtidige inngrepshandlinger. Innehaveren av et enkeltmannsforetak (registrert innen butikkhandel) hadde importert 3 vesker og 3 lommebøker som var piratkopier av produkter fra det franske motehuset Louis Vuitton. Produktene var ment som gaver til innehaverens døtre og venner. Tingretten fant det under disse omstendighetene klart at importen hadde skjedd i næringsvirksomhet og ikke til privat bruk, og fastsatte erstatningen til en lisensavgift tilsvarende 25% av varenes omsetningsverdi.

Flere varemerkesaker har også i år vært gjenstand for behandling i Klagenemda for indusrielle rettigheter (KFIR):

•       Ordmerket MONOLITTEN ble nektet delvis nektet registrering fordi merket manglet særpreg ( (klasse 19), og at det forelå forvekslingsfare i forhold til det tidligere registrerte kombinerte merket MONOLIT (klasse 19, 20 og 30). Det er et interessant poeng at KFIRs utvalg her delte seg i et flertall og mindretall ved vurderingen av merkets særpreg og forbudet mot beskrivende merker i relasjon til varefortegnelsen «monumenter (ikke av metall)» (klasse 19). Med en viss fare for å tillegge omsetningskretsen en for direkte assosisasjon til begrepet «monolitt» har nok undertegnede mest sympati for mindretallets synspunkt om at merket er beskrivende her, selv om den gjengse borger nok helt klart vil forbinde begrepet primært med Vigelands verk.

•   I NORWEGIAN RED-saken kom KFIR i motsetning til Patentstyret til at registeringen av et kombinert merke av en sort okse på et rødt våpenskjold med ordelementet «Norwegian Red» hadde tilstrekkelig særpreg i klasse 5, 31, 42 og 44.

•    I innsigelsesakene angående merkefamilien VILLA PARADISO, PICCOLO PARADISO og VINO PARADISO (omtalt av IP-trollet her) kom flertallet i KFIRs utvalg til at det ikke forelå forvekslingsfare overfor Hennesys eldre registreringer PARADIS og PARADIS IMPERIAL med hensyn til de to førstnevnte søknadene, mens VINO PARADISO ble nektet registrering.

•     Helt på tampen av året kom også KFIR til at den ansøkte formen av astma- og kolsinhalatoren Seretide (ja, den lilla) ikke utelukkende bestod av en form som var nødvendig for å oppnå et teknisk resultat etter vml. § 2 (2), og at den hadde oppnådd det nødvendige særpreg gjennom innarbeidelse. Patentstyret hadde tidligere nektet registrering av merket på begge disse grunnlagene.

[Til dere som allerede savner Jallasprite- og Popquiz-sakene så omtales disse under markedsføringsrettsåret 2018]

Internasjonal praksis

Christian Louboutins varemerkeregistrering i Benelux
(Patentstyret)

EU-domstolen har absolutt ikke ligget på immaterialrettslatsiden og selv om kanskje det aller meste har dreid seg om opphavsrett i Luxembourg (og Brüssel) i år, så har det også kommet flere prinsipielle uttalelser i varemerkespørsmål som har vært forelagt domstolen.

Størst oppmerksomhet på varemerkerettsfronten ble nok viet EU-domstolens storkammeravgjørelse i Christian Louboutin-saken (omtalt av IP-trollet her). Saken gjaldt det franske designerhuset Christian Louboutins varemerkeregistrering av en sko med rød såle for fottøy i Benelux. Det overordnede spørsmålet var om registreringen falt inn under forbudet mot registrering av merker som utelukkende gjengir et produkts form som tilfører varen betydelig verdi etter varemerkedirektivets artikkel 3 (1) bokstav e) (iii) (tilsvarende vml. § 2 (2) tredje alternativ). EU-domstolen slo for det første fast at vilkåret «form» ikke omfatter farge, heller ikke når denne er integrert i en skosåle (formelement) når det er posisjoneringen av en bestemt farge på skosålen som er søkt registrert, og ikke formen av sålen som sådan. Domstolen slo også fast at varemerket ikke "utelukkende" besto av en form der hovedelementet i varemerket var en spesifikk farge angitt ved en internasjonalt anerkjent fargekode.

Etter dette immaterialrettstrollets oppfatning synes dette logisk ettersom et posisjoneringsmerke som gir anvisning av plasseringen av et bestemt element (eksempelvis en farge eller for den saks skyld et objektelement) som oftest vil bestå av to elementer (posisjoneringselementet og selve farge/objektetelementet) som er gjensidig avhengige av hverandre og tilfører mer eller mindre tilsvarende verdi. På bakgrunn av dette tror dette immaterialrettstrollet at merket i Christian Louboutin-saken heller ikke ville blitt kjent ugyldig etter innføringen av vilkåret «annen egenskap» ved siden av «form» i bestemmelsen, som enkelte har stilt spørsmål ved.

Gaffeltruck fra Mitsubishi med opprinnelige kjennetegn
(Mitsubishi)

En sentral avgjørelse om varemerkebruk fra EU-domstolen kom i den såkalte Mitsubishi-saken (omtalt av IP-trollet her). Spørsmålet i saken var om fjerning av opprinnelige og påføring av nye varemerker (såkalt «debranding» og «rebranding») på originale varer før de ble satt på markedet i EU, utgjorde et varemerkeinngrep etter varemerkedirektivet artikkel 5 og varmerkeforordningen artikkel 9. EU-domstolen besvarte spørsmålet bekreftende, og viste særlig til at slike handlinger ville innebære en fare for skade på flere av varemerkets sentrale funksjoner som opprinnelses- og kvalitetsgarantifunksjonene, i tillegg til reklame- og investeringsfunksjonene. Dette var særlig tilfelle når gaffeltruckene (varene) saken gjaldt var gjennkjennbare for omsetningskretsen selv uten kjennetegnene. Domstolen går i avgjørelsen lenger enn tidligere i å redegjøre for investeringsfunksjonen til et varemerke, samt fastslå relevansen av denne. Ved siden av betydnignen av selve synligheten av varemerkebruken, synes det i tillegg som at EU-domstolen anser tidspunktet for fjerningen, og hvorvidt de opprinnelige merkene erstattes med andre, av underordnet betydning ved farevurderingen under bruksvilkåret.

I Neuschwanstein-saken var forholdet at aktører fra souvenirindustrien i Bayern hadde anlagt ugyldighetssøksmål mot Fristaten Bayerns EU-varemerke NEUSCHWANSTEIN (registrert for en rekke typiske souvenirvarer, samt diverse driftstjenester). Neuschwanstein er som kjent navnet på et kjent tysk eventyrslott i delstaten, som keiser Ludwig II fikk bygget på 1800-tallet. Slottet er idag et yndet turistmål. Saksøkerne hevdet at merket var beskrivende og at det utelukkende består av et geografisk opprinnelsessted etter hhv. varemerkeforordningen artikkel 7 (1) bokstav b) og c). EU-domstolen var ikke enig i dette, og viste ved beskrivende-vurderingen til at de aktuelle varene og tjenestene NEUSCHWANSTEIN var registrert for ikke hadde særskilte karakteristikker eller kvaliteter som ville assosieres med slottet som sådan, og at salget av dem ikke var begrenset til slottet men også foregikk i områdene rundt. EU-domstolen uttalte videre at merket ikke utelukkende bestod av en geografisk opprinnelse når det ikke angir særskilte karakteristikker eller kvaliteter som assosieres med det geografiske opprinnelsesstedet. Til dette bemerket domstolen at slottet er kjent for sin uvanlige arkitektur, og ikke salget av souvenirer eller driftstjenester som merket var registrert for. Også ved denne vurderingen ble det vektlagt at salget av souvenirvarer også skjedde i området rundt slottet. Domstolen viste til slutt til at «Neuschwanstein» betyr «ny svanestein», noe som bidro til å skille varene og tjenestene fra andres, og ti lå fungere som angivelse av varer fra Fristaten Bayern.

Neuschwanstein har flere paralleller til den norske Vigeland-saken. Selv om denne saken ikke gjelder varemerkebeskyttelse av kunstverk som tidligere var beskyttet som åndsverk, kan det stilles spørsmål ved om EU-domstolen i fraværet av anvendelse av artikkel 7 (1) bokstav e) ("contrary to ... accepted principles of morality") er helt på linje med EFTA-domstolen og KFIR i Vigeland-sakskomplekset når det gjelder friholdelse av ikoniske kulturelle verk.

I sommer kom også EU-domstolens (foreløpig) siste avgjørelse i den etterhvert sagnomsuste Kit Kat-saken. Som den årvåkne IP-entusiast antakelig vil ha fått med seg så dreier saken seg om Nestlès varemerkesøknad for formen av sin firefingrede Kit Kat-sjokolade i EU (klasse 30). Cadbury, som eies av Mondelèz International (ja nettopp, som blant annet også fører Freias Kvikk Lunsj...), har i lengre kjempet mot at formen registreres, og tidligere fått medhold i at den utelukkende består av en form som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat etter varemerkedirektivet artikkel 3 (1) bokstav e (ii) (tilsvarende vml. § 2 (2) annet alternativ). Denne gangen var det spørsmål om særpreg og innarbeidelse av dette som kom opp for domstolen, nærmere bestemt i hvilket geografisk omfang Nestlè måtte dokumentere slik innarbeidelse i EUs medlemsland. EU-domstolen viste til at et merke må ha innarbeidet særpreg «throughout the European Union», på grunn av sin enhetlige virkning. Ettersom Nestlè ikke hadde dokumentert innarbeidelse for fire medlemsland (Belgia, Irland, Hellas og Portugal), var det i under omstendighetene ikke godtgjort at merket var innarbeidet i EU. EU-domstolen opprettholdt dermed Underrettens avgjørelse, og EUIPO må nå ta endelig stilling til registreringsspørsmålet (mao. så er vi ikke ferdige med Kit Kat helt enda!).

På bakgrunn av avgjørelsen kan det synes som at dokumentasjonskravet for innarbeidelse av særpreg for EU-varemerker er skjerpet, og at det i fremtiden vil være mest hensiktsmessig i slike saker å fokusere/dokumentere innarbeidelse for hver enkelt medlemsstat, og ikke en mer overordnet tilnærming til innarbeidelse i EU som sådan.

Annet

Også i år har flere saker versert (foreløpig) utenfor rettssystemet. En av disse er feiden om TV2 registreringer av ordmerkene TIPPEKAMPEN og TV2 TIPPEKAMPEN, som er begreper TV2 har re-introdusert i sine lørdagssendinger fra engelsk Premier League. Norsk Tipping har levert innsigelse mot begge registreringene, og anfører at merkene strider mot deres tidligere varemerkerettigheter, og subsidiært at merkene mangler særpreg og er villedende. Ut fra korrespondansen som ligger på saken ser det ikke ut til at partene er noe nærmere en løsning, og sakene er nå tatt opp til behandling hos Patentstyret med avgjørelse ventet i første kvartal 2019.

En annen sak som har vært viet en del oppmerksomhet av mediene er striden rundt bandnavnet Highasakite, som bandets vokalist Ingrid Helene Håvik registrerte som sitt varemerke samtidig som tre av bandets medlemmer Kristoffer Lo, Marte Eberson og Øystein Skar ble kastet ut av bandet. Det siste medlemmet, Trond Bersu, utgjør idag duoen Highasakite sammen med Håvik, som forøvrig nå baserer seg på innleide musikere til sine produksjoner. I august avjgorde Patentstyret at varemerkerettighetene til bandnavnet innehas av selskapet Highasakite DA, noe som i praksis innebærer at det tilhører alle de fem nåværende og tidligere bandmedlemmene i fellesskap. Eberson har klaget saken inn for KFIR.

Av andre høydepunkter nevnes at Patentstyret lanserte sin søknadsveileder i starten av 2018, noe som har ført til enklere og raskere saksbehandling ved nasjonale varemerkesøknader.

Brand Finance har også i år regnet seg frem til hvilke 500 merkevarer som er mest verdifulle i 2018. I år er det Amazon som troner øverst på listen, mens fjorårets vinner Google er henvist til tredjeplass. Mangeårig vinner Apple beholder andreplassen fra ifjor. Av nordiske merkevarer er det som vanlig IKEA som er mest verdifullt på en 46. plass, mens H&M (72. plass), Nokia (188. plass), Equinor (197. plass), Lego (222. plass) og Telenor (247. plass) følger etter. Med unntak av Nokia (som gjør et kraftig byks oppover), er det en klar tendens blant de nordiske selskapene at de faller på listen.

Immaterialrettsrtollet gjør oppmerksom på at flere av immaterialrettstrollene har arbeidet for og representert parter i sakene som er gjennomgått ovenfor. Ingen av disse har bidratt ved utarbeidelsen av dette innlegget.

NIR Ung 17. januar 2019: Nytt forum for unge immaterialrettsentusiaster

Norsk forening for industriell
rettsbeskyttelse (NIR)

Den 17. januar 2019 kl. 18 er det klart for første samling i regi av NIR Ung, et initiativ fra Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR) overfor unge immaterialrettsentusiaster i Norge.

Forumet er spesielt rettet mot alle jurister, patentfullmektiger og andre som arbeider med immaterialrett, og som er under 35 år (eller bare generelt unge til sinns!). På første samling vil fokuset være på karrieremuligheter og behovet for spesialisering innen immaterialrett. Hoveddelen av samlingen vil bestå av en paneldebatt med Kaia Bugge Fougner (Kvale), Hanne Heltne (Schibsted), Ida Gjessing (Grette) og Morten Smedal Nadheim (UiO) i panelet. Ordstyrer er Julius Berg Kaasin (Stokke).

Etter paneldiskusjonen vil det også bli en sosial samling med servering og mulighet for å møte andre unge i bransjen.

Samlingen vil foregå i Wikborg Reins lokaler i Oslo (Dronning Mauds gate 11). Mer informasjon og påmeldingslenke finner du her (påmeldingsfrist 11. januar).

Immaterialrettstrollets månedsoppsummering november/desember 2018

Immaterialrettstrollet fortsetter med sin faste månedsoppsummering med et utvalg av de viktigste nyhetene og sakene på immaterialrettsområdet fra måneden(e) som gikk. Vi mottar gjerne innspill og tips til hvordan gjøre oppsummeringene bedre på  e-post til iptrollet@gmail.com. 

Med dette vil Immaterialrettstrollet også benytte anledningen til å ønske alle sine lesere en riktig god jul!  

Den kanskje viktigste nyheten på immaterialrettsfronten i årets to siste måneder er at Høyesterett i dom av 28.11.12 har avgjort den årelange striden mellom TONO og RiksTV om RiksTVs erstatningsplikt for manglende klarering av musikkrettigheter i TV-sendinger som kringkastes fra utlandet i TONOs favør. Høyesterett legger her, i samsvar med uttalelsene i avsnitt 54 og 65 i HR-2016-562-A (Get), at RiksTV har en selvstendig plikt etter åvl. § 3 til å klarere opphavsrettslig vernede verk som distribueres til RiksTVs abonnenter. TONO beregner størrelsen på kravet til å være på «flere titall millioner kroner», og utelukker ikke at kravet kan overstige 100 millioner.

Høyesterett avsa i november også kjennelse om rekkevidden av patl. § 63 som tvungent verneting i patentsaker (omtalt av IP-trollet her). Emerald Fisheries hadde opprinnelig søkt patent på en metode for prosessering av Krill, men gikk konkurs i 2017. Konkursboet solgte rettighetene til patentet til Aker, men selskapet Rimfrost hevdet at Emerald hadde overdratt dette til dem allerede i 2012. Høyesterett la til grunn at det her var snakk om en ren formuerettslig tvist om hvem som hadde rett til en patentert oppfinnelse. Saken hadde derfor ikke tvungent verneting ved Oslo tingrett hverken etter patl. § 63 nr. 1 om «søksmål angående retten til en oppfinnelse som det er søkt om patent på» eller etter patl. § 63 nr. 4 om «søksmål angående ... overføring av patent». 

Det har også skjedd ting i lagmannsretten i årets to siste måneder. Eidsivating lagmannsrett avsa 3.12.18 dom etter sin andre behandling av Il Tempo Gigante-saken. Etter at Høyesterett i sin dom av 15.11.17 la til grunn at berg-og-dalbanen «Il Tempo Extra Gigante» ikke innebar et inngrep opphavsretten Caprino Filmcenter hadde til filmbilen «Il Tempo Gigante» og at Caprino heller ikke hadde vern for filmtittelen «Il Tempo Gigante», var det bare markedsføringsrettslige og kontraktsrettslige spørsmål som gjensto.

Eidsivating la her enstemmig til grunn at «Il Tempo Extra Gigante» ikke innebar en ulovlig etterligning av filmbilen i strid med markedsføringsloven § 30. Hunderfossen eller Aukruststiftelsen opptrådte heller ikke illojalt i strid med markedsføringsloven § 25 ved å inngå avtale om berg- og dalbane basert på Aukrusts tegninger. Denne avtalen var heller ikke i strid med lojalitetsplikten som forelå i tidligere kontraktsforhold mellom Hunderfossen og Caprino og Aukrustsenteret og Caprino.

Borgarting har avgjort anken i saken om Lovdatas begjæring om midlertidig forføyning mot Rettspraksis.no. Det legges her til grunn at Lovdata hadde databaserett til 2005-utgaven av DVDen av Lovdatas database, og at Rettspraksis.nos uttrekk fra denne innebar et inngrep i denne databaseretten. (Vernet av 2002-utgaven var derimot utløpt etter 15-årsfristen i åvl. 24 tredje ledd).

Borgarting omgjorde imidlertid byfogdens saksomkostningsavgjørelse, slik at partene må bære hver sine kostnader. Det ble lagt til grunn at ingen av partene vant saken for byfogden fullt ut, fordi begjæringen ble endret fra først å gjelde samtlige rettsavgjørelser for en ubegrenset tidsperiode til å til sist bare gjelde høyesterettsavgjørelser i perioden 2003 til 2007.

Spørsmålet om bruk av såkalte AdWords ruller videre. Næringslivets konkurranseutvalg la i sak 10/2018 til grunn at Purefuns bruk av konkurrenten Kondomeriets registrerte varemerke KONDOMERIET som søkeord i Google AdWords innebærer brudd på god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25. NKU legger med dette til grunn samme tilnærming som de gjorde i sine tidligere saker 6/2017 Norwegian Bank (omtalt av IPtrollet her) og 12/2012 (Teppeabo). Norwegian Bank-saken har imidlertid vært til behandling i Asker og Bærum tingrett, og avgjørelse ventes på nyåret. 

«In other news» har Oslo tingrett har avsagt kjennelse i høstens gjenganger på immaterialrettsfronten – saken mellom brusprodusentene Coca-Cola og O. Mathisen AS (omtalt av IP-trollet her). Tingretten la til grunn at O. Mathiesens bruk av det sensurerte navnet JALLAXXXXXX på en sitronbrus som tidligere hadde blitt solgt under navnet JALLASPRITE innebar et brudd på god forretningsskikk i strid med markedsføringsloven § 25. Retten besluttet derfor midlertidig forføyning. Saken er imidlertid anket.

Det har også hendt ting i Luxembourg.  EU-domstolen avsa 13.11.18 dom i sak C-310/17 Levola Hengelo. Det legges her til grunn smaken av ost ikke betraktes som et opphavsrettslig beskyttet verk, fordi slik smak ikke kan identifiseres tilstrekkelig presist og objektivt. http://www.iptrollet.no/2018/11/eu-domstolen-i-c-31017-levola-hengelo.html

Like før jul avsa EU-domstolen dom i sak C-572/17 Syed, som omhandlet omfanget av spredningsretten i infosoc-direktivet artikkel 4. Innehaver av en butikk i Gamla stan i Stockholm solgte klær og tilbehør med rockemusikkmotiv som både innebar opphavsretts- og varemerkeinngrep. EU-domstolen legger, på samme måte som Generaladvokaten, til grunn at spredningsretten i artikkel 4 ikke bare omfattet varene som ble tilbudt i butikken, men også tilsvarende varer som lå på lager utenfor butikken i påvente av å bli solgt på et senere tidspunkt.

En «evergreen» fra tyske domstoler er den såkalte «Metall auf Metall»-saken, som omhandlet spørsmålet om lovligheten av sampling av to sekunder fra Kraftwerk’s «Metall auf Metall» fra 1977 og bruken av dette i en sammenhengende loop i bakgrunnen i Moses Pelham’s «Nur Mir» fra 1997. Generaladvokat Szpunar avga 12.12.18 sin anbefaling i saken (C-476/17 Pelham). 

Generaladvokaten legger til grunn at også korte lydopptak er vernet etter infosoc-direktivet artikkel 2 (c). Det var ikke anledning til å begrense denne retten gjennom å betrakte «Nur Mir» som et selvstendig verk etter den tyske opphavsrettsloven (UrhG) § 24(1) (som tilsvarer åvl. § 6), fordi et slikt unntak ikke finnes i listen over tillatte unntak i infosoc-direktivet artikkel 5 nr. 2 og 3.

Sampling kunne heller ikke begrunnes i sitatretten i infosoc-direktivet artikkel 5 nr. 3 (d). Endelig ble det lagt til grunn at en denne relativt omfattende beskyttelsen av lydopptak ikke vil være i strid med artikkel 13 i EUs charter for menneskerettigheter, som blant annet beskytter kunstnerisk frihet.

Eidsivating lagmannsrett: Berg-og-dalbanen «Il Tempo Extra Gigante» er ikke i strid med markedsføringsloven

Eidsivating lagmannsrett avsa 3.12.18 dom etter sin andre behandling av Il Tempo Gigante-saken. Etter at Høyesterett i sin dom av 15.11.17 la til grunn at berg-og-dalbanen «Il Tempo Extra Gigante» ikke innebar et inngrep opphavsretten Caprino Filmcenter hadde til filmbilen «Il Tempo Gigante» og at Caprino heller ikke hadde vern for filmtittelen «Il Tempo Gigante», var det bare markedsføringsrettslige og kontraktsrettslige spørsmål som gjensto. Eidsivating la her enstemmig til grunn at «Il Tempo Extra Gigante» ikke innebar en ulovlig etterligning av filmbilen i strid med markedsføringsloven § 30. Hunderfossen eller Aukruststiftelsen opptrådte heller ikke illojalt i strid med markedsføringsloven § 25 ved å inngå avtale om berg- og dalbane basert på Aukrusts tegninger. Denne avtalen var heller ikke i strid med lojalitetsplikten som forelå i tidligere kontraktsforhold mellom Hunderfossen og Caprino og Aukrustsenteret og Caprino.

Foto: Paul Kleiven, NTB Scanpix

Bakgrunnen for og faktum i saken tør være kjent for de fleste av Immaterialrettstrollets lesere, men de som trenger en oppfriskning kan lese innledningen til innlegget om Høyesteretts dom fra i fjor.  

Høyesterett satte med sin dom punktum for den opphavsrettslige delen i saken ved å slå fast at berg-og-dalbanen «Il Tempo Extra Gigante» ikke innebar et inngrep opphavsretten Caprino Filmcenter hadde til filmbilen «Il Tempo Gigante», og at Caprino heller ikke hadde vern for filmtittelen «Il Tempo Gigante». Høyesterett avsa imidlertid ikke dom på realiteten i saken, men nøyet seg med å oppheve lagmannsrettens dom. De opphavsretttslige anførslene ble imidlertid ikke videreført for lagmannsretten. Dette innebærer at disse er rettskraftig avgjort i og med Sør-Gudbrandsdals tingretts dom av 16.10.2015 (omtalt av IP-trollet her). 

Lagmannsrettens dom 

Dette etterlot anførslene om at «Il Tempo Extra Gigante» innebar en ulovlig etterligning av filmbilen i strid med markedsføringsloven § 30 og at Hunderfossen og Aukruststiftelsen opptrådte i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25 og lojalitetsplikten i kontrakt ved å inngå avtale om berg- og dalbane basert på Aukrusts tegninger.

Markedsføringsloven § 30 forbyr bruk av etterligninger som i næringsvirksomhet dersom disse anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og fører med seg fare for forveksling. Det måtte i vurderingen måtte, på samme som i den opphavsrettslige vurderingen, skilles mellom hva som kan tilbakeføres til Kjell Aukrusts originalverk og hvilke endringer og tillegg Sandemose/Caprino har tilført originalverket. Høyesterett hadde lagt til grunn at Aukrust hadde opphavsrett til tegning B av filmbilen, og at Caprinos opphavsrett var begrenset til den «kunsthåndverksmessige utformingen» av modellen av filmbilen. Berg-og-dalbanen «Il Tempo Extra Gigante» hadde derimot et «industrielt» og «plastikkartet» preg, som ikke gjenfinnes i modellen av filmbilen. De likhetstrekk som finnes mellom berg- og dalbanen og filmbilen skyldes at de begge er basert på av Kjell Aukrusts tegning av «Il Tempo Gigante» (s. 11-12). Det forelå derfor ingen etterligning av filmbilen som må anses som en urimelig utnyttelse av Caprinos innsats eller resultater og som fører med seg forvekslingsfare etter mfl. § 30. 

«Il Tempo Gigante» - Tegning B

Markedsføringslovens § 25 forbyr handlinger som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende i mellom. Lagmannsretten la til grunn at Hunderfossen og Caprino hadde hatt et omfattende samarbeid etter åpningen av parken i 1984. Dette samarbeidet hadde imidlertid gradvis blitt mindre og besto mot slutten i praksis bare av at en fullskalamodell av «Il Tempo Gigante» sto utstilt i parken. Frem til 2011 var det riktignok forhandlinger om forbedret eksponering av filmbilen, blant annet i form av et «Reodors verksted». Etter at Caprino endelig hadde avsluttet disse forhandlingene i begynnelsen av 2011, tok Hunderfossen kontakt med Aukruststiftelsen og dette endte etter hvert i avtalen om bygging av berg-og-dalbanen «Il Tempo Extra Gigante». 

Det omfattende samarbeidet mellom Caprino og Hunderfossen lå om lag 10 år tilbake i tid, og lagmannsretten kunne da ikke se at det var i strid med god forretningsskikk etter mfl. § 25 å inngå avtale med Aukruststiftelsen. Dette ble ikke endret av at det hadde vært noe e-postkontakt i 2013 knyttet til muligheten for etablering av et «Reodors verksted» i tilknytning til filmbilen. Hverken Hunderfossen eller Aukruststiftelsen kunne etter dette anses å ha handlet i strid med god forretningsskikk.   

Den siste anførselen knyttet seg til plikten partene har til å opptre aktsomt og lojalt overfor hverandre i henhold til den ulovfestede læren om lojalitetsplikt i kontraktsforhold. På samme måte som ved vurderingen av om det forelå handlinger i strid med god forretningsskikk var det her sentralt at samarbeidet mellom Hunderfossen i praksis var avsluttet i desember 2003. Det forhold at først ble orientert om avtalen mellom Aukruststiftelsen og Hunderfossen i november 2013 kunne ikke anses å utgjøre brudd på den ulovfestede lojalitetsplikten, og det var heller ikke andre forhold som tilsa dette.

Aukruststiftelsen hadde på sin side orientert Caprino om at de planla å gi nye lisenser gjennom den såkalte «Remake-avtalen» fra 2003. Ut over dette forelå det ingen uttrykkelig plikt til å varsle om nye lisenser. I forbindelse med inngåelsen av avtalen med Hunderfossen hadde Aukruststiftelsen vært bevisst på – og lagt ned betydelig arbeid for – å sikre seg mot å at det ble begått inngrep i Caprinos rettigheter.  Aukruststiftelsen måtte da anses å ha forholdt seg lojalt til inngåtte avtaler, da det hverken kunne anses illojalt eller klanderverdig å utnytte egen opphavsrett innenfor de grenser åndsverkloven og markedsføringsloven setter, slik Aukruststiftelsen hadde gjort.

Dette innebar at hverken Hunderfossen eller Aukruststiftelsen hadde brutt sin lojalitetsplikt overfor Caprino. Hunderfossens anke over Sør-Gudbrandsdals tingretts dom ble derfor forkastet.

Immaterialrettstrollets betraktninger

«Il Tempo Gigante» - filmbilen

Vurderingen av om det foreligger en ulovlig etterligning etter mfl. § 30 bygger på en forutsetning om at det må noe mer til for at det skal foreligge en krenkelse av markedsføringsloven dersom man allerede har konkludert med at en etterligning ikke innebærer et opphavsrettsinngrep. På samme måte må det noe mer til for at det skal foreligge handlinger i strid med god forretningsskikk etter mfl. § 25 dersom man allerede har konstatert at det ikke foreligger noen ulovlig etterligning etter § 30. 

Høyesterett gir uttrykk for dette når det i Rt 1995 s. 1908 (Mozell) uttales om forholdet mellom daværende mfl. § 1 (nå: mfl. § 25) og lovens øvrige bestemmelser: «Selv om "generalklausulen" i markedsføringsloven § 1 supplerer lovens spesialbestemmelser, må det etter min mening vises forsiktighet med å anvende den på forhold av lignende karakter som omhandlet i spesialbestemmelsene når vilkårene etter disse ikke er oppfylt.» (I den senere avgjørelsen i Rt. 1998 s. 1315 (Iskrem) uttales det riktignok at generalklausulen «kan anvendes uavhengig av om tilfellet saklig sett også reguleres av en spesialbestemmelse». Dette kan imidlertid ikke legges til grunn som en generell regel.)

Utgangspunktet her er at Aukrustsenteret hadde opphavsrett til tegning B av filmbilen, og at Caprinos opphavsrett var begrenset til den «kunsthåndverksmessige utformingen» av modellen av filmbilen. For vurderingen etter mfl. § 30 innebærer dette at Aukrustsenteret i utgangspunktet fritt kan utnytte sin opphavsrett til filmbilen ved å gi Hunderfossen lisens til å bygge og drive «Il Tempo Extra Gigante». 

En plikt til å holde større avstand til filmbilen når man gir og utnytter nye lisenser enn det grensene for ens egen opphavsrett tilsier, må i så fall bygge på et annet grunnlag. Caprino anførte at en slik «variasjonsplikt» lå i de tidligere (kontrakts)forholdene mellom partene, noe lagmannsretten ikke finner sannsynliggjort. At lagmannsretten likevel går inn i en sammenligningsvurdering som mistenkelig minner om en opphavsrettslig inngrepsvurdering, må vel bare ses som et uttrykk for at man ønsker å være på den sikre siden. Men dette er strengt tatt en vurdering som allerede er gjort når Høyesterett konstaterer at det ikke forelå et opphavsrettsinngrep.

Ved vurderingen av om det foreligger brudd på god forretningsskikk eller ulovfestet lojalitetsplikt knyttet til kontraktsforholdet, knytter lagmannsretten (naturlig nok) drøftelsen nærmere til disse kontraktsforholdene. Det generelle spørsmålet om hvordan en lisensgiver må forholde seg når han gir flere lisenser til samme åndsverk er i seg selv interessant. I denne saken forsterkes det av at Hunderfossen som senere lisenstaker hadde et tidligere kontraktsforhold med Caprino som første lisenstaker. Slike forhold kan etter omstendigheten tilsi at lisensgiver og senere lisenstakere må holde en viss avstand til det første lisenstaker er gitt lisens til. 

Med det faktum Lagmannsretten legger til grunn, hvor de eldre avtaleforholdene var avsluttet flere år i forveien, og både Aukruststiftelsen som lisensgiver og Hunderfossen som senere lisenstaker har informert Caprino som tidligere kontraktspart om muligheten for nye avtaler, er det vanskelig å se at det skulle foreligge brudd på hverken god forretningsskikk eller lojalitet i kontraktsforhold i saken her.

Ryktene tilsier at Caprino ser for seg å anke dommen til Høyesterett. Siste ord er derfor muligens ikke sagt. Om Høyesterett skulle ta saken til behandling bør det likevel ikke være særlig tvil om resultatet, i alle fall om man ikke legger et vesentlig annet faktum til grunn.

Varemerkekurs: Former, farger og varemerker 12. desember

Kilde: Arroser CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons/Edit: JUS

Desember betyr ikke bare julehøytid, men også kurshøytid med en rekke IP-relevante kurs og seminarer helt frem mot juleferien. Den 12. desember holder et av IP-trollene (nærmere bestemt undertegnede) frokostseminaret "Former, farger og varemerker" i regi av Juristenes Utdanningssenter (JUS).

Kurset vil fokusere på de nærmere rettslige utgangspunktene for registrering av former, farger og andre egenskaper som varemerker, hva du i tilfellet beskyttes mot, og strategiske vurderinger ved valg mellom varemerkebeskyttelse og andre alternative beskyttelsesformer for produkters utseende. Temaet er særlig aktuelt på grunn av nylige relevante avgjørelser fra både norske domstoler og EU-domstolen, samt nytt varemerkedirektiv med påfølgende forslag til endringer i varemerkeloven.

Seminaret avholde på Juristenes Hus (Kristian Augusts gate 9) i Oslo onsdag 12. desember, med frokost og velkomstkaffe fra. kl. 08.00 og seminarstart kl. 08.30. Seminaret avsluttes ca. 10.15.

Påmeldingsfrist er onsdag 5. desember (denne uken) og kan gjøres via følgende lenke: https://www.jus.no/kurs-og-opplaering/frokostkurs-former-farger-og-varemerker/ 

Vi minner også om at du finner en oppdatert liste over årets og neste års IP-relevante kurs og foredrag i margen til høyre på forsiden.