Månedsoppsummering november 2020

Nok en spennende måned har gått, og det er tid for oppsummering. Den første avgjørelsen vi skal se nærmere på kommer fra Bergen tingrett.

Bergen tingrett

Tvisten i denne saken stod mellom Loen Skylift AS på den ene siden og Voss Gondol AS samt Voss Resort AS på den andre siden, heretter kalt Voss Gondol. Loen Skylift har drevet gondolbanen med samme navn siden 2017. Taubanen som i dag kalles Voss Gondol ble flyttet, ombygd og gjenåpnet sommeren 2019. Våren 2019 ble Loen Skylift gjort oppmerksomme på at Voss Gondol brukte et kjennetegn i markedsføringen, som etter deres skjønn var for lik det kjennetegnet de selv brukte. Kjennetegnene som ble vurdert blir i avgjørelsen gjengitt slik: 

Loen Skylifts kjennetegn uten tekst

Loen Skylifts kjennetegn med tekst

Voss Gondols 4 forskjellige kjennetegn

Loen Skylift mente at Voss gondol, gjennom å bruke disse kjennetegnene i markedsføringen hadde opptrådt i strid med markedsføringsloven § 30. I tillegg ble det anført at Voss Gondol hadde etterlignet animasjonseffekter i markedsføringsvideoer og at slagordet «sommerens letteste topptur» var for likt Loen Skylifts slagord, «Norges letteste topptur». Etter Loen Skylifts syn innebar dette også at Voss Gondol hadde opptrådt i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25.

Kort fortalt ga Bergen tingrett Loen Skylift fullt medhold og kom til at Voss Gondol måtte betale vederlag tilsvarende den vinningen som var oppnådd ved overtredelsen, jf. markedsføringsloven § 48 b.

Det kan sies mye om både erstatningsutmålingen og vurderingen etter markedsføringsloven § 25. En del er også sagt allerede, og i det følgende nøyer jeg meg med å knytte noen kommentarer til rettens vurderingen av markedsføringsloven § 30.

Markedsføringsloven § 30 oppstiller et forbud mot å bruke etterlignende kjennetegn på en slik måte at det må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater. I tillegg må bruken av det etterlignende kjennetegnet innebære forvekslingsfare.

For at Voss Gondols kjennetegn skal kunne anses som en etterligning av Loen Skylifts kjennetegn i markedsføringslovens forstand, må Voss Gondol AS for det første ha hatt kjennskap til Loens kjennetegn. Dernest må de ha blitt inspirert av denne, eller brukt den som et forbilde under utarbeidelsen av sin egen logo, sml. blant annet Lunde m. flere (2019) side 352.

Istedenfor å vurdere om Voss Gondols kjennetegn ble utviklet med Skylifts kjennetegn som inspirasjon eller forbilde gikk tingretten rett på en vurdering av «hvilket inntrykk etterligningen antas å skape plant potensielle kunder». Etter det siterte kan det se ut til at tingretten la til grunn at Voss Gondols kjennetegn var en etterligning, uten først å vurdere særskilt om det yngre kjennetegnet etterlignet det eldre. Som påpekt av professor Lunde i sin artikkel på rett24.no, blir det særlig tydelig at tingretten vurderte forvekslingsfare og ikke om den yngre logoen etterligner den eldre ved at det vises til teorien og sidene der vilkåret om forvekslingsfare behandles. 

Videre finner vi ikke noen særskilt vurdering av om det kan anses bevist at Voss Gondol har hatt kjennetegnet til Loen Skylift som forbilde, andre steder i avgjørelsen heller. Under vurderingen av om det foreligger en urimelig utnyttelse av Loens innsats eller resultater viser imidlertid tingretten til at Voss Gondols designer benektet å bevisst ha etterlignet logoen til Loen Skylift, og at han heller ikke har fått noen direktiver fra sine oppdragsgivere når det gjelder logoens nærmere utforming. Til dette bemerket tingretten kort at det anses påfallende at kvadratet i Voss Gondols kjennetegn er tegnet «med samme strektykkelse og samme hulrom» som i kjennetegnet til Skylift. I denne vurderingen skriver retten, med henvisning til Rt. 2005 side 1560, at Voss Gondol hadde hatt mulighet til å utforme kjennetegnet på en måte som skaper en klarere distanse. Det er riktig at Høyesterett vektlegger handlingsalternativet her, men i den saken var det ikke omtvistet at det forelå en bevisst etterligning, jf. dommens avsnitt 30.

Når det nettopp er illojale etterlikninger § 30 er ment å gir vern mot, kunne man nok ha ønsket at vurderingen av om det yngre merket etterlignet det eldre hadde blitt gjort mer inngående.

Når det gjelder vurderingen av om det foreligger en urimelig utnyttelse av Loens innsats eller resultater konkluderer tingretten med at Voss Gondol «Ved å markedsføre tjenesten ved bruk av en logo som er til forveksling lik Loen Skylift har Voss Gondol … utnyttet Loen Skylift AS innsats og resultater». Det er bemerkelsesverdig at tingretten i denne konklusjonen ser ut til å vektlegge at det yngre kjennetegnet til forveksling er likt det eldre, ettersom tingretten ikke før i punktet etter vurderer om det foreligger forvekslingsfare.

Under forvekslingsfarevurderingen vises det til at virksomhetene Loen Skylift og Voss Gondol retter seg mot den samme kundekretsen før det konkluderes med at det foreligger forvekslingsfare. Tingretten legger ikke nevneverdig brett på at Patentstyret tidligere hadde registrert både kjennetegnet til Loen Skylift og Voss Gondol for identiske tjenester, herunder taubanevirksomhet og transport med taubane i klasse 39, så vel som bevertning i klasse 43. Tingretten nøyde seg med å vise til at det må foretas en selvstendig vurdering av om det foreligger forvekslingsfare i markedsføringslovens forstand.

I teorien er det imidlertid bemerket at forvekslingsfaren etter markedsføringsloven § 30 har store likheter med tilsvarende vurdering etter varemerkeloven, sml. Helset m. flere side 579. I så måte kunne man ønsket seg en mer inngående vurdering av det eldre kjennetegnets særpreg og graden av visuell, konseptuell og fonetisk likhet.

I sin kommentar på rett24.no skriver professor Tore Lunde at dommen er en «oppsiktsvekkende overprøving og tilsidesettelse av Patentstyrets faglige skjønn som er utøvd i forbindelse med registreringen». Det er mange måter å forstå dette på, men dersom Lunde mener at domstolen skal være forsiktig med å overprøve Patentstyrets faglige skjønn i saker om kjennetegnsrett er jeg ikke enig. Høyesterett har en rekke ganger slått fast at domstolene ikke skal være tilbakeholdne med å overprøve Patentstyret skjønn i kjennetegnssaker, sml. HR-2016-1993-A avsnitt 40 med videre henvisninger. Det kritikkverdige ligger etter mitt skjønn i den manglende vurderingen av forvekslingsfare, og ikke i at man har latt være å se hen til Patentstyrets vurdering av denne.

Selv skulle jeg også gjerne sett en mer inngående vurdering av forvekslingsfare, og virkelig gøy hadde det blitt om tingretten hadde kommet til at merkene ikke var forvekslingsbare i varemerkelovens forstand og deretter vurdert om, og eventuelt når markedsføringsloven gir et ekstra vern også i de tilfellene. Hvis jeg er riktig snill så kan det hende lagmannsretten gir meg en slik vurdering til jul neste år ettersom saken tilsynelatende blir anket.

Bildet er hentet her

Ankenektelser

Vi har også fått noen ankenektelser denne månenden. KFIR anket luseskjørt saken eller Salgard-saken til Høyesterett, men ankeutvaglet fant ikke at saken hadde betydning utenfor denne saken, og anken ble avvist.

Samme skjebne led Fjellreven. Fjellreven fikk slettet varemerkeretten til ordmerket G 1000 for blant annet klær og hodeplagg i klasse 25, etter at KFIR kom til at merket ikke var brukt som en angivelse av kommersiell opprinnelse for de aktuelle varene i henhold til reglene om bruksplikt. KFIR fikk medhold i både tingrett og lagmannsrett og Fjellrevens anke ble ikke tillatt fremmet av Høyesterett. 

Borgarting lagmannsrett

I tillegg har vi fått en avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett som også gjaldt spørsmål om bruksplikt. Spørsmålet i denne saken var om Ekornes bruk av varemerket Svane på soveromsmøbler var tilstrekkelig til at merket kunne anses som brukt for møbler, som merket var registrert for. Etter henvisning til praksis fra EU viste lagmannsretten til at det avgjørende var om det forelå en tilstrekkelig sterk forbindelse mellom varene merket er brukt for og de varer merket er registrert for. Borgarting kom til at det ikke var en tilstrekkelig sammenheng mellom soveromsmøbler og møbler generelt og registreringen ble begrenset slik at merket ikke lengre er registrert for møbler, men kun for soveromsmøbler. Denne avgjørelsen er også tidligere omtalt for IP-trollet av Torger Kielland her.

Oslo tingrett  

Videre har vi også fått en avgjørelse fra Oslo tingrett. I denne saken hadde selskapet Axactor registrert to ordmerker AXACTOR og ett kombinert merke. Selskapet AXA fremmet innsigelse mot registreringen av de to merkene som ble registrert i 2018 og fremmet krav om administrativ overprøving av merket registrert i 2016. Både innsigelsene og kravet om administrativ ble begrunnet med at de Axactors merker var fovekselbare med deres eldre varemerkeregistreringer, herunder blant annet ordmerket AXA. Det var ubestridt at det forelå tjenesteslagslikhet.

Patentstyret kom til at verken innsigelsene eller kravet om administrativ overprøving kunne føre frem, mens KFIR kom til motsatt resultat. Da vedtaket til KFIR ble prøvd av Oslo tingrett hadde imidlertid partene inngått en avtale der det fremgikk at Axa ikke lengre hadde innvendinger mot Axactors varemerkeregistreringer. Både Axactor og KFIR mente imidlertid at det var behov for dom i saken, og det var ubestridt at Axactor til tross avtalen hadde rettslig interesse i overprøving av KFIRs vedtak. Spørsmålet var imidlertid om tingretten kunne vektlegge denne avtalen i vurderingen av vedtaket til KFIRs gyldighet.

Foto: Nick Youngson - CC BY-SA 3.0

Retten viste til at forarbeidene til varemerkeloven isolert sett trakk i retning av at det var anledning å vektlegge avtalen i vurderingen av om vedtaket kunne opprettholdes. Retten viste imidlertid til at praksis fra Høyesterett og teori om forvaltningsretten så vel som varemerkeretten, og kom til at hovedregelen må være at domstolskontrollen med forvaltningsvedtak skal bygge på samme faktum som på vedtakstidspunktet. Retten kom følgelig til at det ikke var grunn til å legge vekt på avtalen som kom i stand etter at KFIR hadde avsagt sitt vedtak.

Når det gjelder vurderingen av forvekslingsfare kom KFIR i sitt vedtak til at den norske gjennomsnittsforbrukeren «klart vil oppfatte og gjenkjenne likhetstrekket  i AXA..» avsnitt 22. Videre ble det påpekt at dette felleselementet innebar at merkene var fonetisk like, se avsnitt 23. Tingretten kom i likhet med KFIR til at felleselementet medførte et åpenbart visuelt likhetstrekk. I tingrettens vurdering blir det imidlertid vektlagt i større grad at AXACTOR var mer enn dobbelt så langt som AXA og at bokstavene CTOR innebar en «ikke ubetydelig grad av visuell ulikhet». Videre kom tingretten at felleselementet AXA ville utales forskjellig i de to merkene, og at den fonetiske forskjellen mellom merkene er større enn likheten. Tingretten kom etter dette til samme resultat som Patentstyret og landet på det ikke forelå forvekslingsfare. Tingretten fremhevet at de var kjent med at EUIPO hadde kommet til motsatt resultat i vurderingen av de samme merkene, uten at det hadde innvirkning på hvordan tingretten bedømte likheten.

Kontinentet

Avslutningsvis kan det nevnes at det er kommet en spennende avgjørelse fra EU-domstolen i sak C-809/18 – John Mills.

Saken gjelder en tolkning av den gamle varemerkeforordningen (207/2009) artikkel 8 nummer 3. Denne artikkelen tilsvarer artikkel 5 nr. 3 i varemerkedirektivet som skal gjennomføres i norsk rett gjennom en ny § 4 a siste ledd og en endret § 16 b i varemerkeloven.

Kjernen artiklene og i bestemmelsen er at merkehaver kan kreve et varemerke overført til seg dersom en agent eller en representant for merkehaveren har fått registrert merke i sitt navn, uten å kunne godtgjøre at de hadde adgang til få merket registrert på seg. For eksempel med avtale med merkehaver.

En agent som neppe kan registrere
husets merke i eget navn.
Opphavsperson: Jerry Watson.
Kreditering: Camera Press

 Saken fra EU-domstolen gir anvisning både på hva som ligger i uttrykkene representant eller agent, samtidig som det vurderes om også lignende merker registrert av en agent kan kreves overført til merkehaver i medhold av bestemmelsen.

I denne saken var et forvekselbart merke søkt registrert av en som skulle distribuere varene for merkehaveren på det europeiske markedet. Med henvisning til bestemmelsens formål kom EU-domstolen til at bestemmelsen hjemlet overføring også av merker som er forvekslingsbare. Videre kom EU-domstolen til at uttrykket agent eller representant skulle tolkes vidt, og at det avgjørende var om de

t forelå et avtalebasert samarbeid der den ene ivaretok den andres interesser, sml. avsnitt 85.

Når endringene i varemerkeloven trer i kraft er foreløpig uvisst. Denne avgjørelsen vil imidlertid ha betydning for hvordan tilsvarende ord og uttrykk  i den nye § 4 a og i den endrede  § 16 bokstav b  skal forstås når disse trer i kraft.

Helt avslutningsvis er det også blitt enighet mellom SHE Community og DNB, IP-trollet har omtalt tvisten her.

Soveromsmøbler og andre møbler – Borgarting beslutter delvis sletting av varemerket SVANE

Borgarting lagmannsrett avsa 6.11.20 dom i 20-020389ASD-BORG/01, som gjaldt spørsmålet om bruksplikt for Ekornes’ varemerke SVANE. Lagmannsretten la til grunn at bruk av merket for typiske soveromsmøbler ikke oppfylte bruskplikten for overkategorien «møbler», og merket ble derfor delvis slettet.

Svanes logo. 
Saken gjaldt ordmerket SVANE 
(reg. 70442)

Det norske møbelfirmaet Ekornes produserer og selger blant annet lenestolen Stressless og flere typer (soveroms)møbler under varemerket SVANE. Merket er registrert som varemerke i klasse 20 for 

"Madrasser for senger, herunder rammemadrasser og spiralfjærmadrasser; senger, sengebunner og -rammer, fot- og hodegavler for senger; møbler, herunder soveromsmøbler i form av puffer og nattbord, alle de forannevnte soveromsmøbler med unntak av slike møbler for barn." 

Det danske selskapet TMK markedsfører og selger blant annet kjøkkeninnredninger under kjennetegnet SVANE KJØKKENET. TMK har siden 2012 forsøkt å registrere SVANE KJØKKENET og SVANE som varemerke i Norge og for EUIPO blant annet i klasse 42 for design av kjøkken-, badeværelses-, garderobe-, skyvedørsinnretningsløsninger mv., men har etter innsigelser bare delvis lykkes med dette. TMK begjærte derfor delvis sletting av varemerket SVANE. Oslo tingrett frifant Ekornes og saken ble anket til lagmannsretten. 

 

Lagmannsretten la til grunn at Ekornes ikke hadde dokumentert bruk av varemerket SVANE for andre varer enn typiske soveromsmøbler, som senger, sengegavler, nattbord og madrasser samt for oppbevaringspaller og puffer som er ment plassert foran eller bak sengen. Spørsmålet var derfor om denne bruken kunne anses å oppfylle bruksplikten for kategorien «møbler» generelt. Borgarting la til grunn at dette ikke var tilfellet.

 

Formålet med bruksplikten er å unngå defensivregistreringer, og dette vil også gjelde hvor et merke bare er brukt for enkelte varer innenfor et større overbegrep i en klasse. Lagmannsretten finner støtte for dette i praksis fra Førsteinstansretten og EU-domstolens avgjørelser i T-126/03 Aladin (som lagmannsretten riktignok omtaler som en avgjørelse fra EU-domstolen) og C-714/18 TAIGA, hvor det legges til grunn at der en overkategori kan deles inn i flere underkategorier, må varemerkehaver oppfylle kravet til reell bruk i alle underkategoriene. Dersom en oppdeling vil være vilkårlig, har varemerkevarer derimot vern for varer i samme kategori som ikke skiller seg vesentlig fra de varene som merket har vært reelt brukt for.

 

EU-domstolen har riktignok lagt til grunn at dersom det foreligger en forbindelse mellom de varene merket er brukt for og de øvrige varene i den registrerte klassen. Lagmannsretten viser her til C-40/01 Minimax, hvor bruk av et varemerke for reservedeler og vedlikeholdstjenester for brannslukkingsapparater også kunne anses som reell bruk for brannslukkingsapparater.

 

I dom LB-2003-364 (Tripp Trapp, RG 2004 s. 187) anså Borgarting riktignok at varemerket TRIPP TRAPP hadde oppfylt bruksplikten for «møbler» selv om det bare hadde vært brukt for barnestoler. Avgjørelsen ble avsagt før hoveddelen av nyere praksis fra EU-domstolen, og lagmannsretten la derfor til grunn at avgjørelsens uttalelser om oppfyllelse av bruksplikt når bruken av merket hadde vært avgrenset til en del av en overkategori, ikke var representativ for gjeldende rett.

 

Registreringen av SVANE måtte derfor delvis slettes slik at registreringen for «møbler» ble erstattet med «soveromsmøbler» i kategori 20, men hvor puffer og paller ble tilføyd som egne kategorier.

 

Immaterialrettstrollets betraktninger

Svane 
(Pixabay)

Borgartings avgjørelse i SVANE-saken følger EU-domstolens nyere praksis, hvor det legges til grunn at i tilfeller hvor et merke er registrert i en overordnet kategori som kan deles inn i en flere underkategorier, så må varemerkehaver oppfylle kravet til reell bruk i alle underkategoriene, men at dette likevel kan anses oppfylt dersom det foreligger en forbindelse mellom de varene merket er brukt for og de øvrige varene i den registrerte klassen.

 

Dette bekreftes av EU-domstolens dom i C-720/18 Ferrari, som ble avsagt etter at forhandlingene for lagmannsretten var avsluttet (omtalt av IP-trollet i podcast og månedsoppsummering). Det ble her lagt til grunn at Ferraris bruk av et figurmerke med teksten «Testarossa» for reservedeler til biler, også oppfylte bruksplikten for biler fordi gjennomsnittsforbrukeren forbinder varene i klassen med hverandre.

 

Dette legger opp til en mer stringent vurdering enn den eldre norske tilnærmingen, hvor spørsmålet om bruksplikten er oppfylt beskrives som en «interesseavveining, der spørsmålsstillingen er om det knytter seg slike merkantile interesser til det registrerte varemerket, at innehaveren har et rimelig krav på å få opprettholde varemerkeretten eller om hans interesser tvert imot er så ubetydelige at de bør vike for interessene til den tredjemann som ønsker å ta merket i bruk» (Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett 2010 s. 209). Spørsmålet om hvilke varer bruksplikten skal anses oppfylt for beskrives på samme måte slik at merket bør opprettholdes for de varer og tjenester «merkehaveren har demonstrert at han har reelle merkantile interesser knyttet til» (op. cit. s. 216).

 

EU-domstolens tilnærming er imidlertid heller ikke fri for denne typen skjønnsmessige avveininger. Hva som anes som en separat underkategori er ikke nødvendigvis helt enkelt å avgjøre. På samme måte er vurderingen av om det foreligger en forbindelse mellom varene merket er brukt for og de øvrige varene i den registrerte klassen, nødvendigvis bli skjønnsmessig. Sett under ett er det likevel ikke tvilsomt at EU-domstolens tilnærming er strengere enn den eldre norske tilnærmingen.

 

En annen sak er at en sletting av varemerket SVANE for overkategorien møbler ikke nødvendigvis innebærer at andres registrering av SVANE for møbler (eller kjøkkenløsninger mv.), da dette avhenger av om slik registrering er forvekselbar med SVANES registrering for soveromsmøbler.

 

Julius Berg Kaasin og Yngve Øyehaug Opsvik er ansatt i advokatfirmaet GjessingReimers som har representert TMK i saken. De har ikke medvirket til dette innlegget.

Huldrapodden Episode 5: Pandimmaterialrett – Covid 19-vaksiner og patent

I den nyeste episoden av Huldrapodden får Torger og Morten besøk av Hans Morten Haugen og Inger Ørstavik for å snakke om Covid 19-vaksiner og patenter og mulighetene til å gjøre unntak fra patentretten for å fremstille og utnytte slike vaksiner.

Huldrapodden er tilgjengelig i Apple podcasts, Spotify og Podbean.

Månedsoppsummering: oktober 2020

IP-trollet gjenopptar månedsoppsummeringene. Denne gangen for oktober. 

Foto: Lars Mæhlum, CC BY-SA 3.0

I Norge har saken mellom forskeren Roya Sabestrasek og Staten v/Universitetet i Oslo kommet til en foreløpig avslutning i oktober. Saken ble først omtalt i NRK Brennpunkt-dokumentaren "Patentjegerne" i 2014 og har deretter vært gjenstand for behandling i både tingretten og lagmannsretten. Sabetrasekh hevdet at det svenske legemiddelfirmaet, Ascendia, hadde gått bak hennes rygg og brukt hennes forskning som grunnlag for en patentsøknad. Forskningen skjedde sommeren 2006, mens hun var ansatt som avdelingsingeniør, og senere som stipendiat, ved odontologisk fakultet ved UiO. Oslo tingrett konkluderte i 2018 med at Sabetrasekhs bidrag ikke utgjorde et selvstendig intellektuelt bidrag til oppfinnelsen (tingrettens dom er omtalt her). Lagmannsretten kom imidlertid til motsatt konklusjon, og konstaterte at Sabetrasekh var medoppfinner. Lagmannsretten fant imidlertid at Universitetet ikke kunne anses for  ha ervervet oppfinnelsen, og Sabestrasek hadde derfor ikke rett til godtgjøring etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7. Lagmannsrettens dom (LB-2018-77812) er tilgjengelig her .

Anke ble tillatt fremmet for Høyesterett for så vidt gjelder kravet om godtgjøring etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7, men heller ikke her fikk Sabetrasekh medhold. Det var klart at Universitetet ikke hadde ervervet rett til oppfinnelsen etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 4 – det var blant annet ikke sendt skriftlig varsel om slik overtakelse slik arbeidstakeroppfinnelsesloven § 6 krever. Spørsmålet for Høyesterett var om derfor om universitetet hadde ervervet retten «på annet grunnlag» (slik arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 åpner for). Høyesterett kom til at slikt erverv krever avtale mellom arbeidsgiveren og arbeidstakeren. Arbeidsgiverens ensidige disposisjoner over oppfinnelsen kan danne grunnlag for et krav om godtgjørelse, men kan ikke forplikte arbeidstakeren til å gi fra seg sin rett i oppfinnelsen. At Sabetrasekhs hadde forholdt seg taus i en diskusjon mellom sin veileder og Ascendia som viste det svenske selskapets ønske og intensjon om å søke patent, kunne ikke tolkes som et stilltiende samtykke til at Universitetet ervervet rettighetene. Senere diskusjon og bistand mellom veilederen og Ascendia kunne heller ikke tas til inntekt for at rettighetene var ervervet, blant annet under henvisning til til at veilederen ikke hadde rett til å disponere over oppfinnelser på vegne av universitetet. Høyesterett kom derfor til at avtale ikke var inngått. Dommen er tilgjengelig her. 

I oktober fikk vi også avgjørelse i saken mellom Subsea Solutions AS og Subsea Smart Solutions AS («Subsea Solutions”) på den ene siden og Vetco Gray Scandinavia AS («Vetco») på den andre siden. Subsea Solutions anførte for Oslo tingrett at Vetco var skyldig i inngrep i Subsea Solutions patent NO 332486 - som gjaldt en løsning for avleiringsbehandling og brønn-dreping til en undervannsbrønn. Bakgrunnen var flere presentasjoner av en løsning for avleiringsbehandling avholdt av Vetco for Shell, samt salg av tre modifiserte ventiltrekapper. Subsea Solutions anførte også handlinger i strid med god forretningsskikk, men denne anførselen ble avvist under henvinsning til avtalt voldgift og var ikke gjenstand for behandling i tingretten. Vetco anførte på sin side at de ikke hadde gjort inngrep i patentet og at patentet uansett var ugyldig.

Figur fra NO 332486

Tingretten fant etter en konkret vurdering at Subsea Solutions patent var gyldig, og ga Subsea Solutions delvis medhold i anførsel om inngrep. Vetco erkjente å ha forevist Shell systemtegninger og fremgangsmåtebeskrivelser som retten fant at utgjorde et inngrep i Subsea Solutions patent, direkte eller ved ekvivalens. Tingretten konstaterte dermed patentinngrep ved utbud.

Vetco hadde også levert tre modifiserte ventiltrekapper til Shell, og Subsea Solutions anførte at dette var en påbegynt leveranse av et samlet system som gjorde inngrep i patentet. Tingretten konstaterte at Vetco, gjennom de modifiserte ventiltrekappene, hadde tilvirket, levert og montert en nødvendig, men utilstrekkelig, del av den utbudte inngrepsgjenstand. Selv om retten ikke holdt det for sannsynlig at Shell hadde fått levert og installert et antall modifiserte ventiltrekapper som en selvstendig og avsluttet komponentleveranse, fant tingretten at leveransen av ventiltrekappene ikke ble rammet av noen av de øvrige kategorier inngrepshandlinger etter patentlovens § 3. Subsea Solutions hadde ikke anført middelbart patentinngrep etter § 3(2). Salget av ventiltrekappene utgjorde dermed ikke et inngrep. 

Både KFIR og Patentstyret har også avgjørelser det er verdt å nevne, selv om de strengt tatt ble avsagt i september. I slutten av september avsa Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) avgjørelse i sak 20/00099 hvor de opprettholdt Patentstyrets avgjørelse om å nekte registrering av WhatsApps figurmerke. KFIR fant at merket verken hadde tilstrekkelig iboende særpreg eller hadde blitt brukt på en slik måte at det hadde opparbeidet seg det nødvendige særpreg gjennom bruk. KFIR viste blant annet til at lignende ikoner også er blitt vanlige å bruke for å signalisere hvor man kan finne relevant kontaktinformasjon til en bedrift eller en organisasjon på nettsider, i form av telefonnummer, chat, e-post mv. Bruk av enkle gjengivelser av en snakkeboble er også vanlig brukt i tilknytning til telekommunikasjonsrelaterte varer og tjenester. KFIR konkluderte på denne bakgrunn med at gjennomsnittsforbrukeren ikke ville oppfatte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse og dermed manglet særpreg. 

WhatsApp Inc sitt omsøkte figurmerke 

KFIR fant heller ikke at merket hadde opparbeidet seg tilstrekkelig særpreg gjennom bruk. Appen var riktignok mye brukt i Norge, men KFIR fant at dokumentasjonen for øvrig var lite egnet til å vise at den norske gjennomsnittsforbrukeren har møtt merket uten tilknytning til tekstelementet WhatsApp. En mer detaljert gjennomgang av avgjørelsen finner du her. 

Patentstyret har i september for første gang måttet avvise en varemerkesak fordi de fant at den ikke egnet seg for avgjørelse av Patentstyret. Hjemmelen for en slik avvisning finnes i varemerkeloven § 40(2) og er etter sin ordlyd særlig aktuell i tilfeller hvor de faktiske forholdene er omtvistet eller lite opplyst. Saken det dreier seg om er selvfølgelig den mye omtalte BANKSY-saken, hvor et norskt og et britisk selskap kranglet om hvem som hadde fått tillatelse av den anonyme kunstneren til å forvalte hans navn i Norge. 

Modern Art & Photographic Center AS fikk i september 2011 registrert ordmerket "Banksy" for en rekke varer i klassene 9, 16, 18, 21, 24 og 25 med registreringsnummer 261499. I februar 2020 fremmet imidlertid Pest Control Office Ltd inn krav om administrativ overprøving av den aktuelle registreringen med krav om at registreringen ble satt til side som ugyldig (mot daværende innehaver, Dyrehotell Pets Paradise AS). Kravet var begrunnet med at det registrerte merket inneholdt noe som var egnet til å oppfattes som en annens kunstnernavn og at innehaveren manglet samtykke, jf. vml. § 16 bokstav c.

De faktiske forholdene i saken var åpenbart omtvistet og Patentstyret fant at det fremlagte bevismaterialet heller ikke ga grunnlag for å konstatere hvem som faktisk representerte kunstneren og hva kunstneren eventuelt hadde gitt samtykke til. Dermed var saken ikke egnet for administrativ avgjørelse i Patentstyret, og partene ble henvist til å argumentere sin sak for domstolene. Patentstyrets avgjørelse er tilgjengelig her. 

Utenfor Norges grenser fikk vi i oktober en avgjørelse fra EU-domstolen knyttet til bransjepraksis relevans for distinktivitetsvurderingen. Spørsmålet som var fremmet for EU-domstolen i sak C-456/19 (Aktiebolaget Östgötatrafiken v. Patent-och registreringsverket) var hvordan distinktiviteten skulle vurderes for positionsmerker når de brukes for tjenester og ikke varer, og er plassert på varer som brukes for å utføre tjenestene, herunder om det er nødvendig for varemerket å avvike vesentlig fra normen for den aktuelle sektoren for å anses for å ha tilstrekkelig distinktiv evne. 

Bilde av ett av Östgötatrafikens
søkte varemerker

Bakgrunnen for spørsmålet var Östgötatrafikens varemerkesøknad for et ellipseformet varemerke i ulike kombinasjoner av rødt, hvitt og oransje som var søkt registrert for flere transporttjenester i klasse 39. Merkene var søkt registrert på busser og tog, men søknaden var akkompagnert av beskrivelsen «colouring of vehicles in the colours red, white and orange, as shown» – og omfattet ikke formen til kjøretøyene. Patent- och registreringsverket avviste søknaden under henvisning til at merkene kun ville oppfattes som dekor og ikke som varemerker, og derfor ikke oppfylte kravet til distinktivitet. Patent- og marknadsdomstolen mente på sin side at denne typen merker måtte avvike betydelig fra hva som var gjengs i bransjen, og avviste søknaden. 

Östgötatrafiken anket saken videre til Patent- och marknadsöverdomstolen som sendte overnevnte spørsmål til EU-domstolen for uttalelse. EU-domstolen pekte på at et varemerkes viktigste funksjon er opprinnelsesgarantifunksjonen, og at distinktivitetsvurderingen må vurderes i lys av varene eller tjenestene som merket er søkt registrert for og oppfatningen i den relevante omsetningskretsen. Hvor et varemerke utelukkende er ment brukt på varer benyttet for å levere tjenesten kan imidlertid ikke merkets distinktivitet vurderes uavhengig av omsetningskretsens oppfatning av merket plassert på disse varene – til tross for at disse varene ikke er gjenstand for søknaden. Avgjørende er om fargekombinasjonene på transportmidlene gjør den gjennomsnittlige forbruker i stand til å skille mellom transporttjenestene levert av Östgötatrafiken og transporttjenestene levert av tredjeparter. 

Om bransjenormer uttalte EU-domstolen at dette er relevant der merket består av formen til varen søknaden gjelder, men ikke for nærværende situasjon hvor fargekomposisjonen var «systematically arranged and spatially limited» (premiss 43). De omsøkte merkene gjaldt klart definerte grafiske elementer som ikke var ment å representere varer eller området for tjenestene «by the mere reproduction of the lines and the contours», og det var derfor ikke nødvendig å se hen til om merkene skilte seg vesentlig fra normen i den relevan bransjen (premiss 43 og 44). 

Ferrari Testarossa
Foto: Vauxford, CC BY-SA

EU-domstolen har også avsagt en avgjørelse som bør interessere våre bilinteresserte lesere. C-720/18 Ferrari gjaldt et av Ferraris figurmerker med ordet «Testarossa». Bilen Ferrari Testarossa har ikke vært produsert siden 1990, men Ferrari har fortsatt å produsere og markedsføre deler til allerede produserte biler. Spørsmålet i saken var om salg av slike reservedeler utgjorde «reell bruk» av merket for hele klassen, inkludert biler.

 

EU-domstolen la til grunn at det ikke var tilstrekkelig at Ferrari solgte brukte biler, fordi bruken av merket må være knyttet til den første gangen varemerkehaver bringer et produkt med merket til markedet. EU-domstolen la derimot til grunn at det i vareklasser som er snevert definert, og hvor gjennomsnittsforbrukeren uten videre forbinder varene i klassen med hverandre, er det tilstrekkelig at man kan påvise reell bruk av merket på enkelte av varene i klassen. Dette var tilfellet for bruken av «Testarossa» på reservedeler.

 

For varer i brede vare- og tjenesteklasser som kan deles inn i flere underkategorier, er det derimot en forutsetning at varemerkehaver påviser reell bruk innenfor alle disse underkategoriene. Et mulig eksempel her er Svane-saken, hvor Ekornes hadde registrert varemerket SVANE i klasse 20 for møbler. Merket var imidlertid bare brukt for typiske soveromsmøbler, blant annet senger, nattbord og puffer. Spørsmålet var om dette var tilstrekkelig bruk for «møbler». Tingretten fant at dette var tilfellet. Saken ble påanket og behandlet, og vi venter på dom fra Borgarting.

 

EU-domstolen har også avsagt ny dom om eneretten til overføring til allmennheten i infosoc-direktivet artikkel 3 nr. 1. C-637/19 (BY) gjaldt spørsmålet om digital tilgjengeliggjøring av åndsverk til aktørene i en rettssak. EU-domstolen la her til grunn mottakere av opphavsrettsbeskyttet materiale i forbindelse med en rettssak utgjorde en avgrenset gruppe, og at det derfor ikke forelå noen tilgjengeliggjøring til allmennheten.

På nyhetsfronten skrev NRK i oktober om Rema 1000s unnskyldning til Halvdan Sivertsen. Under åpningen av Rema-butikk nummer 1000 på Ranheim ble Halvdan Sivertsens sant «Kjærlighetsvisa» i omskrevet versjon spilt på parkeringsplassen til Rema-butikken. Halvdan Sivertsen understreket at han ikke var forbannet, men at en unnskyldning var på sin plass – noe Rema 1000 åpenbart var enig i. Rema 1000 har også lovet at det aldri skal skje igjen, så da antar dette trollet at saken er løst. Saken kan leses her. 

I oktober inngikk også Cisco og den norske videokonferanse-startupen Neat, forlik. Bakgrunnen for saken var at Cisco i januar i år tok ut søksmål mot Neat og flere personer tilknyttet selskapet. Cisco mente Neat systematisk hadde rekruttert tidligere Cisco-ansatte med kjennskap til Ciscos produkter, samt at to tidligere ansatte hadde kopiert med seg forretningshemmeligheter før de sluttet i Cisco. Forut for søksmålet hadde Neat også inngått avtale med videoprogrammet Zoom, en konkurrent av Cisco, og skulle lage skreddersydd harware til selskapet. Før saken rakk og komme opp til behandling i Asker og Bærum tingrett ble den altså forlikt. Innholdet i forliket er ukjent. Saken er blant annet omtalt av Shifter her.

Huldrapodden Episode 4: Jeg fant opp, jeg fant opp – arbeidstakeroppfinnelser og Ferrari

En ny episode av Huldrapodden er nå ute. Kaja, Julius og Torger snakker om Høyesteretts dom i den såkalte forskersaken og mer generelt om arbeidstakeroppfinnelser. Ellers snakker vi blant annet om Santa Cruz, Ferrari og lange patentdommer. Og Julius mimrer om bilspillet Outrun.

Huldrapodden er tilgjengelig i Apple podcasts, Spotify og Podbean.

 

Referanser

- HR-2020-2017-A (Forsker)

- KFIR 20/99 WhatsApp (omtalt av IP-trollet her)

- 18-094073TVI-OTIR/04 (Subsea)

- 20-025915TVI-OTIR/04 (Axactor) 

- C-720/18 Ferrari 

- C-637/19 BY

- Amerikansk patent US4656917A

Borgarting lagmannsrett (LB-2019-79865 - SHERLOCK): Nedlasting av programvare og omsetning i bruktmarkedet ikke varemerkebruk

I en nylig avgjørelse (LB-2019-79865) opprettholdt Borgarting lagmannsrett Oslo tingretts avgjørelse om å kjenne Apple, Inc. sitt varemerke SHERLOCK (ordmerke med reg.nr. 222707) ugyldig etter varemerkeloven § 37 på grunn av manglende bruk. Varemerket var registrert i klasse 9 for software/EDB-programvare. Selv om det forekom en viss bruk av merket i brukspliktsperioden (2012-2017), i form av nedlastinger og omsetning av Apple-datamaskiner (med Sherlock-programmet installert) i bruktmarkedet, kvalifiserte dette etter lagmannsretten syn ikke til «reell bruk», og vilkårene for å slette merket var dermed oppfylt.

Ikonet benyttet av Apple for
Sherlock-programmet
(vintagemacmuseum.com)

Dataprogrammet Sherlock er et fil- og søkeprogram som var installert på Apples Macintosh-maskiner i perioden 1991-2007. Navnet stammer naturligvis fra Sir Arthur Conan Doyle's berømte mesterdetektiv, Sherlock Holmes. Sherlock-programmet kan søke både i lokale filer og på internett, men er i senere år erstattet av programmene Spotlight og Dashboard på nyere Mac-maskiner. Sherlock-programmet er fremdeles tilgjengelig for nedlasting til eldre Macintosh-maskiner (til og med 2007).

For lagmannsretten hadde Apple fremlagt dokumentasjon på bruk av Sherlock-programmet gjennom vederlagsfri nedlasting av oppdaterte versjoner av operativsystemet som Sherlock kan brukes sammen med, nedlastinger av dette operativsystemet til norske IP-adresser samt omsetning av Apple-maskiner med operativsystem som Sherlock kan brukes på i bruktmarkedet.

Selv om lagmannsretten var enig i at dette utgjorde en viss faktisk bruk, ble den ikke ansett tilstrekkelig for å «skape eller bevare en markedsandel» for software, slik dette er oppstilt som et minimumskrav for «reell bruk» etter vml. § 37 i Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 68, med videre henvisninger til bl.a. EU-domstolens avgjørelse i C-40/01 Ansul (Minimax). Etter lagmannsrettens syn var bruken av merket i all hovedsak begrenset til visning på skjermen når programvaren Sherlock brukes. Apple hadde heller ikke dokumentert investeringer eller annen nedlagt innsats i programvaren eller markedsføringen av den, utover å gjøre programvaren vederlagsfritt tilgjengelig gjennom mulighet for nedlasting av et operativsystem. Det er var heller ikke påvist noen planer eller markedsføringsaktiviteter med sikte på å relansere varemerket Sherlock for programvare. Apples anførsel om at programvaren var viktig for å opprettholde kontakt med «nerdete» ambassadører ble av lagmannsretten ansett som et initiativ for å bygge goodwill rundt varemerket Apple, og ikke programvaren Sherlock.

Lagmannsretten fant heller ingen rimelige unnlatelsesgrunner for Apples manglende bruk, og kom derfor etter en helhetsvurdering til at vilkårene for å slette merket etter varemerkeloven § 37 var oppfylt.

Avgjørelsen illustrerer at selv om kravet til «reell bruk» av et varemerke ikke er veldig høyt vil ikke enhver kommersiell bruk oppfylle vilkåret. Ved vurderingen av om innehaver har utvist en underliggende kommersiell interesse i merket synes det som at bruk av merket i et dataprogram ikke i seg selv er tilstrekkelig, og at det kreves mer aktive brukshandlinger fra innehaver, f.eks. ved at programmet (og merket) markedsføres eller at det kan nedlastes mot betaling.

Videre slår lagmannsretten også fast at det ved denne helhetsvurdering er det generelle behovet for å gi rom for nye varemerkeregistreringer som står sentralt. I denne forbindelse avviste lagmannsretten Apples anførsel om at direktør hos innsiger i saken, Michael Gleissner, driver kampanje mot Apple og deres varemerker, ettersom brukspliktregelen ikke gir anvisning på en slik konkret interesseavveining.

Dommen er rettskraftig.

What's up med WhatsApp? KFIR nekter registrering av WhatsApps logo i sak 20/99

WhatsApps logo
Det søkte merket mangler den grønne rammen        

What's up med WhatsApp? Ikke nok, ifølge Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) som i sak 20/99 har kommet til at teletilbyderens figurmerke ikke kan få varemerkerettslig vern gjennom registrering. Kfir fant at merket verken hadde tilstrekkelig iboende særpreg eller hadde blitt brukt på en slik måte at det hadde slitt seg til det nødvendige særpreg gjennom bruken. 

Det var  søkt om vern for blant annet innen ulike typer programvare i klasse 9, telekommunikasjonstjenester i klasse 38, datatjenester i klasse 42, og sikkerhetstjenester i tilknytning til telekommunikasjon i klasse 45. Merket ble også søkt registrert for annonse- og reklamerelaterte tjenester i klasse 35 og finansielle tjenester i klasse 36.

For at merket skal kunne registreres må det være egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres – det må ha varemerkerettslig særpreg. I vurderingen av om merket hadde tilstrekkelig iboende særpreg, viste Kfir til at bruk av enkle gjengivelser av et telefonrør – mot en kontrasterende bakgrunn – lenge har vært vanlig å bruke som et informasjonsikon som signaliserer hvor man kan finne en telefon. Sett hen til de aktuelle varene og tjenestene, synes dette elementet i Kfirs vurdering å være noe på siden.

Kfir traff imidlertid bedre når de i den videre vurderingen viste til at lignende ikoner også er blitt vanlige å bruke for å signalisere hvor man kan finne relevant kontaktinformasjon til en bedrift eller en organisasjon på dennes nettside, i form av telefonnummer, chat, e-post mv. Bruk av enkle gjengivelser av en snakkeboble er også vanlig brukt i tilknytning til telekommunikasjonsrelaterte varer og tjenester.

Som eksempel fra min egen telefon kan jeg vise til at ikonet jeg må trykke på for å få opp telefonlisten er temmelig lik det søkte figurmerket: 

Klagenemnda konkluderte derfor med at gjennomsnittsforbrukeren ikke ville oppfatte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse og at merket isolert sett ikke var tilstrekkelig særpreget. Klagenemnda gikk så over til å vurdere om det hadde blitt brukt på en slik måte at omsetningskretsen allikevel ville oppfatte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum.

Når nemnda finner det hensiktsmessig å bemerke at dokumentasjonen «som et utgangspunkt bør vise det søkte merket», samt at merket når det først vises ikke samsvarer med merket slik det er søkt, kan det nok antas at ikke all innsendt dokumentasjon var like relevant eller egnet til å vise at merket hadde slitt seg til særpreg gjennom bruk. I den delen av dokumentasjonen der merket fremgikk viser nemnda til at merket alltid vises i kombinasjon med tekstelementet WhatsApp.

 Det ble imidlertid dokumentert at WhatsApp er et globalt selskap med en mye brukt kommunikasjonsapp med om lag 500 millioner brukere globalt og den nest mest brukte «snakkeappen» i Norge per februar 2014. Kfir fant følgelig at appen var mye brukt i Norge, men når dokumentasjonen for øvrig var lite egnet til å vise at den norske gjennomsnittsforbrukeren har møtt merket uten tilknytning til tekstelementet WhatsApp, hjalp det ikke.

Etter nemndas syn var ikke det søkte merket brukt på en slik måte at omsetningskretsen oppfatter det søkte merket som et varemerke for de søkte varer og tjenester, og merket kunne ikke registreres.

 Når nemnda kom til at den norske omsetningskretsen ikke oppfatter merket som et varemerke, hjalp det ikke at merket var registrert i andre jurisdiksjoner.

Det bemerkes at kravet til særpreg generelt sett er svært lavt og at den norske omsetningskretsen kan ha møtt merket uten at tekstelementet fulgte med i større grad enn det som ble dokumentert, slik som her: 

Hentet fra telefonen til IP-troll Julius

Med bedre dokumentasjon ville kanskje saken ha tippet i motsatt retning.

Huldrapodden Episode 3 – Varemerkelov, piratkopier og Newcastle

Huldra er tilbake fra en lang sommerferie med tredje episode av Huldrapodden. Morten og Torger får med seg Kristina Stenvik og Julius Berg Kaasin for å snakke om de nye endringene i varemerkeloven og tolloven som (trolig) trer i kraft fra nyttår. 

Morten er skeptisk til at Messi får registrert et figurmerke med navnet sitt som varemerke, og vi klarer å snike inn enda en fotballreferanse.

Huldrapodden er tilgjengelig i Apple podcasts, Spotify og Podbean.

Referanser

• LB-2019-79865 (SHERLOCK)
• LB-2019-81454 Salgard
• LF-2019-33625 (Rimfrost)
• LB-2019-90228 (Monster)
• 20-064392TVI-OTIR/04 (Rogstad)
• NKU 5/2020 #Huninvisterer  (omtalt av IP-trollet her)
• C-449/18 P EUIPO v Messi
• Prop 43 LS (2019-2020) (omtalt av IP-trollet her) 

Næringslivets Konkurranseutvalg: DNBs “huninvesterer”-kampanje var i strid med god forretningssikk

Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU) har i møte den 1. juli 2020 behandlet klage mot DNBs “huninvesterer”-kampanje, og konkluderte i uttalelse publisert i august med at DNB med sin kampanje opptrådte i strid med god forretningsskikk. Uttalelsen finner du her. 

DNB var klaget inn av SHE Community AS (SHE Community), en gründervirksomhet innen konsulent- og formidlingstjenester, som arbeider for å fremme likestilling i næringslivet gjennom å arrangere konferanser, nettverksmøter, turer og kurs – både i eget regi og i samarbeid med andre selskaper. Siden 2017 har virksomheten til SHE Community særlig vært rettet mot kvinner som investorer og gründere, markedsført under kjennetegnet SHE Invest og SHE Invests.

DNB og SHE Community hadde historisk hatt et visst samarbeid om konferanser og andre aktiviteter, og partene hadde også hatt en dialog om en større samarbeidsavtale knyttet til tiltak rettet mot kvinnelige gründere og investorer. Dette samarbeidet valgte imidlertid DNB å ikke gå videre med. I stedet lanserte DNB i 2019 sitt eget konsept, #huninvesterer, som hadde til hensikt å få kvinner til å investere i større grad, i første rekke gjennom fond. SHE Community reagerte på navnevalget og klaget DNB inn for NKU med påstand om rettsstridig etterligning etter markedsføringsloven § 30 og opptreden i strid med god forretningsskikk.

NKU fant at betegnelsen SHE Invests var fullt ut beskrivende for virksomhet rettet mot å fremme kvinners investeringer, og SHE Community kunne ikke dokumentere noen omfattende markedsføringsinnsats eller annet som underbygget at kjennetegnet ble oppfattet som SHE Communitys særlige kjennetegn. Markedsføringsloven § 30 var derfor ikke aktuell.

Bilde: Pixy.org (CC0)

NKU fant imidlertid at DNBs opptreden ved avslutningen av samarbeidet, sammenholdt med lanseringen av likeartet virksomhet som klager under den lignende betegnelsen “huninvesterer”, handlet i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25. NKU viste til at tidligere samarbeid og dialogen om et utvidet samarbeid medførte en særlig lojalitetsplikt for DNB når de skulle velge slagord for eget konsept. Denne avstandsplikten ble ytterligere skjerpet ved at DNB, som en stor og veletablert bedrift, ville vinne oppmerksomheten i markedet, til fortrengsel for SHE Community som ikke hadde de samme musklene. Ved å ta i bruk kjennetegnet “huninvesterer” hadde ikke DNB holdt tilbørlig avstand til SHE Community. 

Saken mellom DNB og SHE Community føyer seg inn i rekken av saker de siste årene som addresserer problemene som kan oppstå i møtet mellom startups og etablert næringsliv, og det var fra SHE Community anført at DNB hadde handlet i strid med en “etablert bransjepraksis hva gjelder opptreden i samhandling mellom gründermiljøer og etablerte næringsledere”. 

De siste årene har vi sett flere slike tvister, herunder Hipdriver/Telenor-saken (omtalt i årssammendraget for 2017 her) og Neodrill-saken (omtalt her og ble i etterkant forlikt). Sakene kan gi grunn til å stille spørsmål ved om det eksisterer en skjerpet aksomhetsnorm for store, etablerte selskaper i møtet med et mindre ressurssterkt gründerselskap, slik SHE Community hevdet for NKU. 

Foto: Pixy.org (CC0)

Krav til ryddig atferd i forhandlinger gjør seg imidlertid også gjeldende i saker der partenes respektive styrkeforhold ikke er utpreget ulikt. Et godt eksempel finnes i LB-2008-17240, hvor et norsk utviklingsselskap, Flexiped AS, og en tysk produsent, Heinz Kettler GmbH & Co KG, forhandlet om en lisensavtale for treningsapparater utviklet av Flexiped. Flexiped fikk ikke medhold i at Heinz Kettler rettsstridig hadde utnyttet selskapets teknologi, men fikk medhold i brudd på markedsføringsloven § 1 (nå § 25). Lagmannsretten fant det bevist at Heinz Kettler hadde fortsatt å forhandle med Flexiped til tross for at Heinz Kettler hadde besluttet å gå videre med eget produkt. Gjennom å oppholde Flexiped med “god snakk”, hadde Heinz Kettler kommet seg først på markedet med eget produkt, samtidig som de forsinket Flexiped og fratok Flexiped muligheten til å gjenoppta forhandlingene med andre interessenter på et tidspunkt som muliggjorde konkurranse med Heinz Kettler.

Dette trollet mener det er grunn til å stille seg kritisk til en egen atferdsnorm for store aktører i forhandlinger med mindre aktører. Uryddige “retretter” fra forhandlingsbordet bør kunne sanksjoneres under markedsføringsloven § 25 uavhengig av partenes respektive forhandlingsstyrke, og størrelsen og forhandlingsstyrken til en part kan ikke medføre at i utgangspunktet aksepterte handlinger sanksjoneres. Men en parts ressurser vil etter forholdene kunne være en relevant omstendighet i vurderingen, og det er vel nettopp en slik omstendighet NKU peker på når de vektlegger at DNBs størrelse og økonomiske ressurser vil kunne medføre at deres bruk av kjennetegnet #huninvesterer fortrenger bruken til det mindre ressurssterke, SHE Community. Uansett understreker avgjørelsen fra NKU behovet for å spille med “åpne kort” i forhandlinger. Arbeider man parallelt med et eget konsept, eller konkluderer underveis med at man heller ønsker å satse på eget konsept, så bør man informere motparten om dette.

SHE Community var representert av SANDS Advokatfirma, og IP-trollets Kaja Skille Hestnes har ikke bidratt til utformingen av innlegget.

KFIR VM 19/81 Andalucia: Stedsnavn som varemerker og betydningen av figurativ utforming

Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) avsa 2. juli 2020 avgjørelse i  en sak som særlig gjaldt spørsmålet om registrerbarheten av stedsnavn som varemerker, og betydningen av den figurative utformingen av merket. I avgjørelsen ble det kombinerte merket ANDALUCÍA, nektet virkning i Norge for en rekke varer og tjenester i klassene 9, 16, 35 og 41. Merket ble søkt av er den lokale turistmyndigheten i Andalucía-regionen i Spania. 

Patentstyret hadde opprinnelig nektet merket virkning for samtlige søkte varer og tjenester, da merket ble ansett for å være beskrivende for disse, jf. varemerkeloven  § 14 andre ledd bokstav a. Merket ble dermed også ansett for å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.

Ved vurderingen etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, tok KFIR utgangspunkt i retningslinjene som ble trukket opp av EU-domstolen i de forente sakene C-108/97 og C-109/97, (Windsurfing Chiemsee), som også ble lagt til grunn av Høyesterett i sak HR-2016-2239-A (ROUTE 66). Etter disse retningslinjene må det først vurderes om merket er kjent for omsetningskretsen som en geografisk stedsangivelse. Hvis svaret på dette spørsmålet er bekreftende, må det vurderes om gjennomsnittsforbrukeren vil, eller i fremtiden kan, forbinde egenskaper ved stedet med egenskaper ved de aktuelle varene eller tjenestene, se avsnitt 18 i KFIRs avgjørelse . 

KFIR kom, i likhet med Patentstyret, frem til at Adalucía-regionen er kjent for omsetningskretsen, som både omfattet private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende som en geografisk stedsangivelse. Ved denne vurderingen ble det særlig vist til at det hvert år reiser ca. 1 million nordmenn til Spania og at regionen Andalucía omfatter populære turistmål som både er kjent som destinasjoner for sol- og strandferier, men i økende grad også som kulturelt reisemål. 

Spørsmålet som deretter måtte besvares var om omsetningskretsen, basert på denne kunnskapen, ville forbinde stedsangivelsen Andalucía med egenskaper ved varene og tjenestene som var omfattet av søknaden. Som fremholdt av EU-retten i avsnitt 25 i T-19/04 (Paperlab), må det være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene (se avsnitt 16). En slik forbindelse vil blant annet kunne konstateres dersom gjennomsnittsforbrukeren vil forbinde stedsangivelsen som en angivelse av den geografiske opprinnelsen til de aktuelle varene eller tjenestene, eksempelvis som stedet hvor en vare er, eller kunne ha vært, fremstilt, se C-108/97 og C-109/97 (Windsurfing Chiemsee) avsnitt 36. Forbindelsen mellom den geografiske stedsangivelsen og de aktuelle varene eller tjenestene kan imidlertid også bygge på andre tilknytningsmomenter.

Med henvisning til sin gjennomgang av nyere rettspraksis i VM 19/00091 (Snøhetta) avsnitt 17-19, som blant annet omfatter EU-rettens avgjørelse i T-197/13 (MONACO), la KFIR til grunn at registrerbarheten til geografiske stedsangivelser også vil bero «på hvor sterk stedsnavnets assosiasjonsevne er og i hvilken grad det foreligger en «goodwill» i stedsangivelsen eller ikke. Dermed vil forbindelser mellom stedsnavnet og de aktuelle varene og tjenestene som kan påvirke forbrukerens preferanser, eksempelvis ved å fremkalle positive følelser, rammes av bestemmelsen i varemerkeloven § 14 andre ledd».

I denne vurderingen kom imidlertid KFIR til et annet resultat enn Patentstyret. Mens Patentstyret anså det søkte merket for å være beskrivende for samtlige varer og tjenester som var omfattet av søknaden, foretok KFIR en mer konkret vurdering av de aktuelle varene og tjenestene opp mot omsetningskretsens kunnskap om Andalucía (se avsnitt 21–25). I lys av at KFIR hadde konkretisert omsetningskretsens kunnskap om Andalucía til kunnskap om regionenen som reisemål for sol- og strandferier, samt som kulturdestinasjon, ble merket ikke ansett for å være beskrivende for varer og tjenester som ikke hadde noen naturlig tilknytning til disse særtrekkene ved Andalucía. Et samlet KFIR kom derfor frem til at ANDALUCÍA blant annet kunne gis virkning for ulike tekniske og vitenskapelige instrumenter, diverse elektrovarer, kontorrekvisita, tele- og kringkastingstjenester og lotterivirksomhet. 

For de øvrige varene og tjenestene, særlig typiske suvenirvarer og tjenester som kan gjelde markedsføring av Andalucía som destinasjon, samt en rekke kulturrelaterte tjenester, delte KFIR seg i et flertall og et mindretall. Et samlet KFIR la til grunn at ordet ANDALUCÍA ville være beskrivende for disse gjenværende varene og tjenestene. Uenigheten mellom flertallet og mindretallet gjaldt spørsmålet om den figurative utformingen av merket. Det som ble vurdert var om den figurative utformingen avledet oppmerksomheten fra den språklige betydningen av ordelementet, på en slik måte at merket som helhet formidler et varig inntrykk som gjør det mulig for gjennomsnittsforbrukeren å skille Innehaverens varer og tjenester fra andres, jf. EU-rettens avgjørelser i T-37/16 (CAFFÈ NERO) avsnitt 42, og T-464/08 (Superleggera) avsnitt 31-34.

Flertallets syn

Flertallet kom frem til at den figurative utformingen av merket ikke hadde disse egenskapene, og uttalte med henvisning til avsnitt 27-29 i EU-rettens avgjørelse i T-476/08 (BEST BUY), at det var mer nærliggende «at bruken av farger og skrifttype i større grad vil fremheve det stedsangivende meningsinnholdet i merketeksten, snarere enn å avlede oppmerksomhet vekk», se avsnitt 31. 

Synspunktet blir ikke utdypet nærmere, og det fremstår dermed som uklart hvordan flertallet konkret mente at den figurative utformingen av merketeksten har en slik fremhevende egenskap. Dette trollholdet antar, basert på EU-rettens drøftelsen i avsnitt 27-29 i T-476/08 (BEST BUY), at det er en blikkfangeffekt som KFIR kan ha siktet til i sin uttalelse. Med forbehold om at dette kan være fullstendig skivebom, så kan det være nærliggende å forstå flertallet dit hen at den den figurative utformingen av ANDALUCÍA, på samme måte som BEST BUY, var egnet til å henlede gjennomsnittsbrukerens oppmerksomhet mot merket, og ordelementenes iboende språklige og konseptuelle meningsinnhold, snarere enn å avlede oppmerksomheten fra dette.

Som et støtteargument for sitt syn, viste også flertallet til EUIPOs «Common Communication on the Common Practice of Distinctiveness – Figurative Marks containing descriptive/non-distinctive words» (CP 3), s. 2-5 og 18-22, hvor det fremgår det at bruk av ulike fonttyper eller bruk av farger i merketeksten normalt heller ikke vil tilføre det nødvendige særpreget til et beskrivende tekstelement. Det ble videre vist til følgende eksempel på et ikke-særpreget merke på side 6 i CP 3, som flertallet ikke fant å skille seg nevneverdig fra det søkte merket.

Innehaveren ble heller ikke hørt med at det søkte merket hadde innarbeidet særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum, en anførsel som flertallet avfeier relativt kort ved å bemerke i avsnitt 34 at bruken «av merket som klager har vist, er ikke tilstrekkelig til å endre utfallet av» flertallets vurdering. Dette trollhodet har ikke hatt tilgang til innarbeidelsesdokumentasjonen som ble fremlagt for KFIR av søkeren, og har derfor ikke grunnlag for å ha noen formening om flertallets konkrete vurdering. På generelt grunnlag må det imidlertid kunne sies at terskelen for innarbeidelse av særpreg for kjente stedsnavn må være høy, selv om terskelen i utgangspunktet vil ligge noe lavere enn terskelen for innarbeidelse av varemerkerettslig vern etter § 3 tredje ledd. I Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett 3. utg. fremholdes det blant annet på side 89, med henvisning til avsnitt 47 i EU-rettens avgjørelse i C-108/97 og C-109/97, (Windsurfing Chiemsee) at:

«For de mer kjente stedsnavn må det først være når ordet har oppnådd en annen betydning enn som stedsnavn (sml. Høyesteretts uttalelser om GULE SIDER […]), at det bør bli tale om å godta det til registrering.»   

Flertallet fant heller ikke grunn til å legge avgjørende vekt på at det søkte merket er registrert i EUIPO, og uttalte om dette at:

«Klager har vist til at merket er registrert i EU. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, kan ikke flertallet se at dette kan få avgjørende betydning i denne saken. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor», se avsnitt 35.  

Mindretallets syn

Til forskjell fra flertallet så var imidlertid mindretallet av den oppfatning at den figurative utformingen tilførte merket tilstrekkelig særpreg til å kunne gis virkning, uhindret av varemerkeloven § 14. Dette synspunktet er nærmere begrunnet i avsnitt 37 hvor det heter at:

«Etter mindretallets syn har den konkrete skrifttypen et mer artistisk uttrykk i form av tydelige penselstrøk, og fremstår dermed ikke som en alminnelig standardisert fonttype, men er mer iøynefallende. Sammensetningen av farger fremstår heller ikke tilfeldig, men kan oppfattes som å følge regnbuens fargesammensetning. Mindretallet er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren uten videre vil identifisere dette som regnbuens rekkefølge av farger, hvilket gjør det egnet til å feste seg i bevisstheten i møte med merket, og som dermed vil kunne skille klagers merke fra andres.  Etter mindretallets vurdering vil kombinasjonen av den grafiske utformingen av merketeksten og fargesammensetningen etterlate et inntrykk som er lett å huske hos gjennomsnittsforbrukeren av merket som noe mer enn bare et beskrivende merke, men som en angivelse av en kommersiell opprinnelse.»

Dette trollhodets bemerkninger

Selv om dette trollhodet i og for seg er enig i mindretallet i at den valgte skrifttypen ikke er en standardfont, og at den har et visst artistisk preg, så fremstår ikke den konkrete utnyttelsen av det artistiske spillerommet som slående. Dette trollhodet er også noe usikkert på hvor stor betydning det skal ha for vurderingen etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a at fargevalget ikke fremstår som tilfeldig, all den tid det er omsetningskretsens oppfatning av merket, og ikke prosessen knyttet til merkeinnehaverens utforming av merket, som er det relevante vurderingstemaet etter bestemmelsen. I prinsippet så er også dette trollhodet åpen for en tanke om at fargekombinasjoner kan være egnet til å kommunisere et selvstendig meningsinnhold som kan bidra til særpreg og at regnbuens farger i den aktuelle saken muligens er noe mindre beskrivende enn for eksempel kombinasjonen av rød og gult (det spanske flagget). Bruk av regnbuens farger i markedsføring er imidlertid relativt utbredt, og vanlige konnotasjoner til regnbuen som fred, mangfold, toleranse og kjærlighet er også konnotasjoner som det vil være naturlig å spille på i markedsføringen av reisedestinasjoner, slik som i dette hjemlige eksempelet visit Oslo.

Søksmålsfristen etter varemerkeloven § 52 er ikke utløpt, slik at endelig punktum fortsatt ikke er satt i saken, og immaterialrettstrollet venter i spenning på fortsettelsen. For det tilfelle at søkeren skulle velge å ikke bringe saken inn for domstolene, slik at flertallets ord blir det siste i saken, så vil søkeren eventuelt kunne vurdere om ikke en fellesmerkeregistrering, jf. varemerkeloven § 14 fjerde ledd, jf. § 1 andre ledd vil kunne være en aktuell mulighet.

Som en tilleggsopplysning som neppe er kjent for den norske omsetningskretsen, og som derfor trolig ikke er relevant for den rettslige vurderingen etter varemerkeloven § 14, kan det nevnes at immaterialrettstrollet har en fjern huleboende slektning i Andalucía, nærmere bestemt Indalo fra «Los Letreros» hulen i Almeria. En skikkelig artigkar som var kjent for å vandre rundt med regnbuen over hodet. Ryktene skal ha det til at han er blitt litt av en lokalkjendis siden forrige huletreff, og at han blant stadig avbildes i t-skjorter, kopper, postkort, nøkkelringer og andre suvenirer som selges i regionen. Kanskje tiden snart er inne til å avlegge ham et besøk?

Torger Kielland var del av flertallet i avgjørelsen, og har ikke bidratt til utformingen av innlegget.