Borgarting lagmannsrett (LB-2019-79865 - SHERLOCK): Nedlasting av programvare og omsetning i bruktmarkedet ikke varemerkebruk

I en nylig avgjørelse (LB-2019-79865) opprettholdt Borgarting lagmannsrett Oslo tingretts avgjørelse om å kjenne Apple, Inc. sitt varemerke SHERLOCK (ordmerke med reg.nr. 222707) ugyldig etter varemerkeloven § 37 på grunn av manglende bruk. Varemerket var registrert i klasse 9 for software/EDB-programvare. Selv om det forekom en viss bruk av merket i brukspliktsperioden (2012-2017), i form av nedlastinger og omsetning av Apple-datamaskiner (med Sherlock-programmet installert) i bruktmarkedet, kvalifiserte dette etter lagmannsretten syn ikke til «reell bruk», og vilkårene for å slette merket var dermed oppfylt.

Ikonet benyttet av Apple for
Sherlock-programmet
(vintagemacmuseum.com)

Dataprogrammet Sherlock er et fil- og søkeprogram som var installert på Apples Macintosh-maskiner i perioden 1991-2007. Navnet stammer naturligvis fra Sir Arthur Conan Doyle's berømte mesterdetektiv, Sherlock Holmes. Sherlock-programmet kan søke både i lokale filer og på internett, men er i senere år erstattet av programmene Spotlight og Dashboard på nyere Mac-maskiner. Sherlock-programmet er fremdeles tilgjengelig for nedlasting til eldre Macintosh-maskiner (til og med 2007).

For lagmannsretten hadde Apple fremlagt dokumentasjon på bruk av Sherlock-programmet gjennom vederlagsfri nedlasting av oppdaterte versjoner av operativsystemet som Sherlock kan brukes sammen med, nedlastinger av dette operativsystemet til norske IP-adresser samt omsetning av Apple-maskiner med operativsystem som Sherlock kan brukes på i bruktmarkedet.

Selv om lagmannsretten var enig i at dette utgjorde en viss faktisk bruk, ble den ikke ansett tilstrekkelig for å «skape eller bevare en markedsandel» for software, slik dette er oppstilt som et minimumskrav for «reell bruk» etter vml. § 37 i Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 68, med videre henvisninger til bl.a. EU-domstolens avgjørelse i C-40/01 Ansul (Minimax). Etter lagmannsrettens syn var bruken av merket i all hovedsak begrenset til visning på skjermen når programvaren Sherlock brukes. Apple hadde heller ikke dokumentert investeringer eller annen nedlagt innsats i programvaren eller markedsføringen av den, utover å gjøre programvaren vederlagsfritt tilgjengelig gjennom mulighet for nedlasting av et operativsystem. Det er var heller ikke påvist noen planer eller markedsføringsaktiviteter med sikte på å relansere varemerket Sherlock for programvare. Apples anførsel om at programvaren var viktig for å opprettholde kontakt med «nerdete» ambassadører ble av lagmannsretten ansett som et initiativ for å bygge goodwill rundt varemerket Apple, og ikke programvaren Sherlock.

Lagmannsretten fant heller ingen rimelige unnlatelsesgrunner for Apples manglende bruk, og kom derfor etter en helhetsvurdering til at vilkårene for å slette merket etter varemerkeloven § 37 var oppfylt.

Avgjørelsen illustrerer at selv om kravet til «reell bruk» av et varemerke ikke er veldig høyt vil ikke enhver kommersiell bruk oppfylle vilkåret. Ved vurderingen av om innehaver har utvist en underliggende kommersiell interesse i merket synes det som at bruk av merket i et dataprogram ikke i seg selv er tilstrekkelig, og at det kreves mer aktive brukshandlinger fra innehaver, f.eks. ved at programmet (og merket) markedsføres eller at det kan nedlastes mot betaling.

Videre slår lagmannsretten også fast at det ved denne helhetsvurdering er det generelle behovet for å gi rom for nye varemerkeregistreringer som står sentralt. I denne forbindelse avviste lagmannsretten Apples anførsel om at direktør hos innsiger i saken, Michael Gleissner, driver kampanje mot Apple og deres varemerker, ettersom brukspliktregelen ikke gir anvisning på en slik konkret interesseavveining.

Dommen er rettskraftig.