Det årlige patent- varemerke- og designrettskurset 2019

Den 5.-6. november ble Det årlige patent-, varemerke- og designsrettskurset avholdt på Farris Bad i Larvik. Dette er årets faglige- og sosiale arena for de av oss som arbeider med patent-, varemerke- og designrett og i år var det påmeldingsrekord med hele 128 deltakere.

Kurset ble innledet av professor Inger B. Ørstavik (UiO), før Camilla Vislie (Thommessen) fortsatte med sin gjennomgang og oppdatering av varemerke- og designretten. Det er kommet en del nye avgjørelser på området, men ingen ny lovgivning siden i fjor. Endringene i varemerkeloven ble gjennomgått i tilsvarende foredrag i fjor, se IP-trollets omtale her. Endringene er ikke trådt i kraft, og det vil– mest trolig - først skje i juli neste år.

Vislie gjennomgikk både norsk rettspraksis og EU-rettspraksis. Fra norsk rettspraksis ble det vist til Appear-saken, som faktisk var oppe for Høyesterett på forelesningsdagen, Apple/Iphone-saken om bruk av varemerke på innsiden av mobilskjermen, AdWords – Bank Norwegian saken, Monster-Manimal hvor saken gjelder bruk av slagord, Sherlock-saken og Jallasprite-saken ble også omtalt. Nye saker fra EU-domstolen ble også omtalt; C-705/17 ROSLAGSÖL, C-578/17 HARTWALL, C-21/18 Textilis, C-629/17 Adegaborba.pt, C-690/17 ÖKO-Test Verlag. I sistnevnte sak ble det klargjort at det for såkalte kvalitetsmerker gjelder de samme varemerkerettslige regler som for andre varemerker.

Nytt fra designretten er en avgjørelse fra EU-domstolen C-638/17 Cofemel. Spørsmålet for domstolen var når et design kan være et åndsverk, og hvor strenge krav det stilles for å beskytte brukskunst som åndsverk. Det har vært noe uklart om det EU-rettslige originalitetskravet er bindende ved vurderingen av verkshøyde for brukskunst. EU-domstolen slo fast at det ikke gjelder noen særskilte krav for at design skal oppfylle kravet til verkshøyde etter Opphavsrettsdirektivet. Spørsmålet er om designet er tilstrekkelig originalt, og EU-domstolen viser til tidligere praksis på området. Etter dette IP-trollets syn er det vel først og fremst prinsipielle grunner og harmoniseringshensyn som tilsier at det ikke skilles mellom brukskunst og annen kunst hva gjelder verkshøydekravet. I praksis vil det ofte være slik at det skal mer til for at brukskunst oppfyller kravet, og selv ved en harmonisert terskel for verkshøyde er det klart at enkelte frembringelser vil ha vanskeligere for å "nå opp" til terskelen.  

Ingvild Hanssen Bauer (Kvale) tok oss så gjennom oppdateringer på patentrettens område. Bauer redegjorde først kort om status for Unified Patent Court (UPC). UPC er ment å håndtere saker om europeiske enhetspatenter. Avtalen er fortsatt ikke trådt i kraft, da den mangler ratifikasjon av Tyskland. Samtidig er implikasjonene av Brexit heller ikke endelig avklart. Det er derfor usikkert om, og evt. når, UPC blir en realitet.

Når det gjelder norsk lovendring er det fortsatt heller ikke avklart om det blir slik foreslått at søksmål skal rettes mot den private part i klagesaken over KFIRs vedtak, eller om regelen skal bli stående slik den er i dag. Videre gjennomgikk Bauer endringene i patentloven fra 1. juli 2019. Det er nå en lavere terskel for å få en sak tatt under behandling etter fristoversittelse og gjenoppretting av prioritert hvis fristoversittelsen var utilsiktet. Det er også endrede regler hva gjelder administrativ patentbegrensning og overprøving, samt en språklig endring av begrepet «fagmann» til «fagperson».

Fra rettspraksis har det vært noen patentsaker for domstolene, og både norsk underrettspraksis og saker fra utlandet ble gjennomgått. Fra Høyesterett ble Rimfrost-saken gjennomgått. Saken gjaldt spørsmålet om verneting for søksmål med krav om overføring av meddelt patent på grunnlag av etterfølgende rettserverv gjennomgått. Høyesterett kom til at Oslo tingrett ikke var verneting. Videre ble blant annet beviskravet for muntlige foredrag gjennomgått med henvisning til lagsmannsrettens avgjørelse i Norcape Biotechnology AS – KFIR. Retten kom til at det ikke gjelder et skjerpet beviskrav og at terskelen er alminnelig sannsynlighet (omtalt av IP-trollet her).

Avslutningsvis ble det løftet et tidsaktuelt og interessant spørsmål; kan AI være oppfinner? Det er nå innlevert to patentsøknader i EU, USA og EPO hvor en maskinlæringsalgoritme står som oppfinner. Innehaver av patentet må likevel være en fysisk person, fordi en maskin ikke kan «eie» noe. Spørsmålet blir jo i så fall om maskinen har overdratt sine rettigheter til personen, det blir spennende å se hvordan dette følges opp videre. Innehaverens argument er at det vil være uheldig om mennesker eventuelt skal ta æren for oppfinnelsen dersom ikke maskinen oppføres som oppfinner.

«Ved alle åndsrettighetene er det hovedregelen at de bare virker innenfor landets egne grenser», jf. Knoph, Åndsretten, s. 166. Spørsmålet om jurisdiksjon og lovvalg i immaterialrettssaker oppstår kanskje ikke så ofte, men når de først oppstår kan det være komplisert å vurdere hvor tvisten skal behandles og hvilket lands lovgivning som skal anvendes for tvisten. Amund Brede Svendsens (GjessingReimers) foredrag tok for seg hvordan man skal vurdere disse spørsmål når inngrep, rettigheter og/eller partene har tilknytning til flere land.

Først ble tvistelovens jurisdiksjonsregler gjennomgått, før det ble sett på de ulike immaterialrettslige disiplinene med henvisninger til saker hvor jurisdiksjon og/eller lovvalg har vært spørsmål i saken. Svendsen tok også for seg utkast til ny lovvalgslov, hvor det er foreslått en egen bestemmelse for lovvalg ved krenkelse av immaterielle rettigheter. Forslaget innebærer at krenkelser er underlagt retten i den staten der beskyttelsen gjøres gjeldende. Det er også foreslått en egen bestemmelse om lovvalg for illojal konkurranse og adferd som begrenser den frie konkurranse, hvor det er retten i den staten der konkurranseforholdene eller forbrukerens kollektive interesser påvirkes eller kan påvirkes, som skal legges til grunn. Det er ikke mulig for parter å avtale seg bort fra disse lovvalgsreglene. Svendsen er kritisk til sistnevnte, da det neppe er noen tredjepartsinteresser som kan begrunne en slik regel. Det kan også være uheldig å ha ulike lovvalgsregler for immaterialrett og illojale konkurransehandlinger, da både immaterialrettens bestemmelser og markedsføringsloven ofte påberopes i samme sak. IP-trollet deler denne oppfatningen da parter eksempelvis ved kommersialisering av sine rettigheter i form av lisensavtaler bør stå fritt til å ha lovvalg- og vernetingsklausuler. 

Dina Brask (Wiersholm)

Neste foredrag var om den patentrettslige ekvivalenslæren av Dina Brask (Wiersholm). I foredraget tok Brask for seg ekvivalenslæren i et europeisk perspektiv. Etter å ha gjennomgått begrunnelsen for ekvivalenslæren, viste Brask hvorfor EPC gir begrenset veiledning for vurdering av ekvivalens. Høyesteretts vurdering av ekvivalenslæren i Donepezil-saken er derfor et naturlig utgangspunkt for mange av oss ved vurdering av ekvivalens, hvor det fremgår at varianten må være en modifikasjon og ikke nærliggende for en fagmann. Brask vurderte disse kriteriene opp mot europeisk praksis, med en skjematisk og pedagogisk fremstilling at praksis fra Tyskland og England. Etter Brasks oppfatning gir utgangspunktet Høyesterett oppstiller anledning til å utvikle denne ulovfestede regelen videre når det gjelder modifikasjons- og nærliggende-vilkårene.

Foredraget til Are Stenvik og Thomas Granrud (begge BAHR) tok for seg økonomisk kompensasjon ved inngrep i immaterielle rettigheter. Rettighetshaver har en rikholdig verktøykasse som i større grad kan utnyttes for å kreve økonomisk kompensasjon. Særlig alternativet om vinningsavståelse er fortsatt lite utnyttet. Stenvik og Granerud tar også for seg forholdet til de alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. Immaterialrettens bestemmelser om økonomisk kompensasjon vil suppleres av alminnelige erstatningsrettslige prinsipper så langt de passer.

Videre gjennomgås forholdet til EUs direktiv 2004/48/EF om håndheving av immaterialrettigheter. Direktivet er ikke inntatt i EØS-avtalen, og derfor ikke formelt bindende for Norge. Formålet med lovendringen i 2013 knyttet til økonomisk kompensasjon var likevel å skape harmonisering, og direktivet – og EU-domstolens fortolkning - kan derfor få betydning for tolkningen av norsk rett. Av konkrete eksempler vises til at EU-domstolen har lagt til grunn at det ved dobbelt lisensavgift må vurderes om sanksjonen er proporsjonal med krenkelsen. Det kan derfor ikke uten videre legges til grunn at det er automatikk i at man får vederlag tilsvarende dobbelt lisensavgift dersom vilkårene er oppfylt. Det må i tillegg være forholdsmessig å ilegge dobbelt lisensavgift som sanksjon. Sistnevnte er særlig grunn å merke seg dersom man blir utsatt for (eller representerer noe som er utsatt for) påstand om å ha krenket en annens rettighet, med krav om dobbelt lisensavgift som sanksjon for krenkelsen.

Vebjørn Krag Iversen og Håkon Austdal (begge Haavind) gav en innføring i samspillet mellom legemiddelrett og patentrett. De fleste patentsakene for domstolene omhandler legemidler. Patentinstituttet er et viktig insentiv for legemiddelutviklingen, samtidig som bruken av patentering i legemiddelindustrien er omstridt da det begrenser hvem som får tilgang til legemidlene. Det regulatoriske regelverket for legemidler er gir også en form for supplerende beskyttelse, ved at det gir eksklusivitet til den som har markedsføringstillatelse. Med konkrete eksempler viste Iversen og Austdal oss hvordan legemiddelretten og patentretten påvirker hverandre, og hvordan det ser ut til å være en stadig mer økende samhandel mellom regelverkene. En del av foredraget tok også for seg SPC-forordningen, om vilkårene i artikkel 3 for å få ytterligere beskyttelse for legemiddelet. Bestemmelsen har ført til en rekke avgjørelser fra EU-domstolen, hvor et utvalg ble gjennomgått i foredraget.

Yngve Øyehaug Opsvik (GjessingReimers)

IP-trollet Yngve Øyehaug Opsvik (GjessingReimers. Se bilde) avsluttet dagen med et vittig foredrag om humor og renomeé i kjennetegn- og markedsføringsretten. Med parallell til opphavsrettens parodier, reiste Opsvik spørsmål om vi ikke kunne være morsomme på kjennetegn- og markedsføringsrettens område også. Svaret blir vel trolig nei, da en parodi på produkt/kjennetegn også vil innebære en form for snylting på andres popularitet og goodwill. Man kan vel derfor neppe tenke seg et parodiforsvar mot anklage om inngrep. Men for å leke med tanken trekker Opsvik frem enkelte saker hvor et humorargument kanskje hadde vært på sin plass, hva med et humorargument for opprettholdelse av sladding av den andre parts varemerke i Jarlsberg-saken og Jallasprite/Jallaxxxxxx? Selv om du trolig kan påberope deg lovverket ved en humoristisk bruk av ditt varemerke, kan det vel være verdt å gå en ekstra runde å spørre om du bør tåle en vits.  

  

Tradisjon tro ble dag to igangsatt med den årlige IP-quizen av Martin Berggreen Rove (Orkla), hvor IP-trollets apen_Julius (Berg Kaasin) gikk av med seieren.

Videre fulgte Rove opp med en oppdatering av siste nytt på etterligningsfronten. Siden sist har det ikke vært noe ny lovgivning, men det har kommet en del rettspraksis. NKU har imidlertid hatt relativt få etterligningssaker det siste året. Presentasjonen ble startet med Beyonces musikkvideo til «Single ladies» - en elegant overgang til LB-2018-142457, midlertidig forføyning om stans av NORU Diamonds MTDs påståtte etterligning av EBAs rosettsmykkeserie. Videre ble underrettspraksis, praksis fra NKU og Sverige/Danmark gjennomgåt. Foredraget inneholdt en særlig grundig gjennomgang av Bank Norwegian-saken hvor Rove rettet et kritisk blikk på avgjørelsen. I tråd med NKU-praksis er Roves oppfatning at kjøp av konkurrentens varemerke som søkeord uønsket adferd, som bør forbys etter mfl. § 25. IP-trollets vurdering av saken kan leses her.  

Markedsundersøkelser av Monika Viken (BI) var neste foredrag. Markedsundersøkelser er særlig relevant ved dokumentasjon av særpreg og vurdering av innarbeidelse. Patentstyret/KFIR og domstolene er mer kritiske enn tidligere, hvilket betyr at det stilles høyere krav til utforming av markedsundersøkelsene.  Men, det er ikke alltid like lett å få tak i undersøkelsene som er utført da spørsmålsstillingen sjeldent gjengis i dommene. Derfor heller ikke enkelt å vite hvordan man skal bruke avgjørelsene som sier noe om markedsundersøkelser. Vikens foredrag tok for seg Lilla-saken fra Høyesterett, med særlig henblikk på de markedsundersøkelsene som ble fremlagt i vurderingen av om lilla var innarbeidet som varemerke. I lilla-saken ble markedsundersøkelsens utforming kritisert. Vikens foredrag tok for seg hvilke krav det er til utforming av undersøkelsesspørsmål og gjennomgikk tre-stegsmetoden, hvor det sentrale er at spørsmålet må gi svar på det juridiske vurderingstemaet uten å være ledende. Ikke knytt produkt og varemerke sammen i spørsmålsstillingen. Så enkelt, men så vanskelig.

Til slutt i år var Tone Solbakks (Schjødt) foredrag om forholdet mellom administrativ overprøving og domstolsprøving av rettigheters gyldighet. Det to-sporede systemet åpner for flere valgmuligheter, men gir i tillegg en særegen dynamikk hvor det også kan være noen fallgruver. Solbakk loset oss gjennom jungelen av prosessuelle regler for saksbehandling i forvaltningen og domstolene, med henvisning til konkrete avgjørelser hvor dette har vært tema. Som nok flere kjenner til er det foreslått at søksmål mot en avgjørelse i KFIR/Patentstyret skal rettes mot den private motparten, ikke mot Staten v/KFIR eller Patentstyret, jf. høringsnotat fra Lovavdelingen av mai 2018. Om en lovendring er nært forestående vites fortsatt ikke, og enn så lenge må vi forhold oss til det tosporede systemet slik det er i dag. 

IP-trollet er veldig fornøyd med årets oppdateringskurs, og gleder seg allerede til neste år!