Nobels minnepris i økonomi til Jean Tirole

Den franske økonomen Jean Tirole ble i går tildelt Nobels minnepris i økonomi for 2014. Tirole får prisen for å ha 

«klargjort hur man kan förstå och reglera branscher med några få mäktiga företag … Från mitten av 1980-talet och framåt har Jean Tirole blåst nytt liv i forskningen om sådana marknadsmisslyckanden. Hans analys av företag med marknadsmakt har skapat en sammanhållen teori med tillämpning på centrala policyfrågor: Hur bör myndigheterna hantera fusioner och karteller? Hur bör de reglera monopolister?»

Jean Tirole
Kilde: IDEI

Norske medier har blant annet fremhevet Tiroles produksjon knyttet til konkurranseregulering av markeder (såkalt «konkurranseøkonomi»)

Tirole har imidlertid også, en ikke ubetydelig forsknings­produksjon innenfor det man løst kan betegne som «immaterialretts­økonomi», det vil si hvordan immaterial­rettigheter som enerettsposisjoner påvirker konkurransen i et marked, noe som også fremheves av komiteen i deres oversikt over Tiroles arbeider.

Denne produksjonen omfattter blant annet en innflytelsesrik artikkel om patentkappløp, skrevet sammen med Drew Fudenberg, Richard Gilbert og Joseph Stiglitz i 1983 (Preamption, Leapfrogging and Competition in Patent Races) en artikkel om patent-pooler (Efficient Patent Pools) fra 2002 og en nylig publisert artikkel om patenter på teknologiske standarder (Standard-Essential Patents) 

Tirole var også, sammen med den amerikanske økonomen Josh Lerner, blant de første som skrev om de økonomiske aspektene ved såkalt åpen programvarelisensiering. (Et tema Immaterialretts­trollet heller ikke er ukjent med, riktignok i mer rettsdogmatisk forstand.) Dette er tema blant annet i artiklene «The Simple Economics of Open Source», «The Economics of Technology Sharing: Open Source and Beyond» og «The Scope of Open Source Licensing»

Uansett, Immaterialrettstrollet gratulerer!

Ambassadør tilbake i lagmannsretten - flertallets og mindretallets ulike tilnærminger til krenkelsesvurderingen av ferdighuset Ambassadør i LF-2013-109223

Norske Hus' "Ambassadør"

Høyesterett kom i Rt. 2013 s. 822 til at ferdighuset Ambassadør hadde vern som åndsverk etter åvl. § 1 andre ledd nr. 9, som gir vern for "bygningskunst, så vel tegninger og modeller som selve byggverket" (dissens 3-2). Høyesterett opphevet lagmannsrettens dom (LF-2012-67601) der lagmannsretten kom til at Ambassadør ikke hadde vern som åndsverk, men tok ikke stilling til hvorvidt et tegnet og oppført hus utgjorde en krenkelse av Norske Hus opphavsrettigheter i Ambassadør.

Dette var derimot spørsmålet for Frostating Lagmansrett i LF-2013-109223 (dissens 2-1), som formelt er en anke over Sør-Trøndelag tingretts dom TSTRO-2011-95711 der tingretten fant at opphavsrettighetene i Ambassadør var krenket: 

"Etter Høyesteretts dom av 4. juni 2013, inntatt i Rt-2013-822, må det legges til grunn at Ambassadør oppfyller lovens krav til verkshøyde, slik at både modellen og tegningene i forskjellige varianter er beskyttet av åndsverkloven. Spørsmålet er nå om det omsøkte huset på Støren utgjør en krenkelse av Norske Hus sin opphavsrett til Ambassadør... om det aktuelle huset er så likt Ambassadør at det er et eksemplar av åndsverket, om det er en rettstridig etterligning og således en krenkelse" (dommens side 5 i nedlastet versjon fra Lovdata med forside).

Lagmannsretten tar utgangspunkt i vurderingene fra Rt. 2013 s. 822 (avsnitt 49) der Høyesterett uttaler at opphavsrettslig vern ikke

"omfatte[r] de idéer som ligger til grunn for utviklingen av hustypen. Det er heller ikke tale om å verne funksjonelle elementer. Vernet vil være begrenset til den særlige utforming/det særlige uttrykk som huset har fått"

og lagmanssretten uttaler videre at det er "helhetsbedømmelsen som er avgjørende for om det foreligger en opphavsrettskrenkelse" (s. 5), jf. også Rt. 2012 s. 1062 (Tripp Trapp) avsnitt 90 der Høyesterett uttaler: 

"Selv om enkeltheter i designet kan være bestemmende for at verkshøydekravet anses fylt, er opphavsretten knyttet til verket, og sammenligningen må nettopp skje med det helhetsinntrykk verket gir". 

Dette utgangspunktet gjentas senere i dommen, der man viser til Mogens Koktvedgaard "Lærebog i immaterielret" 7. udg. ved Jens Schovsbo, København 2005 s. 148, sitert i Ole-Andreas Rognstad "Opphavsrett", Oslo 2009 s. 136 hvor det heter at det avgjørende vil være om man "opfatter de to fænomener - det originale værk og bearbejdelsen/efterligningen - som så likeartede, at de med føje kan siges å hidføre samme æstetiske oplevelse - at de er samme «værk» - ganske uanset de eventuelle forskelle" (dommens s. 7).

Det videre utgangspunkt for lagmannsretten er at Ambassadør ikke består av 

"nyskapende elementer. Ambassadør har kun en original sammensetning av eldre, kjente enkeltelementer fra kjent byggeskikk. Det er de eksteriørmessige særtrekk og det estetiske særpreget som er skapt ved den spesielle konkrete sammenstillingen av kjente stilelementer på en ny og egen måte, som har gjort Ambassadør til et åndsverk" (s. 6). 

Lagmannsretten påpeker ytterligere det åpenbare utgangspunktet om at det er av "betydning å se på de særtrekk som karakteriserer Ambassadørs særlige uttrykk" for å senere sammenligne dette uttrykket med utrykket i det omstridte huset (s. 6).

Etter en gjennomgang av hva som utgjør Ambassadørs særlige uttrykk og følgelig verkshøyde med henvisning til Rt. 2013 s. 822 avsnitt 69 og 70, samt etterligningsvurderingen fra TSTRO-2011-95711, tar lagmannsretten som utgangspunkt at at det bare er eksteriøret (fasaden) som er av betydning for etterligningsvurderingen, ettersom Høyesterett ikke tok i betraktning forhold ved Ambassadørs planløsning i verkshøydevurderingen i Rt. 2013 s. 822. Etter lagmannsretten syn kan dermed likheter i planløsning ikke ha betydning for etterligningsvurderingen. At lagmannsretten i påfølgende avsnitt trekker frem den sakkyndige rapport hvor det blant annet fremholdes at "planløsningen/rominndelingen er den samme" (s. 6), og at man "skal se bort fra planløsningen... med mindre dette bidrar til eksteriørmessige særpreg" (s. 7), fremstår noe forvirrende, men i selve krenkelsesvurderingen (flertallet på dommens s. 8, mindretallet) ser man ingen argumentasjon hva angår planløsningen.

En urettmessig etterligning kan ikke skje uten kunnskap om det man eventuelt har etterlignet. Denne delen av etterligningsvurderingen finner lagmannsretten uproblematisk, da Hovin Bygg var forelagt tegninger av Ambassadør. Videre var det helt klart at Ambassadør var inspirasjonskilden for tegningene av, og for det senere oppførte bygg.

For den konkrete vurderingen om "Idar Hanshus sitt hus, basert på Hovin Byggs tegninger, er en etterligning, et eksemplar, av Ambassadør eller ikke hva gjelder det eksteriørmessige uttrykk" (s. 7), delte lagmannsretten seg i et flertall og et mindretall.

Flertallet fremholder på s. 8 at Ambassadør og det omstridte hus med tegning "fremstår samlet som ett eksemplar", slik at det omstridte hus er en urettmessig etterligning av Ambassadør. Den kortfattede begrunnelsen oppsummeres innledningsvis i vurderingen der flertallet gjenfinner den orginale sammensetningen av elementer fra Ambassadør i det omstridte hus, der likhetstrekkene er svært omfattende og endringene som er foretatt ikke endrer på inntrykket av at det "estetiske uttrykk er det samme".

Flertallet slutter seg som en følge av dette til erstatningsutmålingen i tingrettens dom for krenkelsen som ble satt til kr. 140 000,-.

Mindretallet (s. 9) finner at Ambassadørs opphavsrett ikke er krenket. For mindretallet er det avgjørende at de endringer som er gjort, angår det som etter mindretallets oppfatning nettopp er det som utgjør Ambassadørs særlige uttrykk som er gitt vern som åndsverk; "[d]e egenskaper ved formuttrykket som bærer Ambassadørs identitet, finnes i all hovedsak ikke igjen i huset. Det er mange likhetstrekk, men de er ikke omfattende". Videre viser mindretallet at denne saken skiller seg fra Tripp Trapp-saken fordi:

"Variasjonsmulighetene, hvor kun kjente elementer brukes og originaliteten er marginal, tilsier i motsetning til Tripp Trapp-stolen at man lettere kan unngå krenkelse ved endringer enn hvor originaliteten er høy. 

Til forskjell fra Tripp Trapp-stolen som var særlig original og viste stor kreativitet, har ikke Ambassadør noen nyskapende elementer. Det gjelder kun en original sammensetning av kjente elementer som Norske Hus ikke har skapt selv. Dette begrenser rekkevidden av vernet, og her nettopp på grunn av de mange variasjonsmuligheter som finnes". 

For mindretallet blir det avgjørende at man ved en "annen kombinasjon og ikke minst ved fjerning av elementer fjerner man seg fra originalen, og det skapes raskt et annet bilde som gir et annet helhetsinntrykk. I en slik situasjon skal det ikke så mye til for å skape noe selvstendig, selv om det bygger på et eksisterende verk". 

Flertallet tar ikke opp rekkevidden av Ambassadørs vern som åndsverk, og hvilken betydning det har for krenkelsesvurderingen. Flertallet ser utelukkende på likheter mellom Ambassadør og det omstridte hus, mens mindretallet også tar i betraktning at når det gjelder bruk av kjente elementer vil det være mindre rom for variasjon, og dermed også en snevrere rekkevidde for det opphavsrettslige vernet mot etterligninger når åndsverket bygger på en sammenstilling av kjente elementer. Det er altså fritt frem for andre enn produsentene av Ambassadør å bruke de samme kjente elementer til å skape sitt eget originale verk, og da slik at et nytt verk vil ha kunne samme vern som åndsverk som Ambassadør nyter.

Det er likevel merkelig at flertallet ikke vurderer rekkevidden av Ambassadørs vern som åndsverk, slik mindretallet gjør. At Høyesterett i Rt. 2013 s. 822 uttaler at "det for bygningskunst ikke kan oppstilles et strengere krav til verkshøyde enn det som ellers gjelder" er ikke ensbetydende med at det  opphavsrettslige vernet for slik bygningskunst også skal rekke like langt som for andre typer åndsverk. Ved bruk av kjente elementer synes mindretallet å mene at selv mindre variasjoner over de samme elementer gjør at man går klar av å krenke det opphavsrettslige vernet hos Ambassadør. Flertallet foretar ikke disse vurderingene, men setter nokså raskt likhetstrekk mellom Ambassadør og det omstridte hus, uten å uttale seg om hvilke variasjoner, eller mangel på variasjoner, sammenstillingen av de kjente elementene kan gi. At likhetstrekkene er svært omfattende, forklares naturlig av at det er begrenset av husets funksjonelle formål hva slags variasjoner man kan tillate seg. 

Flertallet og mindretallet ser ut til å skille seg både hva gjelder vurderingen av hvilke ulikheter som faktisk finnes mellom Ambassadør og det omstridte hus ("samlet sett som ett ekseplar", "tilnærmet identiske", "så like, at de kan forveksles", flertallet s. 8 contra "[e]ndringene fremstår ikke som beskjedne", "markante forskjeller", mindretallet hhv. s. 9 og 10), og i fremgangsmåten ved vurderingen, der flertallet utelukkende ser etter likheter og ulikheter, mens mindretallet også tar i betraktning rekkevidden av Ambassadørs  vern som åndsverk.

Diskusjonen om opphavsrettslig vern for bruks- og bygningskunst og dette vernets rekkevidde har pågått i lang tid. Se nærmere Astri M. Lund og Vincent Tsang, "Diplomatisk fornektelse av huldra. Kommentar til Høyesteretts dom av 4. juni 2013 (HR-2013-1187-A) Rt. 2013 s. 822" i NIR 3/2014 s. 257-270 for en fersk diskusjon om friholdelsesbehov i lys av Høyesteretts avgjørelse i Rt. 2013 s. 822.

Not exclusively exclusive - sagaen om Tripp Trapp fortsetter

Den 18. september 2014 avsa EU-domstolen dom i sak C-205/13 vedrørende Tripp Trapp-stolens skjebne som varemerke. Avgjørelsen er særlig interessant for tolkningen av registreringshindringene i varemerkeloven § 2 annet ledd som lyder:

Det kan ikke oppnås varemerkerett til tegn som utelukkende består av en form som følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi.

Varemerkeloven § 2 annet ledd bygger på de nærmest likelydende registreringshindringene i artikkel 3(1)(e) i EUs varemerkedirektiv og artikkel 7(1)(e) i EUs varemerkeforordning.

Det sentrale overordnede spørsmålet som ble prøvd for EU-domstolen var om "consist exclusively", som langt på vei tilsvarer det norske "utelukkende" skal tolkes bokstavelig. Med andre ord om det er tilstrekkelig å gå klar av de aktuelle registreringshindringene at det kan dokumenteres at det også finnes trekk ved den søkte formen som ikke følger av varens art, og om det er tilstrekkelig å dokumentere andre omstendigheter enn et merkes form som bidrar til produktverdi.

EU-domstolen besvarte dette benektende, og slo fast at de aktuelle registreringshindringene i prinsippet også vil kunne anvendes selv om det kan dokumenteres at det finnes trekk ved det søkte merkets form som ikke følger av varens art, eller at det kan dokumenteres andre omstendigheter enn det søkte merkets form som kan bidra til produktverdi.

I kjent "EU-domstol-stil" så tok imidlertid EU-domstolen ikke stilling til hvorvidt de aktuelle registreringshindringene faktisk vil kunne komme til anvendelse i tilfeller hvor det er ett eller flere essensielle trekk i et søkt merkes form som følger av varens art, eller om tilstedeværelsen av tiltalende formelementer uten videre er tilstrekkelig til å nekte registrering.

For sistnevnte tilfelle, skisserte EU-domstolen flere vurderingsmomenter som skal inngå i en konkret helhetsvurdering. Disse inkluderer den artistiske verdien av den aktuelle formen, formens forskjell fra andre former på markedet, prisdifferanse fra liknende produkter og hvorvidt markedsføringen av produktet fokuserer på den søkte formens estetiske verdier.

Det kan også fremstå som rimelig å tro at selv om dokumentasjonen av andre omstendigheter enn et søkt merkes form som bidrar til produktverdi ikke i seg selv er tilstrekkelig til å utelukke anvendelsen av varemerkeloven § 2 annet ledd siste alternativ, vil dokumentasjonen av slike omstendigheter kunne vektlegges i helhetsvurderingen som skal foretas.

Endelig klargjorde EU-domstolen at registreringshindringen for former som følger av varens art ikke kan anvendes i kombinasjon med registreringshindringen som gjelder for former som tilfører betydelig produktverdi.

Nytt nummer av NIR (3/2014)

Nytt nummer av Nordisk Immateriellt Rättsskydd (3/2014) er nå tilgjengelig. Nummeret inneholder artikler om «The Principle of Exhaustion and the Resale of Digital Music in Europe: A Comparative Analysis of the UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp. and Capitol Records, LLC v. ReDigi, Inc. Cases» av Petteri Günther og «Den internationella immaterial­rättsliga utvecklingen första halvåret 2014. Klimatet hårdnar återigen» av Henry Olsson.

Nummeret inneholder i tillegg «Till frågan om varumärkets funktioner. Kommentar till Högsta domstolens dom den 9 juli 2014 (T 301/12) (Mon.Zon)» av Mats Björkenfeldt. Sist, men ikke minst, inneholder det siste nummeret også Astri M. Lund og undertegnedes kommentar til Høyesteretts dom i den såkalte Ambassadør-saken under tittelen «Diplomatisk fornektelse av huldra. Kommentar til Høyesteretts dom av 4. juni 2013 (HR-2013-1187-A) Rt. 2013 s. 822».     

Google og degenerering

Thomas Gaarder-Olsen  fra Onsagers blogger for Immaterialrettstrollet om Google og degenerering.

Et varemerke som går over til å bli en alminnelig og generisk betegnelse vil miste sin individualiserende evne, noe som fører til at rettighetshaver mister sin enerett til å benytte seg av merket. Dette omtales som degenerering. Særlig varemerker som har en dominerende posisjon i markedet og som brukes for varer eller tjenester uten en naturlig eller en enkel generisk betegnelse, står i faresonen for å bli degenerert.

Å «google» noe har for lengst gått inn i dagligtalen. Har du foretatt et søk på de konkurrerende sidene www.bing.com eller www.yahoo.com er sjansen er stor for at du da mener at du har «googlet». Kanskje ikke så overraskende, Googles sterke markedsposisjon tatt i betraktning. Av 18,6 milliarder internettsøk foretatt i USA i april 2014 ble 12,6 milliarder foretatt gjennom Google. En annen sterkt medvirkende faktor til at Google på denne måten er blitt verbalisert er mangelen på en god generisk betegnelse. Å «google» noe ligger mye lettere i munnen enn «å foreta et internettsøk».

Betyr det at varemerket Google har degenerert og at Microsoft fritt kan tilby google-tjenester på sine nettsider? Nei, ikke i følge US District Court, District of Arizona. Spørsmålet ble reist i saken Elliott v. Google Inc., 2014 WL 4470390, hvor David Elliott krevde merket Google slettet fra det amerikanske varemerkeregisteret grunnet degenerering. Retten var imidlertid ikke enig i dette. Det at et merke benyttes som et verb av omsetningskretsen, attpåtil som et verb for å omtale internettsøk generelt, vil ikke si seg selv bety at merket er degenerert, så lenge substantivet «Google» fortsatt forbindes med én søkemotor.

Google la frem en markedsundersøkelse som viste at hele 94% av omsetningskretsen oppfatter Google som et varemerke, mens kun 5% oppfattet ordet generisk. Retten konkluderte dermed med at «the undisputed evidence is that the consuming public overwhelmingly understands the word google to identify a particular search engine, not to describe search engines in general”. Det grunnleggende kravet til et varemerke, at det fungerer som en opprinnelsesgaranti, er dermed fortsatt oppfylt.

Tidligere har varemerker som XEROX og HOOVER  degenerert etter å ha blitt tatt opp i dagligtalen som generiske betegnelser på å henholdsvis kopiere og støvsuge. At GOOGLE fortsatt oppfattes som et varemerke, til tross for verbifiseringen, skyldes nok i stor grad at Google benyttes som varemerke for flere produkter og tjenester enn kun for søkemotorer. Hadde søkemotoren vært Googles eneste tjeneste, er nok mulighetene store for at markedsundersøkelsen som ble lagt frem av retten ville vist et annet resultat.

Hva med denne David Elliott, hva var hans motiv for å gå til sak mot Google? Vel, at hans over 750 registrerte domener inneholdende «google», slik som for eksempel «googlegaycruises.com», ble i en rettsavgjørelse i 2012 overdratt til Google (2), kan muligens ha noe med saken å gjøre.

Thomas Gaarder-Olsen

Et PhD-troll fra Orkanger?

Medtroll Kielland skal forsvare sin PhD-avhandling om patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser den 3. oktober. Anbefaler alle som er i Bergensområdet å ta turen innom  Magnus Lagabøtes plass den aktuelle dagen. Undertegnede skal definitivt.

Lenke til UiB sine hjemmesider med nærmere informasjon

Pressemelding fra UiB:

Programvare kan patenteres

Torger Kielland disputerer fredag 3.10.2014 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser».

Patenter meddeles etter patentloven § 1 første ledd, jf. § 2 første ledd på «oppfinnelser» innenfor ethvert teknisk område. Etter patentloven § 1 andre ledd er imidlertid en rekke frembringelser unntatt fra patenterbarhet, deriblant «noe som bare utgjør … programmer for datamaskiner». Patentloven § 1 er en implementering av Den europeiske patentkonvensjonen artikkel 52, og må tolkes i lys av konvensjonen og praksis knyttet til denne.

I internasjonal og utenlandsk praksis har bestemmelsen imidlertid lenge blitt forstått slik at den ikke utelukker patentering av oppfinnelser som bare benytter seg av et datamaskin­program. Slik utnyttelse kan bestå i bruk av et datamaskin for å automatisere en industriell prosess, men kan også bestå i styring av interne prosesser i en datamaskins operativsystem, for eksempel en fremgangsmåte for bruk av en utklippstavle som gjør det mulig å dele data ved å klippe ut bilder og lime dem inn i et tekstbehandlingsdokument.

Avhandlingen påviser imidlertid at adgangen til å patentere informasjonsteknologiske oppfinnelser går lenger enn dette, og også omfatter oppfinnelser som retter seg mot måten en datamaskin håndterer data, uavhengig av formålet med oppfinnelsen. Dette medfører for eksempel at Googles algoritmer for rangering av websider, vil anses patenterbare.

Dette innebærer at programvare, til tross for unntaket for «noe som bare utgjør … programmer for datamaskinprogrammer» i patentloven § 1 andre ledd, ikke bare kan patenteres, men at man også kan få patent på «ren programvare».

Apestreker og opphavsrett

Egentlig en gammel sak dette, men ny oppmerksomhet, både i utenlandske og norske medier (VG,  Dagbladet), gjør at Immaterialrettstrollet føler det er verdt å skrive noen ord om den.

Fotografen David Slater dro i 2011 til en nasjonalpark i Nord-Sulawesi i Indonesia for å fotografere. En celebesmakak fikk tak i ett av kameraene hans og tok hundrevis av bilder.  De fleste bildene var ute av fokus, men apen tok også flere «selfies» i fokus.

Saken har i de siste dagene fått en del oppmerksomhet fordi Wikimedia, selskapet som står bak Wikipedia, har nektet å fjerne ett av bildene fra sine nettsider etter forespørsel fra fotografen . Wikimedias argument er at bildet ikke er tatt av et menneske som kan inneha opphavsrett til bildet, og at bildet derfor ikke er beskyttet av opphavsretten:

«This file is in the public domain, because as the work of a non-human animal, it has no human author in whom copyright is vested.»

Dette har av flere medier feilaktig blitt formulert som et spørsmål om det er fotografen eller apen som har opphavsrett til bildet (VG). Det som i alle fall er klart etter norsk opphavsrett, er at apen ikke har opphavsrett til bildet, da opphavsrett bare kan oppstå hos fysiske personer. Lærebokeksempelet her er sjimpansen «Peder fra Borås», hvis malerier ble stilt ut under pseudonymet «Pierre Brassaus» uten at dette ga ham et opphavsrettslig vern.

Det relevant spørsmålet er derfor om fotografen har opphavsrett til bildet. For at et fotografi skal være opphavsrettsbeskyttet etter åvl. § 1 er det en forutsetning at dette er resultatet av original og individuelt preget åndsvirksomhet fra fotografens side. Dette fremheves også i vernetidsdirektivet (2006/116/EF), fortalen, punkt 16: «A photographic work within the meaning of the Berne Convention is to be considered original if it is the author's own intellectual creation reflecting his personality».

En slik skapende innsats fra fotografen vil typisk bestå av valg av motiv, plassering av kameraet, blenderåpning og lukketid etc. Det er imidlertid ingen forutsetning at fotografen selv har trykket på utløserknappen på kameraet. Et bilde som er tatt av et dyr som løser ut en selvutløser kan for eksempel også være opphavsrettsbeskyttet. I dette tilfellet ligger det imidlertid ingen slik forberedelse bak bildet, idet apen bare har tatt kameraet og tatt bildene uten fotografens medvirkning. Det å bringe kamerautstyret til nasjonalparken kan heller ikke, slik fotografen synes å hevde, heller ikke anses som en tilstrekkelig skapende innsats. TechnoLlama argumenterer riktignok for at bildet er opphavsrettsbeskyttet etter engelsk rett, fordi fotografen har bidratt med skapende innsats i utvelgelsen av de gode bildene blant flere hundre mer eller mindre ubrukelige bilder. Etter norsk rett kan imidlertid ikke utvelgelsen av bilder som er i fokus fra en rekke av ufokuserte bilder, anses som en skapende innsats som gir bildet opphavsrettsbeskyttelse.

I norsk rett vil imidlertid bildet kunne nyte vern som fotografisk bilde etter åvl. § 43 a, som gir vern for den som «lager et fotografisk bilde». Tilsvarende regler om beskyttelse av fotografiske bilder finnes også blant annet i svensk, dansk og tysk rett. I motsetning til opphavsrettsbeskyttelse krever beskyttelse av et fotografisk bilde ingen skapende innsats - det er tilstrekkelig at det er tatt et bilde. Den som «lager et fotografisk bilde» er primært den som trykker på utløserknappen på kameraet. Tilvirkeren av et fotografisk bilde kan imidlertid også være andre enn fotografen. Fotografiloven av 1960 § 13 hadde for eksempel en egen bestemmelse om vernetiden der «ein juridisk person har laga eit fotografisk bilde». Og forarbeidene til åvl. § 43 a ga uttrykk for at det ikke var meningen å endre rettstilstanden på dette punktet. Etter dette kan man ikke utelukke helautomatiske bilder, for eksempel bilder tatt av overvåkningskameraer fra beskyttelse som fotografiske bilder.

Fotografen har her stått for det tekniske utstyret, ved å bringe kameraene til nasjonalparken. Det kan ikke være tvilsomt at om fotografen bevisst hadde fått apen til å ta imot kameraet, og apen deretter hadde tatt bilder av seg selv, ville disse vært beskyttet som fotografiske bilder etter åvl. § 43 a. Det bør neppe tale til fotografens ugunst at bildene ble tatt som følge av en tilfeldighet ved at apen tok med seg kameraet, og ikke som følge av en villet handling fra fotografen; noe som tilsier at «ape-selfien» er beskyttet som fotografisk bilde etter åvl. § 43 a.

T-66/13 Langguth Erben – formen på en flaske for bjørnebærlikør kan ikke registreres grunnet manglende distinktivitet

Underretten traff 16.7.2014 avgjørelse i sak T-66/13 Langguth Erben, hvor den kom til at et tredimensjonalt varemerke for varer i klasse 33 (alcoholic beverages, blackberry liquor) ikke kunne registreres på grunn av manglende distinktivitet, jf. varemerkeforordningen artikkel 7 (1) b).

Søknaden besto i en avbildning av en gjennomsiktig glassflaske, med påskriften «Echte Kroazbeere» («ekte bjørenebær») Underretten la, på samme måte som OHIM, til grunn at gjennomsnittsforbrukeren, på grunn av den tyske teksten på flasken, måtte anses som en gjennomsnittlig tysk forbruker. (punkt 35) Hva angikk formen på flasken, skilte denne seg riktignok noe fra andre flasker, men fulgte i det store og det hele normen for utforming av likørflasker. (punkt 38-39)

Heller ikke den påtrykte teksten kunne avhjelpe dette. «Kroatzbeere» var riktignok et lokalt uttrykk, men måtte likevel oppfattes som beskrivende for innholdet i flasken. (punkt 43) Merket hadde da ikke tilstrekkelig distinktivitet, jf. varemerkeforordningen artikkel 7 (1) b).

Nytt nummer av NIR (2/2014)

Nytt nummer av Nordisk Immateriellt Rättsskydd (2/2014) er nå tilgjengelig. Nummeret inneholder artikler om «Renommé­snyltning i den finska marknads­domstolens rättspraxis» av Joachim Enkvist; «Internet Linking and the Notion of "New Public"» av Johan Axhamn og «Høyeste­retts dom om Tripp Trapp-stolen – et gjennomslag for Thrap? Vern for verket eller også for den kunstneriske idé som det uttrykker» av Astri M. Lund.

Nummeret inneholder i tillegg anmeldelser av Ulla-Maija Myllys «Intellectual property protection of computer program interfaces and interoperability» og Ulrika Wennerstens «Immaterial­rätt och skydd av samhällsideal – en studie av klassikerskyddet i upphovsrätten och undantagen i varumärkesrätten, mönsterrätten och patenträtten för allmän ordning och goda seder» og et minneord til Jon Bing av Ole-Andreas Rognstad og Olav Torvund.

Generaladvokatens forslag til avgjørelse i C-364/13 International Stem Cell Corp. v. Comptroller General: Ubefruktede menneskelige eggceller kan ikke anses som «menneskelige embryoer» etter biopatentdirektivet artikkel 6 nr. 2 bokstav c.

Oppdatering: EU-domstolen har nå truffet avgjørelse i saken. Immaterialrettstrollet har omtalt saken her.

Generaladvokaten avga 17.7.2014, forslag til avgjørelse i sak C-364/13 International Stem Cell Corporation mod Comptroller General of Patents.

Kilde: Wikimedia Commons

Etter biopatentdirektivet artikkel 6 nr. 1 skal det ikke meddeles patent på oppfinnelser «hvis kommercielle udnyttelse ville stride mod sædelighed eller offentlig orden». Dette presiseres ytterligere i artikkel 6 nr. 2 som oppstiller en ikke uttømmende liste over frembringelser som skal anses unntatt fra patenterbarhet etter første ledd, deriblant «anvendelse af menneskelige embryoner til industrielle eller kommercielle formål» i nr. 2 bokstav c. Biopatentdirektivet artikkel 6 er implementert i EPC artikkel 53 bokstav a, som riktignok ikke inneholder presiseringene i artikkel 6 nr 2, og i patentloven § 1 b. Tilsvarende bestemmelse finnes også i TRIPS artikkel 27 nr. 2.

EU-domstolen hadde tidligere tatt stilling til rekkevidden av forbudet mot patentering av menneskelige embryoer i C-34/10 Brüstle v. Greenpeace i 2011.

Det ble her blant annet svart bekreftende på at «ubegrugtede menneskelige ægceller, der er stimuleret til deling og videreudvikling gennem partenogenese» var å anse som «menneskelige embryoer» etter biopatentdirektivet artikkel 6 nr. 2 bokstav c. Dette reiste imidlertid spørsmål om dette også omfattet ubefruktede menneskelige eggceller, som derfor ikke kan utvikle seg til et menneske.

I forbindelse med en pågående sak for engelske domstoler, stilte High Court derfor følgende spørsmål til EU-domstolen:

«Er ubefrugtede menneskelige ægceller, der er stimuleret til deling og videreudvikling gennem partenogenese, og som i modsætning til befrugtede ægceller kun indeholder pluripotente celler og ikke kan udvikle sig til et menneske, omfattet af udtrykket »menneskelige embryoner« i artikel 6, stk. 2, litra c), i direktiv 98/44/EF om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser?»

Generaladvokaten begynte med å gi en kort oversikt over den vitenskapelige bakgrunnen for spørsmålet, og følgelig hvordan eggceller som stimulert til deling og videreutvikling gjennom partenogenese, altså uten at det egget var befruktet av en hann – såkalte «partenoter» - skilte seg fra befruktede menneskelige eggceller:

26.      Udviklingen af et menneske begynder med befrugtningen af en ægcelle. Gennem celledeling udvikler den befrugtede ægcelle sig til det, der betegnes som en "morula", en struktur, der består af 8-16 celler. Ca. fem dage efter befrugtningen udvikler organismen sig til en såkaldt "blastocyst", en struktur, der består af en indre cellemasse, som efterfølgende danner alt embryonalt væv, omringet af et ydre cellelag, der danner det ekstraembryonale væv, såsom moderkagen.

27.      Menneskelige embryonale stamceller hidrører fra menneskelige embryoner i disse tidlige udviklingsstadier. Videnskabsmænd skelner generelt mellem "totipotente" celler, dvs. celler, der er i stand til at udvikle sig til alle menneskelige celletyper, herunder ekstraembryonalt væv, og til en helt menneske, og "pluripotente" celler, der kan udvikle sig til alle de celler, der udgør kroppen, men ikke til ekstraembryonalt væv, og som derfor ikke kan udvikle sig til et menneske. Celler dannet i de første, få delinger af en befrugtet ægcelle er totipotente. Celler fra en blastocysts indre cellemasse er pluripotente.

...

29. Videnskabsmænd har fundet måder, hvorpå den celledelingsproces, der almindeligvis er forbundet med embryoner, kan påbegyndes uden befrugtning af en ægcelle. En af disse metoder er den i denne sag omhandlede partenogenetiske aktivering af en ægcelle, hvorunder den ubefrugtede ægcelle »aktiveres« gennem en række forskellige kemiske og elektroniske teknikker. En sådan aktiveret ægcelle kan udvikle sig til blastocyst-stadiet. Da ægcellen aldrig er blevet befrugtet, indeholder den kun DNA fra moderens side og intet DNA fra faderens side. Processen, hvorved en ægcelle udvikler sig til et væsen uden befrugtning, betegnes »partenogenese« og organismen, der derved skabes, en »partenote«

30. Mens en række arter danner partenoter, der færdigudvikles, er alle procesdeltagere og den forelæggende ret i den foreliggende sag (i modsætning til procesdeltagerne og den forelæggende ret i Brüstle-dommen) enige i, at fænomenet »genomprægning« i henhold til gældende videnskabelig viden forhindrer menneskelige og andre pattedyrs-partenoter i at færdigudvikle sig. Genomprægning vil sige, at nogle gener kun er udtrykt fra DNA fra faderens side, andre kun fra DNA fra moderens side. For så vidt angår mennesker er nogle af de gener, der f.eks. er involveret i udviklingen af det ekstraembryonale væv, kun udtrykt fra DNA fra faderens side. Derfor kan menneskelige partenoter – der kun bærer DNA fra moderens side – f.eks. ikke udvikle passende ekstraembryonalt væv. Cellerne i sådanne partenoter er således aldrig totipotente, da de selv under de første få celledelinger ikke kan udvikle sig til ekstraembryonale celler. Stamceller kan dog udvindes fra den blastocyst-lignende struktur. ISC anser disse celler for at være et godt alternativ til embryoafledte menneskelige embryonale stamceller.

Generaladvokaten påpekte innledningsvis at listen i artikkel 6 nr. 2 rettslig sett utgjorde et minste felles multiplum av oppfinnelser som ikke skal anses patenterbare fordi de strider mot offentlig orden og moral. (punkt 42) Dette innebar at artikkel 6 nr. 2 ikke skal tolkes uttømmende, og at medlemsstatene derfor kan utelukke partenoter fra patenterbarhet ut fra endre overveielser knyttet til offentlig orden og moral enn at partenoter utgjør et «menneskelig embryo». Dette ble ansett å være i samsvar med tidligere praksis fra EU-domstolen, som slo fast at biopatentdirektivet artikkel 6 nr. 1 ga medlemsstatene en vid skjønnsmargin ved tolkning av bestemmelsen, og dermed åpnet for å ta hensyn til sosiale og kulturelle forhold i den enkelte medlemsstat. (punkt 44)

Generaladvokaten la til grunn at EU-domstolens svar i C-34/10 Brüstle v. Greenpeace i 2011, hvor det ble lagt til grunn at «enhver menneskelig ægcelle helt fra stadiet for befrugtningen, enhver ubefrugtet menneskelig ægcelle, hvori der er transplanteret en cellekerne fra en moden menneskecelle, og enhver ubefrugtet menneskelig ægcelle, der er stimuleret til deling og videreudvikling gennem partenogenese, udgør et menneskeligt embryon»», etter sin ordlyd måtte anses å utelukke partenoter fra patenterbarhet etter biopatentdirektivet artikkel 6 nr. 2 bokstav c. (punkt 62 og 63)

Denne ordlyden måtte imidlertid forstås på bakgrunn av de premissene EU-domstolen la til grunn for denne konklusjonen:

64. Spørgsmålet i Brüstle-sagen blev forelagt Domstolen i en sag vedrørende gyldigheden af et tysk patent indleveret af Oliver Brüstle omfattende »isolerede og rene neurale precursorceller, metoder til fremstilling heraf på baggrund af embryonale stamceller og anvendelse af neurale precursorceller til behandling af neurologiske sygdomme". Som led i spørgsmålet om betydningen af "menneskelige embryoner« forespurgte Bundesgerichtshof udtrykkeligt, om "ubefrugtede menneskelige ægceller, der er stimuleret til deling og videreudvikling gennem partenogenese", er omfattet af udtrykket, da patentkravene nævnte sådanne ægceller som en alternativ måde, hvorpå menneskelige embryonale stamceller kan udvindes.

65.  Med udgangspunkt i sammenhængen og formålet med direktivet, nemlig 16. og 38. betragtning, artikel 5, stk. 1, og artikel 6, fastslog Domstolen, at hensigten med direktivet var at udelukke enhver mulighed for patentering, hvor menneskets værdighed kunne blive berørt, idet den konkluderede, at begrebet "menneskeligt embryon" i henhold til direktivets artikel 6, stk. 2, litra c), "skal forstås bredt" .

66. Domstolen fastslog herefter, at følgelig "[skal] enhver menneskelig ægcelle fra tidspunktet for befrugtning anses for et "menneskeligt embryon" som omhandlet i og ved anvendelsen af direktivets artikel 6, stk. 2, litra c), idet denne befrugtning kan udløse en proces for udvikling af et menneske".

Generaladvokaten forsto EU-domstolens premisser slik at det var fastslått en funksjonell ekvivalens mellom befruktede eggceller, ubefruktede eggceller som er behandlet ved somatisk cellekjerneoverføring og partenoter, selv om partenoter er den eneste av disse som ikke kan utvikle seg til et menneske. (punkt 71)  (Den danske oversettelsen mangler her et «ikke», jf. den engelske originalteksten, «cannot») Dersom EU-domstolen hadde vært oppmerksom på denne grunnleggende forskjellen mellom partenoter og ubefruktede eggceller som er behandlet ved somatisk cellekjerneoverføring og likevel ønsket å konstatere en funksjonell sammenheng mellom disse, var det derfor naturlig å tro at domstolen ville ha omtalt dette. (punkt 71)

Generaladvokaten la på bakgrunn av dette til grunn at det EU-domstolen argumentasjon måtte forstås dit hen at det avgjørende kriteriet for om en ubefruktet eggcelle er et «menneskelig embryo», er om den ubefruktede eggcellen har en iboende evne til å utvikle seg til et menneske, dvs. om den utgjør en funksjonell ekvivalent til en befruktet eggcelle. (punkt 73) En partenote kunne da ikke anses å ha denne iboende evnen til å utvikle seg til et menneske, og kunne derfor ikke anses å utgjøre et «menneskelig embryo». (punkt 74)

Det ble imidlertid påpekt at det var gjennomført partenogenese på andre pattedyr (mus). Generaladvokaten utelukket derfor ikke kategorisk at det i fremtiden ville være mulig også med menneskelige partenoter, selv om slik manipulasjon ofte ville være ulovlig. (punkt) Det ble derfor presisert at partenoter bare var utelukket fra å anses som «menneskelige embryoer» forutsatt partenoten ikke var genetisk manipulert for å kunne utvikle seg til et menneske. (punkt 79)

Generaladvokaten anbefalte på bakgrunn av dette at EU-domstolen besvarte tolkningsspørsmålet på følgende måte:

«Ubefrugtede menneskelige ægceller, der er stimuleret til deling og videreudvikling gennem partenogenese er ikke omfattet af udtrykket «menneskelige embryoner» i artikel 6, stk. 2, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser, så længe de ikke vil kunne udvikle sig til et menneske og ikke er blevet genetisk manipuleret for at opnå en sådan evne.»

C-421/13 Apple Inc. v. Deutsches Patent und Markenamt: Apples utforming og innredning av Apple Store kan registreres som tredimensjonalt varemerke – forutsatt tilstrekkelig distinktivitet

EU-domstolen avsa 10.7.2014 dom i sak C-421/13 Apple Inc. v. Deutsches Patent und Markenamt. Saken omhandlet en tysk registrering av et internasjonalt tredimensjonalt varemerke tilhørende  Apple, som besto av en «den særpregete utforming og innretning av en detaljforretning», i form av en flerfarget gjengivelse av deres «flagship stores». Varemerket ble registrert i klasse 35 i Nice-klassifikasjonen for «retail store services featuring computers, computer software, computer peripherals, mobile phones, consumer electronics and related accessories and demonstrations of products relating thereto». Med grunnlag i Madridprotokollen søkte Apple deretter om registrering i en rekke andre land.

Det tyske patentstyret (DPMA) avslo søknaden om utvidelse av gyldigheten av varemerket til også å gjelde Tyskland. Begrunnelsen for avslaget var at gjengivelsen av salgssteder for en virksomhets varer bare utgjorde en gjengivelse av et vesentlig aspekt av virksomhetens salgsvirksomhet. Selv om forbrukeren kan oppfatte måten et salgssted er innredet som en indikasjon på varenes verdi, vil forbrukeren imidlertid ikke oppfatte innredningen som en indikasjon på varens opprinnelse. Til spørsmålet om distinktivitet, ble det videre slått fast at Apples butikker slik disse var gjengitt i søknaden, ikke skilte seg i tilstrekkelig grad fra andre elektronikkforretninger.

Saken ble anket til Bundespatentgericht, som under behandlingen av saken stilte følgende spørsmål til EU-domstolen:

1) Skal […] artikel 2 [i direktiv 2008/95] fortolkes således, at muligheden for beskyttelse af »en vares emballage« også omfatter en emballage, hvori der er inkorporeret en tjenesteydelse?

2) Skal […] artikel 2 og artikel 3, stk.1, [i direktiv 2008/95] fortolkes således, at et tegn, der gengiver en emballage, hvori der er inkorporeret en tjenesteydelse, kan registreres som varemærke?

3) Skal […] artikel 2 [i direktiv 2008/95] fortolkes således, at kravet om, at der skal kunne foretages en grafisk gengivelse, er opfyldt alene ved en tegning, eller med supplementer såsom en beskrivelse af emballagen eller absolutte størrelsesangivelser i metermål eller relative størrelsesangivelser med proportionsangivelser?

4) Skal […] artikel 2 [i direktiv 2008/95] fortolkes således, at beskyttelsesområdet for varemærker for detailhandelsvirksomheders tjenesteydelser er udvidet til også at omfatte varer, som detailhandleren selv har produceret?

EU-domstolen slo fast at for at noe skal kunne registreres som et varemerke, må det 1) utgjør et tegn; 2) som kan gjengis grafisk; og 3) som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andre virksomheters. (punkt 17) Det fremgikk da klart av ordlyden i varemerkedirektivet at en avbilding er et tegn som kan gjengis grafisk. (punkt 18) Avbildingen av et salgssted oppfylte da det første og det andre kravet, uten at det var nødvendig at avbildingen inneholdt opplysninger om størrelsen og proporsjonene til salgsstedet. Det var da heller ikke nødvendig å undersøke om avbildingen som en «gengivelse, der inkorporerer en tjenesteydelse», kan sidestille med «emballage» i direktivets artikkel 2. (punkt 19)

Gjengivelsen av en avbilding av innredningen av et salgssted var videre egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andre virksomheters varer og tjenester. (punkt 20) Det ble imidlertid reist spørsmål om tjenester som retter seg mot salg av varer som er fremstilt av søkeren, kan anses som tjenesteytelser i direktivets artikkel 2. EU-domstolen la til grunn at ingen av registreringshindringene i direktivet var til hinder for dette, forutsatt at disse tjenesteytelsene ikke inngikk som en integrert del av salget av disse varene. Apple hadde i søknaden og i rettsmøtet nevnt eksempler der det i forretningen ble foretatt fremvisning av utstilte varer på seminarer og lignende, noe som i seg selv kunne utgjøre ytelser mot vederlag som falt inn under begrepet «tjenesteytelser». (punkt 27)

I tillegg til kravene til at noe skal utgjøre et varemerke etter direktivets artikkel 2, er det i tillegg et krav til at merket må ha særpreg for de varer og tjenester som er angitt i registreringen, jf. artikkel 3 nr. 1 bokstav b. Spørsmålet om distinktivitet var ikke en del av forespørselen, og EU-domstolen nøyde seg med å bemerke at merkets særpreg skal bedømmes konkret, dels i forhold til de omhandlede varer og tjenester og dels i forhold til den oppfatning den relevante kundekretsen har av merket. (punkt 22) Det er derfor overlatt til Bundespatentgericht å vurdere hvorvidt merket har tilstrekkelig distinktivitet.

EU-domstolen avga deretter følgende svar på de henviste tolkningsspørsmålene:

Artikel 2 og 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at en gengivelse af indretningen af et salgssted for varer ved en enkel afbildning uden oplysning om størrelse eller proportioner kan registreres som varemærke for tjenesteydelser, der består i ydelser, der vedrører disse varer, men som ikke indgår som en integrerende del af salget af disse, på betingelse af, at gengivelsen er egnet til at adskille registreringsansøgningens ophavsmands tjenesteydelser fra andre virksomheders, og at ingen af de registreringshindringer, der er anført i nævnte direktiv, er til hinder herfor.

Høring om endringer i åndsverkloven – forslag om generell avtalelisens og gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv (2012/28/EU)

Kulturdepartementet sendte 1.7.2014 et notat med forslag om endringer i åndsverkloven ut på høring. De foreslåtte endringene knytter seg for det første til reglene om avtalelisens, i form av et forslag om innføring av en generell avtalelisensbestemmelse, etter modell fra Danmark og Sverige. I motsetning til eksisterende avtalelisensbestemmelser, som er begrenset til bestemte former for utnyttelse, vil en slik generell avtalelisens kunne utløse  rett til alle former for bruk, der det på et avgrenset område er inngått avtale med en representativ forvaltningsorganisasjon. Dette gjøres gjennom et nytt andre ledd til åvl. § 36:

«Avtalelisens kan også anvendes i tilfeller som ikke omfattes av paragrafene som er nevnt i første ledd, når en bruker på et nærmere avgrenset område har inngått avtale med organisasjon som nevnt i § 38a om bruk av offentliggjorte verk (generell avtalelisens). Dette gjelder likevel ikke om opphavsmannen overfor noen av partene i avtalen har nedlagt forbud mot bruk av verket, eller det ellers er særlig grunn til å anta at han motsetter seg bruk av verket.»

I tillegg foreslås det visse endringer i reglene om tvisteløsning knyttet til avtalelisens­bestemmelsene.

"Jeg fant, jeg fant. Hva fant du? Et hitteverk!"
(Tegning; Theodor Kittelsen)

For det andre foreslås regler om gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv (2012/28/EU) i norsk rett. Hitteverk («orphan works») er verk hvor man ikke klarer å finne rettighetshaver. Hitteverkdirektivet gir regler om en felleseuropeisk klareringsordning for utnyttelse av slike verk i digitale bibliotek tilhørende offentlige bibliotek, utdanningsinstitusjoner, museer, allmennkringkastere m.v. Direktivets hovedtanke er at slike institusjoner skal foreta et omfattende søk etter rettighetshavere, og om rettighetshaver ikke lokaliseres gis det rett til å utnytte verket på bestemte måter. Informasjonen om verket og søket skal deretter lagres i en felleseuropeisk database som skal være søkbar for tilsvarende institusjoner andre steder i EØS-området. 

Til sist foreslås en mindre endring om oppheving av den lovbestemte ordningen med et sakkyndig råd i åndsverkloven § 53.

Høringsfristen er satt til 12.9.2014.

Segway ruller mot degenerering

Kilde: Wikimedia Commons

Fra og med i dag er såkalte ståhjulinger, eller som VG skriver, "bedre kjent som segway", lovlig i Norge. SEGWAY er imidlertid et registrert varemerke, som innehas av den amerikanske produsenten Segway Inc. Segway er imidlertid på god vei til å bli den alminnelige betegnelsen på selv­balanserende kjøretøy, om det ikke allerede har blitt det. Språkrådet har riktignok foreslått den norske betegnelsen "ståhjuling", uten at det i vesentlig grad har begrenset bruken av segway som en generell betegnelse.

Etter varemerkeloven § 36 bokstav b skal et registrert vare­merke, som på grunn av «merkehaverens handlinger eller passivitet, er blitt den alminnelige betegnelsen innen bransjen for slike varer eller tjenester som det er registrert for», helt eller delvis slettes. Det klassiske eksempelet på slik degenerasjon er "aspirin" fra det tyske farmasiselskapet Bayer, som etter hvert ble en alminnelig betegnelse på acetylsalisylsyre. 

Segway er på god vei mot slik degenerering, noe innehaver av det norske agenturet ikke synes å være nevneverdig opptatt av. Immaterialrettstrollet lurer på om man muligens er mer opptatt av markedsføringseffekten - nå er jo tross alt "segway" lovlig i Norge.

U.S. Supreme Courts avgjørelse i Alice v. CLS Bank – er amerikansk patentrett på vei mot et krav til teknisk karakter etter europeisk modell?

Amerikansk patentrett har til nå godtatt patentering av forretningsmetoder som er implementert på en datamaskin, uavhengig av om oppfinnelsens nyhet ligger i selve forretningsmetoden. I dommen i Alice Corp. v. CLS Bank International, avsagt 19.6.2014, slår U.S. Supreme Court imidlertid enstemmig (9-0) fast at en generisk dataimplementering ikke er tilstrekkelig til å gjøre en abstrakt idé innholdsmessig patenterbar. 

Kilde: Wikimedia Commons

Saken omhandlet en fremgangsmåte for finansiell trading, hvor oppgjøret ble gjennomført via en tredjemann, slik at risikoen for betalingsmislighold ble redusert. Opp­finnelsen var patentert i fire patenter, som krevde opprinnelsen i form av flere frem­gangsmåte­krav, som utførte frem­gangs­måten på en datamaskin, flere system­krav, som rettet seg mot et datasystem som utførte frem­gangs­måten og flere programkrav, som rettet seg mot et datamaskinprogram som utførte frem­gangs­måten som var lagret på et fysisk medium.

CLS Bank tok i bruk tilsvarende fremgangsmåter i 2002, og inngikk etter hvert i forhandlinger med Alice Corp. om lisensiering av patentene. Da disse forhandlingene ikke førte frem, gikk CLS i 2007 til sak mot Alice Corp. med påstand om fastsettelsesdom på at patentene var ugyldige, samt at CLS ikke hadde gjort inngrep i dem. Alice Corp. gikk til motsøksmål med påstand om at CLS’ anvendelse utgjorde inngrep i patentene.

United States District Court for the District of Columbia avsa i 2011 dom hvor patentene ble kjent ugyldige etter den amerikanske patentloven § 101, fordi de rettet seg mot “an abstract idea” i form av et "basic business or financial concept", og at "a computer system" som bare var "configured to implement an abstract method” ikke var mer patenterbar enn "an abstract method that is simply ‘electronically’ implemented"

Saken ble anket til United States Court of Appeals for the Federal Circuit, som i 2012, under dissens 2-1, kom til motsatt resultat. Det ble her slått fast at en informasjonsteknologisk oppfinnelse er innholdsmessig patenterbar etter den amerikanske patentloven § 101 såfremt det ikke «manifestly evident that a claim is directed to a patent ineligible abstract idea» (s. 1352).

Saken ble tatt opp til fornyet behandling ved Federal Circuit i plenum (en banc), hvor retten i grove trekk delte seg 5-5. Avgjørelsen fra District Court, hvor patentene ble kjent ugyldige, ble derfor stadfestet. Saken ble deretter anket til U.S. Supreme Court.

Supreme Courts avgjørelse i Alice Corp. v. CLS Bank International
Etter den amerikanske patentloven § 101 skal patent meddeles til enhver som "invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof". Dette innebærer at en fysisk gjenstand, for eksempel en datamaskin, i prinsippet anses innholdsmessig patenterbar som et "product" etter § 101, uavhengig av hva maskinen gjør. Amerikanske domstoler har imidlertid lenge lagt til grunn at i alle fall "laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas" er utelukket fra patentbeskyttelse etter amerikansk rett. (slip. op. s. 5)

Clarence Thomas

Supreme Court, anført av dommer Thomas, tok utgangspunkt i sin tidligere avgjørelse i Mayo v. Prometheus, som omhandlet spørsmålet om en fremgangsmåte for dosering av medisiner ved måling av pasienters stoffskifte var patenterbar etter § 101. Det legges her til grunn at man ved spørsmålet om en oppfinnelse er patenterbar etter § 101 først skal (1) ta stilling til om patentkravene retter seg mot et noe som er unntatt fra patenterbarhet, typisk et naturlig fenomen eller en abstrakt idé, for deretter å (2) ta stilling til om kravene inneholder et oppfinnerisk konsept som omformer naturfenomenet eller den abstrakte ideen til en innholdsmessig patenterbar anvendelse av disse.

Mayo v. Prometheus – kriterium (1) – «abstract idea»
Hva angikk det første kriteriet, la Supreme Court til grunn at «[t]he abstract ideas category embodies the longstanding rule that an idea of itself is not patentable». (slip op. s. 7) Dette omfattet blant annet matematiske algoritmer (jf. Gottschalk v. Benson fra 1972 og Parker v. Flook fra 1978) og fremgangsmåter for finansiell «hedging» (jf. Bilski v. Kappos fra 2010). Patenthaver, Alice Corp., argumentert riktignok med at «abstrakte ideer» var begrenset til «preexisting, fundamental thruths that exist in principle apart from any human action (slip op. s. 10) Supreme Court fant imidlertid at dette sto i direkte motstrid til den tidligere avgjørelsen i Bilski v. Kappos, hvor en fremgangsmåte for finansiell «hedging» ble ansett som en abstrakt idé, selv om det her var snakk om «a method of organizing human activity» og ikke «a truth about the natural world that has always existed». (slip op. s. 10) Ut over dette fant Supreme Court ikke grunn til å ta nærmere stilling til hva som utgjorde en «abstrakt idé», ut over å konstatere at Bilskis fremgangsmåte for «hedging» måtte anses som «a fundamental economic practice». Alice Corps fremgangsmåte for oppgjør gjennom tredjemann skilte seg ikke vesentlig fra denne, da begge fremgangsmåtene falt «squarely within the realm of abstract ideas as we have used that term». (slip op. s. 10)

Mayo v. Prometheus – kriterium (2) – «inventive concept»
Hva angikk det andre kriteriet, la Supreme Court, med støtte i Mayo v. Prometheus, til grunn at et krav «that recites an abstract idea must include additional features features to ensure that the claim is more than a drafting effort designed to monopolize an abstract idea”. (slip. op. s. 11) Anvendelsen av en datamaskin kunne imidlertid i seg selv ikke gjøre en abstrakt idé til et oppfinnerisk konsept.

Supreme Court fant støtte for dette i tre tidligere avgjørelser. I Gottschalk v. Benson, som omhandlet en datamaskinstyrt fremgangsmåte for konvertering av binært kodede desimaltall til rene binærtall. Denne fremgangsmåten ble ansett som abstrakt idé, og anvendelsen av denne måtte derfor innebære en «new and useful application». Datamaskinimplementeringen av fremgangsmåten kunne imidlertid «be carried out in existing computers long in use»,  og bidro derfor ikke tilstrekkelig til et oppfinnerisk konsept. (slip. op. s. 11-12)

Det samme var tilfellet i avgjørelsen i Parker v. Flook, som omhandlet en fremgangsmåte for å anvende en matematisk formel for å beregne grenseverdier (relatert for eksempel til temperatur og trykk) som signaliserte ineffektivitet eller farlige nivåer i en katalysator. Den matematiske formelen ble også her ansett som en abstrakt idé hvor  datamaskinimplementeringen var helt konvensjonell. (slip. op. s. 11)

I avgjørelsen i Diamond v. Diehr ble derimot en datamaskinstyrt fremgangsmåte for vulkanisering av syntetisk gummi ansett innholdsmessig patenterbar. Dette ble gjort ved at den ubehandlede gummien ble plassert i en form som ble satt under trykk, og deretter varmebehandlet inntil gummien var vulkanisert. Denne prosessen ble tidligere utført ved at formen ble åpnet manuelt på bestemte tidspunkt, på grunnlag av en kjent matematisk algoritme. Dette var imidlertid ikke uproblematisk, fordi åpningen av formen gjorde målingen av temperatur som lå til grunn for beregningen, unøyaktig. Den patentsøkte oppfinnelsen løste dette problemet ved å måle temperaturen inne i formen, og programmerte en datamaskin til automatisk å åpne formen på riktig tidspunkt i henhold til algoritmen. Dette gjorde at fremgangsmåten matte anses som en oppfinnerisk anvendelse av den matematiske algoritmen. Annerledes formulert: “[T]he claims in Diehr were patent eligible because they improved an existing technological process, not because they were implemented on a computer.” (slip op. s. 13, kursivert her)

Dette innebar at “the mere recitation of a generic computer cannot transform a patent-ineligible abstract idea into a patent-eligible invention”. (slip op. s. 13) Man måtte da vurdere om “the claims … do more than simply instruct the practitioner to implement the abstract idea of intermediated settlement on a generic computer”. (slip op. s. 14) Dette var ikke tilfellet for fremgangsmåtekravene, da “the function performed by the computer at each step of the process” måtte anses som “purely conventional”. Bruk av en datamaskin for å “create and maintain shadow records amounts to electronic recordkeeping – one of the most basic functions of a computer. På samme måte matte “the use of a computer to obtain data, adjust account balances and issue automated instructions” anses som “computer functions” som var “well-understood, routine, conventional activites previously known in the industry”. Hvert skritt i fremgangsmåten gjorde da ikke noe annet enn å “require a generic computer to perform feneric computer functions” (slip op. s 15)

Det samme var tilfellet for systemkravene og programkravene, da disse på samme måte som fremgangsmåtekravene måtte anses å «add nothing of substance to the underlying abstract idea». (slip op. s 17) Alle kravene i saken ble da ansett ikke-patenterbare etter den amerikanske patentloven § 101, og Federal Circuits avgjørelse i saken ble stadfestet.

Hva er egentlig en «abstrakt idé» - innebærer Alice v. CLS et unntak for forretningsmetoder?
Det som  er klart etter Alice v. CLS Bank, er at implementering på en datamaskin ikke er tilstrekkelig til å gjøre en abstrakt idé innholdsmessig patenterbar. Dommen etterlater imidlertid flere ubesvarte spørsmål. Det første er hva som egentlig utgjør en «abstrakt idé». Supreme Court definerer ikke dette nærmere, men nøyer seg med å vise til tidligere avgjørelser som unntar matematiske metoder og en fremgangsmåte for finansiell «hedging» fra patenterbarhet som abstrakte ideer. Dette reiser spørsmål om forretningsmetoder mer generelt må anses som «abstrakte ideer» som er unntatt fra patenterbarhet.

Begrunnelsen for at Bilskis fremgangsmåte for «hedging» og Alices fremgangsmåte for oppgjør gjennom tredjemann utgjør en «abstrakt idé» synes imidlertid å være at disse utgjør «fundamental economic practices». Forstått på denne måten er det tilsynelatende fremgangsmåtenes altomfattende karakter, i den forstand at de omfatter så å si alle former for «hedging» og alle former for oppgjør gjennom tredjemann, som gjør dem til abstrakte ideer.

Flertallet av dommerne i Supreme Court synes også å være skeptiske til å trekke unntaket for abstrakte ideer så langt at det innebærer et forbud mot patentering av forretningsmetoder. I Bilski v. Kappos, avviste dommerne Kennedy, Roberts, Thomas og Alito et slikt unntak, og ga samtidig uttrykk for at slike metoder stort sett ville være innholdsmessig patenterbare. Dommerne Stevens, Ginsburg, Breyer og Sotomayor ville på sin side knesette et kategorisk unntak for forretningsmetoder. (Dommer Scalia gikk ikke inn for et slikt unntak, men gikk ikke fullt så langt som de fire førstnevnte dommerne i å anse forretningsmetoder patenterbare.) Dommerne Sotomayor, Ginsburg og Breyer, gjentar i sin tilleggsbemerkning i Alice v. CLS standpunktet om at «any claim that merely describes a method of doing business does not qualify as a process under § 101». Lest i sammenheng med Bilski v. Kappos, er dette åpenbart et standpunkt de øvrige dommerne ikke fullt ut kan slutte seg til.

Omforming fra abstrakt idé til oppfinnerisk konsept som et form for krav til teknisk karakter?
Det andre steget i Mayo-tilnærmingen – omformingen fra en abstrakt idé til et oppfinnerisk konsept – er, om mulig, enda mer uavklart. Det som er klart at implementeringen av en abstrakt idé på en datamaskin i seg selv, ikke er tilstrekkelig til å gjøre en oppfinnelse innholdsmessig patenterbar. Man må da ta stilling til hva som skal til ut over en ren implementering på en datamaskin.

Én måte å forstå kravet til omforming til et oppfinnerisk konsept, er som en forutsetning om at patentkravene ikke skal «uttømme» utnyttelsen av en abstrakt idé, og dermed gi patenthaver en enerett til å utnytte den abstrakte ideen. Det vil da muligens være tilstrekkelig at utnyttelsen av en abstrakt idé er begrenset til visse former for utnyttelse på en datamaskin, for eksempel utnyttelse på en bestemt datamaskinarkitektur. Et slikt krav fremstår imidlertid noe vilkårlig, da det er vanskelig å forstå hvorfor for eksempel begrensning til implementering på en x86-arkitektur utgjør noen reell begrensning. Man må i så fall kreve en mer omfattende begrensning.

"When I use the word "technical", it means just
what I choose it to mean - neither more nor less."

Henvisningen til at oppfinnelsen i Diamond v. Diehr ble ansett patenterbar fordi den forbedret «an existing technological process» leder imidlertid tankene i retning av et form for krav til teknisk karakter etter europeisk modell. Av amerikanske kommentarer til Alice v. CLS Bank, argumenterer blant annet Chisum for en slik forståelse av dommen. Hva dette egentlig vil innebære, er imidlertid uklart. I og med at det neppe er meningen å utelukke alle forretningsmetoder fra patenterbarhet, må "a technological process" nødvendigvis være noe mer enn en ren datateknisk implementering. Når man tar i betraktning vanskelighetene ved å fastlegge hva som anses som "teknisk" i europeisk praksis, er dette muligens en vurdering man i amerikansk rett vil være bedre tjent med å gjøre uavhengig av begreper som "technological" og "teknisk".

Dette reiser imidlertid et tredje spørsmål, relatert til forholdet mellom innholdsmessige kravene og de kvalitative kravene til patenterbarhet. For at en patentsøkt frembringelse skal være patenterbar, må den ikke bare oppfylle kravene til innholdsmessig patenterbarhet i den amerikanske patentloven § 101 og EPC artikkel 52. Frembringelsen må også kvalitativt sett være ny og skille seg vesentlig fra det som er kjent på søknadstidspunktet, jf. den amerikanske patentloven §§ 102 og 103 og EPC artikkel 54 og 56.

Både oppbygningen av den amerikanske patentloven og EPC legger tilsynelatende opp til en trinnvis vurdering, hvor man først vurderer om en patentsøkt frembringelse er innholdsmessig patenterbar etter § 101 og artikkel 52, og deretter vurderer om denne er ny og har oppfinnelseshøyde etter §§ 102 og 103 og artikkel 54 og 56. Dette kan man betegne som en helhetstilnærming, da begge vurderingene foretas for oppfinnelsen som helhet.

Ved å legge vekt på at implementeringen av fremgangsmåten for oppgjør via tredjemann «merely require generic computer implamentation» trekker Supreme Court tilsynelatende en nyhetsvurdering inn i vurderingen av om oppfinnelsen er innholdsmessig patenterbar etter § 101. (se tilsvarende uttalelsene om at implementeringen var «conventional», slip op. s. 11, 12 og 15) Man forutsetter med dette tilsynelatende at implementeringen i seg selv må være ny og ha oppfinnelseshøyde.

Amerikansk rett har imidlertid lenge vært skeptisk til denne typen utelukkelsestilnærminger, hvor man forutsetter at bare deler av en patentsøkt frembringelse kan bidra til nyhet og oppfinnelseshøyde. Problemet er imidlertid at et substansielt krav til implementering av en abstrakt idé på en datamaskin på mange måter vil forutsette en reell vurdering av hva implementeringen består i. Dersom man forutsetter at implementeringen skal være noe mer en generisk eller konvensjonell implementering på en datamaskin, kan det imidlertid være vanskelig å komme unna en vurdering av om implementeringen er ny og har oppfinnelseshøyde.

Ut over å slå fast at implementering av en abstrakt idé på en datamaskin i seg selv ikke er tilstrekkelig, er Alice v. CLS imidlertid så åpent formulert at den videre utviklingen kan bli alt fra en forsiktig justering av dagens praksis til en mer radikal endring i europeisk retning. Immaterialrettstrollet heller i retning av det første, men rettstilstanden som Supreme Court etterlater seg er likevel såpass uavklart at han ikke vil bli overrasket om domstolen får en ny sak om informasjonsteknologiske oppfinnelser til behandling innen tre-fire år.

Tyv over tyv? Utenforstående tredjemann registrerer «The Thief» foran Stordalens hotell på Tjuvholmen

VG melder at en utenforstående tredjeperson har registrert varemerket "The Thief" foran Peter Stordalens hotell på Tjuvholmen med samme navn. Registreringen gjelder for vare- og tjenesteklassene 36 (forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom), 43 (beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering) og 44 (medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester). Dersom registreringen opprettholdes, vil innehaver av merket kunne nekte Stordalens hotell å benytte navnet "The Thief", eller eventuelt kreve lisens for dette. Patentstyret har i sin avgjørelse av 10.6.2014, avvist Choices innsigelser mot registreringen, og opprettholdt denne. 

Kilde: Wikimedia Commons

Innsigelsene var basert på at søker på søknandtidspunktet kjente til at Choice hadde tatt i bruk "The Thief" som sitt varemerke og at registreringen dermed var i strid med god forretningsskikk, jf. vml. § 16 bokstav b. 

I konseptutviklingen av hotellet hadde Choice i 2011 testet navnet "The Thief" blant publikum, blant annet i form av en epost til medlemmer av sin egen fordelsklubb, Nordic Choice Club. Av emnefeltet og innholdet fremgikk det at det var snakk om en test av navn, samt at arbeidet fremdeles var «på skissestadiet ennå» og at hotellnavnet ikke «er endelig avgjort og heller ikke offentlig ennå». Det fremgikk videre at forutsetningen var at testen ble sendt ut til et begrenset nettverk og at den ikke er ment for andre. Det ble videre  presisert at det ble satt pris på "om du ikke sprer dette videre". Varemerkesøknaden ble angivelig sendt inn samme dag som eposten ble sendt, og Choice anførte at søker hadde gjort dette på grunnlag av informasjonen i eposten. Patentstyret fant imidlertid at denne og andre markedsundersøkelser ikke innebar at merket "The Thief" var  "tatt i bruk" på søknadstidspunktet.

Patentstyret utelukker imidlertid ikke at det «rent unntaksvis kan foreligge sterke reelle hensyn som tilsier at bestemmelsen også skal få anvendelse før merket er tatt i bruk. Et slikt tilfelle kan tenkes der det er hevet over enhver tvil at en part har kjent til de omfattende forberedelsene og så tilegnet seg merket med den hensikt å skape en forhandlingssituasjon.» Dette var imidlertid ikke tilfellet her, idet eventuell ond tro i saken måtte «baseres på en sannsynlighetsanalyse av indisier».

Patentstyret synes her å oppstille et mulig unntak fra vml. § 16 bokstav b, basert på styrken i bevisene for at søker har kjent til omfattende forberedelser for varemerkebruk og deretter registrert merket i ond tro. Dersom noen åpent har gjort omfattende forberedelser for varemerkebruk og noen andre deretter registrerer merket, synes det rimelig at den som har gjort forberedelsene selv bør bære risikoen for dette. Patentstyrets unntak synes derfor å være ment for å verne situasjoner der registreringen er foranlediget av en form for misbruk av fortrolige opplysninger. Det virker da noe søkt å oppstille et slikt forhøyet beviskrav.

Immaterialrettstrollet lurer på om en slik regel i realiteten sprenger rammene for vml. § 16 bokstav  b, og om det muligens bør være opp til den som forbereder bruk av et varemerke å registrere dette tidligere i forberedingsfasen.