Har dere mere potetgull; ja, det har vi faktisk - POTETGULL har ikke særpreg som varemerke

Potetgull® Potetgull

Oslo tingrett traff 30.9.2015 dom i sak mellom Orkla (som markedsfører Kims) og Estrella Maarud Brands og Maarud AS (Maarud) knyttet til gyldigheten av Maaruds registrerte varemerke POTETGULL. Tingretten slo fast at «potetgull» både manglet særpreg og måtte anses beskrivende for potetskiver stekt i olje. Varemerket POTETGULL ble derfor kjent ugyldig etter varemerkeloven § 35.

Maarud har siden 1938 brukt betegnelsen «potetgull» på sine potetskiver stekt i olje. Produksjonen ble riktignok stanset under krigen, men ble tatt opp igjen på 50-tallet. I 1997 søkte Maarud om registrering av ordmerket POTETGULL, men søknaden ble trukket etter protest fra blant annet Sætre AS. I 2009 søkte Maarud igjen om registrering av POTETGULL, og dette ble i 2010 registrert som varemerke 254745 for  klasse 29 Snackprodukter basert på poteter.

Orkla gikk i 2015 til søksmål for å få kjent registreringen ugyldig, da de anså at «potetgull» ikke var egnet til å skille Maaruds varer fra andre potetgullprodusenters varer og at «potetgull» dessuten var en beskrivende betegnelse for potetbasert snacks.

For at et varemerke skal kunne registreres må det etter varemerkeloven §14 andre ledd bokstav a og b ikke bestå av et tegn som angir varens art mv. eller utgjør en sedvanlig betegnelse for varen. Dersom varemerket ikke oppfyller disse kravene, kan det kjennes ugyldig etter varemerkeloven § 35.

Oslo tingrett slo fast at «potetgull» var et sammensatt ord, hvor «potet» var fullt ut beskrivende, og «gull» hadde en «fremtredende beskrivende karakter». (s. 9) Retten la derfor til grunn at ordmerket «potetgull» allerede da det ble tatt i bruk var svakt i varemerkerettslig forstand. Dette var imidlertid ikke avgjørene for vurderingen på søknads- og registreringstidspunktet (hhv. i 2009 og 2010)

Det samme gjaldt Maaruds bruk av betegnelsen «potetgull» før registrering. Retten fant likevel at denne bruken var egnet til å kaste lys over merkets særpreg på registreringstidspunktet (s. 9).

Potetgull(?)

Retten la til grunn at Maarud var enerådende på det norske markedet frem til en gang på 60-tallet, og at en markedsandel på 60-tallet på om lag 75% gradvis hadde blitt redusert til 55% i dag. I denne perioden hadde Maarud, etter rettens syn, i stor grad brukt betegnelsen «potetgull» på en måte slik at det var lagt opp til at forbrukerne skulle oppfatte denne som beskrivende. Maaruds innpakninger fremhevet i tillegg til «potetgull» firmanavnet Maarud. I tillegg ble «potetgull» i en periode på 60-tallet trykket på posen på samme måte, og i det samme  karakteristiske billedmerket, som man skrev MAARUD OSTEPOP, MAARUD POPCORN, MAARUD BACONGULL etc.  Etter rettens oppfatning ga Maarud med dette forbruker et klart inntrykk av at potetgull var beskrivende for produktet potetchips.

Til sist trakk retten frem en rekke eksempler på at «potetgull» rent faktisk blir brukt som en beskrivende betegnelse på potetskiver stekt i olje. Denne omfattende beskrivende bruken innebar i følge retten at hensynet til friholdelse gjorde seg gjeldende i den forstand at man bør unngå monopolisering av ord som i så stor utstrekning benyttes som beskrivende for et vareslag. (s. 11)

Det var i saken fremlagt fem markedsundersøkelser knyttet til hvordan publikum oppfattet ordet «potetgull». Det var noe uenighet blant de sakkyndige knyttet til angivelige svakheter ved disse undersøkelsene. Retten fant likevel at undersøkelsene i det store og det hele støttet opp under de øvrige momentene som tilsa at «potetgull» manglet særpreg. (s. 12-16)

Retten kom etter dette at til at «potetgull» manglet særpreg og var beskrivende på registreringstidspunktet. Registreringen av varemerket POTETGULL ble dermed kjent ugyldig.

Orkla hadde imidlertid i tillegg begjært fastsettelsesdom for at de kunne bruke betegnelsen «potetgull» i sin markedsføring uten å krenke Maaruds rettigheter. Kravet var dels basert på at bruk av betegnelsen «potetgull» ikke var i strid med varemerkeloven § 4 fordi vern hverken forelå som følge av registrering eller innarbeidelse. Uansett kunne Orkla bruke betegnelsen «potetgull» i medhold av varemerkeloven § 5. Til sist ble det gjort gjeldende at bruken heller ikke var i strid med markedsføringsloven §§ 25 og 30.

Gitt Maaruds tilkjennegivelse i brevs form av at de ville anse enhver bruk av betegnelsen «potetgull» som illojalt og i strid med varemerkeloven og markedsføringsloven, måtte Orkla anses å ha et reelt behov for å få prøvd spørsmålet. jf. tvisteloven § 1-3 andre ledd.

Retten la imidlertid til grunn at selv om man skulle komme til at Orklas bruk av «potetgull» var lovlig etter varemerkeloven, måtte man fortsatt vurdere om bruken var i samsvar med markedsføringsloven. Dette forutsatte en vurdering av fremtidige forhold som det var vanskelig å ha full oversikt over på domstidspunktet. Det var derfor ikke mulig å ta stilling til hvorvidt en eventuell fremtidig bruk ville være i strid med markedsføringsloven §§ 25 eller 30.  Kravet om fastsettelsesdom ble derfor avvist på grunn av manglende rettslig interesse.

Immaterialrettstrollets betraktninger

For dette av Immaterialrettstrollets hoder fremstår avgjørelsen umiddelbart som et riktig resultat. Han er muligens farget av en oppvekst der potetgull var potetgull, uavhengig av hvilken produsents navn som var trykket på posen. (Det har riktignok blitt fortalt ham at på Vestlandet er «potetgull» nærmest et fremmedord, og at den generiske betegnelsen er «chips») Uavhengig av dette fremstår dommens konklusjon om at «potetgull» både brukes og oppfattes som en beskrivende betegnelse for  potetskiver stekt i olje, som godt dokumentert.

Med dette skulle man tro at saken var avgjort og at Kims og andre fritt kan kalle sine potetchips for «potetgull». (At man kan bruke «potetgull» som en alminnelig språklig betegnelse er allerede klart, uavhengig av varemerke­beskyttelsen.) Så enkelt er det imidlertid ikke.

Selv om POTETGULL er kjent ugyldig som registrert varemerke, kan merket - i alle fall i teorien - fortsatt ha vern som innarbeidet varemerke etter varemerkeloven § 3 tredje ledd. Legger man dommens argumentasjon til grunn jobber Maarud imidlertid i motbakke her. Oslo tingrett konstaterer i tillegg av eget initiativ at de mener POTETGULL ikke har vern gjennom innarbeidelse. (s. 17) Dette er imidlertid ikke rettskraftig avgjort i dommen, og kan derfor i prinsippet gjøres til gjenstand for en ny sak.

Mer interessant er spørsmålet om Kims og andres eventuelle bruk av betegnelsen «potetgull» er i strid med god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 25 eller innebærer etterligning av en annens produkt i strid med markedsføringsloven § 30. Vurderingen etter disse bestemmelsene er etter omstendighetene en annen enn vurderingen om «potetgull» kan registreres eller innarbeides som varemerke. 

Selv om markedsføringslovens bestemmelser derfor supplerer, og etter omstendighetene går lenger enn, varemerkelovens bestemmelser, bør man imidlertid vise forsiktighet ved anvendelse av markedsføringslovens bestemmelser på forhold av lignende karakter som er omhandlet i varemerkeloven når vilkårene i denne ikke er oppfylt. (Se Rt. 1995 s. 1908 som argumenterer tilsvarende mht. forholdet mellom markedsføringslovens generalklausul [nå: mfl. § 25]  og lovens spesialbestemmelser) I alle tilfelle vil friholdelsesbehovet av merket «potetgull» få betydning for vurderingen etter markedsføringsloven.

Full disclosure: Et annet av Immaterialrettsrollets hoder, Vincent Tsang, jobber i Advokatfirmaet Grette, som representerte Orkla i saken. Han har ikke vært involvert i utarbeidelsen av dette innlegget.

BGH: Lindts sjokoladebjørner innpakket i gullpapir innebærer ikke inngrep i Haribos ordmerke GOLDBÄREN

Bundesgerichtshof avsa 23.9.2015 dom hvor det ble slått fast at salg og markedsføring av Lindts sjokoladebjørner innpakket i gullpapir ikke innebærer inn­grep i Haribos ord­merke GOLDBÄREN. (Dommen er ennå ikke tilgjengelig, men BGH har sendt ut en pressemelding)

Haribo selger og markedsfører vingummibjørner under navnet GOLDBÄREN, og er innehaver av ordmerkene GOLDBÄR (gullbjørn) og GOLDBÄREN (gullbjørner). Lindt selger og markedsfører sjokoladefigurer innpakket i gullpapir. Mest kjent er muligens sjokoladekaninene, men Lindt selger også sjokoladebjørner i gullpapir.

Deler av nyhetsdekningen av saken (eks. BBC) kan gi det feilaktige inntrykk at saken dreier seg om forvekslbarhet mellom Haribos gul(l)fargede vingummibjørner og Lindts bjørner pakket i gullpapir. Dette er ikke riktig. Hovedspørsmålet i saken var om det forelå  forvekslbarhet mellom Haribos registrerte ordmerke GOLDBÄREN og Lindts sjokoladebjørner pakket i gullpapir – altså en sammenligning mellom et ord, og de assosiasjoner dette gir, og en tredimensjonal figur. Dette innebar at den relevante sammenligningen måtte foretas mellom figuren og ordmerket, ikke mellom figuren og produkter som ble solgt under merket GOLDBÄREN, typisk gule  vingummibjørner.

Sammenligning bjørn v. bjørn er uten betydning for
inngrepsvurderingen for ordmerket GOLDBÄREN.

BGH la til grunn at en forvekslbarhet mellom et ordmerke og en tredimensjonal figur måtte bestå i forvekslbarhet knyttet til meningsinnholdet. («Ähnlichkeit im Bedeutungsgehalt») Dette innebar at det registrerte ordmerket var den nærliggende betegnelsen på den påståttt inngripende figuren. Her måtte man imidlertid anvende en streng standard, fordi et ordmerke ellers kunne innebære et monopol på en hel produktgruppe.

Dette var ikke tilfellet, da de mest nærliggende betegnelsene på Lindts sjokoladebjørn snarere var «teddy», «sjokoladebjørn» og «sjokolade-teddy». Haribo hadde riktignok også registrerte merket GOLD-TEDDY. Dette var imidlertid gjort etter at Haribo ble klar over at Lindt var i ferd med å lansere sin sjokoladebjørn på markedet. Å håndheve dette merket overfor Lindt ville derfor være i strid med god forretningsskikk (wettbewerbswidrige Behinderung), jf. den tyske Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) § 4 nr. 10. (som tilsvarer den norske markedsføringsloven)

Haribos registrerte figurmerke

Haribo hadde også registrert et figurmerke, bestående av en gul bjørn. Men heller ikke denne kunne anses forvekslbar med Lindts sjokoladebjørn. Til sist hadde Haribo fremmet krav etter UWG § 4 nr. 9 (som dels tilsvarer den norske markedsføringsloven § 30) om at Lindts sjokoladebjørn utgjorde en produktetterligning av med Haribos gule vingummibjørn.  Heller ikke dette kravet nådde frem.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Avgjørelsen er egnet til å illustrere at også sammenligningsvurderingen i varemerkeretten – i likhet med de øvrige immaterialrettighetene – forutsetter en form for abstraksjonsvurdering. Registrering eller innarbeidelse av et ordmerke verner for eksempel ikke bare mot identisk eller forvekslbar utnyttelse av et registrert ordmerke i form av andre ord eller sammensetninger av ord, men også andre tegn som omfattes av meningsinnholdet til dette ordet. I norsk rett har dette særlig vært drøftet knyttet til spørsmål om motivbeskyttelse, dvs. knyttet til beskyttelse av motiv gjengitt i figurmerker eller kombinerte merker, for eksempel Pumas puma. (se for eksempel Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett 2011 s. 404-407) 

Som BGH også påpeker, er det imidlertid grunn til å utvise forsiktighet når det gjelder forveksling med tredimensjonale figurer. I motsatt fall vil et halvveis beskrivende merke som GOLDBÄREN innebære et monopol på en hel produktgruppe. I så fall må det være snakk om et sterkere merke en GOLDBÄREN, og hvor risikoen for forveksling er mer åpenbar.

"Potetgull" og andre varemerker kan fritt brukes som alminnelige språklige betegnelser

Potetgull® Potetgull

VGNett melder at Maarud ber VGs Vektklubb om å slutte å bruke betegnelsen «potetgull» på sprø, stekte flak av poteter. Maarud påberoper seg at Potetgull® er selskapets innarbeidede og registrerte varemerke, og «ber derfor for fremtiden [VG om å] bruke de mer korrekte betegnelsene «snacks» eller «potetchips» når kategorien eller produktgruppen skal omtales».

Innehaver av et varemerke får etter varemerkeloven §4 rett til å nekte andre å bruke identiske eller forvekslbare merker i næringsvirksomhet. Som bruk anses blant annet å sette merket på varer eller emballasje, tilby tjenester under merket og å bruke tegnet på forretningspapirer og i reklame. Fellesnevneren er imidlertid at varemerkebruken må skje i en eller annen form salg eller markedsføring i vid forstand. Innehaver av et varemerke kan ikke nekte andre å bruke et varemerke som en beskrivende betegnelse i alminnelig språkbruk!

Samtidig kan man på mange måter forstå varemerkeinnehaveres ønske om å kontrollere bruken av sine varemerker som alminnelige betegnelser. Slik bruk kan nemlig gjøre at merket etter hvert blir beskrivende for de varer eller tjenester det brukes for å markedsføre, og dermed mister det rettslige vernet for varemerket. Kjente eksempler er «aspirin» for acetylsalisylsyre og «thermos» for vakuumflasker med isolerende vegger. Oslo tingrett avsier snart dom i sak mellom Maarud og Orkla (som er selger Kims), hvor Orkla har gått til sak for å få kjent  ordmerket POTETGULL ugyldig. Så når saken er avsluttet kan man kanskje legge til «potetgull» til listen.

Potetgull?

Grep varemerkeinnehaver kan ta for å forsøke å forhindre slik degenerasjon er for eksempel å markedsføre produktet med både varemerket og den generiske betegnelsen (f.eks. «Aspirin acetylsalisylsyre» eller «Aspirin hodepinetabletter» ). Til tider går man også lenger. Representanter for Coca-Cola Company har for eksempel i flere tiår reist rundt i USA og tatt stikkprøver av om utsalgssteder ikke selger Pepsi eller tilsvarende når kunden ber om «Coke» eller «Coca-Cola». I 2013 lyktes Google i å få tatt ordet «ogooglebar» ut av en liste av nyord som skulle inn i en svensk ordbok. (Enkelte varemerkeinnehavere synes riktignok å gå den andre veien, når de gjennom reklamekampanjer oppfordrer publikum til å bruke eget merke mer eller mindre beskrivende, for eksempel gjennom en oppfordring om å  «vippse» penger.)

Så lenge slike betegnelser bare blir brukt i alminnelig språkbruk, er dette imidlertid ikke mer enn et fromt ønske fra varemerkeinnehaver. VG og andre kan derfor trygt fortsette å bruke «potetgull» som en betegnelse på spør, stekte potetflak.

Kan blasfemiske varemerker stride mot «offentlig orden og moral»?

Det ene av Immaterialrettstrollets hoder var nylig i Polen, og smakte der på en helt fantastisk Belgian India Pale Ale kalt «Pantokrator». Ølet har imidlertid skapt noe av et oppstyr i hjemlandet. «Pantokrator» kan løselig oversettes til «Den allmektige», og er en betegnelse som blant så å si utelukkende brukes om Gud. En rekke grupper, blant annet gresk-ortodokse kristne og greske katolikker samt flere verdslige aktører har derfor reagert på bruken av Pantokrator som betegnelse på et øl, og har gått til domstolen for å forby bruken. (Pantokrator Hotel synes derimot å være greit.)

Selv om blasfemiske ytringer ikke lenger er straffbare etter norsk rett etter opphevelsen av strl. § 142 (og i praksis ikke har vært det på en god stund), kan blasfemiske varemerker likevel likevel tenkes å stride mot «offentlig orden eller moral» etter vml. § 15 første ledd bokstav a.

Dette har fått Immaterialrettstrollet til å lure på i hvilken grad tilsynelatende blasfemiske merker kan nektes registrert etter vml. § 15 første ledd bokstav a. Vil for eksempel varemerker som «Muhammed», «Allah» eller «Jahve» kunne registreres i Norge? Og har det i så fall betydning hvilke klasser den registreres i? 

Hva tenker Immaterialrettstrollets lesere?

Kan man innarbeide et varemerke uten å innarbeide særpreg?

Den 9. juni 2015 traff Klagenemnda for industrielle rettigheter avgjørelse i sak VM 14/103 hvor Patentstyrets avslag på registrering av Burberrys kjente rutemønster for diverse telefonrelaterte varer i klasse 9 ble opprettholdt. Trollet kjenner ikke til faktum i saken, herunder hvilke dokumenter som søker har sendt inn til Klagenemnda, men har notert seg en mulig interessant juridisk "spissfindighet" i avgjørelsens avsnitt 32 hvor det fremkommer følgende:

"Endelig har klager anført at merket nyter såkalt kodakvern. Formålet med bestemmelsen som reguleres av varemerkeloven § 4 annet ledd, er å gi velkjente varemerker vern mot at yngre merker drar urettmessig veksler på det eldste merkets berømthet og utsetter det for slitasje slik at det over tid får svekket sin blikkfangeffekt, jf. Lassen/Stenvik Kjennetegnsrett 2011, s s363-364. Dette innebærer at vernet til velkjente merker strekker seg utover de varene og tjenestene det er registrert for, men det kvalifiserer ikke dermed automatisk til en registrering for de aktuelle varene".

Det kan synes som om Klagenemnda ikke finner det nødvendig å ta stilling til hvorvidt det søkte merket har innarbeidet et såkalt kodakvern som også omfatter de aktuelle varene i klasse 9, noe som Klagenemda ikke synes å utelukke, men nøyer seg med å nedtone relevansen (eller kan det være vekten) av et eventuelt kodakvern. For som Klagenemnda helt korrekt påpeker så dreier kodakvernet seg formelt om spørsmålet om beskyttelsesomfang, og ikke om registrerbarhet.

Den som tar en rask titt i varemerkedirektivets artikkel 3(3) vil imidlertid fort oppdage at direktivet ikke bare åpner for, men forbyr medlemslandene å nekte registrering av varemerker på grunn av manglende særpreg etter 3(1)(b) dersom det søkte merket har "acquired a distinctive character".

Trollet har mange ganger lurt på hva det er som egentlig ligger i denne muligheten til å "acquire distinctive character", og gått ut ifra at det egentlig i bunn og grunn er tale om en form for varemerkerettslig innarbeidelse, jfr. Rt. 2005 s. 1601 (GULE SIDER). Videre har Trollet antatt at det ikke nødvendigvis stilles krav til en innarbeidelse av varemerkerettslig vern, men kun til en innarbeidelse som muligens kan ha et noe mindre omfang.

Klagenemndas uttalelse i sak VM 14/103 kan imidlertid tyde på at Trollet har vært i rettsvillfarelse da kodakvern jo nettopp forutsetter en innarbeidelse som går langt ut over den alminnelige innarbeidelse av varemerkerettslig vern. Når selv en slik innarbeidelse ikke anses som tilstrekkelig til å oppfylle kravet til "acquired distinctiveness" i varemerkedirektivets artikkel 3(3) så må det antas at slik innarbeidelse av distinktivitet neppe er en dans på roser etter norsk rett.

En annen mulig forklaring kan også være at Klagenemnda rett og slett har sett bort ifra varemerkedirektivets artikkel 3(3) og bestemmelsens adgang til innarbeidelse av distinktivitet, men kun basert seg på det som kan minne om "formaljuridiske" betraktninger rundt varemerkeloven § 4 annet ledd. Glemt er muligens også Høyesteretts ord i Rt. 2005 s. 1601. Dette blir imidlertid kun spekulasjoner fra Trollets side, og slikt bør ikke nettroll drive med.

Supreme Court avviser anke i Oracle v. Google: Funksjonelt opphavsrettslig vern for Javas APIer består i amerikansk rett

Den 9.5.2014 avsa Federal Circuit dom i Oracle v. Google. (Omtalt av Immaterialrettstrollet her) Saken omhandlet spørsmålet om Javas APIer er opphavsrettslig beskyttet, og Federal Circuit kom til at dette var tilfellet.

Avgjørelsen ble anket til Supreme Court, som nå har nektet anken fremmet. Dette innebærer at Federal Circuits avgjørelse blir stående, og saken sendes tilbake til førsteinstansdomstolen, som må ta stiling til om Googles bruk av Oracles APIer utgjør et opphavsrettsinngrep og om bruken i så fall utgjør «fair use».

«Fair use» er et lovfestet unntak fra opphavsretten i den amerikanske opphavsrettsloven § 107, som tillater «rimelig» («fair») bruk av et åndsverk uten samtykke fra opphavsmannen, til bruk blant annet (men ikke begrenset) til kritikk, journalistikk og undervisning. Ved vurderingen av om en bestemt bruk av et opphavsrettsbeskyttet verk utgjør «fair use» skal man blant annet ta i betraktning 1) formålet med og karakteren av bruken, herunder om bruken er kommersiell; 2) karakteren til det opphavsrettsbeskyttede verket; 3) hvor stor del av det opphavsrettsbeskyttede verket som er utnyttet; 4) hvordan bruken påvirker den reelle eller potensielle markedsverdien til det opphavsrettsbeskyttede verket. For APIer vil det særlig være karakteren av disse som verktøy for interoperabilitet (2) som tilsier at bruken av disse kan utgjøre «fair use».

Selv om det er fullt mulig å argumentere for at visse typer bruk av  en opphavsrettsbeskyttet API utgjør slik «fair use» av et opphavsrettsbeskyttet datamaskinprogram, er dette et argument det kan være vanskelig å nå frem med; og som det uansett vil være kostbart å få prøvd rettslig.

Den amerikanske opphavsrettsbeskyttelsen av funksjonelle elementer i datamaskinprogrammer skiller seg ganske markant fra den europeiske tilnærmingen til tilsvarende spørsmål. I C-406/10 SAS v. World Programming legger EU-domstolen nemlig til grunn at hverken et programs funksjonalitet, filformater eller det programm­erings­språk programmet uttrykkes i, utgjør opphavs­rettslig beskyttede elementer i et datamaskinprogram. 

SAS var innehaver av programvare­systemet SAS analytical software system - et integrert sett av programmer som lot brukeren utføre en rekke av databehandlingsoppgaver, hovedsakelig i form av statistisk analyse. Sentralt i dette program­vare­systemet lå «Base SAS», som lot brukeren skrive og kjøre egne bruker-programmer («scripts») for å lettere kunne behandle data. Disse var skrevet i et eget programnmeringsspråk – «SAS language».

Uten å ha tilgang til koden til SAS analytical system, hverken i form av den originale kildekoden eller gjennom dekompilert maskinkode, utviklet World Programming sitt eget program for statistisk analyse - World Programming System (WPS). Dette ble gjort gjennom å studere dokumentasjonen og gjennom å analysere hvordan SAS analytical system fungerte. WPS hadde tilsvarende funksjonalitet som SAS analytical system, og tillot på samme måte brukeren å skrive egne programmer i SAS’ programmeringsspråk.

EU-domstolen slo fast at opphavsrettsvernet av datamaskinprogrammer etter program­vare­direktivet omfattet kildekoden, maskinkoden og dokumentasjonen til programmet. (punkt 35 og 37) Dersom vernet også skulle utstrekkes til å omfatte funksjon¬elle elementer, ville dette derimot innebære en mulighet til å monopolisere ideer, noe som kunne hemme den tekniske utviklingen. (punkt 41)

Java Jawa

EU-domstolen påpekte at en av de fremhevede fordelene ved opphavsrettslig beskyttelse av datamaskinprogrammer i kommi­sjonens direktivforslag, nettopp var at opphavsrettsvernet er begrenset til den konkrete utformingen av et program og dermed ikke forhindrer andre fra å frem­bringe tilsvarende eller identiske programmer så lenge det ikke skjer gjennom en direkte kopiering av det opphavs­retts­beskyttede programmer. (punkt 41) EU-domstolen la derfor til grunn at «hverken et edb-programs funktion­alitet eller det programmeringssprog og det datafilformat, der anvendes i et edb-program til at udnytte visse af dets funktioner, udgør en form, hvori dette edb-program udtrykkes, hvorfor det ikke i kraft heraf er ophavsretlig beskyttet som edb-program». (punkt 46)

EU-domstolen tok riktignok ikke stilling til om dette også gjaldt når man ikke bare hadde skrevet et tilsvarende program med samme funksjonalitet, men også (som Google i Oracle v. Google) hadde kopiert den «deklarerende» koden til et API. Skal man følge EU-domstolens resonnement vil det imidlertid være nærliggende å si at denne koden utelukkende gir uttrykk for et data­maskin­programs funksjonalitet på et abstrakt nivå, og derfor ikke er opphavsrettsbeskyttet.

Ingen Kvikk Lunch for KitKat; Generaladvokaten knekker Nestlés krav om varemerkebeskyttelse av sjokoladeplaten «KitKat» i to.

«Have a break – have a KitKat», sier reklamen. Generaladvokaten gir imidlertid ikke Nestlé noen Kvikk Lunch i sak C-215/14. 

Nestlé selger og markedsfører sjokoladen KitKat - en kjekssjokolade som består av fire «fingre» som kan brekkes av én etter én. Sjokoladen har påtrykt et figurmerke med påskriften «KitKat» I 2010 søkte Nestlé om registrering av et tredimensjonalt merke i Storbritannia, bestående av sjokoladeplaten uten logo. Det søkte merket skilte seg derfor fra den solgte varen ved at det ikke var påtrykt figurmerket med teksten «KitKat».

I 2011 fremmet Cadbury innsigelse mot registreringen. Cadburys eier Mondelez står  også bak Freias Kvikk Lunsj, som har tilsvarende utforming som Nestlés KitKat, og som også selges i Storbritannia, om enn i små kvanta. Kvikk Lunch ble første gang solgt i 1937 og var en ganske åpenbar kopi av KitKat, men ble angivelig utviklet med samtykke fra produsenten av KitKat. En varemerkeregistrering av formen på KitKat uten logoen, vil i praksis innebære at Mondalez ikke kan selge og markedsføre Kvikk Lunch i Storbritannia.

Søknaden ble avvist av det britiske patentkontoret. Etter anke til High Court ble det besluttet å forelegge tre prejudisielle spørsmål for EU-domstolen. Disse angikk dels spørsmålet om innarbeidelse av særpreg der det tredimensjonale merket (formen på sjokoladeplaten) hadde vært brukt sammen med et annet merke (figurmerke med ordene KITKAT), og dels spørsmålet om registrering var utelukket fordi formen måtte anses å følge av varens karakter eller var nødvendig for å oppnå et teknisk resultat:

1)   Er det for at fastslå, at et varemærke har opnået fornødent særpræg som følge af den brug, der gjort heraf, som omhandlet i [varemærkedirektivets] artikel 3, stk. 3, […] tilstrækkeligt, at ansøgeren beviser, at en betydelig andel af den relevante personkreds på den relevante dato genkender varemærket og forbinder det med ansøgerens varer i den forstand, at de vil identificere ansøgeren, hvis de bliver bedt om at overveje hvem, der markedsfører varer forsynet med varemærket, eller skal ansøgeren bevise, at en betydelig andel af den relevante personkreds støtter sig til varemærket (i modsætning til ethvert andet varemærke, som [også] måtte være til stede) som en angivelse af varernes oprindelse? 

2) Såfremt en udformning består af tre væsentlige kendetegn, hvoraf det ene følger af varens egen karakter, og hvoraf to er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, er [varemærkedirektivets] artikel 3, stk. 1, litra e), nr. i) og/eller nr. ii) […] da til hinder for registrering af denne udformning som varemærke? 

3) Skal [varemærkedirektivets] artikel 3, stk. 1, litra e), nr. ii), […] fortolkes således, at den er til hinder for registrering af udformninger, som er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, for så vidt angår den måde, hvorpå varerne fremstilles, i modsætning til den måde, hvorpå de fungerer?

Hva angikk det første spørsmålet la Generaladvokaten til grunn at selv om et varemerke kan innarbeides som følge av bruk sammen med et annet varemerke, jf. C-353/03 Nestlé (her: sjokoladeplaten påtrykket figurmerket «KitKat»), er det en forutsetning for registrering av dette merket i seg selv at det godtgjøres at dette alene har særpreg. I den konkrete saken «er spørgsmålet således, om den udformning, som Nestlé har indgivet ansøgning om registrering af som varemærke, ved en brug, der er adskilt fra dens emballage eller fra enhver henvisning til ordet Kit Kat, gør det muligt uden risiko for forveksling at identificere varen som værende Kit Kat-vaflen, der markedsføres af Nestlé, og ikke noget andet varemærke, der også er til stede».

Hva angikk det andre spørsmålet hadde det engelske patentkontoret lagt til grunn at utformingen av sjokoladeplaten som var søkt registrert hadde tre kjennetegn:

• den grunnleggende rektangulære formen til sjokoladeplaten
• tilstedeværelsen, plasseringen og dybden av rillene som går langs sjokoladeplatens lengde
• antallet riller som, sammen med sjokoladeplatens bredde, avgjøre antallet «fingre»

Det første av disse kjennetegnene måtte anses å følge av varens karakter, jf. varemerkedirektivet artikkel 3 nr 1 litra e, i). Det andre og tredje kjennetegnet måtte anses som utforminger som var nødvendig for å oppnå et teknisk resultat, jf. artikkel 3 nr 1 litra e, ii).

Generaladvokaten fast at det naturligvis er riktig at de forskjellige registreringshindrene i varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 litra e ikke kan kumuleres dersom det er slik at ingen av dem fullt ut kommer til anvendelse.  (jf. C-205/13 Tripp Trapp, omtalt av Immaterialrettstrollet her) Dette forhindrer imidlertid ikke at de forskjellige registreringshindringene i varemærkedirektivets artikel 3 nr. 1 litra e), kan anvendes kumulativt på den samme utformingen, forutsatt at minst en av registreringshindringene fullt ut kommer til anvendelse.  

Hva angikk det tredje spørsmålet la Generaladvokaten til grunn at en ordlydsfortolkning af varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 litra e nr. ii («udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat») innebærer at utforminger som er resultat av måten en vare fremstilles på, ikke innebærer at market er unntatt fra registrering selv om utformingen er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat.

I den konkrete saken var rillene som gir sjokoladeplaten dens utforming nødvendig for å oppnå et tilsiktet teknisk resultat – å lett skille kjeksfingrene fra hverandre. Samtidig var vinkelen på sjokoladeplatens sider og på rillene betinget av en måten varen fremstilles på. Generaladvokaten la imidlertid til grunn at hensynet til at andre enn merkeinnehaver fritt skal kunne anvende de tekniske løsninger de selv ønsker (jf. C-299/99 Philips), tilsa at det var uten betydning at oppnåelsen av et teknisk resultat var resuklat av måten varen fremstilles på.

Generaladvokaten anbefalte etter dette at EU-domstolen ga følgende svar på de tre spørsmålene:

1)  Ansøgeren om registrering kan ikke begrænse sig til at bevise, at den relevante kundekreds genkender det varemærke, for hvilket der er ansøgt om registrering, og forbinder det med ansøgerens varer eller tjenesteydelser. Ansøgeren skal bevise, at alene det varemærke, for hvilket der er ansøgt om registrering, i modsætning til ethvert andet varemærke, som måtte være til stede, uden risiko for forveksling angiver de omhandlede varers eller tjenesteydelsers eksklusive oprindelse. 

2) Artikel 3, stk. 1, litra e), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at den er til hinder for registreringen af en udformning som et varemærke, når udformningen omfatter tre væsentlige kendetegn, hvoraf det ene følger af varens egen karakter og de to øvrige er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, på den betingelse at mindst én af de nævnte hindringer finder fuldstændigt anvendelse på denne udformning. 

3) Artikel 3, stk. 1, litra e), nr. ii), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at den er til hinder for registreringen af en udformning, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, ikke kun hvad angår den måde, hvorpå varerne fungerer, men også hvad angår den måde, hvorpå de er fremstillet.

Dersom EU-domstolen legger Generaladvokatens anbefaling til grunn og denne følges opp av engelske High Court, vil dette ikke bare innebære at Nestlé vil jobbe i oppoverbakke med å godtgjøre at utformingen av «KitKat» har særpreg. Det vil også, med stor grad av sikkerhet, innebære at Nestlés søknad om registrering av sjokoladeplaten «KitKat» må nektes registrert fordi merket utelukkende består av en utforming som følger av varens karakter og/eller som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat. 

Mer (rettslig) moro med LEGO - everything is awesome!

Mange LEGO-entusiaster opplevde nok en tung dag den 14. september 2010 da EU-domstolen slo fast i C-48/09 P at den klassiske "doble firern" fra LEGO ikke kunne registreres som varemerke da merket hadde en form som ble ansett som nødvendig for å oppnå et teknisk resultat, jfr. varemerkeforordningens artikkel 7(1)(e)(ii). Den samme registrerings­hindringen ble forsøkt gjort gjeldende av Best-Lock for å få slettet vare­merke­registreringen som LEGO hadde oppnådd ved OHIM for de velkjente legofigurene.

Kravet om sletting ble imidlertid ikke tatt til følge og den 16. juni 2015 avsa EUs General Court sin dom i saken (T‑396/14) i OHIMs (og således LEGOs) favør. Domstolens tilnærming er interessant i den forstand at vurderingen tok utgangspunkt i LEGO-figurens "essensielle karakteristika". Disse bestod av utformingen av figurens hode, kropp og lemmer som ga figuren en menneskelig form, men som ikke i seg selv var bestemt av et ønske om å oppnå et teknisk resultat.

Selv om figurens hode og ben hadde formelementer som gjorde i stand til å feste seg til andre LEGO-komponenter, var disse elementene av underordnet betydning i forhold til figurens helhetsinntrykk.

Avgjørelsen fremstår ikke som overraskende for trollet og det er fristende å karakterisere saken som noe i retning av en "planke" (eventuelt en "flat dobbel åtter"). Det ble for øvrig også gjort gjeldende at merket var registrert i strid med varemerkeforordningens artikkel 7(1)(e)(i), da merket angivelig hadde en form som var bestemt av varens art. Denne anførselen ble imidlertid raskt forkastet av domstolen som tilnærmet udokumentert.

Individuell pantsettelse av patenter - nye muligheter, men også noen utfordringer

I morgen, det vil si den 1. juli 2015, trer lov om endringer i patentloven m.m. (pant i patenter og plante­foredler­retter) i kraft. Dette er en lovendring som det er knyttet en del forventninger til da den åpner for særskilt pantsettelse av patenter, patent­søknader og plante­foredler­retter, og ikke kun som deler av et drifts­tilbehørs­pant.

Mange av de potensielt positive effektene som en slik adgang vil gi, er alt blitt nevnt av andre. (Se f.eks. kommentarer fra  Berg Kaasin og Steine (Selmer) og  Andreas Sætre Hanssen (Onsagers)). 

Immaterialrettstrollet går sine egne veier, og selv om også trollet i utgangspunktet er positivt innstilt til endringen, så vil trollet helle litt malurt i begeret ved å påpeke noen fremtidige utfordringer.

Det er en kjent problemstilling at underpantsatte formuesgoder er en sikkerhet som det ofte kan være vanskelig å ha kontroll over. Dette gjelder ikke minst dersom et og samme formuesgode gjøres til gjenstand for flere ulike former for underpantsettelse der en av disse innebærer en form for tingsinnbegrepspant, slik som f.eks. et driftstilbehørspant. Denne usikkerheten, og ønsket om å unngå rettighetskollisjoner, var medvirkende årsaker til at panteloven inneholder en uttrykkelig bestemmelse i § 3-4(4) som ekskluderer en rekke formusgoder som kan pantsettes særskilt fra driftstilbehørspantet. Bestemmelsen lyder:

«Panterett i driftstilbehør omfatter ikke tilbehør i fast eiendom, jf. § 2-2 første ledd bokstav c, og heller ikke ting som kan pantsettes etter §§ 3-3, 3-8. 3-9 eller 3-10»

En tilsvarende løsning ble foreslått i utredningen men ble ikke tatt til følge i den videre behandlingen av saken. Rettstilstanden etter lovendringen vil derfor bli at patenter både kan pantsettes særskilt, samt som en del av et driftstilbehørspant. Eventuelle rettighetskollisjoner forutsettes å reguleres av en ny § 44a. Det skal bli spennende å se hvordan dette vil gå seg til i praksis.

En annen nyvinning ved lovforslaget er at Patentstyrets registre er gitt en langt større grad av rettslig troverdighet enn det som tidligere har vært tilfellet. Det blir spennende å se hvordan Patentstyret vil håndtere dette. De som kjenner til Patentregisteret vet nemlig at dette ikke er et rettighetsregistrer som nødvendigvis er representativt for de underliggende rettighetsforhold.

Nytt nummer av NIR (3/2015)

Årets tredje nummer av Nordisk Immaterielt Rättsskydd (3/2015) er nå tilgjengelig.

Nummeret inneholder artikler om «Balancing Patent Scope with a Focus on Emerging Technologies» av Pia Björkwall; «Beskyttede geo­grafiske betegn­elser og oprindelses­­betegn­elser. Beskyttelses­­omfang og konflikter med vare­mærker i dansk og EU-praksis» av Fabio Pezzo­lato; «Om det icke-existerande eller harmoniserade parodiundantaget i svensk upphovsrätt On the Non Existing or Harmonised Parody Exception in Swedish Copyright Law» av Erik Ficks og en oversikt over «Danske domme på patent- og brugsmodelområdet fra år 2008–2014 (1. halvår)» av Nicolaj Bording og Nicolai Lindgreen.

«With great power comes great responsibility» - U.S. Supreme Court avstår fra å bruke sine superkrefter: Ingen royalties etter patenttidens utløp for tidligere innehaver av patent på Spider-Mans «web shooters»

U.S. Supreme Court avsa 22.6.2015 dom i Kimble v. Marvel Entertainment, LLC, hvor man opprettholdt et tidligere prejudikat – Brulotte v. Thys Co. – hvor det ble lagt til grunn at det ikke er anledning til å kreve royalties for utnyttelse av en oppfinnelse etter patenttidens utløp.

Stephen Kimble fikk med prioritet fra 1990, meddelt patent på et leketøy som, på samme måte som Spider-Mans «web shooters» skyter ut «spindelvev» (i realiteten en form for skum satt under trykk) fra en persons håndledd.

Marvel Entertainment, som er innehaver av rettighetene til tegneseriefiguren Spider-Man, begynte etter hvert å selge sin egen «Web Blaster», som fungerte på samme måte som Kimbles oppfinnelse. Marvel inngikk til slutt en avtale med Kimble, hvor Marvel fikk overdratt Kimbles patent mot en engangsutbetaling på om lag $ 500.000 og 3% royalty på fremtidig salg av «Web Blaster» og tilsvarende produkter. Det ble ikke satt noen sluttdato for avtalen.

Da patenttiden løp ut stoppet imidlertid Marvel Entertainment utbetalingene. Kimble gikk til sak for å få utbetalt royalties også etter utløpet av patenttiden, men tapte i to instanser. Flertallet i Supreme Court, anført av dommer Kagan, kom til samme resultat, i et votum med flere superheltreferanser:

«Patents endow their holders with certain superpowers, but only for a limited time. In crafting the patent laws, Congress struck a balance between fostering innovation and ensuring public access to discoveries. While a patent lasts, the patentee possesses exclusive rights to the patented article – rights he may sell or license for royalty payments if he so chooses.» (slip. op. s. 3)  

US Patent 5072856 A

Når patenttiden er utløpt står patenthaver imidlertid tilbake som en vanlig mann uten superkrefter. Han kan da heller ikke lengre kreve betalt for utnyttelsen av oppfinnelsen. Dette var lagt til grunn i Supreme Courts avgjørelse Brulotte v. Thys Co., hvor det uttales at «a patentee's use of a royalty agreement that projects beyond the expiration date of the patent is unlawful per se». (379 U.S. 32, kursivert i orig.) 

Dette ble begrunnet i at den amerikanske patentloven fastsatte en begrenset lengde for patentvernet, og at en forpliktelse til å betale royalties ut over denne perioden ville innebære «[a] conflict with patent law’s policy of establishing a «post-expiration ... public domain» in which every person can make free use of a formerly patented product» (slip. op. s. 5) Begrunnelsen er i realiteten konkurranserettslig (basert på såkalt patent misuse), idet patenthaver gjennom en avtale om betaling av royalties etter patenttiden skaffer seg en sterkere posisjon i markedet på grunnlag av den eneretten patentet gir ham en han ellers ville ha hatt.

Flertallet erkjenner imidlertid at slike avtaler kunne ha visse fordeler, særlig for lisenstaker, som dermed i større grad kan fordele betalingen royalties over en lengre periode og for eksempel gjøre disse avhengig av salg og lignende, fremfor å måtte betale hele lisensbeløpet med en gang eller i løpet av patenttiden. (slip. op. s. 5)

Flertallet erkjenner også at det ville være mulig å komme rundt et slikt forbud mot å kreve royalties etter utløpet av patenttiden, for eksempel ved å beregne royalties på grunnlag av salg i patenttiden, men forlenge plikten til utbetaling i en lengre periode ut over denne. (slip. op. s. 6)

Marvels "Web Blaster"

Selv om det derfor var gode grunner for å fravike Burlotte, var flertallet likevel tilbakeholdne med å anvende sine egne superkrefter. Det ble fremhevet at den amerikanske prejudikatslæren (stare decisis) nødvendigvis forutsatte at man opprettholdt gale avgjørelser. Dette gjaldt særlig avgjørelser som direkte angikk lovtolkning, da lovgiver i disse tilfellene var nærmest til å endre loven. I slike tilfeller bør domstolen være tilbakeholden med å fravike eldre avgjørelser. («En kræftbyld av igår den kan du trygt la skjære. Men er den mæt av år bør helst du la den være.» som Peter Wessel Zapffe så pent har sagt det.) Eller i mer moderne språkdrakt - «With great power comes great responsibility»:

«What we can decide, we can undecide. But stare decisis teaches that we should exercise that authority sparingly. Cf. S. Lee and S. Ditko, Amazing Fantasy No. 15: «Spider- Man» p. 13 (1962) («[I]n this world, with great power there must also come – great responsibility»). Finding many reasons for staying the stare decisis course and no «special justification» for departing from it, we decline Kimble’s invitation to overrule Brulotte.» (slip. op. s. 18, kursivert i orig.)

Mindretallet, dommerne Alito og Thomas og justitiarius Roberts, la derimot til grunn at avgjørelsen i Brulotte ikke var basert på en tolkning av patentloven, men snarere på en økonomisk teori som senere var tilbakevist. Når avgjørelsen i tillegg grep inn i partenes avtalefrihet, var det ingen grunn til å opprettholde denne som et prejudikat.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Elena Kagan - nå også kjent som Oracle?

Ved første øyekast virker avgjørelsen fornuftig. Vernetiden for et patent er begrenset, blant annet fordi incentivene som er nødvendig for å frembringe nye oppfinnelser bare tilsier at patenthaver gis enerett i en denne perioden. Patenthaver bør da ikke kunne forlenge denne gjennom avtale. Ved nærmere ettersyn er imidlertid en absolutt regel om at det ikke er anledning til å kreve royalties for utnyttelse av en oppfinnelse etter patenttidens utløp en dårlig regel. Den omstendighet at det i praksis er mulig å avtale seg rundt et forbud mot å innkreve lisens etter patenttidens utløp, tilsier alene at en slik regel ikke bør oppstilles. Regelen blir da bare en felle for lisensgivere som ikke er klar over regelen (slik tilfellet var i Kimble v. Marvel).

Det er heller ikke vanskelig å ha sympati for mindretallets standpunkt om at det er liten grunn til å opprettholde dårlige avgjørelser ved å dytte dette ansvaret over på lovgiver, i alle fall når det – som her – ikke er snakk om lovtolkning, men en domstolskapt regel. Det kan vel også påpekes at Supreme Court har hatt et ganske liberalt forhold til egne tidligere avgjørelser i patentretten for øvrig. (Et poeng som understrekes med vel bred penn av IPWatchdog) 

Fra et norsk ståsted er det heller ingen grunn til å oppstille en absolutt regel om at det ikke kan kreves lisens etter utløpet av patenttiden. Selv om utgangspunktet er at en oppfinnelse fritt kan utnyttes etter utløpet av patenttiden, kan ikke dette forhindre at partene avtaler at det skal betales vederlag også for utnyttelse som finner sted etter patenttidens utløp. Hensynet til avtalefriheten tilsier at partene selv bør kunne vurdere seg i mellom om tilgang til oppfinnelsen i patenttiden også er verdt å betale lisens også etter utløpet av denne.

Spider-ManPig

Dersom avtalen utvikler seg i svært negativ retning for lisenstaker i løpet av patenttiden, eller patenthaver på grunn av sin stilling som enerettshaver har vært i stand til å presse frem vilkår som er særlig tyngende for lisenstaker, vil avtalen eventuelt kunne lempes eller kjennes ugyldig etter avtaleloven § 36. 

Dersom avtalen er resultatet av at patenthaver har en stilling på markedet som gjør at han er i stand til å diktere urimelige vilkår, vil innkreving av lisens etter patenttidens utløp etter omstendighetene også kunne anses som misbruk av dominerende stilling etter konkurranseloven § 11. Dersom patenthaver oppstiller slike vilkår for å gi lisens, vil det også etter omstendighetene kunne meddeles tvangslisens etter patentloven § 49.