07 oktober 2021

Borgarting lagmannsrett: Bilder til illustrasjon av nyhetssak kan lovlig siteres etter åvl. § 29

Den 22. september 2021 avsa Borgarting dom i ankesaken mellom Advokatfirmaet Rogstad m.fl. og VG, hvor lagmannsretten i likhet med tingretten frifant VG med den begrunnelse at avisens bruk av diverse fotografier hentet fra advokatfirmaets nettsider og fra en av de ankende parters Facebook-profil, kunne forankres i sitatretten etter åndsverkloven § 29. 

I februar 2020 publiserte VG to kritiske artikler knyttet til virksomheten til Advokatfirmaet Rogstad. Som illustrasjon til disse artiklene hadde avisen brukt bilder fra advokatfirmaets hjemmeside samt et bilde fra Facebook-profilen til en person tilknyttet firmaet avbildet ved siden av en Lamborghini. Den 29. april 2020 tok advokatfirmaet ut stevning mot VG, og en journalist, med krav om erstatning og vederlag etter åndsverkloven § 81, samt forbud mot ytterligere spredning av de aktuelle bildene.

Oslo tingrett avsa dom 11. september 2020 hvorbåde VG og den aktuelle journalisten ble frifunnet

Lagmannsrettens avgjørelse

Lagmannsretten kom frem til at de aktuelle fotografiene ikke hadde verkshøyde etter åndsverkloven § 2, slik at deres vern måtte vurderes etter samme lovs § 23, jf. § 2 tredje ledd om fotografiske bilder. Etter § 23 fjerde ledd vil flere av åndsverklovens bestemmelser om fotografiske verk gjelde tilsvarende for fotografiske bilder.

De sentrale spørsmålene som lagmannsretten måtte ta stilling til var om VGs bruk av de aktuelle fotografiene kunne omfattes av åndsverklovens §§ 36 eller 29 som gjelder henholdsvis rett til bruk av verk ved omtale av aktuell dagshending og sitatretten.

De ankende parter hadde særlig anført, angivelig med støtte i en (nå publisert) artikkel i Lov og rett 2021 s. 413-438 av førsteamanuensis Ellen Lexerød Hovlid, at åndsverkloven § 36 uttømmende regulerer pressens adgang til å gjengi verk, slik at ikke kan siteres etter åndsverkloven § 29, dersom gjengivelsen ikke kan forankres i § 36.

Lagmannsrettens tok ikke denne anførselen til følge, men fremhevet det grunnleggende hensynet til den alminnelige diskusjons- og ytringsfrihet, og hvordan dette hensynet, som har en side til Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10, vil kunne bli vesentlig skadelidende dersom pressens rett til å gjengi åndsverk skulle være begrenset til i forbindelse med omtale av dagshendinger etter § 36. 

Lagmannsretten la imidlertid også til grunn at kravet til "dagshending" i § 36 ikke var oppfylt, fordi de aktuelle artiklene var resultater av "et langvarig journalistisk arbeid som pågikk over måneder før første publisering". Etter lagmannsrettens syn var derfor hensynet til å kunne bruke bildene selv om det ikke er tid til å innhente forhåndssamtykke, som lagmannsrettens hadde lagt til grunn var begrunnende for § 36, av "liten relevans i et slikt tidsperspektiv". 

Lagmannsretten konstaterte etter dette at bruken av de aktuelle fotografiene var dekket av sitatretten i § 29 da gjengivelsen av bildene ble ansett for å være i samsvar med kravet til god skikk, og i den utstrekning formålet betinget. Det fremheves at reportasjene ikke bare «representerer ... medias omtale av saker av allmenn interesse, men er i kjernen for den virksomhet media driver ved å undersøke og bringe frem slike saker, der forhold eller sammenhenger ikke tidligere har vært allment kjent».

Dommen ble for øvrig dårlig mottatt av de ankende parter og styreleder i Advokatfirmaet Rogstad, Steingrim Wolland uttalte blant annet offentlig at:

"Dommen er i åpenbart i strid med EMK og opphavsrettsloven, og undergraver fullstendig fotografers rettigheter. Dommen kommer til å bli kritisert i filler av opphavsrettsjurister, og om det var en masteroppgave ville en velvillig sensor i beste fall gitt den  «D»"

Immaterialrettstrollets kommentarer

Originalitetskravet

Som lagmannsretten selv er inne på, er spørsmålet om de aktuelle fotografiene har tilstrekkelig verkshøyde til å kunne anses som fotografiske verk etter åndsverkloven § 2 av liten praktisk betydning, da vernet etter § 2 for de fleste praktiske formål vil være sammenfallende med det som gjelder for fotografiske bilder etter § 23. Det er derfor forståelig at lagmannsrettens drøftelse av dette spørsmålet er forholdsvis kort, idet lagmannsretten nøyer seg med å fremholde at:

"Lagmannsretten er enig med ankende parter i at portrettbilder kan ha verkshøyde. I dette tilfellet er det imidlertid tale om masseproduserte bilder med identiske oppsett. Poenget er å skape ensartede bilder i markedsføringssammenheng, ikke at opphavsmannen skal få frem noe spesifikt eller unikt i hvert bilde, slik tilfellet ville kunne være ved portrettfotografering ment for å skape et portrett av en bestemt person."

Lamborghini – ingen tilknytning til eier av advokatfirma
Foto: Pixabay

Dette trollet skulle likevel ha ønsket at lagmannsretten i større grad klargjorde hvilket rettslig grunnlag som lå til grunn for rettens vurdering av spørsmålet. Som fremholdt av EU-domstolen i C-145/10 (Painer) i premiss 99, er det opp til de nasjonale domstoler å avgjøre i den enkelte sak om et fotografi gjenspeiler fotografens personlighet og gir uttrykk for dennes frie og kreative valg på en slik måte at det kan anses som en "intellectual creation" og dermed et åndsverk. Et fotografi som ikke er et resultat av en slik utnyttelse av fotografens kreative spillerom vil dermed ikke være et åndsverk. 

Lagmannsretten drøftelse er imidlertid ikke tilstrekkelig for å underbygge en slik slutning. At en frembringelse er masseprodusert eller produsert med et kommersielt formål, slik som Alphonse Muchas reklameplakater eller IKEAs kataloger, er ikke relevante argumenter for manglende verkshøyde. Det forhold at en fotograf ikke har tilstrebet å få frem noe unikt eller spesifikt ved hvert enkelt bilde i en serie utelukker heller ikke at det kan finnes en slik intensjon, og at det dermed kan foreligge en bevisst og kreativ bruk av fotografens valgmuligheter, for serien som helhet. Markedsføring handler ofte om å fremheve visse ønskelige egenskaper eller assosiasjoner ved produktet eller tjenesten som markedsføres, og dette trollet vil derfor ikke være overrasket om dette også skulle gjelde ved markedsføringen av advokattjenester, men da slik at de ønskede egenskapene og assosiasjonene knyttes til firmaet som helhet.  

Forholdet mellom åvl. § 36 og § 29

Når det gjelder spørsmålet om forholdet mellom åndsverkloven §§ 29 og 36 deler dette trollet i det vesentligste lagmannsrettens syn. Både åndsverkloven §§ 29 og 36 er paragrafer med betydelig historie, og har sine respektive forgjengere i §§ 22 (som kan spores tilbake til § 9 i 1930-loven) og 23a i åndsverkloven av 1961 (samt § 8 i fotografiloven av 1960). Det er med andre ord tale om to former for avgrensning av opphaverens enerett som har eksistert side om side i forholdsvis lang tid, uten at dette trollet er kjent med at det tidligere har vært lagt til grunn eller hevdet med styrke at pressen er avskåret fra å bruke sitatretten på grunn av eksistensen av regler om bruk av frembringelser i forbindelse med omtalen av dagshendinger. En uttalelse i forarbeidene til § 36 om at et verk ikke kan "gjengis vederlagsfritt i medhold av den alminnelige sitatbestemmelse" dersom verket også kan publiseres mot vederlag etter åndsverkloven § 36 andre ledd, vedrører strengt tatt kun spørsmålet om forrang i tilfeller der begge bestemmelsene kan komme til anvendelse. Dette er i prinsippet et annet spørsmål enn om § 36 innebærer en uttømmende regulering som utelukker anvendelsen av § 29 der vilkårene for å anvende § 36 ikke er oppfylt. Det er også slik dette trollet forstår Hovlid i den nevnte artikkelen i Lov og rett, når hun skriver (i en del av artikkelen som ikke er gjengitt i dommen): 

"Dersom bildet eller videoen ikke kan publiseres i medhold av § 36, forstår jeg forarbeidene slik at publisering likevel kan være tillatt etter sitatretten. Selv om sitatretten ikke gir noen generell adgang til å gjengi bilder og videoer, kan den supplere § 36 i enkelte tilfeller".

Når det gjelder spørsmålet om bruken av de aktuelle fotografiene faller inn under § 36, er dette trollet noe skeptisk til at lagmannsretten tilsynelatende opererer med et strengere krav til "dagshending" enn det som er forutsatt i bestemmelsens forarbeider, blant annet lovproposisjonen hvor det heter i punkt 5.11.5 at: 

"Når det gjelder vilkåret om «dagshending», viser departementet til at dette begrepet er forankret i konvensjoner og opphavsrettsdirektivet (2001/29/EF), som i artikkel 5 nr. 3 bokstav c tillater en unntaksregel for bruk i forbindelse med redegjørelse for «current events»/«dagsbegivenheder». Begrepet brukes også i andre nordiske opphavsrettslover og en rekke andre lands opphavsrettslover. Departementet opprettholder derfor vilkåret om dagshending i forslaget til bestemmelse. Vilkåret innebærer i henhold til norsk rettspraksis at det kreves et visst minstemål av generell nyhetsverdi, jf. Rt-1995-1948 (Diana Ross)."

"Dagshending"?
Det skjer ting på Hurdalsjøen for tiden...
Foto: Radosław Drożdżewski - CC BY-SA 3.0


Slik dette trollet tolker forarbeidene, er kravet til "et visst minstemål av generell nyhetsverdi" selve essensen i vurderingen av om en sak kan anses som en "dagshending" eller ikke. Lagmannsretten synes imidlertid å oppstille et tilleggskrav i form av en tidsmessig begrensning der § 36 forbeholdes tilfeller der pressen av ulike grunner ikke har tid til å foreta rettighetsavklaringer før publisering av nyhetssaken.

Et slikt syn er vanskelig å forene med EU-domstolens avgjørelse i sak C-516/17 (Speigel Online) som trollet tidligere har omtalt her og  her. Her legger EU-domstolen til grunn at artikkel 5(3)(c) i infosoc-direktivet utelukker "a national rule restricting the application of the exception or limitation provided for in that provision in cases where it is not reasonably possible to make a prior request for authorisation with a view to the use of a protected work for the purposes of reporting current events", jf. premiss 74.

Til forskjell fra lagmannsretten så ser dette trollet at rettighetsavklaringer vil kunne by på praktiske utfordringer også for saker som er resultater av langvarig journalistisk arbeid. Når resultatene av slikt arbeid først foreligger så vil det blant annet kunne være uheldig dersom offentliggjøringen må utsettes i påvente av rettighetsavklaringer, noe som blant annet vil kunne brukes strategisk av dem som ønsker å utsette offentliggjøringen av "uheldige" avsløringer, sml. premiss 71 i C-516/17.  

Sitatretten etter § 29

Hva gjelder lagmannsrettens vurdering av åndsverkloven § 29, skulle dette trollet gjerne sett en grundigere drøftelse av noen av de prinsipielle spørsmålene knyttet til bruk av fotografier til illustrasjonsformål. I stor grad synes lagmannsretten å foreta en felles behandling av det journalistiske innholdet i VGs artikkelserier og bruken av de aktuelle fotografiene, slik at interessene knyttet til det journalistiske innholdet i artiklene nærmest "smitter over" på fotografiene. Dette trollet sitter igjen med en følelse av at alle samfunnsinteressene knyttet til VGs artikkelserie – som taler for at kravet til «dagshending» i § 36 er oppfylt – trekkes inn av lagmannsretten for å begrunne anvendelsen av § 29.

Som fremholdt av Høyesterett i Rt. 2010 side 366, avsnitt 38, er sitatretten etter § 29 også anvendelig for "å illustrere, utdype, eller berike fremstillingen i et nytt verk". En slik bruk av fotografier ligger imidlertid lenger unna sitatrettens kjerne enn der det er bildene som er utgangspunktet for en diskusjon. Selv om dette trollet i og for seg ikke stiller seg tvilende til den samfunnsmessige betydningen av spørsmålene som ble behandlet i VGs artikkelserie, er trollet noe mer tilbakeholdent med å anse de gjengivelsen av de aktuelle fotografiene som nødvendige for at "meninger og informasjon bringes frem", slik lagmannsrettens synes å legge til grunn. 

Det er godt mulig at det er disse betenkelighetene som lagmannsretten tar sikte på å redusere når retten synes å gå forholdsvis langt inn i en vurdering etter den såkalte tretrinnstesten i Bern-konvensjonens artikkel 9 (2), og hvorvidt en vederlagsfri bruk av de aktuelle fotografiene etter § 29 vil komme i konflikt med den normale bruken av disse, eller tilsidesette opphaverens interesser på en urimelig måte. En slik forståelse av lagmannsrettens intensjon er imidlertid i beste fall usikker, og det er uansett en svakhet ved rettens vurdering av § 29 at den ikke i større grad løfter frem spørsmålet om bruk av fotografier til illustrasjonsformål.   

Avslutningsvis så stusser dette trollet også litt over rettens henvisning til PFUs vedtak 16. desember 2020, som en del av rettens begrunnelse for at god skikk-kravet er oppfylt. Ut fra det som er gjengitt i dommen, synes det som om PFUs vurdering av bildebruken er begrenset til at:

"Bildene er relevante, og det går frem at det handler om montasjer..."

Det skulle bare mangle at gjengivelse av fotografier etter den forholdsvis snevre sitatretten etter § 29 oppfyller disse forholdsvis grunnleggende vilkårene.

04 oktober 2021

Gulating lagmannsrett: Voss Gondols logoer krenker ikke Loen skylifts rettigheter etter markedsføringsloven

Gulating lagmannsrett avsa 23.9.21 dom i ankesak mellom Voss Gondol og Loen Skylift. I motsetning til Bergen tingrett kom lagmannsretten til at Voss Gondols logo hverken innebar en krenkelse av markedsføringsloven § 30 eller § 25. Voss Gondol ble derfor frifunnet.

Etter å ha lidt et knusende nederlag i tingretten, vant Voss Gondol frem i ankesaken mot Loen Skylift i Gulating lagmannsrett. Det var flere som hevet øyenbrynene da avgjørelsen fra Bergen tingrett ble kjent. (IP-trollet har hevet øyenbrynene her, her og her). Tingretten mente at Voss Gondols merker var en etterlikning av merkene til Loen Skylift, og at merkene så vel som markedsføringsmateriell måtte anses som en urimelig utnyttelse av Loen Skylifts kjennetegn, samt at Voss Gondol hadde opptrådt i strid med god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven §§ 25 og 30. Loen Skylift ble tilkjent vederlag tilsvarende den vinningen som tingretten mente var oppnådd ved overtredelsen med kr 1.600.000,- Gulating lagmannsrett var ikke enig i at Voss Gondol hadde opptrådt i strid verken med markedsføringsloven §§ 25 eller 30, og ga den ankende part fullt medhold.

Innledningsvis viste lagmannsretten til at begge parters merker var varemerkeregistrert. I tillegg ble det fremhevet at Voss Gondol, som fikk registrert sine merker sist, hadde bedt om en forhåndsuttalelse fra Patentstyret. I denne forhåndsuttalelsen konkluderte Patentstyret med at merkene ikke var forvekselbare, og at Loen Skylifts eldre varemerkeregistrering ikke var til hinder for at Voss Gondol kunne få registrert sine merker. Lagmannsretten viste til at varemerkeregistreringene ikke binder domstolen, men skrev at Patentstyret besitter «erfaring og vesentlig spesialkompetanse», og når saker om forvekslingsfare føres for et særskilt verneting, mente lagmannsretten at retten «som utgangspunkt bør utvise stor varsomhet med å foreta en overprøving av Patentstyrets faglige vurdering». 

Etter å ha konkludert med at begge parters varemerker var lovlig registrert, gikk lagmannsretten over til å vurdere hvorvidt Voss Gondols merker var en ulovlig etterlikning av Loen Skylifts merker, og om det forelå forvekslingsfare etter markedsføringsloven § 30. Lagmannsretten viste til at det er stor geografisk avstand mellom gondolbanen til Voss Gondol og gondolbanen til Loen Skylift. Når stedsnavnene Loen og Voss fremgår enten av merkene selv eller ved annonsering der merkene vises, samtidig som den ene parten omtaler sin taubane som «gondol», mens den andre bruker benevnelsen «skylift», kunne ikke lagmannsretten se at det forså noen fare for forveksling. 

Loen Skylifts logoer Voss Gondols logoer
 
Lagmannsretten kunne heller ikke se at Voss Gondol hadde snyltet på Loen Skylifts designprosess, og designeren til Voss Gondol ble trodd da han bedyret at merkene ikke ble utviklet med Skylifts kjennetegn som inspirasjon eller forbilde. Når merkene ikke var spesielt like, og Voss Gondol heller ikke hadde snyltet på Loen Skylifts innsats, hadde ikke Voss Gondol opptrådt i strid med god forretningsskikk, etter markedsføringsloven § 25.


Avgjørelsen fra lagmannsretten er etter mitt skjønn riktig. Det er vanskelig å se at det foreligger noen forvekslingsfare og etter det gjengitte fra dommen, er det ikke grunn til å innrømme Loen Skylift den ekstra beskyttelse markedsføringsloven nok kan gi. 

Der tingretten tok bemerkelsesverdig lett på Patentstyrets avgjørelse og forhåndsuttalelse, kan det likevel spørres om lagmannsretten ikke gikk for langt i den andre retningen. Det er utvilsomt riktig at Patentstyret besitter både erfaring og spesialkompetanse, men lagmannsretten trekker nok det hele for langt når de kommer til at retten «må utvise stor varsomhet med å foreta en overprøving av Patentstyrets faglige vurdering». Igjen kan det vises til at Høyesterett en rekke ganger har slått fast at domstolene ikke skal være tilbakeholdne med å overprøve Patentstyrets skjønn i kjennetegnssaker, sml. HR-2016-1993-A, avsnitt 40 med videre henvisninger. Det sentrale etter mitt skjønn, er ikke at Patentstyret hadde foretatt en vurdering, det sentrale er nok heller at Patentstyrets vurdering nok var både god og riktig.

23 september 2021

Borgarting Lagmansrett: Særpreg for figurmerget "Santa Cruz" kan innarbeides til tross for unntaksanmerkning

Klagenemndas avgjørelse i Santa Cruz-saken, og senere tingrettens overprøving av avgjørelsen, ble senest omtalt på denne bloggen i oppsummeringen av varemerkeåret 2020. Lagmannsretten har nå behandlet ankesaken, og har i likhet med tingretten gitt merkehaver NHS medhold i at de to varemerkeregistreringene er gyldige (LB-2020-153620).  

Bakgrunnen for saken 

Selskapet NHS har produsert og solgt rullebrett, surfebrett, snøbrett, sykler med tilhørende utstyr samt klær under varemerket Santa Cruz i lang tid. NHS fikk i 1992 registrert et kombinert merke med merketeksten SANTA CRUZ for blant annet "flagg og bannere av papir" i klasse 25, ymse klesprodukter i klasse 25 og "rullebrett" i klasse 28. I 2005 fikk selskapet registrert et nytt kombinert merke med merketeksten SANTA CRUZ for blant annet "klær, fottøy og hodeplagg" i klasse 25 og "spill og leketøy" og "gymnastikk- og sportsartikler" i klasse 28. Begge merkene ble registrert med unntaksanmerkning der det fremgikk at innehaveren ved registrering, ikke hadde oppnådd enerett til teksten i merket. 

1992-registreringen (Patentstyret)

2005-registreringen (Patentstyret)


Selskapet Sports Group Denmark A/S begjærte i 2018 administrativ overprøving med krav om at de to registreringene måtte settes til side som ugyldige. Både Patentstyret og Klagenemnda kom til at de to merkene var beskrivende, siden merketeksten Santa Cruz ville bli oppfattet som en stedsangivelse. NHS reiste søksmål for å få kjent Klagenemndas vedtak ugyldige. Tingretten kom til at Klagenemndas vedtak var ugyldige og ga NHS medhold. Staten anket så tingrettens dom til lagmannsretten. 

Lagmannsrettens avgjørelse 

Lagmannsretten er ikke enig med Klagenemnda i at varemerkeregistreringene skal oppheves som ugyldige, men er derimot enig med tingretten i at Klagenemdas vedtak er ugyldige. 

Først tar lagmannsretten stilling til om unntaksanmerkninger for teksten i merkene innebar at lagmannsretten var avskåret fra å overprøve Klagenemndas vurdering av om at SANTA CRUZ er beskrivende. Etter Klagenemndas syn kunne Klagenemndas vedtak, på grunn av unntaksanmerkningene, ikke være ugyldige med den begrunnelsen at lagmannsretten mener merketeksten likevel ikke er beskrivende. 

Lagmannsretten er ikke enig i Klagenemndas syn, og uttaler at "dette spørsmålet – som i realiteten er [et] spørsmål om registreringsmyndigheten hadde adgang til å sette som vilkår at merket ble registrert med en unntaksanmerkning – må også domstolene kunne prøve fullt ut dersom gyldigheten av registreringen i etterkant bestrides". At NHS ved registrering hadde akseptert unntaksanmerkningene kan etter lagmannsrettens syn heller ikke tolkes slik at NHS godtok å fraskrive seg de rettigheter til beskyttelse av varemerkene som loven gir. Lagmannsretten prøver derfor fullt ut om merketeksten SANTA CRUZ er beskrivende eller ikke. 

Med dette avklart går lagmannsretten over til å vurdere om merketeksten SANTA CRUZ er beskrivende eller ikke. Lagmannsretten presiserer at spørsmålet er om merkene hadde tilstrekkelig særpreg på søknads- og registreringstidspunktet. Siden de to varemerkeregistreringene er fra 1992 og 2005, er det også varemerkeloven av 1961 § 13, som er det riktige rettsgrunnlaget for å vurdere om registreringene er ugyldige. Lagmannsretten vurderer imidlertid fortsatt særpregspørsmålet på grunnlag av dagens rettsoppfatning. 

Surfing i Santa Cruz
Foto: David Dennis, CC BY-SA 2.0
Lagmannsretten foretar en grundig vurdering av om gjennomsnittsforbrukeren oppfattet SANTA CRUZ som en stedsangivelse. Klagenemnda hadde i sin begrunnelse for vedtakene lagt til grunn at gjennomsnittsforbrukeren oppfattet SANTA CRUZ som en by i California. Dommen fra lagmannsretten inneholder mye spennende faktum for de som er interessert i kystbyer med navnet Santa Cruz (ja, det finnes flere av dem), surfing og spansk språk, som jeg lar ligge her. Kort oppsummert var lagmannsretten uenig med Klagenemnda og uttaler at "en del forbrukere vil oppfatte Santa Cruz som en mer eller mindre ubestemt stedsangivelse, men ikke slik at omsetningskretsen særlig vil kjenne til Santa Cruz som en by i California". Videre konkluderer lagmannsretten med at gjennomsnittsforbrukeren som så de to merkene, heller ikke ville kunne oppfatte at varene omfattet av registreringen hadde sin opprinnelse i steder som heter Santa Cruz. 

Immaterialrettstrollets kommentarer 

Etter dette immaterialrettstrollets syn er lagmannsrettens dom, i tillegg til særpregspørsmålet for stedsnavn, interessant knyttet til de spesielle spørsmålene som oppstår i ugyldighetssaker om eldre varemerkeregistreringer.  

Legges lagmannsrettens vurderinger i saken her til grunn, vil retten stå fritt til å overprøve unntaksanmerkninger i en senere ugyldighetssak. Konsekvensen av dette er at en tredjepart som mener registrering med unntaksanmerkning er ugyldig, kan som motsvar bli møtt med at unntaksanmerkningen ikke gjelder. Et forsøk på å oppheve registreringen kan dermed istedenfor resultere i at registreringen gis et videre beskyttelsesomfang enn opprinnelig forutsatt. 

Videre legger lagmannsretten til grunn at når det er tale om så gamle registreringer som i saken her (1992 og 2005) bør retten utvise "en viss tilbakeholdenhet i prøvingen av om registreringene skal settes til side som ugyldige, ikke minst når det gjelder den konkrete vurderingen av hvilken kjennskap omsetningskretsen på registreringstidspunktet hadde til [varemerket], og hva de forbant teksten med". Det siterte kan indikere at tvilen knyttet til de faktiske forhold vil komme merkehaveren til gode ved overprøving av gamle varemerkeregistreringer. Lagmannsretten understøtter imidlertid ikke denne betraktningen, og det kan derfor stilles spørsmål ved hvilken vekt dette kan tillegges i senere saker. 

Yngve Øyehaug Opsvik er ansatt i advokatfirmaet GjessingReimers som har representert NHS i saken. Julius Berg Kaasin representerte NHS for tingretten. De har ikke medvirket til dette innlegget.

10 august 2021

CJEU in C-597/19 Mircom: Users of P2P networks might be infringing the right of making works available to the public

On 17 June 2021, the CJEU delivered its judgment in C-597/19 Mircom. It has been established that (automatic) uploading of pieces of a file containing a protected work on P2P networks infringes the making available right under article 3(1) and (2) of the Copyright Directive when a user actively chooses to use sharing software after having been duly informed of its characteristics. Further, a contractual holder of IP rights may in principle benefit from measures under the Enforcement Directive irrespective of actual use of the rights. Last but not least, systematic recording of IP addresses of users of P2P networks allegedly engaging in infringing activity for the purpose of bringing a claim for damages is in line with the GDPR and the Privacy and Electronic Communications Directive.

Javier Domínguez Ferreiro, CC BY-NC-SA 2.0

Mircom is a company holding licenses for communicating to the public erotic films on P2P networks and internet file-sharing platforms. Under those licenses Mircom is required to investigate acts of infringement of film producers’ rights and take legal actions against infringers, passing on 50% of compensation to the film producers.

Mircom (with the help of a third party) collected IP addresses of users whose Internet connection was used to share the files in question on P2P networks. The company then brought an action before the Belgian court seeking that internet service providers provide identification data of its customers based on the collected IP addresses; internet service providers challenged the claim. The Belgian court stayed the proceedings and referred a couple of questions to the CJEU. Those questions relate to the scope of exclusive rights under the Copyright Directive, the admissibility of Mircom’s request under the Enforcement Directive, and the lawfulness of processing of personal data under the GDPRboth in the context of an initial gathering of the IP addresses and request for identifying individuals based on collected IP addresses.

Findings

Communication to the public by users of P2P networks

The first question (as customary, reformulated by the CJEU) was whether uploading via P2P network pieces of a media file containing a protected work, which happens automatically when running sharing software, constitutes making available of that work to the public under the Copyright Directive article 3 (1) and (2), hence, requiring authorisation from the right holder.

First, the CJEU held that there is no de minimis threshold in the P2P context and that the fact that transmitted pieces form a part of a file and are unusable in themselves is irrelevant. What is made available through transmission, the Court reasoned, is a file containing a work, hence, a work in digital format [para. 43]. Even if an individual user might not be possessing or sharing the entire file, he or she contributes to the situation in which users participating in P2P networks have access to the complete file [para 45].

Next, the Court found there an act of making available taking place, as it is sufficient that a work is made available in a way that the public may access it irrespective if they avail themselves to that opportunity [para 47]. The finding was also confirmed by referring to the previous C-610/15 Ziggo (The Pirate Bay) case concerning P2P networks, where operating a platform indexing metadata of torrent files was performing an act of communication to the public [para. 52]. The existence of the public in the present case was further confirmed through a considerable number of persons using the P2P network (as per the list of IP addresses provided by Mircom), able to access protected works at any time and simultaneously [paras 54-55].


"Seeding"
Foto: Pxfuel

Finally, the Court took a stand on the relevance of users’ knowledge of the consequences of using sharing software, namely that such software automatically uploads downloaded pieces of files. The AG in his opinion took the view that the actual knowledge of the consequences was not relevant in the present case as it concerned not an intermediary but rather users performing initial and autonomous communication [paras 54-61]. The CJEU, on the other hand, held that it is for the referring court to determine that the relevant users gave their consent to use the software after having been duly informed of its characteristics [para 49]. Once an active consent is established, the Court held, the deliberate nature of the conduct is confirmed regardless of the fact that uploading is started automatically by the software [49].


Benefiting from measures under the Enforcement Directive without actually using the rights

The second question, slightly reformulated by the CJEU, was whether a contractual holder of IP rights who herself does not use the rights may benefit from measures provided under the Enforcement Directive. The CJEU held that Mircom could have standing as either a contractual holder of the rights or as a person authorised to use IP, which would be for the national court to verify [paras 66-69]. Further, the fact that the party does not use IP rights but merely brings an action does not exclude it from the benefits of the measures provided under the Directive as it would be contrary to the objective of the high level of protection of IP; consequently, non-use cannot affect nature of the rights infringed [paras 74-77].

Lastly, the Court held that the request for information such as that by Mircom could not be regarded as inadmissible on the sole ground that Mircom does not make serious use of the rights. Rather, it would be for the national court to determine whether the request as specifically formulated by Mircom is well-founded and whether Mircom has abused measures, which could lead to a refusal of the request [78-93]. Hence, in principle, the contractual holder of IP rights not using them herself may benefit from the measures under the Enforcement Directive unless it is established, on the basis of a detailed assessment, that a request is abusive, unjustified or disproportionate [para. 96].

Balance between IP enforcement and safeguarding respect for private life and data protection

The third question (in essence, reformulated third and fourth questions) was whether the systematic registration of IP addresses of users on P2P networks who allegedly were involved in an infringement of IP rights and communication of names and postal addresses of those users to right holders or third parties, enabling them to bring a claim for damages, is precluded under the GDPR. The CJEU found that upstream processing, meaning the gathering of IP addresses of P2P network users by a third party on behalf of Mircom could be regarded as lawful for the purposes of filing a request for disclosure of the names and postal addresses. However, it would be for the national court to ascertain such processing under the national law and whether it runs contrary to the Privacy and Electronic Communications Directive protecting the confidentiality of users of electronic communications [paras 102-119].

When it comes to the downstream processing, meaning the request to provide names and addresses for identified IP addresses, the CJEU stated that it is consistent with the objective of striking a fair balance between IP and personal data protection rights and that processing names and addresses cannot, in principle, be classified as a serious interference [paras 120-121]. Although internet services providers do not have an obligation under the GDPR to communicate personal data (here traffic data) to third parties for the purpose of prosecuting for copyright infringements, they could be obliged to communicate data on the basis of the Privacy and Electronic Communications Directive if Member State adopted measures for retention of data for a limited period [paras 126-127]. Hence, if measures for retention of data are in place in a Member State, and if Mircom has legal standing and its request is justified, proportionate and not abusive (all for the national court to investigate), such processing of data must be regarded as lawful under the GDPR [para. 131].

Comment

After the  C-610/15 Ziggo (Pirate Bay) ruling on the management of an online sharing platform indexing torrent files, it was only a matter of time until the CJEU had to rule whether users of P2P networks make works available to the public, even if they do not possess a complete file. In the line of previous development, the Mircom judgment allows finding an infringement of copyright where users of P2P networks use sharing software automatically uploading pieces of files containing a protected work. However, it must be established that that user has actively chosen to use that software by giving consent after being duly informed of its characteristics. Hence, a user ought to be informed in some way about the consequences of using such sharing software, i.e. that upload of already downloaded pieces takes place automatically.  


It is noteworthy that the Court did not follow AG, who proposed to rule that users make a work available to the public by automatically uploading pieces of a file on P2P networks irrespective of the knowledge of the consequences of that act. In this author’s view, the Court’s answer provides a more balanced approach. Even if many internet users would associate the use of P2P networks with piracy or infringing activities and also potentially have knowledge of the automatic uploading feature of such software, it seems too far-reaching to assume a particular level of digital literacy from virtually any internet user. Holding users liable for using software sharing pieces of a file containing a work potentially without them having knowledge of it would set a precedent for targeting individual users unintentionally engaging in some kind of infringing activity.

In the aftermath of the judgment, it remains to be seen how the parties will argue for the presence or absence of user’s active choice to use software in full knowledge of its characteristics, as it would possibly require a case-by-case assessment of a particular situation, analysis of the terms of use and of the notion of duly informed. Could it lead to (another) knowledge presumption for particular user groups or software involved in infringing the exclusive rights?The right holders are likely to argue for knowledge presumption in P2P context, as it would otherwise be difficult to prove an infringement on the sole basis of collected IPs.  Furthermore, the national court’s view on the presence of consent and notion of being duly informed would influence the presence of an alleged infringement and, in turn, grounds for the processing of personal data for the purpose of identifying individuals, such as gathering IP addresses.

The use of a third party for gathering IP addresses in this case is also noteworthy given the CJEU judgment in C-264/19 Constantin Film Verleih, holding that the concept of address under the Enforcement Directive does not cover IP or email addresses. Consequently, right holders can request service providers to disclose only names and postal addresses of alleged infringers unless the national law allows disclosure of further data such as IP or email addresses. In the present case, Mircom had used a third party to collect IP addresses and then, in line with Constantin Film Verleih, requested an internet service provider to match them to a name and address. Whereas such a solution is possible for tracking down infringers in the context of P2P networks through tracking down peers, monitoring, for instance, YouTubes upload traffic is hardly feasible.

Bilde: Marco Verch, CC BY 2.0

Further, on the question of copyright trolls and the possibility to invoke the measures under the Enforcement Directive by the right holder or licensee who does not use the rights herself, the Court rightfully did not concentrate on who suffered prejudice as a result of the alleged infringement, as it is up to the right holder to decide how to assign and exploit the rights. It also appears well-founded not to take the line of AG, according to whom the Directive ought to be interpreted as not allowing parties not exploiting the rights to benefit from measures under the Directive, whereas the Member States remain free to attribute the claims to an assignee. Instead, in principle, the Directive does not preclude the contractual holder from benefiting from the measures, but it is for the national court with all the details at hand to examine whether the request is abusive, unjustified or disproportionate.

In the answer to the last question, the Court stated that collection and matching of IP addresses to names and addresses constitute lawful processing of personal data resulting in no substantial interference when it is done for a legitimate purpose such as to enable raising a claim for damages from allegedly infringing users. However, there needs to be a lawful basis for retaining such data (here IP addresses) by internet service providers under the national law. The fact that it is up to the Member States to adopt measures providing a lawful basis for retaining data by internet service providers highlights that the enforcement of IP is relying heavily on the national law provisions and that Member States have leeway in sanctioning retention of traffic data for a reasonable period which is also in line with the GDPR. It remains to be seen if the Member States will see a need to adopt special measures on the retention of traffic data in the aftermath of the Mircom case to the extent such measures are not already in place.

Liliia Oprysk er førsteamanuensis ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen

18 juni 2021

Tingrettens avgjørelse i saken mellom Gyldendal og Lydbokforlaget mot Jørn Lier Horst og Sandnes Media

30. april falt dommen som ga forfatteren Jørn Lier Horst medhold i at de kunne si opp avtalen med Lydbokforlaget, og at lydbokrettighetene gikk tilbake til Horst som følge av oppsigelsen. Saken reiser spennende spørsmål om kontraktstolkning på opphavsrettens område, og avgjørelsen gir grunnlag til noen refleksjoner rundt spesialitetsprinsippet i åndsverkloven § 67 andre ledd. Avgjørelsen er etter sigende anket, og mens vi venter på lagmannsrettens vurdering av saken kan vi nytte tiden til å dvele litt ved tingrettsdommen. 

Faktum

Horst overdro utgiverrettighetene til flere av sine barnebøker til Gyldendal forlag. Ved rettighetsoverdragelsen benyttet partene en standardavtale kalt «Normalkontrakt for skjønnlitteratur for barn og ungdom». Etter avtalen overdro Horst enerett til å fremstille, mangfoldiggjøre og utgi de angitte barnebøker i ulike former. Noen av utnyttelsesformene er regulert i normalkontrakten, mens andre utnyttelsesformer forutsettes at det inngås en egen avtale som angir vilkårene for utnyttelsen. 

En slik avtale om lydbokrettigheter ble inngått mellom Horst og Lydbokforlaget, et datterselskap av Gyldendal. Begge avtalene var standardavtaler fremforhandlet av Forleggerforeningen og Forfatterforeningen, og partene i saken var forpliktet til å bruke disse avtalene. Lydbokavtalen ble utformet i 2009, lenge før strømming var et alternativ til de tradisjonelle lydbøkene på CD-plate eller lydfil. 

En av Horsts bøker, med et artig ordspill. Bildet er 
er hentet her

I tillegg inngikk Lydbokforlaget i 2016 en midlertidig avtale med Horst om strømming av bøkene, som kunne sies opp med tre måneders varsel. Gjennom strømmeavtalen fikk Lydbokforlaget enerett til å tilby lydbøkene i egen strømmetjeneste, kalt Fabel.   Lydbokforlaget fikk ikke til en avtale med den største tilbyderen av strømmetjeneste av lydbøker -  Storytel, og Horst var etter sigende misfornøyd med at bøkene ikke ble gjort tilgjengelig på hele strømmemarkedet. I 2020 sa han opp både lydbokkontrakten og strømmekontrakten.

Hovedspørsmålet i saken er om vilkårene for oppsigelse av lydbokkontrakten var oppfylt. Oppsigelsesklausulen lyder slik: 

«Avtalen kan etter at det er gått minst fem år fra den ble undertegnet sies opp av hver av partene med et halvt års varsel med mindre det er solgt minst 300 eksemplarer det siste året.»

Lydbokforlaget mente at antall lytt i deres strømmetjeneste måtte telles med, og at vilkårene for å si opp avtalen ikke var oppfylt. Det var på det rene at dersom antall lytt i strømmetjeneste skulle omfattes av måltallet, var ikke vilkårene for heving oppfylt. Like klart var det at vilkårene for å si opp var oppfylt, hvis antall lytt i strømmetjesten ikke skulle regnes med.  

Partenes anførsler

Lydbokforlaget viste til at det dreier seg om samme verk og samme lydkilde, og for brukere er verket de hører identisk. 

Videre ble det argumentert for at avtalen måtte tolkes dynamisk og i tråd med formålet. Formålet med oppsigelsesklausulen og måltallet på 300 eksemplarer var å sørge for at forlaget gjorde sitt for at verket skulle spres og inntekt genereres. Når strømmetjenesten Fabel genererte store inntekter for Horst så kunne ikke avtalen sies opp mente forlaget. 

Horst bestred alle anførslene, og argumenterte for at måltallet på 300 i lydbokkontrakten ikke gjaldt annet enn stykksalg av fysiske CD-plater og nedlastbare lydfiler. Videre ble det anført at formålet med måltallet på 300 eksemplarer ikke kunne føre til et annet resultat enn det som kan utledes av ordlyden. Horst mente videre at det ville vært inkonsekvent å beholde samme oppsigelsesgrense hvis strømming skulle omfattes. Dette fordi inntektspotensialet i strømmemarkedet er mye høyere enn i stykkprissalgsmarkedet. Endelig ble det anført at ordlyden i oppsigelsesklausulen var klar, og at en utvidende tolkning vil være i strid med spesialitetsprinsippet i åndsverkloven § 67.

Rettens vurdering

Tingretten gikk rett på en tolkning av oppsigelsesklausulens ordlyd og kom til at ordet «eksemplarer» tilsa at måltallet i klausulen ikke omfattet strømming. Etter rettens syn var det «kunstig å omtale det som salg av et eksemplar av lydboken når den blir lyttet til (strømmet).» 

Oslo tingrett, bildet er hentet her

Videre viste retten til at lytting via strømmetjeneste ikke utløste noen betalingsplikt for sluttbruker, dette i motsetning til ved kjøp av lydbøker på CD eller lydfil. Når ordlyden tilsa at antall lytt i strømmetjenesten ikke skulle medregnes, måtte det ette rettens syn «sterke grunner til» for at det skal kunne legges en annen forståelse av avtalen til grunn. Retten var et stykke på vei enig med Lydbokforlaget i at formålet med oppsigelsesklausulen er å sikre at forlagene jobber for å generere inntekt for forfatterne, og at strømmeinntektene kom i stedet for inntektene fra stykksalg av lydbøker. Det var imidlertid for stor forskjell mellom strømming og stykksalg til at oppsigelsesklausulen kunne anses å omfatte lytt i strømmetjenesten. Når det gjaldt spesialitetsprinsippet i åndsverkloven § 67, påpekte retten følgende: 

«Dersom strømmeinntektene skulle bli medregnet i det avtalte minstesalgsnivået, vil det medføre at oppsigelsesretten blir snevret inn og gjøre det mulig for Lydbokforlaget å hindre Lier Horst og Sandnes Media i å utnytte sine opphavsrettigheter på et område som ikke var kjent da kontrakten ble inngått. En slik rettighetsavståelse må komme klart til uttrykk i lydbokkontrakten for å bli lagt til grunn, jf. åndsverklovens § 67 annet ledd. Det gjør den ikke.»

Etter rettens syn var vilkårene i oppsigelsesklausulen oppfylt, og da gjenstod det bare å vurdere om lydbokrettighetene gikk tilbake til Horst, eller om de gikk tilbake til Gyldendal. 

Gjennom den overnevnte normalkontrakten hadde Horst overdratt en tidsbegrenset enerett til å utgi de aktuelle bøkene som lydbøker til Gyldendal. Gyldendal anførte at lydbokrettighetene ble lisensiert til Lydbokforlaget, og at Horsts oppsigelse innebar at rettighetene gikk tilbake til Gyldendal. Retten viste imidlertid til at avtalen med Lydbokforlaget, etter sin ordlyd, var inngått av Gyldendal, men på vegne av Horst. Etter rettens syn var altså ikke Gyldendal part i avtalen. Like fult kom retten til at Gyldendal hadde overdratt lydbokrettighetene til Lydbokforlaget, og at det ikke var tale om et lisensforhold. Når så var tilfelle gikk lydbokrettighetene tilbake til Horst, og ikke til Gyldendal.

Morten mener: 

Det er en god og grundig dom, men det er allikevel rom for et par bemerkninger. 

For det første kan det spørres om ikke retten har hatt en for snever tilnærming ved tolkningen av avtalen. Rett nok var det vilkårene i oppsigelsesklausulen som var stridens kjerne, men klausulens vilkår og uttrykk må tolkes i lys av avtalen som helhet, jf. Rt. 2010 side 748 avsnitt 39, der det står «Ordlyden er likevel ikkje det einaste tolkingsgrunnlaget. Også samanhengen med andre punkt i avtalen og omstenda ved den vil kunne ha innverknad på forståinga», i samme retning, Rt. 2010 side 961, samt Lilleholt Kontraktsrett og Obligasjonsrett 2017 side 108. 

Etter avtalens punkt 1.1 fremgår det at det som overdras til Lydbokforlaget er en enerett til å la forfatterens verk «innleses på lydbånd, lydplate eller annet lydbærende medium, samt å fremstille, mangfoldiggjøre og utgi verket i slik form og i det antall eksemplarer forlaget bestemmer.» Det kan argumenteres for at Horst etter dette hadde gitt Lydbokforlaget rett til å tilby bøkene også gjennom en strømmetjeneste, og at oppsigelsesklausulen burde tolkes i lys av hva som var overdratt. 

Bøker som hører på lyd, bildet er hentet her
Det kan imidlertid også argumenteres for at partene ikke mente at lydbokkontrakten verken ga rett til eller regulerte strømming av lydbøkene. Dette finner støtte i at partene inngikk en egen strømmeavtale året før bøkene ble tilgjengelig vis strømmetjenesten Fabel. Retten la kort til grunn at strømmeavtalen ble inngått fordi strømming «falt utenfor rammen av lydbokkontrakten». Hvis lydbokkontrakten ikke regulerer strømming overhodet, omfattes neppe strømming av oppsigelsesklausulens måltall. Med fare for å spekulere i faktum, kan det nok tenkes at partene ikke er like enige om bakgrunnen for inngåelsen av strømmeavtalen, som det man kan få inntrykk av når man leser dommen. 

Jeg skulle også ønske meg at retten hadde et noe mer reflektert syn på hvorvidt spesialitetsprinsippet i åndsverkloven § 67 andre ledd kommer til anvendelse i denne saken.  Bestemmelsen lyder som følger: «Ved overdragelse av opphavsrett skal opphaveren ikke anses for å ha overdratt en mer omfattende rett enn det avtalen klart gir uttrykk for». 

Det kan være fristende å bruke spesialitetsprinsippet til å tolke enhver klausul i favør av opphaveren, men etter bestemmelsens ordlyd kommer bestemmelsen bare til anvendelse når det som er uklart er rettighetsoverdragelsens omfang. I nærværende sak var det ikke tvilsomt at lydbokrettighetene og rett til å tilby bøkene gjennom strømmetjeneste var overdratt, og etter mitt skjønn er det ikke gitt at prinsippet bør anvendes ved tolkningen av oppsigelsesklausulen. 

I alle tilfeller kunne man ønske seg en vurdering av spesialitetsprinsippets rolle ved tolkning av avtaler inngått mellom jevnbyrdige interesseorganisasjoner. Avtalen som tolkes her er fremforhandlet mellom Forleggerforeningen og Forfatterforeningen. Begrunnelsen bak spesialitetsprinsippet er å beskytte opphaveren som den antatt svakere part, og denne begrunnelsen gjør seg ikke gjeldende for avtaler som er fremforhandlet mellom jevnbyrdige parter, sml. Rognstad Opphavsrett 2019 side 453 og Prop. 104 L (2016-2017) side 229-230. 

Videre virker det noe eiendommelig at retten tilsynelatende kom til at Gyldendal først hadde fått lydbokrettighetene overdratt gjennom normalkontrakten, og at rettighetene så var overdratt til Lydbokforlaget gjennom en avtale Gyldendal selv ikke var part i. Det er på ingen måte dermed sagt at resultatet er feil, men det er grunn til å håpe at lagmannsretten går noe mer nyansert til verks på disse punktene.

02 juni 2021

Borgarting lagmannsrett: Bank Norwegians kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord i søkemotorer ikke i strid med god forretningsskikk

Borgarting lagmannsrett har avsagt dom i den såkalte Bank Norwegian-saken (LB-2019-36567) om kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord på Google og andre søkemotorer. De tre bankene Ikano Bank, Monobank og Komplett Bank hadde anket dommen fra Asker og Bærum tingrett der Bank Norwegian ble frikjent for brudd på markedsføringslovens generalklausul om god forretningsskikk (§ 25). Selv om lagmannsretten karakteriserte bruken som snylting, mente de at denne ikke var i strid med god forretningsskikk, og landet derfor på samme resultat som tingretten (men motsatt av NKU). Avgjørelsen inneholder interessante uttalelser om forholdet mellom varemerkeretten og markedsføringsretten, samt anvendelsesområdet for markedsføringslovens generalklausul.

Mer enn to år etter at Asker og Bærum tingretts avgjørelse (omtalt av IP-trollet her), kom omsider Borgarting lagmannsretts avgjørelse i Bank Norwegian-saken den 15. april. Overordnet gjelder saken i hvilken utstrekning virksomheter kan håndheve kjennetegnene sine på nett etter markedsføringsrettslige regler, nærmere bestemt om varemerkeinnehavere kan nekte konkurrenter å kjøpe deres varemerker som søkeord på søkemotorer.

Bank Norwegians varemerkeregistrering
nummer 283386 (Patentstyret)
EU-domstolen har tidligere uttalt at praksisen med kjøp av andres varemerker som søkeord ikke utgjør varemerkeinngrep som sådan (se særlig C-323/09 Interflora), men at det må bero på en nærmere vurdering av om et eller flere av varemerkets funksjoner utsettes for skade. Dette er typisk tilfelle der varemerket benyttes i konkurrentens annonse som kommer opp som treff på det betalte søkeordet, slik at det oppstår forvekslingsfare. Der varemerket ikke fremgår av selve annonsen, som i Bank Norwegian-saken, har utgangspunktet langt på vei vært at det ikke konstateres varemerkeinngrep (og bruken må evt. vurderes etter andre nasjonale regler, som markedsføringsretten). Hensyn til sunn og lojal konkurranse står sterkt i slike tilfeller, og EU-domstolen har lagt særlig vekt på at praksisen gir internettforbrukere et bredere spekter av tilbud av de aktuelle tjenestene gjennom alternativer til varemerket de søker på.

I varemerkerettslig sammenheng er det også verdt å nevne at Oslo tingrett før jul avsa dom i saken mellom Norgesgjerdet AS og Kystgjerde AS (19-192181TVI-OTIR/06). Her ble både annonser hvor varemerket ble, og ikke ble benyttet, ansett å utgjøre varemerkeinngrep, noe som er utfordrende å forene med avgjørelsene fra EU-domstolen. Avgjørelsen er anket og ankeforhandlingen berammet 10. – 12 november 2021.

Med dette som bakteppe er spørsmålet i Bank Norwegian-saken om praksisen med kjøp av konkurrenters varemerker som søkeord er i strid med god forretningsskikk. Foruten påstand om forvekslingsfare har det i denne sammenhengen vært fremholdt at praksisen fører til svært høye priser for å komme høyt opp i søkemotorer ved søk på eget varemerke, noe som angivelig favoriserer store og ressurssterke aktører. Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU) har i en rekke uttalelser (bl.a. i 12/2012 Teppeabo6/2017 Bank Norwegian (omtalt av IP-trollet her), 10/2018 Kondo­meriet og senest i 10/2020 Netpower) kommet til at denne praksisen er i strid med generalklausulen i markedsføringsloven § 25, som forbyr handlinger i strid med god forretningsskikk. Markedsføringslovens regler har ikke vært gjenstand for tilsvarende harmonisering på europeisk nivå som varemerkeretten, og generalklausulen tar dessuten sikte på en mer skjønnsmessig vurdering av både subjektive og objektive elementer i saken. Begrunnelsen for NKUs avgjørelser har vært at praksisen utgjør en form for snylting på varemerkene, som både medfører forvekslingsfare og svært høye priser for varemerkeinnehavere dersom de ønsker å komme øverst blant treffene for søkeordene.

Skjermbilde fra søk på "ikano bank" (Google). Eksempel på betalt treff markert med rødt,
organiske treff markert med grønt.

Lagmannsrettens avgjørelse

Lagmannsretten konkluderte i likhet med tingretten at Bank Norwegians praksis ikke utgjør en handling i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25. For lagmannsretten var det imidlertid den visuelle utformingen av annonsene på forskjellige enheter som PC, nettbrett og mobil som ble gjenstand for vurdering, ikke selve teksten i annonsene.

I avgjørelsen drøfter lagmannsretten først EU-domstolens avgjørelse i Interflora og hvilken betydning dette får for bruken av generalklausulen i markedsføringsloven § 25 i det konkrete tilfellet. Etter lagmannsrettens vurdering må en i norsk rett være forsiktig med å anvende den skjønnsmessige generalklausulen hvor forholdet ikke rammes av spesiallovgivningen. Dette utgangspunktet oppstiller et nokså snevert anvendelsesområde for generalklausulen når forholdet ligger i kjernen av de tilfellene reglene om varemerkeinngrep tar sikte på å regulere. Lagmannsretten viser i denne sammenheng til EU-domstolens uttalelser om at praksisen både promoterer sunn og lojal konkurranse (ved at forbrukerne blir informert om andre tilsvarende tjenester fra andre tilbydere), og at den i seg selv ikke kan anses å medføre forvekslingsfare hos den gjennomsnittlige internettbrukeren (fordi denne evner å skille mellom betalte og organiske treff).

Med dette utgangspunktet går lagmannsretten videre og ser på hvilket rom det er for å anvende generalklausulen i det konkrete tilfellet. Selv om lagmannsretten uttaler at praksisen innebærer en form for snylting, så er graden av denne ikke sterk nok til å være i strid med god forretningsskikk. Lagmannsretten viser i denne sammenheng også til at NKUs faste praksis i tilsvarende saker ikke har vært grundig nok begrunnet, særlig når det gjelder avveiningen mot hensyn til lojal og sunn konkurranse i varemerkeretten som EU-domstolen har gitt anvisning på i lignende saker (Interflora m.fl.). Uttalelsene fra NKU ble derfor ikke tillagt avgjørende betydning i saken.

Lagmannsretten konkluderte deretter med at Bank Norwegians praksis ikke er i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25.

Ikano Bank, Komplett Bank og Monobank har anket avgjørelsen til Høyesterett.

Immaterialrettstrollets bemerkninger

Dette immaterialrettstrollet har tidligere uttalt seg kritisk til tingrettens avgjørelse i denne saken, blant annet fordi tingretten så ut til å legge for mye vekt på varemerkerettslige elementer ved den konkrete vurderingen etter markedsføringsloven § 25.

Etter dette trollets oppfatning er lagmannsrettens avgjørelse mer balansert når det gjelder avveiningen mellom de varemerkerettslige elementene og de øvrige (subjektive) elementene som vurderingen etter markedsføringsloven § 25 legger opp til. Likevel mener undertegnede at også lagmannsretten tilsynelatende mister enkelte av disse tilleggselementene av syne, særlig det fortrengende ved at en (stor eller ressurssterk) konkurrent kan sørge for at kostnadene for bruk av egne kjennetegn ved kanskje den viktigste markedsføringskanalen blir svært høye. Betydningen av dette elementet tilsier også etter dette immaterialrettstrollets syn et større nedslagsfelt for markedsføringsloven § 25 (ved siden av varemerkerettslige regler) enn det lagmannsretten tilsynelatende utleder i sin avgjørelse. Det er ikke noe vilkår om forvekslingsfare etter markedsføringsloven § 25. Det kan også fremdeles stilles spørsmål ved om det legges vel mye i den gjennomsnittlige internettforbrukerens oppmerksomhetsnivå.

Avgjørelsen illustrerer i det minste at det er vanskelig å trekke opp klare grenser mellom varemerkeretten og markedsføringsretten. Selv om lagmannsretten tilsynelatende kun var i tvil når det gjaldt den visuelle utformingen av annonsene på mobil (ikke PC og nettbrett), tror dette immaterialrettstrollet at avgjørelsen i det minste vil kunne etterlate en viss tvil. Foruten det som er nevnt ovenfor er også lagmannsrettens karakteristikk av Bank Norwegians praksis som «snylting» noe uklar. Ettersom snylting ligger i kjernen av det som er ment å rammes av markedsføringslovens bestemmelser fremstår denne begrepsbruken litt underlig når praksisen ikke fører til fellelse.