23 februar 2024

Designrettsåret 2023

Tradisjon tro oppsummerer vi Immateriallrettsåret som har gått, og først ut er designretten. IP-trollet Kaja Skille Hestnes har dette året fått med seg gjestetroll Henriette Wiker, advokat i SANDS, for å oppsummere designrettsåret 2023. Heller ikke i år har det vært særlig stor aktivitet på designrettens område, men vi har fått et knippe avgjørelser fra både KFIR, Oslo tingrett og EU-domstolen. I tillegg er det aktivitet på lovgivningsfronten.

Nytt fra lovgivningfronten – revisjonen av designdirektivet ruller videre

Som vist til i oppsummeringen av designrettsåret 2022 foreslår EU revideringer i både designdirektivet (designdirektivet (Dir. 98/71/EF) og forordningen (Reg. (EC) No 6/2002). Hovedformålet med revisjonen er blant annet å skape et rammeverk tilpasset den digitale tidsalderen og forenkle administrasjon- og registreringsprosedyrer. Kommisjonens forslag finnes her.
 
Regjeringen publiserte sitt foreløpige posisjonsnotat den 13. juni 2023, Det fremgår av notatet at forslaget vil medføre endringer i den norske designloven, som vil ha en "positiv betydning for brukerne av designsystemet og utgjør en forenkling for næringslivet ved at det blir en større grad av felles regler i de europeiske landene". Videre fremgår det at "Forslaget er EØS-relevant, fremstår i all hovedsak akseptabelt og vil medføre en positiv endring av det norske regelverket".
 
EU-rådets pressemelding fra 25. september 2023 oppsummerer EU-rådets standpunkter til den foreslåtte revisjonen. Rådet støtter hovedmålene med endringene, men har foreslått noen konkrete endringer/forbedringer. Pressemeldingen kan leses her. 5. desember 2023 kom pressemeldingen om at Rådet og Europaparlamentet har kommet til en foreløpig avtale om revisjon av de to lovforslagene til designpakken. Pressemeldingen kan leses her. Den foreløpige avtalen må nå godkjennes og formelt vedtas av begge institusjonene. 
 

KFIR – Er Starco helt på felgen?

Det hører til sjeldenhetene at KFIR avsier designrettsavgjørelser. Men i 2023 har vi i det minste fått én. KFIR-2023-3 er avsagt i kjølvannet av at Borgarting lagmannsrett i 2022 behandlet spørsmålet om felgene til Starco Norge AS (DM/212217) gjorde inngrep i Audi AG sin eldre designregistrering (DM/203217) etter designloven § 9. Saken har tidligere vært omtalt av IP-trollet her og her. Lagmannsretten kom, som tingretten, til at felgene til Starco Norge AS ikke gjorde inngrep i Audi AG sin eldre designregistrering fordi de ga et annet helhetsinntrykk.

I påvente av domstolsbehandlingen hadde Patentstyret satt sin prøving av gyldigheten av Starco Norge As’ sin designregistrering i bero. Da lagmannsrettens dom forelå, la Patentstyret denne uprøvd til grunn i sin vurdering. Fordi lagmannsretten mente felgene til Starco Norge AS ga et annet helhetsinntrykk enn Audis felger, la Patentstyret til grunn at designet til Starco Norge AS dermed også hadde individuell karakter etter designloven § 3 (3). Patentstyret begrunnet dette med at vurderingen av helhetsinntrykk og individuell karakter er sammenfallende. Spørsmålet for KFIR var om lagmannsrettens avgjørelse var bindende for Patentstyret, eller om Patentstyret i stedet skulle ha gjort en selvstendig vurdering av kravene til nyhet og individuell karakter, jf. designloven § 3, jf. § 25.

KFIR konkluderte med at lagmannsrettens avgjørelse ikke har rettskraftsvirkning for Patentstyrets behandling av kravet om oppheving av Starcos designregistrering.  Derfor er saken nå sendt tilbake til Patentstyret for ny behandling. Med det fortsetter felge-føljetongen for Starco Norge AS og Audi AG. Det er her verdt å merke at EUIPOs Board of Appeal i juni 2023 kom til at Starco Norge AS’ EU-design var ugyldig - motsatt resultat av hva Borgarting lagmannsrett kom til. Det blir derfor interessant å se hvilken betydning Patentstyret kommer til å tillegge EU-domstolens avgjørelse.   

Norske domstoler – en ny dimensjon av tilskjæring av bevis

Oslo tingrett avgjorde i mai 2023 (TOSL-2022-75615) spørsmålet om sekkene til Frii of Norway AS gjorde inngrep i Beckmann AS sin designregistrering i Norge (reg.nr. 087095) og EU (reg.nr. 008563787-0001/008563787-0002). Siden sekkene til Frii of Norway AS kun hadde blitt solgt på det asiatiske markedet, reiste saken også spørsmål om blant annet lovvalg, verneting og rettslig interesse. I tillegg var det anført brudd på markedsføringsloven §§ 30 og 25, samt Taiwanske regler om illojal konkurranse. I vår oppsummering begrenser vi oss til de designrettslige spørsmålene.

Beckmanns sekk Frii of Norways sekk

Ved behandlingen av spørsmålet om designinngrep, anvendte retten den tradisjonelle firetrinnsmodellen. Med utgangspunkt i en vurdering av produktgruppen, den informerte bruker og designerens frihet, gjorde retten en sammenligning av designene for å vurdere om sekkene til Frii of Norway AS ga et annet helhetsinntrykk enn sekkene til Beckmann AS. Retten tok i den forbindelse hensyn til at designerens grad av frihet var noe begrenset på grunn av sekkens funksjonsbestemte elementer.

Begrenset designfrihet var imidlertid ikke nok til å la Starco gå fri for ansvar. Beckmann AS hadde i anledning saken skåret opp sekkene og fremlagt de enkelte bestanddelene som realbevis for retten. Realbevisene viste at sekkenes bestanddeler var av nøyaktig lik størrelse og form. Basert på disse likhetene mente tingretten at Frii of Norway AS ikke hadde utnyttet de tilgjengelige variasjonsmulighetene ved sekkenes utforming. Fordi Beckmann AS’ designregistrering var i svart hvitt, så retten i tillegg helt bort fra ulikheter i sekkenes farge, figurer eller tegninger. 

Retten konkluderte på den bakgrunn med at sekkenes helhetsinntrykk ikke var tilstrekkelig forskjellig og at det forelå inngrep etter designloven § 9.

Avgjørelsen viser at en sort hvitt-registrering kan gi et bredere vern enn fargeregistreringer. Fordelen med bredt vern må likevel avveies mot at en sort hvitt-registrering ofte vil ha lavere grad av individuell karakter enn en med farger. Det gjelder særlig der designen for øvrig er funksjonelt bestemt, som for eksempel i den nedenfor nevnte EU-avgjørelsen C-684/21, Papierfabriek Doetinchem. 

EU-domstolen - "details matter" - så lenge du kan se dem ved «normal bruk»

16. februar 2023 avsa EU-domstolen avgjørelse i sak Case C-472/21. Saken handler om vilkårene for å oppnå beskyttelse av design der produktet som det aktuelle designet brukes på utgjør en komponent i et sammensatt produkt. I slike tilfeller er det innført visse tilleggsvilkår i artikkel 3 nr. 3 og nr. 4 i designdirektivet (Dir. 98/71), som lyder slik:

3.   A design applied to or incorporated in a product which constitutes a component part of a complex product shall only be considered to be new and to have individual character:

(a)

if the component part, once it has been incorporated into the complex product, remains visible during normal use of the latter, and

 

(b)

to the extent that those visible features of the component part fulfil in themselves the requirements as to novelty and individual character.

4.   ‘Normal use’ within the meaning of paragraph (3)(a) shall mean use by the end user, excluding maintenance, servicing or repair work.

Bestemmelsen tilsvarer den norske designloven § 4.

Saken gjaldt et design for seter til sykler og motorsykler. Designet var registrert med en enkel illustrasjon av undersiden av setet: 

Bilde av designet
Hentet fra dommen

Innehaveren av designet er det tyske selskapet Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG (heretter «Monz»).

Spørsmålet for EU-domstolen var hvordan tilleggsvilkårene i artikkel 3 nr. 3 og nr. 4 skulle forstås.

EU-domstolen kom til at vilkåret om at bestanddelen i et sammensatt produkt må være synlig for å oppnå rettslig beskyttelse etter artikkel 3 nr. 3, må tolkes i lys av hva som anses som normal bruk av det sammensatte produktet. Vurderingen skal basere seg på om bestanddelen er synlig etter at den er inkorporert i det sammensatte produktet ved «normal bruk», og vurderingen skal foretas i forhold til sluttbrukeren av produktet, alternativt en tredjeperson som observerer bruken.

Med «normal bruk» siktes det til handlinger som utføres ved den primære bruken av det sammensatte produktet, og andre handlinger som utføres i forbindelse med en slik bruk, herunder de som utføres før eller etter at produktet har utfylt sin hovedfunksjon, som for eksempel lagring og transport av det produktet. Vedlikehold og reparasjon faller utenfor, hvilket følger direkte av unntakene i bestemmelsen. Sluttbrukerens «normale bruk» av produktet vil som et utgangspunkt sammenfalle med den bruken av produktet som er tiltenkt av produsenten eller designeren av produktet. Det kan likevel ikke alene legges vekt på det formålet som produsenten har tiltenkt produktet eller komponenten. Lovgivers formål med ordlyden om at det er sluttbrukerens bruk som utgjør normal bruk, er å utelukke bruk i andre handelsledd og dermed hindre en omgåelse av vilkåret om synlighet. Videre kan vilkåret om «normal bruk» tolkes vidt ettersom bestemmelsen ikke presiserer hva slags bruk som anses som normal bruk.  

I tillegg har EU-domstolen avsagt én prejudisiell avgjørelse på designrettsområdet, C-684/21, Papierfabriek D oetinchem. Saken gjaldt gyldigheten av en EU-registrert design for en innpakningsanordning (reg.nr. 001344022-0006). Ett av spørsmålene som ble forelagt EU-domstolen, var hvilken betydning det ville ha for registrerbarheten at innehaver allerede hadde designrett til en rekke andre design som løste samme funksjon. Gjennom disse øvrige designene kunne innehaver bevise å ha brukt tilgjengelige variasjonsmuligheter ved utformingen av designet. EU-domstolen konkluderte med at eksistensen av andre design er relevant, men ikke er avgjørende, i vurderingen av individuell karakter. Avgjørelsen følger opp slik sett opp C-395/16 Doceram, der domstolen forkastet den såkalte «multiplicity of forms»-tilnærmingen, som åpnet for registrerbarhet så lenge innehaver kunne påvise minst én annen utforming egnet til å realisere samme funksjon.

Et annet spørsmål som ble forelagt domstolen i samme sak, var hvilken betydning det ville ha for registrerbarheten av designet at produktets utforming muliggjorde flere farger. Spørsmålet kom på spissen fordi selve registreringen var gjort i sort hvitt. EU-domstolen konkluderte med at det, i tilfeller der innehaver har søkt om sort hvitt-registrering, ikke er adgang til å se hen til muligheten for bruk av ulike farger i vurderingen av individuell karakter. Avgjørelsen er et eksempel på at ikke alle design er egnet for svart hvitt-registrering, selv om det i mange tilfeller vil kunne gi et bredere vern enn fargeregistrering. 

Kaja Skille Hestnes var ansatt som dommerfullmektig i Oslo tingrett da Beckmann-saken ble avsagt. Hun har ikke vært involvert i avgjørelsen. Takk til studenttroll Alina Ahmed for gode innspill på oppsummeringen av C-472/21.

05 januar 2024

HR-2023-2282-A: Høyesterett klargjør hvem som har produsentrettigheter etter åvl. § 20

Høyesterett avsa 5.12.23 dom i sak mellom plateselskapet Mutual Intentions, med FONO og IFPI som partshjelper, og musikeren Noam Ofir. Det ble her lagt til grunn at «produsent av lydopptak» etter åvl. § 20 er «den som forestår, i betydningen tilrettelegger og bærer omkostningene med, produksjonen av opptakene». Dette innebar at Mutual alene ble ansett som produsent av lydopptaket i den aktuelle saken.


Musikeren Noam Ofir, også kjent som «Soul Supreme», hadde komponert og spilte inn flere enkeltspor på eget utstyr. Disse sporene ble senere mikset inn i tre sanger på albumet «Jacuzzi Boyz». For Høyesterett var det enighet om at Ofir var opphaver til og utøvende musiker på de aktuelle sporene, og at han hadde krav på kompensasjon for utnyttelse av disse rettighetene. 


Spørsmålet var om Ofir også måtte anses som «produsent» etter åvl. § 20 til opptakene han selv hadde gjort, slik at han også hadde krav for kompensasjon for utnyttelse av denne rettigheten. 

Åndsverkloven § 20 kunne etter ordlyden forstås slik at produsenten er den som rent fysisk forestår opptakene. Høyesterett fant imidlertid at det var mest naturlig å forstå «produsent av lydopptak» som «den som mer overordnet sørger for at opptakene blir foretatt» (avsnitt 52).


Dette synet var også lagt til grunn i norsk litteratur og av reguleringene av produsentrettigheter i Romakonvensjonen og WPPT samt i WIPOs guide til Romakonvensjonen (avsnitt 55-63).

Høyesterett fant også støtte for dette synspunktet i formålet med åndsverkloven, som i § 1 angis å være å «gi rettigheter til de som skaper, fremfører eller investerer i åndsverk eller nærstående prestasjoner og arbeider, og slik også gi insentiv til kulturell produksjon». Det påpekes av «produsentretten er den eneste retten produsentene har etter åndsverkloven, samtidig som de ofte foretar finansielle investeringer», og at dette «taler .. med adskillig styrke for at begrepet «produsent» må forstås i den mer overordnede forstand» (avsnitt 55). 


Spørsmålet var da hvem som måtte anses som «produsent» av lydopptakene i den konkrete saken. Høyesterett la til grunn at denne vurderingen måtte gjøres på tidspunktet opptaket gjøres, men at etterfølgende forhold kan bidra til å kaste lys over hva som var partenes rolleforståelser på opptakstidspunktet (avsnitt 70).


Det var her et sentralt moment at initiativet til prosjektet kom fra Mutual, og at lydskissen som dannet grunnlag for opptaket ble overlatt til Ofir fra en person tilknyttet Mutual. Det var derfor aldri snakk om at Ofir skulle bruke opptakene til andre formål enn i samarbeidet med Mutual (avsnitt 71). Forutsetningen om at Mutual var produsent, underbygges av etterfølgende forhold, hvor Mutual har organisert og betalt for blant annet avtaler med andre artister, miksing, utforming av cover, distribusjon og PR (avsnitt 72).

Ofirs bidrag ble derimot i det vesentlige ansett å være «av kreativ art som komponist av basslinjene og utøvende musiker», og den risikoen han har tatt i den forbindelse har gitt ham rettigheter og vederlag som opphaver og utøver (avsnitt 73). Ofir hadde riktignok gjort opptak med eget utstyr. Dette ble imidlertid ikke ansett som annet enn en «enkel lydteknikeroppgave, som mange musikere i dag utfører selv, og som ikke har medført nevneverdige kostnader» (avsnitt 74).


Opptakene ble etter dette ansett å være utført som en «integrert del av [Ofirs] rolle som komponist og artist i et prosjekt som var initiert, tilrettelagt og bekostet av Mutual», og Mutual hadde da alene produsentrettighetene etter åndsverkloven § 20 (avsnitt 80).


Immaterialrettstrollets betraktninger


Med dommen i HR-2023-2282-A Mutual Intentions har Høyesterett avsagt sin første dom om produsentrettigheter. Dommen utgjør et viktig bidrag til avklaring av hvilke innsatsfaktorer som inngår i vurderingen av hvem som har produsentrettigheter til lydopptak etter åvl. § 20. 


Rettigheter til lyd- og filmopptak etter åvl. § 20 oppstår ved frembringelsen. I motsetning til opphavsrett til åndsverk etter lovens kapittel 1, oppstilles ingen kvalitative krav til opptaket. Det er tilstrekkelig at det rent faktisk er gjort et opptak, uavhengig av om dette består i støy eller et studioopptak av musikk.

I sin enkleste form kan lyd- og filmopptak opptak skje ved at enkeltpersoner gjør opptak med eget opptaksutstyr, for eksempel en mobiltelefon. I slike tilfeller får den som fysisk gjør opptaket uten videre produsentrettigheter til dette.  Lyd- (og filmopptak) gjøres imidlertid i mange tilfeller som endel av en større produksjon, hvor den som fysisk gjør opptak er ansatt eller utfører oppdrag for andre, for eksempel en musikkprodusent eller et plateselskap.



Det har i slike tilfeller ikke vært omstridt at produsentrettighetene normalt ikke uten videre tilfaller den som fysisk har gjort opptaket, men den som tilrettelegger og finansierer opptaket. Dette er nå stadfestet av Høyesterett, når det slås fast at produsentrettighetene tilfaller «den som mer overordnet sørger for at opptakene blir foretatt».


Den som «sørger for at opptakene blir foretatt» er grunnleggende sett den som selv foretar eller instruerer eller gir andre i oppdrag å gjøre opptaket. Høyesterett understreker at det avgjørende er forholdene da opptaket ble gjort, men at etterfølgende forhold kan bidra til å belyse «hva som var partenes rolleforståelser på opptakstidspunktet». Det fremheves her at Mutual tok initiativ til prosjektet, og at lydskissen som dannet grunnlag for opptaket ble overlatt til Ofir fra en person tilknyttet Mutual. Det var heller aldri snakk om at Ofir skulle kunne bruke opptakene på annen måte.


Problemet med er at argumenter knyttet til partenes forutsetninger fremstår mer som et argument for at produsentrettighetene er overdratt fra Ofir til Mutual, enn som et argument for at produsentrettighetene har oppstått originært hos Mutual. En beslutning om at et opptak skal gjøres, og overordnet styring av et prosjekt hvor opptaket skal inngå vil derfor ikke alene kunne være avgjørende for å kunne konstatere at den som tar beslutningen er «produsent» av opptaket.


En beslutning om at et opptak skal gjøres, vil normalt også innebære en kostnad. Og det er den investeringen disse kostnadene består i som produsentretten i § 20 er ment å verne. Produsentretten er derfor et investeringsvern.


Dette understrekes også av Høyesterett når åndsverklovens formålsbestemmelse brukes som et argument for en tolkning av § 20 hvor det avgjørende er hvem som mer overordnet sørger for at opptakene blir foretatt, og det samtidig fremheves at «produsentretten er den eneste retten produsentene har etter åndsverkloven, samtidig som de ofte foretar finansielle investeringer» (avsnitt 55).


I motsetning til databaseretten etter § 24 som krever at databasen er «resultat av en vesentlig investering», oppstiller § 20 ingen krav om at det må være fortatt en slik investering. Det sies da naturlig nok heller ingenting om hva en investering eventuelt må bestå i. 


Produsentvernet slik dette ble nedfelt i Romakonvensjonen i 1961, var begrunnet i de store investeringene som normalt var knyttet til tradisjonell musikkproduksjon tidlig på 1960-tallet. Slike investeringer knyttet seg blant annet til studio, lydteknikere, mastring, plateproduksjon og distribusjon. Musikkproduksjon har imidlertid endret seg de siste 60-årene. Musikkproduksjon som tidligere krevde store, etablerte studioer, kan i dag produseres i små studioer, gjerne av musikere selv og til en brøkdel av investeringskostnadene som tidligere krevdes.


Høyesterett velger da også å fokusere på andre investeringer når man skal begrunne plateselskapets produsentrett, når det fremheves at forutsetningen om at Mutual var produsent underbygges av at Mutual har organisert og betalt for blant annet avtaler med andre artister, miksing, utforming av cover, distribusjon og PR.  Konsekvensen av dette er at Mutual gis et investeringsvern for utgifter som ikke knytter seg til frembringelsen av opptaket som sådan, men til plateproduksjonen som helhet.


Ofirs kostnader knyttet til frembringelsen av opptaket nedtones derimot av Høyesterett. Opptaket blir beskrevet som en «enkel lydteknikeroppgave, som mange musikere i dag utfører selv, og som ikke har medført nevneverdige kostnader» (avsnitt 74). Problemet er at Høyesterett her utelukkende synes å legge vekt på Ofirs marginalkostnader ved å gjøre de spesifikke oppgavene. Ofir har formodentlig også hatt kostnader knyttet til investeringer i eget utstyr. 


Skal produsentretten fungere som et investeringsvern, må den også ta hensyn til investeringer som må gjøres for at opptaket skal kunne gjøres. Bakgrunnen for etablering av produsentretten var som nevnt behovet for store investeringer i opptaksutstyr. Selv om det ikke nødvendigvis ville ha ført til et annet resultat, burde betydningen av Ofirs investering i eget utstyr blitt drøftet nærmere i dommen.

Ofirs bidrag til produksjonen som helhet blir dessuten i det vesentlige ansett å være «av kreativ art som komponist av basslinjene og utøvende musiker», og den risikoen han har tatt i den forbindelse har gitt ham rettigheter og vederlag som opphaver og utøver (avsnitt 73). Til dette kan det bemerkes at oppdraget knyttet til komposisjon og fremføring strengt tatt kunne ha vært utført uten at Ofir også leverte opptak av fremføringen. Den omstendighet at selve opptaket teknisk sett er forholdsvis enkelt å gjennomføre når musikken er komponert og fremført, bør da ikke gjøre at Ofirs investeringer knyttet til selve opptaket blir uten betydning.


Behovet for store investeringer i opptaksutstyr er ikke hva det en gang var...


Oppsummeringsvis innebærer dommen de lege lata en stadfestelse av at «produsent» etter åndsverkloven § 20 ikke nødvendigvis er den som fysisk har gjort et opptak. Det avgjørende er hvem som overordnet sørger for at opptakene blir foretatt. Utgangspunktet her er hvem som har tatt beslutningen om at opptaket skal gjøres. Det er også sentralt i vurderingen hvem som har båret de vesentlige kostnadene ved produksjonen. Her slår Høyesterett fast at det ikke bare investeringer knyttet til selve opptaket som er relevant, men også investeringer knyttet til produksjonen som sådan, for eksempel inngåelse av avtale med andre artister, miksing, utforming av cover, distribusjon og PR. Men man kan i denne vurderingen ikke se bort fra at også musikere som selv gjør opptak, nødvendigvis også vil ha investeringskostnader knyttet til eget opptaksutstyr.


Konsekvensen av denne tilnærmingen vil ofte være at tidspunktet for et plateselskaps involvering i produksjonen blir avgjørende for om plateselskapet anses som «produsent». Der et plateselskap tar initiativ til, organiserer og i det vesentlige påkoster produksjonen, vil plateselskapet da anses som «produsent» etter åvl. § 20, slik tilfellet var i saken her. Der opptaket i hovedsak er ferdig når plateselskapet blir involvert, vil plateselskapet sjeldnere anses som «produsent». Et eksempel på dette er den den såkalte Garrix-saken fra Nederlands høyesterett, som også kommenteres av Høyesterett. DJ-en Martin Garrix hadde her selv tatt opp og «mastret» musikk som først ble oversendt til plateselskapet i en ferdig demoversjon. Her var det relativt klart at utøvende musiker som selv hadde tatt opp og «mastret» opptaket, måtte anses som «produsent».


Man kan jo spørre hvorfor investeringskostnader knyttet til produksjonen som helhet er et argument for produsentvern i det første, men ikke i det andre tilfellet. Det intuitive svaret er nok at i tilfeller hvor plateselskapet har tatt beslutningen om anskaffelse av opptaket, kan det argumenteres for at kostnadene til produksjonen som helhet også en nærmere tilknytning til opptaket.

Rettslig sett er nok også vektleggingen av slike investeringer en konsekvens av at produsentrettigheter til et lydopptak oppstår utelukkende ved at det frembringes et opptak. Er det gjort et lydopptak, må det derfor også finnes en produsent. Dersom investeringene knyttet til selve opptaket er lave, er det da fristende å legge vekt på andre investeringer.


De lege ferenda kan det imidlertid stilles spørsmål om produsentretten fortsatt har den samme berettigelsen når den ikke lenger kan begrunnes i store investeringer i opptaksutstyr, og om den derfor bør avskaffeseller i det minste begrenses, se for eksempel Hugenholtz, Neighbouring Rights are Obsolete, IIC 2019 s. 1006-1011.

01 januar 2024

Mikke Mus i det fri fra 1. januar 2024

Den 1. januar 2024 utløp den amerikanske opphavsretten til den første offentliggjorte animasjonsfilmen med Mikke Mus – «Steamboat Willie». I filmen, som første gang ble offentliggjort i 1928, opptrer Mikke som det som fremstår som kaptein på en dampbåt. I filmen opptrer også tidlige versjoner av Svarte Per (som båtens egentlige kaptein) og Minni Mus.

 I Norge er vernetiden for åndsverk etter åvl. § 11 som den store hovedregel 70 år etter opphavers død. Vernetiden for åndsverk i USA er noe mer komplisert. For verk skapt/offentliggjort etter 1. januar 1978, da opphavsrettsloven av 1976 trådte i kraft, er vernetiden 70 år etter opphavers død. For verk skapt/offentliggjort før 1978 er vernetiden imidlertid ikke beregnet ut fra opphavers dødsår, men fra offentliggjøringen av det enkelte verket. Dette innebærer at ulike verk fra samme opphaver vil falle i det fri på ulike tidspunkt, avhengig av når de er offentliggjort. For verk offentliggjort før 1978 var det også et krav om fornyelse av opphavsretten etter 28 år. En juleklassiker som «It’s a Wonderful Life» falt for eksempel i det fri i 1974, da opphavsretten til filmen, visstnok på grunn av en feil, ikke ble fornyet. Dette gjorde imidlertid at filmen ble vist langt hyppigere, og bidro til å gi filmen den statusen den har i dag.

 

Før 1998 var vernetiden for verk offentligjort før 1978, 75 år fra offentliggjøring. På slutten av 80-tallet begynte Disney og andre store rettighetshavere å lobbe for en forlengelse av vernetiden. I 1998 var Sonny Bono (ja, eksmannen til Cher og den andre halvparten av «Sonny & Cher») én av forslagsstillerne til loven som fikk navnet «The Sonny Bono Copyright Term Extension Act» da den ble lagt frem i Senatet. Loven innebar blant annet en forlengelse fra 75 til 95 år fra offentliggjøringen for verk offentliggjort før 1978. Loven var svært omdiskutert, og ga opphav til en høyesterettssak om grunnlovsmessigheten av en slik forlengelse av vernetiden, hvor forlengelsen, under dissens 7-2, ansett å være i samsvar med grunnloven.

 

Loven ga Mikke Mus 20 nye år med opphavsrettsbeskyttelse, og har derfor også vært kjent som «Mickey Mouse Protection Act». 1. januar 2024 er det imidlertid ubønnhørlig slutt.  95 år har gått siden «Steamboat Willie» hadde premiere 18. november 1928, og filmen har  derfor ikke lenger opphavsrettsbeskyttelse etter amerikansk rett. Dette innebærer først og fremst at opphavsretten til filmen «Steamboat Willie» opphører. Denne kan derfor fritt utnyttes. 

 

Utløpet av vernetiden innebærer også opphør av opphavsretten til Mikke Mus – men bare slik han fremsto i «Steamboat Willie». Mikke i «Steamboat Willie» har et ganske enkelt utseende, med store svarte øyne, en ovalaktig kropp med korte lemmer og en lang hale. Senere fikk Mikke en mer menneskelig form med en mindre ovalaktig kropp, mer avrundet neseparti og mer definerte og vennlige øyne. Han fikk tidlig også de karakteristiske hvite hanskene og de hvite hanskene, og etter hvert også den røde shortsen. Med filmen «Fantasia» i 1941 hadde Mikke fått et utseende som ligner mye på karakteren slik vi kjenner ham i dag, selv om det også har vært enkelte mindre endringer i utseendet senere. Mikkes personlighet har også endret seg. I «Steamboat Willie» er han en mer fysisk, ganske uhøflig, men komisk karakter. Senere har Mikke utviklet seg til en mer vennlig og omsorgsfull karakter. Disse senere versjonene av Mikke er fortsatt opphavsrettsbeskyttet.


Utviklingen av Mikke Mus. Mikke med trollmannshatt fra "Fantasia" (1941) som nr. 3 fra venstre

Selv om opphavsretten er utløpt i USA, utløper vernetiden i Norge i utgangspunktet som nevnt 70 år etter opphavers død. «Steamboat Willie» er regissert av Walt Disney og Ub Iwerks, og må vel anses som et fellesverk. Vernetiden utløper da i utgangspunktet 70 år etter lengstlevendes død, jf. åvl. § 11 bokstav b. Walt Disney døde i 1966 og Ub Iwerks døde i 1971. Opphavsretten til «Steamboat Willie» i Norge utløper derfor i utgangspunktet først i 2041.

 

Beskyttelsen etter åndsverkloven gjelder etter åvl. § 113 i utgangspunktet bare for verk der opphaver eller verket har en nærmere angitt tilknytning til Norge. Utenlandske verk som faller utenfor § 113 kan imidlertid beskyttes der norske verk er gitt gjensidig beskyttelse i det aktuelle landet, jf. åvl. § 116, jf. åndsverkforskriften § 48. Etter forskriften § 49 første ledd varer vernetiden for slike verk «ikke ut over vernetiden som gjelder for vedkommende kategori verk i verkets hjemland». Når «Steamboat Willy» har falt i det fri i opphavslandet USA, har det derfor heller ikke lenger vern i Norge.

 

Disney har som nevnt fortsatt opphavsrett til nyere versjoner av Mikke. I tillegg er de innehaver av en rekke varemerker av figuren Mikke Mus og navnet «Mikke Mus» og kombinasjoner av disse (se for eksempel norske registreringer herher,her og her).

 

Slike registreringer vil forby andre å bruke «Steamboat Willie»-versjonen av Mikke Mus på en måte som gjør at forbruker kan tro at Disney er opphavet. Andre kan derimot fritt bruke «Steamboat Willie»-versjonen av Mikke Mus til å skape sine egne verk, såfremt de ikke direkte utgir disse for å ha en tilknytning til Disney. De må også kunne selge «merchandise» som gjengir denne karakteren.



Et annet spørsmål som muligens ikke er aktuelt nå, men som kan bli det i fremtiden, er spørsmålet om opphevelse av varemerkeregistrering av merker som inneholder avbildninger av Mikke Mus og andre karakterer som ikke lenger har opphavsrettsbeskyttelse. KFIR la i Vigeland-sakene (kommentert her) som kjent til grunn at en rekke varemerker som inneholdt avbildninger av Gustav Vigelands verk måtte nektes registrert fordi det ville stride mot offentlig orden etter varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a. Dette ble begrunnet i at Vigelands verker må anses å være av helt spesiell kulturell verdi for det norske samfunnet, og fordi begrensningen av den opphavsrettslige vernetiden etter åndsverkloven skal ivareta grunnleggende samfunnsmessige hensyn.

 

Oslo kommunes registrering av Vigeland (og Edvard Munchs) verker som varemerker skjedde kort tid før vernetiden løp ut. Disney har derimot brukt sine varemerker med Mikke Mus i store deler av vernetiden. Det er derfor ikke gitt at løsningen her vil bli den samme. På den annen side tilsier hensynet til retten til utnyttelse av verk som har falt i det fri at tidligere rettighetshaver kan "forlenge" vernetiden for alle typer bruk av verket.

21 desember 2023

Copyright is for losers™

Foto: Dominic Robinson – CC BY-SA 2.0


Gatekunstneren kjent som «Banksy» stiller ut i Oslo, melder Aftenposten. Utstillingen er imidlertid ikke autorisert av Banksy selv, og verkene som stilles ut er kopier, kan Banksys agent, «Pest Control Office», fortelle i en e-post til avisen.

For en kunstner som bare er kjent under pseudonym, kan man jo spekulere om Pest Control Office egentlig er hans representanter. I en sak for Patentstyret om administrativ overprøving av registrering av ordmerket BANKSY, hevdet både innehaver og Pest Control Office som klager, at de representerte Banksy. «Will the real Banksy please stand up?», spurte Patentstyret. Enden på visa ble at det ikke var mulig å avgjøre hvem av partene som representere Banksy som rettighetshaver, og kravet om administrativ overprøving ble derfor avvist da det ikke egnet seg for avgjørelse av Patentstyret.

 

I en senere sak om registrering av ordmerket BANKSY, fremmet Pest Control Office innsigelse. Patentstyret kom her til at «Banksy» måtte anses som et kunstnernavn etter vml. varemerkeloven § 16 bokstav c, og at det ikke var sannsynliggjort at merkehaver hadde fått samtykke til registrering. Registreringen ble derfor opphevet. Denne avgjørelsen ble opprettholdt av KFIR.

 

Varemerkeregistrering er som kjent ikke nødvendig for å bruke merket, og vin under navnet «Banksy Balloon Girl Frappato Sicilia» med jenta med ballongen på etiketten, kunne i en periode plukkes opp på ditt nærmeste Vinmonopol.

 

I denne saken har Aftenposten imidlertid fått bekreftet at Pest Control Office har representert Banksy blant annet ved salg gjennom auksjonshuset Christie. Så man kan muligens anta at det stemmer at disse reelt sett representerer Banksy.

 

Det normale fremgangsmåten når andre uten samtykke stiller ut kopier av en kunstners verk, vil være å begjære midlertidig forføyning med krav om at det legges ned forbud mot utstillingen. Pest Control Office angir på sin nettside at privat, ikke kommersiell bruk av Banksys bilder er tillatt. Det understrekes samtidig at det ikke gis lisens til kommersiell bruk, og at man vil ha seg frabedt kommersiell bruk som utgir seg for å være autorisert av Banksy.


Banksy eller hans representanter vil imidlertid ikke håndheve opphavsretten. «Copyright is for losers», som det heter. Denne strategien er ikke ueffen. Banksy har bygget sitt navn og sin karriere på å være anonym og antiautoritær. Det gir da god mening også å fornekte opphavsrett til egne verk. 

 

Dette har i praksis medført at alle har kunnet bruke Banksys bilder. Dette har også gjort at flere av hans bilder er svært godt kjent. Bildet av jenta som strekker seg etter den hjerteformede ballongen må vel sies å være et av dette århundrets mest kjente motiver. Slik uautorisert bruk har åpenbart fungert som god reklame for den ekte Banksy og kan ha bidratt til å gjøre ham mer kjent enn han ellers ville ha vært. 

 

Samtidig har kunstneren og hans representanter til en viss grad interesse i at publikum vet forskjell på «ekte» og «falsk» Banksy. Dette er nok også formålet med e-posten til Aftenposten. På samme måte påpekes det på Pest Controls nettside at vinen med jenta med ballongen er «FAKE».

 

Men det går muligens en grense. Heller ikke en kunstner som Banksy vil ha interesse av en overflod av Banksy-etterligninger. Slik sett er meldingen fra Banksys representanter nye toner. Tidligere har Banksy stort sett bare sett gjennom fingrene med uautoriserte etterligninger. De nevnte varemerkesaken viser videre at Banksy i det minste vil hindre at andre får enerett til navnet Banksy. 

 

Det vil imidlertid neppe noen gang gå så langt at Banksy håndhever egen opphavsrett. Opphavsrett er jo som kjent for tapere.


Advokatfirmaet SANDS, hvor Kaja Skille Hestnes er ansatt, representerer Pest Control Office. Kaja har ikke bidratt til dette innlegget.

18 oktober 2023

Oslo tingrett: Varemerket "ELTORQUE" mangler distinktivitet for enkelte varer og tjenester

 Saken gjaldt gyldigheten av registreringsnektelser fra KFIR for ordmerket "ELTORQUE" og det tilhørende kombinerte merket. I dom av 7. juni 2023 kom Oslo tingrett til at varemerket "ELTORQUE" – både ordmerke og kombinert merke – ikke kunne registreres for alle de søkte varer og tjenester i klasse 7, 9, 35, 37 og 42. Oslo tingrett konkluderte imidlertid med at merkene var distinktive for flere varer og tjenester enn KFIR aksepterte.

Sakens bakgrunn

Eltorque er et norsk selskap som driver med utvikling, produksjon og salg av aktuatorer og styringssystemer til den maritime industrien. Varemerket ELTORQUE har vært benyttet siden oppstarten i 1996. Den 2. november 2020 innleverte Eltorque to søknader om registrering av ordmerket ELTORQUE og det kombinerte merket (illustrasjon nedenfor) i klasse 7, 9, 35, 37 og 42.

Illustrasjonsbilde av Eltorques logo

For å få registrert et varemerke er det et grunnleggende vilkår at varemerket har "særpreg som kjennetegn for slike varer eller tjenester som [merket] gjelder", og at det derfor ikke kan være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14. Kravet til særpreg – eller distinktivitet – har sin bakgrunn i at et varemerkes sentrale funksjon er at det skal fungere som en garanti for kommersiell opprinnelse. Det vil si at man skal vite hvem varene stammer fra.  

Patentstyret mente de to merkene til Eltorque var beskrivende og manglet særpreg for deler av varefortegnelsen. Ettersom Eltorque ikke ville godta den varefortegnelsen Patentstyret kunne akseptere, ble søknaden avslått i sin helhet og registrering nektet. Eltorque klaget til KFIR,som konkluderte med at merkene måtte nektes registrert for deler avvarefortegnelsen. KFIR tillot imidlertid en noe bredere registrering enn Patentstyret, særlig hva gjaldt det kombinerte merket. Eltorque var uenig i de faktiske og rettslige vurderingene KFIR baserte sitt vedtak på, og tok ut to separate stevninger for Oslo tingrett, som senere ble forent til felles behandling og avgjørelse. 

Tingrettens avgjørelse

Tingretten kom til at gjennomsnittsforbrukeren vil forstå merket som en sammenstilling av 'el' og 'torque', hvor 'el' indikerer elektrisitet og 'torque' betyr 'dreiemoment' eller 'dreiekraft'.

På samme måte som KFIR fant tingretten at ordmerket og det kombinerte merket ELTORQUE må anses beskrivende for ‘motorer for kjøretøyer, fartøyer og maskiner’, ‘elektriske motorer’, ‘motorer for styring’, ‘drivkraftmekanismer’ og ‘koblinger og anordninger for overføring av drivkraft’ i klasse 7 samt ‘ventiler og aktuatorer’, ‘dataprogramvare for styring av motordeler’, ‘dataprogramvare for styring av aktuatorer’ og ‘dataprogramvare for styring av ventiler’ i klasse 9. 

I motsetning til KFIR fant tingretten at merkene ikke anses beskrivende for hydrauliske og pneumatiske aktuatorer i klasse 9, fordi disse drives av trykk og ikke elektrisk kraft, og heller ikke for lineære aktuatorer, da disse ikke utfører en roterende bevegelse og ‘Eltorque’ leder omsetningskretsen hen til nettopp rotasjon og dreiekraft. Tingretten fant heller ikke at merkene var beskrivende for 'innsugsmanifolder for motorer' fordi slike varer styrer luftinntaket inn i sylindrene i en motor, og benyttes kun i forbrenningsmotorer som drives av bensin eller diesel – ikke elektrisitet.

Merkene kunne heller ikke anses beskrivende for ‘apparater og instrumenter knyttet til styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet’ eller ‘dataprogrammer for styring av elektrisitet’ i klasse 9, da dreiekraft ikke kunne anses som en sentral egenskap eller et sentralt kjennetegn ved disse. 

Merkene kunne da heller ikke anses beskrivende for salg (klasse 35) og installasjon, reparasjon og vedlikehold (klasse 37) av slike varer. 

Det var fremlagt ytterligere dokumentasjon for tingretten, som fant at ELTORQUE-merkene måtte anses innarbeidet for ‘aktuatorer’, inkludert ‘elektriske aktuatorer’, samt ‘ventiler’ i klasse 7, og ‘dataprogramvare for styring av ventiler’, ‘apparater og instrumenter for kontroll og styring av framdrift og ballast’ og ‘apparater for styring av og manøvrering av skip, skipsutstyr og offshoreutstyr’ i klasse 9. 

Oslo tingrett påpeker videre at det ikke var avgjørende for tingretten at Patentstyret tidligere hadde ment at merket er distinktivt for enkelte av de varene som det nå ble søkt registrert for. Varemerkeregistrering i EU ble heller ikke vektlagt, og tingretten peker særlig på at EUIPOs registreringsvedtak ikke var begrunnet.

KFIRs avgjørelse ble etter dette opphevet. Det ble ikke tilkjent saksomkostninger. 

Eltorque anket saken til Borgarting lagmannsrett. I kjennelse 5. oktober 2023 avviste lagmannsretten anken fordi anken var fremsatt for sent. Det forelå heller ingen spesielle omstendigheter som kunne unnskylde fristoversittelsen.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Avgjørelsen føyer seg inn i rekken av avgjørelser hvor norske domstoler konkluderer med registreringsnektelse, selv om de samme varemerkene er registrert i EU og eventuelt andre jurisdiksjoner. På lik linje med Zerovision- og Trustshop-avgjørelsene pekes det på at det er krevende å skulle forklare hva som er forskjellig når EUIPOs registreringsvedtak ikke var begrunnet.

Dette immaterialrettstrollet mener likevel at resultatet blir lite tilfredsstillende, når registreringsspørsmålet slår ulikt ut innenfor EU, uten at man kan peke på en konkret begrunnelse. I denne saken er det, i likhet med Zerovision-saken, snakk om en sammensetning av engelskspråklige ord, hvor det igjen fremstår som at rettsanvender ikke har lagt til grunn til grunn den samme tolkningen av varemerkedirektivet og det felles rettskildematerialet. Dette vil nok aktørene kunne oppleve som en ubegrunnet forskjellsbehandling som det er vanskelig å forholde seg til. Ettersom mange aktører opererer i flere land innenfor EU er dette en aktuell problemstilling for mange. 

I tillegg mener dette immaterialrettstrollets at tingretten muligens tillegger gjennomsnittsforbrukeren en litt for høy grad av bevissthet, ved å anta at gjennomsnittsforbrukeren av denne type varer og tjenester vil forstå "Eltorque" utelukkende som elektrisk dreiekraft. Dette gjelder særlig det kombinerte merket.

26 september 2023

Høyesterett: TONOs lisensvilkår for Oslo-filharmonien oppfyller ikke lovens krav til objektivitet og likebehandling

Høyesterett avsa 12. juni 2023 dom i saken mellom rettighetsorganisasjonen TONO Sa og Stiftelsen Oslo-filharmonien (HR-2023-1077-A). Saken gjaldt utmåling av vederlag for Oslo filharmoniorkesters offentlige fremføring av musikk, og kravet om at vederlaget skal fastsettes etter objektive og ikke-diskriminerende kriterier etter lov om kollektiv forvaltning § 28. Høyesterett kom i likhet med tidligere instanser til at vederlaget TONO krevde var beregnet på en måte som innebar at Oslo-Filharmonien ble behandlet forskjellig fra andre konsertarrangører, og at denne forskjellsbehandlingen ikke var objektivt begrunnet. Rimelig vederlag måtte derfor fastsettes ut fra TONOs alminnelige konserttariff.

Oslo-Filharmonien
Foto: Hans A. Rosbach, CC BY-SA 3.0

Sakens bakgrunn

TONO forvalter rettighetene til komponister og tekstforfattere ved å gi tillatelse til å bruke musikken deres på blant annet TV, radio og strømmetjenester.

Frem til 2016 hadde TONO avtale med Oslo-filharmonien som blant annet driver Oslo filharmoniorkester. Orkesteret fremfører både vernede verk og verk som har falt i det fri. For dette mottar Oslo-filharmonien betydelig årlig offentlig støtte over statsbudsjettet (ca. 183 millioner i 2020). Oslo-filharmonien hadde tidligere en avtale med TONO hvor vederlaget var basert på en prosentsats (1,2%) av Oslo-filharmoniens årlige samlede vederlag, inkludert blant annet statsstøtte. TONO sa opp avtalen med Oslo-filharmonien og de andre største orkestrene her til lands fordi de ønsket å få flere andre orkestre, i tillegg til de største, over på samme modell som gjaldt for disse. Denne endringen ble angivelig gjort av hensyn til likebehandling.

Forhandlinger om ny avtale førte imidlertid ikke frem, og Oslo-filharmonien betalte derfor fra 1. januar 2016 vederlag basert på TONOs ordinære konserttariff. I denne tariffen inngår ikke statsstøtte som en del av beregningsgrunnlaget ettersom langt fra alle musikere og orkester mottar dette. Oslo-Filharmoniens vederlag til TONO ble dermed halvert sammenlignet med det som ble betalt under den tidligere avtalen.

TONO gikk etter hvert til sak mot Oslo-filharmonien med krav om rimelig vederlag etter lov om kollektiv forvaltning § 28 og åndsverkloven § 69 (som innholdsmessig ble ansett som tilsvarende bestemmelser), hvor beregningen var basert på en annen modell enn konserttariffen som også inkluderte statsstøtten Oslo-Filharmonien mottar.

Oslo tingrett frifant Oslo-filharmonien for TONOs krav og konkluderte med at vederlaget måtte fastsettes etter TONOs alminnelige konserttariff og var begrenset til verkene under TONOs forvaltning (dvs. som fremdeles er vernet). Avgjørelsen er omtalt av IP-trollet her.

TONO anket deretter avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett som opprettholdt tingrettens avgjørelse og viste dessuten til at statstilskuddet måtte beregnes forholdsmessig for andelen verk som fremdeles er vernet. Avgjørelsen er om talt av IP-trollet her.

TONO anket lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett. For Høyesterett hadde TONO inntatt en mer detaljert anvisning på beregningen av vederlaget i sin påstand, men ellers stod saken i samme stilling som for lagmannsretten.

Høyesteretts avgjørelse

Høyesterett pekte innledningsvis på at objektivitetskravet har to sider. For det første må kriteriene til grunn for lisensvilkårene være så konkret utformet at de gjør det mulig for brukerne og domstolene å etterprøve og verifisere hvordan vederlaget er beregnet. For det andre innebærer objektivitetskravet at kriteriene må være relevante, nærmere bestemt at det kreves en sammenheng mellom brukens økonomiske handelsverdi og fastsettingen av vederlaget. Selv om kravene til objektivitet er oppfylt gjelder det også krav om likebehandling (ikke-diskriminering) ved at en forvaltningsorganisasjon som TONO plikter å tilby like lisensvilkår i likeverdige avtalesituasjoner.

Høyesterett utleder av dette en treleddet vurdering hvor en først må se på om forvaltningsorganisasjonen har foretatt sammenlignbare transaksjoner. Dersom dette er tilfellet må det vurderes om organisasjonen har anvendt kriterier som skiller seg fra dem som nå tilbys brukeren, om disse utgjør en forskjell av betydning. Hvis også dette er tilfellet kreves i så fall at forskjellsbehandlingen er objektivt begrunnet for at kravet til likebehandling skal være oppfylt. Kravet til etterprøvbarhet i objektivitetsvurderingen er dermed en forutsetning for vurderingen av likebehandling, og disse to vurderingene må derfor sees i sammenheng.

Etter å ha konstatert at konserttariffen var blitt lagt til grunn for sammenlignbare transaksjoner, vurderte Høyesterett om TONO anvendte andre kriterier enn tariffen ved beregning av vederlag f
or Oslo-filharmonien. Høyesterett pekte her på at også en rekke andre konsertarrangører mottar offentlige tilskudd. Videre ble det pekt på at dersom statstilskuddet medregnes innebærer det en forskjell fra konserttariffen, både med hensyn til beregningsgrunnlag, prosentandel og justeringsfaktorer. Dette ble illustrert gjennom beregningsmåten mellom TONOs påstand i punkt 1 og 2, hvor kravet etter punkt 2 utgjorde differansen mellom konserttariffen og vederlagskravet som inkluderer statstilskudd (ca. 1,7 millioner kroner i perioden 2018 – 2020).

TONO ble i denne sammenhengen ikke hørt med argumentet om at forskjeller i beregningsmåtene kun er relevante dersom kriteriene stiller en part mindre gunstig i konkurransen med andre brukere (konsertarrangører). Etter Høyesteretts syn er det tilstrekkelig dersom ulikhetene medfører en økonomisk merbelastning av betydning for brukeren (Oslo-filharmonien) det fastsettes vederlag for.

Høyesterett fastholdt avgjørelsen til tidligere instanser
Foto: Andreas Haldorsen, CC BY-SA 4.0
I likhet med lagmannsretten uttaler også Høyesterett at statstilskudd under visse omstendigheter kan oppfylle kravene til objektive og ikke-diskriminerende vilkår. I denne saken fremstod imidlertid forskjellsbehandlingen – etter Høyesteretts syn – konkret begrunnet i Oslo-filharmoniens forhold.

Konklusjonen ble dermed at TONOs lisensvilkår for Oslo-filharmonien ikke oppfylte lovens krav til objektivitet og forskjellsbehandling. Høyesterett forkastet dermed TONOs anke, og vederlaget Oslo-filharmonien skal betale må derfor fastsettes etter alminnelig konserttariff.

Immaterialrettstrollets tanker

Dette immaterialrettstrollet er ikke overrasket over at Høyesterett opprettholdt lagmannsrettens konklusjon, og er i så måte kanskje mer overrasket over at saken slapp inn til behandling.

Når det er sagt er det - som ved lagmannsrettens dom - særlig høyesteretts generelle betraktninger om statstilskudd kan utgjøre en del av beregningsgrunnlaget i avsnitt 47 – 48 som er av størst interesse. Selv om heller ikke lagmannsretten utelukket dette, kan det synes som at Høyesterett i  større grad åpner for å inkludere slike tilskudd dersom dette er basert på generelle prinsipper som gjelder for alle brukere (konsertarrangører). I den forbindelse kommer også Høyesterett med noen betraktninger om hvilke kriterier som evt. må ligge til grunn, f.eks. hvilke typer offentlige tilskudd som skal tas i betraktning, og hvor stort tilskuddet må være før det får betydning for andre konsertarrangører som mottar offentlige tilskudd.

I denne saken var beregningsgrunnlaget etter Høyesteretts syn basert på individuelle forhold hos Oslo-filharmonien, og konserttariffen var da den mest presise måten å beregne vederlaget på. 

Det kan kanskje passe godt å avslutte denne saken med å spørre om ikke den feite damen omsider har sunget? Likevel kan det nok tenkes at TONO i tiden fremover vil gå mer systematisk til verks for å etablere  generelle prinsipper for beregning av vederlag for alle brukere, også basert på eventuelle statstilskudd brukeren mottar. Dette immaterialrettstrollet blir i hvert fall ikke overrasket om diskusjonen fortsetter.



07 september 2023

Statsflagg som registreringshindring – kommentar fra Patentstyret

Statsflagg som registreringshindring er normalt ikke et varemerkerettslig spørsmål som får så mye oppmerksomhet. Etter medioppmerksomheten rundt Orklas søknad med det colombianske flagget og trollets innlegg om saken, har Patentstyret sendt oss følgende gjesteinnlegg som en kommentar til vårt innlegg.

Vi i Patentstyret synes det er supert at dette emnet i varemerkeretten engasjerer. Det er ikke så ofte at de varemerkene vi nekter på bakgrunn av flagg får oppmerksomhet. Men for oss er dette vurderinger vi gjør jevnlig.

Vi mener vi foretar en grundig vurdering av hindrene i varemerkeloven § 15. Når det gjelder bestemmelsen i bokstav c, gransker vi blant annet med et automatisk søk mot WIPOs 6ter-baseVi har også tatt i bruk automatisk billedgjenkjenning som samsvarer med den tjenesten som vi har gjennom søketjenesten vår.

Likevel har vi ikke klart å fange opp likheten med det colombianske flagget i granskingen vår. Derfor har vi heller ikke vurdert spørsmålet om likhet mellom varemerket og flagget. Når det gjelder spørsmålet om merkeendring som er nevnt i artikkelen, ser denne ut til å ligge innenfor hva Patentstyret kan godta.

 

Vi er enig i at det er en relativt streng vurderingsnorm som må ligge til grunn. Hva som ligger i «egnet til å oppfattes som et slikt tegn eller flagg» er blant annet behandlet i 2001 av Patentstyrets annen avdelings i avgjørelse nr. 7088, som gjaldt dette merket (søknadsnr. 19966522):


Der er det avgjørende om flagget «med letthet vil bli identifisert». Det er sikkert flere som husker denne saken fra KFIR:


Internasjonal registering nr. 1489495

Her hadde Patentstyret innledningsvis nektet på grunn av det svenske flagget, men senere frafalt på grunn av samtykke.

Et merke som kan minne litt om den aktuelle saken er internasjonal registering nr.  1341052:


Merket ser slik ut: Det indiske flagget ser slik ut:

 

 

Her kom Patentstyret til at merket kan gi assosiasjoner til India, men at det ikke inneholder noe som er «egnet til å oppfattes som» det indiske flagget, særlig fordi elementet midt i flagget mangler. Vi anførte derfor ikke det indiske flagget som hinder.



Siri Steudel

Juridisk seniorrådgiver, design- og varemerkeavdelingen

Patentstyret

04 september 2023

Statsflagg som registreringshindring – gule, blå og røde striper til besvær

Et varemerke kan ikke registreres dersom merket inneholder en stats offisielle flagg eller noe som er egnet til å oppfattes som et slikt flagg. Dette er en registreringshindring de fleste varemerkejurister sjelden er borti, men nylig har dette blitt satt i søkelyset som følge av en innsigelse fra colombianske kaffebønner mot registreringen av varemerket som preger posene med Kims Potet Sticks.

Bakgrunnen for saken er Orklas potetsnacksprodukt Kims Potet Sticks, som har vært på markedet i ulike variasjoner siden 1960-tallet. 20. januar 2023 søkte Orkla Confectionery & Snacks Norge AS om å registrere det kombinerte merket KIMS POTET STICKS som i dag preger posene (se merket gjengitt nedenfor). Patentstyret godkjente søknaden og registrere merket uten forutgående uttalelse. 26. juni 2023 fremmet en organisasjon for colombianske kaffebønder, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, innsigelse mot registreringen og anførte at merket ikke kan registreres fordi det inneholder det offisielle colombianske flagget eller noe som er egnet til å oppfattes som dette flagget, jf. varemerkeloven § 15 bokstav c. Det er her verdt å merke seg at "enhver" kan reise innsigelse, slik at også andre enn den aktuelle stats myndigheter kan påberope at et varemerke kommer i konflikt med et statsflagg, jf. varemerkeloven § 26 første ledd.

Varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c gjennomfører Pariskonvensjonen artikkel 6ter og varemerkedirektivet artikkel 4 nr. 1 bokstav h (som svarer til varemerkeforordningen artikkel 7 nr. 1 bokstav h). Bestemmelsen lyder:

"Et varemerke kan ikke registreres hvis det […] uten tillatelse inneholder et våpen eller annet tegn som er omfattet av straffeloven § 165 bokstav b og § 166, et statsflagg, eller noe som er egnet til å oppfattes som et slikt tegn eller flagg"

I innsigelsen fremhevet den colombianske organisasjonen at Orklas varemerke inneholdt de samme fargene, den samme plasseringen av fargene og fargestriper i samme dimensjoner som det colombianske flagget. Teksten KIMS POTET STICKS anførte innsigerne at ikke hadde avgjørende betydning, blant annet med henvisning til EUIPOs retningslinjer for tolkning av varemerkeforordningen artikkel 7 nr. 1 bokstav h.

Det ser nå ut til at partene har løst saken seg imellom. Til Finansavisen har Orkla uttalt at "Vi har hatt en dialog med organisasjonen for de colombianske kaffebøndene, og funnet en løsning som vi opplever at begge parter er fornøyd med". Forrige uke sendte også Orkla inn en begjæring om endring av det søkte merket til Patentstyret, hvor størrelsen på de tre stripene i gul, blå og rød er endret til å ha like dimensjoner (se det endrede merket gjengitt nedenfor). Patentstyret har foreløpig ikke tatt stilling til begjæringen om å endre det søkte merket.


Det colombianske flagget (hentet fra Wikipedia)
Det colombianske flagget (hentet fra Wikipedia)

Det søkte merket i opprinnelig utforming (hentet fra søknaden 20. januar 2023)

Det søkte merket i endret utforming (hentet fra søkers brev 14. august 2023)


Denne saken er en nyttig påminnelse om den absolutte registreringshindringen i varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c. Patentstyret skal kontrollere at søknader om varemerkeregistrering ikke er i strid med § 15, jf. varemerkeloven § 20 første ledd. Vurderingen under § 15 første ledd bokstav c er ulik den alminnelige forvekselbarhetsvurderingen etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b (jf. § 16 nr. 1); avgjørende er om merket "inneholder" selve flagget eller "noe som er egnet til å oppfattes som" flagget", og ikke om merket er egnet til å forveksles med flagget. EUIPOs retningslinjer for tolkning av varemerkeforordningen artikkel 7 nr. 1 bokstav h gir anvisning på en streng vurdering, slik at merket må ligge relativt langt fra flagget for å gå klar. Som påpekt av innsigeren i saken her, vil EUIPOS Guidelines være relevant også for tolkningen av varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c.

Det er omtrent 200 offisielle statsflagg i verden (se f.eks. denne oversikten over nasjonalflagg på Wikipedia). I tillegg kommer andre tegn som er beskyttet etter varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c, slik som offentlige segl og våpen. Uten å peke på konkrete eksempler på mulige ugyldige varemerkeregistreringer, kan det stilles spørsmål ved om varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c i dag anvendes fult ut praksis. Gitt det store antallet statsflagg og andre beskyttede tegn, kan det være utfordrende å fange opp at et varemerke ikke kan registreres etter varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c. Her kan det være et potensiale ved å benytte automatiserte løsninger for å sammenligne varemerker opp mot statsflagg mv., lignende Patentstyrets tjeneste for bildesøk opp mot søkte og registrerte varemerker.

Til slutt er det verdt å merke seg at varemerkeloven § 15 regulerer vilkårene for å registrere merket. Om merket er lovlig å bruke må vurderes etter andre regler (for eksempel varemerkeloven § 10 eller markedsføringsloven § 26). I saken her har Orkla uttalt til Dagbladet at posene med Kims Potet Sticks ikke vil bli endret.