19 juli 2022

Oslo tingrett: Varemerket ZEROVISION beskrivende for røykmaskiner og sikkerhetssystemer

Skrevet av gjestetroll, Frida Sophie Stang (Selmer)

Den 17. juni avsa Oslo tingrett dom i saken mellom Verisure Sàrl og Klagenemda for Industrielle Rettigheter (sak 21-181946TVI-TOSL/04). Saken gjaldt spørsmålet om KFIRs avgjørelse om å nekte registrering av ordmerket ZEROVISION var gyldig, herunder om ZEROVISION var beskrivende og manglet særpreg for maskiner som generer kunstig røyk i vareklasse 7 og sikkerhetsalarmsystemer i vareklasse 9. Retten kom til at ZEROVISION måtte anses beskrivende for de søkte varene slik at vilkårene for registrering ikke var oppfylt. KFIRs avgjørelse ble dermed opprettholdt.

Saksøker i saken var Verisure Sàrl (Verisure), et internasjonalt sikkerhetsselskap med hovedkontor i Sveits som selger alarmsystemer til både bedrifter og boliger. I Norge er datterselskapet Verisure AS et av Norges ledende alarmselskap. Produktet "ZEROVISION" er et alarmsystem fra Verisure som ved et innbrudd utløser en røykkanon for å tåkelegge lokalet innbruddstyven eller inntrengeren befinner seg i. 

En annen av Verisures varemerkeregistreringer
i Norge, reg. nr. 201917210 (kilde: Patentstyret)

Den 12. april 2018 søkte Verisure om registrering av ordmerket ZEROVISION til Patentstyret for varemerket i klasse 7, 9 og 45. Søknaden ble avdelt 9. mars 2020. Patentstyret fant ordmerket særpreget for en del av varene, og ble registrert med registreringsnummer 309597 for klasse 9 (ikke sikkerhetsalarmsystemer) og klasse 45.

Ved ny avdelt søknad ble Verisures søknad begrenset til registrering av ordmerke i klasse 7 (maskiner som generer gunstig røyk) og klasse 9 (sikkerhetsalarmsystemer, unntatt for kjøretøyer). Patentstyret avslo søknaden 3. mai 2021 med begrunnelse om at ZEROVISION er beskrivende og manglet særpreg, jf. varemerkeloven § 14. Avslaget ble klaget inn til KFIR som ved vedtak 3. november 2021 fullt ut oppretthold Patentstyrets avslag. Verisure tok saken videre til tingretten som avsa dom 17. juni i år.

For Oslo tingrett anførte Verisure blant annet at KFIR hadde lagt til grunn en for streng tolkning av registreringsvilkårene, og at gjennomsnittsforbrukeren ikke ville oppfatte kombinasjonen av "null" og "syn" eller "sikt" som direkte beskrivende for produktene. Det forelå etter saksøkers syn heller ikke noe friholdelsesbehov for denne ordsammenstillingen i markedet. I tillegg ble det vist til at varemerket er godkjent og registrert for disse varene i flere andre europeiske jurisdiksjoner.

Spørsmålet for retten var hvorvidt ordmerket ZEROVISION er beskrivende etter varemerkeloven § 14 (2) bokstav a), og eventuelt om merket innehar tilstrekkelig iboende særpreg etter bestemmelsens (1). Oslo tingrett viste innledningsvis til at kravet til særpreg innebærer at merke må ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet av slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket, jf. Gule Sider. Med henvisning til Stortorvet Gjestgiveri vises det videre til at "hvis et merke består av en kombinasjon av ordelementer som i seg selv er beskrivende for egenskaper ved varen eller tjenesten, må som regel også kombinasjonen anses beskrivende".

Det avgjørende i ved vurderingen av særpreg og forbudet mot beskrivende merker er hvordan gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket. I denne saken konkluderer Oslo tingrett med at gjennomsnittsforbrukeren ville oppfatte ordet som "ser ingenting" eller "null sikt". Spørsmålet var så om merket var tilstrekkelig distinktivt for de aktuelle varene omfattet av søknaden.

Retten mener "klart" at ZEROVISION er beskrivende for maskiner som generer kunstig røyk i klasse 7, og at ZEROVISION ville oppfattes som en kvalitetsindikator for røykmaskinen. Merket ville etter rettens syn også oppfattes som beskrivende for sikkerhetsalarmsystemer i klasse 9. Gjennomsnittsforbruken ville oppfatte ZEROVISION som en indikasjon for og beskrivelse av type sikkerhetsalarmsystem. Basert på bevisførselen ble det lagt til grunn at røyklegging ikke var en uvanlig variant av sikkerhetsalarmsystemer. I den forbindelse ble det også pekt på at det er tilstrekkelig at ZEROVISION eventuelt er beskrivende for én type røykmaskiner, og at det ikke er avgjørende om ZEROVISION ikke er beskrivende for andre typer sikkerhetsalarmsystemer i klasse 9.

Retten peker til slutt på friholdelsesbehovet, og understreker at andre tilbydere av tilsvarende systemer må ha mulighet til å beskrive produktene med ZEROVISION. Friholdelsesbehovet gjelder tilsynelatende også sikkerhetsalarmkonkurrenter som operer med andre typer alarmsystem enn røyk.

Hva gjaldt registrering i andre EU-land peker retten på at selv om det er et sentralt mål at varemerkeretten i EU er harmonisert, så er det ikke et mål at resultatene i enkeltsaker skal være harmoniserte. Med henvisning til Høyesteretts avgjørelse GOD MORGON hadde det ikke avgjørende betydning at ZEROVISION var registrert i andre jurisdiksjoner for de samme varer. Det er grunn til å stille et visst spørsmålstegn ved rettens behandling av registrering av ZEROVISION i andre jurisdiksjoner.

Konsekvensen av å skulle harmonisere lovtolkningen vil i de fleste tilfeller medføre en harmonisering av resultatet – såfremt saksforholdet er tilstrekkelig likt. Det er likevel klart grunnlag for at utfallet av et registreringsspørsmål av ulike hensyn kan slå ulikt ut i enkelte land. For eksempel kan det være snakk om språklige forskjeller ved hvordan ord og uttrykk brukes og hva de assosieres med, eller det kan være tale om forskjellige bruksmåter for ulike varer i det enkelte land. Det er etter mitt syn dette Høyesterett støttet seg til i GOD MORGON hvor det aksepteres at det ikke er noen automatikk for resultatlikhet i enkeltsaker. Dersom registreringsspørsmålet skal slå ulikt er dette betinget av at det nettopp er noe i den skjønnsmessige vurderingen som tilsier at registreringen får et annet resultat.
Illustrasjon på Verisure's alarmsystem ZeroVision
(kilde: Verisure

Avgjørelsene Tretorn, NEVER STOP EXPLORING og Brooks omhandlet alle spørsmål om registreringsnektelser og i samtlige saker ble det ansett som et relevant moment at det aktuelle merket var blitt registrert under andre jurisdiksjoner. Det påpekes at momentet ikke har avgjørende betydning, men dersom det ikke foreligger særlige forhold som tilsier at merkene ikke er sammenlignbare synes harmoniseringshensyn å være tungtveiende.  

Hensynet til rettsenhet og harmonisering av varemerkeretten i EU, herunder målsettingen om like konkurransevilkår, tilsier at dersom slike landsspesifikke forhold har betydning for registreringsspørsmålet så bør det fremgå tydelig av avgjørelsen.

Retten kunne med fordel pekt på hvilke forhold som medfører at ZEROVISION vil bli oppfattet annerledes i Norge enn i øvrige EU-land hvor det er blitt registrert (selv om det er vanskelig å se hva dette skulle vært), eller at det ikke foreligger en tilstrekkelig enhetlig og utbredt praksis til at det anses relevant. I avgjørelsen bemerkes det at registreringsbeslutningene for de øvrige land er ubegrunnede, og dels dreier det seg om uprøvd overføring fra registrering i ett register til et annet lands register (EUIPO til UK). Det kan tenkes at dette utsagnet er ment å bety at praksisen ikke er omfattende nok til å gis betydning. Det er likevel høyst usikkert om uttalelsen innebærer at andre lands praksis ville fått betydning dersom de nasjonale registreringsbeslutningene var begrunnede.

Alt i alt er ikke resultatet i dommen særlig overraskende. Varemerkeretten fortsetter å holde seg på en streng linje av hva som er tilstrekkelig særpreg. At betegnelsen «zerovision» («ser ingenting» eller «null sikt») paradoksalt nok ikke akkurat vil være noe salgsargument for mer typiske alarmsystemer som videoovervåkning er da ikke avgjørende.

Å finne et særpreget varemerke som også gir assosiasjoner til hvilke varer eller tjenester som selges under merket ser ikke ut til å bli mindre krevende med det første.

Av Frida Sophie Stang, Advokatfirmaet Selmer AS

14 juli 2022

Oppklarende om middelbart patentinngrep fra Borgarting lagmannsrett

Borgarting Lagmannsrett avsa den 16. mars en skattekiste av en patentdom, med interessante uttalelser om flere forhold. IP-trollet har tidligere omtalt saken her. Den gjelder to patenter: Maricals patent NO 325 534, som Stim. AS forvalter etter lisens, og Stim. AS’ patent EP/NO 3197 290. Patentene gjelder for henholdsvis en fremgangsmåte for å indusere smoltifisering i fisk, og et produktpatent for et fiskefor som skal indusere smoltifisering. Smoltifisiering er den biologiske prosessen fisk som laks går gjennom for å tilpasse seg slik at den kan leve i saltvann.

Borgarting Lagmannsrett i Munchs gate i Oslo. Den nye bygningen sto ferdig i 2005 og er tegnet av DARK Arkitekter i samarbeid med Solheim Jacobsen Arkitekter og Zinc AS.

Dommens behandling av spørsmålet om middelbart patentinngrep er av særlig interesse, spesielt i lys av tingrettens avgjørelse.

Retten kom til at begge patentene var gyldige. Særlig drøftelsen av gyldigheten av '534-patentet er interessant, fordi retten kommer til at patentet har nyhet fordi det identifiserer nye egenskaper ved en i og for seg kjent sammensetning. Når det gjelder '290-patentet var det blant annet spørsmål om oppfinnelsen var beskrevet slik at en fagperson kunne utøve den, jf. patentloven § 8. Lagmannsretten kom til at det var tilstrekkelig at det var beskrevet én sammensetning innenfor intervallene som ga effekt. Det ble her eksplisitt vist til at EPO hadde godtatt patentkravene, og hadde vurdert dette spørsmålet.

Idet '534-patentet er et fremgangsmåtepatent, og Biomar bare leverer fôret, men ikke benytter det, var det spørsmål om Biomar hadde gjort inngrep i patentet ved middelbart patentinngrep, jf. patentloven § 3, andre ledd. Etter denne bestemmelsen kan den som tilbyr eller leverer "midler for å utøve oppfinnelsen" dømmes for inngrep, dersom midlene "vedrører noe vesentlig i oppfinnelsen" og leverandøren "vet, eller det etter omstendighetene er åpenbart, at de er egnet og bestemt for slik utnyttelse."

Fremgangsmåten som var beskrevet i '534-patentet gjaldt å gi fisken et fôr med et bestemt innhold og samtidig tilsette salter til ferskvannet som fisken lever i. Det var enighet om at det fôret Biomar hadde solgt hadde slik sammensetning som angitt i patentkravet. Lagmannsretten la til grunn av flere av kundene som hadde mottatt fôret tilsatte kalsium til vannet, og bruken av fôret sammen med en slik tilsetning innebar en utøvelse av fremgangsmåten.

Spørsmålet om middelbart patentinngrep var likevel ikke opplagt. Tingretten hadde kommet til at det ikke forelå middelbart inngrep, fordi kundene ikke kjøpte fôret, og Biomar ikke solgte det, for å utnytte oppfinnelsen.

Lagmannsretten mente at denne vurderingen var basert på feil rettsanvendelse. Det var ikke avgjørende hva kundene tenkte å gjøre, men hvorvidt fôret som ble solgt objektivt sett var bestemt for en utnyttelse som falt inn under patentets krav. Lagmannsretten la til grunn at Biomar hadde en tett dialog med kundene og måtte vite at noen av dem tilsatte kalsium til vannet i forbindelse med regulering av surhetsgraden i vannet. Basert på dette mente lagmannsretten at fôret som ble solgt til slike kunder oppfylte vilkåret om at det var "åpenbart" at middelet ville bli brukt til utnyttelse av patentet. Samtidig uttales det i dommen at hvis Biomar hadde hatt som rutine å undersøke om kunden hadde et anlegg hvor det kunne bli aktuelt å tilsette kalsium, og advarte mot at det i så fall ville bli gjort inngrep i STIM.s og Maricals patent, ville det antakelig ikke være grunnlag for dom for middelbart inngrep. Lagmannsretten avviser med dette den subjektive tilnærmingsmåten tingretten baserte sin dom på. Samtidig gis det en klar veiledning til leverandører på hvordan man i slike tilfeller bør forholde seg. Uttalelsen bør være av særlig interesse for legemiddelprodusenter. Tilsvarende synspunkter kan gjøre seg gjeldende hvis og når norske domstoler skal vurdere spørsmål om inngrep i medisinske annenindikasjonspatenter.

Biomar hadde også anført at fôret var en "vare som vanligvis forekommer i handelen". For slike varer vil det bare foreligge middelbart inngrep dersom selgeren "søker å påvirke mottakeren" til å begå inngrep. Dommen inneholder en inngående drøftelse av dette spørsmålet. Basert på uttalelser i Stenviks lærebok og reelle hensyn kommer retten til at unntaket skal tolkes strengere enn ordlyden isolert sett tilsier. Bare varer som er "standard innsatsvare" eller "standardkomponent" faller inn under bestemmelsen. Lagmannsretten nevner sement og skruer som eksempler. Dette er varer som selgeren ikke vil ha noen formening om hva kjøperen skal bruke dem til, og hvor de fleste bruksområder ikke vil være knyttet til et bestemt patent. Et ansvar for middelbart patentinngrep ville være urimelig tyngende for en leverandør av slike standardvarer.

Mutter og bolt
Standard innsatsvare

Biomars fôr var derimot et fiskefôr som bare ble brukt av oppdrettere i settefiskanlegg, og som dessuten bare var aktuelt å bruke i et kort tidsrom, nettopp for å oppnå smoltifisering. Det at fôret var hyllevare, som var tilgjengelig for salg for enhver og som ikke ble tilpasset den enkelte kunden, var ikke nok til at kriteriet var oppfylt. Fordi varen hadde et avgrenset bruksområde, og kundekretsen var ensartet, var det ikke grunn til å gi unntaket anvendelse i denne saken. Det finnes lite rettspraksis om denne regelen, og lagmannsrettens utlegning av regelen er derfor viktig og avklarende.

Dommen inneholder også en rekke andre nyttige og interessante drøftelser, om utmåling av kompensasjon, markedsføringsloven som supplement til patentregelverket og swingballprinsippet, som jeg ikke får tid til å gå gjennom her.

05 juli 2022

Oslo tingrett: Amer Sports flyttbare langrennsbinding «Shift-In» gjør inngrep i Rottefella og Madshus sine patenter

Oslo tingrett avsa 1. juli 2022 avgjørelse i saken mellom Rottefella AS/Madshus AS og Amer Sports Holding GmbH m.fl. (21-072669TVI-TOSL/04). Saken gjaldt i hovedsak gyldighet av og inngrep i partenes patenter knyttet til flyttbare langrennsskibindinger. Tingretten kom til at Rottefellas patenter var gyldige, hvorav et kun delvis, og at Amer Sports skibinding «Shift-In» gjorde inngrep i disse. Retten kom også til at Rottefellas/Madshus’ patenter ikke gjorde inngrep i Amer Sports patenter, og det var derfor ikke nødvendig å ta stilling til det subsidiære spørsmålet om gyldigheten av disse. Amer Sports hadde også saksøkt Rottefella for inngrep i deres varemerke MOVER, men dette merket ble ansett å være søkt i ond tro og ble derfor kjent ugyldig.

Rottefella AS er en norsk skiutstyrsprodusent
med hovedkontor på Lier (kilde: Patentstyret)
Partene i denne saken er godt kjent både for hverandre og for den skigale norske befolkningen (undertegnede inkludert). Amer Sports eier blant annet de store skiutstyrsprodusentene Atomic og Salomon (også parter i saken), mens Madshus og Rottefella er norske produsenter av henholdsvis ski og langrennsbindinger. Rottefella og Amer Sports var senest i tottene på hverandre for noen år siden i en konflikt om rettigheter til skistøvler og bindingsplater. Den gangen gikk Amer Sports fri av Rottefellas anklager i tingretten, og partene inngikk til slutt forlik.

Denne gangen stod striden om rettigheter knyttet til partenes flyttbare bindingssystemer «Move» (Rottefella) og «Shift-In» (Amer Sports). Begge bindingssystemer gjør at bingens posisjon kan justeres i fart. Saken bestod for tingretten av følgende overordnede patentrettslige problemstillinger:

i)       Om Madshus patent NO/EP 2 624 924 (hurtigjusteringspatentet), lisensiert eksklusivt til Rottefella, og Rottefellas patent NO 342 264 (skinnepatentet) var gyldige etter patentloven § 2; 

ii)          Om Amer Sports flyttbare bindingssystem «Shift-In» gjorde inngrep i hurtigjusteringspatentet og skinnepatentet etter patentloven §§ 3 og 39; 

iii)           Om Rottefellas flyttbare skibindinger gjorde inngrep i Amer Sports/Salomons patenter NO/EP 1 958 678 (låsepinnepatentet) og NO/EP 2 090 338 (monteringspatentet) etter patentlovens § 3; og 

iv)             Subsidiært til iii) om låsepinnepatentet og monteringspatentet var gyldige etter patentloven § 2.

Amer Sports anførte også at Rottefella gjorde inngrep i Atomics varemerke MOVER. Rottefella motsatte seg dette og viste på sin side til at MOVER var registrert i ond tro og derfor måtte kjennes ugyldig.

Bilder/tegninger av Amer Sports bindingsystem Shift-In som
benyttes av både Salomon og Atomic (kilde: Oslo tingrett)
Retten tok først stilling til gyldigheten av Madshus’ hurtigjusteringspatent og Rottefellas skinnepatent, og om Amer Sports Shift-In gjorde inngrep i disse. For hurtigjusteringspatentet kom retten i gyldighetsspørsmålet til at samtlige krav i patentet oppfylte kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde. Retten var heller ikke enig med Amer Sports i at det var foretatt en ulovlig mellomliggende generalisering (endring) etter patentloven § 13. Videre kom retten i inngrepsspørsmålet til at samtlige trekk i hurtigjusteringspatentet ble gjenfunnet direkte i Amer Sports løsning.

For skinnepatentet kom retten gyldighetsspørsmålet til at patentets krav 1 og 7 fremgikk av tidligere kjent teknikk og at de derfor manglet nyhet. Skinnepatentets uselvstendige krav 8 oppfylte derimot kravene til både nyhet og oppfinnelseshøyde. Ettersom samtlige trekk av Amer Sports Shift-In ble gjenfunnet i Skinnepatentets krav 1, 7 og 8 forelå det derfor etter rettens syn likevel inngrep også i skinnepatentet.

Retten tok deretter stilling til om Rottefellas bindinger i seriene Move og Quicklock gjorde inngrep i Amer Sports/Salomons monteringspatent. Ettersom monteringspatentet etter rettens syn ikke omfatter en løsning hvor bindingsdelene sammenføyes før montering på monteringsplaten og deretter monteres i ett stykke (slik Rottefellas løsninger gjør), gjorde Rottefellas løsninger ikke inngrep. Retten tok derfor ikke stilling til Rottefellas subsidiære anførsel om gyldigheten av monteringspatentet.

Det siste patentet retten tok stilling til var Amer Sports/Salomons såkalte låsepinnepatent. Også i dette inngrepsspørsmålet kom retten til at Rottefellas løsninger - Xcelrator- og QuickLock-bindingssystemene – ikke gjorde inngrep. Retten tok av samme grunn ikke stilling til Rottefellas subsidiære anførsel om gyldigheten Amer Sports/Salomons låsepinnepatent.

Annonse fra Rottefella i 2016 der betegnelsen
"Move" benyttes (kilde: Oslo tingrett)
I varemerkespørsmålet kom retten til at Amer Sports hadde registrert varemerket MOVER i ond tro (i strid med god forretningsskikk) etter varemerkeloven § 16 bokstav b). Det ble i denne forbindelse ikke ansett avgjørende at Amer Sports tidligere hadde benyttet merket MOVER, men registreringen av merket ble av retten i stedet karakterisert som «påfallende» i forhold til Rottefellas markedsføring av MOVE. Det forelå dermed ikke inngrep i Amer Sports merke etter varemerkeloven § 4 (1) bokstav b).

Som følge av Amer Sports patentinngrep tilkjente retten Rottefella erstatning for tapt salg og fremtidig salg på til sammen nærmere 26 millioner kroner etter patentloven § 58 bokstav b). Det er fra denne vurderingen verdt å bemerke at retten uttaler at den ikke har vært i tvil om de patentrettslige vurderingene i saken. Som følge av patentinngrepene må Amer Sports også trekke tilbake Shift-In-bindinger (i hovedsak ferdigmontert på ski) fra butikken og avstå fra å markedsføre disse.

Det er foreløpig ikke kjent om saken ankes.

20 juni 2022

Hvor blir det av endringene i varemerkeloven?

6. desember 2020 vedtok stortinget lov 6. desember 2020 nr. 67 om endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.). Immaterialrettstrollet har tidligere omtalt endringene her, her og her. Endringsloven fra 2020 er per dette innleggets dato ikke trådt i kraft. Det er heller ikke ventet at endringsloven vil tre i kraft 1. juli. Hvorfor lar ikrafttredelse vente på seg? 

Bakgrunnen for endringene i varemerkeloven er dels det nye varemerkedirektivet vedtatt i 2015 (direktiv EU 2015/2436), som erstatter det gamle varemerkedirektivet (direktiv 2008/95/EF). Som nærmere forklart nedenfor, er nettopp det nye varemerkedirektivet årsaken til manglende ikrafttredelse av endringsloven. 

EFTA-statene vedtok 7. februar 2020 å innta det nye varemerkedirektivet i EØS-avtalen. Dette vedtaket er imidlertid foreløpig ikke gjeldende, og det er dermed fortsatt det gamle varemerkedirektivet som er inntatt i EØS-avtalen. Årsaken er at vedtaket først blir gjeldende, og med det direktivet inntatt i EØS-avtalen, når Norge, Island og Liechtenstein løfter sine konstitusjonelle forbehold, jf. EØS-avtalen artikkel 103 nr. 1. Status er at Norge og Island har løftet sine konstitusjonelle forbehold, men ikke Liechtenstein. Liechtenstein har derimot gitt beskjed om at de det nye varemerkedirektivet heller ikke kan tre i kraft midlertidig etter EØS-avtalen artikkel 103 nr. 2. Med andre ord venter vi på Liechtenstein. 

Prosessen med å innta det nye varemerkedirektivet i EØS-avtalen kan sammenfattes slik:

Fordi det nye varemerkedirektivet foreløpig ikke er inntatt i EØS-avtalen, utsettes ikrafttredelse av de norske lovendringene for å implementere direktivet. Siden det gamle varemerkedirektivet gjelder for EFTA-statene frem til det nye varemerkedirektivet er inntatt i EØS-avtalen, er det et poeng at endringene på EØS-nivå skjer forut for endringene i nasjonal rett, jf. også Norges plikt til å gjennomføre rettsakter inntatt i EØS-avtalen etter EØS-avtalen artikkel 7. Det er derfor grunn til å tro at endringene i den norske varemerkeloven først vil tre i kraft etter at det nye varemerkedirektivet er inntatt i EØS-avtalen.

Oppsummert har endringene i varemerkeloven ikke har trådt i kraft fordi det gjenstår at Liechtenstein løfter sitt konstitusjonelle forbehold for å innta det nye varemerkedirektivet i EØS-avtalen. Det er ukjent når Liechtenstein vil løfte sitt konstitusjonelle forbehold, og med det også ukjent når endringene i varemerkeloven vil tre i kraft.

Når Liechtenstein meddeler at de har løftet sitt konstitusjonelle forbehold, vil det nye varemerkedirektivet inntas i EØS-avtalen med virkning fra "den første dag i den annen måned" etter meddelelsen, jf. EØS-avtalen artikkel 103 nr. 1. Endringene i varemerkeloven trolig vil tre i kraft på samme tid eller like etter at direktivet inntas i EØS-avtalen.

13 april 2022

Unilever mot Lilleborg – en varemerkerettslig ... såpeopera

Borgarting lagmannsrett har avgjort en feide mellom Lilleborg og vaskemiddelgiganten Unilever, i sak LB-2020-81058. Her vurderte lagmannsretten hvem det var som hadde best rett til å bruke varemerker med merkeelementet JIF, om Lilleborg hadde samtykket til Unilevers bruk av det forvekselbare merket CIF, og om Lilleborgs mulighet til å kreve CIF-merkene slettet hadde gått tapt som følge av passivitet. Dommen er rettskraftig. 

Om faktum 
Unilever er verdens største produsent av vaskemidler. På 60-tallet utviklet Unilever en skurekrem. Kremen ble markedsført under varemerket JIF blant annet i Norge, og under varemerket CIF i andre land. Senere utviklet Unilever en tilhørende grønn logo.
 
Lilleborg er en av Norges største merkevarebedrifter (nå del av Orkla), og tidligere var Unilever medeier i Lilleborg. Unilever solgte aksjene sin i selskapet på 60-tallet, men partene inngikk samarbeidsavtaler og samarbeidet fortsatte. På grunnlag av samarbeidet har Lilleborg stått for salg og markedsføring av JIF-produkter siden 60-tallet og frem til i dag, i Norge.

JIF ble registrert som et ordmerke i Norge av Lilleborg i 1969. Merket ble utviklet av Unilever og Unilever brukte merket i andre land, men det var altså Lilleborg som registrerte det i Norge. Lilleborg registrerte nye JIF-merker for andre varer i 2000, 2001 og i 2002, og de har også i flere tiår brukt den grønne logoen. Lilleborg registrerte ikke den grønne logoen som varemerke, men mente de hadde fått varemerkeretten til logoen etter innarbeidelse. 

I 2009 kjøpte Unilever opp et annet selskap, og ble med det direkte konkurrent av Lilleborg i Norge. For å tilpasse samarbeidet med den nye konkurransesituasjonen, ble det inngått en samarbeidsavtale i 2009. Da avtalen utløp i 2014, ble partene enige om å avvikle størstedelen av det tidligere samarbeidet. Samarbeidet som gjenstod ble regulert av en ny avtale inngått i 2014., og også etter 2014 fortsatte Lilleborg å selge produkter under varemerke JIF, med den grønne logoen. 

 I 2014 startet Unilever å selge produkter under varemerket CIF i Norge. Da oppstod det tvist mellom partene om Unilevers adgang til å bruke CIF-varemerket i Norge. Lilleborg mente CIF-merket krenket deres rett til varemerket JIF, og at merkene var forvekslingsbare. CIF-merket ble ikke brukt i Norge før i 2018, men hadde vært registrert så tidlig som i 1998, og er blitt registrert for forskjellige varer flere ganger på begynnelsen av 2000-tallet.
Da saken stod for lagmannsretten var det enighet om at det var forvekslingsfare mellom JIF og CIF. 

Hvem hadde best rett til JIF-merkene? 

Partene er uenige om i hvilken grad JIF-merket var blitt overdratt til Lilleborg fra Unilever. Unilever mener det bare er ordmerket som ble overdratt, mens Lilleborg mener de hadde fått overdratt rettighetene til merkevaren JIF i sin helhet, herunder også blant annet den grønne logoen. 

 Lagmannsretten mente uenigheten ikke spilte noen særlig rolle, ettersom Unilever ikke hadde noen varemerkerett i Norge som kunne overdras. Selv om Unilever hadde brukt den grønne logoen i utlandet, var det Lilleborg som hadde brukt merke i Norge, og oppnådd vern gjennom innarbeidelse.

Lagmannsretten kunne heller ikke se at det var avtalt at rettighetene til JIF-merket og den grønne logoen skulle tilbake til Unilever, når samarbeidet med Lilleborg utløp. 

Det kan imidlertid spørres om ikke avtalen mellom Unilever og Lilleborg burde ses på som en generalagentavtale, eller et eneforhandlerforhold. Tenker vi avtaleforholdet, bort er det på det rene at Lilleborg ikke kunne registrert Unilevers merker i Norge. Da ville registreringen vært gjort i ond tro, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b. Når avtaleforholdet bortfaller, er det ikke umiddelbart slik at Lilleborg må anses som innehaver av disse merkene. 

Det at Lilleborg hadde innarbeidet den grønne logoen i Norge, er neppe nok til at de skal få beholde varemerkeretten til denne ved avtalens opphør isolert sett. Det er neppe uvanlig at eneagenter innarbeider merker de bruker. Dette vil fort være en naturlig konsekvens av at agenten, i kraft av avtalen, er den eneste som hadde rett til å bruke merket ved salg og markedsføring av de aktuelle varene. 

I denne type avtalekonstruksjoner er det ansett som «sikker rett» at der avtaleforholdet bringes til opphør, så må innehaver (eneforhandleren eller agenten) overføre merket til avtaleparten. Om situasjonen der en generalagent har registrert «husets» merker i eget navn, eller innarbeidet et merke, skriver Lassen/Stenvik følgende: 

«I begge tilfeller vil han være forpliktet til å overføre merket til «huset» når agenturforholdet bringes til opphør, og dette må gjelde selv om hans innsats har ført til at merket nå er innarbeidet i Norge. Denne løsningen kan i mange tilfeller være hard mot generalagenten, men den motsatte løsningen – at «huset» skulle avskjæres fra fortsatt levering her i landet av sine varer under egne varemerker – ville være enn mer uholdbart», se Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett (2011) side 483 for videre henvisninger til underrettspraksis. 

Det som må være avgjørende, slik jeg ser det, er om Unilever hadde overdratt varemerkeretten til JIF-merkene og den grønne logoen, til Lilleborg. Når lagmannsretten ser ut til å mene at det avgjørende er at Lilleborg hadde registrert merket og innarbeidet logoen i Norge, får vi ikke noen god drøftelse av dette. 

Jeg har ikke sett avtalene, og det kan godt hende JIF-merkene var overdratt, men det er altså det som er det avgjørende. 

Hadde Lilleborg samtykket til Unilevers registrering av CIF-merkene? 

Dernest går lagmannsretten over til å vurdere om Lilleborg hadde samtykket til at Unilevers registrering og bruk av CIF-merkene. Samtykke var nødvendig ettersom CIF-merkene var forvekselbart med JIF-merkene, jf. varemerkeloven §§ 4 første ledd og 16 bokstav a. 

Partene var uenige om det varemerkerettslige samtykkekravet kun innebærer en henvisning til alminnelige avtalerettslige prinsipper for tolkning av dispositive utsagn, eller om det gjelder særskilte varemerkerettslige krav til at samtykket må fremkomme positivt og utvetydig. Lagmannsretten kom til at ordlyden ikke løser dette spørsmålet. Uttrykket «samtykke» brukes flere steder i varemerkeloven, herunder i reglene om konsumpsjon, og lagmannsretten kom frem til at uttrykket må tolkes på tilsvarende vis som av EU-domstolen.

Lagmannsretten tolket imidlertid EU-domstolens avgjørelse i Davidoff-dommen (C-414/99), dit hen at samtykke til bruk ikke kan gis stilltiende. 

Dette er feil. 

Spørsmålet EU-domstolen tok stilling til her var nettopp om samtykke kunne gis stilltiende, «implied». EU-domstolen besvarte spørsmålet bekreftende, og oppstilte visse momenter som måtte med i vurderingen av når et samtykke kan anses å ha blitt gitt stilltiende. 

Det avgjørende er at samtykke må ha kommet til uttrykk på en slik måte at innehaver klart viste at han ikke lengre ville gjøre eneretten gjeldende overfor den andre – «consent must be so expressed that an intention to renounce those rights is unequivocally demonstrated». Vanligvis vil nok et slikt samtykke fremgå uttrykkelig, men EU-domstolen ville ikke utelukkes at samtykke kan bli gitt mer indirekte, og at samtykke må anses gitt på bakgrunn av «facts and circumstances». 

Lagmannsretten mente videre at om samtykke er gitt må vurderes i lys av engelsk kontraktsrett. Etter en gjennomgang av avtalen kom lagmannsretten til at det ikke var gitt samtykke til registrering eller bruk av CIF-merkene. 

 Det kan spørres om det å legge avgjørende vekt på engelsk kontraktsrett i vurdering av om samtykke til bruk er gitt, er i strid med harmoniseringshensyn. EU-domstolen har kommet til at artiklene i direktivet som regulerer innehaverens enerettsposisjon er totalharmonisert, jf. blant annet Davidoff-dommen (C-414/99) avsnitt 39 og C-482/09 (Budějovický Budvar) avsnitt 32. Hvis man i vurderingen av når samtykke er gitt ser hen til nasjonal kontraktsrett, og oppstiller en høyere terskel enn det som fremgår av EU-domstolen, åpnes det for nasjonale forskjeller. At dette er lite ønskelig fremgår uttrykkelig av Davidoff-dommen i sak C-414/99 avsnitt 42, der det står: 

 «If the concept of consent were a matter for the national laws of the Member States, the consequence for trade mark proprietors could be that protection would vary according to the legal system concerned. The objective of 'the same protection under the legal systems of all the Member States' set out in the ninth recital in the preamble to Directive 89/104, where it is described as 'fundamental, would not be attained».

Det kan etter dette spørres om man i vurderingen av om det foreligger samtykke utelukkende må se hen til EU-domstolens tolkning av uttrykket, uten å trekke inn nasjonale tolkningsprinsipper. 

Passivitet 

Til slutt vurderte lagmannsretten om Lilleborg hadde tapt retten til å reagere mot registreringen som følge av passivitet. Her delte lagmannsretten seg i et flertall og et mindretall. 

Det var på det rene at vilkårene i varemerkeloven § 8 ikke var oppfylt. Etter denne bestemmelsen mister en eldre innehaver muligheten til å gjøre varemerkeretten gjeldende overfor andre som har brukt like eller lignende merker i en fem-årsperiode. I denne saken reagerte Lilleborg straks Unilever begynte å bruke CIF-merkene. 

Jeg antar at CIF-merkene ble brukt på en slik måte at Lilleborg ikke kunne gjøre gjeldende manglende bruk som slettelsesgrunn, jf. varemerkeloven § 37, tredje ledd. 

Spørsmålet lagmannsretten vurderte var om de lovfestede passivitetsreglene i § 8, kunne suppleres med ulovfestede passivitetsregler. Flertallet var selv inne på om ikke harmoniseringshensyn kunne sperre for en slik forståelse. Flertallet mente imidlertid at når det som her måtte vurderes, var passivitet overfor en registrering, og ikke overfor bruk, var vi utenfor det direktivet regulerte. Da mente lagmannsretten at man kunne supplere varemerkelovens passivitetsbestemmelser med ulovfestede prinsipper. 

Etter en konkret vurdering kom flertallet til at Lilleborg hadde tapt retten til å kreve CIF-merket slettet ved passivitet. Her ble det vektlagt at Lilleborg var informert om registreringen omlag 10 år tidligere, og at de burde ha reagert raskere. Unilever kunne imidlertid ikke bruke merket, og det eneste de fikk lov til var å beholde registreringen. 

Også her er det grunn til å sette spørsmålstegn ved flertallets vurdering. Varemerkeloven § 8 første ledd gjennomfører varemerkedirektivets artikkel 9. EU-domstolen har lagt til grunn at artikkel 9 (1) om passivitet er en totalharmoniseringsbestemmelse, og at uttrykket «passivitet» er et EU-rettslig begrep som må tolkes autonomt, jf. C-482/09 (Budějovický Budvar) avsnitt 33. Her skrev EU-domstolen følgende: 
«artikel 9 i direktiv 89/104 indebærer en fuldstændig harmonisering af betingelserne for, hvornår indehaveren af et tidligere registreret varemærke inden for rammerne af rettighedsfortabelse på grund af passivitet kan bevare retten til dette varemærke, når indehaveren af et ældre identisk varemærke indgiver en begæring om, at det yngre varemærke erklæres ugyldigt eller gør indsigelse mod brugen heraf». 
Det siterte kan nok forstås slik at det ikke er rom for å begrense innehaverposisjonen til innehavere av registrerte merker som følge av passivitet i større utstrekning enn det artikkel 9, og med det varemerkeloven § 8 første ledd åpner for. Se mer om dette i artikkelen til Ørstavik og Rognstad i Passivitet i varemerkeretten (2021) i Tidsskrift for forretningsjus 1/2021. 

Det er synd at saken ikke ble anket, og at Høyesterett ikke ble gitt anledning til å gjennomføre ... omvask.

23 mars 2022

You shall not pass - Høyesteretts ankeutvalg opprettholder Borgarting lagmannsretts ankenektelse av ugyldighetsdom i patentsak

Den 23. mars avsa Høyesteretts ankeutvalg kjennelse i sak HR-2022-634 hvor Borgarting lagmannsretts ankenektelse (i skrivende stund upublisert og derfor ulest av trollet) over Oslo tingretts ugyldighetsdom på Neurims patent NO 334 788 ble opprettholdt.



Saken gjaldt anke over lagmannsrettens beslutning om delvis ankenektelse i sak om gyldigheten av et legemiddelpatent da lagmannsretten fant det klart at anken ikke ville føre frem, jf. tvl. § 29-13 andre ledd. Oslo tingrett kjente i sin dom patentet ugyldig, jf. patentloven § 2, og tilkjente Orifarm erstatning med 15 millioner kroner for tap ved å ikke ha vært på markedet med sitt generiske legemiddel fra 1. desember 2019. Lagmannsretten nektet anken fra Neurim fremmet for så vidt gjaldt gyldighetsspørsmålet, men fremmet spørsmålet om utmåling av erstatningen. Ankeutvalgets flertall kom til at det var forsvarlig av lagmannsretten å nekte deler av anken fremmet etter skriftlig og forenklet behandling.

Det aktuelle patentet hadde blitt opphevet av Patentstyret 7. april 2016, fordi oppfinnelsen ikke ble ansett å inneha nyhet. Neurim påklaget vedtaket til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) [KFIR-2016-80-1], men fikk ikke medhold. Neurim brakte deretter klagevedtaket inn for rettslig overprøving ved Oslo tingrett, som i dom 24. oktober 2018 satte vedtaket til side som ugyldig. Etter fornyet behandling i KFIR ble patentet under dissens opprettholdt i endret form [KFIR-2016-80-2]

Den europeiske patentmyndigheten (EPO) hadde også meddelt patent på den samme oppfinnelsen, og  High Court of Justice i England og Wales hadde opprettholdt et parallelt europeisk patent.

Fra flertallets vurdering

Særlig flertallets vurdering av forsvarligheten av lagmannsrettens behandling er interessant. Som fremholdt i Rt-2015-506 avsnitt 17, vil man ved denne vurderingen blant annet legge vekt på sakens betydning for ankende part, om saken reiser prinsipielle spørsmål, om faktum er omtvistet, og – i så fall – hvilke muligheter lagmannsretten har til å foreta en rettssikker, selvstendig bevisbedømmelse uten ytterligere forhandlinger. Om disse vurderingene heter det blant annet i flertallets votum (avsnitt 35 til 37):

«Etter flertallets syn er ikke spørsmålet om oppfinnelseshøyde i saken her så utpreget teknisk at det ikke vil kunne vurderes forsvarlig uten bistand fra fagkyndige meddommere eller sakkyndige vitner. Lagmannsretten har videre hatt en klar og entydig tingrettsdom å forholde seg til. Den har dessuten hatt tilgang til saksdokumentene fra tingretten og dermed til de skriftlige erklæringene fra de to sakkyndige vitnene. Riktignok har ikke lagmannsretten hatt mulighet til høre og spørre ut vitnene. Slik flertallet ser det, er det imidlertid ikke noe ved saken og dens rettslige spørsmål som gjorde umiddelbar bevisførsel strengt nødvendig.

Flertallet legger også en viss vekt på at spørsmålet om patentets gyldighet ikke reiser prinsipielle spørsmål. I vurderingen har det videre betydning at det ikke synes å være påberopt nye bevis i anken til lagmannsretten, og at det ikke ble bragt inn nye forhold som ikke var vurdert av tingretten. Saken har utvilsomt økonomisk betydning for Neurim, men patentet vil uansett utløpe om relativt kort tid – 12. august 2022.

Neurim har som nevnt fremhevet at Den europeiske patentmyndigheten (EPO) har meddelt patent på den samme oppfinnelsen, og at High Court of Justice i England og Wales har opprettholdt et parallelt europeisk patent. Dette innebærer imidlertid ikke at det var uforsvarlig å nekte anken fremmet. Det er ikke noe ekstraordinært i at avgjørelser i patentsaker spriker fra jurisdiksjon til jurisdiksjon. I den forbindelse nevner flertallet at patentet visstnok ikke er opprettholdt i Sverige.»

Noen umiddelbare tanker fra trollet

Uten å ha noen sterk mening om riktigheten av sakens utfall, er dette trollets umiddelbare reaksjon at heller ikke saken i Rt-1975-603 (Swingball), som gjaldt en hageleke bestående av en tennisball festet til en stang på en slik måte at ballen fritt kunne rotere rundt stangen, kunne karakteriseres som utpreget teknisk. Likevel la Høyesterett til grunn i denne saken at domstolene burde utvise tilbakeholdenhet med å overprøve patentmyndighetenes subsumsjon, et såkalt swingball-prinsipp som blant annet ble gjentatt i Rt-2008-1555. Nå skal det sies at styrken av swingball-prinsippet riktignok svekkes av at Patentstyret og KFIR kom til motsatte konklusjoner, og at KFIRs endelige avgjørelse ble fattet under dissens (noe som også påpekes av lagmannsretten). Etter dette trollets syn så kan imidlertid en slik forhistorie indikere at man her står overfor patentfaglige vurderinger som ikke nødvendigvis er kurante, og hvor det kan være rom for uenigheter selv hos fagmyndighetene. En ankenektelse i en slik situasjon, basert på en skriftlig saksbehandling uten tilgang til teknisk kompetanse i form av meddommere, vitner i så fall om betydelig selvtillit hos lagmannsretten, langt mer enn det som dette trollet er i besittelse av.

Swingball – utpreget teknisk?

Dette trollet merker seg også at ankeutvalget legger vekt på patentets korte gjenværende levetid, og at dette visstnok er et forhold som gjør det mindre betenkelig å nekte ankebehandling av en ugyldighetsdom. Det bør være en kjent sak for de fleste patentrettskyndige at en ugyldighetsdom ikke bare virker fremover i tid, men får virkning «fra den dag patentsøknaden ble inngitt», jf. patentloven § 52 siste ledd. En ugyldighetsdom på tampen av et patents levetid åpner derfor opp for det som kan bli relativt omfattende etteroppgjør som kan gå forholdsvis langt tilbake i tid, og er derfor ikke noe som man generelt bør ta lett på.

Når det gjelder ankeutvalgets uttalelse om at det ikke er «noe ekstraordinært i at avgjørelser i patentsaker spriker fra jurisdiksjon til jurisdiksjon» så er dette noe som dette trollet i og for seg kan si seg enig i. Samtidig så er dette trollet ikke helt sikker på om det vil være riktig å sette terskelen for tillatelse av ankebehandling såpass høyt at muntlig ankebehandling er forbeholdt de ekstraordinære sakene hvor den påankede dommen fremstår som en enslig svale i en skog av motstridende avgjørelser, eller om det ikke også bør være rom for saker der det er betydelig rom for ulike oppfatninger rundt subsumsjonen, og som derfor ikke fremstår som kurante, men kanskje snarere som vanskelige (selv om dette ikke skulle komme til uttrykk i tingrettens dom).

21 februar 2022

Kjennetegnsrettsåret 2021

Også i år vil Immaterialrettstrollet gi sine oppsummeringer av immaterialrettsåret som har gått og gi en oversikt over hva som har skjedd på de sentrale områdene innen immaterialretten (opphavsrett, patentrett, designrett, kjennetegnsrett og markedsføringsrett). I disse årsoppsummeringene vil ulike troll gjøre et selektivt tilbakeblikk på de viktigste endringene på lovgivningsiden og de viktigste sakene fra Norsk og internasjonal rettspraksis. Vi mottar som vanlig gjerne tips til hvordan vi kan gjøre spalten bedre på iptrollet@gmail.com.

Morten Smedal Nadheim og Julius Berg Kaasin oppsummerer her kjennetegnsrettsåret 2021, som vanlig i livlig passiar.

Langt langt borte saa han noget lyse og glitre
Theodor Kittilsen, i det fri

Morten: Hei Julius, nå er det på tide å få oppsummert kjennetegnsretten for 2021. Vi er jo skikkelig sent på hoppkanten her (siden det er OL)!

Julius: Det har du helt rett i Morten, men vi får vel forsøke å hente oss inn i svevet og sette et ordentlig nedslag. Hvilket hovedinntrykk sitter du igjen med fra året som har gått?

Morten: 2021 var et ganske hektisk år for domstolene det også! Det er også fint at forholdet mellom kjennetegnsretten og markedsføringsretten har fått en etterlengtet avklaring. Men vi får vel som vanlig starte med nytt fra lovgiver.

Lovgivning

Julius: Ja, vi venter jo stadig på implementering av det nye varemerkedirektivet, men ryktene vil ha det til at vi slipper å skrive det samme i neste års oppsummering?

Morten: Det stemmer Julius, ifølge kilder vi ikke tør å gjengi her, er det ventet at endringene i hvert fall trer i kraft i løpet av året og at forsinkelsen skyldes utfordringer på det EØS-rettslige planet og ikke somling fra norske myndigheter.

Julius: Somling fra utlandet altså. Men endringene i tolloven trådte i hvert fall i kraft rett før sommeren i fjor, noe som forenkler rettighetshavere og Tolletatens jobb (lovendring nærmere omtalt her).  

Morten: Ja, lovgiver ønsket å styrke tollmyndighetens kontroll med varer som gjør inngrep i immaterialrettigheter, på tilsvarende vis som i EU. Dette har ført til en rekke endringer i tollovens kapittel 15. Målet med endringene er å gjøre prosessen med å holde tilbake varer i tollen som mistenkes å gjøre inngrep i immaterialrettigheter, billigere og mer effektivt. For å nå dette formålet åpnes det nå for rettighetshaverne kan søke tollmyndigheten om bistand til å holde tilbake varer, uten å gå veien om midlertidig forføyning.

I tillegg finner vi en ny regel i tolloven § 15-7 der en enklere fremgangsmåte for ødeleggelse av varer som gjør inngrep, reguleres. Før ikrafttredelsen av denne regelen kunne en vare bare destrueres etter samtykke fra varemottaker, eller etter dom. Nå er dette endret til at varene kan ødelegges også der mottaker er varslet og ikke uttrykkelig har motsatt seg at varene ødelegges. Rettighetshaveren må imidlertid varsles og bekrefte at varen krenker immaterialrett, før destruksjon.

For såkalte småforsendelser oppstilles en enda enklere fremgangsmåte i § 15-8. Her trenger ikke rettighetshaverne og varsles og bekrefte at det foreligger et inngrep, for at varene kan destrueres.

Praksis

Morten: Selv om det har vært mange viktige varemerkeavgjørelser i år Julius, så kom vel de to
Høyesterett hadde mye å kjennetegnsrett å holde på med på
tampen av 2021. Kilde: Wikipedia/Erlend Bjørtvedt (CC BY-SA 3.0)

viktigste fra Høyesterett?

Julius: Ja, i hvert fall var det disse det var knyttet mest spenning til. Sammenlignet med lagmannsrettens avgjørelser i Bank Norwegian (LB-2019-55864-2) og Stortorvets Gjæstgiveri (LB-2019-76871), som også ble avsagt i 2021, var det allikevel egentlig ikke så mye nytt.

Fellesnevneren for disse to sakene var at begge omhandlet forholdet mellom kjennetegnsretten og den mer skjønnsmessige markedsføringsretten. Nærmere bestemt var den overordnede problemstillingen i begge saker hvilken adgang det var til å oppstille supplerende vern etter markedsføringsloven i tilfeller som ikke rammes av spesiallovgivningen på immaterialrettens område, i dette tilfellet kjennetegnsretten.

Bank Norwegian-saken gjaldt Bank Norwegians praksis med kjøp av konkurrende bankers kjennetegn ved søkemotorannonsering på Google og andre søkemotorer. Høyesterett kom i likhet med tidligere instanser (men i motsetning til NKU), til at praksisen i seg selv ikke var i strid med markedsføringslovens generalsklausul om god forretningsskikk (§ 25). Høyesteretts avgjørelse er nærmere omtalt av IP-trollet her, og lukker langt på vei døren for vern etter markedsføringsloven der et forhold som saklig sett faller innenfor kjennetegnsretten ikke utgjør inngrep etter varemerkerettslige regler. Avgjørelsen synes også å innebære en skjerping av tidligere praksis fra blant annet Rt. 1998 s. 1315 (Norsk Iskrem) og Rt. 1995 s. 1998 (Mozell).

Høyesteretts avgjørelse i Stortorvets Gjæstgiveri-saken (omtalt her) gjaldt et ganske annet forhold. Olav Thon, eier av restauranten "Stortorvets Gjæstgiveri" i Oslo, anførte at Hamar-restauranten «Stortorvet Gjestgiveri» sin bruk av navn og logo krenket hans enerett etter varemerkeloven § 4, og at bruken dessuten var i strid med markedsføringsloven § 30 og § 25. En enstemmig Høyesterett var derimot uenig, og kom i den varemerkerettslige delen av saken til at navnet på restauranten verken hadde vern som enkeltelement i Thons registrerte varemerke eller var innarbeidet utenfor Oslo. 

Olav Thons  kombinerte merke (reg. nr. 300006 for
Stortorvets Gjæstgiveri. Kilde: Patentstyret

Med henvisning til de strenge retningslinjene fra Bank Norwegian for supplerende vern etter markedsføringsloven, forelå det etter Høyesteretts syn heller ingen krenkelse av Oslo-restaurantens vern etter disse reglene. Det kan her nevnes at Borgarting lagmannsrett i sin avgjørelse i denne saken delte seg i varemerkespørsmålet, hvor mindretallet (en dommer) mente at «Stortorvets Gjæstgiveri» skrevet i gotisk skrift var tilstrekkelig særpreget til at det kunne være registrert alene.

Om ikke annet har Høyesterett forholdsvis klare og forutsigbare retningslinjer om at adgangen til å oppstille et supplerende vern etter markedsføringsloven i kjennetegnssaker er snever, og at kjøp av konkurrenters søkeord ved søkemotorannonseringer i seg selv er lovlig. 

Fra dette utgangspunktet gjelder det likevel noen unntak, noe som illustreres av saken i LB-2021-20075 mellom Kystgjerdet og Norgesgjerde/Vindex (omtalt her) som gjaldt tilsvarende søkemotorannonseringspraksis om i Bank Norwegian. Lagmannsretten viste her til lovligheten av slik praksis som sådan, men kom samtidig til at Kystgjerdets bruk av kjennetegnene "Vindex" og "Norgesgjerde" i deres betalte annonser utgjorde varemerkeinngrep, samt at bruk av et slagord i annonsen ble ansett forvekselbart med Norgesgjerdes slagord og i strid med vernet etter markedsføringsloven § 30.

Morten: Ryktene sier for øvrig at denne siste saken er anket.

Julius: Spennende, men det gjenstår vel å se om Høyesteretts ankeutvalg ser grunn til å slippe den inn i lys av Bank Norwegian.

Men en annen etterlengtet lagmannsrettsavgjørelse er vel noe så sjeldent som en immaterialrettssak i Bergen, Morten?

Morten: Det stemmer Julius, selv om saken var lagt opp etter markedsføringsloven kan vel de fleste være enige om at saken mellom Voss Gondol/Resort og Loen Skylift (LG-2021-7457) i realiteten er en IP-sak. Gulating lagmannsretten kom her til et annet resultat enn tingretten, og fant at det verken forelå varemerkeinngrep eller brudd på markedsføringsloven. Denne dommen er tidligere omtalt her, og tingrettens dom er blant annet omtalt her.

Julius: Dette er jo for så vidt også en sak om forholdet mellom varemerkerett og markedsføringsrett, og vi kan vel i hvert fall si at dette forholdet er noe mer avklart enn på samme tidspunkt i fjor?

Morten: Absolutt, Julius. En annen spennende avgjørelse, i hvert fall for oss som driver med
overdragelse av immaterialrettigheter, er Borgarting lagmannsretts avgjørelse i den såkalte JIF/CIF-saken (LB-2020-81058). I denne saken vurderte lagmannsretten både om og eventuelt når det kan gis stilltiende samtykke til bruk av merket, samt hvorvidt varemerkelovens passivitetsregler kan suppleres med ulovfestede passivitetsregler. Men den avgjørelsen fortjener en egen omtale, i et eget innlegg.

Men, hvordan er det med avgjørelser om velkjente varemerker da, Julius?

Et av flere av Norsk Tippings registrerte LOTTO-varemerker
(reg. nr. 151951). Kilde: Patentstyret
Julius: Jo, i saken mellom Fotolotto og Lotto (LB-2020-116325) kom Borgarting lagmannsrett til at Norsk Tippings varemerke LOTTO er et velkjent varemerke i Norge som nyter utvidet vern. Konkurrenten Snapchance (Fotolotto.no AS) sin bruk av FOTOLOTTO for pengespill i Norge gjorde derfor inngrep i LOTTO-merket ettersom det forelå assosiasjonsfare (link) mellom merkene og urimelig utnyttelse av særpreg og anseelse for Norsk Tippings merke. Avgjørelsen er anket

Morten: Hva tror du ODDSEN var for en anke her, Julius?

Julius: Jeg er ikke så god i TIPPING så det tør jeg ikke si, Morten.

Det siste årene har det også vært en rekke særpregssaker for domstolene, og fjoråret var intet unntak. I saken om varemerket Multigyn var spørsmålet for Borgarting lagmannsrett (LB-2020-15827) om det kombinerte merket MULTIGYN hadde nødvendig særpreg etter varemerkeloven § 14 (avgjørelsen omtalt her). I motsetning til røkla (Patentstyret, KFIR og Oslo tingrett) kom lagmannsretten til at merket hadde særpreg for varer i klasse 3 (såper mv.) og klasse 5 (preparater for farmasøytisk bruk, hygieneprodukter mv.). 

Selv om lagmannsretten viste til at tekstelementet MULTI-GYN mangler det nødvendige særpreg alene, ble det uttalt tekstelementet i kombinasjon med den avbildede figuren klart hadde særpreg, slik at KFIRs vedtak måtte kjennes ugyldig. Som en nylig avdød suksesstrener ville sagt når alle tidligere avgjørelser går imot en, «There is hope in the hanging snore». Saken er etter det IP-trollet er kjent med ikke anket, og er dermed rettskraftig.

Et av de registrerte SANTA CRUZ-merkene (reg. nr.
152846) som ble opprettholdt av lagmannsretten.
Kilde: Patentstyret
Morten: I en annen særpregssak opprettholdt Borgarting lagmannsrett begge varemerkene i den såkalte Santa Cruz-saken (LB-2020-153620). Saken er tidligere omtalt her og her

Selskapet NHS eier merkenavnet SANTA CRUZ som er produsent av det surfe-, skate- og snowboardutstyr. NHS har registrert to kombinerte merker der tekstelementet Santa Cruz er fremtredende. Begge merkene ble registrert i en tid da Patentstyret fortsatt brukte unntaksanmerkning, og av anmerkningen fremgikk det at NHS ikke hadde enerett til å bruke tekstelementet Santa Cruz. Merkene ble registrert i 1992 og i 2005.

I 2018 kom selskapet Sports Group Denmark AS (SGD) på banen, og begjærte administrativ overprøving, med krav om at merkene måtte settes til side som ugyldig. Både Patentstyret og Klagenemnda ga SGD medhold. Begrunnelsen var at ordelementet Santa Cruz ville bli oppfattet som en stedsangivelse, for byen Santa Cruz i California. Tingretten var uenig med nemndas vurdering, og kom til at vedtaket var ugyldig. Nemnda anket tingrettens avgjørelse. Nemnda tapte i lagmannsretten også, og heller ikke lagmannsretten var enig i at omsetningskretsen vil oppfatte Santa Cruz som en angivelse av byen med samme navn i California. Lagmannsretten viser til at det er mange kystbyer med det samme navnet, og at en del i omsetningskretsen vil oppfatte merket «som en mer eller mindre ubestemt stedsangivelse». Det var heller ingen grunn til å tro at omsetningskretsen ville tro at varer som bar merket var blitt produsert i Santa Cruz.

På denne bakgrunn ble registreringene opprettholdt.

Julius: Hva med denne Svosj-saken da, Morten?

Morten: Jo, det skal jeg si deg Julius, både Patentstyret og Klagenemnda kom i fjor til at følgende figurmerke manglet særpreg:

Brooks Sports norske varemerkesøknad (201806448).
Kilde: Patentstyret
Merket var søkt virkning for klær og sko i klasse 25. Etter Klagenemdas syn ville ikke omsetningskretsen oppfatte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse, men kun som enkel dekor. Merket oppfylte med det ikke kravet til særpreg.

Tingretten kategoriserte merket som et «fylt merke», og mente å finne støtte for at det hadde skjedd en innskjerping av kravet for særpreg for «fylte merker». Til tross for dette, var ikke tingretten enig med Patentstyret og Klagenemnda i at merket manglet særpreg. Etter en beskrivelse av merket, som en «sammenhengende strek som danner en figur», fant retten at det var «klart at denne streken har særpreg og den har en komplisert utforming». Dette ble delvis begrunnet med: «Det er ikke tilsvarende eller lignende streker». Etter rettens syn lignet ikke det aktuelle varemerke på noen av de merkene som EU-domstolen eller EUIPO tidligere hadde nektet vern som følge av manglende særpreg.

Når merket i tillegg hadde fått vern i EU, var ikke retten i tvil. Merket hadde særpreg, og ville bli oppfattet som en angivelse av kommersiell opprinnelse.

Det kan være pedagogisk godt fundert å dele opp forskjellige merker i kategorier, for eksempel kombinerte merker, ordmerker eller rene figurmerker. «Fylte merker» er en ny kategori for dette trollet. Hvis man først velger å lage nye kategorier, bør man imidlertid være forsiktig med å trekke materielle slutninger fra hvilken kategori man plasserer merket i. Det er lite trolig at EU-domstolen har ment å oppstille en høyere særpregsterskel for denne type varemerker. Det avgjørende er nok fortsatt om omsetningskretsen oppfatter merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse, eller ikke.

Denne vurderingen må nødvendigvis bli temmelig skjønnsmessig og konkret vurdering. Det kan godt tenkes at avgjørelsen i dette tilfelle er riktig, men etter mitt skjønn ligger merket klart i nedre sjikt av hva som kan få vern uten noen form for innarbeidelse. I så måte fremstår muligens tingrettens vurdering som mer særpreget, enn merket som ble vurdert. Saken er etter det jeg kjenner til ikke anket.

Julius: En strek i regningen for Klagenemnda altså, hvis det er lov å si?

Morten: Såpass får man tåle, Julius. Hvordan er det med gjennomsnittsforbrukeren da Julius? Har hen forvekslet noen varer og tjenester i fjor også?

Julius: Ja, eller rettere sagt nei i saken mellom vinprodusentene Château Montrose og Domaine de Mont Rose/Vinhuset Nofra (21-019993TVI-TOSL/04). Førstnevnte (produsent av relativt eksklusive viner) gikk til sak mot Domaine de Mont Rose og deres norske importør, produsenten av noen av polets bestselgere innen rosévin (Domain Montrose). Château Montrose hevdet at Domaine de Mont Roses bruk av kjennetegn på sine produkter gjorde inngrep i Château Montroses registrerte varemerker. Oslo tingrett var ikke enig i dette og frifant Domaine de Mont Rose/Vinhuset Norfra for varemerkeinngrep.

Château Montrose sine norske varemerkeregistreringer
(reg. nr. 
0952753 og 0952669).
Kilde: Oslo tingrett (
21-019993TVI-TOSL/04)
Retten vise for det første til at Domaine de Mont Rose bruk av betegnelse som «Domaine Montrose» og «Rose Montrose» var tillatt etter varemerkeloven § 5 (2) bokstav b) (angivelse av varens geografiske opprinnelse i samsvar med god forretningsskikk). Ved vurderingen av om bruken er i samsvar med god forretningsskikk foretok også retten en vurdering av om den konkrete (og visuelle) bruken av «Domaine Montrose» og «Rose Montrose» på Domaine de Mont Roses produkter var forvekselbar med Château Montroses registrerte merker, men konkluderte med at dette ikke var tilfellet. Ved denne vurderingen påpekte også tingretten at omsetningskretsen er en alminnelig norsk vinkjøper. Domaine de Mont Rose/Vinhuset Nofra ble derfor frifunnet for varemerkeinngrep.

Morten: Er ikke det hvermannsen da, Julius?

Julius: Jo, for dette vinsegmentet er det vel muligens det, men du vet hvor nøye både du og jeg blir når vi spankulerer rundt på polet fredags ettermiddag i jakt på noe godt, Morten!

Morten: Saken er i hvert fall anket, så det er i hvert fall «vin-vin» for oss utenforstående.

Julius: Til slutt har vi vel noen interessante avgjørelser fra EUIPO også?

Morten: Joda Julius, vi har i hvert fall en sak om bruksplikt. I de forente sakene T-758/20 og T-759/20, hadde Monster registrert ordmerket MONSTER for varer i klasse 30 og klasse 32, mens ordmerket MONSTER ENERGY, ble registrert for varer i klasse 30. En konkurrent av Monster gjorde gjeldende at merkene ikke var brukt for varer i klasse 30, og krevde at merkene skulle slettes for denne vareklassen.

Monster hadde brukt merkene ‘x-presso monster hammer’, ‘x-presso monster midnight’, og ‘x-presso monster midnite’ på varer som inneholdt 1,3 % kaffeekstrakt.

Monster Energys kombinerte merke
(reg. nr. 303220). Kilde: Patentstyret
Det var på det rene at merkene var brukt på en varer i klasse 32, som består av «‘Non-alcoholic beverages, namely energy drinks and energy drinks flavoured with coffee». Spørsmålet var om merket også var brukt for varer i klasse 30, for varer som «Coffee based beverages». De som aner konturene av en meget konkret vurdering på skille mellom drikkevarer som smaker kaffe, og drikkevarer som er basert på kaffe, treffer godt.

Board of Appeal mente merkene bare var brukt for varer i klasse 32, men ikke for varer i klasse 30. Monster på sin side mente vi stod over varer som fint kunne dokumentere bruk i begge klasser.

Underinstansen var enig med Board of Appeal i at merkene kun var brukt for energidrikk i klasse 32, og ikke for kaffe baserte drikkevarer i klasse 30. Underinstansen viste til at det som skiller klasse 30-varer fra andre drikkevarer er at «coffee constitutes the predominant and characteristic element». Når Monster sine varer kun inneholdt 1,3 % kaffeestrakt, og bare hadde en smak av kaffe, var ikke dette nok til at salg av varene også oppfylte bruksplikten for varer i klasse 30. Som underinstansen skrev:

«A beverage which is merely ‘flavoured with coffee’ and is not ‘coffee based’ therefore falls within Class 32 and not Class 30.”

Underinstansen viste til at noen varer er av en slik karakter at de kunne oppfylle bruksplikten for flere vareklasser. For eksempel vil klokkeradioer oppfylle bruksplikten både for klokker, og for radioer. Dette var ikke tilfelle for Monsters drikkevarer, ettersom vi stod overfor varer, med bare en hovedfunksjon.

*****

Julius: Da var vel saken biff, og kjennetegnsrettsåret 2021 ferdig oppsummert, eller hva Morten?

Morten: Det kan du si, men apropos biff. Helt, helt, helt til slutt kan vi ta med at Oslo tingrett nettopp kom med en avgjørelse i en sak om forvekslingsfare, i en sak mellom to burgerrestauranter [TOSL-2021-116034]. Innehaveren av kombinerte merker med tekstelementet BASTARD BURGERS, mente ordmerket GHOSTBASTARD krenket deres varemerkerettigheter, siden det forelå forvekslingsfare. I tillegg ble det gjort gjeldende bruken av det yngre merket representerte brudd på markedsføringslovens §§ 25 og 30.

Et av de to kombinerte merkene (reg.
nr. 309214). Kilde: Patentstyret

Det forelå full tjenestelikhet siden begge merkene både var brukt og registrert for take-awaytjenester for mat og catering. Før GHOSTBASTARD-merket ble registrert, ble det innhentet en forundersøkelse fra Patentstyret. Patentstyret kom til at de eldre BASTARD BURGERS-merkene, ikke ville være til hinder for registrering av GHOSTBURGERS-ordmerket. 

Tingretten var også enig i at det ikke forelå forvekslingsfare. Tingretten viste til at ordelementet BASTARD hadde en normal grad av særpreg for de aktuelle tjenestene, men at merkene som helhet var tilstrekkelig forskjellig til at det ikke forelå forvekslingsfare. 

I vurderingen av om markedsføringslovens bestemmelser var overtrådt, viste tingretten til den ovenfor nevnte avgjørelsen fra Høyesterett, HR-2021-2480-A Stortorvet Gjestgiver. Tingretten viste til at tvisten var en ren konflikt om forvekslingsfare, i kjernen av varemerkeretten. Da var det ikke rom for noen supplerende beskyttelse etter markedsføringslovens bestemmelser.        

Innehaveren av ordmerket GHOSTBASTARD ble etter dette frifunnet.

Julius: Supert, da er det bare å glede seg til et nytt år i kjennetegnsrettens tjeneste.

Immaterialrettstrollene Julius Berg Kaasin og Morten Smedal Nadheim.
Begge beskriver seg selv som svært kontaktsøkende og mottar gjerne både
ris og ros direkte (se lenker øverst i artikkelen), eller på iptrollet@gmail.com.