Kan man innarbeide et varemerke uten å innarbeide særpreg?

Den 9. juni 2015 traff Klagenemnda for industrielle rettigheter avgjørelse i sak VM 14/103 hvor Patentstyrets avslag på registrering av Burberrys kjente rutemønster for diverse telefonrelaterte varer i klasse 9 ble opprettholdt. Trollet kjenner ikke til faktum i saken, herunder hvilke dokumenter som søker har sendt inn til Klagenemnda, men har notert seg en mulig interessant juridisk "spissfindighet" i avgjørelsens avsnitt 32 hvor det fremkommer følgende:

"Endelig har klager anført at merket nyter såkalt kodakvern. Formålet med bestemmelsen som reguleres av varemerkeloven § 4 annet ledd, er å gi velkjente varemerker vern mot at yngre merker drar urettmessig veksler på det eldste merkets berømthet og utsetter det for slitasje slik at det over tid får svekket sin blikkfangeffekt, jf. Lassen/Stenvik Kjennetegnsrett 2011, s s363-364. Dette innebærer at vernet til velkjente merker strekker seg utover de varene og tjenestene det er registrert for, men det kvalifiserer ikke dermed automatisk til en registrering for de aktuelle varene".

Det kan synes som om Klagenemnda ikke finner det nødvendig å ta stilling til hvorvidt det søkte merket har innarbeidet et såkalt kodakvern som også omfatter de aktuelle varene i klasse 9, noe som Klagenemda ikke synes å utelukke, men nøyer seg med å nedtone relevansen (eller kan det være vekten) av et eventuelt kodakvern. For som Klagenemnda helt korrekt påpeker så dreier kodakvernet seg formelt om spørsmålet om beskyttelsesomfang, og ikke om registrerbarhet.

Den som tar en rask titt i varemerkedirektivets artikkel 3(3) vil imidlertid fort oppdage at direktivet ikke bare åpner for, men forbyr medlemslandene å nekte registrering av varemerker på grunn av manglende særpreg etter 3(1)(b) dersom det søkte merket har "acquired a distinctive character".

Trollet har mange ganger lurt på hva det er som egentlig ligger i denne muligheten til å "acquire distinctive character", og gått ut ifra at det egentlig i bunn og grunn er tale om en form for varemerkerettslig innarbeidelse, jfr. Rt. 2005 s. 1601 (GULE SIDER). Videre har Trollet antatt at det ikke nødvendigvis stilles krav til en innarbeidelse av varemerkerettslig vern, men kun til en innarbeidelse som muligens kan ha et noe mindre omfang.

Klagenemndas uttalelse i sak VM 14/103 kan imidlertid tyde på at Trollet har vært i rettsvillfarelse da kodakvern jo nettopp forutsetter en innarbeidelse som går langt ut over den alminnelige innarbeidelse av varemerkerettslig vern. Når selv en slik innarbeidelse ikke anses som tilstrekkelig til å oppfylle kravet til "acquired distinctiveness" i varemerkedirektivets artikkel 3(3) så må det antas at slik innarbeidelse av distinktivitet neppe er en dans på roser etter norsk rett.

En annen mulig forklaring kan også være at Klagenemnda rett og slett har sett bort ifra varemerkedirektivets artikkel 3(3) og bestemmelsens adgang til innarbeidelse av distinktivitet, men kun basert seg på det som kan minne om "formaljuridiske" betraktninger rundt varemerkeloven § 4 annet ledd. Glemt er muligens også Høyesteretts ord i Rt. 2005 s. 1601. Dette blir imidlertid kun spekulasjoner fra Trollets side, og slikt bør ikke nettroll drive med.

Supreme Court avviser anke i Oracle v. Google: Funksjonelt opphavsrettslig vern for Javas APIer består i amerikansk rett

Den 9.5.2014 avsa Federal Circuit dom i Oracle v. Google. (Omtalt av Immaterialrettstrollet her) Saken omhandlet spørsmålet om Javas APIer er opphavsrettslig beskyttet, og Federal Circuit kom til at dette var tilfellet.

Avgjørelsen ble anket til Supreme Court, som nå har nektet anken fremmet. Dette innebærer at Federal Circuits avgjørelse blir stående, og saken sendes tilbake til førsteinstansdomstolen, som må ta stiling til om Googles bruk av Oracles APIer utgjør et opphavsrettsinngrep og om bruken i så fall utgjør «fair use».

«Fair use» er et lovfestet unntak fra opphavsretten i den amerikanske opphavsrettsloven § 107, som tillater «rimelig» («fair») bruk av et åndsverk uten samtykke fra opphavsmannen, til bruk blant annet (men ikke begrenset) til kritikk, journalistikk og undervisning. Ved vurderingen av om en bestemt bruk av et opphavsrettsbeskyttet verk utgjør «fair use» skal man blant annet ta i betraktning 1) formålet med og karakteren av bruken, herunder om bruken er kommersiell; 2) karakteren til det opphavsrettsbeskyttede verket; 3) hvor stor del av det opphavsrettsbeskyttede verket som er utnyttet; 4) hvordan bruken påvirker den reelle eller potensielle markedsverdien til det opphavsrettsbeskyttede verket. For APIer vil det særlig være karakteren av disse som verktøy for interoperabilitet (2) som tilsier at bruken av disse kan utgjøre «fair use».

Selv om det er fullt mulig å argumentere for at visse typer bruk av  en opphavsrettsbeskyttet API utgjør slik «fair use» av et opphavsrettsbeskyttet datamaskinprogram, er dette et argument det kan være vanskelig å nå frem med; og som det uansett vil være kostbart å få prøvd rettslig.

Den amerikanske opphavsrettsbeskyttelsen av funksjonelle elementer i datamaskinprogrammer skiller seg ganske markant fra den europeiske tilnærmingen til tilsvarende spørsmål. I C-406/10 SAS v. World Programming legger EU-domstolen nemlig til grunn at hverken et programs funksjonalitet, filformater eller det programm­erings­språk programmet uttrykkes i, utgjør opphavs­rettslig beskyttede elementer i et datamaskinprogram. 

SAS var innehaver av programvare­systemet SAS analytical software system - et integrert sett av programmer som lot brukeren utføre en rekke av databehandlingsoppgaver, hovedsakelig i form av statistisk analyse. Sentralt i dette program­vare­systemet lå «Base SAS», som lot brukeren skrive og kjøre egne bruker-programmer («scripts») for å lettere kunne behandle data. Disse var skrevet i et eget programnmeringsspråk – «SAS language».

Uten å ha tilgang til koden til SAS analytical system, hverken i form av den originale kildekoden eller gjennom dekompilert maskinkode, utviklet World Programming sitt eget program for statistisk analyse - World Programming System (WPS). Dette ble gjort gjennom å studere dokumentasjonen og gjennom å analysere hvordan SAS analytical system fungerte. WPS hadde tilsvarende funksjonalitet som SAS analytical system, og tillot på samme måte brukeren å skrive egne programmer i SAS’ programmeringsspråk.

EU-domstolen slo fast at opphavsrettsvernet av datamaskinprogrammer etter program­vare­direktivet omfattet kildekoden, maskinkoden og dokumentasjonen til programmet. (punkt 35 og 37) Dersom vernet også skulle utstrekkes til å omfatte funksjon¬elle elementer, ville dette derimot innebære en mulighet til å monopolisere ideer, noe som kunne hemme den tekniske utviklingen. (punkt 41)

Java Jawa

EU-domstolen påpekte at en av de fremhevede fordelene ved opphavsrettslig beskyttelse av datamaskinprogrammer i kommi­sjonens direktivforslag, nettopp var at opphavsrettsvernet er begrenset til den konkrete utformingen av et program og dermed ikke forhindrer andre fra å frem­bringe tilsvarende eller identiske programmer så lenge det ikke skjer gjennom en direkte kopiering av det opphavs­retts­beskyttede programmer. (punkt 41) EU-domstolen la derfor til grunn at «hverken et edb-programs funktion­alitet eller det programmeringssprog og det datafilformat, der anvendes i et edb-program til at udnytte visse af dets funktioner, udgør en form, hvori dette edb-program udtrykkes, hvorfor det ikke i kraft heraf er ophavsretlig beskyttet som edb-program». (punkt 46)

EU-domstolen tok riktignok ikke stilling til om dette også gjaldt når man ikke bare hadde skrevet et tilsvarende program med samme funksjonalitet, men også (som Google i Oracle v. Google) hadde kopiert den «deklarerende» koden til et API. Skal man følge EU-domstolens resonnement vil det imidlertid være nærliggende å si at denne koden utelukkende gir uttrykk for et data­maskin­programs funksjonalitet på et abstrakt nivå, og derfor ikke er opphavsrettsbeskyttet.

Ingen Kvikk Lunch for KitKat; Generaladvokaten knekker Nestlés krav om varemerkebeskyttelse av sjokoladeplaten «KitKat» i to.

«Have a break – have a KitKat», sier reklamen. Generaladvokaten gir imidlertid ikke Nestlé noen Kvikk Lunch i sak C-215/14. 

Nestlé selger og markedsfører sjokoladen KitKat - en kjekssjokolade som består av fire «fingre» som kan brekkes av én etter én. Sjokoladen har påtrykt et figurmerke med påskriften «KitKat» I 2010 søkte Nestlé om registrering av et tredimensjonalt merke i Storbritannia, bestående av sjokoladeplaten uten logo. Det søkte merket skilte seg derfor fra den solgte varen ved at det ikke var påtrykt figurmerket med teksten «KitKat».

I 2011 fremmet Cadbury innsigelse mot registreringen. Cadburys eier Mondelez står  også bak Freias Kvikk Lunsj, som har tilsvarende utforming som Nestlés KitKat, og som også selges i Storbritannia, om enn i små kvanta. Kvikk Lunch ble første gang solgt i 1937 og var en ganske åpenbar kopi av KitKat, men ble angivelig utviklet med samtykke fra produsenten av KitKat. En varemerkeregistrering av formen på KitKat uten logoen, vil i praksis innebære at Mondalez ikke kan selge og markedsføre Kvikk Lunch i Storbritannia.

Søknaden ble avvist av det britiske patentkontoret. Etter anke til High Court ble det besluttet å forelegge tre prejudisielle spørsmål for EU-domstolen. Disse angikk dels spørsmålet om innarbeidelse av særpreg der det tredimensjonale merket (formen på sjokoladeplaten) hadde vært brukt sammen med et annet merke (figurmerke med ordene KITKAT), og dels spørsmålet om registrering var utelukket fordi formen måtte anses å følge av varens karakter eller var nødvendig for å oppnå et teknisk resultat:

1)   Er det for at fastslå, at et varemærke har opnået fornødent særpræg som følge af den brug, der gjort heraf, som omhandlet i [varemærkedirektivets] artikel 3, stk. 3, […] tilstrækkeligt, at ansøgeren beviser, at en betydelig andel af den relevante personkreds på den relevante dato genkender varemærket og forbinder det med ansøgerens varer i den forstand, at de vil identificere ansøgeren, hvis de bliver bedt om at overveje hvem, der markedsfører varer forsynet med varemærket, eller skal ansøgeren bevise, at en betydelig andel af den relevante personkreds støtter sig til varemærket (i modsætning til ethvert andet varemærke, som [også] måtte være til stede) som en angivelse af varernes oprindelse? 

2) Såfremt en udformning består af tre væsentlige kendetegn, hvoraf det ene følger af varens egen karakter, og hvoraf to er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, er [varemærkedirektivets] artikel 3, stk. 1, litra e), nr. i) og/eller nr. ii) […] da til hinder for registrering af denne udformning som varemærke? 

3) Skal [varemærkedirektivets] artikel 3, stk. 1, litra e), nr. ii), […] fortolkes således, at den er til hinder for registrering af udformninger, som er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, for så vidt angår den måde, hvorpå varerne fremstilles, i modsætning til den måde, hvorpå de fungerer?

Hva angikk det første spørsmålet la Generaladvokaten til grunn at selv om et varemerke kan innarbeides som følge av bruk sammen med et annet varemerke, jf. C-353/03 Nestlé (her: sjokoladeplaten påtrykket figurmerket «KitKat»), er det en forutsetning for registrering av dette merket i seg selv at det godtgjøres at dette alene har særpreg. I den konkrete saken «er spørgsmålet således, om den udformning, som Nestlé har indgivet ansøgning om registrering af som varemærke, ved en brug, der er adskilt fra dens emballage eller fra enhver henvisning til ordet Kit Kat, gør det muligt uden risiko for forveksling at identificere varen som værende Kit Kat-vaflen, der markedsføres af Nestlé, og ikke noget andet varemærke, der også er til stede».

Hva angikk det andre spørsmålet hadde det engelske patentkontoret lagt til grunn at utformingen av sjokoladeplaten som var søkt registrert hadde tre kjennetegn:

• den grunnleggende rektangulære formen til sjokoladeplaten
• tilstedeværelsen, plasseringen og dybden av rillene som går langs sjokoladeplatens lengde
• antallet riller som, sammen med sjokoladeplatens bredde, avgjøre antallet «fingre»

Det første av disse kjennetegnene måtte anses å følge av varens karakter, jf. varemerkedirektivet artikkel 3 nr 1 litra e, i). Det andre og tredje kjennetegnet måtte anses som utforminger som var nødvendig for å oppnå et teknisk resultat, jf. artikkel 3 nr 1 litra e, ii).

Generaladvokaten fast at det naturligvis er riktig at de forskjellige registreringshindrene i varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 litra e ikke kan kumuleres dersom det er slik at ingen av dem fullt ut kommer til anvendelse.  (jf. C-205/13 Tripp Trapp, omtalt av Immaterialrettstrollet her) Dette forhindrer imidlertid ikke at de forskjellige registreringshindringene i varemærkedirektivets artikel 3 nr. 1 litra e), kan anvendes kumulativt på den samme utformingen, forutsatt at minst en av registreringshindringene fullt ut kommer til anvendelse.  

Hva angikk det tredje spørsmålet la Generaladvokaten til grunn at en ordlydsfortolkning af varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 litra e nr. ii («udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat») innebærer at utforminger som er resultat av måten en vare fremstilles på, ikke innebærer at market er unntatt fra registrering selv om utformingen er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat.

I den konkrete saken var rillene som gir sjokoladeplaten dens utforming nødvendig for å oppnå et tilsiktet teknisk resultat – å lett skille kjeksfingrene fra hverandre. Samtidig var vinkelen på sjokoladeplatens sider og på rillene betinget av en måten varen fremstilles på. Generaladvokaten la imidlertid til grunn at hensynet til at andre enn merkeinnehaver fritt skal kunne anvende de tekniske løsninger de selv ønsker (jf. C-299/99 Philips), tilsa at det var uten betydning at oppnåelsen av et teknisk resultat var resuklat av måten varen fremstilles på.

Generaladvokaten anbefalte etter dette at EU-domstolen ga følgende svar på de tre spørsmålene:

1)  Ansøgeren om registrering kan ikke begrænse sig til at bevise, at den relevante kundekreds genkender det varemærke, for hvilket der er ansøgt om registrering, og forbinder det med ansøgerens varer eller tjenesteydelser. Ansøgeren skal bevise, at alene det varemærke, for hvilket der er ansøgt om registrering, i modsætning til ethvert andet varemærke, som måtte være til stede, uden risiko for forveksling angiver de omhandlede varers eller tjenesteydelsers eksklusive oprindelse. 

2) Artikel 3, stk. 1, litra e), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at den er til hinder for registreringen af en udformning som et varemærke, når udformningen omfatter tre væsentlige kendetegn, hvoraf det ene følger af varens egen karakter og de to øvrige er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, på den betingelse at mindst én af de nævnte hindringer finder fuldstændigt anvendelse på denne udformning. 

3) Artikel 3, stk. 1, litra e), nr. ii), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at den er til hinder for registreringen af en udformning, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, ikke kun hvad angår den måde, hvorpå varerne fungerer, men også hvad angår den måde, hvorpå de er fremstillet.

Dersom EU-domstolen legger Generaladvokatens anbefaling til grunn og denne følges opp av engelske High Court, vil dette ikke bare innebære at Nestlé vil jobbe i oppoverbakke med å godtgjøre at utformingen av «KitKat» har særpreg. Det vil også, med stor grad av sikkerhet, innebære at Nestlés søknad om registrering av sjokoladeplaten «KitKat» må nektes registrert fordi merket utelukkende består av en utforming som følger av varens karakter og/eller som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat. 

Mer (rettslig) moro med LEGO - everything is awesome!

Mange LEGO-entusiaster opplevde nok en tung dag den 14. september 2010 da EU-domstolen slo fast i C-48/09 P at den klassiske "doble firern" fra LEGO ikke kunne registreres som varemerke da merket hadde en form som ble ansett som nødvendig for å oppnå et teknisk resultat, jfr. varemerkeforordningens artikkel 7(1)(e)(ii). Den samme registrerings­hindringen ble forsøkt gjort gjeldende av Best-Lock for å få slettet vare­merke­registreringen som LEGO hadde oppnådd ved OHIM for de velkjente legofigurene.

Kravet om sletting ble imidlertid ikke tatt til følge og den 16. juni 2015 avsa EUs General Court sin dom i saken (T‑396/14) i OHIMs (og således LEGOs) favør. Domstolens tilnærming er interessant i den forstand at vurderingen tok utgangspunkt i LEGO-figurens "essensielle karakteristika". Disse bestod av utformingen av figurens hode, kropp og lemmer som ga figuren en menneskelig form, men som ikke i seg selv var bestemt av et ønske om å oppnå et teknisk resultat.

Selv om figurens hode og ben hadde formelementer som gjorde i stand til å feste seg til andre LEGO-komponenter, var disse elementene av underordnet betydning i forhold til figurens helhetsinntrykk.

Avgjørelsen fremstår ikke som overraskende for trollet og det er fristende å karakterisere saken som noe i retning av en "planke" (eventuelt en "flat dobbel åtter"). Det ble for øvrig også gjort gjeldende at merket var registrert i strid med varemerkeforordningens artikkel 7(1)(e)(i), da merket angivelig hadde en form som var bestemt av varens art. Denne anførselen ble imidlertid raskt forkastet av domstolen som tilnærmet udokumentert.

Individuell pantsettelse av patenter - nye muligheter, men også noen utfordringer

I morgen, det vil si den 1. juli 2015, trer lov om endringer i patentloven m.m. (pant i patenter og plante­foredler­retter) i kraft. Dette er en lovendring som det er knyttet en del forventninger til da den åpner for særskilt pantsettelse av patenter, patent­søknader og plante­foredler­retter, og ikke kun som deler av et drifts­tilbehørs­pant.

Mange av de potensielt positive effektene som en slik adgang vil gi, er alt blitt nevnt av andre. (Se f.eks. kommentarer fra  Berg Kaasin og Steine (Selmer) og  Andreas Sætre Hanssen (Onsagers)). 

Immaterialrettstrollet går sine egne veier, og selv om også trollet i utgangspunktet er positivt innstilt til endringen, så vil trollet helle litt malurt i begeret ved å påpeke noen fremtidige utfordringer.

Det er en kjent problemstilling at underpantsatte formuesgoder er en sikkerhet som det ofte kan være vanskelig å ha kontroll over. Dette gjelder ikke minst dersom et og samme formuesgode gjøres til gjenstand for flere ulike former for underpantsettelse der en av disse innebærer en form for tingsinnbegrepspant, slik som f.eks. et driftstilbehørspant. Denne usikkerheten, og ønsket om å unngå rettighetskollisjoner, var medvirkende årsaker til at panteloven inneholder en uttrykkelig bestemmelse i § 3-4(4) som ekskluderer en rekke formusgoder som kan pantsettes særskilt fra driftstilbehørspantet. Bestemmelsen lyder:

«Panterett i driftstilbehør omfatter ikke tilbehør i fast eiendom, jf. § 2-2 første ledd bokstav c, og heller ikke ting som kan pantsettes etter §§ 3-3, 3-8. 3-9 eller 3-10»

En tilsvarende løsning ble foreslått i utredningen men ble ikke tatt til følge i den videre behandlingen av saken. Rettstilstanden etter lovendringen vil derfor bli at patenter både kan pantsettes særskilt, samt som en del av et driftstilbehørspant. Eventuelle rettighetskollisjoner forutsettes å reguleres av en ny § 44a. Det skal bli spennende å se hvordan dette vil gå seg til i praksis.

En annen nyvinning ved lovforslaget er at Patentstyrets registre er gitt en langt større grad av rettslig troverdighet enn det som tidligere har vært tilfellet. Det blir spennende å se hvordan Patentstyret vil håndtere dette. De som kjenner til Patentregisteret vet nemlig at dette ikke er et rettighetsregistrer som nødvendigvis er representativt for de underliggende rettighetsforhold.

Nytt nummer av NIR (3/2015)

Årets tredje nummer av Nordisk Immaterielt Rättsskydd (3/2015) er nå tilgjengelig.

Nummeret inneholder artikler om «Balancing Patent Scope with a Focus on Emerging Technologies» av Pia Björkwall; «Beskyttede geo­grafiske betegn­elser og oprindelses­­betegn­elser. Beskyttelses­­omfang og konflikter med vare­mærker i dansk og EU-praksis» av Fabio Pezzo­lato; «Om det icke-existerande eller harmoniserade parodiundantaget i svensk upphovsrätt On the Non Existing or Harmonised Parody Exception in Swedish Copyright Law» av Erik Ficks og en oversikt over «Danske domme på patent- og brugsmodelområdet fra år 2008–2014 (1. halvår)» av Nicolaj Bording og Nicolai Lindgreen.

«With great power comes great responsibility» - U.S. Supreme Court avstår fra å bruke sine superkrefter: Ingen royalties etter patenttidens utløp for tidligere innehaver av patent på Spider-Mans «web shooters»

U.S. Supreme Court avsa 22.6.2015 dom i Kimble v. Marvel Entertainment, LLC, hvor man opprettholdt et tidligere prejudikat – Brulotte v. Thys Co. – hvor det ble lagt til grunn at det ikke er anledning til å kreve royalties for utnyttelse av en oppfinnelse etter patenttidens utløp.

Stephen Kimble fikk med prioritet fra 1990, meddelt patent på et leketøy som, på samme måte som Spider-Mans «web shooters» skyter ut «spindelvev» (i realiteten en form for skum satt under trykk) fra en persons håndledd.

Marvel Entertainment, som er innehaver av rettighetene til tegneseriefiguren Spider-Man, begynte etter hvert å selge sin egen «Web Blaster», som fungerte på samme måte som Kimbles oppfinnelse. Marvel inngikk til slutt en avtale med Kimble, hvor Marvel fikk overdratt Kimbles patent mot en engangsutbetaling på om lag $ 500.000 og 3% royalty på fremtidig salg av «Web Blaster» og tilsvarende produkter. Det ble ikke satt noen sluttdato for avtalen.

Da patenttiden løp ut stoppet imidlertid Marvel Entertainment utbetalingene. Kimble gikk til sak for å få utbetalt royalties også etter utløpet av patenttiden, men tapte i to instanser. Flertallet i Supreme Court, anført av dommer Kagan, kom til samme resultat, i et votum med flere superheltreferanser:

«Patents endow their holders with certain superpowers, but only for a limited time. In crafting the patent laws, Congress struck a balance between fostering innovation and ensuring public access to discoveries. While a patent lasts, the patentee possesses exclusive rights to the patented article – rights he may sell or license for royalty payments if he so chooses.» (slip. op. s. 3)  

US Patent 5072856 A

Når patenttiden er utløpt står patenthaver imidlertid tilbake som en vanlig mann uten superkrefter. Han kan da heller ikke lengre kreve betalt for utnyttelsen av oppfinnelsen. Dette var lagt til grunn i Supreme Courts avgjørelse Brulotte v. Thys Co., hvor det uttales at «a patentee's use of a royalty agreement that projects beyond the expiration date of the patent is unlawful per se». (379 U.S. 32, kursivert i orig.) 

Dette ble begrunnet i at den amerikanske patentloven fastsatte en begrenset lengde for patentvernet, og at en forpliktelse til å betale royalties ut over denne perioden ville innebære «[a] conflict with patent law’s policy of establishing a «post-expiration ... public domain» in which every person can make free use of a formerly patented product» (slip. op. s. 5) Begrunnelsen er i realiteten konkurranserettslig (basert på såkalt patent misuse), idet patenthaver gjennom en avtale om betaling av royalties etter patenttiden skaffer seg en sterkere posisjon i markedet på grunnlag av den eneretten patentet gir ham en han ellers ville ha hatt.

Flertallet erkjenner imidlertid at slike avtaler kunne ha visse fordeler, særlig for lisenstaker, som dermed i større grad kan fordele betalingen royalties over en lengre periode og for eksempel gjøre disse avhengig av salg og lignende, fremfor å måtte betale hele lisensbeløpet med en gang eller i løpet av patenttiden. (slip. op. s. 5)

Flertallet erkjenner også at det ville være mulig å komme rundt et slikt forbud mot å kreve royalties etter utløpet av patenttiden, for eksempel ved å beregne royalties på grunnlag av salg i patenttiden, men forlenge plikten til utbetaling i en lengre periode ut over denne. (slip. op. s. 6)

Marvels "Web Blaster"

Selv om det derfor var gode grunner for å fravike Burlotte, var flertallet likevel tilbakeholdne med å anvende sine egne superkrefter. Det ble fremhevet at den amerikanske prejudikatslæren (stare decisis) nødvendigvis forutsatte at man opprettholdt gale avgjørelser. Dette gjaldt særlig avgjørelser som direkte angikk lovtolkning, da lovgiver i disse tilfellene var nærmest til å endre loven. I slike tilfeller bør domstolen være tilbakeholden med å fravike eldre avgjørelser. («En kræftbyld av igår den kan du trygt la skjære. Men er den mæt av år bør helst du la den være.» som Peter Wessel Zapffe så pent har sagt det.) Eller i mer moderne språkdrakt - «With great power comes great responsibility»:

«What we can decide, we can undecide. But stare decisis teaches that we should exercise that authority sparingly. Cf. S. Lee and S. Ditko, Amazing Fantasy No. 15: «Spider- Man» p. 13 (1962) («[I]n this world, with great power there must also come – great responsibility»). Finding many reasons for staying the stare decisis course and no «special justification» for departing from it, we decline Kimble’s invitation to overrule Brulotte.» (slip. op. s. 18, kursivert i orig.)

Mindretallet, dommerne Alito og Thomas og justitiarius Roberts, la derimot til grunn at avgjørelsen i Brulotte ikke var basert på en tolkning av patentloven, men snarere på en økonomisk teori som senere var tilbakevist. Når avgjørelsen i tillegg grep inn i partenes avtalefrihet, var det ingen grunn til å opprettholde denne som et prejudikat.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Elena Kagan - nå også kjent som Oracle?

Ved første øyekast virker avgjørelsen fornuftig. Vernetiden for et patent er begrenset, blant annet fordi incentivene som er nødvendig for å frembringe nye oppfinnelser bare tilsier at patenthaver gis enerett i en denne perioden. Patenthaver bør da ikke kunne forlenge denne gjennom avtale. Ved nærmere ettersyn er imidlertid en absolutt regel om at det ikke er anledning til å kreve royalties for utnyttelse av en oppfinnelse etter patenttidens utløp en dårlig regel. Den omstendighet at det i praksis er mulig å avtale seg rundt et forbud mot å innkreve lisens etter patenttidens utløp, tilsier alene at en slik regel ikke bør oppstilles. Regelen blir da bare en felle for lisensgivere som ikke er klar over regelen (slik tilfellet var i Kimble v. Marvel).

Det er heller ikke vanskelig å ha sympati for mindretallets standpunkt om at det er liten grunn til å opprettholde dårlige avgjørelser ved å dytte dette ansvaret over på lovgiver, i alle fall når det – som her – ikke er snakk om lovtolkning, men en domstolskapt regel. Det kan vel også påpekes at Supreme Court har hatt et ganske liberalt forhold til egne tidligere avgjørelser i patentretten for øvrig. (Et poeng som understrekes med vel bred penn av IPWatchdog) 

Fra et norsk ståsted er det heller ingen grunn til å oppstille en absolutt regel om at det ikke kan kreves lisens etter utløpet av patenttiden. Selv om utgangspunktet er at en oppfinnelse fritt kan utnyttes etter utløpet av patenttiden, kan ikke dette forhindre at partene avtaler at det skal betales vederlag også for utnyttelse som finner sted etter patenttidens utløp. Hensynet til avtalefriheten tilsier at partene selv bør kunne vurdere seg i mellom om tilgang til oppfinnelsen i patenttiden også er verdt å betale lisens også etter utløpet av denne.

Spider-ManPig

Dersom avtalen utvikler seg i svært negativ retning for lisenstaker i løpet av patenttiden, eller patenthaver på grunn av sin stilling som enerettshaver har vært i stand til å presse frem vilkår som er særlig tyngende for lisenstaker, vil avtalen eventuelt kunne lempes eller kjennes ugyldig etter avtaleloven § 36. 

Dersom avtalen er resultatet av at patenthaver har en stilling på markedet som gjør at han er i stand til å diktere urimelige vilkår, vil innkreving av lisens etter patenttidens utløp etter omstendighetene også kunne anses som misbruk av dominerende stilling etter konkurranseloven § 11. Dersom patenthaver oppstiller slike vilkår for å gi lisens, vil det også etter omstendighetene kunne meddeles tvangslisens etter patentloven § 49.

Vigeland til EFTA-domstolen

Varemerkesøknad
201207491A

Oslo kommune søkte i 2013 om varemerkeregistrering av om lag 90 gjengivelser av Gustav Vigelands kunst, blant annet «Sinnataggen» og flere avbildninger av deler av utsmykningen på støpjernsporten ved inngangen til Frognerparken.

Da mange av sakene stilte lignende spørsmål, ble syv av sakene avgjort av Patentstyret og deretter påklaget til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). De øvrige sakene ble satt i bero inntil de påklagede sakene er endelig avgjort.

Patentstyret har i hovedsak tillatt registrering i klasser hvor utnyttelsen av avbildningene som kunstverk er mer perifer, men nektet registrering i klasser som innebærer en mer direkte utnyttelse av de aktuelle kunstverkene. For registreringen av svart-hvitt-bildet av Sinnataggen innebærer dette for eksempel at merket blant annet er tillatt registrert i klasse 28 for spill og leketøy, men blant annet nektet registrert i klasse 6 for varer av uedelt metall, klasse 14 for varer av edle metaller og klasse 16 for papir og trykksaker. Dersom dette blir opprettholdt vil dette innebære at Oslo kommune blant annet ikke får enerett til å selge statuetter og postkort av Sinnataggen.

Det skal bemerkes at Oslo kommune også har søkt registrert flere merker som gjengir Edvard Munchs malerier, blant annet «Skrik» og «Vampyr». Disse sakene reiser tilsvarende spørsmål, og der derfor også satt i bero inntil de øvrige sakene er endelig avgjort.

KFIR har nå kommet til at de vil benytte seg av adgangen til å forelegge saken for EFTA-domstolen for en rådgivende uttalelse i saken. Saken er nå oversendt søker og Patentstyret for uttalelse om den nærmere formulering av spørsmålene til domstolen. KFIR vurderer det slik at spørsmålene ikke bare bør knytte seg til spørsmålet om merkene har tilstrekkelig særpreg etter vml. § 14, men også til spørsmålet om registrering vil stride mot «offentlig orden eller moral» (vml. § 15 første ledd bokstav a) eller er av en slik art at den «tilfører varen en betydelig verdi» (vml. § 2 andre ledd tredje alt.)

Overdreven "distribusjonsiver" fra EU-domstolen i C-516/13 Dimensione Direct Sales? Når fremtid møter nåtid.

"Wassily" av Marcel Breuer

Når distribuerer man et åndsverk? Dette var spørsmålet som EU-domstolen nylig tok stilling til i C-516/13 Dimensione Direct Sales en dom avsagt den 13.5.15, som gjaldt salg av påståtte kopimøbler.

Det tyske selskapet Knoll er en del av Knoll-konsernet, som selger møbler over hele verden. Disse omfatter blant annet lenestolen «Wassily» og bordet «Laccio», designet av Marcel Breuer, lenestolen, fotskammelen, divanen og bordet «Barcelona», stolene «Brno» og «Prag» samt lenestolen «Freischwinger», designet av Ludwig Mies van der Rohe.

Dimensione er et selskap som distribuerer kopier av designmøbler ved direkte salg i Europa, blant annet gjennom tilbud på sin internettside. i 2005 og 2006 reklamerte Dimensione for salg av kopier av de nevnte møblene. Dette ble gjort på en tyskspråklig versjon av selskapets internettside, i ulike tyske aviser og magasiner og i en egen reklamebrosjyre.

Det prinsipielle spørsmålet som domstolen tok stilling til var om markedsføring og tilbud om salg av kopier av kjente designmøbler kunne utgjøre en distribusjon av åndsverk som var omfattet av artikkel 4(1) i det såkalte opphavsrettsdirektivet (direktiv 2001/29/EC)

Overraskende nok så konkluderte EU-domstolen med at dette var tilfellet, basert på en utbygging av argumentasjonen i C-5/11 Donner, se særlig dommens premiss 28 til 30. Trollet er noe skeptisk til denne anvendelsen av en dom som primært dreide seg om spørsmålet om jurisdiksjon på en situasjon som dreier seg om grensen for opphavsrettens materielle innhold.

Det fremgår ikke av EU-domstolens dom at det er lagt inn som en forutsetning at domstolens utvidende tolkning av distribusjonsbegrepet forutsatte en fysisk gjengivelse av det angivelige kunstverket, og dersom dette ikke er tilfelle så må dommen kunne karakteriseres som noe problematisk.

Det er nemlig «opphavsrettslig barndomslære» at et inngrep i opphavsretten langt på vei forutsetter at den påståtte inngriperen har brukt de verkshøydebærende elementene i et åndsverk. I en situasjon der et skulpturverk (som møbelkunst normalt vil anses for å være) ikke er kommunisert visuelt til potensielle kjøpere så kan det vanskelig sies å foreligge noen kommunikasjon av de verkshøydebærende elementene i verket som kan medføre et opphavsrettsinngrep. Det fremgår ikke av dommen at disse spørsmålene har vært drøftet av EU-domstolen.

[Oppdatering] Det er mulig at dommen kan sees i lys av åndsverkloven § 2 siste ledd hvor umiddelbar verkstilgang ikke er en nødvendighet for opphavsrettsinngrep, men hvor også tilrettelegging til fremtidig verkstilgang vil kunne være det. Det er imidlertid en vesensforskjell mellom tilfellene som er omtalt i åndsverkloven § 2 siste ledd og saken som ble avgjort av EU-domstolen ved at handlingen fra den påståtte inngriperen alt er avsluttet ved overføringene som faller inn under § 2 siste ledd. Den påståtte inngriperen har gjort det som er nødvendig for at brukeren skal få sin verkstilgang og valget ligger nå hos brukeren.

Tilfellet som ble avgjort av EU-domstolen dreier seg imidlertid om en sak der hvor ytterligere handlinger fra inngriperen er nødvendig for brukerens verkstilgang. En eventuell bestilling må effektueres og varen må sendes ut. I et slikt lys så har den påståtte inngriperens handling fortsatt et ufullbyrdet preg over seg. Dette er særlig problematisk da overtredelse av åndsverkloven § 2 i utgangspunktet er straffesanksjonert. Man kan si at EU-domstolens avgjørelse innebærer en forskuttering av den fullbyrdede handling som på et vis korter ned forsøksstadiet.

Trollets tanker går derfor til den klassiske Kjøttlårdommen i Rt. 1894 s.484 hvor domfelte hadde tatt seg inn i et lokale og tatt et stykke kjøttlår opp fra en tønne og lagt låret ved siden av tønna. Vedkommende ble dømt for fullbyrdet tyveri til tross for at kjøttlåret strengt tatt ikke var "borttatt" fra lokalet. Trollet mistenker at de praktiske håndhevingshensyn som gjorde seg gjeldende i nærværende sak for EU-domstolen også var avgjørende i Rt. 1894 s. 484.

Innlegget er oppdatert etter første publisering.

The XV Nordic Copyright Symposium

After three eventfull copyright years, the Nordic Copyright Symposium convened again. Under the title "Nordic Copyright in a Cross-border Virtual World: The Future of National and Regional Copyright within Europe", this symposium's host organisation, the Icelandic Copyright Society, invited academics and practitioners from May 6th to May 8th to Harpa, Reykjavik. In addition to the stunningly beautiful setting, the symposium offered a program packed with some of the most important copyright-related developments in the Nordics (and more and more heavily influenced by the EU).

Harpa, Reykjavik

Following a welcome reception, the symposium formally kicked off with an opening speech by the Icelandic Minister of Education, Science and Culture, Illugi Gunnars­son.

The first session was devoted to providing a short overview of the multiple legislative and judicial developments related to copy­right in the Nordic countries since the last symposium in 2012. The speakers' slides with detailed information can be found here: Erla S. Árnadóttir (Iceland), Astri Lund (Norway), Anders Olin (Sweden), Peter Schønning (Denmark), and Jukka Liedes (Finland).

The Nordic-catchup was followed by the second session, which dealt with the question whether the CJEU’s recent findings on digital exhaustion and the question on linking narrow or stretch the borders of basic copyright in the Nordic countries. 

Main speaker Ole-Andreas Rognstad (Norway) noted that the recent case law undoubtedly has some repercussions on Nordic law with a tendency to narrow down the scope of the exclusive rights and a situation that entails some ambiguity. Co-speaker Jan Rosén (Sweden) pointed inter alia to the argument that the new public criterion represents an exhaustion, "carve out", of the communication to the public right. Finally, Kriistina Harenko (Finland) reflected on the question whether licensing does matter in this context. 

In Session 3 on service providers in the Nordic countries and copyright, the experience from recent case law, communication between right holders and ISPs as well as legislation and future developments was on the table. Main speaker Clement Salung Peter­sen (Denmark) looked at notice-and-action procedures and injunctive relief against service providers. Co-speakers Rune Opdahl (Norway) and Daniel Westman (Sweden) presented recent developments and perspectives from their respective countries. 

Much of Nordic copyright is already influenced by EU developments and the first day of the symposium concluded with a session on future legal changes in the Nordic countries in the light of EU developments, mainly looking at exceptions and limitations, balancing of interests and cross-border use.

Main speakers Rán Tryggvadóttir (Iceland) and co-speakers Martin Gormsen (Denmark), Rainer Oesch (Finland) and Helene Hillerström Miksche (Sweden) covered the review of EU copyright rules in light of the recent consultation, private copying and cloud services, as well as exceptions and cross-border use.

Copyright on Iceland comes with a beautiful view

Finally, all of Friday morning was devoted to the comprehensive Directive 2014/26/EU on collective management and multi-territorial licensing of rights in musical works for online use.

The Directive has to be transposed into national law by April 2016 and Johan Axhamn (Sweden) opened with some first-hand insights in the ongoing implementation work in Sweden (the draft/proposal can be found here).

Co-speaker Guðrún Björk Bjarnadóttir (Iceland) provided a perspective on the challenges for small CMOs, while Cathrine Nagell (Norway) pointed towards the most important rules for CMOs in Norway. Sebastian Schwemer (yours truly; Denmark) provided an overview on the developments leading up to the codification and thoughts on the implementation in the Danish context. Martti Kivistö (Finland) concluded the final session with an overview on the new licensing regime and the developments it facilitated in the market.

The conference proceedings will also be documented in NIR Issue 6/2015. The next Nordic Copyright Symposium will already take place in 2017 - on invitation by Jukka Liedes, chairman of the Finnish Copyright Society, in Helsinki.