Oslo tingrett: Utprøving av luseskjørt og søknad om forskningsmidler ikke nyhetshindrende

For noen uker siden avsa Oslo tingrett dom i sak TOSLO-2018-39917 mellom Salgard AS (Salgard) og Klagenemda for Industrielle Rettigheter (KFIR). Spørsmålet for tingretten var om Salgards utprøving av luseskjørt og søknad om forskningsmidler til denne utviklingen var nyhetshindrende for deres luseskjørtpatent (fluidpermeabelt skjørt), og at dette som følge måtte kjennes ugyldig. Tingretten konkluderte med at verken utprøvingen eller søknaden innebar noen allmenn tilgjengeliggjøring og kom derfor til at patentet hadde nyhet. Tingretten, som var satt med sakkyndige meddommere, kom dermed til motsatt konklusjon av KFIR, og KFIRs vedtak ble derfor opphevet. Tingrettens avgjørelse inneholder flere interessante uttalelser om tilnærmingen ved vurderingen av om fagpersonen vil kunne utøve oppfinnelsen (også kjent som kravet til «enabling disclosure»).

Tegning fra offentlig tilgjengelig patent.
Kilde: Patentstyret

Som en ivrig konsument av både oppdrettslaks og villaks var det med en viss spenning dette immaterialrettstrollet satte seg ned foran skjermen for å bli tatt med på en liten svipptur inn Øksfjorden til en av oppdrettsindustrien indre gemakker, nærmere bestemt til Fornes i Løddingen kommune (ja, vi befinner oss nordpå) der selskapet Nordland Oppdrett AS har et fiskeoppdrettsanlegg.

Som nevnt i IP-trollets månedoppsummering for januar-mars 2019 gjaldt saken et patent for et såkalt fluidpermeabelt (veskegjennomtregende) skjørt som festes rundt oppdrettsmerder for å forhindre at lakselus kommer inn i merdene, samtidig som vann strømmer inn og ut. Patentet har forøvrig vært gjenstand for behandling i en separat sak (link og link) hvor selskapet Cathay Import AS m.fl. ikke fikk medhold i at patentet (den gang eid av Calanus AS’ som dagens eier Salgard senere er skilt ut av) var ugyldig. Ettersom den nye saken gjaldt andre mothold (og stod mellom andre parter) var den tidligere saken ikke til hinder for behandlingen av inneværende sak. I tillegg til KFIR hadde også innsiger i saken, Mørenot Aquaculture AS, meldt seg som partshjelper på saksøktes side.

Under utprøving, og før oppfinnelsen ble patentsøkt, ble deler av Salgards (Calanus’) luseskjørt liggende synlig i havoverflaten ved anlegget på Fornes under nedlodding. Nettet ble også heist opp i perioder på 1-2 dager og spylt i denne perioden. Etter KFIRs vurdering ville en fagkyndig tilskuer ved hjelp av «kikkert og andre hjelpemidler - som for eksempel droner» (og kamera om en leser KFIRs avgjørelse), kunne utlede at nettet var et nett, og ikke en tett presenning. Etter KFIRs oppfatning ville også maskestørrelsen på nettet kunne utledes. Salgard på sin side viste i hovedsak til at anlegget lå på et avsidesliggende sted, og at en fagpersonen på den lovpålagte avstanden til slike anlegg (20 meter etter akvakulturforskriften § 18) ikke ville få nødvendig informasjon til å kunne utøve oppfinnelsen.

Salgard hadde også søkt om forskningsmidler fra forvaltningsorganet RFFNORD forut for inngivelse av patentsøknaden. KFIR mente at også informasjonen Salgard hadde oppgitt i denne søknaden var nyhetshindrende. Salgard hevdet på sin side at denne informasjonen var underlagt lovpålagt taushetsplikt, og at en eventuell tilgjengeliggjøring av denne ikke ville innebære noen allmenn tilgjengeliggjøring etter patentlovens § 2 (1).

Tingrettens avgjørelse

Oslo tingrett tok først stilling til hvorvidt utprøvingen på Fornes var nyhetshindrende. KFIR hadde i den forbindelse anført to selvstendige mothold, nærmere bestemt perioden skjørtet hadde ligget synlig i vannkanten under nedlodding, og perioden skjørtet var opphengt synlig bakpå en anleggsbåt ved spyling. Om KFIRs vurdering av disse motholdene uttalte tingretten at:

«Etter rettens syn er klagenemndas rettslige tilnærming til spørsmålet om hvordan allmennheten ville observere anlegget for generell og virkelighetsfjern. Retten er også̊ uenig med KFIR i at det var mulig å se at skjørtene var vanngjennomtrengelige fra den posisjonen hvor klagenemnda mener at allmenheten kunne forventes å oppholde seg.»

Ved den nærmere vurderingen av KFIRs tilnærming mente retten at KFIRs vurdering, til tross for det rettslige utgangspunktet om at en oppfinnelse er tilgjengelig dersom den muligvis kan observeres, fremstod for løsrevet fra de konkrete forholdene. Selv om et team med fagpersoner ville kunnet oppholdt seg på det aktuelle stedet over en viss periode mens skjørtene var synlige, måtte det etter rettens syn gjøres en mer konkret vurdering av hva slags oppfinnelse det var snakk om, måten den hadde blitt synlig på, og den aktuelle risikoen for at en synliggjøring av oppfinnelsen faktisk vil innebære at noen observerer den. Med andre ord la retten vekt blant annet på sannsynligheten for at noen faktisk ville gjøre de observasjonene som KFIR tok utgangspunkt i ved sin vurdering.

I denne forbindelse viste retten særlig til at Salgard hadde valgt et avsidesliggende sted til å prøve luseskjørtene. Selskapets opplysninger om at ingen uvedkommende hadde blitt observert under utprøvingen, var heller ikke blitt bestridt under prosessen. På tidspunktet for utprøvingen hadde ingen tenkt på, eller hatt tro på, løsningen med å bruke permeable luseskjørt. Til dette bemerket også retten at det var fastslått i lagmannsrettens dom (i den separate, tidligere saken) at fagpersonen ikke var i stand til å resonnere seg frem til løsningen med å benytte permeable skjørt rundt oppdrettsmerdene.

Tingretten mente derfor det var feil å ta utgangspunkt i at en tenkt fagperson skulle observere anlegget med kontinuerlig fokus rettet mot denne egenskapen ved nettet slik KFIR hadde gjort, ettersom:

«En fagperson som var i stand til å forstå at fokuset skulle rettes mot nettopp denne egenskapen ville jo også være i stand til å utøve oppfinnelsen.»

Retten var også uenig med KFIR i at dersom skjørtet faktisk var blitt iakttatt så ville ikke fagpersonen kunne sett eller utledet at nettet var permeabelt, verken under nedloddingen eller vaskingen. Det ble i denne forbindelse vist til at ansamlingen av luft under skjørtet ved nedloddingen tvert imot ville gjort det nærliggende å tenke at skjørtet ikke var særlig permeabelt. Etter rettens syn ville det, selv med KFIRs tilnærming, være:

«høy[s]t usikkert om skjørtets vanngjennomtrengelige egenskaper ville være synlig for en fagperson som hadde kontinuerlig fokus rettet mot nettopp denne egenskapen.»

Tingretten kom etter dette til at fagpersonen ikke ville kunne utøve oppfinnelsen på bakgrunn utprøvingsmotholdene, og at disse således ikke var nyhetshindrende for Salgards patent.

Ved vurderingen av om søknaden om forskningsmidler var nyhetshindrende pekte retten på at RFFNORD som forvaltningsorgan var underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 for ulike forretningshemmeligheter organet måtte komme i besittelse av. Retten viste i denne sammenhengen til at hensyn til forskning og utvikling på nye produkter tilsa at søkere på offentlige forskningsmidler som Salgard måtte kunne forvente at slike opplysninger ble holdt hemmelige ved den offentlige søknadsbehandlingen, også uavhengig av om det kunne tenkes at søkeren på et tidligere tidspunkt kunne tenkes å samtykke til nyhetshindrende tilgjengeliggjøring. Dette motholdet ble derfor heller ikke ansett nyhetshindrende.

Tingretten konkluderte etter dette med at KFIRs vedtak om å kjenne Salgards patent ugyldig må oppheves. Dommen er påanket.

Immaterialrettstrollets betraktninger

Avgjørelsen er interessant ettersom den tilsynelatende gir anvisning på en mer konkret og pragmatisk tilnærming til tilgjengeliggjøringsvurderingen ved utprøving enn det som må antas å være gjeldende rett forut for avgjørelsen.

Som tingretten selv er inne på er det rettslige utgangspunktet ved vurderingen av om en oppfinnelse er tilgjengeliggjort i patentlovens forstand svært strengt, i den forstand at selv en teoretisk mulighet for at slike oppfinnelser kan observeres normalt vil anses som nyhetshindrende.

Illustrasjon fra offentlig tilgjengelig patent.
Kilde: Patentstyret

Når tingretten beveger seg bort fra dette utgangspunktet og viser til at hvorvidt (utprøvings)motholdet er nyhetshindrende må bero på de konkrete forholdene ved bl.a. oppfinnelsen og motholdet, bygger retten tilsynelatende utelukkende på reelle hensyn (også forankret i juridisk teori, Stenviks «Patentrett» s. 170 og s. 191). Det har blitt hevdet at rettens tilnærming kan ha sammenheng med det tidligere særnorske prøvingsunntakene (et slikt unntak kan vanskelig opprettholdes etter Rituximab-avgjørelsen). Dette immaterialrettstrollet er enig i at den vurderingen retten gir anvisning på i realiteten har mange likhetstrekk ved det tidligere prøvingsunntaket, og at det kan synes som at dette «bakes» inn implisitt i nyhetsvurderingen. Dersom dette skulle være tilfellet er det interessant (og paradoksalt) å merke seg at retten tilsynelatende ikke vurderer behovet for utprøvingen (mht. patentering), noe som stod svært sentralt ved det tidligere utprøvingsunntaket (og som KFIR tilsynelatende la avgjørende vekt på ettersom utprøvingen etter deres syn hadde vart lenger enn nødvendig).

Videre mener dette immaterialrettstrollet at hvorvidt det kan legges vekt på sannsynligheten for at noen faktisk ville gjøre de relevante observasjonene er et rettslig spørsmål, og at det kan stilles spørsmål ved den rettslige forankringen av den vurderingen tingretten gir anvisning på. Når det gjelder henvisningen til Stenvik s. 191 hvor det åpnes for at det unntaksvis kan tenkes at en oppfinnelse kan ha nyhet selv om den rent teoretisk kunne vært avdekket, vises det til eldre norsk og svensk rettspraksis (hhv. Bryn 1932 s. 66 og NIR 2009 s. 309). Dette immaterialrettstrollet kan umiddelbart ikke se at i hvert fall den refererte svenske avgjørelsen gir støtte for et slikt synspunkt (jf. blant annet uttalelsen om at «Med de förutsättningar som stod fackmannen till buds, hade en analys av de aktuella härdarna därför inte lett till att uppfinningen avslöjades»).

Også i EPO-praksis er det tilsynelatende få saker om nyheten til oppfinnelser som er utøvd ved at man har brukt et produkt eller utøvd en fremgangsmåte forut for søknadstidspunktet. EPOs praksis knyttet til nyheten av produkter som er solgt før søknadstidspunktet synes imidlertid å legge til grunn at sannsynligheten for at noen ville ha undersøkt produktet i utgangspunktet er uten betydning. Stenvik viser selv på side 192 til en avgjørelse fra EPOs Board of Appeal (T 952/92 Packard) der det ble uttalt at «The likelihood or otherwise of a skilled person analysing such a prior sold product (motholdet), and the degree of burden (i.e. the amount of work and time involved in carrying out such an analysis), is in principle irrelevant to the determination of what constitutes the state of the art». Avgjørelsen fra EPOs Enlarged Board of Appeal i G 1/92 synes også å gi støtte for en slik streng tilnærming. Det er vanskelig å se hvorfor dette skal stille seg annerledes for offentlig utnyttelse som består i bruken av et produkt.

Selv om det ifølge retten er høyst usikkert om Salgards patent ville blitt kjent ugyldig som følge av de to utprøvingsmotholdene også ved en mer tradisjonell (les KFIRs) tilnærming, skal det bli svært interessant å se om tingrettens tilnærming blir fulgt opp i senere avgjørelser. Dersom tingrettens tilnærming i denne saken følges opp vil dette etter immaterialrettstrollets syn etter de konkrete omstendighetene kunne innebære en innsnevring av hvilke (utprøvings)mothold som kan anses nyhetshindrende. Det kan eventuelt også stilles spørsmål ved om en slik regel for utprøvinger synes balansert i forhold til andre typer mothold, som for eksempel dokumenter, hvor det også kan fremstå nærmest usannsynlig at fagpersonen faktisk ville kommet i besittelse av disse.

Som tidligere indikert er det også et interessant spørsmål hvorvidt tingrettens tilnærming i denne saken er i samsvar med EPC artikkel 54 (2) og tilhørende EPO-praksis.

Vi gjør oppmerksom på at to av Immaterialrettstrollets øvrige hoder, Yngve Øyehaug Opsvik (advokat i Advokatfirmaet Grette), har bistått Salgard AS i saken. Han har ikke medvirket til dette innlegget. Det samme gjelder for Vincent Tsang som tidligere har jobbet i Grette, og som bistod Salgard i de tidligere inngrepssakene for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.