Swingball-doktrinen: Livet, lyset og veien videre

I dette innlegget skal det gis noen betraktninger om Swingball-doktrinen i lys av tingrettens avgjørelse vedrørende patentet til Neste Oyj (tosl-2023-108997) og lagmannsrettens avgjørelse om patentet til Welltec (22-180344ASD-BORG/02).

Kort om Swingball-doktrinen

Swingball-doktrinen så dagens lys i Høyesteretts avgjørelse inntatt i Rt. 1975 s. 603. Høyesterett kom til at domstolen burde vise tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets avgjørelser i patentsaker, og dette ble begrunnet med Patentstyrets «spesielle sakkunnksap og det brede erfaringsgrunnlaget som Styret sitter med». 

I artikkelen Domstolsprøving av Patenstyrets avgjørelser av Kleppestø fra tidlig i 2008, ble det vist til at underettspraksis ikke viste særlig tilbakeholdenhet (Lov og Rett vol 47 utgave 2). Kleppestø mer enn antydet at Høyesterett nok burde revurdere sitt standpunkt fra Swingball-dommen.

Høyesterett gjør som Høyesterett vil, og sluttet seg imidlertid til Swingball-doktrinen, i den såkalte Biomar-dommen (Rt. 2008 s. 1555). I relasjon til patentloven § 2s og vurderingen av oppfinnelseshøyde, skrev Høyesterett der følgende:

«Avgjørelsen av et patentkrav vil etter dette bero på et faglig skjønn. Etter loven har oppfinneren krav på å bli tilkjent patent når først vilkårene for patent foreligger. Det dreier seg derfor om et lovbundet skjønn, der domstolene har full prøvingsadgang. Skjønnets fagtekniske karakter tilsier likevel at domstolene viser tilbakeholdenhet ved den rettslige prøvingen. Dette er kommet klart til uttrykk i praksis, jf. Rt-1975-603, Swingball»

For Høyesterett ble det argumentert for at Swingball-doktrinen ikke nødvendigvis hadde livets rett lengre, ettersom Oslo tingrett var blitt tvungent verneting. Videre ble det vist til at tingretten så vel som lagmannsretten vil settes med fagkyndige meddommere som gjerne var enda bedre tilpasset saken, enn det Patentstyrets medarbeidere er. Til dette bemerket Høyesterett følgende:

«Uansett om dette i seg selv skulle være korrekt, peker jeg på at grunnen for domstolenes tilbakeholdenhet ikke minst ligger i at Patentstyret vil ha et bredt erfaringsgrunnlag knyttet til hvor grensene går for de ulike patentvilkår, jf. det jeg har sitert fra Swingball. Jeg finner ikke grunnlag for å fravike den forutsetningen om domstolenes tilbakeholdenhet ved overprøving av Patentstyrets vedtak, som kom til uttrykk i Swingball-saken.»

I teorien er essensen av doktrinen beskrevet slik:

«Selv om avgjørelsen om patent skal meddeles, er et lovbundet forvaltningsvedtak, og det i utgangspunktet er full prøving for domstolene, vil retten imidlertid være varsom med å fravike patentmyndighetenes faglige skjønn, i alle fall i avslagssaker.», se Kristina Stenvik i boken Markedsrett side 95.

Når det gjelder andre vedtak fra Kfir og Patentstyret, gjelder det ikke en tilsvarende doktrine. Med fare for å bruk et forslitt uttrykk, må det anses som sikker rett, at domstolene ikke skal vise tilsvarende tilbakeholdenhet ved å overprøve vedtak fra Patentstyret eller KFIR på design-, varemerke eller planteforedlerrettens område.

Swingball-doktrinen i TOSL-2023-108997 Dieselblanding

I en fersk avgjørelse fra tingretten fastholdt tingretten KFIRs vedtak som gikk ut på å oppheve patentet til Patentinnehaver Neste Oyj. Neste er et selskap som blant annet produserer bærekraftig drivstoff. Neste søkte og ble meddelt produkt- og fremgangsmåtepatent for en dieselblanding. Etter at det hadde kommet inn to rettidige innsigelser, leverte Neste et endret kravsett til Patentstyret. Etter en muntlig høring ble patentet oppretthold i endret form. Vedtaket om å opprettholde patentet i endret form ble klaget inn for KFIR. KFIR mente at oppfinnelsen ikke hadde oppfinnelseshøyde, og opphevet patentet.

Neste bragte KFIR vedtak inn for tingretten. For tingretten argumenterte Neste for at Swingball-doktrinen burde føre til at tingretten la mer vekt på Patentstyrets avgjørelse, enn på KFIRs avgjørelse.

Etter en konkret vurdering av oppfinnelsen og det nærmeste motholdet, kom tingretten til at det frembragte ikke hadde oppfinnelseshøyde. Tingretten var i så måte enig med KFIR og kom til at vedtaket var gyldig.

Når det gjelder Nestes anførsel om at Swingball-doktrinen tilsa at tingretten heller burde vektlegge Patentstyrets avgjørelse enn KFIRs avgjørelse, viste tingretten både til Swingball-dommen og Biomar-dommen. Tingretten skrev følgende:

«Tingretten nevner avslutningsvis at den ikke finner avgjørende bidrag til sakens løsning i Swingball-doktrinen om å vise «tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets avgjørelser i betraktning av den spesielle sakkunnskap og det brede erfaringsgrunnlag som Styret sitter inne med». Både Swingball- og Biomar-dommene gjaldt nektelses-saker der både Patentstyrets første og annen avdeling (i dag KFIR) hadde funnet at oppfinnelseshøyde manglet. Doktrinen omfatter ikke situasjonen der oppfinnelseshøyden er bedømt ulikt av Patentstyret og KFIR slik som her. Det kan være uklart i hvilken retning Swingball-doktrinen eventuelt skulle gis betydning der patentmyndighetene har bedømt oppfinnelseshøyden ulikt. Så vidt vites er en Swingball-doktrine verken artikulert eller praktisert som rettsprinsipp i noe annet EPC-land enn Norge»

Både Swingball- og Biomar-dommene gjaldt nektelsessaker der både Patentstyrets første og annen avdeling (i dag KFIR) hadde funnet at oppfinnelseshøyde manglet. Doktrinen omfatter ikke situasjonen der oppfinnelseshøyden er bedømt ulikt av Patentstyret og KFIR, slik som her. 

Det siterte kan forstås som at hensynene bak Swingball-doktrinen først gjør seg gjeldende med full tyngde dersom domstolen skal prøve vedtak der både Patentstyret og KFIR er kommet til at det frembragte manglet oppfinnelseshøyde. 

Siste punktum i det siterte, kan forstås som at det settes et lite spørsmålstegn ved hvorvidt doktrinen bør opprettholdes, sett hen til at vurderingen av om en frembringelse har oppfinnelseshøyde må vurderes på tilsvarende vis som i andre land som har sluttet seg til den Europeiske patentkonvensjonen. 

Et av IP-trollets hoder, Vincent Tsang, har sett nærmere på hvorvidt domstolene i Tyskland og USA har en tilsvarende doktrine, i sin LLM-avhandling fra 2011. I Tyskland ser det ut til at det gjaldt en svak presumpsjon om at patentmyndighetenes vurdering er riktig i inngrepssaker hvor ugyldighet er blitt anført, samt i saker om midlertidig forføyning (hvor retten eventuelt kan stanse behandlingen av forføyningssaken), mens det i USA gjaldt et krav til "clear and convincing evidence" for å kjenne et tildelt patent ugyldig, men dette kan nevnte Vincent mer om. Vi andre får bare håpe dette vekket skrivekløen, og dersom noen masterstudenter vil gjøre en komparativ studie om dette er det bare å ta forbindelse.

Dette trollet vil bemerke at dersom Patentstyrets eller KFIRs avgjørelser ikke er i samsvar med konvensjonen og EPOs praksis, må domstolen anvende jussen slik den er. Det at Patentstyret og KFIR eventuelt skulle trå feil, innebærer klarligvis ikke at domstolen skal gjøre det samme, og Swingball-doktrinen kan ikke være en hvilepute. I så måte er ikke det at andre EPC-land ikke har en tilsvarende doktrine i seg selv et argument for at doktrinen ikke lengre har livets rett i Norge.

Europafisering av Swingballdoktrinen – 22-180344ASD-BORG/02

Helt på slutten av 2023, kom lagmannsretten til at patentet til oljeserviceselskapet Welltec måtte opprettholdes. I motsetning til Biomar-dommen og Swingball-dommen, som begge gjaldt situasjonen der patentmyndigheten hadde komme til at det frembragte manglet oppfinnelseshøyde, var spørsmålet lagmannsretten måtte ta stilling til om hvorvidt et meddelt patent var gyldig. Med henvisning til Biomar-dommen og Swingball-dommen skrev lagmannsretten følgende

«Selv om begge disse avgjørelsene gjaldt patentmyndighetens avslag på patentsøknad, er uttalelsene om domstolenes prøvingsrett generelt formulert, og lagmannsretten kan ikke se at det foreligger grunn til sterkere prøvingsintensitet der spørsmålet er om et meddelt patent er gyldig.»

Et av spørsmålene lagmannsretten måtte ta stilling til var hvorvidt patentet kunne opprettholdes i begrenset form. Det norske patentet var blitt godkjent som et europeisk patent av EPO. Under søknadsprosessen for EPO, foreslo en av EPOs saksbehandlere at det ble inntatt en presisering. Da saken stod for domstolen, ble det anført at denne endringen, innebar at patentet omfattet noe mer enn det som fremgikk av søknaden da den ble inngitt, og at patentet måtte kjennes ugyldig etter patentloven § 52. Etter denne bestemmelsen kan patentet kjennes ugyldig dersom det omfatter noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt, jf. patentloven § 52 (1) nr. 3.

Lagmannsretten kom til endringen var lovlig, og i samsvar med patentloven § 52. I vurderingen av om endringen var lovlig eller ikke, skrev lagmannsretten følgende:

«Lagmannsretten legger også vekt på at endringen ble foreslått av saksbehandleren i EPO og at patentet er godkjent av EPO, jf. prinsippene om domstolens prøvingsintensitet i Rt-1975-603 (Swingball) og HR-2008-1991-A (Biomar). Endringen ble gjort etter at to forslag fra Welltec til ordlyd i kravet, for å uttrykke den ønskede begrensningen, var blitt avvist. Saksbehandlingshistorikken viser derfor at det er gjort en grundig vurdering av hvordan denne begrensningen kunne uttrykkes i patentkravet med tilstrekkelig dekning i søknaden. Retten bør derfor være tilbakeholden med å overprøve denne vurderingen.»

Lagmannsretten tok altså Swingball-doktrinen til inntekt for at domstolen burde vise tilbakeholdenhet i de tilfeller der saksbehandler har foreslått endringene som domstolen senere skal prøve lovligheten av. I forlengelse av dette, kan det spørres om Swingball-doktrinen kan, eller bør, tas til inntekt for at domstolen skal vise tilbakeholdenhet ved å overprøve ethvert faglig skjønn fra patentmyndigheten, uavhengig av om det er den norske eller den europeiske patentmyndigheten som står bak det faglige skjønnet, og uavhengig av om man står overfor en vurdering av oppfinnelseshøyde eller en vurdering av lovligheten av en endring.  

Det at domstolen bør vektlegge at EPO har godkjent tilsvarende endringer i europeiske patenter som er identiske med det norske patentet kunne, etter dette trollets syn, like gjerne underbygges med harmoniseringshensyn, og ønske om at patentlovens bestemmelser som tilsvarer EPC bør praktiseres på tilsvarende vis i Norge som av EPO. En slik forståelse finner støtte i Biomar-dommen, der Høyesterett skrev følgende:

«Ankemotparten har også understreket den vekt som bør tillegges at Biomar er tilkjent europeisk patent, selv om dette ikke er bindende for Norge, som ratifiserte EPC med virkning fra 1. januar 2008. Følgelig kunne ikke patentsøknaden omfatte Norge. Men jeg er enig i at også i en situasjon som i saken her er det av stor betydning at utviklingen innen Europa er preget av ensartede regler og praktisering innenfor patentområdet. Likevel må det bero på en selvstendig vurdering og ikke minst på hvilken instans i EPO som har truffet avgjørelsen, hvilken vekt denne skal tillegges. Jeg er enig med Patentstyret i at det europeiske patentet ikke bør tillegges avgjørende vekt i denne saken.»

Det kan argumenteres for at det ikke er nødvendig å forankre tilbakeholdenheten med å overprøve vurderingen gjort av EPO i Swingballdoktrinen, slik lagmannsretten gjorde.

Veien videre

Etter dette trollets syn er det stadig plass til Swingball-doktrinen i norsk rett. De hensyn som begrunner Swingball-doktrinen gjør seg gjeldende også i relasjon til EPOs vurderinger av oppfinnelseshøyde – også saksbehandlerne der har et omfattende erfaringsgrunnlag og må, på tilsvarende vis som Patentstyrets saksbehandlere, antas å ha god kontroll på hvor terskelen for oppfinnelseshøyde ligger i praksis. Om man velger å forankre tilbakeholdenheten i Swingball-doktrinen, eller i ønske om harmonisering er således kanskje ikke avgjørende, men det er verdt å påpeke at dersom avgjørelsen bygger på ønske om ensartet praksis i EPC-landene, burde domstolene være åpne om dette.

Vincent Tsang og Torger Kielland har bidratt med verdifulle innspill til dette innlegget, tusen takk!

Patentrettsåret 2022

I Immaterialrettstrollets årsoppsummeringer tar vi et tilbakeblikk på året som har gått gjennom en oversikt over hva som har skjedd på de sentrale områdene innen immaterialretten (opphavsrett, patentrett, designrett, kjennetegnsrett og markedsføringsrett). I oppsummeringene vil ulike troll gjøre et selektivt tilbakeblikk på de viktigste endringene på lovgivningsiden og de viktigste sakene fra praksis. Yngve Øyehaug Opsvik oppsummerer her patentrettsåret 2022.  

Vi mottar som vanlig gjerne tips til hvordan vi kan gjøre spalten bedre på iptrollet@gmail.com. 

Solen står opp over et nytt patentrettsår. Bilde av Theodor Kittelsen

Hvert år oppsummerer IP-trollet fjoråret på de forskjellige immaterialrettslige rettsområdene. I år er det et spesielt godt år å få ansvar for patentretten. Det gikk mange spennende saker for domstolene i fjor, deriblant to 

viktige prosessuelle avgjørelser som kan få stor betydning for måten patentsaker forberedes og gjennomføres på. På den andre siden er det ikke skjedd store lovendringer. Patentforskriften har fått noen nye bestemmelser knyttet til Nagoya-protokollen som man bør være oppmerksom på dersom man skal levere en søknad som bruker genetisk materiale eller tradisjonell kunnskap. 

 

Internasjonalt er det mye spenning knyttet til innføringen av den europeiske patentdomstolen UPC (Unified Patent Court), som etter planen skal begynne å ta imot saker i juni 2023. Det gjenstår å se hvor mange saksøkere som velger denne veien, og hvordan domstolen vil fungere. Alle trollets hoder følger nøye med.  

 

Neurim: Ankenektelse i Høyesterett 

Når det gjelder rettsavgjørelser fra Norge er etter min mening Borgarting lagmannsretts ankenektelse i en sak om en patentsøknad for legemiddelselskapet Neurim en av de viktigste. Høyesterett forkastet anke over avgjørelsen i en grundig kjennelse, HR-2022-634-U.  

 

Saken gjaldt gyldigheten av avslagsvedtak fra Klagenemnda for Industrielle Rettigheter (KFIR) for en patentsøknad for et melatoninbasert legemiddel. Tingretten kom til at patentet var ugyldig fordi det ikke hadde oppfinnelseshøyde over en studie som omfattet pasienter med den aktuelle diagnosen, primær insomnia. Immaterialrettstrollet har tidligere omtalt saken her.  

 

Etter at tingrettens avgjørelse ble anket til Borgarting sendte lagmannsretten av eget tiltak varsel om at domstolen vurderte å nekte anken over gyldighetsspørsmålet fremmet med henvisning til tvisteloven § 29-13 andre ledd. Lagmannsretten avviste deretter anken med henvisning til at den "klart ikke kunne føre frem". Ankenektelsen ble anket til Høyesterett. Neurim mente at terskelen for å nekte anker skal være høy, og at det ikke var klart at anken ikke ville føre frem. I den forbindelse ble det blant annet vist til at EPO hadde godtatt patentet, med kjennskap til motholdet som for tingretten førte til ugyldigkjennelse. Det ble også vist til at spørsmålet om oppfinnelseshøyde beror på et faglig skjønn, og at det ikke var forsvarlig å vurdere anken uten fagkyndige meddommere. 

 

Høyesterett kom til at ankenektelsen var tilstrekkelig begrunnet, og at det ikke var lagt til grunn en for lav terskel for nektelsen. Immaterialrettstrollet har tidligere omtalt saken her.

Det pekes særlig på "tingrettens klare dom og den dokumentasjon som var tilgjengelig for lagmannsretten". Samtidig uttalte retten at selv om en anke over en dom i en patentsak kan nektes, vil det i praksis ofte ikke være forsvarlig. 

Kjennelsen ble avsagt under dissens fra Dommer Falch, som særlig pekte på behovet for sakkyndige meddommere i utøvelse av det faglige skjønnet. Etter min mening er langt de fleste patentsaker så komplekse at det vanskelig kan tenkes en situasjon hvor det er forsvarlig å nekte anken. En forskjell i hvordan et mothold tolkes kan ha stor betydning for gyldighetsspørsmålet. Sakene gjelder ofte spørsmål som er så komplekse at risikoen for at retten tar feil i sin vurdering av faktum i første omgang er større enn det som vil være normalt i sivile tvister. 

 

Det kan selvsagt hende at akkurat denne saken var så opplagt at ankenektelsen var forsvarlig, men særlig det faktum at EPO hadde vurdert patentet annerledes taler sterkt imot det. Avgjørelsen fører dessuten til en uheldig usikkerhet for partene i patentsaker. Allerede ser man at ankemotparter har begynt å bruke plass og tid på å argumentere for at anker i patentsaker ikke skal fremmes. Forhåpentlig er denne avgjørelsen et sjeldent unntak fra hovedregelen om at det normalt ikke er grunnlag for å nekte anker i patenttvister om gyldighet. Det er viktig at dette ikke blir noe som skjer ofte, slik at både patenthaver og den påståtte inngriperen kan få en reell toinstansbehandling og sikkerhet for at saker som kan dreie seg om svært store verdier får en riktig og grundig behandling. 

 

To kjennelser om avskjæring av sakkyndigrapport 

I patentsaker og andre immaterialrettssaker brukes ofte skriftlige rapporter fra en sakkyndig engasjert av parten som en sentral del av saksforberedelsen. I 2022 ble det avsagt to kjennelser som gjaldt slike rapporter utformet av patentingeniører. Avgjørelsene belyser hvor grensen går mellom en sakkyndig rapport, som kan legges frem etter reglene om fri bevisførsel etter tvisteloven § 21-1, og en juridisk utredning, som krever samtykke fra motparten etter tvisteloven § 11-3 femte punktum.

Den første kjennelsen (LB-2022-94470) ble avsagt i patentsak mellom Welltec* og Altus (se under). Altus hadde levert en rapport fra en patentingeniør som Welltec mente at var en juridisk utredning. Tingretten var uenig i dette og mente at rapporten skulle tillates som bevis i saken. Det ble i tingrettens kjennelse blant annet uttalt at erklæringen samsvarte med det som var vanlig i patentsaker, og at de "patenttekniske" vurderingene nødvendigvis ville overlappe med de juridiske problemstillingene.  

Lagmannsretten kom til motsatt resultat, og pekte for det første på at det var uten betydning at den som hadde avgitt erklæringen ikke var jurist. Det avgjørende var om det dominerende i rapporten var å ta stilling til de juridiske spørsmålene i saken. Lagmannsretten viste til at rapportens oppbygning og innhold var fokusert på de rettslige spørsmålene i saken. Rapporten tok stilling til den rettslige subsumsjonen for de sentrale rettsspørsmålene i saken. Den inneholdt ikke direkte generelle rettslige tolkningsspørsmål eller bevis for "rettssetninger". Når rapporten hadde karakter av subsumsjon, skulle den likevel avskjæres. Patentingeniørens vitneforklaring ble imidlertid ikke avskåret. Så langt vitnet skulle forklare seg om faktiske forhold var dette selvsagt tillatt. Det var videre opp til retten å vurdere i hvor stor grad vitnet skulle tillates å uttale seg om rettslige problemstillinger, jf. tvisteloven § 11-3, tredje og fjerde ledd. 

 

Kjennelsen ble fulgt opp av en annen kjennelse fra Oslo tingrett kort tid etter (22-016386TVI-TOSL/05). Også her var det snakk om å fremlegge to sakkyndigrapporter utarbeidet av en patentingeniør, denne gangen i en sak om KFIRs vedtak om ugyldighet. Tingretten trakk frem konkrete sitater hvor rapporten diskuterte KFIRs rettslige vurdering og konkluderte om de juridiske problemstillingene. På denne bakgrunn ble rapportene ansett, i alle fall delvis, som juridiske utredninger som ikke kunne fremlegges uten samtykke fra motparten (og retten).  

 

Avgjørelsene synes å være uttrykk for en klar retningsendring etter at sakkyndigrapporter med inngående juridiske vurderinger er blitt benyttet i en årrekke, oftest uten at dette har blitt problematisert av partene eller av retten. For de som jobber med patentprosesser får det betydning både for hvilke sakkyndige som benyttes og hvordan rapportene kan utformes. Partene har selvsagt fremdeles anledning til å argumentere skriftlig for sitt syn på sakens juridiske side, men dette må heretter skje innenfor tvistelovens rammer og hovedsakelig i prosesskrivs form, med de begrensninger det innebærer. 

 

LB-2021-41432 Vetco 

Lagmannsretten behandlet også en sak mellom Subsea Solutions AS og Subsea Smart Solutions på den ene siden og Vetco Gray Scandinavia AS på den andre, som gjaldt gyldigheten av og inngrep i Subsea Smart Solutions patent for en fremgangsmåte og anordning for å tilføre væske til undervannsbrønner til bruk i for eksempel oljeproduksjon. Slik væsketilførsel er aktuelt for avleiringsbehandling, eller for å stenge ned en brønn, såkalt brønndreping. Lagmannsretten kom til at patentet var gyldig. Det sentrale motholdet i saken løste andre problemer og hadde så store konstruksjonsmessige forskjeller fra patentet at det ikke var noe godt utgangspunkt for å komme frem til patentets løsning. De modifikasjoner som måtte gjøres gikk ut over det en ikke oppfinnsom fagperson var i stand til. 

Lagmannsretten kom i motsetning til tingretten til at det ikke var gjort direkte inngrep i patentet ved Vetco Grays utbud av en bestemt løsning. Tingrettens konklusjon var basert på en misforståelse av den tilbudte løsningen. Subsea Smart Solutions inngrepsargumentasjon var basert på en hypotetisk, mulig løsning som hverken var tilbudt eller forespurt. Lagmannsretten drøfter også inngrep ved ekvivalens for utbudet, men fant heller ikke inngrep etter denne læren. Vetco Grays løsning manglet det sentrale trekket, en ventil, og løste derfor ikke samme problem, og utgjorde ikke en nærliggende modifikasjon. Endelig drøftes middelbart inngrep. Det var imidlertid ingen holdepunkter for at kunden ville benytte den leverte løsningen på en måte som innebar inngrep. Spørsmålet om subjektiv eller objektiv vurdering av intensjonen kom ikke på spissen i denne saken.  

LB-2020-74565 Biomar 

Den siste av patenttvistene for lagmannsretten som skal omtales her gjaldt en sak mellom STIM og Biomar, som gjaldt Marical og STIMs patenter for en metode for smoltifisering, altså den biologiske prosessen som gjør at fisk som laks, som begynner livet i ferskvann, kan overleve i saltvann. Patentene gjaldt henholdsvis en fremgangsmåte som innebar å tilsette bestemte stoffer til vannet, sammen med bruk av et bestemt fôr. Produktpatentet gjaldt et fôr som fremmer smoltifisering. Biomar solgte et smoltifiseringsfôr som hadde ingredienser som var omfattet av kravet i produktpatentet. Formuleringen av fôret var endret i løpet av perioden det påståtte inngrepet skulle ha skjedd. For fremgangsmåtepatentet var spørsmålet om Biomar hadde begått middelbart patentinngrep, jf. patentloven § 3 andre ledd, ved å selge fôret til oppdrettere som kunne tenkes å tilsette et stoff som var omfattet av fremgangsmåtekravet til fiskevannet, ikke for å indusere smoltifisering, men for et annet formål (regulering av vannets surhetsgrad). Biomar angrep patentenes gyldighet, og lagmannsretten begynte derfor med å ta stilling til dette. 

 

Lagmannsretten opprettholdt patentene som gyldige over tidligere mothold som ikke beskrev virkningsmekanismen for tilsetningsstoffene, eller ikke klart beskrev ingrediensene fôret skulle ha. Testing av fôret før patentering ble ikke ansett som offentlig utøvelse fordi det ble gjort hos bedrifter som hadde et kundeforhold til STIM, og måtte ha ansett seg bundet til hemmelighold. Partene var enige om at det var inngrep i produktpatentet for den perioden hvor Biomar solgte fôret med tryptofan. Det spennende spørsmålet i dommen er spørsmålet om middelbart patentinngrep. Tingretten hadde her tolket vilkårene slik at det avgjørende var om den aktuelle kunden subjektivt hadde som intensjon å utnytte patentets metode. Lagmannsretten fastslo at dette er feil, spørsmålet er om anvendelsen som man må regne med at kunden skal gjøre av produktet objektivt vil medføre patentinngrep, uavhengig av om intensjonen er å utnytte oppfinnelsen. Dette innebar at Biomar gjorde middelbart patentinngrep. Lagmannsretten sier eksplisitt at dersom Biomar hadde hatt kontrolltiltak og informert om hvilken bruk som ikke ville være tillat, kunne utfallet ha blitt annerledes. Etter min mening er lagmannsrettens løsning riktig og god. Tingrettens dom åpnet opp for omgåelse av patentloven og vanskelige bevisvurderinger. Det kan tenkes at lagmannsrettens vurderinger her kan få betydning også i andre spørsmål, for eksempel spørsmål om inngrep i legemiddelpatent ved produktomtaler som utelater beskyttede indikasjoner (carve-outs eller skinny labelling). 

 

TOSL-2021-46454 Ewos 

Tingretten behandlet også en annen sak om fiskefôr, nemlig Ewos’ søksmål mot STIM med krav om dom for at selskapet ikke gjorde inngrep i STIMs patenter. Saken gjaldt dels det samme fremgangsmåtepatentet som i Biomar-saken som er omtalt over, og dels et patent basert på en avledet søknad fra produktpatentet som var påberopt i den saken.   

 

I vurderingen av fremgangsmåtepatentet kommer retten til at tilfellet var parallelt med saken mot Biomar, og følgelig at salget av fôret innebar middelbart patentinngrep, i alle fall i noen tilfeller. Tingretten synes imidlertid å fundamentalt ha misforstått lagmannsrettens dom i Biomar-saken. Lagman

nsrettens vurdering av middelbart patentinngrep er grunnet i en rent objektiv vurdering av om den bruken som kjøper av middelet tenker å gjøre vil medføre patentinngrep. Fordi intensjonen om å utnytte patentets metode er uten relevans, kom lagmannsretten til en annen konklusjon enn tingretten i Biomar-saken. I saken om Ewos gjorde inngrep sier imidlertid tingretten at lagmannsretten har kommet til at noen av kundene hadde en subjektiv intensjon om å utnytte patentet. Det er vanskelig å forstå hvorfor retten leser lagmannsrettens dom slik. Uansett må dette anses som et uheldig feilskjær, som ikke påvirker rettskildeverdien av lagmannsrettens etter min mening korrekte utlegning av vurderingstemaet. 

 

Ewos påsto seg frifunnet for inngrep fordi salget av fôret bare utgjorde utnyttelse av kjent teknikk. I engelsk rett kalles slik argumentasjon for «Gilette defense». Retten kommer til at frifinnelse på dette grunnlaget ville innebære en prejudisiell ugyldigkjennelse av patentet, i strid med patentloven § 61. Det kan diskuteres. Uansett er det nok riktig at argumentet har lite for seg i forbindelse med et fremgangsmåtepatent som dette. 

Retten avsa dom for at Ewos ikke krenket produktpatentet, også dette i tråd med en avgjørelse fra lagmannsretten om tolkningen av patentet. Dommen har en interessant drøftelse av om retten kan unnlate å ta stilling til en anførsel om ugyldighet i et tilfelle hvor konklusjonen er at det uansett ikke foreligger inngrep. Etter en nærmere gjennomgang av tvistelovens system kommer retten til at det ikke er krav om det, selv om spørsmålet om inngrep og spørsmålet om gyldighet prinsipielt er uavhengige av hverandre, og et krav om ugyldighet derfor ikke kan reises subsidiært. Det er kanskje en god løsning prosessøkonomisk. Gitt hvor mye av forberedelsestiden og hovedforhandlingen som normalt vies spørsmål om gyldighet bør domstolene imidlertid være forsiktige med å la en slik fremgangsmåte få betydning for fordelingen av saksomkostninger. 

 

IP-trollet har tidligere omtalt saken i større dybde her. 

 

Dommen er anket. 

 

TOSL-2021-145864 MSD  

I denne tingrettsaken hadde MSD blitt tildelt et patent knyttet til virkestoffet sitagliptin mot diabetes 2. Senere ønsket MSD å begrense patentet, ved å gjøre endringer i avhengige krav slik at de var begrenset til kombinasjon med det kjente virkestoffet metformin. De uavhengige kravene skulle imidlertid ikke begrenses, slik at de fremdeles ville omfatte sitagliptin, uansett kombinasjon med andre virkestoff. Patentstyret avviste begjæringen, fordi det uavhengige kravet fortsatt ville ha like stort verneomfang, slik at det ikke forelå en egentlig begrensning. KFIR opprettholdt Patentstyrets konklusjon, men med en annen begrunnelse. Det følger av EPOs patentretningslinjer at en begrensning i et avhengig krav i prinsippet kan utgjøre en patentbegrensning. Klagenemnda mente imidlertid at patentvernet ville utvides som følge av endringen, idet kombinasjonspreparater da ville bli omfattet av patentkravene. Dette må bero på en feiltolkning av de uavhengige kravene, idet et generelt vern som omfatter sitagliptin også nødvendigvis vil omfatte sitagliptin i kombinasjon med andre preparater. Uansett ble KFIRs avgjørelse bragt inn for Oslo tingrett. Domstolen kom, ikke overraskende, til at KFIRs konklusjon bygde på en logisk feilslutning.  

 

Retten påpeker imidlertid at endringen vil styrke MSDs vern, fordi en eksplisitt angivelse av kombinasjonen i patentkravene vil gi rettigheter til forlenget beskyttelse gjennom et supplerende beskyttelsessertifikat. Dette er med all sannsynlighet MSDs motivasjon for å søke om endring av et avhengig krav i en situasjon hvor det ikke foreligger noe mothold som nødvendiggjør en egentlig begrensning av vernet. Retten kjente vedtaket ugyldig og uttalte at hvorvidt «begrensningen» er lovlig må bero på hvorvidt den har støtte i basisdokumentene og patentet som innvilget. Her går retten kanskje for langt. Patenthaver har adgang til å begrense patentet. Hvorvidt patentet er begrenset er ikke bare en vurdering av om verneomfanget ved begrensningen blir utvidet, men også av om begrensningen faktisk fører til en innskrenkning av vernet. Når KFIR behandlet klagen på nytt etter tingrettens dom var det slik de konkluderte; vilkårene om støtte i basisdokumentene var oppfylt, men begrensningen i de uselvstendige kravsettene innebar ikke en innskrenking av verneomfanget, og  klagen ble forkastet (KFIR-2020-139-B). MSD har på ny tatt ut stevning, og det er dermed duket for enda en runde i Oslo tingrett. 

 

TOSL-2021-110399 Intervet 

Intervet, et nederlandsk veterinærfarmasøytisk selskap, tok KFIRs vedtak om ugyldigkjennelse av deres patentsøknad for en løsning for automatisk overvåkning av lakselus til tingretten. Patentet hadde blitt kjent ugyldig på grunn av manglende nyhet og oppfinnelseshøyde etter innsigelse fra en konkurrent. Intervets forslag til subsidiære kravsett var avvist fordi de ville innebære ulovlige endringer.  

 

Tingretten var enig i at patentet manglet oppfinnelseshøyde. Behandlingen av spørsmålet om de subsidiære kravsettene utgjorde en ulovlig endring etter patentloven § 13 (og derfor ikke kunne begrense patentet slik at det beholdt gyldigheten) er det mest interessante ved dommen. Retten kommer til at en endring som handlet om å angi vinkelen kameraet som skulle telle lakselus var orientert i, og som var indikert av en figur, ikke fremgikk klart og utvetydig fordi basisdokumentene ikke sa noe om at vinkelen hadde betydning. Det var derfor ikke klart at dette var en del av oppfinnelsen. Et andre subsidiært kravsett som begrenset patentet til en utførelse hvor fisken ble tvunget til å svømme langs en bane ble ansett som en mellomliggende generalisering, fordi patentets beskrivelse bare anga en bestemt form for bane, nemlig en «endless circular track». En begrensning som også inneholdt dette trekket ble ansett som tillatelig. KFIRs vedtak var derfor ugyldig hva gjaldt dette kravsettet, og saken ble sendt tilbake til KFIR for ny behandling på dette grunnlaget. Denne begrensningen innebar riktignok at enkelte av figurene kravet viste til sto i motstrid til kravets innhold. Retten mente at motstriden mellom kravets ordlyd og de aktuelle figurene var så klar at fagpersonen ikke ville ha noe problem med å forstå kravets omfang.  

 

Behandlingen av spørsmålet om ulovlig endring ligger her nært opp mot europeisk praksis og kan kanskje indikere at norske domstoler er i ferd med å forlate den rundere, norske tolkningsstilen som mange tidligere avgjørelser bygger på. 

 

TOSL-2021-72669 Rottefella 

Saken gjaldt flere patenter eid av Rottefella og Madshus for skibindinger som tillot justering uten at skien måtte tas av, for eksempel ved bruk av felleski, hvor den optimale plasseringen av bindingen kan variere avhengig av hvordan man går. Konkurrenten Amer hadde lansert en binding med tilsvarende funksjonalitet. Amer reiste motsøksmål med påstand om inngrep i to patenter for låsemekanismer for skibindinger. Saken reiste også varemerkerettslige spørsmål, som ikke behandles her. Patentkravene var detaljerte, og lagmannsretten tolket patentene slik at de fikk ganske snevre verneomfang.  

 

I denne saken er det særlig interessant hvordan retten vurderer hvilke mothold den relevante fagpersonen vil se til. Retten uttaler at mothold knyttet til alpinsport vil være relevante for patentene som er knyttet til hvordan man fester bindingen på skien. For patentene som gjaldt justering av bindingene var mothold fra alpinsport imidlertid mindre interessant. I alpint er det i utgangspunktet ikke grunn til å flytte tyngdepunktet når skiene brukes, slik det ifølge patentene kan være under langrenn. Denne praktiske innfallsvinkelen til feltet er et eksempel til etterfølgelse. I vurderingen av gyldigheten av Madshus’ patenter er det avgjørende at løsninger for alpinutstyr ikke er relevant for bindinger for langrennsski. 

I den konkrete vurderingen av patentene som ble påberopt av Amer og Salomon er det spesielt interessant at retten legger til grunn at Rottefella ikke gjør inngrep etter et “Gilette-defense”, med andre ord en anførsel om at patentet ikke kan tolkes slik at det omfatter den påstått inngripende løsningen, fordi det da vil omfatte kjent teknikk. Rottefellas løsninger var kjente på søknadstidspunktet, og patentene kunne derfor ikke gyldig tolkes på en slik måte at Rottefellas løsninger gjør inngrep i disse.  

Avgjørelsen inneholder videre en grundig vurdering av Amers erstatningsansvar og omfanget av erstatningen. Som følge av Amers patentinngrep tilkjente retten Rottefella erstatning på til sammen nærmere 26 millioner kroner. Den største tapsposten, fremtidig tap, er på 25 millioner og omfatter det tapet Rottefella lider som følge av at de måtte sette ned prisen på bindingene etter at Amer lanserte inngrepsgjenstanden. Madshus ble tilkjent kr 200 000 i lisensavgift. Amer ble også pålagt å tilbakekalle bindingen fra markedet. 

 

Dommen er anket.  

 

TOSL-2020-164626 Silva Green og LB-2022-93003 

Saken gjaldt spørsmål om inngrep i og gyldigheten av et patent for å utvinne bioolje fra "lignin-materiale", som blant annet kan være et avfallsprodukt fra etanol- og papirproduksjon. Inngrepssøksmålet var anlagt av LTL, som hadde eksklusiv lisens til å utnytte patentet, mot Silva Green. 

 

Biooljen patentet gjelder kan brukes som drivstoff. Oppfinnelsen var basert på bruk av maursyre under visse trykk- og temperaturforhold. Retten fant etter en konkret vurdering at patentet var gyldig, til tross for en rekke innsigelser fra Silva Green, blant annet en påstand om at det forelå en mellomliggende generalisering og manglende nyhet og oppfinnelseshøyde. Ingen av de aktuelle motholdene beskrev alle trekk i oppfinnelsen, når rettens tolkning innebar at "lignin-materiale" var noe annet enn alminnelig treverk.  

 

En konsekvens av denne tolkningen var imidlertid også at det ikke forelå direkte inngrep i patentet. Silva Green brukte nemlig uforedlet biomasse, som treflis, i sin prosess, og det var ikke omfattet av rettens snevrere tolkning av begrepet. Prosessen benyttet heller ikke vesentlige mengder maursyre. Maursyre kunne dannes under prosessen, men bare som en tilfeldig effekt av vannet som ble benyttet, og i små mengder. Retten vurderte også en anførsel om inngrep ved ekvivalens. Denne kunne heller ikke føre frem uten at patentet ble tolket så vidt at det ville omfatte kjent teknikk. Retten vurderte saken slik at Silva Greens metode løste et annet problem enn oppfinnelsen, fordi utgangsmaterialet var forskjellig. 

 

Selve saken er konkret løst. Det interessante ved dommen er omkostningsavgjørelsen. Tingretten tilkjente 60 % av omkostningene til patenthaveren Vestlandet Innovasjonsselskap (VIS), som hadde vunnet saken om ugyldighet og 40 % til Silva Green, som hadde blitt frikjent for inngrepet, ut fra en skjønnsmessig vurdering av tidsbruken på de ulike delene av saken. Silva Green anket saksomkostningsspørsmålet til Borgarting lagmannsrett, som avsa kjennelse om dette spørsmålet i sak LB-2022-93003. Bakgrunnen for anken var at Silva Green hevdet at de i realiteten hadde vunnet saken fullt ut, ettersom ugyldighetssøksmålet kun var tatt opp som en konsekvens av inngrepssøksmålet. Grunnen til at det måtte være et selvstendig krav var særregelen i patentloven § 61, som hindrer retten i å prejudisielt bygge på at et patent er ugyldig, uten først å avsi dom om patentets gyldighet.  

 

Lagmannsretten kom til at lisenstakeren LTL, som var saksøker i inngrepssøksmålet, og VIS, som var saksøkt i gyldighetssøksmålet, ikke var å regne som «samme part». En konsekvens av dette var at VIS måtte anses for å ha vunnet gyldighetssaken mot Silva, jf. tvisteloven § 20-2 første og tredje ledd. Lagmannsretten kom imidlertid til at det forelå tungtveiende grunner for å delvis frita Silva for erstatningsansvaret overfor VIS, jf. bestemmelsens tredje ledd. Retten viser her til at patentloven § 61 gjorde det nødvendig for Silva Green å trekke VIS inn i saken, og at det derfor ville være urimelig om LTL/VIS kom bedre ut enn de ville gjort dersom VIS ikke hadde gitt en eksklusiv lisens til LTL. Basert på dette begrenser lagmannsretten sakskostnadsansvaret til Silva overfor VIS til et tilsvarende beløp som Silva ble tilkjent i inngrepssaken. 

 

 

TOSL-2022-21432 Aziwell 

Selskapet Devico AS saksøkte en tidligere ansatt og hans arbeidsgiver for overføring av patent. Selskapene leverte utstyr for kjerneboring, som kort fortalt er bor som borer seg ned i sjøbunn eller bakke og samtidig henter opp prøver av grunnen. Den tidligere ansatte og selskapet Aziwell var tidligere dømt til å betale erstatning for rettstridig utnyttelse av forretningshemmeligheter på NOK 5 millioner. Den angivelige oppfinnelsen saken gjaldt var en ventilløsning som ifølge Devico var utviklet av en av deres ansatte, som så i medhold av avtale hadde overført rettighetene til oppfinnelsen til Devico. Aziwell mente imidlertid at oppfinnelsen var gjort av deres tidligere ansatte, og at den skilte seg fra Devicos løsning. Aziwell anførte dessuten at Devicos løsning var gjort

allment tilgjengelig før patentet var søkt. Retten hoppet over gjerdet der det var lavest; siden det var bevist at Devicos ventilløsning var falt i det fri, kunne rettigheter til denne ikke begrunne noen rettigheter til et patent. Dommen tar ikke stilling til om patentet beskriver noe annet og mer enn Devicos løsning, og unngår slik å prejudisielt ta stilling til gyldigheten av dette. Basert bare på det som fremkommer i dommen er det imidlertid nærliggende å tenke at det innvilgede patentet kan ha fått et nytt og brysomt mothold å hanskes med dersom det senere utfordres. 

Dommen er anket.  

TOSL-2021-137625 Welltec* 

Tingretten behandlet en tvist mellom Welltec og Altus, som begge er leverandører av løsninger for brønnintervensjon i olje- og gassbrønner. Saken gjaldt Welltecs patent for en boreløsning for å utvide diameteren i et rør. Welltec anførte at Altus’ verktøy, som hadde lignende utforming som verktøyet beskrevet i Welltecs patent, gjorde inngrep. Altus mente at de tilleggsfunksjoner deres verktøy hadde skilte det fra Welltecs verktøy, og dessuten at Welltecs patent var foregrepet gjennom et bilde av et annet verktøy publisert før patentets prioritetsdato. Partene var uenige om hvilken teknisk informasjon som kunne utledes av bildet. Retten var enig med Altus’ fortolkning av bildet, og kom til at Welltecs patent manglet oppfinnelseshøyde i lys av dette bildet i kombinasjon med fagets alminnelige kunnskap. Dommen inneholder også et obiter om ulovlige endringer. Dommen er anket. 

 

TOSL-2021-172164 Entromission 

Denne saken gjelder det klassiske spørsmålet om patentering av en evighetsmaskin. Entromission AS hadde søkt patent på en fremgangsmåte for å "utvinne mekanisk energi fra termisk energi". Patentsøknaden inneholdt ingen eksempler på bruk av den angivelige metoden, men et langt og komplisert regneeksempel som skulle vise at man under visse forutsetninger kunne oppnå å utvinne mekanisk energi fra termisk energi. Patentstyret hadde "etter omfattende veiledning" avvist søknaden fordi den angivelige oppfinnelsen manglet teknisk effekt, teknisk karakter og ikke var reproduserbar. KFIR bekreftet Patentstyrets vedtak. Også tingretten kom til at Patentstyrets vedtak var gyldig. Selv om regneeksemplet ikke stred mot termodynamiske lover, bygde det på ideelle forutsetninger. Siden det ikke var vist noen industriell anvendelse av prinsippet var det uansett ikke snakk om noen patenterbar oppfinnelse. 

 

Takk til Martha Krogli Brygfjeld og Tora Rieber-Mohn for bistand med skriving og redigering av artikkelen! 

 

*Forfatteren representerer Welltec i denne saken.