Kjennetegnsrettsåret 2021

Også i år vil Immaterialrettstrollet gi sine oppsummeringer av immaterialrettsåret som har gått og gi en oversikt over hva som har skjedd på de sentrale områdene innen immaterialretten (opphavsrett, patentrett, designrett, kjennetegnsrett og markedsføringsrett). I disse årsoppsummeringene vil ulike troll gjøre et selektivt tilbakeblikk på de viktigste endringene på lovgivningsiden og de viktigste sakene fra Norsk og internasjonal rettspraksis. Vi mottar som vanlig gjerne tips til hvordan vi kan gjøre spalten bedre på iptrollet@gmail.com.

Morten Smedal Nadheim og Julius Berg Kaasin oppsummerer her kjennetegnsrettsåret 2021, som vanlig i livlig passiar.

Langt langt borte saa han noget lyse og glitre
Theodor Kittilsen, i det fri

Morten: Hei Julius, nå er det på tide å få oppsummert kjennetegnsretten for 2021. Vi er jo skikkelig sent på hoppkanten her (siden det er OL)!

Julius: Det har du helt rett i Morten, men vi får vel forsøke å hente oss inn i svevet og sette et ordentlig nedslag. Hvilket hovedinntrykk sitter du igjen med fra året som har gått?

Morten: 2021 var et ganske hektisk år for domstolene det også! Det er også fint at forholdet mellom kjennetegnsretten og markedsføringsretten har fått en etterlengtet avklaring. Men vi får vel som vanlig starte med nytt fra lovgiver.

Lovgivning

Julius: Ja, vi venter jo stadig på implementering av det nye varemerkedirektivet, men ryktene vil ha det til at vi slipper å skrive det samme i neste års oppsummering?

Morten: Det stemmer Julius, ifølge kilder vi ikke tør å gjengi her, er det ventet at endringene i hvert fall trer i kraft i løpet av året og at forsinkelsen skyldes utfordringer på det EØS-rettslige planet og ikke somling fra norske myndigheter.

Julius: Somling fra utlandet altså. Men endringene i tolloven trådte i hvert fall i kraft rett før sommeren i fjor, noe som forenkler rettighetshavere og Tolletatens jobb (lovendring nærmere omtalt her).  

Morten: Ja, lovgiver ønsket å styrke tollmyndighetens kontroll med varer som gjør inngrep i immaterialrettigheter, på tilsvarende vis som i EU. Dette har ført til en rekke endringer i tollovens kapittel 15. Målet med endringene er å gjøre prosessen med å holde tilbake varer i tollen som mistenkes å gjøre inngrep i immaterialrettigheter, billigere og mer effektivt. For å nå dette formålet åpnes det nå for rettighetshaverne kan søke tollmyndigheten om bistand til å holde tilbake varer, uten å gå veien om midlertidig forføyning.

I tillegg finner vi en ny regel i tolloven § 15-7 der en enklere fremgangsmåte for ødeleggelse av varer som gjør inngrep, reguleres. Før ikrafttredelsen av denne regelen kunne en vare bare destrueres etter samtykke fra varemottaker, eller etter dom. Nå er dette endret til at varene kan ødelegges også der mottaker er varslet og ikke uttrykkelig har motsatt seg at varene ødelegges. Rettighetshaveren må imidlertid varsles og bekrefte at varen krenker immaterialrett, før destruksjon.

For såkalte småforsendelser oppstilles en enda enklere fremgangsmåte i § 15-8. Her trenger ikke rettighetshaverne og varsles og bekrefte at det foreligger et inngrep, for at varene kan destrueres.

Praksis

Morten: Selv om det har vært mange viktige varemerkeavgjørelser i år Julius, så kom vel de to

Høyesterett hadde mye å kjennetegnsrett å holde på med på
tampen av 2021. Kilde: Wikipedia/Erlend Bjørtvedt (CC BY-SA 3.0)

viktigste fra Høyesterett?

Julius: Ja, i hvert fall var det disse det var knyttet mest spenning til. Sammenlignet med lagmannsrettens avgjørelser i Bank Norwegian (LB-2019-55864-2) og Stortorvets Gjæstgiveri (LB-2019-76871), som også ble avsagt i 2021, var det allikevel egentlig ikke så mye nytt.

Fellesnevneren for disse to sakene var at begge omhandlet forholdet mellom kjennetegnsretten og den mer skjønnsmessige markedsføringsretten. Nærmere bestemt var den overordnede problemstillingen i begge saker hvilken adgang det var til å oppstille supplerende vern etter markedsføringsloven i tilfeller som ikke rammes av spesiallovgivningen på immaterialrettens område, i dette tilfellet kjennetegnsretten.

Bank Norwegian-saken gjaldt Bank Norwegians praksis med kjøp av konkurrende bankers kjennetegn ved søkemotorannonsering på Google og andre søkemotorer. Høyesterett kom i likhet med tidligere instanser (men i motsetning til NKU), til at praksisen i seg selv ikke var i strid med markedsføringslovens generalsklausul om god forretningsskikk (§ 25). Høyesteretts avgjørelse er nærmere omtalt av IP-trollet her, og lukker langt på vei døren for vern etter markedsføringsloven der et forhold som saklig sett faller innenfor kjennetegnsretten ikke utgjør inngrep etter varemerkerettslige regler. Avgjørelsen synes også å innebære en skjerping av tidligere praksis fra blant annet Rt. 1998 s. 1315 (Norsk Iskrem) og Rt. 1995 s. 1998 (Mozell).

Høyesteretts avgjørelse i Stortorvets Gjæstgiveri-saken (omtalt her) gjaldt et ganske annet forhold. Olav Thon, eier av restauranten "Stortorvets Gjæstgiveri" i Oslo, anførte at Hamar-restauranten «Stortorvet Gjestgiveri» sin bruk av navn og logo krenket hans enerett etter varemerkeloven § 4, og at bruken dessuten var i strid med markedsføringsloven § 30 og § 25. En enstemmig Høyesterett var derimot uenig, og kom i den varemerkerettslige delen av saken til at navnet på restauranten verken hadde vern som enkeltelement i Thons registrerte varemerke eller var innarbeidet utenfor Oslo. 

Olav Thons  kombinerte merke (reg. nr. 300006 for
Stortorvets Gjæstgiveri. Kilde: Patentstyret

Med henvisning til de strenge retningslinjene fra Bank Norwegian for supplerende vern etter markedsføringsloven, forelå det etter Høyesteretts syn heller ingen krenkelse av Oslo-restaurantens vern etter disse reglene. Det kan her nevnes at Borgarting lagmannsrett i sin avgjørelse i denne saken delte seg i varemerkespørsmålet, hvor mindretallet (en dommer) mente at «Stortorvets Gjæstgiveri» skrevet i gotisk skrift var tilstrekkelig særpreget til at det kunne være registrert alene.

Om ikke annet har Høyesterett forholdsvis klare og forutsigbare retningslinjer om at adgangen til å oppstille et supplerende vern etter markedsføringsloven i kjennetegnssaker er snever, og at kjøp av konkurrenters søkeord ved søkemotorannonseringer i seg selv er lovlig. 

Fra dette utgangspunktet gjelder det likevel noen unntak, noe som illustreres av saken i LB-2021-20075 mellom Kystgjerdet og Norgesgjerde/Vindex (omtalt her) som gjaldt tilsvarende søkemotorannonseringspraksis om i Bank Norwegian. Lagmannsretten viste her til lovligheten av slik praksis som sådan, men kom samtidig til at Kystgjerdets bruk av kjennetegnene "Vindex" og "Norgesgjerde" i deres betalte annonser utgjorde varemerkeinngrep, samt at bruk av et slagord i annonsen ble ansett forvekselbart med Norgesgjerdes slagord og i strid med vernet etter markedsføringsloven § 30.

Morten: Ryktene sier for øvrig at denne siste saken er anket.

Julius: Spennende, men det gjenstår vel å se om Høyesteretts ankeutvalg ser grunn til å slippe den inn i lys av Bank Norwegian.

Men en annen etterlengtet lagmannsrettsavgjørelse er vel noe så sjeldent som en immaterialrettssak i Bergen, Morten?

Morten: Det stemmer Julius, selv om saken var lagt opp etter markedsføringsloven kan vel de fleste være enige om at saken mellom Voss Gondol/Resort og Loen Skylift (LG-2021-7457) i realiteten er en IP-sak. Gulating lagmannsretten kom her til et annet resultat enn tingretten, og fant at det verken forelå varemerkeinngrep eller brudd på markedsføringsloven. Denne dommen er tidligere omtalt her, og tingrettens dom er blant annet omtalt her.

Julius: Dette er jo for så vidt også en sak om forholdet mellom varemerkerett og markedsføringsrett, og vi kan vel i hvert fall si at dette forholdet er noe mer avklart enn på samme tidspunkt i fjor?

Morten: Absolutt, Julius. En annen spennende avgjørelse, i hvert fall for oss som driver med
overdragelse av immaterialrettigheter, er Borgarting lagmannsretts avgjørelse i den såkalte JIF/CIF-saken (LB-2020-81058). I denne saken vurderte lagmannsretten både om og eventuelt når det kan gis stilltiende samtykke til bruk av merket, samt hvorvidt varemerkelovens passivitetsregler kan suppleres med ulovfestede passivitetsregler. Men den avgjørelsen fortjener en egen omtale, i et eget innlegg.

Men, hvordan er det med avgjørelser om velkjente varemerker da, Julius?

Et av flere av Norsk Tippings registrerte LOTTO-varemerker
(reg. nr. 151951). Kilde: Patentstyret

Julius: Jo, i saken mellom Fotolotto og Lotto (LB-2020-116325) kom Borgarting lagmannsrett til at Norsk Tippings varemerke LOTTO er et velkjent varemerke i Norge som nyter utvidet vern. Konkurrenten Snapchance (Fotolotto.no AS) sin bruk av FOTOLOTTO for pengespill i Norge gjorde derfor inngrep i LOTTO-merket ettersom det forelå assosiasjonsfare (link) mellom merkene og urimelig utnyttelse av særpreg og anseelse for Norsk Tippings merke. Avgjørelsen er anket

Morten: Hva tror du ODDSEN var for en anke her, Julius?

Julius: Jeg er ikke så god i TIPPING så det tør jeg ikke si, Morten.

Det siste årene har det også vært en rekke særpregssaker for domstolene, og fjoråret var intet unntak. I saken om varemerket Multigyn var spørsmålet for Borgarting lagmannsrett (LB-2020-15827) om det kombinerte merket MULTIGYN hadde nødvendig særpreg etter varemerkeloven § 14 (avgjørelsen omtalt her). I motsetning til røkla (Patentstyret, KFIR og Oslo tingrett) kom lagmannsretten til at merket hadde særpreg for varer i klasse 3 (såper mv.) og klasse 5 (preparater for farmasøytisk bruk, hygieneprodukter mv.). 

Selv om lagmannsretten viste til at tekstelementet MULTI-GYN mangler det nødvendige særpreg alene, ble det uttalt tekstelementet i kombinasjon med den avbildede figuren klart hadde særpreg, slik at KFIRs vedtak måtte kjennes ugyldig. Som en nylig avdød suksesstrener ville sagt når alle tidligere avgjørelser går imot en, «There is hope in the hanging snore». Saken er etter det IP-trollet er kjent med ikke anket, og er dermed rettskraftig.

Et av de registrerte SANTA CRUZ-merkene (reg. nr.
152846) som ble opprettholdt av lagmannsretten.
Kilde: Patentstyret

Morten: I en annen særpregssak opprettholdt Borgarting lagmannsrett begge varemerkene i den såkalte Santa Cruz-saken (LB-2020-153620). Saken er tidligere omtalt her og her. 

Selskapet NHS eier merkenavnet SANTA CRUZ som er produsent av det surfe-, skate- og snowboardutstyr. NHS har registrert to kombinerte merker der tekstelementet Santa Cruz er fremtredende. Begge merkene ble registrert i en tid da Patentstyret fortsatt brukte unntaksanmerkning, og av anmerkningen fremgikk det at NHS ikke hadde enerett til å bruke tekstelementet Santa Cruz. Merkene ble registrert i 1992 og i 2005.

I 2018 kom selskapet Sports Group Denmark AS (SGD) på banen, og begjærte administrativ overprøving, med krav om at merkene måtte settes til side som ugyldig. Både Patentstyret og Klagenemnda ga SGD medhold. Begrunnelsen var at ordelementet Santa Cruz ville bli oppfattet som en stedsangivelse, for byen Santa Cruz i California. Tingretten var uenig med nemndas vurdering, og kom til at vedtaket var ugyldig. Nemnda anket tingrettens avgjørelse. Nemnda tapte i lagmannsretten også, og heller ikke lagmannsretten var enig i at omsetningskretsen vil oppfatte Santa Cruz som en angivelse av byen med samme navn i California. Lagmannsretten viser til at det er mange kystbyer med det samme navnet, og at en del i omsetningskretsen vil oppfatte merket «som en mer eller mindre ubestemt stedsangivelse». Det var heller ingen grunn til å tro at omsetningskretsen ville tro at varer som bar merket var blitt produsert i Santa Cruz.

På denne bakgrunn ble registreringene opprettholdt.

Julius: Hva med denne Svosj-saken da, Morten?

Morten: Jo, det skal jeg si deg Julius, både Patentstyret og Klagenemnda kom i fjor til at følgende figurmerke manglet særpreg:

Brooks Sports norske varemerkesøknad (201806448).
Kilde: Patentstyret

Merket var søkt virkning for klær og sko i klasse 25. Etter Klagenemdas syn ville ikke omsetningskretsen oppfatte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse, men kun som enkel dekor. Merket oppfylte med det ikke kravet til særpreg.

Tingretten kategoriserte merket som et «fylt merke», og mente å finne støtte for at det hadde skjedd en innskjerping av kravet for særpreg for «fylte merker». Til tross for dette, var ikke tingretten enig med Patentstyret og Klagenemnda i at merket manglet særpreg. Etter en beskrivelse av merket, som en «sammenhengende strek som danner en figur», fant retten at det var «klart at denne streken har særpreg og den har en komplisert utforming». Dette ble delvis begrunnet med: «Det er ikke tilsvarende eller lignende streker». Etter rettens syn lignet ikke det aktuelle varemerke på noen av de merkene som EU-domstolen eller EUIPO tidligere hadde nektet vern som følge av manglende særpreg.

Når merket i tillegg hadde fått vern i EU, var ikke retten i tvil. Merket hadde særpreg, og ville bli oppfattet som en angivelse av kommersiell opprinnelse.

Det kan være pedagogisk godt fundert å dele opp forskjellige merker i kategorier, for eksempel kombinerte merker, ordmerker eller rene figurmerker. «Fylte merker» er en ny kategori for dette trollet. Hvis man først velger å lage nye kategorier, bør man imidlertid være forsiktig med å trekke materielle slutninger fra hvilken kategori man plasserer merket i. Det er lite trolig at EU-domstolen har ment å oppstille en høyere særpregsterskel for denne type varemerker. Det avgjørende er nok fortsatt om omsetningskretsen oppfatter merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse, eller ikke.

Denne vurderingen må nødvendigvis bli temmelig skjønnsmessig og konkret vurdering. Det kan godt tenkes at avgjørelsen i dette tilfelle er riktig, men etter mitt skjønn ligger merket klart i nedre sjikt av hva som kan få vern uten noen form for innarbeidelse. I så måte fremstår muligens tingrettens vurdering som mer særpreget, enn merket som ble vurdert. Saken er etter det jeg kjenner til ikke anket.

Julius: En strek i regningen for Klagenemnda altså, hvis det er lov å si?

Morten: Såpass får man tåle, Julius. Hvordan er det med gjennomsnittsforbrukeren da Julius? Har hen forvekslet noen varer og tjenester i fjor også?

Julius: Ja, eller rettere sagt nei i saken mellom vinprodusentene Château Montrose og Domaine de Mont Rose/Vinhuset Nofra (21-019993TVI-TOSL/04). Førstnevnte (produsent av relativt eksklusive viner) gikk til sak mot Domaine de Mont Rose og deres norske importør, produsenten av noen av polets bestselgere innen rosévin (Domain Montrose). Château Montrose hevdet at Domaine de Mont Roses bruk av kjennetegn på sine produkter gjorde inngrep i Château Montroses registrerte varemerker. Oslo tingrett var ikke enig i dette og frifant Domaine de Mont Rose/Vinhuset Norfra for varemerkeinngrep.

Château Montrose sine norske varemerkeregistreringer
(reg. nr. 0952753 og 0952669).
Kilde: Oslo tingrett (21-019993TVI-TOSL/04)

Retten vise for det første til at Domaine de Mont Rose bruk av betegnelse som «Domaine Montrose» og «Rose Montrose» var tillatt etter varemerkeloven § 5 (2) bokstav b) (angivelse av varens geografiske opprinnelse i samsvar med god forretningsskikk). Ved vurderingen av om bruken er i samsvar med god forretningsskikk foretok også retten en vurdering av om den konkrete (og visuelle) bruken av «Domaine Montrose» og «Rose Montrose» på Domaine de Mont Roses produkter var forvekselbar med Château Montroses registrerte merker, men konkluderte med at dette ikke var tilfellet. Ved denne vurderingen påpekte også tingretten at omsetningskretsen er en alminnelig norsk vinkjøper. Domaine de Mont Rose/Vinhuset Nofra ble derfor frifunnet for varemerkeinngrep.

Morten: Er ikke det hvermannsen da, Julius?

Julius: Jo, for dette vinsegmentet er det vel muligens det, men du vet hvor nøye både du og jeg blir når vi spankulerer rundt på polet fredags ettermiddag i jakt på noe godt, Morten!

Morten: Saken er i hvert fall anket, så det er i hvert fall «vin-vin» for oss utenforstående.

Julius: Til slutt har vi vel noen interessante avgjørelser fra EUIPO også?

Morten: Joda Julius, vi har i hvert fall en sak om bruksplikt. I de forente sakene T-758/20 og T-759/20, hadde Monster registrert ordmerket MONSTER for varer i klasse 30 og klasse 32, mens ordmerket MONSTER ENERGY, ble registrert for varer i klasse 30. En konkurrent av Monster gjorde gjeldende at merkene ikke var brukt for varer i klasse 30, og krevde at merkene skulle slettes for denne vareklassen.

Monster hadde brukt merkene ‘x-presso monster hammer’, ‘x-presso monster midnight’, og ‘x-presso monster midnite’ på varer som inneholdt 1,3 % kaffeekstrakt.

Monster Energys kombinerte merke
(reg. nr. 303220). Kilde: Patentstyret

Det var på det rene at merkene var brukt på en varer i klasse 32, som består av «‘Non-alcoholic beverages, namely energy drinks and energy drinks flavoured with coffee». Spørsmålet var om merket også var brukt for varer i klasse 30, for varer som «Coffee based beverages». De som aner konturene av en meget konkret vurdering på skille mellom drikkevarer som smaker kaffe, og drikkevarer som er basert på kaffe, treffer godt.

Board of Appeal mente merkene bare var brukt for varer i klasse 32, men ikke for varer i klasse 30. Monster på sin side mente vi stod over varer som fint kunne dokumentere bruk i begge klasser.

Underinstansen var enig med Board of Appeal i at merkene kun var brukt for energidrikk i klasse 32, og ikke for kaffe baserte drikkevarer i klasse 30. Underinstansen viste til at det som skiller klasse 30-varer fra andre drikkevarer er at «coffee constitutes the predominant and characteristic element». Når Monster sine varer kun inneholdt 1,3 % kaffeestrakt, og bare hadde en smak av kaffe, var ikke dette nok til at salg av varene også oppfylte bruksplikten for varer i klasse 30. Som underinstansen skrev:

«A beverage which is merely ‘flavoured with coffee’ and is not ‘coffee based’ therefore falls within Class 32 and not Class 30.”

Underinstansen viste til at noen varer er av en slik karakter at de kunne oppfylle bruksplikten for flere vareklasser. For eksempel vil klokkeradioer oppfylle bruksplikten både for klokker, og for radioer. Dette var ikke tilfelle for Monsters drikkevarer, ettersom vi stod overfor varer, med bare en hovedfunksjon.

*****

Julius: Da var vel saken biff, og kjennetegnsrettsåret 2021 ferdig oppsummert, eller hva Morten?

Morten: Det kan du si, men apropos biff. Helt, helt, helt til slutt kan vi ta med at Oslo tingrett nettopp kom med en avgjørelse i en sak om forvekslingsfare, i en sak mellom to burgerrestauranter [TOSL-2021-116034]. Innehaveren av kombinerte merker med tekstelementet BASTARD BURGERS, mente ordmerket GHOSTBASTARD krenket deres varemerkerettigheter, siden det forelå forvekslingsfare. I tillegg ble det gjort gjeldende bruken av det yngre merket representerte brudd på markedsføringslovens §§ 25 og 30.

Et av de to kombinerte merkene (reg.
nr. 309214). Kilde: Patentstyret

Det forelå full tjenestelikhet siden begge merkene både var brukt og registrert for take-awaytjenester for mat og catering. Før GHOSTBASTARD-merket ble registrert, ble det innhentet en forundersøkelse fra Patentstyret. Patentstyret kom til at de eldre BASTARD BURGERS-merkene, ikke ville være til hinder for registrering av GHOSTBURGERS-ordmerket. 

Tingretten var også enig i at det ikke forelå forvekslingsfare. Tingretten viste til at ordelementet BASTARD hadde en normal grad av særpreg for de aktuelle tjenestene, men at merkene som helhet var tilstrekkelig forskjellig til at det ikke forelå forvekslingsfare. 

I vurderingen av om markedsføringslovens bestemmelser var overtrådt, viste tingretten til den ovenfor nevnte avgjørelsen fra Høyesterett, HR-2021-2480-A Stortorvet Gjestgiver. Tingretten viste til at tvisten var en ren konflikt om forvekslingsfare, i kjernen av varemerkeretten. Da var det ikke rom for noen supplerende beskyttelse etter markedsføringslovens bestemmelser.        

Innehaveren av ordmerket GHOSTBASTARD ble etter dette frifunnet.

Julius: Supert, da er det bare å glede seg til et nytt år i kjennetegnsrettens tjeneste.

Immaterialrettstrollene Julius Berg Kaasin og Morten Smedal Nadheim.
Begge beskriver seg selv som svært kontaktsøkende og mottar gjerne både
ris og ros direkte (se lenker øverst i artikkelen), eller på iptrollet@gmail.com.